Propriété intellectuelle La Cour ontarienne confirme l`absence de

AVRIL 2008
Actualités – Propriété intellectuelle
ÉGALEMENT À L’INTÉRIEUR :
La Cour fédérale des États-Unis
réexaminera la brevetabilité de
nouvelles méthodes commerciales
Les marques de commerce
clairement descriptives d’une
origine géographique ne sont pas
enregistrables
La Cour ontarienne confirme l’absence
de relation fiduciaire dans le cours
normal d’octrois de licences
d’utilisation de marques de commerce
Dans l’affaire Bluefoot Ventures Inc. v. Ticketmaster (faisant affaire sous le
nom de CitySearch), la Cour supérieure de l’Ontario a récemment examiné la
question de savoir si, dans le cours normal des octrois de licences
d’utilisation de marques de commerce, le licencié a une obligation fiduciaire
envers le titulaire-concédant de la licence.
La déclaration dans l’affaire Bluefoot Ventures faisait mention de plusieurs
réclamations découlant d’un contrat d’octroi de licence intervenu entre les
prédécesseurs de la demanderesse et de la défenderesse. La
demanderesse, Bluefoot Ventures Inc., est le propriétaire actuel de
certains droits dans la marque de commerce déposée CITYSEARCH.
L’ancien propriétaire de ces droits de marque avait octroyé une licence
exclusive (limitée à certaines applications et à une région géographique
précise) aux prédécesseurs de la défenderesse. Par suite d’une série de
changements de dénominations et de fusions, les défendeurs désignés
(collectivement, Ticketmaster) sont devenus les bénéficiaires actuels des
droits cédés sous licence. Stikeman Elliott a représenté Ticketmaster dans
le cadre de cette affaire.
En accueillant la requête de Ticketmaster en vue de supprimer certaines
allégations, contenues dans la déclaration, selon lesquelles Ticketmaster
avait une obligation fiduciaire envers Bluefoot et que cette obligation fiduciaire
avait été violée, le juge Lederer a examiné la jurisprudence pour établir dans
quelles circonstances une obligation fiduciaire existait.
Le juge Lederer a cerné la caractéristique fondamentale qui doit être présente
dans une relation fiduciaire : « [TRADUCTION] il y a entente entre les deux
parties pour que l’une renonce à ses propres intérêts afin d’agir uniquement
pour le compte de l'autre ». La Cour a souligné qu’au vu de la preuve, une
relation contractuelle n’engage pas nécessairement une relation fiduciaire
puisque dans un contrat négocié, chaque partie va manifestement privilégier
ses propres intérêts.
En se fondant sur les faits, la Cour a conclu que le contrat reflétait une
relation purement commerciale. Le contrat, aux termes duquel une licence est
octroyée à Ticketmaster pour que celle-ci puisse utiliser la propriété
intellectuelle de Bluefoot, énonce les droits de Ticketmaster et établit la
contrepartie que celle-ci doit verser à Bluefoot. La Cour a confirmé que le
contrat « [TRADUCTION] ne crée pas une obligation de loyauté,
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caractéristique fondamentale d’une relation fiduciaire ». Elle a également fait la mise en garde suivante :
« [TRADUCTION] le fait de reconnaître, d’après les faits, qu’il est possible qu’une relation fiduciaire existe ici
signifie que l’on reconnaît que la Cour peut facilement tomber dans le piège et reconnaître trop facilement
l’existence de ces obligations même si, en réalité, elles n’existent pas ».
La Cour a également rejeté l’argument voulant que la Loi sur les marques de commerce crée une relation
fiduciaire entre le titulaire-concédant de la licence et le licencié au motif que cette loi et l’enregistrement d’une
marque en vertu de cette loi n’ont pas pour effet de créer en soi une relation fiduciaire. Bien que la Cour ait
reconnu qu’il peut parfois exister une obligation fiduciaire lorsque l’enregistrement ou l’utilisation d’une marque de
commerce suscite des inquiétudes, une telle obligation ne survient pas par suite de l’enregistrement de la marque
de commerce, mais plutôt de par les relations sous-jacentes entre les parties.
La cour fédérale des États-Unis réexaminera la
brevetabilité de nouvelles méthodes commerciales
Le 15 février 2008, la cour d’appel fédérale des États-Unis a rendu une ordonnance en formation plénière
statuant qu’elle entendrait de nouveau l’appel dans la cause In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw. Aux
États-Unis, une cour d’appel n’accorde une nouvelle audience en formation plénière que lorsque la cause est
jugée d’une importance inhabituelle. En l’espèce, la demande de brevet repose sur une « méthode de gestion
des frais de risque de consommation d’une marchandise ». L’office des brevets américains a refusé de délivrer
un brevet pour cette méthode au motif notamment que la demande ne se limitait pas au fonctionnement d’une
machine ni ne comportait de limite pour empêcher qu’elle ne vise un fonctionnement par main d’oeuvre.
La cour d’appel fédérale des États-Unis a expressément soulevé la possibilité d'annuler deux de ses propres
décisions concernant les brevets de méthodes commerciales : State Street Bank & Trust Co. v. Signature
Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) et AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d
1352 (Fed. Cir. 1999).
Les plaidoiries seront entendues en mai 2008. Les arrêts faisant l’objet d’un nouvel examen ont été invoqués à
l’appui de la doctrine du droit des brevets des États-Unis voulant que la transformation de données par une
machine, les méthodes commerciales et les logiciels soient tous des objets brevetables. Ces arrêts demeurent
controversés, en particulier au vu de la facilité relative avec laquelle des brevets de logiciels peuvent être obtenus
aux États-Unis comparativement à d’autres territoires et (comme cela est souvent allégué) de la délivrance
fréquente de brevets aux États-Unis visant des moyens non novateurs de mise en oeuvre de méthodes
informatiques déjà connues.
Avant la décision State Street en 1998, le USPTO considérait que les méthodes commerciales n’étaient pas
des objets brevetables. L’affaire State Street a éliminé la soi-disant exception à l’égard des méthodes
commerciales pour les objets brevetables et a eu pour effet de les rendre brevetables dans la mesure où elles
pouvaient produire un résultat utile, concret et tangible, c’est-à-dire avoir une application pratique. La méthode
commerciale dans l’affaire State Street consistait en un système informatique de mise en commun de fonds
communs de placement.
L’affaire State Street a ouvert la porte à un flot de demandes de brevets pour des méthodes commerciales aux
États-Unis, entraînant sept fois plus de demandes de tels brevets entre 1998 et 2006. De nombreux brevets ont
été accordés pour des méthodes commerciales, souvent fondées sur Internet, comme la procédure de
« commande en un clic » d’Amazon.com ou « l’enchère inversée » de Priceline.com pour les billets d’avion. Par
conséquent, la décision en formation plénière de la cour fédérale dans l’affaire In re Bilski pourrait avoir une
incidence sur la validité des brevets accordés depuis l’affaire State Street.
Bien que la décision de la cour fédérale ait probablement une incidence importante sur la législation américaine
en matière de brevets, elle aura vraisemblablement une incidence également sur la législation canadienne.
L’approche du Canada en ce qui concerne les brevets de méthodes commerciales est plus conservatrice que
celle des États-Unis. Ainsi, un resserrement de la portée des méthodes commerciales brevetables aux États-Unis
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pourrait clarifier et renforcer la position du Canada. Enfin, la décision pourrait renverser une décision de principe
et développer une nouvelle approche visant les brevets de méthodes commerciales, dont les conséquences
restent à être déterminées.
Les marques de commerce clairement descriptives d’une
origine géographique ne sont pas enregistrables
Dans l’affaire Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. and Vicente Isquierdo Menendez v. Vina Leyda Limitada, la
Cour d’appel fédérale a examiné la portée de l’alinéa 12(1) b) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), qui
prévoit qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si celle-ci (sous forme écrite ou sonore) « donne une
description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou
de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on
projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu
d’origine de ces marchandises ou services ».
Vina Leyda Limitada, productrice de vin de la région de Leyda Valley (Chili), a déposé une demande visant à
enregistrer LEYDA comme marque de commerce utilisée en liaison avec le vin. Sociedad Agricola Santa Teresa
Ltda. et Vicente Isquierdo Menendez, producteurs de vin de la même région chilienne, se sont opposés à la
demande de Vina Leyda.
La Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté l’opposition au motif que même si
le vin était produit dans la vallée de Leyda, le gouvernement chilien n’avait pas désigné la région comme
appellation d’origine. Parce que l’expression « description claire » a modifié le sens de « lieu d’origine », le
registraire a estimé que la preuve selon laquelle le Canadien moyen associerait les vins de marque LEYDA à la
vallée de Leyda n’était pas concluante.
Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. et Vicente Isquierdo Menendez ont porté en appel la décision de la COMC en
vertu de l’article 56 de la Loi, ce qui leur a permis de soumettre de nouvelles preuves. Celles-ci ont démontré que
l’expression « Valle de Leyda » désignait une appellation d’origine en 2001 par le Ministère de la culture du Chili.
En renversant la décision de la CMOC, la Cour a souligné que puisque le mot « LEYDA » faisait clairement
référence au lieu d’origine du vin, il n’était pas enregistrable en tant que marque de commerce. Par souci de
principe, la Cour a fait valoir que le lieu géographique est parmi les critères les plus importants pouvant influencer
le choix d’une personne à vouloir essayer ou non un nouveau vin. En permettant à l’intimée d’enregistrer le nom
« LEYDA », ce qui empêcherait par le fait même aux autres producteurs de la région de mentionner sur les
étiquettes et sur les documentations publicitaires le lieu d’origine de leur vin, l’intimée aurait un avantage
compétitif indu vis-à-vis d’autres producteurs.
Bien que la Cour ait noté qu’une marque de commerce décrivant un lieu d’origine puisse être enregistrable si elle
a été employée ou est devenue distinctive au moins depuis le moment du dépôt de la demande d’enregistrement,
une telle opposition n’aiderait pas la demande présentée devant elle puisque LEYDA n’avait pas été employée au
Canada avant le dépôt de la demande et elle n’est pas non plus devenue distinctive.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre avocat de Stikeman Elliott, la
rédactrice en chef, Justine Whitehead ([email protected]) ou un membre de notre groupe de propriété
intellectuelle dont le nom figure à la page suivante.
DERNIÈRES NOUVELLES DU GROUPE
Stikeman Elliott a été un commanditaire de l’assemblée du printemps de l’American Bar Association (section
propriété intellectuelle) qui a eu lieu du 9 au 12 avril à Washington. Justine Whitehead et Marisia Campbell ont
assisté à l’assemblée.
Stuart McCormack a été invité à la conférence sur les brevets de méthodes commerciales donnée par le Northwind
Professional Institute les 3 et 4 avril 2008.
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