Actualités Propriété Intellectuelle

Actualités Propriété Intellectuelle
Septembre 2002
La protection de votre
propriété intellectuelle
INTRODUCTION
D
ANS L’ÉCONOMIE MODERNE, il n’est pas rare
qu’une grande partie de l’actif d’une société soit composée
de droits de propriété intellectuelle (PI) déposés ou non.
C’est pourquoi, il est essentiel de protéger la PI d’une société contre
les revendications des tiers, des employés et des entrepreneurs
indépendants. Cette série d’articles porte sur les grands enjeux
de la protection de la PI. La première partie (Actualités Propriété
Intellectuelle de mai 2002) traitait de la protection de la PI nondéposée, comme les secrets commerciaux, les renseignements confidentiels et le savoirfaire général. Cette deuxième partie est consacrée aux dispositions législatives relatives
à la propriété des brevets et des droits d’auteur et suggère des moyens dont dispose une
société pour s’assurer la propriété des droits sur les travaux créés par ses employés et les
entrepreneurs indépendants dont elle retient les services.
Brevets
La Loi sur les brevets du Canada définit
une invention comme étant « Toute
réalisation, tout procédé, toute machine,
fabrication ou composition de matières, ainsi que
tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant
le caractère de la nouveauté et de l’utilité. » Les
inventions brevetées constituent un actif important
car le brevet confère, aux termes de la loi, un droit
exclusif d’utilisation à l’égard d’une invention et ce,
pour une durée de vingt ans. Toutefois, les sociétés
doivent savoir que la Loi sur les brevets n’aborde pas
la question de la propriété des inventions. Ainsi, les
tribunaux ne reconnaissent pas automatiquement à
l’employeur des droits de propriété sur une invention
conçue par un employé (ou un entrepreneur
indépendant). L’employeur ne sera propriétaire
de l’invention (et du brevet qui s’y rattache) que si
(i) un contrat énonce clairement que l’employeur
sera propriétaire de l’invention créée par l’employé
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ou par l’entrepreneur indépendant, ou si (ii) l’employé ou
l’entrepreneur indépendant a été engagé dans le seul but de créer
une invention. Pour établir si l’employé répond à cette exigence,
les tribunaux examinent plusieurs facteurs, notamment le but
dans lequel l’inventeur a été engagé, si l’invention a servi à cette
fin, les antécédents d’invention de l’inventeur, les programmes
d’encouragement de l’employeur et la conduite de l’inventeur
après la création de l’invention.
L’employeur prudent verra à s’assurer le mieux possible, au moyen
d’un contrat, la propriété des droits sur ces inventions. Le contrat
devrait contenir une clause obligeant l’employé ou l’entrepreneur
indépendant à déclarer rapidement ses inventions à la société. Il
devrait aussi contenir une clause de cession en faveur de la société
des droits, titres et intérêts rattachés à l’invention, peu importe
que l’inventeur ait conçu l’invention dans le cadre des fonctions
qui lui ont été assignées ou le but initial de l’embauche.
Droit d’auteur et droits moraux
Le droit d’auteur est celui qui protège l’expression d’idées
sous forme tangible, au moyen d’une œuvre littéraire,
dramatique, musicale ou artistique originale. Ainsi, des
droits d’auteur existent à l’égard d’œuvres originales comme des
logiciels, la conception de sites Web et les documents publicitaires
et de marketing. Les employeurs sont réputés détenir les droits
d’auteur sur les travaux créés par des employés dans le cadre de leur
emploi. Il peut toutefois survenir un conflit quant à la propriété des
droits d’auteur si un employé prétend que l’œuvre n’a pas été créée
dans le cadre de son emploi. Des conflits semblables peuvent aussi
survenir s’il s’agit d’un entrepreneur indépendant; Si l’entrepreneur
n’a pas cédé explicitement par écrit ses droits d’auteur sur l’œuvre
qu’il a créée pendant la durée du contrat, il en demeure propriétaire,
même s’il a reçu une rémunération pour ses travaux.
Il faut aussi se familiariser avec le concept des droits moraux.
Aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre
(par opposition au propriétaire des droits d’auteur sur cette
œuvre) possède certains droits moraux pour une durée égale
à celle des autres composantes du droit d’auteur. Les droits
moraux comprennent le droit d’empêcher l’utilisation d’une
œuvre de façon préjudiciable à l’employé et le droit de l’employé
d’associer son nom à l’œuvre. Les droits moraux, qui naissent dès
la création d’une œuvre, ne peuvent être cédés, mais l’employé
peut y renoncer.
Tel que mentionné ci-dessus, une société prudente doit s’assurer de
conclure des contrats écrits avec ses employés et les entrepreneurs
indépendants qui contiennent une cession explicite des droits
d’auteur sur les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur emploi.
Malheureusement, une renonciation à des droits moraux n’est
valable qu’après la naissance de ces droits. Ainsi, la renonciation
contenue dans un contrat d’emploi ou autre n’est pas valable si les
droits moraux ne sont pas encore nés. Bien qu’une renonciation
puisse être implicite dans certaines circonstances, l’employeur peut
préférer obtenir une renonciation explicite par écrit dans le cas de
produits clés et il devrait surveiller le développement des travaux
de ses employés pour déterminer à quel moment une renonciation
est nécessaire.
Récents développements émanant de la Cour d’appel
de l’Ontario en matière de marques de commerce
L
e 27 mai 2002, la Cour d’appel de l’Ontario a fait une
déclaration importante sur l’effet de l’enregistrement d’une
marque de commerce dans la cause Molson Canada c. Oland
Breweries Limited. Dans cette affaire, le demandeur, Molson Canada,
prétendait que la marque déposée de Oland, OLAND EXPORT
ALE, allait vraisemblablement créer de la confusion avec sa propre
marque déposée, MOLSON EXPORT ALE, ce qui constituerait
un cas de substitution en common law et contreviendrait à l’article
7(b) de la Loi sur les marques de commerce.
Une question importante dans cette cause était de savoir si le
fait qu’une marque de commerce soit enregistrée constitue une
2 / ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
défense à l’allégation de substitution. Le juge de première instance
a conclu que l’enregistrement d’une marque de commerce permet
au propriétaire de la marque d’empêcher d’autres personnes de
l’utiliser sur leurs produits, mais il ne lui permet pas d’utiliser
la marque si, ce faisant, il crée de la confusion avec une autre
marque ou trompe le consommateur. En appel, le juge Carthy
a conclu que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée
au Canada a le droit exclusif d’utiliser la marque au Canada
tant et aussi longtemps qu’on a pas démontré son invalidité. Par
conséquent, si la marque déposée d’un concurrent nuit à une
entreprise, le seul recours de cette dernière est d’attaquer la validité
de l’enregistrement de la marque du concurrent.
Cette décision fait jurisprudence en Ontario et elle a un effet persuasif
dans d’autres territoires. Ainsi, l’utilisation d’une marque déposée en
association avec des marchandises et des services ne peut être attaquée
par un concurrent sur la base de la substitution. Cette décision fait
ressortir l’importance d’enregistrer une marque de commerce plutôt
que de s’en remettre à la protection de la common law.
Récents développements émanant de la Cour d’appel
fédérale en matière de droits d’auteur
La Division d’appel de la Cour fédérale du Canada a récemment renversé une décision de sa division de première instance dans la cause CCH Canadienne Limitée c. Le Barreau
du Haut-Canada. La demande introductive a été déposée en
1993 contre le Barreau (soit la corporation professionnelle
des avocats de l’Ontario) par trois des plus grands éditeurs
juridiques du pays, soit CCH Canadienne Limitée, Canada
Law Book Inc. et Carswell Thomson Professional Publishing.
Ceux-ci alléguaient que le Barreau avait porté atteinte à leurs
droits d’auteur en prenant des mesures afin que différentes
publications juridiques soient copiées et diffusées dans le
milieu juridique et aux juges de la province.
À l’issue du procès, le tribunal de première instance a rejeté
une bonne partie de la demande au motif que des documents,
tels que des décisions juridiques rapportées, des sommaires,
des résumés de causes et des index consolidés par sujet ne
contenaient pas une assez grande part « d’imagination ou
d’étincelle de créativité » pour atteindre le seuil « d’originalité
» requis pour que la protection des droits d’auteur s’applique
à une œuvre.
La Cour d’appel fédérale a rejeté la norme de la créativité
du tribunal de première instance en matière de protection
du droit d’auteur en précisant qu’une telle norme est si peu
objective qu’il serait impossible de l’appliquer de façon cohérente. La Cour a plutôt réaffirmé sa jurisprudence actuelle et
réitéré ses déclarations à l’effet qu’une œuvre est originale (et,
par conséquent, qu’elle peut bénéficier de la protection du
droit d’auteur) si elle n’est pas une copie d’une œuvre déjà
existante et si un degré minimal d’habileté, de jugement et
de travail a été nécessaire pour la produire.
Cette cause est importante, car elle réaffirme que le seuil
d’originalité nécessaire, pour qu’une œuvre puisse bénéficier
de la protection du droit d’auteur, n’est pas si élevé. Ainsi,
une plus grande quantité d’œuvres pourront bénéficier de la
protection du droit d’auteur.
Les tribunaux clarifient les circonstances où il faut
payer des droits de douane sur les redevances de PI
Les distributeurs de marchandises autorisées (c’est-à-dire
des biens qui contiennent de la propriété intellectuelle qui
n’appartient pas au distributeur de marchandises) importent
souvent ces biens de l’extérieur du Canada. Les tribunaux
canadiens se sont récemment penchés sur la façon de calculer
les droits de douane sur les biens autorisés. Selon la Loi sur
les douanes du Canada, la base principale d’appréciation
de la valeur des biens aux fins de douane est de calculer la
« valeur transactionnelle », soit le montant payé ou à payer
pour ces biens. L’importateur de marchandises autorisées doit
normalement payer des droits de licence au propriétaire de la
PI (par exemple, une marque de commerce reconnue) contenue
dans les biens qu’il distribue. Ainsi, la question se pose de savoir
si la valeur en douane devrait être le coût de la marchandise
elle-même ou si les droits de licence à payer au propriétaire de
la PI doivent aussi être inclus dans le calcul de la valeur.
La Loi sur les douanes établit que les redevances ou les
droits de licence reliés à la PI doivent être ajoutés à la valeur
transactionnelle si « la vente des marchandises est subordonnée
à des conditions », mais le sens de cette phrase n’était pas
clair avant la décision de la Cour suprême du Canada dans la
ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE /3
cause Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel
Canada Inc. Dans cette affaire (où Stikeman Elliott représentait
l’intervenante Reebok Canada), la Cour suprême a déclaré que
les redevances ou les droits de licence ne doivent être inclus
dans la valeur transactionnelle que si les droits sont vraiment
acquittés comme condition de la vente des marchandises (c’està-dire, seulement si le vendeur des biens peut refuser de les
vendre ou résilier le contrat de vente si les droits de licence ne
sont pas payés au concédant de licence de PI). Par contre, la
décision Mattel n’est pas claire sur la façon de calculer la valeur
transactionnelle dans le cas où le titulaire des droits de PI qui
reçoit le paiement des redevances est aussi le manufacturier
des biens importés.
La Cour d’appel fédérale a récemment répondu à cette
question dans la cause Reebok Canada, une division de
Avrecan International Inc. c. Canada (Sous-ministre du
Revenu national, Douanes et Accise). Dans cette affaire, Reebok
Canada (représentée par Stikeman Elliott) faisait appel de la
décision de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’«
ADRC ») d’inclure les redevances dans le calcul de la valeur
transactionnelle lorsque les biens étaient achetés du titulaire des
droits de PI. La Cour d’appel fédérale donna raison à Reebok sur
le fait que les redevances en cause n’étaient pas une « condition
» de la vente des biens en question.
Ensemble, les décisions de la Cour suprême du Canada et de
la Cour d’appel fédérale constituent de bonnes nouvelles pour
bon nombre d’importateurs de produits de marque ou autres
articles qui contiennent de la PI appartenant à des tiers. Il faut
préciser que l’examen au cas par cas des relations contractuelles
spécifiques qui existent entre les parties est nécessaire pour
déterminer si l’on doit ajouter les droits de licence payés pour
l’utilisation de la PI dans le calcul de la valeur transactionnelle.
Par contre, la Cour ayant adopté une interprétation plus
restrictive de la Loi sur les douanes, les paiements de licence
seront moins souvent considérés comme faisant partie de la
valeur transactionnelle, ce qui réduira le montant des droits
de douane à payer.
GROUPE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE STIKEMAN ELLIOTT
MONTRÉAL
Peter Castiel
[email protected]
(514) 397-3272
TORONTO
Richard A. Brait
[email protected]
(416) 869-5541
Kathryn Chalmers
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(416) 869-5544
John Judge
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(416) 869-5503
Alison J. Youngman
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(416) 869-5684
OTTAWA
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(613) 566-0526
Kim D.G. Alexander-Cook
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(613) 564-3471
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(613) 566-0537
Jonathan A. Blakey
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(613) 566-0532
Nicole Brousseau
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(613) 566-0525
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(613) 564-3472
Eugene Derenyi
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(613) 566-0544
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(613) 564-3465
Vicky Eatrides
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(613) 564-3475
David Fewer
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(613) 564-3457
Randall J. Hofley
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(613) 566-0540
Nicholas McHaffie
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Justine Whitehead
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CALGARY
Stuart M. Olley
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(403) 266-9057
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