C A N A D I A N I N T E R N A T I O N A L L A W Y E R

2002
CANADIAN INTERNATIONAL LAWYER
Vo. 5, No. 2
C A N A D I A N
I N T E R N A T I O N A L L A W Y E R
REVUE CANADIENNE DE DROIT INTERNATIONAL
Vol. 5, No. 2
2002
IN THIS ISSUE
AU PRÉSENT NUMÉRO
ARTICLES
ARTICLES
Reform of Canadian and U.S.
Corporate Governance
Standards : Contrasts in
Approach (Eden M. Oliver and
Andrew J. MacDougall)
What Canadians Need to Know
About Changes to the United
States Securities Law: The
Sarbanes-Oxley Act and
Initiative of the New York
Stock Exchange, Nasdaq and
the State of California (P.
Blake Allen)
Responses in Canada to the
Sarbanes-Oxley Act of 2002
(Jeffrey J. Lowe)
PRACTICE NOTES
LA PRATIQUE EN BREF
Trade Secrets and Choice of Law
in Cross-Border Movement of
Employees (John Koch)
CASE COMMENTARY
ANALYSE DE CAS
U.S. Court of Appeals (9th
Circuit) Practical Approach on
Perfection of Securitie s
Interests in Unregistered
Copyrights: Guidelines for
Canadian Courts? (Kiriakoula
Hatzikiriakos)
TREATIES
TRAITÉS
Multilateralism in International
Trade Relations: Who Is More
Committed Canada or the
United States? (Ian A. Laird)
L EGAL DEVELOPMENTS
DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES
Recent Developments in China’s
TradeMark Law
The Sarbanes-Oxley Act of 2002
(United States)
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CANADIAN INTERNATIONAL LAWYER
Vo. 5, No. 2
ANALYSE DE CAS
L’approche pratique de la Cour d’Appel des États-Unis (9th Circuit) sur la prise
en garantie de sûretés portant sur des droits d’auteur non enregistrés : lignes
directrices pour les tribunaux canadiens?
Kiriakoula Hatzikiriakos*
Dans notre ère de technologie de
l’information, l’expansion de l’industrie
fondée essentiellement sur les actifs de
propriété intellectuelle a change le
déroulement
des
transactions
commerciales.
L’évolution
d’une
économie fondée sur le « produit » à une
économie fondée sur la « connaissance »
a également révolutionné la pratique du
droit commercial. Dans le contexte
d’une transaction de financement, les
prêteurs,
qui
traditionnellement
transigeaient avec des entreprises
propriétaires d’actifs physiques sont
maintenant
confrontés
aux
particularités
de
transactions
financières impliquant des actifs de
nature intangible et intellectuelle.
Les défis légaux reliés au financement
d’une entreprise formée essentiellement
d’actifs de propriété intellectuelle sont
intimement liés à la nature intangible
et aux particularités de ces actifs.
Par
ailleurs,
l’augmentation
des
transactions
commerciales
internationales devrait inciter les
prêteurs à garder les yeux ouverts aux
approches prises au-delà des frontières
de leur propre pays. Ceci est
particulièrement vrai dans le domaine
d’une transaction financière fondée sur
des actifs de propriété intellectuelle, à
tout le moins au Canada et aux ÉtatsUnis, où les cadres législatifs relatifs à
une
telle
transaction
présentent
plusieurs similarités et soulèvent des
problématiques analogues.
Que ce soit dans le forum américain ou,
canadien, la publicité d’une sûreté sur
des droits d’auteur résulte à une
interaction des cadres législatifs des
sûretés et du droit d’auteur. La
question de la méthode appropriée de
publicité d’une sûreté sur des droits
d’auteur, et particulièrement dans le
cas de droits d’auteur n’ayant pas fait
l’objet d’enregistrement au bureau des
droits d’auteur, a récemment été
examiné par la Cour d’Appel des ÉtatsUnis (9th Circuit) dans la décision In re
World Auxiliary Power Co. Un prêteur
canadien et son conseiller légal engagés
dans une transaction où l’emprunteur,
propriétaire de droits d’auteur au
Canada et aux États-Unis, les donne en
garantie de remboursement du prêt,
devraient prendre en considération
l’analyse et la logique de cette décision
américaine. Cet exercice devient encore
plus pertinent vu les similitudes qui
existent au niveau des cadres législatifs
canadiens et américains concernés
dans le contexte de sûretés prises sur
des droits d’auteur, ainsi que l’absence
de
jurisprudence
canadienne
concernant leur interaction.
Dans la décision World Auxiliary Power,
la Cour d’Appel des États-Unis (9th
Circuit)
était
confrontée
à
la
problématique à savoir si le droit
fédéral (Copyright Act) ou le droit
étatique (Uniform Commercial Code)
gouverne
la
question
de
la
détermination des droits prioritaires de
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sûretés prises sur des droits d’auteur
non
enregistrés.
Dans
son
raisonnement, la Cour a analysé les
dispositions de la loi américaine sur le
droit d’auteur (Copyright Act) et les
dispositions de « step-back » du Uniform
Commercial Code (ces dispositions
établissent la priorité du droit fédéral
lorsqu’il y a conflit entre le droit fédéral
et
étatique
dans
un
domaine
particulier). La Cour a conclu en
décidant que la publicité et les droits
prioritaires relatifs à des sûretés prises
sur des droits d’auteur non enregistrés
est gouverné par les dispositions du
Uniform
Commercial
Code.
Conséquemment, dans cette affaire, la
banque qui avait publié sa sûreté sur
les droits d’auteur au bureau de
publicité des droits de l’État de
Californie, selon l’Article 9 du Uniform
Commercial Code, sans l’avoir publiée
au bureau des droits d’auteur, avait
procédé à une publication valide de sa
sûreté
et
bénéficiait
d’un
droit
prioritaire sur d’autres créanciers
relativement
aux
droits
d’auteur
concernés.
Outre
son
analyse
législative
méticuleuse des dispositions des lois
relatives à la prise d’une sûreté sur des
droits d’auteur, la Cour d’appel des
États-Unis a adopté un raisonnement
très
pragmatique
et
à
portée
économique, car elle a tenu compte des
intérêts du créancier et du débiteur
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engagés dans une telle transaction de
sûretés impliquant des droits d’auteur.
Elle a reconnu la valeur économique
des droits d’auteur et a argué en faveur
d’une lecture de la loi américaine sur le
droit d’auteur qui mettrait en relief
l’existence de cette valeur.
L’approche réaliste adoptée par la Cour
afin de clarifier que les règles de
publicité et de priorité du Copyright Act
s’appliquent seulement aux sûretés sur
des droits d’auteur enregistrés a
beaucoup de mérite. D’autre part, cette
approche constitue un vrai effort de
rapprocher de la réalité commerciale les
lois qui interagissent dans le cadre de
sûretés sur des droits d’auteur.
Selon l’auteur, au Canada, et aux
États-Unis, dans l’exécution d’une
transaction impliquant la prise de
sûretés sur des droits d’auteur, les
régimes législatifs présentement en
place ne réussissent pas à fournir les
résultats clairs, certains et prévisibles
souhaités par les parties à la
transaction. World Auxiliary Power,
ainsi
que
d’autres
décisions
antérieures, en sont des illustrations
parfaites. Par contre, cette situation ne
devrait pas perdurer trop longtemps.
Elle devrait être remédiée afin de
répondre aux demandes croissantes de
financement des entreprises de haute
technologie (i.e. compagnies de logiciel).
World Auxiliary Power est certainement
un pas dans la bonne direction.
Kiriakoula Hatzikiriakos est avocate chez McMillan Binch Mendelsohn à Montréal,
Québec. Elle pratique dans le domaine du droit bancaire et du financement et possède
également de l’expérience dans les domaines de faillite et de l’insolvabilité. En juin
2002, elle a obtenu son diplôme de Maîtrise en Droit de l’Institut de Droit Comparé de
l’Université McGill (Montréal). Sa thèse, intitulée « Financing the Intangible : Software as
Collateral in the North American Context » aborde le thème des sûretés en matière de
propriété intellectuelle (dans le contexte nord-américain), plus particulièrement en ce qui
concerne le financement d’entreprises de développement de logiciels.
Courriel : [email protected]
Canadian Bar Association/Association du Barreau canadien
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