des actes de contrefaçon de marque peuvent

DES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUE
PEUVENT EGALEMENT CONSTITUER DES
ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE !
Paris, 26 mars 2014
Par Nicolas DEMILLY
Conseil en Propriété Industrielle,
REGIMBEAU
Il est communément admis que des actes de contrefaçon ne peuvent constituer également des
actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Ainsi, selon une jurisprudence constante,
pour qu’un contrefacteur soit également reconnu coupable de concurrence déloyale ou de
parasitisme, il convient de démontrer qu’il a commis des actes distincts des actes
contrefaisants.
Toutefois, cette règle connaît des aménagements dans le cas d’action conjointe menée par le
titulaire du droit et son licencié. En effet, comme l’a récemment rappelé la Chambre
commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013, « l’exploitant d’une
marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les
éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les
mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour
actes de contrefaçon ».
Ainsi, en cas d’action conjointe du titulaire de la marque et de son licencié, des mêmes actes
pourront être répréhensibles sur le terrain de la contrefaçon pour le titulaire de la marque et
sur le terrain de la concurrence déloyale pour le licencié ;
Ce principe avait déjà été reconnu par la même Chambre de la Cour de cassation dans ses
arrêts des 22 mars et 13 décembre 2005 qui prévoyaient alors que le licencié, « qui ne dispose
pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en
concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande soient
les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon ».
Selon l’article L. 716-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, « L'action civile en
contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après
mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ». En application de cet article, le licencié
1
exclusif agit en contrefaçon et ne pourra donc pas obtenir une réparation sur la base de la
concurrence déloyale pour les mêmes faits invoqués dans son action en contrefaçon.
En revanche, selon le seconde alinéa de cet article, « toute partie à un contrat de licence est
recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin
d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Dans ce cas, et en application de la
jurisprudence indiquée ci-dessus, le licencié pourra obtenir réparation sur le terrain de la
concurrence déloyale pour des actes constitutifs de contrefaçon de marque à l’égard du
titulaire de la marque.
En cas d’action conjointe du titulaire de la marque et de son ou ses licencié(s), il est donc
important de solliciter une réparation également sur le terrain de la concurrence déloyale ou
du parasitisme.
L’équipe de Regimbeau spécialisée en contrefaçon / concurrence déloyale est à vos côtés pour
vous conseiller et vous guider dans la protection de vos créations et dans la défense de vos
droits.
Nicolas DEMILLY ([email protected])
Conseil en Propriété Industrielle

A propos de REGIMBEAU:
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs
de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations
(brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique,
contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des
droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse,
Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des
relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

2