le droit de priorite existe-t-il en l`absence de resultats

LE DROIT DE PRIORITE EXISTE-T-IL EN L’ABSENCE
DE RESULTATS EXPERIMENTAUX ?
Par Nicolas BOUQUIN,
Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets
Cabinet REGIMBEAU
Dans le domaine des biotechnologies, il
arrive couramment que les idées
d’invention soient formulées dans une
demande de brevet avant que les
résultats n’aient été obtenus. On peut
dès lors légitimement se poser la
question de la validité d’un droit de
priorité basée sur une telle demande.
La chambre de recours 3.3.08 de l’Office
européen des brevets (OEB) vient
d’apporter une réponse dans la décision
T 1834/09.
En l’espèce, la revendication 1 de la
demande de brevet européen en examen
portait sur un polypeptide ayant 80 %
d’homologie avec le polypeptide Apo2DcR. Un document, désigné D4,
détruisait
la
nouveauté
de
la
revendication 1, à condition toutefois
que la priorité de ce document fût
valide. Or, bien que D4, tout comme la
demande de priorité, décrivît un
polypeptide appelé TRID comportant plus
de 80 % d’homologie avec Apo-2DcR, seul
D4
contenait
des
exemples.
En
particulier,
une
application
thérapeutique
(la
prévention
de
l’apoptose) n’était décrite que dans D4,
et pas dans le document de priorité.
La question qui se posait était donc de
savoir si la priorité de D4 était valable en
l’absence d’exemples dans la demande
de priorité. En particulier, on pouvait se
demander si l’enseignement de ladite
demande prioritaire était crédible,
même sans résultats expérimentaux, ou
ne s’apparentait qu’à de la pure
spéculation.
La chambre a tout d’abord cherché à
savoir si on pouvait attribuer, en
l’absence
de
toute
donnée
expérimentale, une fonction particulière
au polypeptide TRID. Elle a ainsi
considéré que sur la base des homologies
de séquences entre TRID et TNFR-5 (TNF
Receptor-5) contenues dans la demande
de priorité, l’homme du métier aurait
estimé que TRID fait partie de la
superfamille des récepteurs de TNF.
Cette homologie de séquence aurait été
pour lui un signe clair que TRID est utile
dans le traitement d’un grand nombre de
pathologies du système immunitaire
associées avec une augmentation de
l’apoptose.
La chambre en a déduit qu’une fonction
est décrite dans la demande de priorité
pour le polypeptide TRID. De ce fait,
l’invention décrite dans la demande de
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priorité est la même que celle de D4 : la
priorité est donc valable et la nouveauté
de la revendication 1 détruite.
À notre avis, le demandeur ne pouvait
que succomber, mais pas pour la raison
invoquée par la Chambre. En effet, selon
l’article 87 de la Convention sur le
brevet européen (CBE) et la décision
G2/98 de la Grande Chambre de recours
de l’OEB, pour qu’une demande de
brevet européen revendique valablement
la priorité d’une demande antérieure, il
est
nécessaire
que
la
demande
prioritaire décrive la même invention
que la demande ultérieure. Il n’est à
aucun moment question de brevetabilité.
Or le problème de la fonction d’une
séquence polypeptidique relève du
critère de l’application industrielle
(Article 57, ensemble Règle 29(3) CBE).
Dans le cas présent, la priorité tout
comme le document D4 décrivait la
même séquence peptidique de façon
claire et explicite. Les deux documents
décrivant la même invention, la priorité
de D4 était valide.
On notera aussi que le critère appliqué
par la chambre pour reconnaître à la
protéine TRID une utilité thérapeutique
sur la base des informations contenues
dans la priorité est nettement plus
souple que celui utilisé pour démontrer
une application thérapeutique dans le
cadre de la suffisance de description.
Dans ce dernier cas, l’OEB suit
habituellement la décision T609/02,
selon
laquelle
des
résultats
expérimentaux sont nécessaires.
Cette décision est une nouvelle
illustration de ce que l’on savait déjà en
termes de priorité ; elle apporte
néanmoins un éclairage intéressant sur
l’enseignement d’une demande de
priorité sans données expérimentales.
Par Nicolas BOUQUIN ([email protected] )
Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets
Paris, 6 février 2012.
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