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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE KOKOTT
présentées le 8 mars 2007 (1)
Affaire C-334/05 P
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
contre
Shaker di L. Laudato & C. Sas
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque complexe, verbale et figurative, "Limoncello della
Costiera Amalfitana" – Opposition du titulaire de la marque verbale espagnole "LIMONCHELO" –
Refus d'enregistrement»
I–
Introduction
1.
Le présent pourvoi a été introduit par l’Office de l’harmonisation dans le marché
(marques, dessins et modèles) (ci-après, l’OHMI ou l'Office) contre l'arrêt prononcé par le
de première instance le 15 juin 2005 dans l’affaire Shaker/OHMI (2). Au centre du litige,
question de l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une
complexe, à la fois figurative et verbale.
int érieur
Tribunal
il y a la
marque
2.
Le Tribunal a retenu l'absence de risque de confusion au motif que, le composant dominant
de la marque complexe étant une représentation figurative, il n’y aurait pas de similitude suffisante
avec la marque verbale. L’OHMI affirme en revanche l’existence d'un risque de confusion en se
fondant sur une appréciation globale, incluant l’aspect phon étique et conceptuel.
II – Cadre juridique
3.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre
1993, sur la marque communautaire (3) (ci-après: le règlement nº 40/94) inclut le risque de
confusion dans les motifs relatifs de refus d'enregistrement:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demand ée est refusée à
l’enregistrement:
a)
[…]
b)
lorsqu’en raison de son identit é ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de
l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il
existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque
ant érieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la
marque antérieure.»
4.
Le septième considérant précise la notion de risque de confusion en cas de similitude des
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produits et des services en établissant que «le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de
nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le march é, de l'association
qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistr é, du degré de similitude entre la marque et le
signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».
III – Les antécédents du litige et l'arrêt du Tribunal
5.
Aux points 1 à 13 de l'arrêt attaqué, le Tribunal décrit les antécédents du litige comme
suit (4):
«1
Le 20 octobre 1999, la requérante [la société Shaker di L. Laudato & C. Sas (ci-après,
Shaker)] a présent é une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et mod èles) (OHMI), en vertu du règlement (CE)
nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1) tel que modifié (ci-après le «règlement nº 40/94»).
2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:
3
Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes
29, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que
révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), qui correspondent chacune à la
description suivante:
–
classe 29: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles»;
–
classe 32: «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons»;
–
classe 33: «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)».
4
[…]
5
[…]
6
À la […] [demande] de l’OHMI, la requérante a limité sa demande, pour ce qui est des produits
de la classe 33, à la liqueur de citrons provenant de la côte amalfitaine [et l’a retirée pour les
produits de la classe 32].
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La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires
nº 30/00 du 17 avril 2000.
8
Le 1er juin 2000, Limiñana y Botella, SL (ci-après l’«opposante») a formé une opposition en
vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 à l’encontre de l’enregistrement
de la marque demandée.
9
Le motif invoqué à l’appui de cette opposition était le risque de confusion visé par l’article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre, d’une part, la marque demandée en ce
qu’elle a trait aux produits de la classe 33 de l’arrangement de Nice et, d’autre part, la
marque nominative de l’opposante portant également sur les produits de la classe 33,
enregistr ée en 1996 auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de
ciencia y tecnología (office espagnol des brevets et marques), dénommée:
«LIMONCHELO»
10
Par décision du 9 septembre 2002, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition
et, par conséquent, a refusé l’enregistrement de la marque demandée [pour les produits de
la classe 33].
11
La division d’opposition a justifié sa décision en indiquant, en substance, qu’il existait un
risque de confusion sur le marché espagnol, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement nº 40/94, entre la marque demandée et la marque antérieure étant donn é
l’identité des produits en cause et les similitudes entre les marques. En ce qui concerne ce
dernier élément, la division d’opposition est arrivée à cette conclusion après une analyse des
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en cause d’où il ressort,
selon l’OHMI, qu’il y a des similarit és visuelles et phonétiques entre l’élément dominant de la
marque demandée que constitue le terme «limoncello» et la marque antérieure.
12
Le 7 novembre 2002, la requ érante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles
57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition.
13
Par décision du 24 octobre 2003 (ci-après la «décision attaqu ée»), la deuxième chambre de
recours a rejeté la demande de la requ érante. En substance, la chambre de recours a estimé,
après avoir relevé que les produits de la marque antérieure couvraient ceux de la marque
demandée, que l’élément dominant de la marque demandée était le terme «limoncello» et
que la marque demandée et la marque antérieure étaient visuellement et phonétiquement
très proches l’une de l’autre, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre ces deux
marques.»
6.
Le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre
2003 et l’a réformée en ce sens que le recours formé par la requ érante auprès de l’OHMI était fondé
et que, par conséquent, l’opposition devait être rejetée.
7.
Le Tribunal est parti du postulat que les produits en question étaient identiques.
8.
S’agissant de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a observé que la présente espèce
a ceci de particulier qu'elle oppose une marque complexe, à la fois figurative et verbale, à une
marque verbale. Une marque complexe, dont un des composants est identique ou semblable à une
autre marque, ne pourrait être consid érée comme semblable à cette autre marque que si ce
composant constitue l’élément dominant dans l’ impression d’ensemble produite par la marque
complexe.
9.
La représentation figurative d’un plat rond orné de citrons serait le composant dominant de
la marque demandée. Ce composant n’aurait aucun point commun avec la marque antérieure. Il n’y
aurait dès lors aucun risque que le public espagnol de référence confonde les marques en question.
La similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des termes «limonchelo» et «limoncello» figurant
dans les marques en cause n'y changerait rien.
10.
En l'absence de risque confusion entre les marques, il serait au demeurant superflu de se
prononcer sur le caract ère distinctif de la marque antérieure.
IV – Le pourvoi
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11.
Le pourvoi de l’OHMI était initialement fondé sur deux moyens.
12.
En premier lieu, il faisait valoir que le Tribunal de première instance avait fait une
interprétation et une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº
40/94 en niant l'existence de tout risque de confusion sur la seule base d'une analyse visuelle de la
marque demandée.
13.
Le deuxième moyen était tiré du caractère manifestement contradictoire et de l'illogisme de
l'arrêt. Ce grief se rapportait à une formulation contradictoire qui, par suite d'une erreur de
traduction, s’était glissée dans la version italienne de l’arrêt. Après rectification de cette
«inexactitude évidente» par ordonnance prononcée le 26 janvier 2006 au titre de l'article 84 du
règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’Office a, sur demande de la Cour, retiré
le deuxième moyen de son pourvoi.
14.
L ’OHMI conclut
1.
à l'annulation de l'arrêt attaqué;
2.
à la condamnation de la société Shaker di L. Laudato & C. aux dépens.
15.
Shaker oppose à cela que le Tribunal aurait correctement apprécié les faits, conformément à
la compétence exclusive qui lui appartient en la matière. Elle conclut en conséquence
1.
au rejet du pourvoi;
2.
à ce que la partie requérante au pourvoi soit condamnée aux dépens.
V–
Appréciation
16.
L ’Office soulève un certain nombre de griefs contre l'arrêt attaqué. Le grief déterminant me
semble cependant être celui qui se rapporte à la comparaison faite par le Tribunal entre les deux
marques.
17.
Il résulte du septième considérant du règlement nº 40/94 que l'appréciation d'un risque de
confusion «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le
marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistr é, du degré de
similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés». Le risque de
confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du
cas d'espèce (5).
18.
Le Tribunal a certes reconnu, au point 49 de l'arrêt attaqué, la nécessité d'effectuer une
comparaison globale entre les deux marques, mais il a ajout é au point 50 que:
«Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une marque complexe, dont un des composants est identique
ou semblable à une autre marque, ne peut être considérée comme étant semblable à cette autre
marque que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite
par la marque complexe».
19.
Cette prémisse a été établie pour la première fois par le Tribunal dans son arrêt
MATRATZEN (6) et il l’a appliqu ée depuis lors dans toute une série de décisions (7). Toutefois, elle
pose le problème de savoir comment procéder lorsqu'une marque n'a pas d'élément dominant ou
lorsque plusieurs de ses composants ont un impact majeur.
20.
Le Tribunal a en conséquence apporté un tempérament à cette prémisse dès l’arrêt
MATRATZEN. Son approche ne reviendrait nullement à ne prendre en consid ération qu ’un composant
d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il conviendrait au contraire
d'opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur
ensemble. Cependant, cela n'exclurait pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du
public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par
un ou plusieurs de ses composants (8).
21.
C'est d’ailleurs sur ces tempéraments apportés à l'approche du Tribunal que la Cour s'est
fondée pour rejeter le pourvoi dans l'affaire Matratzen (9). Partant, la prémisse selon laquelle la
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similitude des marques ne peut être retenue qu’en cas de concordance avec l' élément dominant ne
décrit qu’un groupe de cas bien particuliers (10 ). Ce groupe de cas est concrétisé au point 50 de
l'arrêt attaqué par la d éfinition d'un élément dominant de la marque. Cet élément dominant doit être
«susceptible de dominer à lui seul l’ image de cette marque que le public pertinent garde en
mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans
l’impression d’ensemble produite par celle-ci». Ce n'est que si tous les autres composants de la
marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de
l'élément dominant.
22.
Partant, en limitant sa portée aux marques complexes se signalant par un élément dominant
de nature à faire apparaître tous les autres composants comme négligeables, la pr émisse de laquelle
nous sommes partis n'est pas incompatible avec l'arrêt ult érieur prononcé par la Cour dans l'affaire
Medion (11). Dans cet arrêt, la Cour a en effet retenu l'existence d'un risque de confusion en se
fondant sur un élément qui n'avait aucun caractère dominant.
23.
Cet arrêt se rapporte à une marque composée, formée en juxtaposant une marque plus
ancienne (LIFE) et le nom d’un fabricant (THOMSON LIFE), ce dernier étant r éputé former l’élément
dominant de la marque. Dans un tel cas de figure, il y a un risque, en particulier lorsque le nom du
fabricant est connu du grand public, que ce dernier n'attribue aux marchandises signalées par la
marque antérieure la même origine que celles signalées par la marque composée (12 ). Le risque de
confusion retenu dans l'arrêt Medion résultait donc de la perception, en plus de l'élément dominant,
d'un autre élément, identique à la marque antérieure. Ce deuxi ème élément n'était donc nullement
négligeable dans l'impression d'ensemble donnée par la marque. Dans cette hypothèse, la prémisse
énoncée au point 50 de l'arrêt attaqué ne serait donc pas applicable.
24.
La question déterminante en l’espèce est donc de savoir si le Tribunal a véritablement, sur la
base de sa propre définition, identifié dans la marque demandée un élément dominant à côté duquel
tous les autres composants de la marque sont négligeables. Or, le Tribunal n’a fait aucune
constatation de ce genre.
25.
Au contraire, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal qualifie le plat de prééminent par
rapport aux autres éléments et, au point 58, il constate que la représentation du plat couvre
l'essentiel des deux tiers inférieurs de la marque demandée, tandis que le terme «limoncello» ne
couvre qu’une grande partie du tiers supérieur. Ensuite, aux points 60 et suivants de l'arrêt attaqué,
au moment de comparer les différents éléments de la marque demandée, le Tribunal se borne à
chaque fois à nier le caract ère dominant des autres éléments. Cependant, aucune de ces étapes de
l'analyse ne conduit à la conclusion que le plat dominerait la marque demand ée au point que tous
les autres composants en deviendraient n égligeables.
26.
Partant, d’après les constatations du Tribunal, la marque demandée ne comporte pas
d’élément qui, conformément à la m éthode développée par le Tribunal, serait apte à servir de terme
de comparaison unique entre les marques, aux fins de déterminer s’il y a un risque de confusion. Au
contraire, les deux marques auraient dû être soumises à une appréciation globale du risque de
confusion. Comme cela n'a pas été fait, force est de constater que l’arrêt attaqu é est entaché d'une
erreur de droit et doit être annulé.
VI – Sur les conséquences de l'annulation
27.
Il résulte de l'article 61, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour que, en cas
d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le
litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il
statue.
28.
Dans l'hypothèse où la Cour souhaiterait statuer elle-même, elle devrait procéder à une
appréciation de faits, à savoir à la comparaison entre les deux marques, sans que l'arrêt attaqué lui
fournisse de base pour cela. Or, l’ appréciation des faits est du ressort du Tribunal. En outre, les
parties n'ont pas présent é d'observations à la Cour sur ces questions. La Cour pourrait tout au plus
s'appuyer sur les mémoires présent és en première instance, sans disposer des arguments échang és
au cours de l'audience devant le Tribunal. Je pense dès lors que la présente affaire n'est pas en état
d'être jugée et que la Cour devrait la renvoyer devant le Tribunal pour qu'il statue.
VII – Sur les dépens
29.
En cas de renvoi devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens,
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conformément à l'article 122 du règlement de procédure, la décision à cet égard étant réservée à
l'arrêt final.
30.
Une décision différente sur les dépens ne semble en principe possible qu’en ce qui concerne
le second moyen du pourvoi. L’Office a retiré ce moyen parce qu'il était fondé sur une erreur de
traduction dans l'arrêt du Tribunal, erreur qui n’a été rectifiée qu'après l'introduction du pourvoi, par
ordonnance du 26 janvier 2006 prononcée au titre de l'article 84 du règlement de procédure du
Tribunal. On pourrait dès lors se demander si les dépens relatifs à ce moyen peuvent en toute
justice être mis à la charge de l'une des parties. En l'espèce, l'importance de ce moyen est
cependant si faible qu’il n'apparaît pas indiqué de lui appliquer un traitement spécifique dans la
décision sur les dépens.
VIII – Conclusion
31.
Je propose par conséquent qu’il plaise à la Cour déclarer que:
1.
L'arrêt prononcé par le Tribunal le 15 juin 2005 dans l’affaire Shaker di L. Laudato & C.
Sas/Office de l'harmonisation dans le marché int érieur (marques, dessins et modèles)
(T-7/04, Rec. p. II-2305) est annulé.
2.
L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes
pour qu'il statue.
3.
Les dépens sont réservés.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – T-7/04, Rec. 2005, p. II-2305.
3 – JO 1994, L 11, p. 1.
4 – Les suppressions et ajouts des points 1, 4 à 6, et 10 sont de moi.
5 – Arr êt du 11 novembre 1997, SABEL (C 251/95, Rec. 1997, p. I 6191, point 22).
6 – Arr êt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany
(MATRATZEN) (T 6/01, Rec. 2002, p. II 4335, point 33).
7 – Arr êts du Tribunal du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI - Schuhpark Fascies (JELLO
SCHUHPARK) (T 32/03, Rec. p. II -1, point 39), du 4 mai 2005, Chum/OHMI - Star
TV (STAR TV) (T 359/02, Rec. 2005, p. II-1515, point 44), du 11 mai 2005, CM
Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Rec. 2005, p.
II-1699, point 46), et Grupo Sada/OHMI [GRUPO SADA] (T-31/03, Rec. 2005, p. II1667, point 49), du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI - Vila Ortiz (PC
WORKS) (T-352/02, Rec. 2005, p. II-1745, point 34), du 7 juillet 2005, Miles
International/OHMI [BIKER MILES] (T-385/03, Rec. 2005, p. II-2665, point 39), du
13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI - Bodegas Murúa (Julián Mur úa Entrena)
(T-40/03, Rec. 2005, p. II-2831, point 52), du 24 novembre 2005, GfK/OHMI - BUS
(Online Bus) (T-135/04, Rec. 2005, p. II-4865, point 59), et Simonds Farsons
Cisk/OHMI - Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Rec. 2005, p. II-4837, point 46),
du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI–Polo/Lauren (ROYAL
COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Rec. 2006, p. II-239, point 39), du
23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI–Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)
(T-194/03, Rec. 2006, p. II-445, point 94), du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki
Artopoiia/OHMI–Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Rec. 2006, p. II -785, point 48), et du 13
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juin 2006, Inex/OHMI–Wiseman (Représentation d’une peau de vache) (T-153/03, Rec. p.
II-1677, point 27).
8 – Arr êt du Tribunal dans l’affaire Matratzen (précité à la note 6, point 34). Voir
également l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR)
(T-112/03, Rec. 2005, p. II -949, point 79).
9 – Ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI (MATRATZEN) (C-3/03 P, Rec.
p. I-3657, point 32).
10 – C'est en ce sens que l'avocat général Jacobs s'est prononcé dans ces conclusions du
9 juin 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, point 33).
11 – Arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, point 32 et s.).
12 – Arrêt Medion (pr écité à la note 11, points 31 et 34).
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