DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L

Transcription

Marques internationales
DIRECTIVES RELATIVES AUX
PROCEDURES DEVANT L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHE
INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODELES)
PARTIE M
MARQUES INTERNATIONALES
MODIFICATIONS DE L’ANCIEN
CHAPITRE 13 DES DIRECTIVES D’EXAMEN
Version finale : novembre 2007
Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M
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TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ....................................................................................................................... 4
SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE................................................... 6
1. Examen et transmission des demandes internationales ........................................... 6
1.1.
Taxe pour le dépôt d’une demande internationale.......................................................... 6
1.2.
Utilisation correcte du formulaire .................................................................................... 7
1.2.1.
Les différentes versions du formulaire ................................................................... 7
1.2.2.
Indications concernant le demandeur et ses représentants ................................... 9
1.2.3.
Existence d'une marque de base ......................................................................... 10
1.2.4.
Revendication de priorité ..................................................................................... 11
1.2.5.
Identité avec la marque de base .......................................................................... 11
1.2.6.
Liste des produits et services ............................................................................... 12
1.2.7.
Parties contractantes désignées .......................................................................... 14
1.2.8.
Signature.............................................................................................................. 14
1.2.9.
Autres formulaires ................................................................................................ 14
1.3.
Transmission de la demande internationale ................................................................. 15
2. Désignations postérieures ....................................................................................... 16
3. Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base................... 18
4. Transmission de modifications ayant une incidence sur l'enregistrement
international ..................................................................................................................... 19
4.1.
Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans examen ............ 20
4.2.
Cas où les demandes de modifications doivent être transmises après un examen
restreint 21
5. Lien avec l'arrangement de Madrid ......................................................................... 21
SECTION 2: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE DÉSIGNÉ................................................... 22
1. Vue d'ensemble ....................................................................................................... 22
2. Enregistrement international ou désignation postérieure de la Communauté
européenne...................................................................................................................... 23
3. Réception, première republication, recherches et formalités .................................. 24
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
Motifs absolus de refus............................................................................................ 30
4.1.
4.2.
4.3.
5.
Classification................................................................................................................. 30
Examen des motifs absolus .......................................................................................... 30
Procédure en cas de refus provisoire pour motifs absolus ........................................... 31
Observations des tiers ............................................................................................. 32
5.1.
5.2.
5.3.
6.
Réception d'enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI........................ 24
Première republication .................................................................................................. 25
Langues ........................................................................................................................ 26
Recherches................................................................................................................... 27
Revendication d'ancienneté .......................................................................................... 27
Règlement d'usage ....................................................................................................... 29
Gestion des taxes et paiements.................................................................................... 29
Calendrier ..................................................................................................................... 32
Examen......................................................................................................................... 32
Information du titulaire et de l'auteur des observations................................................. 32
Opposition................................................................................................................ 33
6.1.
Absence d'opposition et statut «motifs absolus: OK» (première déclaration d'octroi de
protection envoyée) ................................................................................................................... 33
6.2.
Absence d'opposition et refus provisoire pendant au regard des motifs absolus.......... 34
6.3.
Une opposition est formée ............................................................................................ 34
6.3.1.
Calendrier ............................................................................................................ 34
6.3.2.
Récépissé et notification au titulaire international ................................................ 34
6.3.3.
Vérification du paiement....................................................................................... 35
6.3.4.
Contrôle de la recevabilité.................................................................................... 35
6.3.5.
Langue de procédure ........................................................................................... 35
6.3.6.
Représentation du titulaire ................................................................................... 36
6.4.
Refus provisoire (fondé sur des oppositions recevables).............................................. 36
6.4.1.
Suspension de l'opposition en cas de motifs absolus de refus ............................ 37
6.4.2.
Examen de l'opposition en l'absence de motifs absolus de refus ........................ 38
6.5.
Confirmation ou retrait d'un refus provisoire ................................................................. 38
7.
8.
9.
Deuxième publication .............................................................................................. 40
Revendications d'ancienneté devant l'Office ........................................................... 41
Désignations postérieures ....................................................................................... 41
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10.
Transfert de la désignation de la Communauté européenne .............................. 41
11.
Déchéance et nullité ............................................................................................ 43
12.
Différences par rapport à la procédure directe .................................................... 44
SECTION 3: TRANSFORMATION (CONVERSION), TRANSFORMATION
(TRANSFORMATION), REMPLACEMENT......................................................................... 44
1. Remarques préliminaires......................................................................................... 44
1.1.
Transformation (conversion) ......................................................................................... 44
1.2.
Transformation (transformation) ................................................................................... 45
1.3.
Remplacement.............................................................................................................. 45
1.4.
Quels étaient mes droits (marque nationale, internationale ou communautaire), quels
droits vais-je acquérir (marque nationale, internationale ou communautaire)............................ 46
1.5.
Transformation (conversion) ou transformation (transformation)? ................................ 46
1.6.
Transformation (conversion) et transformation ............................................................. 47
1.7.
Remplacement et transformation (transformation)........................................................ 47
1.8.
Remplacement et transformation (conversion) ............................................................. 47
2.
Transformation (conversion).................................................................................... 48
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
Transformation (transformation) .............................................................................. 52
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
Principes ....................................................................................................................... 48
Motifs ............................................................................................................................ 48
Effets............................................................................................................................. 49
Transformation (conversion) et ancienneté................................................................... 50
Procédure ..................................................................................................................... 50
Taxes ............................................................................................................................ 50
Représentation professionnelle: ................................................................................... 50
Service de l’Office responsable: ................................................................................... 51
Publication .................................................................................................................... 52
Principe et effets ........................................................................................................... 52
Procédure ..................................................................................................................... 53
Transformation (transformation) et ancienneté........................................................... 55
Service responsable à l'Office....................................................................................... 55
Taxes ............................................................................................................................ 56
Remplacement......................................................................................................... 56
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Principe et effets ........................................................................................................... 56
Procédure ..................................................................................................................... 56
Taxes ............................................................................................................................ 58
Publication .................................................................................................................... 58
Remplacement et ancienneté ....................................................................................... 58
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Cette nouvelle section des Directives de l'Office concerne les marques
internationales avait été adoptée précédemment en tant que partie du
chapitre 13 des directives d'examen, mais il est apparu qu'il valait mieux créer
une nouvelle section consacrée aux marques internationales, abordant
notamment l'examen, l'opposition et certains aspects nouveaux comme le
remplacement d'une marque communautaire par un enregistrement
international, la transformation (transformation, selon la terminologie du
protocole de Madrid) d'un enregistrement international désignant la
Communauté européenne en une marque communautaire et la transformation
(conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid).
Les présentes directives portent sur les caractéristiques spécifiques de
l'examen des marques internationales. Pour d'autres renseignements sur les
aspects procéduraux traditionnels, il convient de consulter les directives
appropriées (examen, opposition, annulation, etc.).
INTRODUCTION
1.
Les présentes directives ont pour objet d'expliquer les conséquences
pratiques du lien entre le système de la marque communautaire et celui du
protocole de Madrid sur les procédures et les critères d'examen et
d'opposition de l'Office. La section 1 traite des tâches de l'OHMI en tant
qu'office d'origine, à savoir les tâches liées aux demandes internationales
«sortantes». La section 2 traite des tâches de l'OHMI en tant qu'office
désigné, à savoir les tâches liées aux enregistrements internationaux
«entrants», et montre comment le système sera appliqué par l'Office, depuis
la notification d'un enregistrement international par l'OMPI jusqu'à l'envoi à
l'OMPI de la décision finale acceptant ou refusant la désignation. La Section 3
se réfère au remplacement, à la transformation (transformation, selon la
terminologie du protocole de Madrid) d'un enregistrement international
désignant la Communauté européenne en une marque communautaire et à la
transformation (conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid).
2.
Ces directives n’entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la
substance du nouveau Titre XIII du RMC et des règles 102 à 106 du REMC.
L'Office est également lié par les dispositions du protocole de Madrid et par le
règlement d'exécution commun. Les examinateurs doivent également
consulter le «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié
par l'OMPI, et les présentes directives s'efforcent de ne pas en répéter le
contenu. En cas de conflit entre ces directives et l'un des ces documents, ce
dernier prévaut.
3.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présentes directives:
DI:
Demande internationale déposée auprès de l'Office en tant qu'office
d'origine
EI:
Enregistrement international désignant la Communauté européenne
SPM: Système du protocole de Madrid (partie de notre système informatique)
DF: Département «Finances»
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REC: Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet
arrangement
DOP: (Première ou deuxième) déclaration d'octroi de protection
OMPI: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
IB:
Bureau international de l'OMPI
Formulaires MM: Formulaires officiels de l'OMPI
Formulaires EM: Formulaires officiels de l'Office
MA: Motifs absolus de refus
MR: Motifs relatifs de refus
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SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE
Les tâches de l'Office en tant qu'office d'origine consistent essentiellement à:
- examiner et transmettre les demandes internationales;
- examiner et transmettre les désignations postérieures;
- notifier à l'OMPI certains faits relatifs à l'enregistrement de base durant la
période de dépendance de cinq ans;
- transmettre certaines demandes de modifications au registre international.
1.
Examen et transmission des demandes internationales
Les demandes internationales peuvent être déposées auprès de l'Office
(article 141 du RMC). Elles requièrent:
- le paiement d'une taxe pour le dépôt d’une demande internationale;
- l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de marque
communautaire («marque de base»);
- l'identité entre la demande internationale et la marque de base;
- de compléter correctement le formulaire MM 2 ou EM 2.
1.1.
Taxe pour le dépôt d’une demande internationale
Une demande internationale déposée auprès de l'Office est réputée ne pas
avoir été déposée tant que la taxe de 300 euros n’a pas été acquittée
conjointement à la demande internationale (article 142, paragraphe 5, du
RMC; article 2, point 31, du RTMC).
La taxe doit être payée à l'Office par l'un des moyens de paiement acceptés
(pour de plus amples détails, voir Partie C, Chapitre 1, II, 2).
Compte courant: si la personne qui présente la demande internationale
possède un compte courant auprès de l'Office, celui-ci sera automatiquement
débité et le paiement est alors réputé effectué dans le délai prescrit. Le fait de
ne pas cocher les cases concernant le paiement de la taxe (Rubrique 0.4 du
formulaire EM 2 de l'Office) n'a pas d'incidence sur la validité du paiement
effectué.
Paiement par virement bancaire: dans la pratique, il est presque impossible
que la taxe arrive le jour de la réception de la demande internationale. Cela
n'a pas de conséquences négatives immédiates si le paiement est reçu par
l'Office dans un délai de 10 jours. Toutefois, si durant l'examen de la
demande internationale, l'examinateur constate que la taxe n'a pas encore été
versée, il informe le demandeur par lettre type M 104 que la demande est
réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée et que
la date du paiement est la date de réception que l'Office communique à
l'OMPI conformément à la règle 104 du REMC (voir règle 103, paragraphe 1,
du REMC). Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés par l'Office
(un mois), celui-ci informe le demandeur que la demande internationale est
réputée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier.
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Toutes les autres taxes doivent être directement payées à l'OMPI (article 145
du RMC) et l'Office ne transmettra aucune taxe à l'OMPI. Au contraire, cellesci seront renvoyées à leur expéditeur.
La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 2 de l'OMPI) est un
élément indispensable de la demande internationale en ce que, si elle n'est
pas remplie, l'OMPI constatera une irrégularité. Le formulaire EM 2 en version
anglaise, espagnole et française contient cette feuille dans la langue
correspondante; pour toutes les autres versions linguistiques de l'EM 2, le
demandeur doit joindre la feuille dans la langue adéquate (à savoir la langue
dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI).
Cependant, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul de la taxe est jointe et
si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra telle quelle à l'OMPI
en tant qu'annexe numérisée à la communication électronique, mais sans
vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes questions concernant le
mode de paiement et le montant à verser doivent être adressées à l'OMPI. À
défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de l'OMPI accessible sur
son site web.
Dès réception d'une demande internationale, même entachée d'irrégularités,
l'examinateur en accusera réception (voir règle 102, paragraphe 3, du
REMC).
1.2.
Utilisation correcte du formulaire
1.2.1.
Les différentes versions du formulaire
La demande internationale doit être déposée dans l’une des 20 langues
officielles de la Communauté européenne (article 142, paragraphe 1, du
RMC) et être transmise à l'OMPI dans l’une des trois langues du protocole de
Madrid (français, anglais, espagnol). Le demandeur choisit librement la
langue, indépendamment de sa nationalité ou des langues choisies pour la
marque de base. Il est obligatoire d'utiliser le formulaire officiel (article 142,
paragraphe 1, du RMC), à savoir soit le formulaire MM 2 de l'OMPI (en
français, anglais ou espagnol) soit l'adaptation faite par l'Office du MM 2
(formulaire EM 2 de l'Office), qui est disponible en français, anglais et
espagnol, ainsi que dans toutes les autres langues officielles de la
Communauté européenne.
Le formulaire EM 2 de l'OHMI en français, anglais et espagnol a le même
contenu et presque la même présentation que le formulaire MM 2 de l'OMPI,
à l’exception de quelques modifications mineures, à savoir:
- une rubrique 0 sert d'introduction et invite le demandeur à indiquer les
détails du paiement à l’Office (rubrique 0.4); elle permet également de
mentionner le nombre de pages (rubrique 0.5);
- certains choix sont limités aux dispositions applicables à l'OHMI (par
exemple, l'OHMI est toujours l'office d'origine et le déposant doit être un
ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne);
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-
-
étant donné qu'il n'est pas possible de s'autodésigner, la Communauté
européenne n'est pas reprise dans la liste des parties contractantes
désignables;
la représentation de la marque ne doit pas être fournie dès lors qu'elle
sera transmise par l'Office au départ de sa banque de données.
Toutes les autres versions linguistiques du formulaire EM 2 de l'OHMI sont
des traductions de ce formulaire qui contiennent, en outre:
- des cases à cocher (rubrique 0.1) pour indiquer la langue dans laquelle la
demande internationale doit être transmise à l'OMPI;
- des cases à cocher (rubrique 0.3) permettant de préciser si la traduction
de la liste de produits et services est jointe ou si l'OHMI est autorisé à
faire procéder à sa traduction, cette information étant obligatoire;
- des cases à cocher (rubrique 0.2) pour choisir la langue dans laquelle
l'OHMI doit communiquer avec le déposant pour tout sujet concernant la
demande internationale, à savoir soit la langue dans laquelle la demande
internationale est déposée, soit la langue dans laquelle elle doit être
transmise à l'OMPI (voir l'article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du
RMC);
- un point A final avec des cases à cocher pour indiquer les annexes
(traductions jointes).
Les cases des rubriques 0.1, 0.2 et 0.3 doivent obligatoirement être cochées.
Si la case 0.2 n'est pas cochée, la deuxième langue (la langue de l'EM 2) sera
automatiquement utilisée.
L'usage de l'un de ces formulaires est obligatoire (voir règle 83, paragraphe 2,
point b) , et règle 103, paragraphe 2, point a), du REMC). Les demandeurs ne
peuvent en utiliser d'autres ou en modifier le contenu ou la présentation.
Toutefois, le MM 2 de l'OMPI et l'EM 2 de l'Office sont tous deux disponibles
sur l'Internet en format .doc, de sorte qu'il est possible d'insérer autant de
texte que nécessaire dans les différentes rubriques et d'éviter l'ajout
d'annexes.
La numérotation des rubriques de l'EM 2 de l'Office correspond à celle du MM
2 de l'OMPI, de sorte que la même rubrique porte le même numéro dans
toutes les versions. L'omission de certains numéros ou lettres relatifs aux
rubriques qui ne s'appliquent pas à une situation particulière ou à une langue
particulière est délibérée et n'est pas une erreur.
Le formulaire doit être rempli dans la langue du document. Il n'est pas
possible de choisir une autre langue que celle du formulaire.
Sauf indication contraire ci-dessous, toutes les rubriques pertinentes du
formulaire doivent être remplies, à peine d'irrégularité (règle 103,
paragraphe 2, point a), du REMC).
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1.2.2.
Indications concernant le demandeur et ses représentants
S'agissant du demandeur (rubrique 2), toutes les mentions applicables au titre
de la rubrique 2.a) à d) et 2.f), doivent être complétées.
En ce qui concerne la rubrique 2.e), la langue souhaitée pour la
correspondance avec l'OMPI peut être indiquée, ce qui n'a d'intérêt que si elle
est différente de celle dans laquelle la demande internationale doit être
transmise à l'OMPI, et n'est pas pertinente pour l'Office.
(Il est à noter que, dans toutes les versions linguistiques de l'EM 2, sauf dans
les versions anglaise, française et espagnole, le demandeur doit ou peut
indiquer:
- à la rubrique 0.1: la langue (anglais, français ou espagnol) dans laquelle
la demande internationale sera transmise à l'OMPI;
- à la rubrique 0.2: la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec
l'Office;
- à la rubrique 2.e), la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec
l'OMPI.
L'Office correspondra avec l'OMPI dans la langue visée à la rubrique 0.1.)
À la rubrique 3, des indications doivent être fournies concernant la qualité
pour présenter la demande. La qualité pour présenter une demande auprès
de l'Office en tant qu'office d'origine peut être fondée sur la nationalité d'un
État membre de la Communauté européenne ou sur le domicile ou
l’établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans un État
membre. Le demandeur a le choix du critère ou des critères sur lesquels il
fonde son droit de présenter une demande. À titre d'exemple, un ressortissant
danois domicilié en Allemagne peut choisir l'office danois, l'office allemand ou
l'Office comme office d'origine (étant entendu qu'il doit avoir une marque de
base correspondante) et, s'il opte pour l'Office, il peut choisir de fonder sa
qualité pour présenter une demande sur sa nationalité ou sur son domicile.
S'il fonde sa qualité pour présenter une demande sur la nationalité, l'adresse
mentionnée à la rubrique 2.b) ne doit pas nécessairement être située dans la
Communauté et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de mentionner une autre
adresse à la rubrique 3.b), mais un représentant devant l'Office doit être
désigné (article 88 du RMC). S'il la fonde sur son domicile [si la rubrique 3.b)
est cochée], cette adresse ne doit être mentionnée à la rubrique 3.b) que si
elle diffère de celle mentionnée à la rubrique 2.b). Il en va de même si sa
qualité pour présenter une demande se fonde sur un établissement industriel
ou commercial effectif et sérieux dans un État membre de la Communauté
européenne. Ce terme doit être interprété de la même manière que dans
d'autres cas, comme dans le contexte de la représentation professionnelle
(voir Partie A, 5.3.1.1); une boîte postale ou une adresse de correspondance,
par exemple, ne suffisent pas.
L'Office vérifie si les critères relatifs au droit de présenter une demande sont
remplis sur la base des indications contenues dans le formulaire (règle 103,
paragraphe 2, point f), du REMC).
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L'Office correspond avec le demandeur à l'adresse indiquée à la rubrique 2.b)
ou 2.c), si aucun représentant auprès de l'Office n'est désigné.
Sous la rubrique 4.a), l’indication relative à un représentant devant l'OMPI est
facultative. Ce représentant n’a pas besoin d’être un représentant au sens de
l'article 89 du RMC (voir règle 3, paragraphe 1, du REC). L'Office ne
correspond pas avec le représentant indiqué à la rubrique 4.a), mais transmet
simplement cette indication à l'OMPI. Si le demandeur entend que le
représentant choisi pour l'OMPI soit également la personne avec laquelle
l'Office doit correspondre pour ce qui concerne la demande d'enregistrement
international, la rubrique 4.b) doit également être remplie.
Sous la rubrique 4.b), un représentant devant l'Office peut et, si le demandeur
n'a pas de domicile ou d'établissement effectif et sérieux dans la
Communauté européenne, doit être désigné. Le représentant doit remplir les
conditions énoncées à l'article 89 du RMC (voir Partie A, Chapitre 6). Si la
rubrique 4.b) n'est pas remplie, mais qu'un représentant est déjà désigné
devant l'Office pour la marque de base, l'Office correspond automatiquement
avec ce dernier pour ce qui concerne également la demande d'enregistrement
international.
1.2.3.
Existence d'une marque de base
Le demandeur doit être le titulaire d'une marque de base, déposée ou
enregistrée auprès de l'office d'origine (l’Office) et la demande internationale
doit être identique à la marque de base.
Identité des personnes: il s'agit de l'identité stricto sensu. La demande
internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société
économiquement liée au titulaire de la marque de base.
La marque de base peut être (voir article 141, paragraphes 1 et 2, du RMC et
rubrique 5 de l'EM 2 de l'Office):
- une demande de marque communautaire;
- une marque communautaire enregistrée;
- une demande de marque communautaire sous réserve de son
enregistrement; dans ce cas, la demande internationale est présentée
alors que la marque communautaire n'est pas enregistrée, mais est
réputée être parvenue à la date d'enregistrement de la marque
communautaire et ce n'est qu'ensuite que l'Office traitera et transmettra la
demande internationale.
La demande ou l'enregistrement de marque communautaire doit être pendant
ou en vigueur; en d'autres termes, il ne doit avoir été ni refusé en dernier
recours, ni déclaré nul ni retiré.
Le numéro de la marque de base, ainsi que la date de dépôt ou
d'enregistrement, doivent être mentionnés à la rubrique 5; dans le cas visé à
l'article 141, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMC, seul le numéro de la
demande de marque communautaire doit être mentionné et la date
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d'enregistrement sera ajoutée par l'Office. Les demandeurs doivent donc
attendre d’avoir reçu le numéro de la marque communautaire avant de
déposer la demande internationale.
1.2.4.
Revendication de priorité
Si une priorité est revendiquée à la rubrique 6, l'office du dépôt antérieur, le
numéro de dépôt (s'il est disponible) et la date de dépôt doivent être précisés.
Les documents concernant la priorité ne sont pas nécessaires et ne doivent
pas être joints; ils ne seront pas transmis à l'OMPI. L'Office se limite à vérifier
si les indications requises sont fournies à la rubrique 6 et ne contrôle pas la
validité de la revendication.
1.2.5.
Identité avec la marque de base
Les rubriques 7 à 9 concernent la marque pour laquelle la demande
internationale est déposée et son identité avec la marque de base.
Dans le formulaire EM 2 de l'Office, la rubrique 7.a) est déjà cochée et l'Office
transmet toujours la représentation de la marque telle qu'elle figure dans sa
banque de données pour la marque de base. Si le formulaire MM 2 de l'OMPI
est utilisé, la représentation de la marque doit être fournie et doit être
identique à la marque de base. L'Office doit vérifier que c'est bien le cas
(règle 103, paragraphe 2, point c), du REMC).
La rubrique 7.c) ne peut être cochée que si la marque est réellement en
caractères standard.
Sous la rubrique 8.a), une couleur peut être revendiquée. Lorsque la marque
communautaire de base est déposée en couleur, elle doit être accompagnée
d'une description des couleurs. La même description doit figurer dans la
demande internationale. Voir la règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC
et la règle 9, paragraphe 4, point a), sous vii), du REC).
Si la marque de base est
- une marque pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant
que telles,
- une marque tridimensionnelle ou sonore,
- une marque collective,
la même indication doit apparaître dans la demande d'enregistrement
international et la rubrique 7.d) ou 9.d) doit être cochée. Voir règle 103,
paragraphe 2, point d), du REMC et règle 9, paragraphe 4, point a), sous
viibis) à x), du REC.
Si la marque de base contient une description, la même description doit
figurer dans la demande internationale [rubrique 9.e)]. Voir règle 103,
paragraphe 2, point d), du REMC; règle 9, paragraphe 4, point a), sous xi), du
REC.
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Il est possible d’inclure une déclaration de renonciation à invoquer un droit
exclusif sur un élément même si cela n’a pas été fait pour la marque de base
[rubrique 9.g)]. Voir règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC; règle 9,
paragraphe 4, point b), sous v), du REC .
À la rubrique 9.b) ou 9.c), une traduction de la marque ou l'indication que la
marque n'a pas de signification et ne peut pas être traduite peut être jointe.
Cette indication est considérée comme facultative par l'Office (non couverte
par la règle 103 du REMC) et également par l'OMPI [règle 9, paragraphe 4,
point b), sous iii), du REC] et l'on ignore si cette indication a une quelconque
conséquence juridique devant d'autres offices désignés.
La rubrique 9.f) (éléments verbaux de la marque) n'a pas d'importance. Son
objet est purement administratif, comme l'explique le Guide de l'OMPI, point
B.II.15.08.
La rubrique 9.a) concerne la translittération de la marque. L'Office ne
s'opposera pas à la demande d'enregistrement international si cette rubrique
n'est pas cochée. Voir règle 103, paragraphe 2, où ce point n'est délibérément
pas considéré comme une éventuelle irrégularité. La raison en est qu'à
l'exception des caractères grecs et cyrilliques, l'Office traite les marques qui
ne sont pas composées de caractères latins comme des marques purement
figuratives et ne vérifie pas si ces éléments constituent ou non des caractères.
Cependant, l'OMPI impose une translittération en caractères latins si la
marque contient des caractères autres que latins [voir règle 9, paragraphe 4,
point a), sous xii), du REC). L'absence de translittération constitue une
irrégularité, à laquelle le demandeur doit remédier directement auprès de
l'OMPI (voir règle 11, paragraphe 2, du REC).
Les rubriques 9.a), 9.b), 9.c) et 9.f) apparaissent toutefois dans le formulaire
EM 2 de l'Office, parce qu'elles peuvent se révéler intéressantes pour les
demandeurs dans le cadre de procédures devant l'OMPI ou des offices
désignés.
Même si, dans la plupart des cas, une demande internationale est basée sur
une demande ou un enregistrement de marque communautaire unique, elle
peut aussi être basée sur plusieurs demandes de marque communautaire ou
marques communautaires identiques déposées au nom du même titulaire et
qui couvrent ensemble les produits et services auxquels se rapporte la
demande internationale.
1.2.6.
Liste des produits et services
La rubrique 10 invite le demandeur à préciser la liste des produits et services,
par ordre de classe. Cette liste peut être identique ou plus restreinte que celle
de la marque de base, mais pas plus étendue. À cette fin, la comparaison doit
être faite avec la liste contenue dans la demande de base au moment où la
demande internationale est déposée. Exemple: la demande de base a été
déposée pour cinq classes. À la suite d'une opposition, la marque a été
enregistrée uniquement pour la classe 10. À partir de ce moment, la demande
Page 12
internationale ne peut couvrir que la classe 10 ou des produits individuels de
la classe 10.
Sous réserve de ces limites, la liste peut être différente selon les offices
désignés.
La liste des produits et services doit toujours être dressée dans la langue de
la demande internationale. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le
français (c'est-à-dire la langue dans laquelle la demande internationale doit
être transmise à l'OMPI), le demandeur peut fournir une traduction dans cette
langue (article 142, paragraphe 3, du RMC).
Dans ce cas, il doit cocher la première case de la rubrique 0.3 et la case
correspondante de la rubrique A (annexe).
À défaut, il doit cocher la deuxième case de la rubrique 0.3 et autoriser l'Office
à effectuer la traduction ou à utiliser une traduction existante (règle 102,
paragraphe 4, et règle 103, paragraphe 3, du REMC). Si l'autorisation fait
défaut (soit parce que la case n'a pas été cochée comme il convient, soit
parce que le formulaire de l'OMPI a été utilisé), l'Office invite le demandeur à
remédier à l'irrégularité dans le délais qu'il impartit (un mois). Le demandeur a
intérêt à remédier à l'irrégularité le plus vite possible pour que l'Office la
transmette à l'OMPI dans les deux mois suivant sa réception et pour que
l'enregistrement international porte la date à laquelle il a été reçu à l'Office
(voir l'article 3, paragraphe 4), du protocole de Madrid).
La traduction, si elle existe, sera reprise de la marque de base, en particulier
s’il s’agit d’une demande de marque qui a été publiée ou une d’une marque
communautaire enregistrée. Si cela n'est pas possible, c'est-à-dire si la
traduction de la demande de base n'est pas encore disponible ou si la liste,
quoique plus restreinte, a un libellé différent de celui de la liste de la marque
de base ou encore si le demandeur a fourni différentes listes à des offices
désignés différents, la liste ou les listes doivent être transmises dans les plus
brefs délais au Centre de traduction. Le Centre s'est engagé à fournir la
traduction dans les 4 jours ouvrables. La demande de traduction inclura tous
les autres éléments textuels, comme les revendications de couleurs ou les
descriptions que le demandeur n'a pas traduites non plus. À cette fin, les
rubriques 8 et 9 doivent être soigneusement vérifiées en tenant compte des
indications mentionnées à la rubrique A et des annexes fournies par le
demandeur. Ces traductions ne seront pas reprises ultérieurement dans
EUROMARC pour la demande de base: on risquerait trop d’occulter des
différences ou des modifications ultérieures dans les deux listes.
Le demandeur ne sera pas consulté au sujet des traductions effectuées par
l'Office. Lorsque la traduction est déjà disponible pour la marque de base, le
demandeur la connaît. Dans ce cas, le fait qu'il ait fourni lui-même cette
traduction ne fait aucune différence.
La liste des produits et services doit être correctement classifiée et groupée.
C'est le cas si la classification de la demande de base de marque
Page 13
communautaire a déjà été vérifiée. Sans quoi, la classification effectuée par le
demandeur ou, à défaut, la liste des produits et services pour lesquels un
enregistrement international est demandé doit être simplement acceptée telle
quelle en vue de la transmission de la demande internationale.
1.2.7.
Parties contractantes désignées
Une demande internationale déposée auprès de l'Office est exclusivement
régie par le protocole de Madrid. Seules peuvent être désignées les parties
contractantes qui sont parties au protocole, indépendamment du fait qu'elles
soient également liées par l'arrangement de Madrid.
Les cases de la rubrique 11 du formulaire EM 2 de l'Office dressent la liste de
toutes les parties contractantes actuelles du protocole de Madrid, à
l'exception de la Communauté européenne, étant donné que cette dernière ne
peut être désignée dans une demande d'enregistrement international
déposée auprès de l'Office (pas d'auto-désignation, voir article 3bis, deuxième
phrase, du protocole de Madrid). Les parties contractantes qui adhèrent au
protocole après la publication du formulaire peuvent être ajoutées sous le
chapeau «autres». Le formulaire sera mis à jour aussi souvent que
nécessaire afin d'ajouter à la liste les nouvelles parties au protocole.
L'examinateur vérifiera qu'au moins une désignation a été valablement
réalisée. Si des États qui ne sont pas ou pas encore parties au protocole sont
mentionnés sous «autres», l'examinateur n'y fera pas objection, étant donné
que cela n'a pas d'incidence sur les autres désignations, de sorte que la
demande sera transmise dans les plus brefs délais. Cependant, le demandeur
recevra certainement une notification d'irrégularité de l'OMPI.
1.2.8.
Signature
La signature du demandeur (rubrique 12) est facultative. La Communauté n'a
pas eu recours à la faculté conférée par la règle 9, paragraphe 2, point b), du
REC, d'imposer la signature du demandeur, étant donné que ce sont les
éléments contenus dans le formulaire qui seront transmis à l'OMPI et non
l'original ou un fac-similé de celui-ci.
1.2.9.
Autres formulaires
Lorsque les États-Unis d'Amérique sont désignés, le demandeur doit joindre
le formulaire MM 18 de l'OMPI signé (voir rubrique 11, note de bas de
page**). Cela doit toujours se faire en anglais, quelle que soit la langue de la
demande internationale. L'examinateur ne formulera pas d'objection si le
formulaire MM 18 est absent ou n'est pas correctement complété dans la
mesure où cela n'a pas d'incidence sur la validité des autres désignations.
Le formulaire MM 17 de l'OMPI permet de revendiquer l'ancienneté d'une
marque nationale dans une demande internationale désignant la
Communauté européenne. Étant donné que cela est impossible dans une
demande internationale pour laquelle l'Office est l'office d'origine, cette
Page 14
ancienneté ne peut être revendiquée. Tout formulaire MM 17 joint malgré tout
à une demande internationale sera ignoré par l'examinateur et ne sera pas
transmis à l'OMPI.
1.3.
Transmission de la demande internationale
Si des irrégularités existent et que, selon les explications qui précèdent, le
demandeur doit y remédier, l'examinateur adresse à ce dernier une lettre type
M 106 et lui accorde un délai d’un mois pour y remédier. Si le demandeur ne
réagit pas, l'examinateur refusera de transmettre la demande
d'enregistrement international par lettre type M 100. Ceci n'exclut pas le dépôt
d'une nouvelle demande internationale ultérieurement. Si la langue de la
demande internationale n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, la
correspondance adressée au demandeur sera rédigée dans la langue de la
demande internationale, à moins que la première case de la rubrique 0.2 n'ait
été cochée (voir article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC).
Les examinateurs sont invités à s'efforcer de résoudre les problèmes, en
particulier les irrégularités mineures, ou à demander des éclaircissements par
téléphone afin d'accélérer la procédure. Les demandeurs et leurs
représentants doivent être conscients qu'il est risqué de laisser expirer le délai
d’un mois et seraient bien inspirés de répondre immédiatement. Plus tôt il est
remédié à l'irrégularité, plus grande sont les chances que l'examinateur
puisse transmettre la demande internationale dans les deux mois afin que la
date de réception reste la date de l'enregistrement international.
Dès que l'examinateur estime que la demande internationale remplit les
conditions, il la transmet à l'OMPI (voir règle 104 du REMC). La transmission
se fait par voie électronique, à l'exception des documents qui ne peuvent être
réduits au format XML, comme les feuilles de calcul des taxes ou le MM 18;
ces autres documents seront transmis en tant qu'annexes numérisées. La
transmission électronique contient la certification de l'office d'origine visée à
l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid. C'est la raison pour laquelle
la rubrique 13 du formulaire MM 2 de l'OMPI n'apparaît pas sur l'EM 2 de
l'Office.
L'Office peut recevoir une notification d'irrégularité de l'OMPI. L'Office ou le
demandeur doit remédier à cette irrégularité, selon sa nature. L'examinateur
doit s'efforcer de remédier à toute irrégularité visée à la règle 11,
paragraphe 4, du REC.
L'OMPI peut aussi notifier des irrégularités concernant la classification des
produits et services (règle 12 du REC), concernant l'indication des produits
et services (règle 13 du REC) ou concernant les deux. Le demandeur est
informé en même temps de l'irrégularité par le Bureau international et peut
présenter ses observations à l'Office, mais pas directement au Bureau
international
Si l'OMPI notifie une irrégularité concernant la classification des produits et
services (règle 12 du REC), l'examinateur n'a pas recours à la possibilité
Page 15
prévue dans la règle 12, paragraphe 2, du REC d'exprimer une opinion
différente. L'examinateur doit accepter la proposition de l'OMPI. Si le
titulaire envoie une contre-proposition ou une confirmation d'acceptation,
l'Office l'envoie telle quelle au Bureau international.
Si l'OMPI notifie une irrégularité concernant l'indication des produits et
services (terme trop vague par exemple, voir règle 13 du REC),
l'examinateur n'a pas recours à la possibilité prévue dans la règle 13,
paragraphe 2, du REC de faire une proposition pour remédier à
l'irrégularité. Si le titulaire envoie une proposition, l'Office la transmet telle
quelle au Bureau international.
2.
Désignations postérieures
Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures
ne doivent pas nécessairement être déposées par l'intermédiaire de l'office
d'origine et peuvent l'être directement auprès de l'OMPI, [règle 24,
paragraphe 2, point a), du REC].
Il est recommandé de présenter la désignation postérieure directement au
Bureau international.
Dans le cas d'un transfert de l'enregistrement international à une personne qui
n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par le biais de
l'Office, les désignations postérieures doivent être présentées directement au
Bureau international, voir article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de
Madrid et règle 105, paragraphe d), du REMC (exemple: le titulaire français
d'un enregistrement international assigné à une société suisse qui désire
effectuer une désignation postérieure; la société suisse ne peut pas déposer
sa désignation postérieure devant l'Office car elle n'est pas établie sur le
territoire de la Communauté européenne et doit s'adresser directement à
l'OMPI).
Des désignations postérieures ne peuvent être faites qu'après le dépôt d'une
demande internationale initiale et l'octroi d'un enregistrement international. Si
elles sont reçues avant l'enregistrement de la demande internationale, elles
sont réputées non déposées par l’Office. Les désignations postérieures ne
sont pas subordonnées au paiement d'une taxe de dépôt.
Les désignations postérieures doivent être faites au moyen du formulaire
officiel, [règle 102, paragraphes 1 et 2, règle 103, paragraphe 1, point a), et
règle 83, paragraphe 2, point b) du REMC]. Le formulaire MM 4 de l'OMPI doit
être utilisé pour les versions anglaise, espagnole et française. Il n'existe pas
de formulaire de l'Office dans ces langues, étant donné qu'aucune mention
spéciale n'est réclamée par l'Office. Pour les autres langues officielles de la
Communauté européenne, le formulaire EM 4 de l'Office doit être utilisé.
La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 4 de l'OMPI) est un
élément indispensable de la désignation postérieure en ce que, si elle n'est
pas remplie, le Bureau international constatera une irrégularité. Le formulaire
Page 16
MM4 de l’OMPI en version anglaise, espagnole et française contient cette
feuille dans la langue correspondante; pour toutes les autres versions
linguistiques de l'EM 4, le demandeur doit joindre la feuille dans la langue
adéquate (à savoir la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être
transmise à l'OMPI). Cependant, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul de
la taxe est jointe ou si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra
telle quelle à l'OMPI en tant qu'annexe numérisée à la communication
électronique, mais sans vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes
questions concernant le mode de paiement et le montant à verser doivent être
adressées à l'OMPI. À défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de
l'OMPI qui est disponible sur son site web.
Dans les formulaires MM 4 et EM 4, les indications à fournir sont assez
restreintes par rapport au MM 2; elles se limitent essentiellement à des
informations concernant le demandeur et sa qualité pour présenter une
demande, le représentant, la liste des produits et services et la désignation
d'autres parties contractantes au protocole de Madrid. Ces informations
doivent, pour l'essentiel, être présentées de la même manière que dans le
MM 2 et l'examen de la demande sera également réalisé de la même façon.
Les lettres types M 101 et M 100 doivent également être utilisées pour les
désignations postérieures avec les modifications correspondantes. En ce qui
concerne la qualité pour présenter une demande, la seule différence est
qu'une désignation postérieure peut être déposée auprès de l'Office alors qu'il
n'était pas l'office d'origine si l'enregistrement international a été transféré à
un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou à une
personne ayant son domicile ou son établissement dans la Communauté
européenne (l'Office en «tant qu'office de la partie contractante du titulaire»)
(voir règle 1, sous xxvibis, et règle 24, paragraphe 2, du REC).
La liste des produits et services peut être identique à celle présentée dans
l'enregistrement international [rubrique 5.a)] ou différente de celle-ci pour
autant qu'elle soit plus restreinte que celle de l'enregistrement international
[rubrique 5.b) ou 5.c)]. La liste ne peut être plus étendue que l'enregistrement
international même si elle est couverte par la marque de base [voir règle 105,
point c), du REMC). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une comparaison
avec la liste de la marque de base.
Sous réserve de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour
différents États désignés postérieurement.
La marque doit nécessairement être la même que celle de l'enregistrement
international initial.
Les désignations postérieures doivent être faites dans la même langue que la
demande internationale initiale (article 144 du RMC), à défaut de quoi l'Office
refusera de transmettre la désignation postérieure [règle 105, paragraphe 1,
point a), et paragraphes 2 et 4].
Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le demandeur
doit cocher la rubrique 0.1 du formulaire EM 4 de l'Office et indiquer dans
Page 17
quelle langue la demande internationale sera transmise à l'OMPI. Cette
langue peut être différente de celle de l'enregistrement international. Les
rubriques 0.2 et 0.3 doivent également être remplies en ce qui concerne la
traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance
entre le demandeur et l'Office. Les explications visées aux points 1.2.1 et
1.2.6 de la partie B.13 s'appliquent également.
3.
Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de
base
Si, dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, la
marque de base cesse de produire ses effets en tout ou partie,
l'enregistrement international est annulé dans la même mesure. C'est ce que
l'on appelle couramment la «dépendance» de l'enregistrement international
vis-à-vis de la marque de base ou «l'attaque centrale», bien que
l'enregistrement international puisse être annulé non seulement si un tiers
attaque la marque de base, mais aussi si cette dernière a cessé de produire
ses effets à la suite d'une action ou d'une absence d'action de son titulaire.
Dans le cas d'une marque communautaire, ceci couvre les cas où, en tout ou
en partie (pour certains produits ou services seulement):
- la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé
l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été
rejetée;
- la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement
international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une
renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses
droits ou elle a été déclarée nulle par l'Office ou par un tribunal des
marques communautaires sur demande reconventionnelle dans une
action en contrefaçon.
Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'Office ou d'un tribunal des
marques communautaires), la décision doit être définitive.
Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'examinateur doit en informer
l'OMPI au moyen de la lettre type W 146 [pour plus de détails, voir règle 106,
paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, du REMC). L’examinateur doit
vérifier que la demande internationale était enregistrée avant d’envoyer une
telle notification.
Il y a également lieu de notifier à l'OMPI les cas où une procédure a été
engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une
décision définitive dans ce délai. Cette notification doit être faite
immédiatement à l'expiration du délai de cinq ans. Cette notification doit avoir
lieu dans les cas suivants:
- le refus de la demande de base de marque communautaire pour des
motifs absolus a fait l'objet d'un recours et le recours est pendant;
- une opposition est pendante (y compris les éventuels recours devant les
chambres de recours ou la Cour de justice);
- une demande en annulation est pendante devant l'Office (y compris les
éventuels recours devant les chambres de recours ou la Cour de justice);
Page 18
-
selon le registre des marques communautaires, une demande
reconventionnelle en nullité a été introduite devant un tribunal des
marques communautaires contre la marque communautaire.
Pour de plus amples détails, voir règle 106, paragraphe 3, du REMC.
Dans ces cas, une nouvelle notification doit être adressée à l'OMPI dès que la
décision définitive a été rendue ou que la procédure est terminée; en d'autres
termes, l'OMPI doit être informée du fait et de la mesure dans laquelle la
marque de base a cessé de produire des effets, est pendante ou a été
enregistrée (voir règle 103, paragraphe 4, du REMC).
Il est à noter que cette notification n'a pas lieu d'être si, à l'expiration du délai
de cinq ans,
- la demande de base de marque communautaire a été refusée pour des
motifs absolus, mais aucun recours n'a été formé ou le recours a été
introduit après l'expiration du délai de cinq ans;
- une opposition ou une demande en déchéance ou en nullité est réputée
ne pas avoir été présentée parce que la taxe n'a pas été payée.
Il convient également de relever que l'on ne peut pas envoyer de notification
juste après la réception d'une opposition ou d'un recours. À titre d'exemple,
des oppositions qui prennent fin dans le délai de cinq ans parce que
l'opposition a été retirée ne doivent pas être notifiées. En revanche, si une
opposition est classée au cours des cinq ans parce que le demandeur de la
marque communautaire retire sa demande, cela doit être notifié en raison du
fait que ce cas relève de la règle 106, paragraphe 1, point a), du REMC.
Un autre cas à notifier à l'OMPI est celui où la demande de base de marque
communautaire ou la marque communautaire de base a été divisée durant le
délai de cinq ans [règle 106, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du
REMC]. Ceci peut survenir en cas de transfert partiel ou en vertu des
nouveaux articles 44bis et 48bis du RMC.
Cette notification présente deux différences par rapport aux autres cas:
- elle doit avoir lieu immédiatement, à savoir dès que la division de la
demande ou de l'enregistrement est inscrite dans EUROMARC;
- elle n'a pas d'effet sur la validité de l'enregistrement international; elle ne
sert qu'à garder une trace du nombre de marques sur lesquelles
l'enregistrement international se fonde. Voir règle 106, paragraphe 2,
point d), du REMC, où ce cas n'est délibérément pas cité comme motif de
nullité de l'enregistrement international.
4.
Transmission de modifications
l'enregistrement international1
ayant
une
incidence
sur
Le registre international est tenu par l'OMPI. En principe, un office d'origine
n'est pas concerné par les modifications affectant l'enregistrement
international et les offices désignés ne le sont que dans la mesure où ils
reçoivent des notifications de l'OMPI sur ces modifications afin de les insérer
dans leurs propres banques de données.
1
Ce chapitre figure dans la section 1 consacrée au rôle de l’Office en tant qu’office d’origine mais traite également en
partie du rôle de l’Office en tant qu’office désigné
Page 19
Le principe est que tout changement relatif à l'enregistrement international est
directement communiqué à l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement
international. L'Office ne s'occupe pas des demandes de renouvellement ou
du paiement des taxes de renouvellement, voir règle 107 du REMC.
4.1.
Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans
examen
Les demandes d'inscriptions suivantes relatives à un enregistrement
international peuvent également être présentées à l'Office en tant qu'office de
la partie contractante du titulaire (voir règles 20, 20bis et 25, paragraphe 1, du
REC):
- un changement du titulaire au moyen du formulaire MM 5 de l'OMPI
(même si cela ne concerne qu'une partie des produits et services ou
certains offices désignés) (cela correspond à un transfert dans la
terminologie de la marque communautaire);
- une limitation de la liste des produits et services ou une renonciation au
moyen du formulaire MM 6 ou MM 7 de l'OMPI (cela correspond à une
renonciation totale ou partielle dans la terminologie de la marque
communautaire);
- une radiation totale ou partielle de l'enregistrement international au moyen
du formulaire MM 8 de l'OMPI (ce qui est en fait une limitation ou une
renonciation s'appliquant à l'ensemble des offices désignés
simultanément);
- une modification du nom ou de l'adresse du titulaire au moyen du
formulaire MM 9 de l'OMPI;
- une licence au moyen du formulaire MM 13 de l'OMPI;
- une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement (dans la
terminologie de la marque communautaire, cela correspond à la
constitution d’un droit réel, à une mesure d'exécution forcée ou à une
procédure d'insolvabilité) (aucun formulaire OMPI particulier).
Lorsque ces demandes sont présentées à l'Office par le titulaire de
l'enregistrement international, elles sont simplement transmises à l'OMPI sans
examen. Les dispositions du RMC et du REMC relatives aux procédures
correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier, les règles linguistiques
sont celles du REC et aucune taxe ne doit être versée à l'Office.
Ces demandes ne peuvent être présentées que par l'intermédiaire de l'Office
s'il est l'office de la partie contractante du titulaire, c'est-à-dire l'office d'origine,
ou s'il devient compétent à la suite d'un transfert de l'enregistrement
international [voir règle 1, sous xxvibis), du REC). Cependant, cette condition
n'est pas vérifiée par l'Office, parce que ce dernier se limite à transmettre la
demande et que la demande aurait pu être directement déposée auprès de
l'OMPI.
En résumé, lorsque ces demandes sont présentées par le titulaire de
l'enregistrement international, l'Office joue un simple rôle de boîte aux lettres.
Page 20
Dans la mesure où la règle 20, paragraphe 1, du REC dispose qu'un office de
la partie contractante du titulaire peut, de sa propre initiative, informer l'OMPI
que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été
restreint et autorise l'office désigné à notifier cette restriction, cette faculté ne
sera pas utilisée.
4.2.
Cas où les demandes de modifications doivent être transmises après
un examen restreint
La règle 20, paragraphe 1, point a), la règle 20bis, paragraphe 1, et la
règle 25, paragraphe 1, point b), du REC disposent que la demande
d'inscription d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du
droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international ne peut être
directement transmise à l'OMPI que si elle est faite par le titulaire dudit
enregistrement. Il serait virtuellement impossible d'enregistrer un changement
du titulaire ou une licence à l'OMPI si:
- le titulaire initial n'existe plus (fusion, décès), ou
- le titulaire ne se montre pas coopératif avec le licencié ou (plus
probablement encore) avec le bénéficiaire d'une mesure d'exécution
forcée.
Pour ces raisons, le nouveau titulaire, le licencié ou le bénéficiaire du droit
réel n’a d'autre choix que de présenter une demande d'inscription auprès de
l'office de la partie contractante du titulaire. L'OMPI enregistrera ces
demandes sans procéder à un examen sur le fond du fait qu'elles ont été
transmises par l'office de la partie contractante du titulaire.
Afin d'éviter qu'un tiers ne puisse devenir le titulaire ou le licencié d'un
enregistrement international, il est impératif que l'Office examine toutes les
demandes d’enregistrement d'un changement du titulaire, d’une licence ou
d’une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international, qui ne sont pas présentées par le titulaire dudit enregistrement,
pour déterminer s'il existe une preuve du transfert, de la licence ou d'un autre
droit. Tel est le sens de la règle 120 du REMC. L'examen se limite à la preuve
du transfert de la licence ou d'un autre droit et la règle 31, paragraphes 1 et 5,
du REMC et les parties correspondantes des directives de l'Office sur les
transferts et les licences s'appliquent par analogie. Si la preuve n'est pas
apportée, l'examinateur refusera de transmettre la demande à l'OMPI. Cette
décision est susceptible de recours.
À tous les autres égards, les règles du RMC et du REMC ne s'appliquent pas.
En particulier, la demande doit être établie dans l'une des langues de l'OMPI
et sur le formulaire correspondant de l'OMPI et aucune taxe n'est due à
l'Office.
5.
Lien avec l'arrangement de Madrid
Une désignation de la Communauté européenne est exclusivement régie par
le protocole de Madrid et une demande internationale ou une désignation
Page 21
postérieure déposée par l'Office en qualité d'office d'origine est également
exclusivement régie par le protocole de Madrid.
Toutefois, si l'enregistrement international a été transféré d'une personne
ressortissant d'un État qui est partie contractante à l'arrangement à une
personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou
ayant son domicile ou son établissement dans la Communauté européenne et
lorsque, de ce fait, l'Office est devenu l'office de la partie contractante du
titulaire, la question qui se pose est de savoir si l'arrangement de Madrid
s'applique. La réponse à cette question est la suivante:
-
-
si une désignation postérieure est présentée à l'Office en sa qualité
d'office de la partie contractante du titulaire, seuls les États liés par le
protocole peuvent être désignés; les États qui ne sont parties qu’à
l'arrangement ne peuvent pas être désignés. Ceci découle de la règle 24,
paragraphe 1, point c), du REC, étant donné que l'Office n'est lié que par
le protocole;
si une demande d'inscription d'un changement du titulaire, d’une licence
ou d'un autre droit est présentée à l'Office en sa qualité d'office de la
partie contractante du titulaire, la situation suivante peut se produire: le
titulaire précédent était un ressortissant d'un État lié par l'arrangement et il
a désigné des États liés par l'arrangement, y compris des États qui ne
sont pas liés par le protocole; il a cédé l'enregistrement international à un
ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui est lié
par l'arrangement (la France, par exemple). Le nouveau titulaire a le choix
entre l'office national de cet État membre et l'Office pour déposer les
demandes d'inscription par l'intermédiaire de l'office de la partie
contractante du titulaire. La demande d'inscription d'une modification peut
alors concerner n'importe quelle désignation, y compris celle d'un État qui
n'est lié que par l'arrangement. L'examinateur doit tenir compte de cet
élément lors du traitement des demandes conformément aux points 4.1 et
4.2.
SECTION 2: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE DÉSIGNÉ
1.
Vue d'ensemble
Les principales étapes de la procédure devant l'Office en tant qu'office
désigné sont les suivantes:
- la réception et la première republication des enregistrements
internationaux désignant la Communauté européenne;
- l'examen des motifs absolus;
- l'examen des oppositions formées contre les enregistrements
internationaux;
- les recherches et le traitement des revendications d'ancienneté ainsi que
les autres étapes de l'examen.
Page 22
Si l’enregistrement international est entièrement radié du registre international
et que l’Office en est informé par l’OMPI, (message d'extinction reçu), le
dossier est classé. Cela peut se produire à tout moment de la procédure.
L'enregistrement international désignant la Communauté européenne peut
également faire l'objet d'une demande en nullité. Cet aspect n'est pas abordé
dans cette partie des présentes directives étant donné qu'il ne présente pas
de particularités par rapport aux demandes en nullité formées contre des
marques communautaires.
Représentation professionnelle:
Dans toutes les procédures entre l’Office et le titulaire international pour
lesquelles une mesure doit être prise, un représentant est désigné devant
l’Office conformément aux conditions de représentation habituelle (articles 88
et 89 du RMC). En particulier, la désignation d'un représentant devant l’OMPI,
lequel satisfait aux règles de l’Office ne suffit pas. Au besoin, le représentant
doit être désignéexpressément devant l’Office, en particulier dans les cas
suivants:
revendication d’ancienneté, indication d’une deuxième langue
ou marque collective s’il doit y avoir un échange de
correspondance avec l’Office suite à la demande internationale;
examen des motifs absolus ou relatifs dans le cas d’un refus
provisoire, même si le titulaire international n’a pas l’intention de
répondre à l’objection de l’Office.
2.
Enregistrement international ou désignation postérieure de la
Communauté européenne
Toute personne ressortissant d'un État partie au protocole de Madrid ou y
ayant son domicile ou un établissement commercial et qui est titulaire d'une
demande ou d'un enregistrement national dans ledit État (une «marque de
base») peut, par l'intermédiaire de l'office national où la marque de base est
enregistrée («l'office d'origine»), présenter une demande internationale
auprès de l'office d'origine ou une désignation postérieure auprès de l'OMPI,
dans laquelle il peut désigner d'autres États ou organisations internationales
parties au protocole de Madrid (72 États en avril 2007).
Depuis le 1er octobre 2004, il peut également désigner la Communauté
européenne en utilisant les formulaires suivants de l'OMPI:
- MM2 (Demande d'enregistrement international relevant exclusivement du
protocole relatif à l'Arrangement de Madrid),
- MM 3 (Demande d'enregistrement international relevant à la fois de
l'arrangement de Madrid et du protocole relatif à cet arrangement), ou
- MM 4 (Désignation postérieure à l'enregistrement international).
Ces formulaires ont été modifiés par l'OMPI pour permettre, en particulier,
l'indication d'une deuxième langue différente de la première parmi les quatre
autres restantes de l'OHMI quand la Communauté européenne est désignée.
Page 23
S'agissant de la revendication d'ancienneté contenue dans la demande
d'enregistrement international, un formulaire séparé a été créé et doit être
joint à la demande d'enregistrement international désignant la Communauté
européenne ou à la désignation postérieure de la Communauté européenne.
- MM 17 (Revendication d'ancienneté - Communauté européenne).
L'OMPI enregistre la demande internationale après avoir contrôlé plusieurs
formalités et sur la base de la certification par l'office d'origine que la
demande internationale est identique à la demande ou à l'enregistrement
national sur lequel elle se fonde.
L'OMPI est également compétente pour procéder à l'examen de la
classification; elle décide en dernière instance en cas de désaccord avec un
office national. Ensuite, l'OMPI notifie l'enregistrement international aux
offices désignés. L'Office ne reçoit ni ne voit les formulaires de l'OMPI, étant
donné qu'il reçoit les données en provenance de l'OMPI sous forme
électronique uniquement.
L'Office dispose ensuite de 18 mois pour notifier tous les motifs éventuels de
refus de la désignation européenne. Le délai de 18 mois commence à courir à
dater de la réception de la notification de la désignation par l'Office. L'Office
recevra les désignations par voie électronique. La date sera indiquée dans le
SPM et dans les lettres types comme la «date de notification». Dans le cas de
rectifications qui ont une incidence sur la marque elle-même ou sur les
produits et services, le délai de 18 mois recommence à courir à compter de la
nouvelle date de notification. Il appartient à l’Office de décider dans quels cas
le délai de 18 mois recommence à courir (si de nouveaux produits qui
auraient dû être inclus à l’origine sont notifiés, le délai recommence à courir
seulement concernant les nouveaux produits et l’Office doit republier
l’enregistrement international dans le Bulletin des marques communautaires
et rouvrir la période d’opposition seulement pour eux).
3.
Réception, première republication, recherches et formalités
L'enregistrement international ne fera l'objet d'aucun examen des formalités,
hormis en ce qui concerne la présence de l’indication de la deuxième langue
et du règlement d’usage dans le cas des marques collectives. Les
revendications d'ancienneté seront examinées séparément.
L’Office devrait donc rarement avoir à soulever des objections d'ordre formel.
3.1.
Réception d'enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI
Un format électronique standard sera utilisé (XML), afin de permettre la saisie
interne des données à l'Office et l'envoi de récépissés types entre l'OMPI et
l'Office.
Le traitement des échanges de données entre l'OMPI et l'Office par
l'intermédiaire de fichiers XML se fera selon le format MECA (Madrid
Electronic Communications).
Page 24
Le traitement des notifications MECA (données de l'OMPI) comprend les
étapes suivantes:
- téléchargement de fichiers XML et de fichiers d'images compressés autodécompactables (opération effectuée manuellement chaque semaine);
- importation de fichiers XML dans une banque de données temporaire
baptisée Madrid Protocol Communication;
- traitement des données à intégrer dans le SPM et des images.
Les enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI seront identifiés
dans le SPM sous le numéro d'enregistrement OMPI précédé de la lettre
«W», pour indiquer qu'il s'agit d’un enregistrement international suivie par 00
dans le cas d’un nouvel enregistrement international et 01 dans le cas d’une
désignation postérieure.
L'enregistrement international est donc importé dans le SPM sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une saisie manuelle ou délivrer un récépissé
manuellement. Étant donné qu'il s'agit de marques déjà enregistrées,
l'attribution d'une date de dépôt n'est pas non plus pertinente. Si la demande
internationale a été déposée en revendiquant la priorité d'une marque
antérieure, ni l'Office ni l'OMPI ne recevront de documents sur la priorité [voir
règle 9, paragraphe 4, point a), sous iv), du REC). L'OMPI contrôle également
la classification. Enfin, dès que la demande internationale est enregistrée
dans le registre international, l'OMPI publie l'enregistrement dans la Gazette
internationale et délivre le certificat d'enregistrement international.
3.2.
Première republication2
Dès réception de l'enregistrement international, celui-ci est automatiquement
republié au Bulletin des marques communautaires après une vérification
automatique des champs obligatoires. Hormis des cas exceptionnels où la
deuxième langue n'est pas mentionnée, les enregistrements internationaux
sont donc republiés immédiatement après leur réception.
La publication se limitera aux données bibliographiques, à la représentation
de la marque et aux numéros des classes, mais n'inclura pas la liste précise
des produits et services. En d'autres termes, l'Office ne traduira pas les
enregistrements internationaux. La publication contiendra une référence à la
publication de l'enregistrement international OMPI dans la Gazette, qui devra
être consultée pour tout autre renseignement. Pour plus de détails, voir la
nouvelle Partie M du Vade-mecum sur notre site web.
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, du RMC, deuxième
phrase, l'enregistrement international produit, à compter de sa première
republication, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire
qui a été publiée.
2
Les enregistrements internationaux sont d’abord publiés par l'OMPI dans la Gazette internationale puis «republiés»
par l’Office à deux moments différents.
Page 25
3.3.
Langues
Conformément à la règle 126 du REMC, la langue de dépôt de la demande
internationale est la langue de la procédure au sens de l’article 115,
paragraphe 4, du RMC. Si la langue choisie par le titulaire international dans
une procédure écrite n’est pas celle de la demande internationale, il doit
produire une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter
de la date de dépôt du document original (voir règle 96, paragraphe 1, du
REMC). Si la traduction n’est pas reçue dans les délais requis, le document
d’origine est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office.
La règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC et la règle 126 du REMC
imposent au demandeur d'indiquer dans sa demande d'enregistrement
international, sur le formulaire international, une deuxième langue parmi les
quatre autres langues de l'Office, comme langue possible aux fins des
procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité devant l'Office.
Le nouveau formulaire MM 2 (en français dans notre exemple) y fait référence
par une note de bas de page liée à la case de la Communauté européenne,
qui se lit comme suit:
«Si la Communauté européenne est désignée, il est obligatoire
d’indiquer une deuxième langue de travail devant l’Office de la Communauté
européenne, parmi l’une des suivantes:
0 Allemand 0 Anglais 0 Espagnol 0 Italien»
Dans le cas peu probable où l'OMPI n'aurait pas contrôlé le respect de
l'obligation d'indiquer une deuxième langue et, étant donné que l'OMPI ne
publie pas la deuxième langue, cette obligation doit être remplie avant que
l'Office puisse republier l'enregistrement. Il ne suffit pas de permettre à
l'opposant de déposer un acte d’opposition dans la langue qu'il souhaite,
parce que, premièrement, cela serait contraire à l'article 115 du RMC, aux fins
duquel l'enregistrement international ne ferait pas autorité et, deuxièmement,
parce que la deuxième langue est également nécessaire pour les futures
demandes en déchéance ou en nullité.
Il est donc impératif de vérifier que le titulaire de l'enregistrement international
a bien indiqué la deuxième langue. Le non-respect de cette obligation doit
conduire au refus provisoire de la protection.
Dès réception de l'enregistrement dans notre système informatique (Madrid
Protocol Communication), les données obligatoires, y compris la deuxième
langue, seront automatiquement analysées.
Si la deuxième langue n'a pas été dûment indiquée, l'enregistrement
international est inscrit à l'agenda et l'examinateur reporte la première
republication jusqu'à ce que la deuxième langue soit correctement indiquée.
Si le problème ne peut être résolu par téléphone, l'examinateur transmet,
dans les plus brefs délais, un refus provisoire à l'OMPI, accordant un délai de
deux mois pour indiquer la deuxième langue à compter de la date de la lettre.
Page 26
Cette lettre est ensuite transmise par l’OMPI au titulaire international ou à son
représentant devant l’OMPI. Le cas échéant, la lettre contient un paragraphe
demandant la désignation d’un représentant dans le même délai. Comme
l’Office applique ses propres règles de représentation, il ne suffit pas qu’un
représentant de l’OMPI figure aussi sur la liste de l’Office pour que les règles
soient respectées. Le titulaire international doit désigner formellement, s’il y a
lieu, son représentant devant l’Office.
Si la deuxième langue est indiquée dans ce délai et qu'il est établi que le
titulaire s'est également conformé à la demande de désigner un représentant,
la demande d'enregistrement international est republiée.
Dans le cas contraire, le refus provisoire est confirmé par une lettre adressée
au titulaire et, si le délai de recours a expiré sans qu’un recours soit introduit,
par une lettre adressée à l'OMPI.
Une fois le refus provisoire envoyé, il n’est pas possible d’envoyer de
déclarations d’octroi de la protection (voir règle 17, paragraphe 6, du REC). Si
un refus provisoire est envoyé en raison d'une irrégularité relative à la
recevabilité (omission d’une deuxième langue par exemple) et qu’entretemps, il a été remédié à l’irrégularité et l’enregistrement international a été
accepté en ce qui concerne les motifs absolus, l’OMPI n’est informé de
l’acceptation finale de l’enregistrement international qu’une fois la procédure
terminée (y compris l’opposition).
3.4.
Recherches
Après la première republication, la demande internationale doit être envoyée
pour procéder aux recherches. La procédure est la même que pour le dépôt
direct de marques communautaires: établissement d'un rapport de recherche
communautaire; information du titulaire des droits antérieurs cités dans le
rapport et envoi de la demande aux offices nationaux pour recherche (ceci
vaut jusqu'en 2008, date à laquelle la recherche nationale deviendra
facultative). Le rapport de recherche de la marque communautaire concerne
des marques communautaires similaires et des enregistrements
internationaux désignant la Communauté européenne. Les titulaires des
marques antérieures citées dans le rapport seront informés par lettre de
surveillance conformément à l'article 150, paragraphe 4, du RMC.
Les rapports de recherche sont envoyés directement au titulaire de
l'enregistrement international ou, s'il a désigné un représentant devant
l'Office, à ce dernier. Le titulaire n'est pas tenu de désigner un représentant à
la seule fin de recevoir le rapport de recherche.
3.5.
Revendication d'ancienneté
En application de la règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC, des
articles 34 et 148 du RMC et des règles 8 et 108 du REMC, le demandeur
peut, dans une demande internationale, se prévaloir de l'ancienneté d'une
marque antérieure dans le cadre du système de la marque communautaire
Page 27
(pour l’ancienneté revendiquée directement devant l’Office, voir paragraphe
8).
Cette revendication doit être présentée sur un formulaire officiel distinct
(MM 17), joint à la demande internationale, qui sera considéré comme faisant
partie de cette demande et précisera:
- l'Etat membre ou les États membres de la Communauté européenne
dans lesquels le droit antérieur est enregistré;
- le numéro d'enregistrement;
- la date de dépôt de l'enregistrement en question.
Suite à la décision n° EX-05-5 du président de l'Office du 1er juin 2005
concernant les documents à produire pour une revendication de priorité ou
d’ancienneté, la documentation relative à une telle revendication d’ancienneté
ne doit être produite que si l’Office le demande. Le cas échéant, la
documentation demandée se composera d’une copie de l’enregistrement
antérieur approprié certifiée conforme par l’office concerné ou, suite à la
décision n° EX-03-5 du président de l'Office, de photocopies de ces
documents ou d’impressions de banques de données officielles ou
officiellement reconnues.
Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans
les procédures engagées devant l'Office, il doit désigner un représentant
devant l'Office avant de présenter les documents en question à l'Office. Si le
titulaire d'un enregistrement international n'a pas désigné de représentant
devant l'Office, l'examinateur lui accordera deux mois pour le faire, à défaut
de quoi il constatera l'extinction du droit d'ancienneté dans son intégralité en
application de la règle 109, paragraphe 2 du REMC.
Pour le surplus, les revendications d'ancienneté présentées dans la demande
internationale doivent être examinées de la même manière que celles
présentées dans une demande de marque communautaire en application de
la règle 9, paragraphe 3, point d), et paragraphe 7, du REMC.
Si l'examen de la revendication d'ancienneté effectué au titre de la règle 109
du REMC aboutit à une décision négative, l’OMPI doit en être informé. Il en va
de même des retraits volontaires de revendication d'ancienneté, qui sont
possibles en application de la règle 13 du REMC jusqu'à la date de
publication visée à l'article 147, ou de toute autre décision relative à la
revendication d'ancienneté. Ces modifications sont publiées et
communiquées au titulaire par l'OMPI (voir nouvelle règle 21bis du REC).
Si l'Office accepte la revendication d'ancienneté, il doit en informer les offices
nationaux (y compris le Bureau Benelux) concernés (règle 109, paragraphe 4,
du REMC). Il n'est pas nécessaire d'en informer l'OMPI, puisqu’il n’y a rien à
modifier dans les publications de l'OMPI.
L'article 148, paragraphe 2, du RMC ne contient aucune disposition
permettant de se prévaloir d'une ancienneté entre le dépôt de la demande
internationale et l'expiration du délai de 18 mois. Autrement dit, il n’existe
aucune disposition équivalente à la règle 8, paragraphe 2, du RMC étant
Page 28
donné que l’ancienneté doit être revendiquée lors du dépôt de la demande
internationale devant un office national. Cependant, en vue de permettre la
revendication d'ancienneté devant l'Office avant la date visée à la règle 110,
paragraphe 1, du REMC, le paragraphe 2 autorise la présentation de ladite
revendication avant cette date. Toutefois, elle ne sera traitée et examinée par
l'Office qu'après cette date et toute correspondance pour remédier à des
irrégularités, telle une communication demandant une copie de
l'enregistrement en question, ne sera faite qu'après cette date. Ces
revendications seront traitées conformément à la règle 110 du REMC et à
l'article 35 du RMC.
Étant donné que les revendications d'ancienneté n'ont pas d'incidence sur
l'étendue de la protection de la marque, même si elles sont rejetées, leur
refus peut être communiqué à l'OMPI à tout moment (même après l'expiration
du délai de 6 mois fixé pour l'examen ex officio). En d'autres termes, leur
examen sera réalisé en même temps que celui de l'enregistrement
international sur les motifs absolus ou relatifs de refus.
3.6.
Règlement d'usage
Le titulaire d'une marque collective internationale doit présenter le règlement
d’usage de la marque directement à l'Office. La règle 121, paragraphe 2, du
REMC fixe un délai de deux mois pour ce faire, qui est calculé à compter de
la date à laquelle le Bureau international notifie l’enregistrement international
à l’Office. Si, à l'expiration de ce délai, le règlement d'usage n’a pas été
présenté, l'examinateur rend une décision de refus provisoire qui est envoyée
à l’OMPI [règle 121, paragraphe 3, point b), du REMC].
Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans
les procédures engagées devant l’Office, la notification du refus provisoire
contient une invitation à désigner un représentant. Si aucun représentant n'est
désigné dans le délai fixé, l'examinateur confirme le refus de la marque
collective dans son intégralité.
Si le titulaire international ne réagit pas à la lettre, une lettre de refus lui est
envoyée directement et, une fois le refus devenu définitif, l’OMPI est informée.
3.7.
Gestion des taxes et paiements
Le paiement à l'OMPI de la taxe individuelle pour la désignation de la
Communauté européenne dans une demande internationale ou une
désignation postérieure est vérifié par l'OMPI lorsqu'elle notifie les
enregistrements internationaux à l'Office. L'OMPI règle tous les mois avec
l'Office les paiements des taxes en francs suisses de manière groupée.
Le paiement des taxes individuelles relève exclusivement de la compétence
du département «Finances» et constitue une simple opération comptable
sans incidence sur le traitement des enregistrements internationaux
concernés.
Page 29
4.
Motifs absolus de refus
Pour d’autres renseignements sur la procédure d’examen, consulter les
directives d’examen.
4.1.
Classification
L'étape de la classification est omise lors de l'examen d'un enregistrement
international. L'Office n'examine ni ne réexamine la classification de l'OMPI.
Une décision a été prise de ne pas revoir la classification de l'OMPI et il
devrait y avoir très peu de différences avec notre procédure de classification,
étant donné que l'Office
- accepte tous les intitulés de classe;
- n'émettra pas d'objection sur le caractère «générique» ou «vague» de
termes jugés acceptables par l'OMPI.
Le Bureau international ne sera contacté par téléphone que dans le cas
d’erreurs ou de fautes d’orthographe manifestes de manière à ce qu’une
rectification puisse être effectuée.
4.2.
Examen des motifs absolus
Immédiatement après la première republication, la demande est examinée sur
la base des motifs absolus de refus.
Afin de vérifier que la première déclaration d'octroi de protection peut être
envoyée (règle 112, paragraphe 5, du REMC), il est obligatoire de terminer
l'examen des motifs absolus dans les six mois suivant la première
republication. Cela signifie qu'au cours de cette période:
- en cas d'objections, elles doivent aboutir à l'envoi d'une notification de
refus provisoire;
- en l'absence d'objections, la marque doit passer au statut «motifs
absolus: OK»;
- si l’examen n'a pas été effectué dans les six mois requis, la marque passe
automatiquement au statut «motifs absolus: OK»; ceci doit, bien
évidemment, être évité puisque l'Office est tenu de vérifier les motifs
absolus de refus.
Dès que la marque a le statut «motifs absolus: OK», la première déclaration
d'octroi de protection est délivrée automatiquement et envoyée à l'OMPI,
indiquant que la marque a fait l'objet d'un examen relatif aux motifs absolus
de refus, mais est toujours l'objet d'une opposition ou d'observations de tiers.
L'OMPI transmet cette information au titulaire international, la publie dans la
Gazette internationale et l'inscrit au registre international.
Cette première déclaration d'octroi de la protection informe le titulaire et les
tiers (elle est enregistrée par l’OMPI) que l'examen de l'Office relatif aux
motifs absolus de refus est positif.
Page 30
Lorsque le résultat d’un examen relatif aux motifs absolus est positif mais
qu’aucune déclaration d’octroi de la protection ne peut être envoyée (parce
qu’un refus pour vice de forme a été opposé auparavant même s'il a été
remédié à l’irrégularité depuis), l’Office doit attendre que toutes les
procédures soient achevées (y compris l’opposition) avant d’informer l’OMPI
et d’envoyer enfin la lettre annulant le refus pour vice de forme. Le titulaire
international est néanmoins informé directement par l’Office de la conclusion
positive de l’examen relatif aux motifs absolus.
4.3.
Procédure en cas de refus provisoire pour motifs absolus
Lorsque l'examinateur constate l’existence d’un motif absolu de refus, il doit
adresser une notification de refus provisoire à l'OMPI, contenant une
objection motivée (comme dans le cas d'une marque communautaire
normale) ainsi qu'une invitation à désigner un représentant, si le titulaire de
l'enregistrement international n'est pas un ressortissant de la Communauté
européenne. Le délai est de deux mois et commence à courir à compter de la
date où le refus provisoire est émis (à la différence d'une marque
communautaire normale où la date de réception ouvre le délai). Voir
règle 112, paragraphe 1, dernière phrase, du REMC.
L'OMPI transmet cette notification de refus provisoire au titulaire (ou, s’il y a
lieu, à son représentant devant l'OMPI). Le titulaire doit répondre directement
à l'Office ou, s’il y a lieu, par le biais d'un représentant désigné devant l'Office.
la désignation d'un représentant devant l'OMPI, lequel satisfait aux règles de
représentation de l'Office ne suffit pas; il faut qu’un représentant soit désigné
explicitement devant l'Office.
Il est important que la notification de refus provisoire soit envoyée à l'OMPI
dans les 6 mois suivant la date de la première republication, étant donné que
si l'examen n'est pas terminé pour cette date, la marque passe
automatiquement au statut «motifs absolus: OK».
Dès que le refus provisoire a été notifié à l'OMPI, la suite de la procédure
d'examen est identique à celle d'une demande de marque communautaire:
des contacts directs sont établis avec le titulaire aussi souvent qu’il le faut. Au
besoin, l'Office peut envoyer une autre lettre. Il n'appartient pas à l'OMPI
d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions
de fond soulevées par un refus.
Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou ne parvient pas à
convaincre l'examinateur qu'elles sont dénuées de fondement, l'Office fait
parvenir une décision négative directement au titulaire, qui est susceptible de
recours conformément à l'article 57 du RMC et, le cas échéant, d'un recours
devant la Cour de justice en application de l'article 63 du RMC.
Si un représentant n'est pas dûment désigné, la protection est refusée dans
son intégralité, même si le titulaire a l'intention d'accepter les objections. En
d'autres termes, il ne suffit pas d'un accord tacite et il est nécessaire dans
tous les cas de désigner un représentant devant l'Office (règle 112,
Page 31
paragraphe 4, du REMC). L'Office vérifiera ensuite si un recours a été
introduit et, dans l'affirmative, quelle en est l'issue. Dès que la décision
refusant ou acceptant la marque est définitive, une notification finale est
adressée à l'OMPI et indique si et pour quels produits et services la marque a
finalement été refusée ou acceptée.
Dans le cas d’un refus provisoire fondé sur des motifs absolus et en l’absence
d’une opposition, la procédure relative aux motifs absolus suit simplement son
cours. Dans ce cas, ni une première ni une deuxième déclaration d'octroi de
protection n'est envoyée.
5.
Observations des tiers
5.1.
Calendrier
Les observations des tiers (article 41 du RMC, règle 112, paragraphe 5, du
REMC) peuvent être valablement présentées auprès de l'Office à compter de
la date de notification de l'enregistrement international à l'Office au moins
jusqu'à la fin du délai d'opposition et, si une opposition est formée, jusqu'à
l'expiration du délai de 18 mois.
5.2.
Examen
Lorsque des observations de tiers parviennent à l'Office avant l'envoi d'une
communication à l'OMPI concernant le résultat de l'examen des motifs
absolus (avant l'expiration des six mois) et que l'Office les juge fondées, la
notification de refus provisoire adressée à l'OMPI est rédigée normalement,
indépendamment du fait qu’elle soit fondée sur une observation d'un tiers.
Si les observations des tiers parviennent à l'Office après l'envoi d'une
communication à l'OMPI concernant le résultat de l'examen des motifs
absolus (en général la première déclaration d'octroi de protection, mais peutêtre également un refus partiel concernant des produits et services autres que
ceux qui ont été contestés par le tiers) et que l'Office les juge fondées, il
adresse une notification de refus provisoire fondé sur des motifs absolus à
l'OMPI, même si une première déclaration d'octroi de protection a déjà été
envoyée à l'OMPI. Ce n'est le cas que lorsque l'examen des motifs absolus
de refus peut être valablement rouvert. La procédure vis-à-vis de l'OMPI et du
titulaire est la même que pour un refus provisoire «normal».
Si la première déclaration d'octroi de protection a été envoyée et qu'aucune
opposition n'a été formée, les observations sont acceptées jusqu'à ce que la
deuxième déclaration soit prête à envoyer, mais pas après.
Si l'Office est d'avis que les observations ne sont pas justifiées, à savoir
qu'elles ne suscitent pas de doutes quant à l'existence de motifs absolus de
refus, rien n'est notifié à l'OMPI.
5.3.
Information du titulaire et de l'auteur des observations
Page 32
Indépendamment du refus provisoire, les observations des tiers doivent
également être traitées en tant que telles de façon normale, c'est-à-dire
qu'elles doivent être dûment communiquées au titulaire et que leur auteur doit
être informé conformément à la communication n° 03/02 du président de
l'Office.
Toutes les observations de tiers reçues sont notifiées au titulaire et l'auteur
des observations doit être informé de l'issue de la procédure (refus provisoire
par une lettre et/ou l'issue définitive par une autre lettre).
Si l'Office nourrit des doutes sérieux (est convaincu que les observations sont
fondées), la première étape consiste à adresser la notification de refus
provisoire à l'OMPI et, ensuite, à informer le titulaire de l'enregistrement
international des observations reçues et l'auteur des observations, du refus
provisoire fondé sur ses observations. Dans ce cas, l'Office informe
également l'auteur des observations de l’issue de la procédure, c'est-à-dire si
l'Office a ou non confirmé le refus provisoire.
6.
Opposition
Une opposition peut être formée contre un enregistrement international entre
le sixième et le neuvième mois suivant la date de la première republication.
Exemple: la première republication a lieu le 15 février 2005, le délai
d'opposition commence à courir le 16 août 2005 et prend fin le 15 novembre
2005. Le délai d'opposition est fixe et est indépendant de l'issue de la
procédure d'examen des motifs absolus de refus. Néanmoins, le début de la
procédure d'opposition dépend du résultat de l'examen des motifs absolus de
refus.
La marque de l'opposant est soumise à l'obligation d'usage si au début de la
période d'opposition, c'est à dire six mois après la date de la première republication de la marque internationale, elle est enregistrée depuis plus de
cinq ans.
Pour tous renseignements complémentaires sur la procédure d'opposition,
consulter les directives relatives à l'opposition.
6.1.
Absence d'opposition et statut «motifs absolus: OK» (première
déclaration d'octroi de protection envoyée)
Si, à l'expiration du délai d'opposition, la marque a été acceptée au regard
des motifs absolus (première déclaration d'octroi de la protection envoyée) et
qu'aucune opposition n'a été formée, la deuxième déclaration d'octroi de la
protection visée à la règle 116, paragraphe 1, du REMC est transmise à
l'OMPI.
La deuxième déclaration d'octroi de la protection est adressée à l'OMPI quand
l'examinateur a vérifié si des observations de tiers ont été reçues entre-temps.
Page 33
Dès l'envoi de la deuxième déclaration d'octroi de protection, la deuxième
publication a lieu (article 147, paragraphe 2, du RMC) et le titulaire de
l'enregistrement international est assuré que la désignation de la
Communauté européenne ne peut plus être refusée. Des informations sur la
deuxième republication dans la partie M.3.1 du Bulletin peuvent être
consultées en ligne et recherchées par le biais de CTM-ONLINE en saisissant
le numéro de l'enregistrement et en choisissant «enregistrement désignant la
Communauté européenne comme “base de la marque”». À compter de cette
date, la demande internationale produit les mêmes effets qu'une marque
communautaire enregistrée (règle 116, paragraphe 2, du REMC lue
conjointement avec l'article 146, paragraphe 2, du RMC). Ces effets prennent
donc cours avant l'expiration du délai de 18 mois.
6.2.
Absence d'opposition et refus provisoire pendant au regard des motifs
absolus
Si une marque fait l'objet d'une notification de refus pour motifs absolus mais
pas d'une opposition, la deuxième déclaration d'octroi de protection ne sera
pas envoyée, même lorsqu’un refus provisoire pour motifs absolus peut être
levé avant l'expiration de la période de 18 mois. Si le refus provisoire est
annulé, l'acceptation définitive est envoyée simultanément au titulaire
international et à l'OMPI. Comme l'acceptation finale est totale par définition
(autrement, elle sera la confirmation d'un refus provisoire), elle constitue une
décision positive et il n'est pas nécessaire d'attendre les deux mois du recours
avant d'envoyer la lettre à l'OMPI.
Dans ce cas, la deuxième déclaration d'octroi de protection ne peut être
envoyée à l'OMPI pour notifier que l'enregistrement international n'a pas fait
l'objet d'une opposition puisqu'un refus provisoire fondé sur des motifs
absolus a déjà été notifié à l'OMPI.
6.3.
Une opposition est formée
6.3.1.
Calendrier
Les oppositions formées après la republication de l'enregistrement
international mais avant le début du délai d'opposition sont conservées et
réputées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. Si l'opposition
est retirée avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.
6.3.2.
Récépissé et notification au titulaire international
L'Office envoie un récépissé à l'opposant. Si l'opposition a été reçue avant le
début du délai d'opposition (règle 114, paragraphe 3), une lettre est envoyée
à l'opposant lui indiquant que l'opposition est réputée avoir été reçue le
premier jour du délai d'opposition et que l'opposition sera maintenue en
attente jusque-là.
L'examinateur envoie également un exemplaire de la notification au titulaire
de l'enregistrement international à titre d'information (règle 16bis du REMC).
Page 34
6.3.3.
Vérification du paiement
L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition
(article 151, paragraphe 2, du RMC). Le département «Finances» le vérifie
directement. Si le paiement ne peut être validé, une lettre type est adressée à
l'opposant en l'invitant à donner des explications. Si la réception de la taxe ne
peut être établie durant le délai d'opposition, un examinateur doit envoyer une
lettre type déclarant que l'opposition est réputée n'avoir pas été formée.
Si l'opposant conteste cette conclusion, il a le droit de demander une décision
formelle en application de la règle 54 (perte de droits). La décision de l'Office
de confirmer cette conclusion est notifiée aux deux parties. Si l'opposant fait
appel de la décision, l'Office transmet un refus provisoire à l'OMPI, même
incomplet, à la seule fin de respecter le délai de 18 mois. Si la décision
devient définitive, le refus provisoire est révoqué. Dans le cas contraire, la
procédure d'opposition débutera normalement.
6.3.4.
Contrôle de la recevabilité
L’Office examine ensuite si l'opposition est recevable au sens de la règle 17,
si l’opposant a désigné un représentant conformément à l'article 88,
paragraphe 2, du RMC et si elle contient les éléments visés à la règle 115, qui
sont requis par l'OMPI. Si l’opposant n’est pas dûment représenté, cela
constitue également un motif d'irrecevabilité. Au cours de cet examen, il peut
être nécessaire pour l'Office de communiquer directement avec l'opposant. Si
l'opposition est jugée irrecevable, l'Office en informe le titulaire de
l'enregistrement international (règle 17, paragraphe 5, du REMC). Dans ce
cas, aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'est notifié à l'OMPI.
Il existe trois catégories d'irrégularités susceptibles d’entraîner le rejet d'office
de l'opposition pour irrecevabilité.
La première, qui concerne essentiellement les droits des parties et à laquelle
il ne peut être remédié qu’au cours des trois mois de délai d'opposition
[règle 15, paragraphe 2, points a) à c), du REMC].
La deuxième, qui concerne essentiellement les conditions de forme de l'acte
et à laquelle il peut être remédié dans un délai de deux mois non prorogeable,
à compter de la notification des irrégularités [règle 15, paragraphe 2, points d)
à h), du REMC].
Un troisième cas est celui où l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la
première ou la deuxième langue de l'enregistrement international. L'opposant
dispose alors d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition pour
présenter une traduction de l’acte d'opposition dans une de ces langues
(règle 16, paragraphe 1, du REMC).
6.3.5.
Langue de procédure
Page 35
Les actes d’opposition (à l'instar des demandes en déchéance ou en nullité)
doivent être déposés dans la langue de la demande internationale (la
première langue) ou dans la deuxième langue que le demandeur international
est tenu d'indiquer lorsqu’il désigne la Communauté européenne. L’opposant
peut choisir une des deux langues, qui deviendra la langue de la procédure
d'opposition. L'acte d’opposition peut également être présenté dans l'une des
trois autres langues de l'Office pour autant qu'une traduction dans la langue
de procédure soit déposée dans le mois qui suit. L'article 115, paragraphe 6,
du RMC et la règle 16, paragraphe 1, du REMC s'appliquent directement.
L'Office utilisera:
- la langue de la procédure d'opposition dans toutes les communications
directement adressées aux parties;
- la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée par
l'OMPI (première langue) dans toutes les communications avec l'OMPI
(par exemple, pour le refus provisoire).
6.3.6.
Représentation du titulaire
Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté
devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du RMC, et lorsqu'il
n'a pas encore désigné de représentant devant l'Office, la communication de
l'opposition conformément à la règle 16, point a), est adressée et la lettre
contient l'invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89,
paragraphe 1, du RMC dans une période de deux mois à dater de la
notification de la communication (règle 114, paragraphe 4, du REMC) (voir ciaprès).
Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de
représentant devant l’Office au cours de ce délai, celui-ci rend une décision
par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.
Le refus de protection pour défaut de désignation d'un représentant met un
terme à la procédure d'opposition. Pour la répartition des frais, les règles
normales s'appliquent. Cela signifie qu'aucune décision sur les frais ne sera
rendue et que la taxe d'opposition ne sera pas remboursée, à moins que le
titulaire de l'enregistrement international n’ait renoncé formellement à
l'enregistrement international avant que soit intervenu le refus provisoire.
En revanche, si le titulaire désigne un représentant, cela n'aura pas
d'incidence sur le début du délai de réflexion (cooling-off) conformément à la
règle 18 du REMC.
6.4.
Refus provisoire (fondé sur des oppositions recevables)
Toute opposition réputée formée entraîne, si elle est jugée recevable, une
notification de refus provisoire fondé sur une opposition conformément à
l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), du
protocole de Madrid et à la règle 17, paragraphe 1, point a), du REC, ainsi
qu’en vertu de la règle 115, paragraphe 1, du REMC.
Page 36
L'Office envoie à l'OMPI une notification de refus provisoire fondé sur une
opposition. Chaque opposition dûment formée dans le délai d'opposition est
notifiée à l'OMPI dans une communication séparée.
L'OMPI doit disposer de la liste des produits et services à l’encontre desquels
l'opposition est formée (c'est-à-dire les produits et services concernés par la
notification de refus) ainsi que de la liste des produits et services pertinents
sur lesquels l'opposition se fonde (la liste des produits et services pour
lesquels la marque antérieure est protégée n'est pas nécessaire lorsque
l'opposition se fonde sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la
marque antérieure est protégée).
L'opposant doit donner la liste des produits et services sur lesquels est basée
l'opposition dans la langue de la procédure d'opposition. L'Office communique
cette liste à l'OMPI dans cette langue, sans la traduire dans la langue dans
laquelle la demande internationale a été enregistrée [voir règle 17,
paragraphe 2, sous v), du REC).
L'OMPI notifie ensuite le refus basé sur une opposition au titulaire
international (ou s’il y a lieu à son représentant devant l'OMPI). Cette
communication ne remplace pas la notification de l'opposition proprement dite
au titulaire (ou à son représentant devant l'Office s'il a déjà été désigné
expressément), qui doit être effectuée séparément par l'Office, comme dans
le cas d'une marque communautaire normale, conformément à la règle 18 du
REMC.
La suite de la procédure dépend de l'issue de l'examen relatif aux motifs
absolus de refus.
6.4.1.
Suspension de l'opposition en cas de motifs absolus de refus
Si une opposition est formée et que l'Office a déjà envoyé une notification de
refus provisoire fondé sur des motifs absolus, l'Office communique l'ensemble
de l'opposition au titulaire, mais l'informe qu'à compter de ce moment, la
procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit
rendue sur les motifs absolus. Une version adaptée de la lettre type est
envoyée.
Si le refus provisoire fondé sur des motifs absolus aboutit à un refus définitif
de la protection pour l'ensemble des produits et des services ou pour ceux à
l’encontre desquels l'opposition est formée, la procédure d'opposition est
close par un non-lieu à statuer. La taxe d'opposition est dès lors remboursée.
Si le refus fondé sur des motifs absolus n’est pas maintenu (par exemple, s'il
est fait droit au recours du titulaire), la procédure d'opposition reprend.
Si l'enregistrement international est radié du registre international et que
l'Office en est informé par l'OMPI, (message d'extinction), le dossier est
classé. Si l'enregistrement international a été radié pour la Communauté
européenne suite à une demande du titulaire, la taxe d'opposition est
Page 37
remboursée à l'opposant, car cette radiation est équivalente au retrait de la
demande de marque communautaire [voir la règle 114, paragraphe 2, point b)
et la règle 18, paragraphe 2, du REMC). Si l'enregistrement international luimême a été radié (et pas seulement la désignation européenne) suite, par
exemple, à une demande de l'office d'origine, du fait que la marque de base a
été retirée, cette radiation est équivalente à un rejet de la demande de
marque communautaire dans une procédure parallèle au titre de la règle 18,
paragraphe 2, du REMC et, dans ce cas, la taxe d'opposition n'est pas
remboursée.
6.4.2.
Examen de l'opposition en l'absence de motifs absolus de refus
Si l'opposition a été jugée recevable (lettre envoyée à l'OMPI) et qu’il n'y a
pas de refus provisoire fondé sur des motifs absolus, c'est-à-dire après une
première déclaration d'octroi de la protection, une lettre est envoyée
mentionnant les délais impartis à l'opposant pour compléter son opposition.
L'Office envoie également une lettre au titulaire international afin de fixer les
délais dans lesquels il devra répondre à l'opposition à la fin de la période de
réflexion, de la même manière que dans le cas d'une marque communautaire
directe (règle 18 du REMC).
La procédure d'opposition ultérieure est identique à celle qui concerne une
marque communautaire normale. Conformément à l'article 151 du RMC, tout
enregistrement international désignant la Communauté européenne est
soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque
communautaire publiées. Les règles 15 à 22 du REMC s'appliquent à la
procédure d'opposition sous réserve des dispositions d'exécution particulières
visées à la règle 114 du REMC.
6.5.
Confirmation ou retrait d'un refus provisoire
Si une ou plusieurs notifications de refus provisoire ont été envoyées à
l'OMPI, l'Office doit, à l'issue de toutes les procédures (le cas échéant, à la
suite d’un recours devant lui ou devant la Cour de justice de Luxembourg):
- vérifier si le remboursement de l'équivalent de la taxe d’enregistrement et
de la taxe par classe est dû, et
- envoyer à l'OMPI une déclaration indiquant que le refus provisoire a été
confirmé ou totalement ou partiellement annulé par l'examinateur, par la
chambre de recours ou par la Cour de justice.
Aucune notification intermédiaire n'est envoyée à l'OMPI sur l’issue de la
procédure d'examen des motifs absolus ou relatifs.
En cas de refus partiel fondé sur des motifs absolus et d'une opposition sur
les produits et services restants, une seule communication est adressée à
l'OMPI dès que toutes les procédures ont pris fin (en raison notamment d'une
renonciation aux produits ou services restants ou d'une décision d'opposition
définitive). Cette communication indique:
-
que le refus provisoire est retiré (pour tous les produits et services), ou
Page 38
-
que la marque est refusée ou qu’elle fait l’objet d’une renonciation (pour
tous les produits et services), ou, le cas échéant,
les produits et services pour lesquels la marque est finalement acceptée
(c'est-à-dire ceux qui restent protégés à l'issue de toutes les procédures
sur les motifs absolus et relatifs de refus).
La liste définitive est introduite dans Euromarc (module d'opposition) et doit
ensuite être importée dans le système du protocole de Madrid.
Exemple: l'enregistrement international couvre trois classes. Les produits de
la classe 1 font l'objet d'un refus provisoire ex officio parce que la marque est
considérée comme descriptive uniquement pour ces produits. Le refus est
confirmé par les chambres de recours (à l'expiration du délai de 18 mois).
Entre-temps, une opposition a été formée contre les produits des classes 2 et
3. La procédure d'opposition ne commence que lorsque la décision de refuser
la classe 1 est devenue définitive. Le titulaire de l'enregistrement international
renonce devant l'Office à la classe 2 en raison de l'opposition. En ce qui
concerne la classe 3, l'opposition est rejetée par une décision définitive des
chambres de recours. Dès que cette décision devient définitive, l'Office envoie
une seule communication à l'OMPI indiquant que la marque est protégée
dans la Communauté européenne pour les produits de la classe 3.
Comme le montre l'exemple ci-dessus, il est possible de renoncer en partie à
des produits et services devant l'Office lorsqu'ils ont fait l'objet d'un refus
provisoire. Dans ce cas, l'Office peut faire savoir à l'OMPI que certains
produits et services ont été acceptés définitivement. Il n'est pas nécessaire
pour l'OMPI de connaître les raisons de l'acceptation définitive (retrait partiel
ou refus).
Au contraire, si le titulaire international souhaite retirer totalement sa
désignation européenne (renonciation à la protection européenne concernant
tous les produits et services), il doit le faire enregistrer par l'OMPI [voir règle
25, paragraphe 1, point b) du REC). Une demande d'inscription d'une
renonciation doit être présentée au Bureau international par le titulaire
international sur le formulaire officiel approprié (MM7) établi par le Bureau
international ou sur un formulaire dont le contenu et les formats sont
identiques. L'Office ne peut en aucun cas jouer le rôle d'intermédiaire et
transmettre la demande à l'OMPI.
Contrôle du paiement de l'équivalent de la taxe d’enregistrement et des taxes
par classe (département «Finances»):
Un remboursement n’est effectué que si et dans la mesure où
l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est
définitivement rejeté, voir les articles 149, paragraphe 4, et 151, paragraphe
4, du RMC, et l'article 13, paragraphe 3, du RTMC.
Un remboursement s'impose:
- lorsque le refus de l’enregistrement international concerne tous les
produits et services; le montant de la taxe à rembourser s'élève à
850 euros ce qui correspond à la taxe d'enregistrement, majorée de
Page 39
-
-
150 euros pour chaque classe au-delà de la troisième figurant dans
l'enregistrement international initial;
en fonction du nombre de classes lorsque le refus de l’enregistrement
international porte sur une partie seulement des produits et services; le
montant de la taxe à rembourser s'élève à 150 euros pour chaque classe
au-delà de la troisième ayant finalement été refusée. En d'autres termes,
les taxes par classe de l’enregistrement ne sont dues que dans la mesure
où la marque reste protégée.
lorsque le titulaire a renoncé à l'enregistrement international devant
l'OMPI.
Exemple: l'enregistrement international désignant la Communauté
européenne couvre 5 classes. Le titulaire renonce à la classe 1 devant
l'Office. Pour certains produits de la classe 2, la division d'opposition
considère qu'il existe un risque de confusion. Le refus provisoire est confirmé
à l'OMPI pour la classe 1 dans son ensemble (en fait la demande a été
retirée, mais l'OMPI ne s'intéresse qu'à la conséquence de la procédure) et
pour certains produits de la classe 2. L'enregistrement international reste
protégé en tant que marque communautaire pour quatre classes (même si
une classe a été limitée). En conséquence, 150 euros sont remboursés.
Le remboursement est effectué en euros et est versé au titulaire de
l'enregistrement international ou, s'il a désigné un représentant auprès de
l'Office, à ce dernier (article 13, paragraphe 4, du RTMC). À cette fin, le
département «Finances» envoie une lettre type invitant à fournir les
coordonnées bancaires. Le remboursement se fait par virement bancaire.
L'Office ne tient pas compte du fait qu'un représentant a ou non été désigné
devant l'OMPI.
7.
Deuxième publication
La deuxième publication effectuée par l'Office a lieu lorsque, à l'issue de la
procédure, l'enregistrement international reste protégé pour la Communauté
européenne, c'est-à-dire:
- si une deuxième déclaration d'octroi de la protection a été envoyée, ou
- si tous les refus provisoires ont été retirés ou annulés (au moins en
partie).
La date de la deuxième publication tient lieu de date à partir de laquelle
commence la période de cinq ans d'usage sérieux (article 155 du RMC) et de
date à partir de laquelle l'enregistrement peut être invoqué contre les
contrefaçons (article 146, paragraphe 3, du RMC).
Conformément à l'article 147, paragraphe 2, du RMC seuls les éléments
suivants sont publiés dans la partie M.3.1 du Bulletin:
111
460
numéro de l’enregistrement international
date de publication à la gazette internationale (le cas
échéant)
Page 40
400
date(s), numéro(s) et page(s) de la / des publication(s)
antérieure(s) au Bulletin des marques communautaires
450
date de publication de l’enregistrement international ou
des extensions postérieures au Bulletin des marques
communautaires
La date de la deuxième republication peut être recherchée en saisissant le
numéro de l'enregistrement international et en choisissant «enregistrement
international désignant la Communauté européenne comme "base de la
marque"».
8.
Revendications d'ancienneté devant l'Office
L'article 35 du RMC prévoit la possibilité de se prévaloir de l'ancienneté après
l'enregistrement de la marque communautaire. L'article 148, paragraphe 2, du
RMC autorise cette revendication d'ancienneté après la deuxième publication
pour un enregistrement international. La règle 110 du REMC prévoit des
dispositions d'exécution en aménageant une procédure similaire pour
l'examen de ces revendications d'ancienneté.
Lorsqu'une revendication d'ancienneté ne contient pas tous les éléments
visés à la règle 110, paragraphe 3, du REMC, la sanction est le rejet de la
revendication d'ancienneté.
Seules les revendications d'ancienneté acceptées sont notifiées à l'OMPI
(règle 21bis, paragraphe 1, du REC; règle 110, paragraphe 5, du REMC). Les
éléments à transmettre sont les suivants:
•
•
•
le pays,
le numéro d'enregistrement,
la date de dépôt.
Parallèlement, les offices nationaux concernés doivent être informés de la
revendication d'ancienneté (règle 110, paragraphe 6, du REMC).
Lorsque la revendication d'ancienneté est rejetée par l'Office, aucune
communication ne doit être faite à l'OMPI.
9.
Désignations postérieures
Il n'y a pas de différence dans la procédure en ce qui concerne l'Office.
L'expression «enregistrements internationaux désignant la Communauté
européenne» couvre les extensions territoriales au titre de l'article 3ter,
paragraphe 1, du protocole de Madrid et les extensions territoriales
postérieures au titre de l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid.
Les règles 112 à 117 du REMC s'appliquent aux deux.
10.
Transfert de la désignation de la Communauté européenne
L'enregistrement international fait par l'OMPI est un enregistrement
administratif (en tant qu'inscription au registre international et objet de
Page 41
publications de l'OMPI), mais il s'agit en réalité d'un ensemble de marques
nationales (régionales) lorsque l'on examine les effets matériels et la marque
comme un objet de propriété. S'agissant du lien avec la marque de base,
l'enregistrement international doit, au départ, être déposé au nom du titulaire
de la marque de base mais, par la suite, il peut être transféré
indépendamment de la marque de base. L'enregistrement international
dépend de la marque de base, mais ses désignations sont indépendantes
l'une de l'autre.
En fait, un «transfert d'enregistrement international» n'est qu'un transfert de la
marque produisant des effets sur une, plusieurs ou toutes les parties
contractantes désignées, et équivaut donc à un transfert du nombre
correspondant de marques nationales (régionales).
L’OMPI peut avoir effectué l'inscription d'un changement du titulaire d'un
enregistrement international pour la désignation de la Communauté
européenne sur la base d'une demande présentée à l'OMPI ou auprès de tout
autre office. Elle sera notifiée à l'Office par l'OMPI et sera automatiquement
intégrée dans notre banque de données, c’est-à-dire dans le SPM (système
du protocole de Madrid). Cette notification a des conséquences immédiates
pour l'Office, étant donné que dans les procédures pendantes ou futures
devant l'Office (par exemple, des refus provisoires, des demandes en
annulation), l'OMPI doit pouvoir correspondre avec le nouveau titulaire.
Une demande d'inscription relative à un changement du titulaire d'un
enregistrement international peut être présentée auprès de l'Office, mais
uniquement si celui-ci est l'office compétent de la partie contractante du
titulaire. Il existe deux cas distincts:
(1)
dans 99 % des cas, l'Office sera l'office d'origine. Dans ces cas, la
demande d'inscription concernera nécessairement d'autres offices désignés,
uniquement parce que la Communauté européenne n'est pas désignée (pas
d'auto-désignation);
(2)
dans des cas exceptionnels, l'office d'origine n'est pas l'Office, mais ce
dernier est devenu l'office de la partie contractante du titulaire parce qu'un
autre transfert (pas celui pour lequel la demande est faite) a été enregistré et
que le titulaire actuel de l'enregistrement international est un ressortissant de
la Communauté européenne, ou y a son domicile ou son établissement. Dans
ces cas, le transfert peut concerner la désignation de la Communauté
européenne et/ou d'autres désignations.
Dans les deux cas, l'Office doit traiter la demande conformément aux
dispositions visées au point 4.1 (si la demande est faite par le titulaire) ou 4.2.
Ceci vaut également dans le deuxième cas: les offices désignés concernés
par le transfert n'ont pas d'importance.
Dans le deuxième cas, l'OMPI notifiera aussi l'Office en sa qualité d'office
désigné. Ceci est indépendant de l'office auprès duquel la demande
d'inscription du changement a été déposée.
En sa qualité d'office désigné, l'Office n'a pas à examiner quoi que ce soit en
ce qui concerne le transfert. La règle 27, paragraphe 4, du REC autorise un
office désigné à déclarer à l'OMPI qu'un changement de titulaire est sans effet
Page 42
en ce qui concerne sa désignation, mais cette disposition ne sera pas
appliquée par l'Office pour les raisons suivantes: l'Office n'est pas compétent
pour réexaminer si la modification du registre international était fondée sur
une preuve du transfert; il n'y a pas de raison d’examiner le transfert pour ce
qui est de la possibilité d’induire le public en erreur (article 17, paragraphe 4,
du RMC), étant donné que cette question peut être soulevée dans le cadre
d'une demande en nullité.
Les changements de titulaire ne peuvent pas être directement présentés à
l'Office en sa qualité d'office désigné. Le changement du titulaire d'une
marque de base ne concerne pas l'enregistrement international.
11.
Déchéance et nullité
La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la
Communauté européenne peut être prononcée et la demande en nullité des
effets d'un enregistrement international désignant la Communauté
européenne tient lieu de demande en déchéance comme le prévoit l'article 50
ou de demande en nullité comme le prévoient les articles 51 ou 52 du RMC
(voir article 153 du RMC).
Aucun délai n'est prévu pour la présentation d'une demande en déchéance ou
en nullité en général. Cependant:
•
•
une demande en nullité concernant un enregistrement international
désignant la Communauté européenne n’est recevable qu’une fois la
désignation définitivement acceptée par l'Office, à savoir une fois
qu'une deuxième déclaration d'octroi de protection a été envoyée ou
qu'un refus provisoire a été retiré (voir article 146, paragraphe 2, du
RMC).
une demande en déchéance fondée sur le non-usage d'un
enregistrement international désignant la Communauté européenne
n'est recevable que si, à la date de la présentation de la demande,
l'acceptation définitive de l'enregistrement international a été republiée
par l'Office aux moins cinq ans auparavant (voir l'article 155 du RMC,
selon lequel la date de publication prévue par l'article 147, paragraphe
2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la
date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la
Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement
international désignant la Communauté européenne).
L'Office examine ensuite la demande comme si elle visait des marques
communautaires directes (consulter les directives relatives à la déchéance et
la nullité).
Si les effets de l’enregistrement international désignant la Communauté
européenne sont invalidés en tout ou en partie, l'Office le notifie à l'OMPI
conformément à l'article 5, paragraphe 6, du protocole de Madrid et à la règle
19 du règlement d'exécution commun. Le Bureau international enregistre ce
qu'il désigne sous le terme d’«invalidation» et le publie dans la Gazette
internationale.
Page 43
12.
Différences par rapport à la procédure directe
Les tâches suivantes prévues pour les marques communautaires directes ne
sont pas effectuées par l'Office pour les enregistrements internationaux
désignant la Communauté européenne:
- numérisation
- envoi de courrier
- saisie
- réception
- date de dépôt
- vérification de la priorité
- vérification de la classification
- traduction
- enregistrement
- certificat d'enregistrement
- inscriptions des modifications au registre
- renouvellements.
En outre, la deuxième publication n'a lieu que si la marque reste protégée (en
d'autres termes, si aucun refus n'a été formulé, si un refus a été retiré ou
supprimé d'une autre manière, ou si la marque est partiellement acceptée).
Les refus ne sont pas publiés (voir article 147, paragraphe 2, du RMC).
D'autre part, l'Office doit accomplir quelques tâches supplémentaires,
notamment:
- les notifications à l'OMPI;
- la réception et l'examen de la recevabilité des oppositions, même en cas
de refus fondé sur des motifs absolus;
- le remboursement de l'équivalent de la taxe d'enregistrement lorsque la
désignation n'est pas (ou pas totalement) acceptée.
SECTION
3:
TRANSFORMATION
(CONVERSION),
TRANSFORMATION (TRANSFORMATION), REMPLACEMENT
1.
Remarques préliminaires
1.1.
Transformation (conversion)3
La possibilité légale d’effectuer une transformation (conversion) a son origine
dans le système de la marque communautaire (articles 108 à 110 du RMC).
Le système de la marque communautaire a été adapté afin de rendre la
transformation (conversion) d'une désignation de la Communauté européenne
3
Le type normal de transformation (conversion) d'une marque communautaire qui sert de base pour un
enregistrement international est également possible mais, comme ce type de transformation n'a rien de particulier, il
n'est pas mentionné dans les présentes directives. Pour d'autres renseignements, consulter les directives sur la
transformation. Il est seulement mentionné afin de montrer que la transformation de la marque communautaire
directe et le remplacement de l'enregistrement international basé sur la marque communautaire peuvent être
demandés en parallèle.
Page 44
en une demande de marque nationale, par le biais d'un enregistrement
international, tout aussi possible que pour une marque directe. Le système de
la marque communautaire et le système de Madrid ont également été adaptés
afin de permettre la transformation (conversion) en une désignation d'États
membres parties au système de Madrid (la transformation (conversion) de
type «opting back»).
Afin de permettre ce deuxième type de transformation (conversion), il a été
décidé que la demande reçue habituellement par l'Office sous la forme d’une
requête en transformation (conversion) devient une demande de désignation
postérieure de l'État membre (partie contractante) concerné lorsqu'elle est
transmise à l'OMPI. Il s'agit d'une désignation postérieure sui generis qui, au
lieu d'être déposée directement auprès de l’office d'origine ou de l'OMPI, doit
l’être par l'intermédiaire de l'office désigné (voir règle 24, paragraphe 2, point
a), sous iii), du REC).
1.2.
Transformation (transformation)
La transformation (transformation) est une figure juridique qui ne trouve son
origine que dans le protocole de Madrid. Elle a été introduite afin d'atténuer
les conséquences de la période de dépendance de cinq ans déjà instituée au
titre de l'arrangement de Madrid et redoutée par les usagers (voir article 6,
paragraphe 3, du protocole de Madrid). Lorsqu'un enregistrement
international est radié suite à la cessation de l'effet de la marque de base et
que le titulaire présente une demande pour la même marque auprès de
l'office de l'une des parties contractantes dans laquelle l'enregistrement
international avait un effet, cette demande est traitée comme si elle avait été
déposée à la date de l'enregistrement international.
1.3.
Remplacement
Le remplacement est une figure juridique qui trouve son origine dans
l'arrangement de Madrid et dans le protocole de Madrid. Une marque qui fait
l’objet d’un enregistrement auprès de l’office d’une partie contractante est
considérée dans certaines conditions comme remplacée par un
enregistrement international de la même marque sans préjudice des droits
acquis (date antérieure). Le libellé de l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole
de Madrid dispose clairement que le remplacement est réputé avoir eu lieu
automatiquement sans nécessiter aucune action de la part du titulaire et sans
aucune inscription du remplacement. Néanmoins, depuis le 1.4.1996, il est
possible de demander à l'Office de consigner le remplacement dans son
registre (règle 21 du REC). Cette procédure a pour but de garantir que les
informations appropriées concernant le remplacement sont à la disposition
des tiers dans les registres nationaux ou régionaux ainsi que dans le registre
international. Autrement dit, même si l'on n'est pas obligé de faire enregistrer
le remplacement pour pouvoir l'invoquer, cela peut quand même s’avérer
utile.
À part la qualification concernant les droits antérieurs acquis, ni l'arrangement
ni le protocole ne donnent d'autres détails sur le remplacement. Les
Page 45
divergences entre les points de vue et les pratiques concernant les conditions
et les effets du remplacement constituent certainement l'une des raisons qui
expliquent la rareté de son utilisation par les titulaires de marques
internationales (700 enregistrements dans le registre international du 1.4.1996
au 31.12.2005).
1.4.
Quels étaient mes droits (marque nationale, internationale ou
communautaire), quels droits vais-je acquérir (marque nationale,
internationale ou communautaire)
La transformation (conversion) concerne une désignation de la
Communauté européenne qui a été retirée, refusée ou a cessé d’avoir un
effet en vertu des règlements de la marque communautaire d'une part, et une
ou plusieurs demandes de marque nationale déposées dans les États
membres et/ou des désignations postérieures des États membres de l'autre.
Par définition, une désignation de la Communauté européenne ne peut pas
être transformée en une marque directe, mais peut l’être en des demandes
nationales ou en des désignations de parties contractantes dans le cadre de
l’enregistrement international.
La transformation (transformation) concerne une marque d'origine et une
marque internationale désignant la Communauté européenne qui est radiée à
la demande de l'office d'origine d'une part, et une demande de marque
communautaire directe de l'autre. Ce dépôt n'est pas régi par le protocole ou
les règlements, et le Bureau international n'est aucunement concerné. Il
appartient au législateur communautaire de déterminer les modalités donnant
effet à une telle transformation en une demande de marque communautaire.
Contrairement à la transformation (conversion), la transformation de la
désignation européenne en des demandes nationales est impossible.
Le remplacement concerne une marque communautaire directe d'une part,
et une désignation européenne au moyen d'un enregistrement international
de l'autre.
1.5.
Transformation (conversion) ou transformation (transformation)?
Ces deux procédures s'appliquent lorsque l'enregistrement international
désignant la Communauté européenne cesse d'avoir effet, mais pour des
raisons différentes:
- Lorsque l'enregistrement international et ses désignations cessent d’avoir
effet parce que la marque d'origine a fait l’objet d’une «attaque centrale»
durant la période de dépendance de cinq ans, la transformation
(transformation) en une demande de marque communautaire directe est
possible. La transformation n'est pas disponible lorsque l'enregistrement
international a été radié à la demande du titulaire.
La désignation européenne doit demeurer effective au moment où la
transformation est demandée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée
définitivement par l'Office, autrement, il ne restera rien à transformer et la
transformation (conversion) de la désignation serait la seule possibilité.
Page 46
- Lorsque l'enregistrement international désignant la Communauté
européenne est refusé définitivement par l'Office ou cesse d'avoir effet pour
des raisons indépendantes de la marque de base, seule la transformation
(conversion) est disponible.
Lorsque la désignation est refusée définitivement par l'Office et que la marque
internationale est ensuite radiée du registre international à la demande de
l'office d'origine, une requête en transformation (conversion) conformément à
l'article 154, paragraphe 2, du RMC peut cependant être déposée dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de refus devient
définitive. Il n'y a pas de choix entre les deux transformations possibles
(conversion ou transformation). La transformation (transformation) n’est plus
possible puisque la désignation n'existe plus. C'est pourquoi la transformation
(conversion) doit être ouverte même si, entre-temps, l'enregistrement
international a été radié du registre international à la demande de l'office
d'origine.
Une transformation (conversion) au titre de l'article 154, paragraphe 2, du
RMC serait également possible si la radiation de l'enregistrement international
était demandée par le titulaire ou par un autre office, autrement dit, lorsque la
transformation (transformation) au titre de l'article 9quinquies du protocole de
Madrid et l'article 156 du RMC n’est pas disponible.
1.6.
Transformation (conversion) et transformation
Lorsqu'une demande de marque communautaire a servi de marque de base
pour une demande internationale et qu'elle est ensuite refusée par l'Office
durant la période de dépendance de cinq ans, le demandeur de la marque
communautaire peut demander la transformation (conversion) «normale» de
sa demande de marque communautaire en des demandes nationales et
demander la transformation (transformation) de son enregistrement
international annulé en des demandes nationales des pays désignés. Ces
demandes de transformation doivent être déposées auprès des offices
nationaux et l'Office ne sera pas concerné car, dans ce cas, il était l’office
d'origine.
1.7.
Remplacement et transformation (transformation)
Lorsque l'enregistrement international qui a remplacé la marque
communautaire directe cesse d'avoir effet suite à une «attaque centrale» et
pour autant que les conditions prescrites par l'article 9quinquies du protocole
soient respectées, le titulaire peut demander une transformation
(transformation) de l'enregistrement international au titre de l'article
9quinquies tout en maintenant les effets du remplacement de la marque
communautaire et ses effets relatifs à l'antériorité de la date y compris le cas
échéant la priorité ou l'ancienneté.
1.8.
Remplacement et transformation (conversion)
L'enregistrement international et l'enregistrement national doivent coexister à
la date de l'enregistrement international pour que le remplacement prenne
Page 47
effet. Donc, si l'enregistrement international qui remplace la marque
communautaire directe est refusé définitivement par l'Office (suite par
exemple à une opposition), le titulaire peut demander la transformation
(conversion) de la désignation de la Communauté européenne et doit pouvoir
maintenir les effets du remplacement de la marque communautaire et ses
effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité ou l'ancienneté.
2.
Transformation (conversion)4
Article 154 du RMC, règles 122 et 123 du REMC, article 2, paragraphe 20, du
RTMC, règle 24, paragraphe 2, point a), sous ii), paragraphe 6, point c) &
paragraphe 7 du REC
2.1.
Principes
Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté
européenne peut demander la transformation (conversion) de la désignation
de la Communauté européenne:
- en demandes de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États
membres;
- en désignation postérieure d'un ou plusieurs États membres en
application de l'arrangement ou du protocole de Madrid (transformation
[conversion] de type «opting-back»), pour autant que l'État membre soit
partie à l'un de ces traités non seulement au moment où la requête en
transformation (conversion) est demandée, mais déjà à la date de
l'enregistrement international désignant la Communauté européenne;
- en demandes de marque nationale pour certains États membres et en
désignations postérieures pour d'autres États membres, étant entendu
qu'un même État membre ne peut être désigné qu'une seule fois.
2.2.
Motifs
Il est possible de procéder à une transformation (conversion) lorsque la
désignation de la Communauté européenne dans un enregistrement
international
- a été refusée définitivement en tout ou en partie par l'Office (règles
113, paragraphe 2, points b) et c), et 115, paragraphes b) et c), du
REMC;
- cesse de produire ses effets en tout ou en partie dans les
circonstances suivantes:
- lorsque les effets d'un enregistrement international désignant la
Communauté européenne ont été déclarés nuls par l'Office ou par
4
En anglais, le terme «Conversion» est utilisé pour décrire une disposition juridique particulière du système de la
marque communautaire (article 108 et suivants), tandis que le terme «Transformation» sert à décrire une autre
disposition juridique de l'article 9quinquies du protocole de Madrid. Dans d'autres langues, le même mot est utilisé
pour décrire les deux différentes dispositions juridiques des deux systèmes (en espagnol «Transformación» par
exemple). Pour éviter les confusions, il serait utile d'utiliser le terme anglais «Conversion» entre parenthèses
lorsqu’en français, par exemple, «Transformation» est utilisé au sens de l'article 108 du REMC.
Page 48
un tribunal des marques communautaires (article 153 du RMC, règle
117 du REMC);
- lorsque la renonciation à la désignation de la Communauté
européenne ou la radiation de l'enregistrement international a été
inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27
du REC);
- lorsque l'Office est informé par l'OMPI que l'enregistrement
international n'a pas été renouvelé, pour autant que le délai de
grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4,
point a) ou b), du REC).
Dans tous ces cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en
transformation (conversion) commence à courir automatiquement, à savoir,
- lorsque l’enregistrement international désignant la Commission
européenne est refusé, le jour où la décision devient définitive5;
- lorsque l’enregistrement international désignant la Communauté
européenne est déclaré nul ou lorsque le titulaire de cette marque ou
de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la
décision de l’Office ou le jugement des tribunaux des marques
communautaires deviennent définitifs6.
- lorsque la protection de l’enregistrement international a été limitée ou a
fait l’objet d’une renonciation à l’égard de la Communauté européenne,
à compter de la date à laquelle l’OMPI a enregistré la limitation ou
la renonciation conformément à la règle 27, paragraphe 1, du
REC;
- lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé pour la
Communauté européenne, le lendemain du dernier jour où le
renouvellement peut encore être effectué devant l’OMPI en
application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid
(après la période de grâce de six mois).
2.3.
Effets
Dans le cas d'une transformation (conversion) en une marque nationale dans
un État membre, la marque bénéficie de la date initiale de la désignation de la
Communauté européenne par un enregistrement international, y compris, le
cas échéant, de sa date de priorité ou d'ancienneté.
Dans le cas d'une transformation (conversion) de type «opting-back», la
désignation postérieure de l'État membre en application de la règle 24,
paragraphe 6, point e), et paragraphe 7, du REC bénéficie de la date initiale
de désignation de la Communauté européenne par l'enregistrement
international, y compris, le cas échéant, de sa date de priorité ou
d’ancienneté.
5
Une décision de l'Office devient définitive:
- lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai de recours de deux mois;
- ou, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal de première instance ou, le cas échéant, par suite de la
décision finale de la Cour de justice.
6
Une décision d'un tribunal des marques communautaires passe en force de chose jugée:
- lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai prescrit par le droit national;
- ou, par la décision finale du tribunal des marques communautaires en dernière instance.
Page 49
2.4.
Transformation (conversion) et ancienneté
Comme prévu explicitement dans l'article 154, paragraphe 2, du REMC, et
comme pour une transformation normale d'une marque communautaire
directe, la demande de marque nationale ou la désignation de l'État membre
par un enregistrement international résultant de la transformation (conversion)
bénéficie de l'ancienneté d'une marque dans cet État. Dans le cas d'une
désignation postérieure résultant d'une transformation (conversion) de type
«opting back», les données relatives aux revendications d'ancienneté sont
donc transmises à l'OMPI comme elles le sont aux offices nationaux dans la
transformation de type normal.
2.5.
Procédure
La requête en transformation (conversion) doit être soumise à l'Office
dans tous les cas, y compris dans celui d'une transformation (conversion) de
type «opting back» et lorsque la cessation des effets de la désignation de la
Communauté européenne résulte de la renonciation à la désignation devant
l'OMPI.
Le formulaire de transformation (conversion) d'un enregistrement international
de l'Office doit être utilisé dans le cas d'une demande de transformation
(conversion) d'un enregistrement international désignant la Communauté
européenne, y compris dans le cas d’une transformation (conversion) de type
«opting-back». Le formulaire MM 16 de l'OMPI «Désignation postérieure
issue d’une transformation (conversion) (Communauté européenne)» peut
également être utilisé, mais cela n'est pas recommandé car il ne peut servir
que pour la transformation (conversion) de type «opting-back» et aussi parce
que le formulaire de transformation (conversion) d'un enregistrement
international de l'Office est plus détaillé.
Pour d'autres renseignements sur la transformation (conversion), consulter
également les Directives relatives à la transformation, Partie E section 2.
2.6.
Taxes
La taxe à verser à l'Office pour l'introduction d'une requête en transformation
(conversion) d'un enregistrement international désignant la Communauté
européenne est de 200 €.
Comme les transformations (conversions) de type «opting back» sont traitées
par l'OMPI comme une désignation postérieure, toutes les taxes relatives à la
désignation postérieure doivent être versées directement à l'OMPI. La feuille
de calcul de la taxe de l’OMPI doit donc être jointe exactement de la manière
dont elle le serait pour une demande internationale ou une désignation
postérieure «normale».
2.7.
Représentation professionnelle:
Page 50
Comme dans toutes les procédures devant l'Office, des règles spécifiques
sont applicables concernant la représentation professionnelle (articles 88 et
89 du RMC).
Dans le cas d'une transformation (conversion) de type «opting back», l'OMPI
a recours au représentant désigné devant lui pour l'enregistrement
international. Si le représentant de l'Office désire être désigné pour les
procédures devant l'OMPI concernant la désignation postérieure résultant de
la transformation (conversion), il doit le déclarer et son nom sera transmis à
l'OMPI par l'Office.
2.8.
Service de l’Office responsable:
Tous les types de requête en transformation (conversion) sont examinés par
le service «Registre et bases de données connexes» (également appelé «le
Registre»).
Pour l'Office, la transformation (conversion) de type «opting back» n'apporte
aucun changement sauf qu'au lieu d'envoyer la requête aux différents offices
nationaux, il l’envoie à l'OMPI. L'Office ne s'occupe pas, notamment, des
paiements qui seront versés à l'OMPI (au moyen de la feuille de calcul de la
taxe), mais procède seulement au versement de la taxe de 200 euros relative
à la transformation (conversion), tout comme il le fait pour la transformation de
marques communautaires directes.
Il vérifie par exemple que la personne introduisant la requête en
transformation est bien le titulaire de l'enregistrement international figurant
dans le registre international au moment de la requête; l'Office doit également
certifier que les produits et services font partie des produits et services qui ont
été refusés sur la marque communautaire.
En plus des conditions applicables aux requêtes en transformation de type
normal (voir les directives sur la transformation à l’adresse:
http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm),
-
-
Avant d'envoyer une requête en transformation (conversion) à l'OMPI,
l'Office vérifie que la cause de la cessation d'effet de la marque
communautaire a été dûment communiquée à l'OMPI avant. Sinon, cela
doit être effectué immédiatement.
L'examinateur vérifie également une condition complémentaire
mentionnée dans la règle 123: «l'Office rejette également la requête en
transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui
est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient
pas remplies tant à la date de la désignation de la Communauté
européenne qu'à la date à laquelle la requête en transformation
(conversion) a été reçue».
Cette condition est liée au fait qu'il n'y a pas nécessairement coïncidence
entre l'adhésion à la Communauté européenne et l'adhésion au protocole de
Madrid. Ainsi, Malte, qui est un État membre de la Communauté européenne,
Page 51
n'est pas encore membre du système de Madrid. Tant qu’elle ne sera pas
partie au protocole de Madrid, l'Office ne pourra pas accepter une
transformation (conversion) de type «opting back» pour une désignation
postérieure de Malte. Quand elle adhérera au protocole, l'Office devra vérifier
si elle était membre du protocole non seulement au moment de la requête en
transformation (conversion), mais au moment de la désignation de la
Communauté européenne d'origine. Cette condition a été ajoutée afin d’éviter
de donner une valeur rétroactive à l'adhésion au protocole de Madrid (c'est-àdire une date d'effet antérieure à la ratification du protocole de Madrid par
l'État membre).
2.9.
Publication
L'Office publie la transformation (conversion) dans la partie E5 du Bulletin
(voir le Vademecum en ligne sur notre site web à l’adresse suivante:
http://oami.europa.eu/fr/Office/diff/default.htm).
3.
Transformation (transformation)
Article 9quinquies du protocole de Madrid, article 156 du RMC, règle 84,
paragraphe 1, point p), et règle 124 du REMC
3.1.
Principe et effets
Suite à la radiation d'un enregistrement international désignant la
Communauté européenne à la demande de l'Office d'origine en vertu de
l'article 9 du protocole (c'est-à-dire suite à ladite «attaque centrale» durant la
période de dépendance de cinq ans), le titulaire peut déposer une demande
de marque communautaire «directe» pour la même marque auprès de l'Office
en vertu de l'article 9quinquies du protocole.
Il est impossible de transformer une désignation de la Communauté
européenne en des désignations d'États membres séparées malgré le fait que
leur territoire soit inclus dans le champ géographique de protection de la
désignation de la Communauté européenne (en fait, certaines marques
nationales comme les marques françaises ou britanniques ont un champ
géographique de protection différent). Si la Communauté européenne a été
désignée, l'enregistrement international produit un effet dans la Communauté
européenne, mais pas dans les États membres en tant que tels. Et il ne faut
pas oublier que l'introduction de la transformation dans le protocole a pour but
d'adoucir les effets de ladite «attaque centrale», et non pas de permettre la
«transformation (conversion)» d'une désignation de la Communauté
européenne en dépôt national.
La demande sera traitée par l'Office comme si elle avait été déposée le jour
de l'enregistrement international ou, lorsque la Communauté européenne a
été désignée après l'enregistrement international, le jour de la désignation
postérieure.
Page 52
3.2.
Procédure
A) Examen de la demande de transformation (transformation) elle-même:
Les conditions prévues à l'article 9quinquies du protocole de Madrid
pour le maintien de cette date sont,
• que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la
date à laquelle l’enregistrement international a été radié,
• que les produits et services énumérés dans la demande soient
couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans
l’enregistrement international «à l’égard de la partie contractante
intéressée», c’est-à dire en vigueur pour la Communauté européenne
(car l'enregistrement international peut concerner des produits et
services différents à l'égard de parties contractantes différentes).
Le demandeur doit faire la demande sur le formulaire de demande de marque
communautaire. Ce formulaire a été modifié comme suit afin de permettre les
indications suivantes:
(1)
l’indication du numéro de l'enregistrement international qui a été radié.
L'Office pourra alors retrouver les détails de l'enregistrement
international afin de vérifier que la liste des produits et services de la
marque communautaire est couverte par l'enregistrement international
en ce qui concerne la Communauté européenne;
(2)
la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le
Bureau international; cette date sera utilisée pour vérifier que la
demande de marque communautaire est déposée dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international
a été radié;
(3)
la date de l’enregistrement international au sens de l’article 3,
paragraphe 4, du protocole de Madrid, ou la date d’enregistrement de
son extension territoriale à la Communauté européenne faite
postérieurement à l’enregistrement international conformément à
l’article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. La date de
l’enregistrement international ne deviendra pas la date de dépôt de la
demande de marque communautaire au sens de l’article 27 du RMC,
mais sera la date déterminante pour les «effets de droit antérieur» de la
marque communautaire;
(4)
s’il y a lieu, la date de priorité ou d’ancienneté de la demande ou de
l’enregistrement international telle qu’elle a été inscrite dans le registre
international tenu par le Bureau international.
Si l'Office note une irrégularité, il invite le demandeur à y remédier dans un
délai de deux mois. L’action de remédiation peut consister à limiter la liste de
produits et services de la demande de marque communautaire ou à
convaincre l'Office que la limite des trois mois a en fait été respectée.
Page 53
Contrairement au cas des revendications de priorité et d'ancienneté (cf. règle
9, paragraphe 8, du REMC), il est impossible d'avoir deux dates ou une date
partielle de l'enregistrement international pour seulement ceux des produits
qui sont contenus dans l'enregistrement international, la date dépôt de la
demande de marque communautaire étant la date applicable pour les produits
et services supplémentaires. Un tel effet de transformation partielle n'est
prévu ni dans l'article 9quinquies du protocole de Madrid, ni dans l'article 156
du RMC.
S’il n’est pas remédié aux irrégularités, le droit à la date de l'enregistrement
international ou de l'extension territoriale et, le cas échéant, de la priorité de
l'enregistrement international est perdu comme cela se produit lorsque l'Office
refuse une revendication de priorité ou d'ancienneté (règle 9, paragraphes 6
et 7, du REMC). Autrement dit, si la transformation est définitivement refusée,
la demande de marque communautaire est examinée comme une demande
«normale».
B) Examen de la demande de marque communautaire résultant de la
transformation (transformation) d'un enregistrement international:
Dans les règlements relatifs à la marque communautaire, la transformation
(transformation) est régie par l'article 156 du RMC et la règle 124 du REMC.
(1) Lorsque la demande de transformation concerne un enregistrement
international désignant la Communauté européenne et que les
données détaillées le concernant n'ont pas été publiées au sens de
l'article 147, paragraphe 2, du RMC (il n'a pas été accepté
définitivement par l'Office), la marque communautaire résultant de la
transformation est traitée comme une demande de marque
communautaire normale et elle est examinée par rapport aux motifs
absolus et publiée pour les besoins des oppositions. Rien dans les
règlements ne permet à l'Office d'omettre la procédure d'examen.
Néanmoins, comme ce cas précis présuppose une situation dans laquelle un
enregistrement international désignant la Communauté existait déjà, l’Office
peut profiter de la classification de la liste des produits et services de
l'enregistrement international radié (dans la mesure où elle est conforme à
nos règles) ainsi que des rapports de recherche qui ont déjà été publiés
concernant cet enregistrement international (car la date de la demande de
marque communautaire qui en résulte est la même que la date de
l'enregistrement international d'origine, si bien que le rapport de recherche
doit par définition donner les mêmes résultats). Si l'enregistrement
international a déjà été accepté pour des motifs absolus, le même résultat doit
être confirmé. La marque communautaire est alors publiée dans la partie A du
Bulletin aux fins de l'opposition avec un champ supplémentaire au code INID
646 mentionnant les détails de la transformation.
Le reste de la procédure se déroule comme pour une marque communautaire
normale même si la procédure d'opposition a déjà été lancée contre
l'enregistrement international désignant la Communauté européenne sans
Page 54
parvenir au stade de la décision définitive. Dans ce cas, la procédure
précédente a été clôturée et la demande doit être reprise à partir du début
(confirmation de l'examen des motifs absolus, nouvelle publication pour
l'opposition, etc.).
L'article 9quinquies du protocole de Madrid précise que la demande
transformée «sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de
l’enregistrement international». Cela ne veut pas dire que la date de
transformation devient la date de dépôt de la demande de marque
communautaire (en fait, l'article 27 du RMC qui s'applique mutatis mutandis
fixe des conditions précises pour l'octroi d'une date de dépôt, qui dépend
également du versement de la taxe de demande dans un délai d'un mois),
mais qu'elle sert à déterminer l'effet de la date antérieure pour les besoins des
recherches relatives à la priorité, les oppositions, etc.
Le renouvellement commence à courir à partir de la date de dépôt de la
marque communautaire transformée, ce qui est une solution favorable pour le
demandeur, cette date étant par définition postérieure à la date de
l'enregistrement international.
(2) Quand la demande de transformation concerne un enregistrement
international désignant la Communauté européenne et que les
données détaillées le concernant ont déjà été publiés conformément à
l'article 147, paragraphe 2, du RMC, les stades de l'examen et de
l'opposition sont omis (articles 38 à 43 du RMC).
Néanmoins, la liste des produits et services doit être traduite dans toutes les
langues et publiée dans la partie A.2 du Bulletin avec le code INID 646.
L'Office demande alors le paiement de la taxe d'enregistrement et une fois
celle-ci versée, la marque communautaire est publiée normalement dans la
partie B.1 du Bulletin et un certificat est délivré.
3.3.
Transformation (transformation) et ancienneté
Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'Office et
enregistrées par l'OMPI dans le dossier de l'enregistrement international
transformé désignant la Communauté européenne, il n'est pas nécessaire de
les revendiquer à nouveau dans la marque communautaire résultant de la
transformation. Cette solution n'est pas prévue explicitement dans la règle
124, paragraphe 2), du REMC [seule la priorité est mentionnée au paragraphe
d)], mais elle semble équitable étant donné que la condition est la suivante:
- l'Office a déjà accepté les revendications et l'OMPI les a publiées;
- dans le cas où, entre-temps, leur titulaire aurait laissé les marques
antérieures s'éteindre, il ne pourra pas déposer de nouvelles
revendications devant l'Office (l'une des conditions d'une
revendication d'ancienneté valable étant que le droit antérieur est
enregistré et en vigueur au moment de la revendication).
3.4.
Service responsable à l'Office
Page 55
L'examinateur chargé de la demande de marque communautaire exécute les
deux types d'examen.
3.5.
Taxes
Il n'y a pas de «taxes de transformation» spécifiques, et la demande de
transformation est gratuite.
La demande de marque communautaire résultant de la transformation
(transformation) de l'enregistrement international désignant la Communauté
européenne est soumise aux mêmes taxes que la demande de marque
communautaire directe, à savoir les taxes de demande et les taxes
d'enregistrement.
La taxe de demande de marque communautaire doit être versée à l'Office
dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la marque communautaire
demandant la transformation (transformation) pour que la demande soit
conforme à l'article 27 du RMC et à l'article 9quinquies, sous iii) et pour que la
transformation soit acceptée (exemple: fin de la limite de trois mois pour la
transformation, le 1.4.2006; dépôt de la demande de marque communautaire
demandant la transformation, le 30.3.2006; date limite du versement de la
taxe de demande de marque communautaire, le 30.4.2006. Si le paiement a
lieu après cette date, les conditions relatives à la transformation ne seront pas
réunies, elle sera refusée et la demande de marque communautaire aura pour
date de dépôt la date du versement).
4.
Remplacement
Article 4bis du protocole de Madrid, règle 21 du REC, article 152 du RMC,
règle 84, paragraphe 2, du REMC
4.1.
Principe et effets
Conformément à l'article 4bis de l'arrangement et du protocole, le titulaire
peut demander à l'Office de prendre note dans son registre du fait qu'un
enregistrement de marque communautaire est remplacé par un
enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire dans
la Communauté européenne seront réputés commencer à partir de la
date de l'enregistrement de la marque communautaire antérieure. Une
mention sera donc introduite dans le registre indiquant qu'une marque
communautaire directe a été remplacée par une désignation de la
Communauté européenne au moyen d'un enregistrement international et a
été publiée.
4.2.
Procédure
Une demande de remplacement peut être déposée à l'Office à tout moment
après la notification par le Bureau international de l'enregistrement
international désignant la Communauté européenne remplaçant la marque
communautaire directe.
Page 56
Quand une demande d'enregistrement d’un remplacement est envoyée
directement à l'Office par le titulaire international, nous notons dans notre
registre que le remplacement est demandé après une vérification formelle
équivalente à celle effectuée pour les revendications d'ancienneté.
En d’autres termes, l'Office:
- vérifie que les marques sont les mêmes,
- vérifie que la marque communautaire a été enregistrée avant la
désignation de la Communauté européenne,
- vérifie qu’il y a des produits et services en commun dans la marque
communautaire et l’enregistrement international,
- ne vérifie pas que les marques sont enregistrées au nom des
mêmes personnes car une cession peut se produire après que
nous avons pris note du remplacement.
L’Office estime qu'il suffit que l'enregistrement international et la marque
communautaire coexistent à la date de l'enregistrement international pour
prendre note du remplacement dans le registre. En particulier, si la
désignation de la Communauté européenne par un enregistrement
international n'a pas encore été acceptée définitivement, l'Office n'attend pas
l'acceptation définitive pour enregistrer le remplacement. Il appartient au
titulaire de la marque internationale de décider quand demander le
remplacement.
Plus généralement, l'Office estime qu'il appartient au titulaire de vérifier que
les conditions du remplacement sont remplies.
Ensuite, comme le prévoit la règle 21 du REC, l'Office notifie à l'OMPI qu'une
marque communautaire a été remplacée par un enregistrement international
indiquant:
- le numéro de l'enregistrement international
- le numéro de la marque communautaire
- la date de demande de la marque communautaire
- la date d'enregistrement de la marque communautaire
- la date ou les dates de priorité (le cas échéant)
- la date ou les dates d'ancienneté et les pays (le cas échéant)
- la liste des produits et services du remplacement (le cas échéant)
Quand la marque communautaire a été remplacée par l'enregistrement
international et, qu'à la demande du titulaire, il a été pris note de ce
remplacement dans le registre des marques communautaires, la marque
communautaire est maintenue normalement dans le registre tant que le
titulaire la renouvelle. En d'autres termes, il y a coexistence entre la marque
communautaire remplacée en vigueur et l'enregistrement international
désignant la Communauté européenne. Le titulaire a intérêt à ne pas laisser
la marque communautaire s'éteindre et à la renouveler durant la période de
cinq ans durant laquelle l'enregistrement international dépend du sort de la
marque de base (période de dépendance).
Page 57
Conformément à la règle 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution
commun adopté en vertu du protocole et de l'arrangement de Madrid, le
Bureau international inscrit les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) au
registre international, les publie et en informe le titulaire.
Ces procédures ont pour but de faire en sorte que les informations
nécessaires concernant le remplacement soient mises à la disposition des
tiers. Néanmoins, l'Office n'est pas tenu de communiquer les autres
changements touchant la marque communautaire remplacée.
4.3.
Taxes
La demande de prendre note d'un remplacement est gratuite.
4.4.
Publication
D'après la règle 84, paragraphe 2, du REMC, le remplacement est inscrit au
registre et la règle 85 du REMC dispose que toutes les inscriptions au registre
sont publiées dans le Bulletin
des marques communautaires. Le
remplacement est donc publié dans le Bulletin des marques communautaires
à la partie C.3.7 (pour de plus amples informations, consulter le Vademecum
en
ligne
sur
notre
site
web,
à
l’adresse
suivante:
http://oami.europa.eu/fr/Office/diff/default.htm).
4.5.
Remplacement et ancienneté
Comme le remplacement se produit «sans préjudice des droits acquis»
(article 4bis, paragraphe 1), du protocole de Madrid) du seul fait de
l'enregistrement antérieur, l'Office inclut les informations sur les
revendications d'ancienneté que contient l'enregistrement de la marque
communautaire remplacée dans la notification envoyée à l'OMPI en vertu de
la règle 21 du règlement d'exécution commun.
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DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L

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