Matinée technique Réseau CURIE : Evolution récente

Matinée technique Réseau C.U.R.I.E : Evolution récente de la brevetabilité des inventions
biotechnologiques aux USA et en Europe
Mercredi 28 mai 2014
Présents : Miranda Nally-Delmotte, Patricia Rigou, Tania Csaki, Genopole Entreprises
Intervenants : Béatrice Orès, cabinet Orès, Philippe Becker, cabinet Becker&Associés
Rédacteur : Tania Csaki
CONTEXTE
En mars 2014, plusieurs directives ont été émises par l'OEB sur la base de l'article 1011(article définissant les inventions
brevetables aux US).
Le Patent Act de 2011 avait prévu une exclusion expresse des organismes humains de la brevetabilité (non rétroactive).
Plusieurs décisions (dont la décision Myriad) ont conduit l'Office Américain des Brevets (USPTO) à réviser ses procédures
d’examen et fixer de nouvelles règles. C’est dans ce contexte qu’un guide a été élaboré le 4.03.2014. Celui-ci est disponible
sur le site de l'USPTO et explique aux examinateurs américains comment considérer une demande de brevet :
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf
Rappel des principales décisions
- Myriad2 (décision de la Cour Suprême du 13 juin 2013) : revendications portant sur des gènes humains
Les gènes et l'information qu'ils codent ne sont pas brevetables : à l’unanimité, la Cour Suprême a décidé que des séquences
d’acides nucléiques isolées sont des produits de la nature (« products of nature ») et par conséquent ne sont pas brevetables.
La Cour Suprême a cependant admis que l’ADNc ne présentait pas les mêmes obstacles à la brevetabilité car n’était
(justement) pas un produit de la nature. Ainsi, l’ADNc est brevetable car il résulte d’exons – séquences codantes ne
contenant plus d’introns - qui ne sont pas présents à l’état naturel. Elle précise que quelque chose de nouveau est créé quand
de l’ADNc est « fabriqué ».
Il s’agit d’un virage à 180degrés beaucoup plus drastique qu'en Europe.
- Prometheus3 (décision de la cour Suprême du 20 mars 2012) : revendications portant sur une méthode d'optimisation
thérapeutique
Un médicament est administré, puis les métabolites sont dosés : il ne s’agit que d’un traitement d'informations, la relation
naturelle entre le médicament et ses métabolites n’est pas brevetable en tant que telle.
- Chakrabarty4 (décision de la cour Suprême du 16 juin 1980) : revendications relatives à des bactéries génétiquement
modifiées
Chakrabarty avait déposé un brevet sur une méthode utilisant des organismes pour dégrader le pétrole et un autre brevet
sur les organismes eux-mêmes.
L'un des plasmides était dans la nature donc non brevetable. De la même manière la bactérie n'est pas brevetable. En
revanche la bactérie modifiée contenant deux plasmides est brevetable car significativement différente de l'art antérieur.
- Funk Brother 5(décision de la cour Suprême du 16 février1948) : combinaison de 6 bactéries de la nature
Une combinaison est non brevetable car correspond à une simple juxtaposition d'éléments, il n’y a pas de synergie montrable
entre ces éléments. Plus généralement, la découverte d’un phénomène inconnu mais naturel n’est pas brevetable.
1 US
code §101 : inventions patentable http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101
Analyse de l’affaire Myriad par le cabinet Regimbeau : file:///Users/csaki/Downloads/2013%2006%20Article%20Myriad_FFP.pdf
3 Analyse de la décision Prometheus par Finnegan : http://www.finnegan.com/ASummaryoftheSupremeCourtsPrometheusDecision/
4 Analyse de la décision Chakrabarty - Rapport du Sénat sur la biologie de synthèse : http://www.senat.fr/rap/r11-378-1/r11-378-132.html
5 Décision Funk Brothers : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/127/
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1
Le guide du 4 mars 2014 s'applique à tout type de revendications concernant les lois de la nature, des phénomènes naturels
et/ou des produits naturels, et permet de comprendre les notifications officielles qui seront vraisemblablement fortement
inspirées de ce guide.
PRINCIPE GENERAL DE LA BREVETABILITE AUX US
Interpréter la revendication de la manière raisonnablement la plus large (broadest reasonable interpretation) et considérer 3
questions pour évaluer la brevetabilité d’une invention dans le domaine des sciences du vivant :
Q1 - Déterminer s’il s’agit d’une invention telle que définie dans l’article 101 du code US de la PI : procédé, machine, produit
manufacturé ou composition
Q2 – La revendication concerne-t-elle l'une des exceptions juridiques ? à savoir les idées abstraites, les lois de la nature
ou principes naturels, les phénomènes naturels, et les produits de la nature
Q3 - Déterminer si la revendication dans son ensemble concerne quelque chose de significativement différent eu
égard aux exceptions juridiques
Il faudra par conséquent prendre garde à la manière de rédiger la revendication.
L’avantage aux US est que l'article 123.26 n’existe pas, donc si la revendication n’est pas rédigée avec les mots exacts de la
description, une reformulation de la revendication reste possible sans risque.
Évaluation de l'admissibilité par un test en 3 étapes Q1, 2, 3 (eligibility factor) :
Q1 :
Exemples d'inventions non brevetables :
- diagnostic d'une maladie basé sur une corrélation présente naturellement
- optimisation de l'efficacité thérapeutique en utilisant la relation entre la concentration en métabolites et l’évolution d’une
maladie (par exemple)
- identification d'une maladie en utilisant une relation existante entre la présence d'une substance dans l'organisme et
l'incidence de la maladie
à Il faut nécessairement une intervention humaine et que la modification apportée ajoute quelque chose de significativement
différent par rapport au produit ou au processus naturel
ex. des biomarqueurs : les biomarqueurs naturels doivent avoir été modifiés, par exemple avec l’ajout d’une molécule
fluorescente permettant de les suivre dans l’organisme, d’où l’importance de la rédaction de la revendication
Q2 :
Exception juridique principale :
Produits naturels : produits chimiques dérivés de sources naturelles (antibiotiques), acides nucléiques, protéines et peptides,
aliments, organismes (bactéries, plantes).
à Dans le cadre de la protection par brevet d’un produit naturel, les revendications seront plus étroites donc si des licences
sont concédées, il faudra intégrer une partie savoir faire car la portée du brevet sera plus étroite
Q3 :
Existe-t-il une différence significative? Liste d'éléments ++ et -Deux voies :
- produit significativement différent de celui qui existe dans la nature
- limitations significatives des revendications qui ajoutent quelque chose de significatif à l'exception juridique (en général un
produit naturel)
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de passer en revue les règles de l'admissibilité en pratiquant le "balance of all
the elements" :
En faveur de l’admissibilité :
A+ revendication de produit - pas présent dans la nature en tant que tel et structure significativement différente des produits
de la nature
B+ limites significatives à la portée de la revendication (ex. fluorophore sur biomarqueur)
C+ apport d'une activité significative (sont relatifs aux exceptions juridiques de manière significative)
D+ font plus que décrire les exceptions juridiques à l'aide d'instruction générales à appliquer ou utiliser
6 La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la
demande telle qu'elle a été déposée.
Article complet sur : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ar123.html
2
E+ incluent une machine ou un processus de transformation qui implémente ou intègre l'exception juridique
F+ ajoutent une caractéristique qui n'est pas seulement bien connue, purement conventionnelle ou de routine
En défaveur de l'admissibilité :
H- pas de différence (sont cités de manière très générale)
I- pas de limitations et de manière générale, est ce que c'est suffisamment limité pour laisser le champ libre aux autres?
Retenir qu’il faut que l’invention puisse être utilisée ou prise par d'autres pour s'appliquer aux exceptions juridiques
J- sont bien connus, purement conventionnels ou de routine
K- sont simplement juxtaposés à l'exception juridique
L- n'apporte pas d'activité significative (ne se rapportent à rien d'autre qu'à une simple utilisation) et ne présente pas de
valeur ajoutée
à En fonction de cette balance, l’examinateur se positionnera sur l’existence d’une différence significative qui sera en faveur
de la brevetabilité ou non. Ces orientations prises par l'USPTO catastrophent un peu la profession, qui n’a pas de recul et ne
sait pas trop comment tout cela va évoluer... Une consultation est prévue en juin mais l'USPTO va t il bouger?
APPLICATION DE LA CONVENTION DE MUNICH EN EUROPE POUR L’ANALYSE DE LA BREVETABILITE :
L’article 52.17 de la Convention de Munich définit les critères de brevetabilité : invention, nouveauté, activité inventive,
application industrielle.
D’autre part, l’article 83 EPC oblige à une description suffisante : « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet
européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
L’article 84 EPC précise que « les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et
concises et se fonder sur la description ».
La règle 27 8de la Convention sur le brevet européen précise la liste des inventions biotechnologiques également brevetables:
matière biologique isolée de son environnement naturel même si elle préexiste à l'état naturel, procédé microbiologique …
La règle 299 de la Convention sur le brevet européen précise les dispositions relatives au corps humain et ses éléments : un
élément isolé du corps humain y compris la séquence totale ou partielle d'un gène est protégeable, même si la structure de
cet élément est identique à celle d’un élément naturel, l’application industrielle doit en revanche être explicitée.
L’article 52.2 et l’article 5310 de la Convention de Munich précisent les exceptions à la brevetabilité : les variétés végétales et
races animales (mais décision de la Chambre de Recours : les animaux ou plantes transgéniques peuvent être brevetables), ou
les méthodes de traitement et diagnostic ne sont pas brevetables.
La règle 2811de la Convention sur le brevet européen précise l’article 53 : sont notamment exclues de la brevetabilité les
inventions relatives aux procédés de clonage des êtres humains, procédés de modification de l’identité génétique germinale
de l’être humain, utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
En Europe, la brevetabilité fait l’objet d’un cadre défini, et les discussions des professionnels avec les examinateurs européens
font penser qu'il n'y aura pas de remise en cause de ces acquis.
COMPARAISON DES CRITERES DE BREVETABILITE AUX US VS EN EUROPE
Aux US, comme précisé plus haut, pour les revendications de produits, il faudra se questionner sur l’existence de différences
significatives par rapport à un produit naturel.
Exemples donnés par l'USPTO :
- Combinaison de bactéries naturelles - non brevetable (N) // bactérie génétiquement modifiée avec des plasmides brevetable (O)
- Juxtaposition de matières 90% cuivre et 10% étain N // alliage spécifique O
- Jus de pamplemousse N // Pasteurisation jus de pamplemousse et différence de goût O
Article 52 : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/f/ar52.html
Règle 27 : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/r27.html
9 Règle 29 : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/r29.html
10 Article 53 : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/f/ar52.html
11 Règle 28 : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/r28.html
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3
- Une amorce d'ADN n'étant pas présente dans la nature mais présentant une différence mineure de structure et une
absence de différence fonctionnelle avec l'ADN naturel N // méthode d'amplification même si elle couvre des conditions
naturelles O (on apporte un plus par rapport à des produits naturels)
à Ces exemples illustrent bien la nécessité de modifier de manière significative sa manière de rédiger les revendications
Exemple d'une manière dont vont analyser les revendications les examinateurs de l’USPTO : acide amazonique naturel vs
synthétique. En Europe en revanche, l'acide amazonique naturel ou la paire d'amorces seraient brevetables.
DEVELOPPEMENTS RECENTS OPERES EN EUROPE
Des développements récents ont été proposés en Europe pour prendre en compte les évolutions récentes en termes de
cellules souches, médecine personnalisée, etc.
Cellules souches
Conséquences de l’article 53.a et de la règle 28.c de la convention sur le brevet européen :
Les cellules embryonnaires non humaines sont protégées, de même que les cellules souches humaines non embryonnaires
(IPS, cellules pluripotentes induites).
à Seules les cellules embryonnaires humaines ne sont pas brevetables
Les décisions majeures sur le sujet :
- affaire WARF (demande EP770125) sur les cellules souches embryonnaires humaines (primate) : la Grande Chambre de
Recours a confirmé la décision de rejet de la demande car l’obtention des cellules souches a nécessité la manipulation
d'embryons humains.
- décision T2221/10 février 2014 Technion : La demande portait sur l’utilisation de lignées établies à partir d’une population
de cellules souches embryonnaires humaines. La demande a été rejetée car les lignées cellulaires obtenues, même si
brevetables en tant que telle, l’ont été à partir d'embryons humains.
ADN et protéines
L’ADN et les protéines ne sont pas exclus du champ de la brevetabilité.
à Un gène d'origine naturelle est brevetable mais il est indispensable de documenter la fonction de ce gène, sinon des
difficultés seront vraisemblablement rencontrées au niveau de l'activité inventive et la suffisance de description.
Les préconisations sont les suivantes :
- Le degré d'identité doit être défini et décrit (active fragment, ou %identifié),
- des exemples de séquences avec ce degré d'identité doivent figurer pour les peptides et les protéines,
- il est primordial d’indiquer et de définir le terme « isolé » dans la revendication en le définissant dans la description,
- il est nécessaire de documenter la fonction (les données in silico ne sont pas suffisantes) et montrer que la séquence
est vraiment spécifique pour la détection.
Anticorps
L'OEB à tendance à rehausser les exigences en matière de brevets portant sur les anticorps :
à dans le cas où l’Ag est nouveau : tous les Ac correspondants sont protégeables
Il est cependant important de définir le fragment et la notion de liaison spécifique à un Ag. Beaucoup d'objections sont basées
sur ce terme !
à dans le cas où l’Ag est connu, un certain nombre d’Ac aussi : un nouvel Ac est protégeable, mais il sera indispensable de
préciser une séquence, un épitope etc.
La portée de la protection sera plus restreinte et la séquence complète, ainsi que des données exemples seront demandées.
Diagnostic et signature moléculaire
Signature moléculaire
Décision sur la brebis Dolly du 8.05.14 : l’identité génétique de Dolly est identique au parent donneur, qui fait partie de la
nature...et donc l’invention a été rejetée sur la base de l’article 101
Une méthode de diagnostic mettant en œuvre la cytométrie de flux est brevetable, en revanche une méthode permettant de
comparer des idées abstraites (ex. comparaison de séquences nucleotidiques) est non brevetable!
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Méthode de diagnostic
Décision de la chambre de recours sur les méthodes de diagnostic : G1/04 de décembre 200512
- Une méthode de diagnostic constituée de 3 phases d’investigation, si elle est effectuée à même le corps, n’est pas
brevetable.
- Les diagnostics et signatures moléculaires sont brevetables mais le dosage est insuffisant car constitue seulement une
acquisition des données, il faut préciser les étapes permettant de faire le diagnostic.
Cas des biomarqueurs
Une revendication couvrant la mesure d'un marqueur indicatif d’une maladie est relativement facile à obtenir en Europe, sous
réserve qu’une corrélation soit détaillée entre la pathologie et le marqueur.
Il faut également montrer un certain degré de prédiction : idée de marqueur prédictif.
Concernant la détection de la présence d’une pathologie, le test est important à préciser dans la description (test détectant la
présence / l’absence – contrôle négatif – de la maladie) et il est même important de l’inclure dans la revendication (sinon il
peut y avoir des soucis en cas de licences, et la description des kits peut être utile pour la détection des contrefaçons).
à Attention aux brevets mentionnant plusieurs marqueurs : il peut y avoir remise en question de l’unité d'invention, il faut
illustrer l'activité sur chacun et mettre en avant le biomarqueur principal dès le début. Une divulgation relative au biomarqueur
principal non spécifiquement mentionné dans la demande initiale, pourrait alors faire l’objet d’une auto-antériorisation : la
solution efficace est d’attendre pour déposer de trouver le bon marqueur.
à Précaution à prendre pour les US : il faut procéder à une limitation pour ne pas empêcher d'autres d'utiliser le marqueur.
Médecine personnalisée
La question principale qui se pose dans le cadre de la médecine personnalisée est la suivante : le sujet malade va t il répondre
au traitement? Quel est le bon traitement, la bonne dose, ... ?
Deux catégories de revendications sont utilisées :
- méthode de prédiction et diagnostic : bien documenter la corrélation
Envisager de reprotéger l'utilisation du médicament : il est intéressant de décrire une discrimination permettant de redéfinir
des groupes de patients.
- revendication d'utilisation thérapeutique (article 54.5 EPC) : plus intéressant car permet de protéger le traitement (sous
réserve de préciser la corrélation entre marqueurs X et pathologie Y avec le traitement molécule Z)
Deux décisions importantes sur le sujet :
- Utilisation du Fulvestrant d'Astra Zeneca pour traiter le cancer du sein dans certaines conditions - décision de février
2013 : nouveau et inventif car traitement déjà administré dans une autre population
- Utilisation du Rituximab de Genentech pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde – décision de mai 2013 : nouveau
mais pas inventif car il est probable que les patients traités étaient effectivement des mauvais répondeurs
à La brevetabilité d’une nouvelle utilisation thérapeutique est défendable quand le nombre de patients dans l'art antérieur
est faible et que l'art antérieur décrit un taux de réponse faible.
CONCLUSION
Il est indispensable que les entreprises définissent une stratégie dès le départ en envisageant les extensions à venir dans la
demande prioritaire :
- prévoir des revendications larges pour l’Europe tout en détaillant la description, pour avoir des
modifications possibles des revendications13 aux US (en apportant des limitations ex. association avec
d'autres produits, modification de la fonction, intégration d’une étape de procédé)
- pour les US il faudra modifier radicalement la manière de rédiger les revendications pour assurer une
protection efficace.
Pour plus d’informations contacter l’équipe Genopole Entreprises
[email protected]
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Décision méthode de diagnostic : http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g040001fp1.html
janvier 2014 sur les manières de rédiger les revendications : Swiss type (procédés limités) vs EPC2000 (utilisation limitée) 13 Décision
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