Protéger ses marques de commerce

L E DR O I T DE S A VO I R
Droit de la propriété
intellectuelle et divertissement
Octobre 2000
Protéger ses marques de commerce :
une stratégie qui rapporte
Par Diane Bellavance
L’importance de la protection des marques
de commerce est souvent sous-estimée dans
le cadre des activités de l’entreprise.
L’invention ou le logiciel par exemple est vu
comme l’actif ayant la plus grande
importance et la ou les marques de
commerce utilisées par l’entreprise sont
fréquemment non enregistrées en étant
toutefois déjà utilisées. En effet, la marque
de commerce pourrait dans certains cas
avoir un jour une valeur économique plus
grande que les produits développés par
l’entreprise (par exemple : la marque de
commerce « Coca Cola » vaut davantage
que l’actif tangible de son propriétaire). La
marque de commerce sert à créer la
notoriété et la reconnaissance du produit
associé avec l’entreprise quant à sa qualité,
ses particularités, etc. Dans certains cas, elle
permettra même de fabriquer des produits
sous-licenciés (branding, par exemple : sacs
à dos « Jeep » et bottes de randonnée
« Katerpillar ») et la marque de commerce
aura toute son importance dans le cadre
d’un bon programme de commercialisation
via le licensing.
Tout sous-licencié sérieux et connaissant
bien son marché exigera non seulement un
produit breveté ou dûment protégé mais
également une marque de commerce
dûment enregistrée. La protection et la
qualité d’une marque de commerce se
bâtissent dès le début.
Les noms de domaine et les
marques de commerce
Un nom de domaine n’est pas une marque
de commerce mais plutôt l’équivalent d’une
adresse électronique composée de différents
caractères. Le propriétaire d’un nom de
domaine qui désire en avoir l’usage exclusif
doit l’enregistrer comme marque de
commerce, sinon il s’expose à des
poursuites pour la violation des droits de
propriété intellectuelle du propriétaire d’une
marque similaire dûment enregistrée dans
un pays donné. D’autre part, lorsqu’une
entreprise dépose une demande
d’enregistrement de marque de commerce
elle devrait également enregistrer son nom
de domaine par la même occasion.
Certaines entreprises enregistrent
également, comme nom de domaine, des
variations de leur marque de commerce, y
incluant, par exemple, un trait d’union ou
les erreurs orthographiques possibles que les
usagers pourraient faire en cherchant le site
de l’entreprise.
En effet, le phénomène des
« Cybersquatters » amplifie l’importance de
réserver son nom de domaine. Ces
« Cybersquatters » enregistrent des noms de
domaine qui sont des marques de
commerce connues ou enregistrées et
tentent par la suite de vendre aux
propriétaires de ces marques de commerce
leurs noms de domaine. Ces
« Cybersquatters » gardent le nom de
domaine en otage jusqu’à ce que le titulaire
de la marque de commerce leur verse « la
rançon » demandée. Lors de récentes
audiences de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, des compagnies
comme AT&T, Porsche et Warner Brothers
ont déclaré être impliquées dans des litiges
avec des Cybersquatters à raison de 15 à 20
par mois. Ce phénomène du
« cybersquatting » a amplifié le besoin de
trouver un mécanisme visant à protéger les
titulaires de marques de commerce contre
ces prises d’otages virtuelles.
Suite à un processus consultatif, l’Internet
Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), a mis en place un
système de résolution de conflits de ce type.
L’application du système est simple : tous les
registraires agréés de noms de domaine
« .com, .net, .org » et de quelques autres
codes de pays précis doivent soumettre les
utilisateurs qui font appel à leurs services
pour enregistrer un nom de domaine, à la
politique UDNDRP (« Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy »). Cette
politique prévoit, entre autres, que les
utilisateurs seront soumis obligatoirement à
une procédure de règlement des conflits
entre les noms de domaine et les marques
de commerce. La personne lésée doit
démontrer que : (i)
le nom de domaine enregistré est
identique ou semblable au point de
prêter à confusion avec une marque de
commerce sur laquelle elle a un droit;
(ii) le titulaire du nom de domaine n’a
aucun droit sur le nom de domaine ni
aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
(iii) le nom de domaine a été enregistré et
est utilisé de mauvaise foi.
Si elle réussit à prouver ces trois éléments, le
nom de domaine lui sera transféré.
À ce jour, quatre organismes administratifs
reçoivent les plaintes et traitent celles-ci
presque entièrement en ligne; aucune
représentation verbale n’est acceptée.
Diane Bellavance est membre
du Barreau du Québec
depuis 1988 et se spécialise
en droit de la propriété
intellectuelle et divertissement
• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
• The National Arbitration Forum (NAF)
• Le Consortium Dispute.org/eResolution (eResolution)
• CPR Institute for Dispute Resolution (CPR)
Vous pouvez communiquer avec
les membres suivants du groupe
du Droit de la propriété
intellectuelle et divertissement
pour toute question relative à ce
bulletin.
Les frais (en dollars US)
à nos bureaux de Montréal
Diane Bellavance
Patrick Buchholz
David Eramian
Lisa Miller
Johanne L. Rémillard
Ian Rose
Martine Tremblay
à nos bureaux de Québec
Martin J. Edwards
Laurier Gauthier
Simon Lemay
Louis Rochette
Jean-Pierre Roy
Kim Thomassin
François Vallières
à nos bureaux de Laval
André B. Gobeille
(1) À déterminer avec l’OMPI
(2) Pour chaque nom contesté supérieur à 3.
(3) À déterminer avec CPR.
La procédure
La procédure, quoiqu’elle puisse paraître
simple en apparence, requiert une certaine
connaissance en matière de propriété
intellectuelle. En effet, le droit relatif aux
marques de commerce et les principes
directeurs de la UDNDRP doivent être
2
habilement plaidés par écrit, et doivent
convaincre l’arbitre sur le champ puisque
aucune représentation orale ne sera
entendue. De plus, la quantité de
jurisprudence relative à ces litiges augmente
chaque jour, d’où l’importance de connaître
les derniers développements et les
tendances récentes dans les décisions
rendues.
Malgré cette procédure il est préférable de
prévenir plutôt que de guérir.
Montréal
Bureau 4000
1, Place Ville Marie
Montréal (Québec)
Québec
Bureau 500
925, chemin Saint-Louis
Québec (Québec)
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360, rue Albert
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pas à communiquer avec Me Diane
Bellavance du cabinet Lavery, de Billy, au
(514) 877-2907 ou à l’adresse électronique
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Tremblay au (514) 877-2957 ou à l’adresse
électronique [email protected].
Nous vous invitons à visiter notre site web
www.laverydebilly.com.
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Octobre 2000