Affaire Bilski: début de l`effet d`entraînement

JANVIER 2009
Actualités – Propriété intellectuelle
Affaire Bilski : début de l’effet d’entraînement
Comme il était mentionné dans notre bulletin Actualités – Propriété intellectuelle
d’avril 2008, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a rendu une ordonnance
en formation plénière au printemps 2008 statuant qu’elle devait entendre de
nouveau l’appel dans l’affaire In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw. Aux
États-Unis, une Cour d’appel n’accorde une nouvelle audience en formation
plénière que lorsque l’affaire est jugée d’une importance inhabituelle. La Cour
d’appel fédérale des États-Unis avait expressément soulevé la possibilité
d'annuler ses décisions concernant les brevets de méthodes commerciales
dans les affaires State Street Bank & Trust Co. c. Signature Financial Group,
Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) et AT&T Corp. c. Excel Communications,
Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).
Les plaidoyers de l’affaire Bilski ont été entendus en mai 2008 et la décision
très attendue a été rendue le 30 octobre 2008 [In re Bilski, 545 F. 3d 843
(Fed. Cir. 2008)(plénière)]. La décision Bilski redéfinit les objets brevetables
aux États-Unis et limite le type d’invention pouvant recevoir la protection d’un
brevet. Les effets de la décision Bilski commencent à peine à se faire sentir et
en décembre 2008, elle a été évoquée pour rejeter une demande de brevet
en biotechnologie. Le présent article récapitule brièvement l’arrivée des
brevets de méthodes commerciales aux États-Unis après la décision State
Street, puis examine la décision Bilski et ses effets potentiels sur les
stratégies liées aux brevets aux États-Unis et au Canada.
L’affaire State Street
La décision State Street de 1998, qui a été réévaluée par la Cour d’appel
fédérale des États-Unis, est depuis ce temps évoquée à l’appui des
demandes de brevets visant la transformation de données par une machine,
ainsi que de brevets de méthodes commerciales et de logiciels. Cette
décision est controversée depuis le début : ses détracteurs soulignent la
facilité relative avec laquelle des brevets de logiciels peuvent être obtenus
aux États-Unis comparativement à d’autres territoires et la délivrance
fréquente aux États-Unis de brevets visant des moyens non novateurs de
mise en oeuvre de méthodes déjà connues au moyen de l’informatique.
Le présent bulletin est rédigé par des
membres du groupe de la propriété
intellectuelle de Stikeman Elliott.
RÉDACTRICE EN CHEF :
JUSTINE WHITEHEAD
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STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦
Avant la décision State Street, le United States Patent and Trademark Office
(l’USPTO) ne considérait pas les méthodes commerciales comme des objets
brevetables. L’affaire State Street a éliminé l’exception à l’égard des
méthodes commerciales pour les objets brevetables et a rendu ces méthodes
brevetables dans la mesure où elles pouvaient produire un résultat utile,
concret et tangible, c’est-à-dire avoir une application pratique. La méthode
commerciale consistait, dans l’affaire State Street, en un système
informatique de mise en commun de fonds communs de placement.
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L’affaire State Street a ouvert la porte à un flot de demandes de brevets de méthodes commerciales aux ÉtatsUnis et a entraîné sept fois plus de demandes de ce genre entre 1998 et 2006. De nombreux brevets ont été
accordés pour des méthodes commerciales, souvent fondées sur Internet, comme la procédure de « commande
en un clic » d’Amazon.com ou « l’enchère inversée » de Priceline.com pour les billets d’avion. La décision Bilski
pourrait avoir une incidence sur la validité des brevets accordés depuis l’affaire State Street.
La décision Bilski
Dans l’affaire Bilski, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a soutenu que le critère de reconnaissance des objets
brevetables décrit dans l’affaire State Street ne suffisait pas. Il ne suffit plus qu’un processus puisse produire un résultat
utile, concret et tangible. La majorité de la Cour a plutôt établi un critère « machine ou transformation » restreignant
l’octroi de brevets aux inventions qui sont liées à une machine ou à un appareil particulier ou qui transforment un article
donné pour le mettre dans un nouvel état ou en faire un autre article. De plus, selon la Cour, la participation de la
machine ou de la transformation dans le processus faisant l’objet de la demande ne doit pas être peu importante et
secondaire. L’utilisation de la machine doit donc jouer un rôle important dans la méthode en question.
Ce critère est partiellement ambigu. Par exemple, le mot « article » n’est pas défini et on ne précise pas le niveau de
transformation considéré comme suffisant pour répondre au critère. Ces questions n’avaient pas à être réglées pour
examiner l’invention en cause dans l’affaire Bilski, soit une méthode de gestion du coût d’une marchandise lié au
risque de consommation. La demande décrivait la méthode de couverture des risques comme comportant l’achat
par un fournisseur intermédiaire d’une marchandise à prix fixe pour ensuite la revendre à un autre prix fixe, ce qui
lui permet de se protéger des changements importants dans la demande et le prix de la marchandise.
Lorsqu’il a rejeté la demande, l’USPTO a noté que l’invention en cause ne se limitait pas à l’exécution d’une tâche
par des machines ni ne comportait de restriction l’empêchant de viser un processus effectué mentalement par des
particuliers. L’affaire Bilski obligeait la Cour à décider si la demande visait à breveter un principe fondamental,
comme une idée abstraite, ou un processus mental, qui ont toujours été considérés comme non brevetables.
La Cour a trouvé que le processus faisant l’objet de la demande ne visait que l’échange d’options, soit de simples
droits légaux permettant d’acheter des marchandises à un prix donné pendant une certain période. La demande
ne mentionnait que des opérations comportant l’échange de ces droits légaux à un prix fixe correspondant à une
position de risque. La Cour a confirmé qu’un processus dont chaque étape pouvait être effectuée mentalement en
entier ne pouvait être breveté. Il a donc été jugé qu’un tel échange de droits légaux ne pouvait être qualifié de
transformation puisque le résultat n’était ni un élément physique, ni une représentation d’un tel élément. La Cour
a toutefois clarifié que la transformation n’avait pas à impliquer un objet physique. Par exemple, générer l’image
d’un objet physique à l’aide de données brutes est considéré comme une transformation.
La Cour a aussi noté qu’un processus comprenant une étape physique pourrait ne pas être brevetable s’il ne requérait
pas la participation d’une machine ou d’un appareil. La Cour n’a pas voulu commenter l’avis de l’USPTO voulant qu’un
ordinateur universel ne soit pas considéré comme une machine particulière, parce que le processus faisant l’objet de la
demande dans l’affaire Bilski ne nécessitait pas la participation d’une machine, même un ordinateur. Par conséquent,
la Cour a décidé de ne pas trancher la question de savoir si un ordinateur universel suffisait.
Dissidents
La décision de la majorité dans l’affaire Bilski se veut un juste milieu entre les pôles des opinions dissidentes. Dans
son opinion dissidente, le juge Mayer se sert d’une définition très restreinte de l’expression « objet brevetable »,
arguant que la majorité aurait dû aller jusqu’à renverser les décisions State Street Bank et AT&T c. Excel. Selon lui,
octroyer la protection d’un brevet à des méthodes commerciales n’est pas justifié par la loi et entrave l’innovation.
Les juges Rader et Newman ont adopté une approche beaucoup plus large dans leurs opinions dissidentes. Le
juge Rader a argué que la décision de la majorité s’appuyait largement sur d’anciens jugements de la Cour
suprême qui n’étaient pas adaptés dans le contexte technologique d’aujourd’hui. Selon lui, la Cour fédérale s’était
appuyée par erreur et sans nécessité sur le principe de longue date de la Cour suprême voulant que les lois de la
nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites ne puissent être protégés par un brevet. Il s’inquiétait
aussi du fait que la promotion de l’innovation en soit par conséquent limitée.
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Le juge Newman a argué que l’opinion de la majorité allait à l’encontre de la loi et de la jurisprudence ainsi que du
mandat constitutionnel puisqu’elle excluait plusieurs types d’inventions qui appliquaient les technologies
électroniques et photoniques actuelles, en plus d’autres processus qui traitaient des données et des
renseignements de façon innovatrice et qui pouvaient être brevetés par le passé.
Application de Bilski
Le 19 décembre 2008, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a appliqué machinalement la décision Bilski à
l’affaire Classen Immunotherapies, Inc. c. Biogen IDEC et al. (Fed. Cir. 19 déc. 2008), qui traitait de demandes de
brevets en matière de diagnostique dans le domaine des sciences de la vie. Les demandes en litige couvraient une
méthode visant à savoir si un calendrier d’immunisation affectait l’incidence ou la gravité d’une maladie chronique
d’origine immunologique dans un groupe de mammifères en traitement par rapport à un groupe de contrôle de
mammifères, et une méthode visant à établir le calendrier optimal d’immunisation. Les étapes comprenaient
l’immunisation des mammifères et la comparaison des données entre les deux groupes de sujets.
La Cour de district a jugé que les demandes quant à la relation entre le moment de la vaccination et le
développement de la maladie ne pouvaient être brevetées parce qu’elles traitaient d’un phénomène naturel. La
Cour d’appel a confirmé la décision dans son jugement :
[TRADUCTION] À la lumière de notre décision dans l’affaire In re Bilski, 545
F.3d 843 (Fed. Cir. 2008) (plénière), nous confirmons le jugement sommaire
de la Cour de district indiquant que ces demandes ne sont pas valables en
vertu de 35 U.S.C. §101. Les demandes du Dr Classen ne sont pas « liées
à une machine ou à un appareil particulier » et elles ne « transforment pas
un article donné pour le mettre dans un autre état ou en faire un autre
article ». Bilski, 545 F.3d, 954. Nous confirmons donc la décision.
La Cour n’a pas fourni de raisonnement ni d’explication supplémentaire sur l’affaire Bilski, par exemple quant à la
définition de « transformation ». La demande de brevet pourrait possiblement être accordée si le développement de la
maladie était illustré sur un ordinateur de diagnostique ou que le processus était lié à un appareil d’une autre façon.
Des questions semblables ont été soulevées pour l’invention dont il est question dans l’affaire Prometheus c.
Mayo, qui traite de la corrélation entre la quantité de métabolite de médicament dans le corps et la dose optimale
de médicament. L’USPTO a également considéré cette invention comme un phénomène naturel non brevetable
et l’affaire est actuellement en attente d’examen par la Cour fédérale. Il sera intéressant de voir si la Cour
fédérale applique le jugement Bilski de la même façon que dans l’affaire Classen.
Et maintenant?
À la lumière de l’affaire Bilski, les sociétés devraient revoir tout leur portefeuille de brevets américains pour identifier
ceux qui pourraient maintenant être vulnérables et contestés par leurs concurrents parce qu’ils couvrent des objets non
brevetables. Les brevets accordés au cours des deux dernières années pourraient faire l’objet d’une nouvelle
demande de brevet pour inclure des restrictions supplémentaires et répondre au critère « machine ou transformation ».
La décision Bilski n’a pas d’incidence importante sur la rédaction des brevets de méthodes commerciales et de
logiciels au Canada parce que la législation y a toujours été plus restrictive dans ce domaine qu’aux États-Unis.
Depuis la décision de 1981 dans l’affaire Schlumberger Canada Ltd. c. Commissioner of Patents [(1981) 56
C.P.R. (2d) 204 (FCA)], les inventions liées à des logiciels sont brevetables si le nouveau logiciel est associé à du
matériel informatique, même si l’élément matériel est minime.
Avant 2005, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) appliquait une approche assez restrictive
quant à la décision Schlumberger, puisqu’il était d’avis que les programmes d’ordinateurs n’étaient pas
brevetables en eux-mêmes au Canada, étant simplement considérés comme des principes scientifiques ou des
théorèmes abstraits. Toutefois, des brevets canadiens ont été accordés pour des systèmes et des appareils qui
utilisent un logiciel. Dans un cas particulier, l’inclusion d’une pièce précise de matériel informatique banal, soit de
la mémoire morte, suffisait à rendre brevetable la mémoire morte qui stockait le nouveau programme logiciel.
Depuis 2005, l’OPIC a relâché son interprétation de la décision Schlumberger. Ses lignes directrices indiquent
maintenant que pour qu’un logiciel puisse être breveté, il doit être « [u]n acte ou une série d'actes exécutés par un
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agent physique sur un objet physique et produisant dans cet objet un changement de caractère ou de condition »
et « doit donner des résultats essentiellement économiques en rapport avec les métiers, l'industrie ou le
commerce ». Les exigences d’agent physique et de changement sont semblables au critère « machine ou
transformation » maintenant appliqué aux États-Unis.
On s’attend à ce que l’affaire Bilski fasse l’objet d’un appel à la Cour suprême, qui pourrait bien sûr modifier ou
renverser la décision de la Cour d’appel. Il est donc possible qu’on entende encore parler de Bilski.
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