lettre - ds avocats

LETTRE
DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
MARS 2011
P2
Arrêt de la CJUE du 14 septembre 2010 - De la difficulté à faire protéger les marques tridimensionnelles: la brique LEGO 15 ans après
P4
Réforme de la procédure d’appel : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009
P6
La protection des marques numériques
P7
TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1er octobre 2010 - Conflit entre la marque
« Place des tendances » et le signe « Place des styles »
P8
Jugement correctionnel du TGI de Strasbourg, 18 mai 2010 - Usage
illicite de la marque « Les pages jaunes » à des fins d’escroquerie
PARIS
LYON
BORDEAUX
LA REUNION
BRUXELLES
BARCELONE
MILAN
DUSSELDORF
TUNIS
BUENOS AIRES
SHANGHAI
PEKIN
CANTON
HANOI
HO CHI MINH VILLE
SINGAPOUR
1
En d’autres termes, lorsque le signe
constitué par une forme est dénué
d’arbitraire et/ou inspiré par la fonction
pratique ou technique du produit ou sa
nature même, il ne peut être protégé
par le droit des marques.
De la difficulté à faire protéger les
marques tridimensionnelles: la brique
LEGO 15 ans après
Tout
signe
susceptible
d’une
représentation graphique, tels que les
mots, les dessins, les formes … peut
constituer une marque.
Ces dispositions permettent d’éviter la
constitution de monopoles abusifs
consistant à obtenir par la voie d’un
enregistrement
de
marque,
la
protection quasi-illimitée d’une forme,
tandis que les autres droits privatifs
(droits d’auteur, droits des dessins et
modèles et droits des brevets) ne
confèrent qu’une protection limitée
dans le temps.
Ce principe consacré tant par les textes
nationaux
que
communautaires
permet qu’une forme, par exemple
celle
d’un
produit
ou
d’un
conditionnement, puisse faire l’objet
d’une protection à titre de marque.
Cependant,
ces
marques,
dites
tridimensionnelles,
doivent
non
seulement répondre aux conditions
d’enregistrement
des
marques
traditionnelles,
c'est-à-dire
et
notamment présenter un caractère
distinctif, mais également répondre à
l’exigence supplémentaire de ne pas
être exclusivement fonctionnelles.
L’appréciation
du
caractère
exclusivement fonctionnel est délicate,
et il est souvent difficile pour le titulaire
de la marque de démontrer que la
forme qu’il souhaite déposer à titre de
marque n’est pas déterminée par le
résultat technique du produit.
Un arrêt récent de la CJUE illustre cette
difficulté et constitue un exemple de
refus d’enregistrement d’une marque
tridimensionnelle au motif que le « signe
est constitué exclusivement par la
forme du produit nécessaire à
l’obtention d’un résultat technique ».
En effet, sont refusés à l’enregistrement
(articles L. 711-2 du Code de la
Propriété Intellectuelle et 7 (1) e) du
Règlement communautaire n ° 40/94
RMC),
les
signes
constitués
exclusivement :
Par cet arrêt du 14 septembre 2010, la
Cour a mis un terme à quinze années
d’une procédure initiée par la société
LEGO pour obtenir la protection à titre
de marque de la célèbre brique rouge
Lego et a, à cette occasion, précisé la
méthodologie
d'appréciation
du
caractère fonctionnel.
- par la forme imposée par la nature
même du produit;
- par la forme du produit nécessaire à
l’obtention d’un résultat technique;
- par la forme qui donne une valeur
substantielle au produit.
A l’origine de cette affaire le fabricant
de jeux danois LEGO (anciennement
KIRBI) avait présenté en 1996 auprès de
l’OHMI,
une
demande
d’enregistrement de sa brique de jeu
de couleur rouge, à titre de marque
communautaire, pour désigner les jeux
et jouets.
RIGUEUR
2
La marque avait été enregistrée par
l’OHMI.
Puis, à la requête d’une société
concurrente
MEGA
BRANDS,
qui
fabrique et commercialise le même
genre de briques de jeu de construction,
la division d’annulation de l’OHMI avait
annulé la marque de la société LEGO au
motif que les caractéristiques spécifiques
de la brique LEGO avaient été adoptées
pour répondre à une fonction utilitaire et
non à des fins d’identification de produits
et services de la société LEGO.
Après confirmation de l’annulation de la
marque par la Chambre de recours de
l’OHMI, la société LEGO avait introduit,
en 2008, devant le Tribunal de Première
Instance de l’Union Européenne un
recours tendant à l’annulation de la
décision.
Mais le Tribunal avait confirmé la
décision de la Chambre de recours de
l’OHMI au motif que le règlement
communautaire des marques « s’oppose
à l’enregistrement de toute forme
constituée exclusivement, dans ses
caractéristiques essentielles, de la forme
du produit techniquement causale et
suffisante à l’obtention du résultat
technique visé, même si ce résultat peut
être atteint par d’autres formes
employant la même ou une autre,
solution technique ».
Le Tribunal avait ainsi précisé que « la
condition est remplie lorsque toutes les
caractéristiques essentielles de la forme
répondent à la fonction technique, la
présence de caractéristiques non
essentielles sans fonction technique
étant, dans ce cadre, dépourvue de
pertinence ».
C’est sur ce jugement que la CJUE s’est
prononcée le 14 septembre dernier saisi
d’un recours par la société LEGO.
La Cour a ainsi précisé que le refus
d’enregistrement
d’une
marque
tridimensionnelle au motif que le « signe
IMAGINATION
est constitué exclusivement par la
forme du produit nécessaire à
l’obtention
d’un
résultat
technique » (article 7 (1) e) du RMC)
assure par les termes « exclusivement »
et « nécessaire », que seules les formes
de produit qui ne font qu’incorporer
une solution technique et dont
l’enregistrement en tant que marque
gênerait donc réellement l’utilisation
de cette solution technique par
d’autres entreprises sont refusées à
l’enregistrement (point 48 de la
décision).
Selon la Cour, la présence du mot
« exclusivement » signifie en outre que
seules
les
formes
dont
les
caractéristiques
essentielles
sont
fonctionnelles doivent être refusées ou
invalidées. En revanche « si la forme du
produit en cause incorpore un élément
non fonctionnel majeur, tel qu’un
élément ornemental ou fantaisiste qui
joue un rôle important dans ladite
forme
»
le
motif
de
refus
d’enregistrement de l’article 7 (1) e) du
RMC ne peut s’appliquer (point 52 de
la décision). De surcroît, le mot
« nécessaire » ne signifie pas non plus
que la forme en cause doive être la
seule permettant d’obtenir le résultat
technique en question.
Enfin, la Cour précise que les
« caractéristiques essentielles » doivent
être entendues comme les éléments
les plus importants du signe (point 69).
3
Réforme de la procédure d’appel :
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre
2009
En l’espèce, l’élément le plus important
du signe constitué par la brique Lego
consiste, selon la Cour, en deux rangées
de projections sur la face supérieure de
cette brique. Or, cet élément est
nécessaire selon elle à l’obtention du
résultat technique, auquel est destiné le
produit en cause, à savoir l’assemblage
de briques de jeu.
La réforme de la procédure d’appel
avec représentation obligatoire en
matière civile a été sensiblement
modifiée par l’entrée en vigueur le 1er
janvier dernier du décret n° 2009-1524
du 9 décembre 2009 dont les
dispositions ne sont applicables qu’aux
appels interjetés après le 1er janvier
2011.
Cette
réforme
comporte
trois
changements majeurs :
Ainsi, la forme globale du volume de la
brique Lego a pour objectif technique
la construction, quels que soient la taille
ou le diamètre des pastilles cylindriques
ou des projections sur la face inférieure
creuse de la brique.
1. La réduction des délais de procédure
et de nouvelles sanctions en cas de non
respect de ces délais
Et, même s’il pouvait être objecté que
ces paramètres ne sont pas les seuls pris
en compte pour atteindre le but visé, il
ne fait aucun doute pour la Cour que le
dessin de la brique a été étudié pour
faciliter l’imbrication.
Ces
modifications
entraînent
de
nouvelles obligations à la charge de
chaque partie au procès.
Dès lors, la CJUE a rejeté le pourvoi de
la société Lego et confirmé l’annulation
de l’enregistrement de la brique
« LEGO » en tant que marque
tridimensionnelle communautaire au
motif que l’ensemble des éléments de
la forme du signe en cause, à
l’exception de sa couleur, sont
fonctionnels.
Cette décision illustre la jurisprudence
stricte et plutôt sévère de la CJUE dans
l’appréciation de la validité des
marques tridimensionnelles.
DISPONIBILITE
4
D’une part, à peine de caducité de
l’appel, l’appelant a l’obligation de
signifier la déclaration d’appel à
l’intimé qui n’a pas comparu dans le
mois de l’avis qui lui sera adressé par le
greffe (art. 902 du Code de procédure
civile), et ce alors qu’aucun délai
n’était prévu à ce titre avant la
réforme.
L’appelant doit en outre désormais
conclure dans les 3 mois (et non plus 4
mois) à compter de la déclaration
d’appel sous peine de voir prononcer la
caducité de la déclaration d’appel
(art. 908 CPC).
D’autre part, l’intimé a dorénavant
l’obligation de conclure et/ou de
former appel incident dans les 2 mois à
compter de la notification des
conclusions de l’appelant, sous peine
d’irrecevabilité des conclusions relevée
d’office (art. 909 CPC). L’intimé à un
appel incident ou un appel provoqué
dispose également d’un délai de deux
mois pour conclure sous peine
d’irrecevabilité soulevée d’office (art.
910 al. 1 CPC) (aucun délai n’était
prévu antérieurement à la réforme).
Quant à l’intervenant forcé, il dispose, à
peine d’irrecevabilité d’office, d’un
délai de 3 mois à compter de la
notification des conclusions de l’intimé
pour conclure (art. 910 al.2).
L’obligation pour les parties de
respecter
des
délais
impératifs
démontre la volonté du législateur
d’encadrer plus rigoureusement la
procédure d’appel.
2. Les pouvoirs accrus du conseiller de
la mise en état
Le conseiller de la mise en état doit en
vertu du décret examiner l’affaire dans
les quinze jours suivant l’expiration des
délais fixés aux parties pour conclure et
communiquer leurs pièces.
Toutefois aucune sanction n’est prévue
en cas de dépassement de ce délai.
Le conseiller de la mise en état fixe ainsi
la date de la clôture et celle des
plaidoiries.
Le cas échéant, il peut prévoir des
conclusions en réplique ou en duplique,
après avoir recueilli l’avis des avoués.
La réplique ou la duplique n’étant
automatique, il est plus prudent
développer tous les moyens
demande et en défense dans
premières écritures signifiées (art.
CPC).
pas
de
en
les
912
3. Un nouveau formalisme exigé pour
les conclusions d’appel
Les deux premiers alinéas de l’article
957 du Code ont ainsi été modifiés :
« Les conclusions d'appel doivent
formuler expressément les prétentions
des parties et les moyens de fait et de
droit sur lesquels chacune de ses
prétentions est fondée avec indication
pour chaque prétention des pièces
invoquées. Un bordereau récapitulatif
des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous
forme de dispositif. La cour ne statue
que sur les prétentions énoncées au
dispositif ».
Il s’agit de la codification du principe
de
concentration
des
moyens
préconisé par le rapport Magendie
pour limiter le nombre d’échanges de
conclusions.
L’indication des pièces citées dans les
conclusions doit désormais être faite
prétention
par
prétention.
Le
bordereau récapitulatif des pièces
n’est plus suffisant et toute pièce
régulièrement communiquée, mais non
expressément invoquée dans les
conclusions sera rejetée.
Les nouvelles obligations à la charge
des parties et le rôle plus accru du
Conseiller de la mise en état ont pour
but d’accélérer la procédure d’appel.
En outre, la compétence exclusive du
conseiller de la mise en état est
désormais étendue aux irrecevabilités,
à la caducité de l’appel (art. 914 CPC)
et à la suspension de l’exécution des
jugements contre lesquels l’appel n’a
pas d’effet suspensif (art. 915 CPC).
Les ordonnances du conseiller de la
mise en état ne sont pas susceptibles
de recours indépendamment de l’arrêt
au fond mais elles peuvent toutefois,
dans certains cas, être déférées à la
Cour dans un délai de quinze jours
après leur date.
IMAGINATION
5
BREVES:
La protection des marques numériques
Il est admis en droit français que les
marques composées d’un chiffre sont
valables dès lors qu’elles répondent aux
critères de validité énumérés aux
articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Une marque peut donc être composée
d’un chiffre ou d’un nombre, soit pris
isolément comme par exemple la
marque « 64 » qui désigne des
vêtements, soit associée à un autre
élément comme la marque « Puissance
3 » qui désigne un jeu.
La Chambre commerciale de la Cour
de cassation a ainsi jugé, par un arrêt
du 16 mai 1984, que les marques n° 5 et
n° 19, déposées par la société CHANEL,
étaient dotées d’un caractère distinctif,
car l'emploi de ces signes pour désigner
des parfums était, à la date du dépôt,
insolite.
Plus récemment la Cour d’appel de
Paris a reconnu la validité de la marque
86 appartenant à la société DPAM et
exploitée pour désigner des vêtements
et accessoires pour enfants.
n’y avait pas de risque de confusion
entre les marques 4% IMMOBILIER et 4
IMMO.
Ainsi, il semble qu’à l’exception d’une
reprise quasiment à l’identique, la
marque numérique soit difficile à
protéger.
Le caractère faible des marques
numériques
a
d’ailleurs
été
expressément reconnu par la Cour
d’appel de Paris dans son arrêt du 19
novembre 2010, qui tout en admettant
l’existence d’une contrefaçon par
imitation de la marque 86, a jugé : « en
l’espèce le risque d’association [entre
les deux signes en cause] sera d’autant
plus élevé, malgré le caractère faible
de la marque, qu’il y a une reprise du
nombre 86 en deux emplacements sur
le vêtement ».
La marque numérique, facile à retenir,
peut immédiatement capter l’attention
du public, mais sa protection est limitée
car elle reste difficile à défendre contre
des concurrents qui useraient de signes
proches.
Mais si les marques numériques sont le
plus
souvent
admises
à
l’enregistrement, leur protection peut
s’avérer difficile car elles sont souvent
considérées comme des marques
faibles.
Ainsi, la Cour de Cassation a, par un
arrêt du 15 décembre 2009, confirmé
une décision de la Cour d’appel de
Toulouse qui avait jugé qu’il n’existait
aucun risque de confusion entre la
marque 64 et la marque SIX4.
On peut encore citer l’arrêt de la Cour
d’appel de Rennes qui a considéré qu’il
DISPONIBILITE
6
TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1er octobre
2010 - Conflit entre la marque « Place
des tendances » et le signe « Place des
styles »
La société Place des Tendances qui a
pour
activité,
depuis
2006,
la
commercialisation de vêtements et
accessoires de mode sur Internet, est
titulaire des marques verbale et semifigurative PLACE DES TENDANCES, ainsi
que
du
nom
de
domaine
<placedestendances.com>.
Forte de ses droits, la société Place des
Tendances reprochait à la société
PROMOD des actes de contrefaçon de
ses marques et de concurrence
déloyale
du
fait
de
la
commercialisation de vêtements sur
son site Internet accessible par le nom
de
domaine
<www.place-desstyles.com>.
Or, la société PLACE DES TENDANCES a
été déboutée de toutes ses demandes
par le Tribunal de grande instance de
Paris.
exploitation du signe incriminé à titre de
marque.
Quant au grief de concurrence
déloyale tenant à l’atteinte à la
dénomination sociale et au nom de
domaine de la société PLACES DES
TENDANCES, le Tribunal a considéré
qu’il n’existait pas de risque de
confusion dans l’esprit du public entre
les deux expressions PLACE DES
TENDANCES et PLACE DES STYLES car les
éléments « Tendances » et « Styles » ne
sont pas parfaitement synonymes et
sont phonétiquement et visuellement
différents.
De
plus,
selon
les
juges,
le
consommateur lorsqu’il accède au site
incriminé, ne peut pas ignorer du fait de
l’apposition en haut de chaque page
de la mention « By promod.fr mon
shopping en ligne», que les produits qui
lui sont proposés sont commercialisés
par la société PROMOD, à laquelle il
règle d’ailleurs ses éventuels achats en
ligne sur le site <www.promod.fr>.
Sur le terrain de la contrefaçon le
tribunal a en effet considéré que la
société PROMOD faisait usage de la
dénomination « PLACE DES STYLES »
non pas à titre de marque, c'est-à-dire
pour désigner les vêtements et
accessoires qu’elle commercialise en
vue de garantir leur origine, mais « pour
identifier une place virtuelle et le site
Internet qui lui est dédié, exclusivement
destinés à présenter à la clientèle des
produits vendus sous la marque
“PROMOD”» et qu’il « importe peu à
cet égard que ce signe ait été apposé
sur toutes les pages du site Internet en
cause et qu’il soit parfois suivi de la
mention “By Promod.fr”, de tels
éléments n’étant pas de nature à
caractériser une exploitation à titre de
marque ».
En l’absence de tout risque de
confusion, le tribunal a refusé de faire
droits aux demandes de la société
PLACE
DES
TENDANCES
sur
le
fondement
de
la
concurrence
déloyale.
Le Tribunal rappelle ainsi qu’il ne peut y
avoir contrefaçon de marque sans
IMAGINATION
7
Jugement correctionnel du TGI de
Strasbourg, 18 mai 2010 - Usage illicite
de la marque « Les pages jaunes » à
des fins d’escroquerie
«Les Pages Jaunes ». Les juges ont aussi
considéré que l’intention résultait de
« façon certaine et éclatante » des
moyens employés.
Par un jugement correctionnel en date
du 18 mai 2010, le Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg a jugé la société
ANNUAIRE CV et son représentant
coupables du délit d’ escroquerie au
motif d’avoir à Strasbourg et sur le
territoire national courant 2009 et 2010,
trompé plus de 1250 personnes, dont
des commerçants, administrations et
professions
libérales
par
des
manœuvres frauduleuses tendant à
faire croire aux victimes qu’elles
renouvelaient leur abonnement sur
l’annuaire « Les Pages Jaunes » et de les
avoir incitées à remettre des fonds,
valeurs ou biens quelconques.
Aussi le représentant légal de la société
ANNUAIRE CV a été lourdement
condamné
à
24
mois
d’emprisonnement dont 16 mois avec
sursis, à payer une amende délictuelle
de 30.000 euros et est soumis à une
interdiction d’exercer une profession
commerciale ou libérale, de diriger ou
contrôler directement ou indirectement
une entreprise pendant une durée de
cinq ans.
La société ANNUAIRE CV avait envoyé
à plus de 1200 personnes une
« demande d’inscription » sur laquelle
figuraient deux bandes jaunes « PTT »
horizontales et générant une confusion
certaine avec les formulaires des
« Pages Jaunes », éditeur d’annuaires
professionnels éponymes, dont l’offre
de base est gratuite.
Les demandes d’inscription avaient été
envoyées seulement quelques jours
avant l’expédition des formulaires
d’actualisation et de confirmation des
commandes
par
la
société
PagesJaunes.
Le tribunal a constaté que « les faits ne
révèlent pas d’une simple négligence
ou imprudence de l’annonceur comme
souvent en matière de publicité
mensongère, mais relève de l’usage de
manœuvres frauduleuses ».
En effet, le tribunal a retenu la
présentation du bon, son contenu et les
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matériels à l’origine du risque de
confusion généré avec les annuaires
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