2010 04 1ere décision 18 mars EVR

DESSIN & MODELE COMMUNAUTAIRE :
DE NOMBREUX CRITERES DE PROTECTION PRECISES PAR LA 1ERE
DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL LE 18 MARS 2010.
Evelyne ROUX
Associée,
Responsable du Département Juridique
Cabinet REGIMBEAU
Aspects procéduraux, notion de mauvaise foi, portée du titre d’un
dessin & modèle, appréciation par un utilisateur averti de tout âge
de l’impression globale au regard de la liberté du créateur : tous ces
points ont été étudiés par le Tribunal de 1ère Instance de la CJUE dans
son premier arrêt rendu en matière de dessin & modèle
communautaire.
Le débat portait sur des « tazos » ou « rappers », articles promotionnels
présentant la forme d‘un disque comportant le plus souvent une image, avec
une partie centrale surélevée sur laquelle on appuie pour faire un léger bruit,
et qui accompagnent de nombreux produits alimentaires que les parents ne
manqueront pas d’acheter pour compléter la collection d’images de leurs
enfants et pour le grand bonheur des marques !
La société espagnole GRUPO PROMER MON GRAPHIC SA n’avait en effet pas
obtenu devant la 3ème Chambre de Recours de l’OHMI la nullité du modèle de
PEPSI CO (N° 274463-0001), malgrè ses droits antérieurs sur son modèle
communautaire (N° 1 53186-0001).
•
Points de procédure tout d’abord, les documents à prendre en
considération dans une action en nullité.
Le Tribunal écarte les documents qui lui sont soumis pour la première fois,
suivant en cela les décisions rendues en matière de marques communautaires,
mais sans entrer dans les débats qui ont pu avoir lieu sur ces éléments
complémentaires fournis dans les procédures d’annulation, quand bien même
ceux-ci viseraient à écarter la décision contestée.
Il est donc très important dans les actions en annulation de
rassembler le plus de documents visant à soutenir la thèse défendue dès
le premier niveau de procédure, car ceux-ci ne pourront être complétés
ultérieurement.
Dessin & modèle communautaire : de nombreux critères de protection précisés par
La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010
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Notions précisées par le Tribunal
•
Le Tribunal a été conduit à préciser nombre de notions, d’importance
inégale, dans sa décision qui, sans être révolutionnaire, a le mérite de la
clarté.
La mauvaise foi
Le Tribunal a en effet dû définir si le dépôt, prétendûment effectué de
mauvaise foi par Pepsi Co alors qu’il lui aurait été divulgué « à titre privé et
confidentiel » par une lettre de PROMER, pouvait être annulé de ce fait.
La notion de mauvaise foi existe en matière de marque, conformément à
l’article 51 du RMC.
En matière de dessin & modèle, la mauvaise foi n’est pas non plus absente.
Elle peut être une cause de nullité si elle a été tranchée par une décision de
justice (art. 25 c) « si, en vertu d’une décision de justice, le titulaire ne
possède pas le droit au dessin & modèle communautaire » ou selon l’art. 25 f
« si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre
protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un Etat membre ». Encore
faut-il invoquer le fondement exact !
PROMER n’ayant pas fondé son action en annulation sur ces motifs, mais sur
l’absence de nouveauté ou de caractère individuel, ainsi que sur ses droits
antérieurs, le Tribunal écarte dans ce cas l’argument de la mauvaise foi.
Le droit antérieur de PROMER en conflit avec l’enregistrement de
PEPSI CO ?
En matière de marque, un dépôt ultérieur peut être annulé par un droit
antérieur identique ou similaire, l’existence d’un risque de confusion étant
exigée dans le cas de similarité des signes. La jurisprudence communautaire a
dû définir très précisément les notions d’identité et de similarité (arrêt
ARTHUR ET FELICIE T 346/04) ainsi que bien entendu par « risque de
confusion ».
Similarité, risque de confusion, toutes ces notions sont absentes des dessins &
modèles en droit communautaire comme en droit français.
Le Règlement communautaire prévoit la nullité du modèle second en cas de
conflit avec un dessin & modèle antérieur.
Il n’est donc pas étonnant que le Tribunal ait dû préciser comment pouvait
être appréciée cette situation de « conflit ».
Confirmant la position de la Chambre de Recours, et écartant des différences
de traduction des termes entre les différentes versions textuelles, le
Tribunal, édicte qu’un « dessin ou modèle communautaire est en conflit avec
un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur
dans l’élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou
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La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010
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modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale
différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué »
L’arrêt rendu reprend donc chacun des éléments de la définition qu’il pose.
Avant d’apprécier la liberté du créateur, il convient de définir de
quel modèle il est question !
Le modèle communautaire de Pepsi Co ayant été enregistré pour des
« articles promotionnels pour jeux », et étant en fait destiné à des
« rappers » ou « tazos », tout le débat a porté sur le point de savoir si la
liberté du créateur doit être appréciée au regard de la catégorie générale ou
des produits spécifiques.
Le Tribunal confirme que le titre d’un modèle ne porte pas atteinte à
l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel qui peut être
appréciée en examinant le dessin ou modèle déposé.
Il confirme ainsi la décision de la chambre de recours qui a considéré que
« le produit en cause relevait, au sein de la large catégorie des articles
promotionnels pour jeux, d’une catégorie particulière, qui est celle de pièces
de jeux connues sous les noms de « pogs », de « rappers » ou de « tazos » ».
Quel est donc l’utilisateur averti de tels produits ? Un directeur
de marketing ou un enfant âgé de 5 à 10 ans ?
Cette question permet au Tribunal de confirmer la définition dégagée par
l’OHMI de cet utilisateur averti, « il n’est ni un fabricant ni un vendeur des
produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être
incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti
est doté d’une intelligence particulière et il dispose d’une certaine
connaissance de l’état de l’art antérieur ».
En conclusion, dans ce cas, l’utilisateur averti peut être l’enfant ou le
directeur de marketing « l’important est que ces deux catégories de
personnes connaissent le phénomène des « rappers ».
Sur le degré de liberté du créateur
Cette liberté doit s’apprécier « à partir notamment des contraintes liées aux
caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un
élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au
produit ». Ces contraintes telles que notamment « la nécessité d’articles peu
onéreux, répondant à des normes de sécurité pour les enfants » conduisent à
une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes
aux dessins & modèles et restreignant sérieusement la liberté du créateur.
Sur l’impression globale produite par les dessins & modèles en
cause sur l’utilisateur averti
C’est donc au regard de cette liberté restreinte et en comparant les dessins
en cause, que le Tribunal a annulé la décision de la Chambre de recours et
considéré que les ressemblances « concernaient des éléments pour lesquels
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il existait une liberté du créateur » et que les différences étaient
« insuffisantes pour que le dessin ou modèle contesté produise une
impression globale différente sur l’utilisateur averti ».
Ainsi si le Tribunal n’a pour fonction qu’un contrôle de légalité des décisions
des Chambres de Recours de l’OHMI et ne peut réexaminer des circonstances
de fait, sa décision peut néanmoins porter sur l’appréciation concrète de
l’impression globale des modèles qui sont confrontés, au regard des critères
qu’il a définis, pour en déduire dans le cas présent à annuler le modèle de
PEPSI CO.
Nous vous invitons lors de vos dépôts de modèles à nous soumettre les
informations propres à votre secteur d’activité dont vous disposez déjà et
que nous pourrons compléter par des recherches.
Lien vers l’Arrêt du Tribunal du 18 mars 2010 — Grupo Promer Mon
Graphic/OHMI — PepsiCo
Par Evelyne ROUX
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Paris, le 4 Avril 2010.
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ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la
protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques,
dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle:
veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations
dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe
homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à
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