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EVERYTHING MATTERS
Juillet 2012
BREVES
JURISPRUDENCE
Union européenne : Remise en cause possible du principe
selon lequel l’usage d’une marque dans un seul pays de
l’Union européenne serait suffisant pour échapper à une
déchéance pour défaut d’exploitation.
France : La marque canadienne “Aboistop” n’est pas
une contrefaçon de la marque française “Aboistop”,
mais quid de la concurrence déloyale?
Lors de l’audience du 19 avril dernier qui s’est tenue dans
le cadre de l’affaire LENO MERKEN, pendante devant la
Cour de Justice, portant sur l’interprétation de la notion
d’”usage sérieux dans la Communauté” au sens de l’article
15 § 1 RMC, le gouvernement français a proposé que la
notion d’usage sérieux soit fondée sur une appréciation
globale, non mécanique et au cas par cas, dans laquelle la
notion de territoire, et notamment de territoire de marché,
était l’un des critères pertinents et importants, mais non
décisif. Cette position, s’appuyant sur les décisions de la
Cour dans les affaires Ansul (C-40/01), Sunrider (C-416/04)
et La Mer Technology (C-259/02), était également défendue
par la Commission.
Dans le cadre de ces éléments à prendre en considération
aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux, le gouvernement
français a soutenu qu’il n’était pas possible de soutenir que
l’usage sur le territoire d’un seul Etat membre serait, par
définition et de manière systématique, toujours suffisant
pour constituer un usage sérieux d’une marque
communautaire et qu’il n’était pas davantage possible de
considérer que l’usage d’une marque communautaire dans
un seul Etat membre ne pourrait jamais suffire à constituer
un usage sérieux au sens de l’article 15 RMC.
La société Dynavet, titulaire de la marque française
“Aboistop” enregistrée le 16 septembre 1996 pour désigner
entre autre, un dispositif électronique pour empêcher les
chiens d’aboyer et des colliers comprenant un tel dispositif,
a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale, la société
de droit canadien Multivet, titulaire d’une marque
canadienne identique “Aboistop” déposée le 13 octobre
1995 pour des produits similaires. Cette dernière offrait à
la vente ses produits sur un site Internet, rédigé en langue
française.
La question était de savoir si la société de droit canadien
Multivet s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon et
de concurrence déloyale pour avoir exercé une activité
concurrente à celle de la société française Dynavet sur le
territoire français et européen, en exploitant la marque
canadienne “Aboistop”, identique à une marque enregistrée
en France pour des produits similaires.
Espagne : Les taxes officielles de l’Office Espagnol des
Brevets et des Marques vont augmenter de 1% alors qu’en
début d’année, il avait été décidé qu’aucune hausse soudaine
desdites taxes ne se produirait en Espagne.
La société française Dynavet s’est pourvue en cassation
suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le
15 septembre 2010 qui a rejeté ses prétentions. La Cour de
cassation a rendu son arrêt le 17 janvier 2012 et a
partiellement cassé l’arrêt d’appel. La Cour a considéré que
l’exploitation de la marque canadienne “Aboistop” par la
société Multivet pour des produits similaires à ceux
couverts par la marque française n’était pas constitutive de
contrefaçon dans la mesure où le site internet sur lequel les
produits étaient vendus était un site canadien rédigé en
plusieurs langues dont le français (langue officielle au
Québec) qui “ne visait donc pas à faire usage auprès du
public de France de la marque “Aboistop” pour des
produits vétérinaires”.
Colombie : La Colombie est le premier pays d’Amérique
du Sud à avoir adhéré au Traité sur le droit des marques et
au Protocole de Madrid suite à la loi colombienne n°1.455
du 29 juin 2011. La possibilité de désigner la Colombie dans
une marque internationale devrait très prochainement
entrer en vigueur. Espérons que d’autres pays d’Amérique
du Sud suivent le pas…
La Cour de cassation n’hésite cependant pas à casser l’arrêt
rendu par la Cour d’appel en ce qu’elle a rejeté la demande
en concurrence déloyale formée par la société Dynavet. La
Cour d’appel avait considéré que “commander un produit
“Aboistop” à la société Multivet était certes concurrentiel
du produit “Aboistop” distribué par la société Dynavet
mais légitime.” La Cour de cassation estime que la Cour
Les conclusions de l’avocat général sont attendues pour le
5 juillet prochain. Affaire à suivre…
d’appel aurait dû rechercher comme elle l’y était invitée,
“si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la
marque “Aboistop” sous laquelle le produit était présenté,
la société Multivet n’avait pas cherché à détourner à son
profit la clientèle de la société Dynavet.”
La solution de cet arrêt de cassation est originale. Le fait de
vendre en France des produits canadiens revêtus d’une
marque canadienne identique à une marque française, à
partir du site Internet n’est ni constitutif de contrefaçon, ni
de concurrence déloyale. En revanche, le simple fait de
livrer ces produits en France sous une autre marque serait
constitutif de concurrence déloyale alors même que lesdits
produits sont proposés à la vente sur le site Internet revêtus
de la marque “Aboistop”…
Cass. Com., 17 janvier 2012, Dynavet c. Multivet, pourvoi
n°10-27311.
France : La combinaison des couleurs jaune et noire
enregistrée par la société Kärcher pour désigner des
nettoyeurs à haute pression n’est pas une marque
distinctive
La société de droit allemand Alfred Kärcher GmbH
(“Kärcher”), titulaire de la marque française figurative n°
07 3 500 379 déposée le 15 mai 2007 et constituée par la
combinaison des couleurs noire et jaune individualisées
par leur numéro de codification internationale pour désigner
notamment des appareils de nettoyage à haute pression a
assigné la société DCM Friesland (“DCM”) en contrefaçon
de marque et en concurrence déloyale pour avoir
commercialisé en France sous la dénomination “Karömat”,
une gamme de nettoyeurs haute pression, reprenant les
couleurs jaune et noire et constituant pour six d’entre eux
une imitation des modèles de la société Kärcher.
Par un arrêt du 10 septembre 2010, la Cour d’appel de Paris
a annulé la marque semi-figurative constituée par la
combinaison des couleurs jaune et noire, considérant que la
société Kärcher n’avait pas réussi à démontrer que cette
combinaison de couleurs, sans agencement particulier, était
perçue par le public comme lui signifiant l’origine des
nettoyeurs à haute pression commercialisés par la société
Droits de marque antérieure
Basmati
Kärcher en France. La Cour d’appel avait en revanche
considéré que la société DCM avait commis des actes de
concurrence déloyale en commercialisant des appareils de
configuration générale approchante et une répartition des
couleurs jaune et noire qui ne sont commandées par aucune
exigence technique et qui ensemble, ne peuvent que créer
dans l’esprit du public un risque de confusion caractérisé
par la croyance que les sociétés Kärcher auraient été
associées à la commercialisation de ces nettoyeurs sous le
signe Käromat.
Dans son arrêt du 14 février 2012, la Chambre commerciale
de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour
d’appel de Paris en rejetant le pourvoi formé par la société
DCM relatif à la condamnation pour concurrence déloyale
et le pourvoi incident formé par la société Kärcher sur
l’annulation de la marque de couleur. Curieusement, la
Cour de cassation ne remet pas en cause l’annulation de la
marque de couleur déposée par la société Kärcher pour
défaut de caractère distinctif alors qu’elle reconnaît que la
répartition des couleurs sur les appareils à haute pression
n’est commandée par aucune exigence technique et que
l’usage de cette répartition par la société DCM sur ses
appareils est de nature à créer dans l’esprit un risque de
confusion avec les produits de la société Kärcher. S’il existe
bel et bien un risque de confusion entre les appareils
commercialisés par les deux sociétés et revêtus de la
combinaison de couleurs jaune et noire, cela ne signifie-t-il
par a fortiori que la marque semi-figurative avait acquis un
caractère distinctif de par son usage ? La solution de la
Cour de cassation atteste une fois de plus de la sévérité des
juges français à l’égard des marques de couleur.
Cass. Com., 14 février 2012, Alfred Kärcher GmbH c. DCM
Friesland, pourvoi n°10-27873.
Union européenne : La circonstance selon laquelle le
signe “Basmati” ne serait pas une marque ne signifie pas
pour autant que l’opposante n’aurait pas acquis des
droits sur ce signe non enregistré pour fonder une
opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement
de marque communautaire “Basmali”
Demande de marque contestée
Dans une affaire T-304/09, le Tribunal de l’Union
européenne a infirmé la décision de la Chambre des recours
de l’OHMI qui avait rejeté l’opposition formée par la société
Siam Grains Co. Ltd. à l’encontre de la demande
d’enregistrement de la marque communautaire “Basmali”,
sur le fondement de la marque non enregistrée “Basmati”
en application de l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur
la marque communautaire.
La Chambre des recours avait considéré que l’opposante
n’avait pas démontré qu’elle était titulaire du signe
“Basmati” et que le terme “basmati” n’était pas une marque
ou un signe couvert par des droits de propriété, mais
simplement la désignation courante d’une variété de riz. Le
terme “basmati” serait générique. La Chambre de recours a
également souligné que, la propriété protégée par l’action
en usurpation d’appellation prévue par le droit du RoyaumeUni ne se référait pas au signe en cause, mais au “goodwill”.
La Chambre de recours en avait déduit que l’opposante
n’avait pas démontré qu’elle était titulaire du terme
“basmati”.
Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’en application du droit
du Royaume-Uni, une personne habilitée à empêcher
l’usage d’une marque doit être comprise comme étant
“titulaire d’un droit antérieur”. Cette qualité de titulaire
d’un droit antérieur ne saurait être définie de façon
autonome, comme l’a fait en substance la Chambre de
recours dans la décision attaquée, sans tenir compte de la
capacité de l’opposante à empêcher l’usage d’une marque.
Ainsi, la circonstance que l’opposante ne soit formellement
propriétaire que de la clientèle (“goodwill”) à laquelle il est
porté atteinte ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas
acquis de droits sur le signe invoqué, droits qui lui
permettraient d’empêcher, le cas échéant, l’utilisation d’une
marque plus récente.
Le Tribunal ajoute la circonstance selon laquelle le signe
“Basmati” ne serait pas une marque ne signifie pas pour
autant que l’opposante n’aurait pas acquis des droits sur ce
signe. Concernant l’affirmation de la Chambre de recours
selon laquelle le terme “Basmati” serait générique, il résulte
de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner
des biens ou des services peut avoir acquis une réputation
sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en
usurpation d’appellation, alors même qu’il présenterait, à
l’origine, un caractère descriptif ou serait dépourvu de
caractère distinctif ou qu’il serait utilisé par plusieurs
opérateurs dans le cadre de leur activité commerciale. Cette
forme dite extensive de l’action en usurpation d’appellation,
reconnue par la jurisprudence nationale, permet ainsi à
plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe
ayant acquis une réputation sur le marché. La circonstance
invoquée par la Chambre de recours, à la supposer avérée,
n’est donc pas susceptible, à la lumière du droit national
applicable, d’infirmer le fait que l’opposante pourrait avoir
acquis des droits sur le signe invoqué.
Le Tribunal en déduit que la Chambre des recours a commis
une erreur en rejetant l’opposition au motif que l’opposante
n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du signe
“Basmati”, sans analyser si elle avait acquis des droits sur
ledit signe en application du droit du Royaume-Uni.
Tilda Riceland Private Ltd c. OHMI et Siam Grains Co. Ltd,
Affaire T-304/09, 18 janvier 2012.
Union européenne : Le signe “Viaguara” ne peut être
enregistré comme marque communautaire pour des
boissons car il existe un risque de confusion avec la
marque de renommée “Viagra”
Dans une affaire T-332/10, le Tribunal de l’Union
européenne a confirmé la décision de la Chambre des
recours de l’OHMI ayant estimé qu’il existait un risque de
confusion entre la marque antérieure “Viagra” et la
demande d’enregistrement “Viaguara” pour désigner des
boissons.
Le Tribunal et la Chambre ont tout d’abord constaté que la
renommée de la marque antérieure “Viagra” enregistrée
notamment pour un médicament destiné au traitement des
dysfonctions érectiles, s’étendait aux consommateurs de
médicaments concernés mais également à l’ensemble de
population.
La Chambre et le Tribunal ont ensuite considéré que même
si un lien direct ne pouvait être établi entre les produits
couverts par les marques en conflit, lesquels sont
dissemblables, l’association avec la marque antérieure
demeurait néanmoins possible, eu égard à la similitude
élevée des signes et à l’immense renommée acquise par la
marque antérieure qui s’étend au-delà des produits pour
lesquels elle a été enregistrée (point 52). Selon le Tribunal,
bien que le produit visé par la marque “Viagra” soit un
médicament utilisé pour le traitement de la dysfonction
érectile et délivré uniquement sur ordonnance, il n’en
demeure pas moins qu’il ne renvoie pas nécessairement au
traitement d’une pathologie grave, mais à une image de
vitalité et de puissance, dans la mesure où il permet aux
personnes atteintes de dysfonction érectile d’améliorer leur
vie sexuelle et leur qualité de vie et que l’association avec
une telle image n’est pas incompatible avec le sérieux
intrinsèque du médicament (point 69). Une telle image
pourrait être transférée à des produits non médicaux et
notamment, aux boissons alcoolisées de la demande
d’enregistrement “Viaguara”, de nature différente, mais
consommées lors de sorties ou de fêtes.
Le Tribunal en a déduit que la société Viaguara S.A., par
l’usage d’une marque semblable à la marque antérieure
renommée pour désigner des boissons aux propriétés
stimulantes et aphrodisiaques, tentait de se placer dans le
sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir
d’attraction, de sa réputation et de son prestige et exploitait,
sans aucune compensation financière, l’effort commercial
déployé par le titulaire de la marque “Viagra” pour créer et
entretenir l’image de celle-ci, de sorte à promouvoir ses
propres produits (point 76). Le profit résultant de cet usage
doit être considéré comme indûment tiré du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque “Viagra”.
Viaguara S.A. c. OHMI, Affaire T-332/10, 25 janvier 2012.
Union européenne : La validité de marques nationales
ne peut être remise en cause lors d’une procédure
d’opposition à une demande d’enregistrement de marque
communautaire
La société Formula One Licensing BV a demandé
l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
du 17 février dernier (dans l’affaire T-10/09 commenté à
l’occasion de notre newsletter de février-mars 2011) par
lequel le Tribunal niait le caractère distinctif des marques
nationales antérieures “F1” invoquées dans le cadre de
l’opposition formée à l’encontre de la marque “F1-LIVE &
logo” pour contester tout risque de confusion entre les
signes.
La Cour estime, en effet, qu’un certain degré de caractère
distinctif doit être reconnu à une marque nationale invoquée
à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque
communautaire.
L’arrêt du Tribunal est donc annulé pour erreur de droit.
Formula One Licensing BV c. OHMI, affaire C-196/11 P,
24 mai 2012.
CONTACTS
Cette newsletter est rédigée par l’équipe Marques de
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Associée, Responsable Marques EMEA
DLA Piper France
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La Cour de Justice de l’Union européenne rappelle à
l’occasion de ce pourvoi le principe de coexistence des
marques nationales et des marques communautaires, ainsi
que le fait que l’enregistrement des marques nationales ne
relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle
juridictionnel de la compétence du Tribunal.
Karine Disdier-Mikus
Counsel
Trademark Counsel
DLA Piper France
T +33 (0)1 40 15 25 32
[email protected]
Ainsi, même si l’OHMI et le Tribunal sont tenus de vérifier
de quelle manière le public pertinent perçoit le signe
identique à la marque nationale invoquée, et d’apprécier, le
cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe, ces
vérifications ne peuvent aboutir à la constatation d’une
absence de caractère distinctif d’un signe identique à une
marque nationale enregistrée et protégée, au risque
d’anéantir la portée de protection de la marque nationale
visée.
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au monde avec 4 200 avocats répartis dans 77 bureaux à
travers 31 pays. Accompagnées d’une équipe de spécialistes,
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en droit des marques, gestion de portefeuilles et stratégie de
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