marques, dessins et mod

Directives relatives aux procédures devant l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles)
PARTIE E
SECTION 5: Licences
VERSION FINALE:
25 novembre 2004
1
1. INTRODUCTION............................................................................................................................................................3
2. EXIGENCES RELATIVES A UNE REQUETE EN ENRE GISTREMENT D’UNE LICENCE DE MARQUE
COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE .................................................................................................................................4
2.1.
LANGUES ..............................................................................................................................................................5
2.2
TAXES...................................................................................................................................................................5
2.3.
DEMANDEURS ET CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE...................................................................5
2.3.1
DEMANDEURS.................................................................................................................................................5
2.3.2
FORMULAIRE , REQUETES RELATIVES A PLUSIEURS LICENCES..............................................................6
2.3.3
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES CONCERNANT LA MARQUE COMMUNAUTAIRE OBJET D’UNE
LICENCE ET LE LICENCIE ...............................................................................................................................................6
2.3.4
EXIGENCES CONCERNANT LE DEMANDEUR - SIGNATURE , PREUVE DE LA LICENCE,
REPRESENTATION ...........................................................................................................................................................6
2.3.4.1
REQUETE DEPOSEE PAR LE SEUL TITULAIRE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ..........................7
2.3.4.2
REQUETE DEPOSEE CONJOINTEMENT PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ET
LE LICENCIE......................................................................................................................................................................7
2.3.4.3
REQUETE DEPOSEE PAR LE SEUL LICENCIE .............................................................................................8
2.3.4.4
PREUVE DE LA LICENCE ...............................................................................................................................8
2.3.5
REPRESENTATION OBLIGATOIRE ...............................................................................................................9
CONTENU FACULTATIF DE LA REQUETE .................................................................................................................10
2.5
EXAMEN DE LA REQUETE EN ENREGISTREMENT ......................................................................................11
2.5.1
COMPETENCE ...............................................................................................................................................11
2.5.2
TAXE ..............................................................................................................................................................11
2.5.3
EXAMEN DES FORMALITES OBLIGATOIRES.............................................................................................11
2.5.4
EXAMEN DES ELEMENTS FACULTATIFS..................................................................................................12
2. 6
PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET PUBLICATIONS...............................................................................13
3. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT D’UNE LICENCE POUR UNE DEMANDE DE MARQUE
COMMUNAUTAIRE .........................................................................................................................................................14
3.1
LANGUES ............................................................................................................................................................14
3.2
DEMANDE PORTANT SUR P LUSIEURS LICENCES.........................................................................................14
3.3
INSCRIPTION, PUBLICATION ..........................................................................................................................15
4. PROCEDURE DE RADIATION OU DE MODIFICATION D’UNE LICENCE RELATIVE A UNE MARQUE
COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE OU A UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE ...............................15
4.1
COMPETENCE , LANGUES, PRESENTATION DE LA DEMANDE...................................................................15
4.2
DEMANDEUR .....................................................................................................................................................15
4.2.1
RADIATION D’UNE LICENCE ......................................................................................................................16
4.2.2
M ODIFICATION D’UNE LICENCE ...............................................................................................................16
4.3
CONTENU DE LA DEMANDE ...........................................................................................................................17
4.4
TAXES.................................................................................................................................................................17
4.4.1
RADIATION D’UNE LICENCE ......................................................................................................................18
4.4.2
M ODIFICATION D’UNE LICENCE ...............................................................................................................18
4.5
EXAMEN DE LA DEMANDE .............................................................................................................................18
4.5.1
TAXES ............................................................................................................................................................18
4.5.2
EXAMEN PAR L’OFFICE ..............................................................................................................................18
4.6
ENREGISTREMENT ET PUBLICATION ...........................................................................................................19
5. PROCEDURE DANS LE CAS DU TRANSFERT D’UNE LICENCE CONCERNANT UNE MARQUE
COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE OU UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE ...................................19
5.1
DEFINITION DU TRANSFERT D’UNE LICENCE ............................................................................................19
5.2
REGLES APPLICABLES......................................................................................................................................19
6. LICENCES CONCERNANT LES DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRES ..............................20
6.1 DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRES................................................................................20
6.2 DEMANDE D’ENREGISTREMENT MULTIPLE DE DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES.....................21
2
1. Introduction
RMC, articles 22,
23 et 24,
RDC, articles 27,
32 et 33
Les marques communautaires enregistrées, ainsi que les demandes de
marques communautaires, peuvent faire l’objet de contrats de licence
(licences).
Les dessins et modèles communautaires enregistrés, ainsi que les demandes
d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, peuvent faire
l’objet de licences.
Les parties 1 à 5 concernent les licences de marques. Les dispositions du
RDC et du REDC relatives aux licences de dessins ou modèles sont
presque identiques. Par conséquent, ce qui suit s’applique mutatis
mutandis aux dessins et modèles communautaires; toutefois les quelques
exceptions et spécificités sont exposées dans la partie 6 ci-dessous.
Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire d’une
marque (le concédant), tout en conservant sa titularité, autorise une tierce
personne (le licencié) à utiliser la marque dans la vie des affaires, dans les
conditions et dans le respect des limites et des dispositions énoncées dans
ledit contrat.
Une licence constitue un droit subjectif du licencié envers le titulaire de la
marque communautaire d’utiliser ladite marque en vertu du contrat. Une
simple tolérance ou un consentement unilatéral accordé à une tierce
personne, par le titulaire de la marque, pour l’utilisation de ladite marque ne
constitue pas une licence.
RMC, article 16
Le RMC n’établit pas de dispositions unifiées et complètes applicables aux
licences de marques communautaires ou de demandes de marques
communautaires. Ainsi, l’article 16 du RMC se rapporte au droit d’un État
membre au regard des effets d’une marque communautaire en tant qu’objet
de propriété. À cet effet, une licence de marque communautaire est, dans sa
totalité et pour l’ensemble du territoire de la Communauté, assimilée à une
licence de marque enregistrée dans l’État membre dans lequel le titulaire ou
demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile, ou, si
cela n’est pas applicable, à une licence de marque enregistrée dans l’État
membre dans lequel ledit titulaire a un établissement, ou, à défaut, à une
licence de marque enregistrée en Espagne.
Cela ne s’applique toutefois qu’à défaut de disposition contraire dans les
articles 17 à 24 du RMC.
RMC, article 16
L’article 16 du RMC est limité aux effets d’une licence en tant qu’objet de
propriété, et ne s’étend pas au droit des contrats. L’article 16 du RMC ne
3
définit pas la loi applicable ou la validité d’un contrat de licence, ce qui
signifie que la liberté des parties contractantes de soumettre un contrat de
licence à une législation nationale donnée n’est pas affectée par le RMC.
RMC, article 23,
paragraphes 1 et
2, article 49,
paragraphe 3
L’enregistrement des licences n’est pas obligatoire mais présente toutefois
certains avantages au vu des dispositions de l’article 23, paragraphe 1 du
RMC:
a)
le licencié peut seulement se prévaloir des droits conférés par une
licence vis-à-vis des tiers qui pourraient avoir acquis, ou inscrit au registre,
des droits sur la marque qui sont incompatibles avec ladite licence
enregistrée:
- si celle-ci est inscrite au registre des marques communautaires, ou
- en l’absence d’enregistrement de la licence, si le tiers a acquis ces droits
en ayant connaissance de l’existence de la licence.
Un exemple de tels actes incompatibles serait le cas d’une licence exclusive
octroyée à A et d’une licence non exclusive accordée ultérieurement à B; la
première licence enregistrée serait alors opposable aux tiers, et non la
première licence octroyée, sauf si B avait connaissance de la licence de A.
b)
Dans le cas où une licence de marque communautaire est inscrite au
registre, la renonciation à cette marque par son titulaire n’est inscrite au
registre que si le titulaire de la marque justifie qu’il a informé le licencié de
son intention d’y renoncer.
Le titulaire d’une licence enregistrée est par conséquent en droit d’être
informé à l’avance par le titulaire de la marque de son intention de renoncer
à la marque.
Par ailleurs, le titulaire d’une licence de marque communautaire non inscrite
au registre peut se prévaloir des droits que le RMC confère aux licenciés de
marques communautaires, en particulier, les droits visés à
l’article 22, paragraphes 2, 3 et 4.
Lorsque le licencié a fait usage de la marque communautaire dans le cadre
du contrat de licence, l’enregistrement de la licence ne constitue pas non
plus une condition pour que l’usage de la marque avec le consentement du
titulaire soit considéré comme fait par le titulaire, conformément à l’article
15, paragraphe 3 du RMC.
2. Exigences relatives à une requête en enregistrement d’une
licence de marque communautaire enregistrée
4
RMC article 22, Toute demande d’enregistrement d’une licence doit remplir les conditions
paragraphe 5,
suivantes.
REMC règle 33
2.1.
Langues
REMC règle 95, Toute demande d’enregistrement d’une licence de marque communautaire
point b)
enregistrée doit être effectuée dans l’une des cinq langues de l’Office, à
savoir l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français ou l’italien. Cette langue
devient la langue de la procédure d’enregistrement de la licence.
2.2
REMC règle 31,
paragraphe 4 et
règle 33,
paragraphe 1,
RTMC, article 2,
point 23
Taxes
La demande d’enregistrement d’une licence n’est réputée déposée qu’après
paiement de la taxe prescrite. Cette taxe s’élève à 200 euros pour chaque
marque communautaire pour laquelle l’enregistrement d’une licence est
demandé.
Toutefois, si plusieurs enregistrements de licences ont été sollicités dans une
seule et même demande et si le titulaire enregistré et le licencié sont
identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros.
Le même plafond s’applique si plusieurs enregistrements de licences sont
demandés simultanément, alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une seule et
même requête et si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques dans
tous les cas.
Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci ne sera pas remboursée si la
demande d’enregistrement de la licence est rejetée ou retirée.
2.3.
Demandeurs et contenu obligatoire de la demande
2.3.1 Demandeurs
RMC, article 22, L’enregistrement d’une licence peut être demandé auprès de l’Office par:
paragraphe 5
a) le titulaire de la marque communautaire ou son représentant
conjointement avec le licencié ou son représentant,
b)
le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, ou
c)
le licencié ou son représentant.
Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la demande dépendent
5
des différentes alternatives. La première ou la deuxième alternative sont
recommandées, car elles permettent un traitement plus rapide et plus aisé de
la requête en enregistrement de la licence.
2.3.2 Formulaire, requêtes relatives à plusieurs licences
REMC, règle 83,
paragraphes 1,
point e), et 6, règle
95, point b)
Il est fortement recommandé que la requête en enregistrement d’une licence
de marque communautaire soit présentée sur le formulaire de requête en
enregistrement d’une licence établi et fourni gratuitement par l’Office dans
les langues officielles de la Communauté. Toutes les versions linguistiques de
ce formulaire peuvent être utilisées, à condition que celui-ci soit complété
dans l’une des cinq langues visées au paragraphe 2.1 ci-dessus.
REMC règle 31,
paragraphe 7,
règle 33,
paragraphe 1
Il est possible de ne présenter qu’une seule requête en enregistrement d’une
licence pour deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou
demandes de marques communautaires si le titulaire enregistré et le licencié
sont identiques dans tous les cas. Il n’est pas exigé que les autres éléments
de la licence, à savoir les indications facultatives concernant les restrictions
de la licence (cf. mentionnées au paragraphe 2.4 ci-dessous) soient
identiques dans chaque cas.
2.3.3 Renseignements obligatoires concernant la marque
communautaire objet d’une licence et le licencié
REMC règle 31 et
règle 33,
paragraphe 1
REMC, règle 31,
paragraphe 1,
point a), et règle
33, paragraphe 1
REMC règle 1,
paragraphe 1,
point b), article 31,
paragraphe 1,
point c), et règle
33, paragraphe 1
REMC, règle 1,
paragraphe 1,
point e), règle 31,
paragraphe 2 et
règle 33,
paragraphe 1
Toute requête en enregistrement d’une licence doit comporter les
informations suivantes:
a) le numéro d’enregistrement de la marque communautaire concernée.
Si la requête se rapporte à plusieurs marques communautaires, tous les
numéros doivent être indiqués.
b) le nom, l’adresse et la nationalité du licencié ainsi que l’État sur le
territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement.
c) si le licencié désigne un représentant, les nom et adresse
professionnelle de ce dernier doivent être renseignés; l’adresse peut être
remplacée par le numéro d’identification attribué par l’Office.
2.3.4
Exigences concernant le demandeur - signature,
6
preuve de la licence, représentation
REMC règle 79,
règle 81,
paragraphe 3 et
règle 82,
paragraphe 3
Les exigences concernant la signature, la preuve de la licence et la
représentation varient selon le demandeur. Lorsqu’une signature est exigée,
il convient de se reporter à la règle 79 ainsi qu’à la règle 81, paragraphe 3 et
à la règle 82, paragraphe 3 du REMC, fixant les modalités de dérogation.
2.3.4.1 Requête déposée par le seul titulaire de la marque
communautaire
REMC, règle 1,
paragraphe 1,
point b), règle 33,
paragraphe 1
Si la requête est déposée au nom du seul titulaire de la marque
communautaire, celle-ci doit être signée par le titulaire ou son représentant.
Si un représentant agit au nom du titulaire de la marque communautaire,
doivent être indiqués ses nom et adresse professionnelle conformément à la
règle 1, paragraphe 1, point b), ou son numéro d’identification.
Une preuve de la licence n’est pas nécessaire.
L’Office n’informe pas le licencié de la demande d’enregistrement de la
licence.
Si le licencié présente une déclaration auprès de l’Office dans laquelle il
s’oppose à l’enregistrement de la licence, l’Office transmet ladite déclaration
au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L’Office
ne donne pas suite à ce type de déclaration mais procède à l’enregistrement
de la licence. Tout licencié désapprouvant l’enregistrement de la licence
après que celui-ci a été effectué est invité à se reporter à la procédure de
demande de radiation ou de modification de la licence (cf. paragraphe 4 cidessous).
L’Office ne tient pas compte du fait que les parties, bien qu’ayant conclu un
contrat de licence, aient ou non convenu d’enregistrer ladite licence auprès
de l’Office. Tout litige relatif à l’enregistrement ou non de la licence et à son
contenu doit être résolu entre les parties concernées.
2.3.4.2 Requête déposée conjointement par le titulaire de la
marque communautaire et le licencié
Lorsque la requête est déposée conjointement par le titulaire de la marque
communautaire et son licencié, celle-ci doit être signée par le titulaire de la
marque ou son représentant ainsi que par le licencié ou son représentant.
Dans ce cas, la signature des deux parties constitue une preuve de la
licence.
En cas d’irrégularité de forme concernant la signature ou la représentation
7
du licencié, la requête sera tout de même acceptée dans la mesure où elle
serait également jugée acceptable si elle émanait du seul titulaire de la
marque communautaire.
Il en est de même dans le cas d’une irrégularité concernant la signature ou la
représentation du titulaire de la marque communautaire à condition que la
demande soit toutefois considérée comme acceptable même sans cet
élément.
2.3.4.3 Requête déposée par le seul licencié
La requête peut également être déposée par le seul licencié. Dans ce cas,
elle doit être signée par lui-même ou son représentant.
La preuve de la licence doit en outre être fournie.
2.3.4.4 Preuve de la licence
Une preuve suffisante de la licence est constituée si la requête en
enregistrement de la licence est accompagnée de l’un des éléments suivants:
- une déclaration, signée par le titulaire de la marque communautaire ou son
représentant, donnant son accord à l’enregistrement de la licence;
- le contrat de licence, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties
et la marque communautaire objet de la licence ainsi que les signatures des
parties,
- une déclaration de licence non certifiée, établie conformément, quant à la
forme et au contenu, au formulaire international type de l’OMPI pour la
déclaration de licence, et signée conjointement par le titulaire de la marque
communautaire ou son représentant et par le licencié ou son représentant.
Il n’est pas nécessaire de produire les originaux des documents
susmentionnés, une simple photocopie de ces documents peut être
présentée. Il n’est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient
certifiés conformes ou authentifiés.
La présentation de l’accord de licence constitue une preuve suffisante de la
licence. Souvent, les parties au contrat de licence ne souhaitent pas
divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations
confidentielles concernant les redevances sur la licence ou autres termes et
conditions de la licence. Dans de tels cas, il suffit pour apporter la preuve de
la licence de fournir une partie ou un extrait de l’accord de licence, à
8
condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les personnes qui sont
parties à l’accord de licence, le fait que la marque communautaire en
question fait l’objet d’une licence, ainsi que les signatures des deux parties.
Les autres éléments peuvent être omis ou masqués.
La présentation d’une déclaration de licence non certifiée sur le formulaire
type de l’OMPI constitue une preuve suffisante de licence. Ce formulaire
type est disponible sur le site web de l’Office. Il doit être signé
conjointement par le titulaire de la marque communautaire ou son
représentant et le licencié ou son représentant. Le formulaire type de
l’OMPI est identique au formulaire de déclaration de licence que l’Office
fournit conformément à la règle 83, paragraphe 2 du REMC.
En vertu de la règle 31, paragraphe 5, point a) du REMC, la signature par
les deux parties ou leurs représentants de la requête en enregistrement de la
licence constitue également une preuve suffisante. Ce cas a déjà été abordé
dans le paragraphe 2.3.3.2.
REMC règle 95,
point b), règle 96,
paragraphe 2
Les documents constituant une preuve de la licence doivent être produits
dans la langue suivante:
b) dans la langue de l’Office qui est devenue la langue de la procédure
d’enregistrement de la licence, cf. paragraphe 2.1 ci-dessus.
b) dans l’une des langues officielles de la Communauté autre que celle de
la procédure; dans ce cas, l’Office peut exiger qu’une traduction du
document soit produite dans une langue de l’Office dans un délai imparti
par l’Office, mais ce dernier ne fait généralement pas usage de cette
prérogative.
La preuve de la licence peut également être constituée par d’autres moyens,
comme la présentation d’une copie du contrat de licence.
2.3.5 Représentation obligatoire
RMC, article 88,
paragraphe 2,
article 89,
paragraphe 1
Les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège ni
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la
Communauté doivent être représentées devant l’Office par un mandataire
agréé inscrit sur une liste tenue à cet effet par l’Office ou par un avocat qui
satisfait aux exigences fixées par l’article 89, paragraphe 1, point a) du
RMC ou par un employé d’une personne morale liée économiquement à
cette personne morale conformément à l’article 88, paragraphe 3 du RMC.
Lorsque le seul licencié a déposé la demande, le non respect de l’obligation
de représentation entraîne une objection de la part de l’Office, notifié par la
lettre type 855.
9
Pour plus d’informations, voir paragraphe 5.3.2 des directives relatives à la
représentation professionnelle.
Contenu facultatif de la requête
REMC, règle 34
Selon la nature de la licence, la requête en enregistrement de la licence peut
contenir la demande d’enregistrement de la licence ainsi que d’autres
indications, à savoir, celles qui sont mentionnées aux points a) à e) cidessous. Il peut s’agir d’une seule ou de plusieurs indications dans quelque
combinaison que ce soit, pour une licence (par exemple une licence
exclusive temporaire) ou pour plusieurs licences (par exemple une licence
exclusive pour A limitée à l’État membre X et une autre licence pour B
limitée à l’État membre Y). L’Office ne prend ces indications en
considération que si la requête en enregistrement de la licence demande
clairement à ce qu’elles soient enregistrées, et il ne tient pas compte des
indications figurant dans le contrat de licence si ce dernier est présenté à
l’Office, par exemple comme un moyen de preuve de la licence.
Toutefois, si une ou plusieurs de ces indications font l’objet d’une demande
d’inscription au registre, et dès que cette demande est déposée, les
informations suivantes doivent être fournies:
REMC, règle 33,
paragraphe 2,
règle 34,
paragraphe 3
REMC règle 33,
paragraphe 2,
règle 34,
paragraphe 3
a) lorsque la demande porte sur l’enregistrement d’une licence pour une
partie seulement des produits ou services, les produits ou services pour
lesquels la licence est octroyée doivent être indiqués.
RMC, article 22,
paragraphe 1,
REMC, règle 34,
paragraphe 1
c) lorsque l’enregistrement d’une licence exclusive est demandé, une
déclaration doit être produite à cet effet. Une licence exclusive empêche
toute personne autre que le licencié de faire usage de la marque, y compris
le titulaire lui-même.
REMC, règle 33,
paragraphe 2,
règle 34,
paragraphe 4
REMC, règle 34,
paragraphe 2
d) lorsque l’enregistrement d’une licence est demandé pour une durée
limitée, la date d’expiration de la licence doit être précisée. La date d’entrée
en vigueur de la licence peut en outre être mentionnée.
b) lorsque la demande porte sur l’enregistrement d’une licence
territorialement limitée, la requête doit indiquer la partie de la Communauté
pour laquelle la licence est octroyée. Il peut s’agir d’un ou plusieurs États
membres ou d’une région administrative d’un État membre.
e) lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est déjà
inscrite au registre des marques communautaires, la requête en
enregistrement peut indiquer qu’elle porte sur une sous-licence.
10
2.5
Examen de la requête en enregistrement
2.5.1 Compétence
RMC, article 128,
RDC, article 104
REMC, règle 33,
paragraphe 3
La division de l’administration des marques, dessins et modèles et des
questions juridiques est compétente pour traiter les requêtes en
enregistrement des licences.
Une fois la taxe applicable réglée, la division examine si l’ensemble des
exigences relatives à l’enregistrement visées à l’article 22 du RMC et aux
règles 31 à 35 du REMC ainsi que l’ensemble des autres dispositions de
fond ou de procédure du RMC ou du REMC sont respectées.
2.5.2
REMC, règle 31,
paragraphe 4,
règle 33,
paragraphe 1
Lorsque la taxe prescrite n’a pas été perçue, l’Office émet une lettre type
851, informant le demandeur que la requête est réputée ne pas avoir été
déposée.
2.5.3
REMC, règle 33,
paragraphe 3
Taxe
Examen des formalités obligatoires
L’Office vérifie si la requête en enregistrement de la licence remplit les
conditions de forme énoncées au paragraphe 2.3 ci-dessus (indication
du/des numéros(s) de la marque communautaire, des informations requises
concernant le licencié ou son représentant le cas échéant).
La validité du contrat de licence n’est pas examinée.
RMC, article 89,
paragraphe 1,
REMC, règles 33,
76, 77 et 79
L’Office vérifie si la requête en enregistrement de la licence est dûment
signée. Lorsqu’elle est signée par le représentant du licencié, celui-ci doit
déposer un pouvoir ou se référer à un pouvoir déjà enregistré par l’Office.
Lorsque la requête en enregistrement de la licence est signée par le
représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la
marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et
aux pouvoirs sont remplies.
RMC, article 88,
paragraphe 2,
article 89,
paragraphe 1
L’examen consiste notamment à déterminer si le demandeur (c’est à dire, le
titulaire de la marque communautaire ou le licencié) a l’obligation d’être
représenté devant l’Office (cf. 2.3.5 ci-dessus). Si c’est le cas, l’absence de
désignation d’un mandataire agréé constitue une irrégularité de la requête en
enregistrement de la licence.
REMC, règle 33,
L’Office informe le demandeur des irrégularités constatées via la lettre type
11
paragraphe 3
853. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la
communication en question, qui est généralement de deux mois à compter
de la date de notification de ladite communication, l’Office rejette la requête
en enregistrement de la licence par la lettre type 854.
Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque
communautaire et le licencié, l’Office informe le titulaire de la marque
communautaire et transmet une copie au licencié.
Dans la mesure où le licencié a également déposé et signé la demande,
celui-ci n’est pas autorisé à faire des allégations concernant l’existence ou
l’étendue de la licence.
Lorsque la requête en enregistrement de la licence est déposée par le seul
titulaire de la marque communautaire, l’Office n’informe pas le licencié.
L’examen de la preuve de la licence est réalisé d’office. L’Office ne tient
pas compte des déclarations ou allégations du licencié concernant
l’existence ou l’étendue de la licence ou son enregistrement; le licencié ne
peut s’opposer à l’enregistrement d’une licence.
REMC, règle 33, Dans le cas où la demande est déposée par le licencié sur la base d’une
paragraphe 3
copie du contrat de licence et où l’Office a des doutes sérieux quant à la
véracité des documents, il invite le licencié à lever ces doutes par le biais de
la lettre type 862. Le licencié a alors la charge de la preuve de l’existence
de la licence, à savoir qu’il est tenu de convaincre l’Office de la véracité des
documents. Dans ce cas, l’Office peut, dans les limites de son examen
d’office (article 74, paragraphe 1 du RMC), inviter le titulaire de la marque
communautaire à faire part de ses observations. Si ce dernier déclare que
les documents sont falsifiés, cela suffit pour que l’Office rejette
l’enregistrement d’une licence sauf si le licencié produit une ordonnance
d’un tribunal d’un État membre de la CE en sa faveur. Dans tous les cas, si
les doutes ne peuvent être levés, l’enregistrement de la licence est rejeté via
la lettre type 863. Il est à noter que la procédure reste toujours ex parte
même si le titulaire de la marque communautaire est entendu.
2.5.4
REMC, règle 33,
paragraphes 2 et
3, règle 34
Examen des éléments facultatifs
Lorsque la requête en enregistrement porte sur:
-
une licence exclusive,
une licence temporaire,
une licence territorialement limitée,
une licence limitée à certains produits ou services, ou
une sous-licence,
12
l’Office examine si les informations mentionnées au paragraphe 2.4 cidessus sont renseignées.
REMC, règle 33,
paragraphes 2 et
3, règle 34,
paragraphes 1 et 3
En ce qui concerne l’indication «licence exclusive», l’Office accepte
seulement ce terme , à l’exclusion de tout autre libellé.
REMC, règle 33,
paragraphe 4,
règle 34,
paragraphe 2
Dans le cas d’une sous-licence, l’Office vérifie si celle-ci est octroyée par un
licencié dont la licence est déjà inscrite au registre conformément à la
règle 33, paragraphe 4. L’Office refuse l’enregistrement d’une sous-licence
en tant que licence exclusive lorsque la licence principale n’est pas ellemême une licence exclusive ou lorsqu’elle n’a pas été enregistrée auprès de
l’OHMI. En revanche, l’Office accepte l’enregistrement d’une sous-licence
basée sur une licence principale non exclusive ou exclusive sans toutefois
examiner si le contrat de licence exclut l’octroi de sous-licences.
RMC, article 22,
paragraphe 1,
REMC, règle 33,
paragraphes 2 et
3, règle 34,
paragraphes 3 et 4
À défaut de présentation de ces indications, le demandeur est invité par une
lettre type 856 à fournir les informations manquantes. Si le demandeur ne
répond pas à ladite lettre, l’Office ne tient pas compte des indications susmentionnées et enregistre la licence sans les faire apparaître; le demandeur
en reçoit notification par la lettre type 857.
Lorsque la requête en enregistrement indique que la licence concernée est
limitée à certains produits et services pour lesquels la marque
communautaire est enregistrée, l’Office vérifie si lesdits produits et services
sont correctement regroupés et s’ils sont effectivement couverts par la
marque communautaire.
2. 6
RMC, article 22,
paragraphe 5,
REMC, règle 84,
paragraphe 3,
point j), règle 85,
paragraphe 2
Procédure d’enregistrement et publications
Si l’examen de la requête en enregistrement aboutit à un résultat positif,
l’Office inscrit la licence au registre des marques communautaires et publie
cette inscription dans le Bulletin des marques communautaires.
Il est précisé le cas échéant si la licence correspond à:
-
une licence exclusive,
une licence temporaire,
une licence territorialement limitée,
une sous-licence, ou
une licence limitée à certains produits ou services couverts par la marque
communautaire.
Seuls ces éléments en tant que tels sont mentionnés. Ni la durée de validité
d’une licence temporaire, ni le territoire couvert par une licence
13
territorialement limitée, ni les produits et services couverts par une licence
partielle ne sont publiés. Il est possible d’accéder à ces informations par
l’inspection publique des dossiers (cf. partie E, section 7 des directives
relatives aux procédures devant l’OHMI).
REMC, règle 84,
paragraphe 5
L’enregistrement de la licence est notifié au demandeur par la lettre type
858. Lorsque la requête en enregistrement de la licence est déposée par le
licencié, l’enregistrement est également notifié au titulaire de la marque
communautaire par la lettre type 859.
3.
RMC, article 22,
paragraphe 5,
REMC, règle 33,
paragraphe 4 et
règle 84,
paragraphe 3,
point j)
Procédure d’enregistrement d’une licence pour une
demande de marque communautaire
Une demande de marque communautaire peut faire l’objet de
l’enregistrement d’une licence.
Le présent paragraphe indique les conditions et exigences particulières
concernant les licences relatives aux demandes de marque communautaire.
Pour le reste, le paragraphe 2 ci-dessus s’applique mutatis mutandis, sous
réserve de ce qui suit:
toute référence au titulaire de la marque communautaire doit être
interprétée comme une référence au demandeur de marque communautaire,
les références au numéro d’enregistrement de la marque
communautaire doivent s’entendre comme le numéro de dossier de la
demande de marque communautaire, qui est identique au numéro
d’enregistrement.
3.1
Langues
La requête en enregistrement de la licence peut être produite dans la
première ou la deuxième langue de la demande de marque communautaire.
Cette langue devient alors celle de la procédure d’enregistrement de la
licence. Toutefois, l’Office peut transmettre des communications écrites au
demandeur de l’enregistrement de la licence rédigées dans la deuxième
langue, si la première ne fait pas partie des langues de l’Office.
Toutes les versions linguistiques des formulaires établis par l’Office peuvent
être utilisées, à condition de les compléter dans l’une des deux langues en
question.
3.2
Demande portant sur plusieurs licences
14
REMC, règle 31,
paragraphe 7,
règle 33,
paragraphes 1 et
4, règle 83,
paragraphes 1,
point e) et 6, règle
95, point b)
Il est possible de déposer une requête unique pour plusieurs demandes de
marques communautaires ou pour une ou plusieurs demandes de marques
communautaires plus une ou plusieurs marques communautaires
enregistrées, sous réserve que le demandeur ou titulaire de la marque
communautaire d’une part, et le licencié d’autre part, soient identiques dans
tous les cas.
3.3
Inscription, publication
REMC, règle 33,
paragraphe 4,
La licence est mentionnée dans les dossiers concernant la demande de
marque communautaire concernée qui sont tenus par l’Office.
REMC, règle 84,
paragraphe 3,
point j), règle 85,
paragraphe 2
REMC, règle 84,
paragraphe 5
Ce n’est qu’une fois la marque enregistrée que la licence est publiée dans le
Bulletin des marques communautaires et que son inscription est portée au
registre des marques communautaires.
L’inscription de la licence dans les dossiers tenus par l’Office est notifiée au
demandeur au moyen de la lettre type 858. Le cas échéant, le demandeur
de la marque communautaire est également notifié par la lettre type 859.
4.
Procédure de radiation ou de modification d’une
licence relative à une marque communautaire enregistrée ou
à une demande de marque communautaire
REMC, règle 35,
paragraphe 1
L’enregistrement d’une licence peut faire l’objet d’une radiation ou d’une
modification à la demande de l’une des parties intéressées, à savoir le
demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le licencié enregistré.
4.1
RMC, article 128,
REMC, règle 35,
paragraphes 3, 6
et 7
Compétence, langues, présentation de la demande
Les paragraphes 2.1 (concernant les marques enregistrées), 3.2 (concernant
les demandes de marques) et 2.3.3 sont applicables.
L’Office ne met pas de formulaire spécifique à disposition pour la radiation
d’une licence. Les parties à la procédure peuvent toutefois utiliser le
formulaire international type n° 1 de l’OMPI, « Requête en
modification/radiation d’inscription de licence », ou un formulaire de contenu
et format similaires.
4.2
Demandeur
15
REMC, règle 35,
paragraphe 1
La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une
licence peut être déposée par:
a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou son
représentant et le licencié ou son représentant conjointement,
b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou son
représentant, ou
c) le licencié enregistré ou son représentant.
4.2.1 Radiation d’une licence
REMC, règle 35,
paragraphe 4
Il est recommandé de privilégier la première ou la troisième des options
susmentionnées car elles impliquent une déclaration du licencié par laquelle il
consent à la radiation de l’enregistrement de la licence, de sorte qu’aucune
autre preuve de la radiation de la licence n’est exigée. Dans le cas de la
deuxième option, la demande doit être accompagnée de preuves établissant
que la licence enregistrée n’existe plus ou d’une déclaration du licencié selon
laquelle il consent à la radiation.
Lorsque le licencié enregistré dépose seul la demande de radiation, le
demandeur ou titulaire de la marque communautaire n’est pas informé de
ladite demande. Une copie de ses observations est adressée au licencié mais
lesdites observations n’empêchent pas la radiation de la licence. Le
paragraphe 2.3.4.1 s’applique mutatis mutandis.
Dans le cas de la deuxième option (demande déposée par le demandeur ou
titulaire de la marque communautaire ou son représentant), la demande doit
être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n’existe
plus, ou d’une déclaration du licencié selon laquelle il consent à la radiation
de la licence. Si le titulaire de la marque communautaire accuse le licencié
de fraude, il doit présenter une ordonnance d’un tribunal; il n’incombe pas à
cet égard à l’Office d’agir en tant que juge.
4.2.2 Modification d’une licence
La première option est recommandée. Dans ce cas, aucune autre preuve
n’est exigée pour la modification de la licence.
Si la demande est présentée par le demandeur ou titulaire de la marque
communautaire, une preuve de la modification de la licence n’est exigée que
lorsque la modification dont l’inscription est demandée est d’une nature telle
16
que la modification en question aurait pour conséquence de réduire les
droits du licencié enregistré au titre de la licence. Cela serait par exemple le
cas si le nom du licencié devait changer, si une licence exclusive devait
devenir non exclusive, ou si la licence devait être limitée quant à son étendue
territoriale, la durée pour laquelle elle est octroyée, ou les produits ou
services auxquels elle s’applique.
Si la demande est présentée par le licencié enregistré, une preuve de la
modification de la licence n’est exigée que lorsque la modification dont
l’inscription est demandée est d’une nature telle que la modification en
question aurait pour conséquence d’étendre les droits du licencié enregistré
au titre de la licence. Cela serait par exemple le cas si une licence non
exclusive devait devenir exclusive, ou si des limitations enregistrées de la
licence quant à son étendue territoriale, la durée pour laquelle elle est
octroyée, ou les produits ou services auxquels elle s’applique, devaient être
entièrement ou partiellement radiées.
Lorsque des preuves de la modification de la licence sont exigées, des
preuves suffisantes sont constituées si l’un des documents mentionnés au
paragraphe 2.3.4.4 ci-dessus est fourni, sous réserve de ce qui suit:
l’accord écrit doit être signé par l’autre partie au contrat de licence
ou son représentant et doit porter sur l’enregistrement de la modification de
la licence tel que demandé;
la déclaration de licence doit attester la licence dans sa forme
modifiée;
la copie ou l’extrait de l’accord de licence doit attester la licence
dans sa forme modifiée.
4.3
REMC, règles 26
et 35
Contenu de la demande
Le paragraphe 2.3 s’applique, à l’exception des informations concernant le
licencié, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d’une modification du nom
du licencié enregistré.
Le paragraphe 2.4 s’applique si une modification de l’étendue de la licence
est demandée, par exemple si une licence devient temporaire ou si l’étendue
géographique d’une licence territorialement limitée est modifiée.
4.4
Taxes
17
4.4.1 Radiation d’une licence
REMC, règle 35,
paragraphe 3,
RTMC, article 2,
point 24
La demande de radiation de l’enregistrement d’une licence n’est réputée
déposée qu’après paiement de la taxe prescrite, qui s’élève à 200 euros par
radiation. Dans le cas où plusieurs radiations sont demandées simultanément
ou dans la même demande et où le titulaire de la marque communautaire
(ou, suivant le cas, le demandeur de marque communautaire) et le licencié
sont identiques dans tous les cas, la taxe est limitée à un montant maximum
de 1 000 euros.
Une fois la taxe correspondante payée, elle ne sera pas remboursée si la
demande est rejetée ou retirée.
4.4.2 Modification d’une licence
REMC, règle 35,
paragraphe 6
La modification de l’enregistrement d’une licence n’est pas soumise à une
taxe.
4.5
REMC, règle 35,
paragraphes 2 et 4
Examen de la demande
4.5.1 Taxes
Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation d’une licence n’a
pas été reçue, l’Office émet une lettre type 852 informant le demandeur que
la demande est réputée ne pas avoir été déposée.
4.5.2 Examen par l’Office
Tout comme pour les éléments obligatoires de la demande, le paragraphe
2.5.3 s’applique mutatis mutandis, y compris en ce qui concerne la preuve
de la licence, dans la mesure où une telle preuve est exigée.
L’Office notifie toute éventuelle irrégularité au demandeur, par la lettre type
860, fixant un délai de deux mois pour y remédier. S’il n’est pas remédié
aux irrégularités, l’Office rend une décision négative concernant la demande
de radiation ou de modification au moyen de la lettre type 861.
REMC, règle 35,
paragraphe 6,
règle 84,
paragraphe 5
Le paragraphe 2.5.4 s’applique si la modification de la licence est
susceptible d’affecter sa nature ou sa limitation à une partie des produits et
services pour lesquels la demande de marque communautaire a été
déposée.
18
L’inscription de la radiation ou de la modification de la licence est notifiée au
demandeur. Si la demande est déposée par le licencié, le titulaire de la
marque communautaire (ou le demandeur de marque communautaire,
suivant le cas) reçoit une copie de ladite notification.
4.6
REMC, règle 84,
paragraphe 3,
point s), règle 85,
paragraphe 2
Enregistrement et publication
Dans le cas d’une marque communautaire enregistrée, la radiation ou la
modification est inscrite au registre des marques communautaires et publiée
au Bulletin des marques communautaires.
Dans le cas d’une demande de marque communautaire, la radiation ou la
modification de la licence est mentionnée dans les dossiers de la demande
de marque communautaire concernée. Lorsque l’enregistrement de la
marque communautaire est publié, les licences radiées ne sont pas publiées,
et dans le cas de la modification de la licence, les données telles que
modifiées sont publiées.
5.
Procédure dans le cas du transfert d’une licence
concernant une marque communautaire enregistrée ou une
demande de marque communautaire
5.1
RMC, article 22,
paragraphe 5
Définition du transfert d’une licence
Une licence concernant une demande de marque communautaire ou une
marque communautaire enregistrée peut être transférée. Le transfert d’une
licence est différent d’une sous-licence dans la mesure où, dans le cas du
transfert, le précédent licencié perd tous ses droits acquis au titre de la
licence et est remplacé par un nouveau licencié, et où, dans le cas d’une
sous-licence, la licence principale reste en vigueur.
5.2
Règles applicables
REMC, règle 33, Les règles de la procédure d’enregistrement d’un transfert de licence sont
paragraphe 1
identiques à celles de l’enregistrement d’une licence visées aux paragraphes
2 et 3 ci-dessus.
REMC, règle 31, Le transfert d’une licence est subordonné au paiement d’une taxe. Les
paragraphe
4, modalités du paragraphe 2.2 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis.
règle
33,
paragraphes 1 et
19
4,
RTMC
paragraphe
2,
point 23)
Dans la mesure où, conformément aux dites règles, une déclaration ou une
signature du demandeur ou titulaire de la marque communautaire est exigée,
ladite déclaration ou signature doit être remplacée par une déclaration ou
signature du licencié enregistré (le précédent licencié).
6. Licences concernant les dessins ou modèles
communautaires enregistrés
RDC, articles 27, Les dispositions légales du RDC, du REDC et du RTDC concernant les
32, 33 et 51, licences correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et
paragraphe 4,
du RTMC.
REDC, articles
24, 25, 26 et 27,
paragraphe 2,
RTDC, annexe,
paragraphes 18
et 19
Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant
l’enregistrement, la radiation ou la modification des licences de marques
s’appliquent mutatis mutandis aux dessins ou modèles communautaires.
Quelques rares exceptions et spécificités sont à relever, à savoir:
6.1 Dessins ou modèles communautaires enregistrés
La loi sur le dessin ou modèle communautaire ne fixe pas d’exigence relative
à l’usage, et par conséquent, la question du consentement du titulaire vis-àvis de l’usage par un licencié ne se pose pas.
Le RDC et le REDC exigent l’indication des produits auxquels le dessin ou
modèle est destiné à être incorporé ou appliqué, mais pas la revendication
d’une liste de produits et services.
Il n’est pas possible d’enregistrer une licence partielle limitée à certains
produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou
appliqué. Une licence concernant un dessin ou modèle communautaire
enregistré ne peut être enregistrée pour une partie seulement des produits
auxquels il est destiné à être incorporé ou appliqué.
De telles limitations de l’étendue de la licence ne sont pas prises en compte
par l’Office et la licence est enregistrée comme si lesdites limitations
n’existaient pas.
20
6.2 Demande d’enregistrement multiple de dessins ou
modèles communautaires
RDC, article 37, Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut
REDC, article 24, être déposée sous la forme d’une demande multiple, portant sur plusieurs
paragraphe 1
dessins ou modèles.
Aux fins de l’effet juridique des licences et de leur procédure
d’enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande
multiple doivent être traités comme des demandes séparées, et cela, même
après leur enregistrement.
En d’autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande
multiple peut faire l’objet d’une licence indépendamment des autres.
Les indications facultatives concernant le type de licence et la procédure
d’examen des licences visées aux paragraphes 2.4 et 2.5.2 ci-dessus (à
l’exception des licences limitées à certains produits qui sont inapplicables)
s’appliquent séparément et indépendamment à chacun des différents dessins
ou modèles inclus dans une demande multiple.
RTDC,
annexe, La taxe de 200 euros pour l’enregistrement, le transfert ou la radiation d’une
paragraphes 18 et licence s’applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en
19
est de même du plafond de 1 000 euros lorsque des requêtes multiples sont
présentées.
Exemple 1: sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, six
font l’objet de licences, octroyées chacune au même licencié. La taxe
s’élève à 1 000 euros à condition qu’une seule et même requête soit
présentée pour l’enregistrement de ces six licences ou que plusieurs
requêtes soient déposées le même jour. La requête peut indiquer que trois
de ces six dessins ou modèles font l’objet d’une licence exclusive, sans
conséquence sur les taxes à verser.
Exemple 2: sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple,
cinq font l’objet de licences, octroyées chacune au même licencié. Une
licence est en outre accordée pour un autre dessin ou modèle non inclus
dans ladite demande multiple. La taxe s’élève à 1 000 euros, à condition:
- qu’une seule et même requête soit présentée pour l’enregistrement de ces
six licences ou que plusieurs requêtes soient déposées le même jour, et
- que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le licencié soient
identiques dans les six cas.
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