Le risque de confusion B. Similitude des produits et

Transcription

Le risque de confusion – Similitude des produits et des services
DIRECTIVES RELATIVES À LA
PROCÉDURE D’OPPOSITION
2e partie
Chapitre 2:
Le risque de confusion
B. Similitude des produits et des services
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 2B – mars 2004
1
SOMMAIRE
CHAPITRE 2 – LE RISQUE DE CONFUSION ................................................5
B.
SIMILITUDE DES PRODUITS OU DES SERVICES ..........................5
I.
INTRODUCTION.................................................................................5
II.
LA SPÉCIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES...............5
1.
2.
En général.......................................................................................5
La classification de Nice..................................................................6
1.1. L’énumération des produits dans une même classe n’entraîne
pas leur similitude .......................................................................6
1.2. La classification de Nice en tant qu’outil d’interprétation de la
spécification ................................................................................7
III.
LE TERRITOIRE CONCERNÉ............................................................9
IV.
LA SIMILITUDE DES PRODUITS ET DES SERVICES: UNE
QUESTION DE DEGRÉ................................................................10
1.
2.
V.
Introduction ...................................................................................10
Appréciation du degré de similitude des produits ou des services 11
2.1. Nécessité d’apporter des réponses expresses et cohérentes...11
2.2. Comment apprécier la similitude des produits ou des services 11
2.2.1. En général...........................................................................11
2.2.2. Similitude des signes et caractère distinctif de la marque
antérieure: impact sur le risque de confusion mais pas sur la
similitude des produits/services ..........................................12
2.2.3. Limite extérieure «absolue» de la similitude .......................13
2.2.4. Cas limite (vague ressemblance/différence) .......................14
LA SIMILITUDE DES PRODUITS: FACTEURS PRIS EN COMPTE 14
1.
2.
Principes généraux .......................................................................14
Les facteurs spécifiques de la similitude appliqués à la
comparaison entre les produits .....................................................17
2.1 Introduction: la distinction entre les facteurs peut s’avérer..........17
difficile ...............................................................................................17
2.2. Nature .......................................................................................17
2.2.1 Généralités .........................................................................17
2.2.2. La détermination de la nature des produits: les diverses
caractéristiques ..................................................................20
2
2.2.3. Lien avec les autres facteurs ..............................................24
2.3. Destination................................................................................24
2.3.1. Définition de la destination ..................................................24
2.3.2. Détermination du niveau approprié d’abstraction ................24
2.3.3. Exemples de destinations identiques/similaires ou différentes
des produits/services..........................................................25
2.3.4. Conséquences des différences de destination sur la décision
concernant la similitude ......................................................26
2.4. Utilisation ..................................................................................28
2.5. Comment distinguer correctement les différents facteurs: nature
– destination – utilisation...........................................................29
2.6. Produits complémentaires ........................................................31
2.6.1. Principes .............................................................................31
2.6.2. Exemples ............................................................................32
2.6.3. Accessoires.........................................................................33
2.6.4. Caractère complémentaire défini par les habitudes des
consommateurs ..................................................................34
2.6.5. Produits subsidiaires ou secondaires..................................34
2.6.6. Promotion des ventes par les fabricants des produits ou les
prestataires de services......................................................36
2.7. Produits concurrents.................................................................36
2.8. Canaux de distribution, en particulier placement dans les mêmes
points de vente .........................................................................38
2.8.1. Principales catégories de canaux de distribution ................38
2.8.2. Le caractère pertinent du facteur lié à l’identité des canaux
de distribution en général ...................................................39
2.8.3. Le caractère pertinent du facteur lié à l’identité des magasins
en particulier.......................................................................39
2.9. Le public concerné (clients effectifs et potentiels).....................41
2.9.1. Les principes .......................................................................41
2.9.2. L’existence de publics divergents va à l’encontre de la
similitude ............................................................................42
2.10. Origine habituelle des produits/services: ..................................44
2.10.1. Origine habituelle (entreprises détenant le contrôle).........44
2.10.2. Lieux de production et/ou méthodes de fabrication
identiques ou similaires ......................................................49
2.10.3. Lien avec les autres facteurs ............................................51
3.
Similitude des produits: matières premières, ingrédients et pièces /
composants / équipements ...........................................................51
3.1. Matières premières ...................................................................51
3.2. Ingrédients des aliments préparés............................................51
3.3. Pièces, composants et équipements ........................................53
4.
La comparaison des services........................................................54
4.1. Nature .......................................................................................54
4.2. Services complémentaires........................................................55
4.2.1. Le caractère complémentaire est admis (similitude) ...........55
3
4.2.2. Le caractère complémentaire (et donc la similitude) ne sont
pas admis ...........................................................................56
4.3. Services concurrents ................................................................56
4.4. Le public concerné....................................................................56
4.5. L’origine habituelle....................................................................57
5.
La comparaison entre produits et services....................................58
5.1. En général ................................................................................58
5.2. Services généralement fournis aux clients sans nécessité
d’acheter les produits correspondants (ou vice versa)..............59
5.3. Services accessoires aux produits, autrement dit généralement
fournis avec les produits (ou vice versa)...................................60
5.3.1. Produits et services différents .............................................60
5.3.2. Il peut exister une (lointaine) similitude entre les produits et
les services.........................................................................62
VI.
COMPARAISON DE PRODUITS ET DE SERVICES SPÉCIFIQUES
......................................................................................................66
1.
Produits et services liés aux technologies de l’information et aux
télécommunications ......................................................................66
2.
La similitude des services de détail entre eux et avec les produits ...
......................................................................................................68
3.
Chaussures, vêtements, chapellerie, sacs à main, accessoires ...69
3.1 Les chaussures et les vêtements sont similaires........................69
3.2 La chapellerie et les vêtements sont similaires ..........................69
3.3 Les sacs à main et les vêtements sont similaires.......................70
3.4 Accessoires spécifiques des vêtements.....................................70
4.
Produits pharmaceutiques ............................................................71
4.1 Comparaison des produits pharmaceutiques entre eux .............71
4.2 Produits pharmaceutiques et cosmétiques.................................71
VII
1.
2.
INTERACTION ENTRE LES FACTEURS.........................................72
Facteurs prédominants .................................................................72
L’interdépendance des facteurs ....................................................73
VIII. CONCLUSION ..................................................................................74
4
CHAPITRE 2 – LE RISQUE DE CONFUSION
B.
SIMILITUDE DES PRODUITS OU DES SERVICES
I.
INTRODUCTION
À défaut d’identité entre les produits ou services litigieux, leur similitude est
une condition nécessaire pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de
confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. La question
de la similitude des produits ou des services désignés par les signes litigieux
fait l’objet d’une jurisprudence de la Cour.
Dans l’arrêt «Canon», la Cour a indiqué que la similitude des produits ou des
services est une condition nécessaire de l’application de l’article 8,
paragraphe 1, point b):
«[…] il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où existe une
identité avec une marque dont le caractère distinctif est
particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une
similitude entre les produits ou les services désignés. […] un risque
de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les
produits ou services désignés.» (arrêt «Canon», point 22).
Comme indiqué ci-dessus (A, I, point 2.1.), les produits et les services sont
des produits et, dès lors, le terme «produits» doit aussi être utilisé pour
désigner à la fois les produits et les services. Cette position est conforme à
l’usage commercial selon lequel le terme «produits» sert non seulement à
désigner les biens, mais également les services. Un produit financier, par
exemple, relève de la catégorie des services. Dans bon nombre de décisions
rendues par la division d’opposition par le passé, le terme «produits» est
employé dans un sens plus étroit, à savoir seulement comme un synonyme
de «biens».
II.
LA SPÉCIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES
1.
En général
Les paragraphes figurant ci-dessus dans le paragraphe relatif à l’identité, qui
décrivent d’une façon générale les travaux préparatoires à l’évaluation des
produits ou des services (voir ci-dessus, A, I, point 2) s’appliquent également
dans le cadre de la similitude des produits ou des services.
5
Il convient de rappeler, en ce qui concerne l’emploi de grandes catégories
dans les spécifications, que lorsqu’un certain nombre de produits ou de
services expressément désignés par la marque antérieure sont désignés par
un terme générique dans la demande de marque communautaire, il est
recommandé en pratique de considérer que les produits concernés sont
identiques, «car le produit spécifique (X) est inclus dans la catégorie générale
(X+). Étant donné que l’Office ne peut scinder d’office la catégorie générale
(X+), il appartient au demandeur de restreindre sa demande en éliminant la
catégorie spécifique de la spécification afin d’éviter que l’identité ne soit
constatée.» (voir ci-dessus, A, I, point 2.5.).
Par ailleurs, cette remarque s’applique même s’il existe une similitude entre
un produit/service très spécifique de la marque antérieure et une catégorie
générale de la demande de marque communautaire. La demande devra être
rejetée pour cette catégorie générale si le demandeur ne restreint pas
correctement sa spécification. Il n’existe pas de principe de base en vertu
duquel les deux spécifications devraient concerner à peu près le même
nombre de produits/services en termes économiques.
Exemple:
Les «services de conseils relatifs à l’installation; l’entretien et la réparation de
machines» sont similaires à une machine très spécifique, à savoir un
«découpeur laser»: 1390/2001 (focus (marque figurative) / FOCUS (cl. 7, 37)
(FR).
2.
La classification de Nice
1.1. L’énumération des produits dans une même classe n’entraîne
pas leur similitude
Le fait que les produits concernés figurent dans la même classe de la
classification de Nice n’est pas, en soi, un signe de similitude. Selon la
règle 2, paragraphe 4, du REMC, la classification de Nice est «effectuées à
des fins exclusivement administratives»; dès lors, elle ne permet pas, en soi,
de tirer des conclusions quant à la similitude des produits ou des services.
Ainsi, l’argument selon lequel les «instruments scientifiques» sont similaires
aux «commutateurs, capteurs et contrôleurs» parce qu’ils figurent tous dans
la classe 9 n’a pas été admis.
371/1999 TAMRON (cl. 9) / AMRON (cl. 9) (EN).
6
1.2. La classification de Nice en tant qu’outil d’interprétation de la
spécification
Nonobstant la règle 2, paragraphe 4, du REMC, il est important de noter que,
dans une certaine mesure, la classification des produits et des services suit
les mêmes principes que l’analyse de leur similitude. Dans ce cas, il n’est pas
exclu en effet que les produits ou services figurant dans la même classe
soient similaires.
La classification internationale comprend 45 classes de produits et de
services, désignées par des intitulés généraux («intitulés des classes») et
complétées par des remarques générales et des notes explicatives, ainsi
qu’une liste alphabétique des produits et des services inclus, avec l’indication
de la classe dans laquelle ils figurent. La classification internationale revêt un
caractère obligatoire pour l’Office (règle 2 du REMC). La consultation des
remarques et des notes aidera souvent à trouver le bon résultat.
Ainsi, lorsque le libellé de la spécification est vague ou manque de clarté, il
peut être utile de se référer à la classification de Nice pour préciser le type de
produits en cause, ou pour détecter des caractéristiques supplémentaires qui
peuvent être pertinentes pour la comparaison.
Par exemple, les «produits pour la conservation d’aliments» compris dans la
classe 1 sont exclusivement de nature chimique. Les «apéritifs» compris dans
la classe 33 seront nécessairement alcoolisés et, partant, différents des
produits intitulés «aperitifs, non-alcoholic» (apéritifs non alcoolisés).
546/1999 SYS(cl.1) / SYSTOL (cl. 1) (EN),
1003/1999 MOROS (cl.7, 12) / MORO (cl. 7, 8, 12, 37) (ES).
Les «boissons maltées alcooliques et non alcooliques» comprises dans la
classe 32 incluent les boissons assimilées à la bière comprises dans la classe
32, mais non les boissons assimilées au whisky car le whisky figure dans la
classe 33.
865/2002 Bit / American Bud (marque figurative) (DE)
Les «revêtements de sols; tapis et paillassons de véhicules;» du demandeur
ne sont pas similaires aux «véhicules et leurs composants» de l’opposant.
Selon la classification de Nice, l’expression «véhicules et leurs composants»
désigne les automobiles ainsi que les pièces de structure et les pièces
essentielles qui les composent. Tel n’est pas le cas des revêtements de sols,
tapis et paillassons pour véhicules. Ces produits ne sont pas des pièces ou
composantes essentielles des véhicules automobiles.
R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN)
En outre, la référence au numéro de la classe peut servir à préciser le type de
produits en cause.
7
Exemple:
Les «wires, pins, needles and fastenings» (fils, chevilles, aiguilles et
fermetures) compris dans la classe 17 ont été jugés différents des «épingles
et aiguilles; fermetures à glissière» comprises dans la classe 26. «La
classe 17 de la classification de Nice concerne des produits utilisés dans le
secteur de la construction. En revanche, la classe 26 de la classification de
Nice concerne des petits articles destinés à la couture (mercerie). Il s’agit
donc de produits d’une nature complètement différente et les produits en
cause ne sont ni concurrents les uns des autres ni interchangeables.»
(Traduction libre).
764-1999 ALFA / ALPHA (EN)
Jessie N. Marshall écrit, dans son traité intitulé «Guide to the Nice Agreement concerning the international classification of goods and
services » (Guide sur l’Accord de Nice relatif à la classification internationale des produits et des services), (publié en 2000, voir
p. 25):
En ce qui concerne les intitulés des classes, leur structure n’est pas homogène. Certains intitulés peuvent en englober d’autres et
couvrir tous les produits de la classe. Tous les produits inclus dans la classe 5, par exemple, correspondent au début de la liste, à
savoir aux «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques».
Par ailleurs, la limite entre certains intitulés de classe est floue. Tel est le cas, par exemple, des produits à base de papier («papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes») et des «produits de l’imprimerie» compris dans la classe 16.
Voir le traité de Marshall, p. 89.
À cet égard, il convient également de noter que les classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs qui
pourraient bien s’avérer pertinents pour l’analyse de la similitude. Les exemples suivants, extraits du manuel de Marshall, illustrent ce
propos.
Classe 1: fonction [l’un des aspects de la «nature»]
[…] les produits figurent à juste titre dans la classe 1 si leurs fonctions reposent sur leurs propriétés chimiques et non sur
les applications spécifiques auxquelles ils peuvent servir.
(p. 1 et suivantes)
Classe 3: destination
Tous les articles relatifs aux cosmétiques, à l’hygiène corporelle (lorsqu’elle n’est pas pratiquée à des fins médicales) et,
d’une façon générale, au nettoyage ou au polissage figurent dans la classe 3. [...] De nombreux articles peuvent figurer
dans la classe 3 et dans une autre classe selon qu’ils sont utilisés en tant que cosmétique ou article de toilette ou dans
un autre but très spécifique (p. 14).
Classe 18: nature, destination
La plupart des articles en cuir figurent dans la classe 18, sauf s’il est mieux approprié, compte tenu de leur destination,
de les inclure dans une autre classe (p. 101).
Classes 20 et 21: divers produits – aucune indication de similitude
Ces classes sont souvent confondues puisqu’elles sont parfois qualifiées de classes «fourre-tout» ou destinées aux
produits divers. […] chaque classe ne comprend que divers produits composés des matières indiquées (p. 108).
Class 32: produits concurrents
[…] la mention de la bière dans cette classe est liée au fait qu’elle constitue une forme de boisson non alcoolique
(p. 159).
8
III.
LE TERRITOIRE CONCERNÉ
Le territoire dans lequel la marque antérieure a été enregistrée déterminera
également l’étendue géographique de la comparaison. C’est important, dans
la mesure où les habitudes des consommateurs d’un pays ou les usages
commerciaux peuvent avoir un impact sur la façon dont les produits sont
fabriqués, distribués ou consommés (utilisation) dans le territoire concerné.
R 0208/2000-3 BOWMAN’S / BOWMORE (EN),
R 0331/2001-3 (marque figurative) / (marque figurative) (EN),
R 0536/2001-3 & 674/2001-3 NEGRA MODELO / MODELO (EN).
Selon la pratique de la division d’opposition, les différences entre les marchés
nationaux doivent être prises en compte pour la comparaison des produits et
des services. Elles peuvent aboutir à des résultats différents quant à la
similitude de certains produits dans des territoires différents.
Cette approche ne va pas à l’encontre de la notion de consommateur
européen unique. Selon la Cour de justice, le consommateur moyen est
«censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (arrêt
«Lloyd», point 26), indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de
résidence.
La prise en compte d’habitudes de consommation nationales, comme celles
liées aux boissons (par exemple, l’habitude de mélanger l’eau et le vin en
Allemagne), n’empiète pas sur la norme relative au consommateur
«normalement informé et raisonnablement attentif et avisé». S’il ne tenait pas
compte des habitudes de consommation lorsque le droit antérieur est une
marque nationale, l’Office ne pourrait pas apprécier correctement le risque de
confusion dans les États membres concernés. En fondant ses décisions sur
des modes théoriques de consommation, l’Office courrait le risque de statuer
différemment des autorités des États membres (offices des marques et/ou
tribunaux) qui tiennent compte des habitudes de consommation du pays.
Cette pratique serait contraire à l’objectif poursuivi, qui est d’aboutir à des
décisions non contradictoires à propos d’un seul et même territoire, qu’elles
soient rendues par les autorités nationales ou communautaires.
Les coutumes nationales peuvent aussi avoir un impact sur la perception des
produits ou des services qu’a le consommateur et, partant, sur son attention.
Cette question est généralement traitée dans le cadre de l’appréciation
globale du risque de confusion.
Exemple:
Dans l’affaire 1999-2001, Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN), il a été indiqué que les
consommateurs mélangeaient habituellement les boissons alcooliques et les
boissons non alcooliques, en particulier sur le marché allemand où les mélanges de
boissons sont très appréciés. Les canaux de distribution des deux produits, à savoir
les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» et les «eaux minérales et
9
gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits», ont
également été jugés similaires en Allemagne. Ces deux catégories de produits sont
vendues dans les supermarchés et les épiceries et sont présentées côte à côte sur
les mêmes étagères de ces magasins. Par ailleurs, en Allemagne, la probabilité est
forte pour que les fabricants de «boissons alcooliques (à l’exception des bières)»
fabriquent également les produits désignés par l’autre marque en cause.
Mais voir l’affaire R 36/2002-3, Lindenhof/LINDERHOF (marque figurative)
(DE), dans laquelle la chambre n’a constaté qu’une lointaine similitude entre
le vin pétillant («Sekt») et, notamment, les jus de fruits et les eaux minérales
dans le territoire allemand concerné. Cette similitude lointaine a été jugée
insuffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, malgré une
très forte similitude auditive des marques.
IV.
LA SIMILITUDE DES PRODUITS ET DES SERVICES: UNE
QUESTION DE DEGRÉ
1.
Introduction
La Cour, citant un extrait du 7e considérant du RMC, a indiqué que:
«[…] l’appréciation du risque de confusion "dépend de nombreux
facteurs et notamment […], du degré de similitude entre la marque et
le signe et entre les produits ou services désignés"» (arrêt «Sabèl»,
point 22).
Il ressort de cette déclaration que le degré de similitude entre les produits ou
les services doit être apprécié dans chaque cas d’espèce. Le degré de
similitude entre les produits ou les services permet de déterminer s’il existe un
risque de confusion, au même titre que le degré de similitude entre les signes,
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (voir arrêt «Sabèl»,
point 24), le niveau de sophistication et d’attention du consommateur moyen
des produits ou services en cause (voir l’arrêt «Lloyd», point 26), et que tout
autre facteur pertinent du cas d’espèce.
Le 7e considérant du RMC précise également comment il convient
d’interpréter la similitude des produits ou services:
«[…] il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de
confusion […]».
Et la Cour a défini comme suit le risque de confusion:
«Dès lors, constitue un risque de confusion [...] le risque que le
public puisse croire que les produits ou services en cause
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises liées économiquement […]
[...] l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le
public puisse croire que les produits ou services en cause
10
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises
liées
économiquement.»
(arrêt
Canon,
points 29 et 30).
L’importance de l’origine commune (au sens large) pour l’étendue de la
confusion indique le type de similitude requis pour les produits et/ou services
soumis à comparaison:
Il faut que les liens entre les produits/services puissent laisser supposer que
ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées
économiquement. Voir l’arrêt du TPICE dans l’affaire T-99/01, MYSTERY
(marque figurative) / Mixery, point 41, et dans l’affaire T-110/01 HUBERT
(marque figurative) / SAINT-HUBERT 41, point 46 (affaire en cours devant la
Cour de justice).
2.
Appréciation du degré de similitude des produits ou des
services
2.1. Nécessité d’apporter des réponses expresses et cohérentes
Conclure à l’existence d’un risque de confusion suppose la mention dans la
décision d’une réponse expresse à la question de la similitude des
produits/services concernés. Ce principe découle à la fois de l’article 8,
paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5. Si les produits/services
sont jugés similaires, la réponse fournie sur ce point doit également indiquer
le degré de similitude.
La réponse à la question de savoir si les produits/services sont ou non
similaires (et, en cas de réponse positive, dans quelle mesure) figure
généralement dans la partie de la décision consacrée à la similitude des
produits/services. Dans les cas limite, il n’est pas nécessaire que la réponse
soit fournie dans cette partie de la décision, elle peut figurer uniquement dans
la partie finale ou «conclusion» (voir le point 4.2.2.d. ci-dessous).
Par ailleurs, l’appréciation de la similitude des produits/services doit être
cohérente. Autrement dit, il est exclu que l’on puisse aboutir à des résultats
divergents dans différentes décisions concernant la comparaison des mêmes
produits/services.
2.2. Comment apprécier la similitude des produits ou des services
2.2.1. En général
Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, autrement dit
sur les usages établis dans le domaine concerné de l’industrie ou du
11
commerce. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, évoluent
constamment.
Il peut arriver que l’examinateur connaisse les usages grâce aux moyens
invoqués par les parties. En outre, certains faits pertinents peuvent être
«notoires» et, par conséquent, ne nécessiter aucune preuve. Les éléments
qui ne découlent pas des preuves produites ou qui ne sont pas notoires ne
peuvent pas être pris en compte (voir l’article 74, paragraphe 1). Sur la
distinction entre les questions de droit et les questions de fait, voir ci-dessus
(A, III, point 5), ainsi que les directives relatives à la recevabilité et à la
procédure (partie C, II).
Il est important que l’examinateur s’abstienne de toute spéculation sur les
réalités du marché, par exemple en ce qui concerne les machines, les
produits informatiques ou les services commerciaux. Les phrases comme : «il
se pourrait bien que certains fabricants des produits 1 fabriquent également
des produits 2» ou les mots comme «peut-être» sont à exclure.
2.2.2. Similitude des signes et caractère distinctif de la marque
antérieure: impact sur le risque de confusion mais pas sur la
similitude des produits/services
La similitude des produits ou services en cause doit être appréciée sans tenir
compte du degré de similitude entre les signes litigieux de l’espèce ni du
caractère distinctif de la marque antérieure. Cette règle découle de la position
prise par la Cour dans l’arrêt «Canon», selon laquelle:
«[…] il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où existe une
identité avec une marque dont le caractère distinctif est
particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une
similitude entre les produits ou les services désignés. […] un risque
de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les
produits ou services désignés.» (point 22).
[…] le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa
renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude
entre les produits ou les services désignés par les deux marques est
suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.» (point 24).
La position du TPICE dans l’arrêt HUBERT (point 65) a levé toute incertitude
quant à l’interprétation qu’il convient de donner à ces paragraphes. En effet,
le Tribunal confirme clairement que la similitude des produits ne dépend pas
du caractère distinctif de la marque antérieure:
«En effet, selon la jurisprudence de la Cour, un risque de confusion
présuppose une identité ou une similitude entre les signes ainsi
qu’entre les produits et services désignés, et la renommée d’une
marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si
la similitude entre les signes ou entre les produits et services est
12
suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (voir, en ce
sens, arrêt «Canon», […] points 22 et 24).»
2.2.3. Limite extérieure «absolue» de la similitude
Une limite «absolue» doit être tracée entre les produits/services qui sont
similaires et ceux qui sont différents. Autrement dit, une seule et même paire
de produits ou de services se situe toujours dans le cadre de cette limite ou
au-delà.
Une définition de la limite extérieure est nécessaire pour plusieurs raisons:
-
Premièrement, pour des raisons de sécurité juridique.
-
Deuxièmement, lorsque les produits sont différents, la marque antérieure
ne peut justifier le refus de la demande de marque communautaire que
dans les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 5. Ces conditions
confèrent une protection renforcée aux marques qui jouissent d’une
renommée. Il est souvent difficile de démontrer que les conditions – qui
comprennent le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque antérieure ou le préjudice qui leur est porté –
sont remplies.
Troisièmement, il est souhaitable que l’appréciation des produits ou des
services par l’Office d’une part, et par les autorités compétentes des États
membres d’autre part, soit effectuée en parallèle. Pour les autorités
chargées des marques dans les États membres, il deviendra
indispensable de définir une limite extérieure «absolue» dans les deux cas
suivants (d’où la nécessité pour l’Office de définir également cette limite):
♦ lorsque l’État membre ne prévoit pas de protection renforcée pour les
marques renommées, l’article 4, paragraphe 4, point a), de la directive sur
les marques lui laisse la faculté de le faire;
♦ en outre, un État membre peut décider de prévoir cette protection
renforcée uniquement en cas de contrefaçon mais pas pour les
procédures d’opposition (c’est ce qu’a fait l’Allemagne, par exemple).
-
La définition de la limite entre les produits (vaguement) similaires et les
produits différents doit être fondée sur le critère suivant:
Les produits sont similaires lorsque, à supposer que les marques soient
identiques, le public pourrait croire qu’ils proviennent de la même entreprise
ou d’entreprises liées économiquement.
Cette définition découle de l’interprétation du 7e considérant du RMC formulée
ci-dessus, au point 1. Une approche plus restrictive, fondée sur une simple
similitude entre les signes, aboutirait à des failles dans la protection.
Inversement, dans le cadre d’une approche plus large, fondée à la fois sur
l’identité des signes et sur un degré maximum de caractère distinctif de la
marque antérieure, la limite avec l’article 8, paragraphe 5, serait floue.
13
Lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée, le public croira que la
quasi-totalité des produits proviennent de la même entreprise ou, au
minimum, d’entreprises liées économiquement.
2.2.4. Cas limite (vague ressemblance/différence)
Dans les cas limite, la question de savoir si les produits/services sont ou non
similaires (et, en cas de réponse positive, dans quelle mesure) peut rester
ouverte dans le cadre de l’analyse de la similitude et n’être résolue que dans
la partie de la décision consacrée à la «conclusion».
Dans ce cas, les divers facteurs pertinents concernant la similitude des
produits/services litigieux doivent être examinés dans la partie de la décision
consacrée à la similitude. La question qui se pose est celle de savoir si, d’un
point de vue commercial, il existe un lien entre les produits/services. Dans
l’exemple relatif aux «vêtements» (cl. 25) opposés à la «parfumerie» (cl. 3), il
convient de préciser, par exemple, que ces produits peuvent être vendus
ensemble et être fabriqués sous la responsabilité d’une seule et même
entreprise.
Il conviendra alors de déterminer, dans le cadre de l’analyse relative au risque
de confusion, si le lien entre ces produits est suffisant, compte tenu de la
similitude des signes, du caractère distinctif (intrinsèque ou acquis par
l’usage) de la marque antérieure et de tout autre facteur pertinent, pour
pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion. Cette conclusion
suppose, au préalable, qu’il soit expressément indiqué à ce stade que les
produits ou services ont été jugés similaires, en précisant leur degré de
similitude.
V.
LA SIMILITUDE DES PRODUITS: FACTEURS PRIS EN COMPTE
1.
Principes généraux
En ce qui concerne l’analyse plus détaillée des critères à prendre en compte
pour démontrer la similitude des produits/services, la Cour a soutenu, dans
l’arrêt Canon, que:
14
«Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause,
il y a lieu, [… ], de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui
caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs
incluent, en particulier, leur nature, leur
, leur utilisation
ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.» (point 23).
Comme indiqué ci-dessus (B, I, point 3.6.1.d), le terme «end
users» (utilisateurs finals), qui figure dans la version anglaise, correspond à
une traduction inexacte, la traduction juste étant «purpose of use»
(destination).
L’expression «en particulier» montre que les facteurs ci-dessus ne sont
énumérés par la Cour qu’à titre indicatif. La similitude des produits ou des
services ne saurait dépendre d’un nombre de critères fixes et limités
susceptibles d’être déterminés d’une façon générale à l’avance, avec un effet
homogène dans tous les cas. Il peut arriver que d’autres facteurs, outre ceux
mentionnés par la Cour ou en leur lieu et place, soient pertinents dans le cas
d’espèce.
La similitude des produits/services en cause doit être déterminée sur une
base objective. Toutefois, «base objective» ne signifie pas base abstraite ou
intrinsèque. C’est plutôt l’aspect commercial qui est d’une importance
primordiale.
La Cour a soutenu, dans l’arrêt «Canon», que pour apprécier la similitude
entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui
caractérisent le rapport entre ces produits.
Les facteurs les plus importants sont exposés ci-dessous et seront traités
dans cet ordre dans les paragraphes suivants:
[facteurs énumérés dans l’arrêt «Canon»:]
• nature (composition, mode de fonctionnement, aspect, valeur, etc.)
• destination (usage prévu): usages identiques ou similaires
• utilisation
• caractère complémentaire des produits/services
• caractère concurrent / interchangeable des produits/services: satisfaction
d’une demande identique ou similaire
[facteurs supplémentaires:]
• canaux de distribution: canaux de distribution identiques ou similaires; en
particulier, présence dans les mêmes points de vente
• le public concerné
• l’origine habituelle des produits/services: type d’entreprise contrôlant la
production des produits; en particulier, lieu de production et méthode de
fabrication.
Dans chaque cas d’espèce, l’examinateur doit déterminer les facteurs
pertinents et les propriétés correspondantes qui caractérisent le rapport entre
15
les produits ou services comparés, ainsi que l’importance relative qu’il
convient d’attribuer à chacun de ces facteurs pertinents.
Exemple:
Les facteurs relatifs à l’eau présentent, dans l’abstrait, des caractéristiques
multiples. Cependant, seules certaines parties de ces caractéristiques sont
pertinentes, selon le produit avec lequel l’eau est comparée:
Facteur
caractéristiques
nature:
transparent, liquide disponible gratuitement (mer, lacs,
pluie, sol)
se désaltérer, nettoyage, refroidissement (moteur), etc.
absorption (boisson), machine à laver, éponge, etc.
destinations:
utilisations:
Pour le facteur «destination», par exemple, les caractéristiques pertinentes
sont les suivantes:
- si l’on compare l’eau au vin, elle désaltère;
- si l’on compare l’eau aux produits chimiques utilisés pour la lessive, elle
nettoie.
Le principal objectif de la comparaison des produits/services n’est pas
d’identifier les caractéristiques intrinsèques des produits ou services en cause
de façon abstraite. Ce qui importe, en fait, c’est le chevauchement des
facteurs, tels que la nature, la destination, l’utilisation, etc., qui caractérisent la
paire spécifique de produits ou services en cause. Dès lors, les facteurs et
propriétés qui caractérisent un produit ou un service peuvent être d’une
nature dans une comparaison donnée et d’une autre nature dans une autre
comparaison concernant des produits ou services différents.
Il convient de noter qu’il y aura dans bien des cas des chevauchements entre
les facteurs, en ce sens que lorsqu’un l’un d’eux sera rempli, souvent un autre
le sera aussi. Cette question est abordée à la fin de l’examen de chaque
facteur, et fait l’objet d’un résumé à la fin de la partie consacrée à la similitude
des produits ou des services, sous le titre «facteurs prédominants».
Afin d’assurer la cohérence et la transparence des décisions, les
examinateurs sont invités à utiliser la terminologie employée ci-dessus pour
les facteurs, à savoir les mots nature, destination, etc., et non pas des termes
équivalents, sauf à préciser clairement cette équivalence. Par exemple, au
lieu de «destination», l’on peut aussi parler d’«usage prévu» ou de «besoins
satisfaits» (besoins des consommateurs). Mais l’emploi de ces termes ne peut
qu’aboutir à une confusion quant au sens du facteur. Par ailleurs, le fait
d’utiliser le même concept de façon cumulée peut laisser supposer qu’il existe
un degré de similitude plus important parce qu’un plus grand nombre de
facteurs coïncident: «la destination, l’usage prévu et les besoins satisfaits sont
les mêmes». Cette phrase, toutefois, comprend simplement la répétition d’un
16
seul et même concept, et cette répétition, à l’évidence, ne doit avoir aucun
impact, quel qu’il soit, sur l’issue de l’affaire.
2.
Les facteurs spécifiques de la similitude appliqués à la
comparaison entre les produits
2.1
Introduction: la distinction entre les facteurs peut s’avérer
difficile
L’objet des paragraphes qui suivent est de définir et d’illustrer les divers
facteurs de similitude des produits ou des services. Toutefois, il est admis
qu’il sera difficile, dans certains cas, d’établir une distinction entre les divers
facteurs. C’est vrai, en particulier, en ce qui concerne la «nature», la
«destination» et l’«utilisation». Voir le tableau figurant au point 2.5.
ci-dessous. Lorsqu’il est confronté à des difficultés de ce type, l’examinateur,
au lieu de s’efforcer de distinguer les facteurs, doit plutôt les traiter
conjointement. Dans ce cas, il peut, par exemple, indiquer que les produits
comparés ont la même nature et la même destination, en mentionnant les
faits précis sur lesquels cette conclusion est fondée.
Les remarques finales sur l’importance relative des facteurs, qui figurent à la
fin de l’examen de chaque facteur, ainsi que le point VII relatif à l’interaction
entre les facteurs, devraient également aider à mieux délimiter ces derniers.
L’analyse des divers facteurs de la similitude des produits ou des services
commence par leur application aux produits. L’application de ces facteurs aux
services sera examinée au V, point 4.
2.2. Nature
2.2.1 Généralités
(i) Principaux critères à mettre en œuvre pour déterminer la «nature»
Il peut être utile d’appliquer divers critères aux produits/services en cause afin
de déterminer leur nature, et notamment les critères suivants:
-
composition,
mode de fonctionnement,
caractéristiques physiques (liquide/solide par exemple),
aspect (design),
valeur.
Ces critères sont analysés ci-dessous, au point 2.2.2.
17
(ii) La nature doit être déterminée d’un point de vue commercial
Comme tout autre facteur concernant la similitude des produits/services, la
nature d’une série de produits/services doit être déterminée d’un point de vue
commercial, par rapport aux autres produits/services. Il n’est pas forcément
nécessaire ni même utile d’essayer de définir la nature d’un produit
d’une manière absolue, objective et abstraite en déterminant sa nature
intrinsèque, c’est-à-dire les caractéristiques qui sont inhérentes au produit et
qui permettent de l’identifier, notamment sa composition. Étant donné que la
nature doit être déterminée pour les produits ou services spécifiques en
cause, les caractéristiques des produits/services peuvent revêtir une grande
importance pour certains produits/services mais pas pour d’autres.
Exemples:
Produit de la Caractéristiques des produits
demande
de
marque
communautaire
Intrinsèques
Commerciales
Glace comestible Les
deux Crème
glacée:
(crème glacée)
produits:
eau aliments;
Glace à rafraîchir:
glacée
produit
auxiliaire
destiné
à
conserver
les
aliments
Glace comestible Eau glacée / Les deux produits
(crème glacée)
préparations à sont des aliments
base de farine sucrés
et
autres
produits
Produit de
marque
antérieure
la
Glace à rafraîchir
Confiseries
à
base de farine,
viennoiserie,
biscuits
Dans le premier exemple («glace comestible» / «glace à rafraîchir»), il existe
un chevauchement dans la composition des produits, en ce sens que les
deux produits sont composés (en partie) d’eau glacée. D’un point de vue
commercial, cependant, cette propriété est manifestement sans intérêt. Ce
qui est important, c’est que l’un des produits est un aliment et pas l’autre. Dès
lors, leur nature n’est pas similaire.
Dans le second exemple aussi, la composition est sans intérêt. C’est le fait
que les deux produits soient des aliments sucrés et des desserts typiques qui
leur confère une nature similaire d’un point de vue commercial. Voir
R-795/1999-1 (Allegro / ALLEGRO):
Les «glaces comestibles» doivent être comparées, notamment, aux
«flour confectionery» (confiseries à base de farine), aux «rolls»
(viennoiserie) et aux «biscuits» (biscuits). Les crèmes glacées, […]
bien qu’elles soient gelées, sont, comme les confiseries, des aliments
sucrés […] [la nature]
18
(iii) Les définitions données par les dictionnaires peuvent être utiles mais ne le
sont pas nécessairement
Si la nature ne peut être déduite aisément de la spécification, des
informations supplémentaires peuvent être extraites des dictionnaires.
955/1999 SUPERFLAM (cl. 9) / EUROFLAM (cl. 9, 11) (FR)
Toutefois, puisque ce n’est pas la nature intrinsèque qui importe,
l’examinateur ne doit pas se contenter des définitions figurant dans les
dictionnaires, comme indiqué par la chambre dans l’affaire R 152/2000-3,
DIPPIN’DOTS / dippin’dots (marque figurative) (EN), (paragraphe 24):
La décision attaquée n’est pas cohérente pour ce qui est du
traitement de la «glace à rafraîchir» et des «glaces comestibles»
comprises dans la classe 30 dans la demande. Elle indique que les
«glaces comestibles» sont identiques aux «ice creams and edible
ices» (crèmes glacées et glaces comestibles) et similaires aux
«frozen yoghurts; novelty frozen water beads; frozen dessert
products» (yaourts glacés; gouttes d’eau glacées fantaisie; desserts
glacés), et elle soutient que la «glace à rafraîchir» n’est pas similaire
aux produits de l’opposant en raison de différences de nature et de
destination […] La chambre fait ici référence au New Shorter Oxford
Dictionary, édition de 1993, selon lequel «ice» (glace) est le singulier
de «ices» (glaces) et signifie, notamment, «(An) ice cream» (crème
glacée) ou «Icing for cakes» (glaçage pour gâteaux). Il faut donc en
conclure que la «glace à rafraîchir» mentionnée dans la demande est
identique aux «crèmes glacées et glaces comestibles» protégées par
les marques antérieures.
Cette citation montre clairement les écueils qu’entraîne la simple référence
aux définitions figurant dans les dictionnaires. Étant donné que la
spécification mentionne à la fois «ices» («glaces comestibles» en français) et
«ice» («glace à rafraîchir» en français), la division d’opposition avait présumé,
à juste titre, que le mot «ices» désignait les glaces comestibles, tandis que
«ice» désignait la glace destinée à rafraîchir (ces deux types de glace figurent
dans la classe 30 de la classification de Nice). La division d’opposition avait
donc conclu, à juste titre, que les produits étaient différents de par leur nature
et leur destination.
(iv)
La mention des produits/services sous un même intitulé général ne
suffit pas pour conclure à une nature similaire.
Le fait que les produits/services à comparer figurent sous le même intitulé
n’exclut pas qu’ils puissent être, au plus, d’une nature vaguement similaire si
l’intitulé est général. A titre d’exemple d’intitulé général, on peut citer
«foodstuffs for human consumption» (aliments destinés à la consommation
humaine).
19
Voir l’affaire 1210/1999, COCOPOPS (cl. 30) / COCO (cl. 31) (EN), dans
laquelle les fruits frais sont comparés, entre autres, avec le café, la farine et le
pain.
L’affaire 2339/2001, LA VIE CLAIRE (marque figurative) / La Vie Claire
(marque figurative) (EN), contient un autre exemple:
Les produits intitulés «Viande, poisson, volaille et gibier» sont des
aliments d’origine animale. Les «oranges, tangerines, lemons, grapes
and all kind of fresh fruits, onions, green vegetables and vegetables»
(oranges, mandarines, citrons, raisins et toutes sortes de fruits frais,
oignons, légumes verts et légumes) sont également des aliments. Ce
lien léger n’empêche pas qu’ils soient d’une nature différente.
Ce n’est que lorsque l’intitulé commun est suffisamment précis que cet
argument peut peser en faveur d’une nature identique ou similaire.
Exemple:
Tous les «distilled spirits (being alcoholic beverages» (alcools distillés faisant
partie des boissons alcooliques) sont similaires à n’importe quel autre alcool
de ce type.
2.2.2. La détermination de la nature des produits: les diverses
caractéristiques
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Composition (matières premières, ingrédients ou mélange de produits
finis),
Mode de fonctionnement
Caractéristiques physiques (liquide/solide, par exemple),
Aspect (design),
Valeur (prix) du produit ou du service.
Les critères pertinents pour déterminer la nature des produits sont ceux qui,
par rapport aux autres produits ou services, attirent l’attention des clients
effectifs ou potentiels sur le marché. Leur importance varie selon le produit
concerné. Par exemple, le principal critère pertinent peut être:
-
la composition: l’alcool dans les boissons alcooliques (la forme de la
bouteille a souvent peu d’importance),
ou, à l’inverse, l’aspect: jouet (la composition est souvent sans
importance).
20
(i) Composition (matières premières, ingrédients) des produits
Une composition identique ou similaire n’indique pas, en soi, que les produits
en cause sont de la même nature.
Exemples:
«Cooking fat» (la graisse alimentaire) n’est pas de la même nature que les
«petroleum lubricating oils and greases» (huiles et graisses lubrifiantes), bien
que ces deux types de produits soient à base de graisse. La graisse
alimentaire est utilisée dans le cadre de la préparation de plats destinés à la
consommation humaine, tandis que les huiles et les graisses lubrifiantes sont
appliquées sur les machines.
De même, malgré des caractéristiques physiques similaires, «dog biscuits»
(les biscuits pour chiens) et «bread for human consumption» (le pain destiné
à la consommation humaine) ne possèdent pas la même nature. En
particulier, ils n’ont pas le même goût.
Conformément à ce dernier exemple, la division d’opposition ne suit pas la
décision de la 4e chambre de recours dans l’affaire S ORLANDO (marque
figurative) / Orlando R0232/2000-4 (EN).
«Dès lors, le fait que les "produits laitiers, farine et préparations faites de
céréales" [demande de marque communautaire] d’une part, et les "aliments
pour animaux" [enregistrement antérieur allemand], d’autre part, sont de
même nature ne suffit pas à gommer les nombreuses différences existant
entre ces produits. L’élément décisif en l’espèce réside dans la destination de
ces produits, à savoir la consommation humaine ou la consommation
animale.»
Alors que la division d’opposition approuve la conclusion tirée dans la
dernière phrase (à savoir le fait que les produits laitiers, etc., sont destinés à
la consommation humaine), elle ne partage pas le point de vue selon lequel la
nature est identique. Comme pour la comparaison ci-dessus, relative aux
biscuits pour chiens et au pain destiné à la consommation humaine, la
division d’opposition considère que les aliments destinés aux êtres humains
et les aliments pour animaux sont d’une nature différente.
En règle générale, une composition identique ou similaire ne permet pas de
conclure que les produits sont d’une nature identique ou similaire lorsque les
matières premières dont ils sont composés varient et peuvent être
remplacées. Il en va autrement (on peut conclure que les produits sont d’une
nature identique ou similaire), lorsque la composition caractérise le produit.
Tel sera souvent le cas lorsque la matière dont le produit est composé est
précieuse ou rare.
Autres exemples:
-
Aliments
21
La composition peut, selon le cas, caractériser ou non les aliments. Pour ce
qui est des crèmes glacées et des confiseries à base de farine, les produits
ont été jugés similaires malgré une composition différente, en particulier parce
qu’il s’agit de desserts dans les deux cas.
Toutefois, dans l’affaire ci-dessous (déjà citée au point 2.2.1.(iv)) il en va
différemment parce qu’une série des produits correspond à des plats
principaux, l’autre à des desserts et ingrédients; l’une est d’origine animale,
l’autre d’origine végétale:
Les produits intitulés «Viande, poisson, volaille et gibier» sont des
aliments d’origine animale. Les «oranges, tangerines, lemons, grapes
and all kind of fresh fruits, onions, green vegetables and vegetables»
(oranges, mandarines, citrons, raisins et toutes sortes de fruits frais,
oignons, légumes verts et légumes) sont également des aliments. Ce
lien léger n’empêche pas qu’ils soient d’une nature différente.
2339/2001 LA VIE CLAIRE (marque figurative) / La Vie Claire (marque
figurative) (EN).
-
Bois de construction / pâte à papier et autres produits.
Le «matériel de construction en bois» (cl. 19) a une nature différente
de celle des produits tels que «paper pulp; cellulose pulp for making
paper; paper handkerchiefs, table cloths and serviettes, papers,
cardboards and paperboards» (pâte à papier, pâte de cellulose
servant à fabriquer le papier, mouchoirs en papier, nappes et
serviettes de table, papiers et cartons) (cl. 1, 16).
247-2000 LOYAL / ROYAL (EN)
(ii) Mode de fonctionnement
Les divers modes de fonctionnement d’un produit incluent le fonctionnement
mécanique, avec ou sans moteur, le fonctionnement optique, électrique,
biologique ou chimique.
Exemple de nature similaire:
Les «supports magnétiques, électroniques ou optiques et dispositifs à
semi-conducteurs, comprenant tous des polices de caractères ou des
caractères numérisés» compris dans la classe 9 sont similaires aux
«magnetic tapes» (bandes magnétiques) (cl. 9). Leur nature est
identique, car il s’agit dans tous les cas de supports.
22
1623/2002 PRADO et autres / PRADO (EN), contre 1298/2001
WAITEC (marque figurative) / Wytek (marque figurative) (EN), non
suivie.
Exemples de nature différente:
-
«Machines et machines-outils» (cl. 7) – «Outils entraînés manuellement»
(cl. 8)
1797-2000 EGA (marque figurative) / EGA MASTER (marque figurative)
(EN),
572-2001 ROVEMA / RAVEMIA (EN)
(mais conclusions opposées quant à la similitude)
-
Il existe des différences techniques entre les «dispositifs de cintrage pour
dalles de plancher» (cl. 7) et les «assembly machines of cardboard boxes
or like products» (machines d’assemblage de boîtes en carton ou de
produits similaires)(cl. 7).
R0610/2000-4 PROFORM / PLAFORM (EN)
-
Machines à laver fonctionnant avec de la poudre à laver (chimique) et
nouvelles machines à laver utilisant les ondes magnétiques pour nettoyer
(iii) Caractéristiques physiques (liquide ou solide, par exemple)
Les «chocolate goods [bars]» (produits chocolatés [barres]) sont d’une nature
différente des «boissons» parce qu’il s’agit d’aliments et non de boissons.
1985/2001 GIOJA / JOIA (EN)
(iv) Aspect
Il existe des produits pour lesquels c’est l’aspect qui revêt une importance
primordiale, et non la composition, le mode de fonctionnement ou les
caractéristiques physiques.
Exemple:
Pour certains jouets, la question de savoir s’ils sont fabriqués en peluche, en
carton, en bois, en métal ou dans d’autres matières est d’une importance
secondaire (sous réserve de certaines normes de sécurité à respecter pour
les jeunes enfants). Ce qui importe pour les clients, c’est qu’ils aient une
forme attrayante.
2628/2001 JAKO-O (marque figurative) / JOCKO (DE), infirmé par la chambre
de recours pour d’autres motifs.
23
(v) Valeur (prix) du produit ou du service
«Jewellery made of gold» (bijoux en or)
fantaisie).
– «fashion jewellery» (bijoux
D’un point de vue commercial, les boucles d’oreille en or ou en plastique, par
exemple, seront considérées comme étant différentes en raison de la
différence de valeur.
Mais l’on peut conclure à leur similitude sur la base d’autres critères. Il
convient donc d’être prudent pour ce qui est de la distinction entre les produits
de luxe et les produits de tous les jours, car il peut arriver que le fabricant des
uns propose également les autres.
2.2.3. Lien avec les autres facteurs
Il peut exister des chevauchements entre la «nature» et la «destination» ou
l’«utilisation». L’utilisation est souvent directement définie par la nature et la
destination.
2.3. Destination
2.3.1. Définition de la destination
Le terme «destination» désigne l’usage auquel sont destinés les produits ou
les services, et non l’usage accidentel. Il est équivalent à celui de fonction
(économique) des produits/services. Il évoque la satisfaction des besoins (des
consommateurs) ou la résolution des problèmes (des entreprises clientes). En
anglais, «purpose» (destination) est synonyme de «destination» (destination),
mais ce dernier terme n’est pas souvent utilisé par les anglophones dans ce
contexte (en français, le terme «destination» désigne à la fois l’usage auquel
les produits sont destinés et les clients).
2.3.2. Détermination du niveau approprié d’abstraction
Il est parfois difficile de déterminer le niveau d’abstraction approprié pour
définir la destination. Pour illustrer cette difficulté, on peut citer l’exemple des
dentifrices et du savon.
La nature de ces deux produits est définie par le fait qu’ils servent à nettoyer,
autrement par une destination de base, et par leur composition, qui
caractérise les produits dans leur relation: il n’est pas possible d’utiliser le
dentifrice pour se laver les mains.
La destination, en tant que facteur de la similitude, ne peut être liée au fait
que les deux produits servent à nettoyer puisque cette caractéristique fait déjà
24
partie de leur nature. La destination en tant que facteur distinct doit plutôt être
définie avec un degré d’abstraction plus élevé. Les possibilités sont les
suivantes:
(1) nettoyer différentes parties du corps,
(2) ou nettoyer les dents au lieu des mains/du corps en général?
La destination, comme tous les facteurs, doit être déterminée d’un point de
vue commercial. Étant donné que l’hygiène corporelle est généralement
perçue comme un tout, la destination est le «nettoyage de différentes parties
du corps». La destination ne doit pas être interprétée de façon trop restrictive.
Sinon, le critère perdra la plus grande partie de son intérêt. La différence de
raisonnement adopté dans les deux décisions ci-dessous illustre ce propos.
La division d’opposition suit la décision prise dans la décision LIFE (marque
figurative) / LIFE.
-
Les «dentifrices» compris dans la classe 3 ne sont pas similaires aux
«savons» ni à la crème pour les mains («hand cream») figurant dans la
classe 3. Les «dentifrices», qui sont utilisés pour les soins dentaires, sont
destinés au nettoyage et à l’hygiène. Les autres produits de la classe 3
sont peut-être destinés à nettoyer, mais ils sont utilisés pour les soins de
la peau et non pour les soins dentaires.
1946/2002 Marco (marque figurative) / Marca (marque figurative) (EN)
-
Le degré de similitude entre les «dentifrices» et les savons est faible: il
existe certaines similitudes entre les «dentifrices» et les savons dans la
mesure où ils sont tous utilisés dans le même but: nettoyer le corps
humain.
3043/2001 LIFE (marque figurative) / LIFE (EN)
Pour une vue d’ensemble du lien entre la nature, la destination et l’utilisation,
voir le point 2.5.
2.3.3. Exemples de destinations identiques/similaires ou différentes
des produits/services
Destination identique/similaire:
Les «produits vétérinaires» et les «preparations for veterinary medicine»
(produits
pour
médicaments
vétérinaires)
sont
comme
les
«supplements» (compléments) et «nutritional additives» (additifs nutritionnels)
des aliments pour animaux de l’enregistrement antérieur, en ce sens que les
deux séries de produits sont conçues pour améliorer ou assurer la santé des
animaux.
645/2001 EQUIVITE / EQUIVET (EN)
25
«Sheets, plates and rods of plastic» (Les feuilles, plaques et tiges de
plastique) (classe 17) et les «matières plastiques à l’état brut» comprises
dans la classe 1, ont en commun la même destination.
R 0799/1999-1 RODIO / RHODIA (marque figurative) (EN)
Destination différente:
Les «enduits cémentés et enduits bitumineux pour sols et toitures» (cl. 19)
sont différents des «colours, fast dry protective coatings, lacquers et al.»
(couleurs, enduits protecteurs à séchage rapide, laques et autres produits)
(cl. 2). Les produits de la classe 19 sont destinés à constituer le sol
proprement dit, et ceux de la classe 2 sont destinés à appliquer un enduit
décoratif ou protecteur sur les sols, les murs ou les toitures.
2432-2000 ROWAKRYL/ MONACRYL (EN)
2.3.4. Conséquences des différences de destination sur la décision
concernant la similitude
Si l’un des deux produits a une destination très spécifique, il peut y avoir
présomption d’absence de similitude, comme dans le cas de «specialised
software integrated in a haemodialysis machine» (logiciels spécialisés
intégrés dans une machine d’hémodialyse) et de «multimedia software»
(logiciels multimédias).
713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN)
(e) Le lien entre la nature et la destination en particulier
En cas de nature différente et de destination identique, la similitude est
souvent constatée, comme le montrent les trois exemples ci-dessous.
1er exemple: «Goods used in the kitchen» (produits utilisés dans la cuisine)
(cl. 21) / «coutellerie» (cl. 8)
Les produits compris dans la classe 21, certains «goods used in the
kitchen» (produits utilisés dans la cuisine), sont similaires aux produits
compris dans la classe 8, à savoir la coutellerie, bien qu’ils aient une nature
différente et peut-être un usage différent. En fait, il s’agit dans tous les cas
d’ustensiles qui sont normalement utilisés pour effectuer des travaux
domestiques, en particulier pour cuisiner, ou qui sont utilisés avec de la
coutellerie. Ils sont fabriqués par les mêmes entreprises, vendus par les
mêmes canaux commerciaux et ciblés sur les mêmes types de clientèles.
26
R 0478/2001-3 CUCINA & Co (marque figurative) / LA CUCINA (marque
figurative).
2e exemple: «Chaussures» / «vêtements»
Malgré une nature différente, ces produits sont similaires, notamment en
raison d’une destination identique:
Les chaussures et les bottes ont, en principe, la même destination que les
vêtements énumérés: elles sont destinées à être portées par des êtres
humains, tant en vue d’une protection contre les éléments qu’en tant
qu’articles de mode.
R 634/2001-1 «a» (marque figurative) / «a» (marque figurative) (affaire
TPICE)
3e exemple: «Pharmaceutical substances» (substances pharmaceutiques) /
«plasters» (emplâtres)
Les produits de la demande, à savoir les «pharmaceutical and sanitary
substances; medicines; pills» (substances pharmaceutiques et hygiéniques;
médicaments; pilules), sont des médicaments ou des substances qui sont
utilisés pour traiter, prévenir ou atténuer les symptômes de maladies ou les
blessures résultant d’accidents. Les «plasters» (emplâtres) sont des bandes
adhésives, généralement composées de matières médicinales, destinées à
panser différents types de blessures. Les «materials for bandaging»
(matériels pour pansements) sont des matériels thérapeutiques ou
protecteurs utilisés pour panser les blessures ou pour bander un membre
fracturé. Bien que tous ces produits soient d’une nature différente de ceux de
l’opposant, ils ont en commun une destination similaire, à savoir soigner les
maladies, les handicaps ou les blessures. 2940/2000 APEX/APEX (EN)
En règle générale, la destination est le facteur le plus important. Étant donné
qu’elle définit l’usage prévu du produit ou du service, elle constitue, pour le
client, le moyen le plus facile d’identifier ce produit/service. Sur la base de la
destination, on peut également déterminer qui sont les clients effectifs et
potentiels, autrement dit qui est le public concerné.
Lorsque la destination est similaire, les produits/services sont généralement
concurrents et il existe un chevauchement important au niveau du public
concerné, à savoir les clients effectifs et potentiels.
Par ailleurs, l’utilisation dépend généralement de la nature et de la destination
des produits.
27
2.4. Utilisation
L’«utilisation» désigne le mode d’emploi qui permet au produit de remplir son
but. Elle peut généralement être déduite:
•
du mode de fonctionnement d’un produit, autrement dit de sa nature,
•
et de la fonction que remplissent les produits ou les services sur le marché
(satisfaction d’un besoin ou résolution d’un problème), autrement dit de
leur destination.
Par conséquent, l’utilisation découle souvent directement de la nature et de la
destination et, dès lors, elle est, en tant que telle, sans importance ou d’une
importance limitée pour l’analyse de la similitude.
Exemple:
Un «iron» (fer) est un appareil électrique (nature) qui permet de donner aux
chemises, pantalons, etc., une surface unie, sans pli (destination). Il découle
de cette nature qu’il faut appuyer sur certains boutons pour permettre au
courant électrique de circuler dans le fer. Étant donné sa destination, on peut
en déduire qu’il faut faire des allers et retours avec le fer afin de donner à la
chemise, la paire de pantalons, etc., la surface désirée.
Par ailleurs, de même que la nature peut être définie à partir d’une destination
de base (voir le point 2.3.2. ci-dessus), une utilisation de base peut aussi
contribuer à déterminer la nature. Exemple: pour ce qui est de leur nature, les
aliments sont définis, entre autres, comme une substance contenant des
nutriments (composition) qui peuvent être ingérés par un organisme vivant
(utilisation de base). Il est évident que cette utilisation de base ne peut définir
l’utilisation en tant que facteur séparé car, dans le cas contraire, ce facteur
n’aurait aucun sens en dehors de celui lié à la nature. Dans le cas du
vinaigre, par exemple, l’utilisation peut donc être définie par la façon dont le
vinaigre est utilisé pour assaisonner les aliments, notamment en remuant une
cuillère. Voir le point 2.5. ci-dessous.
Lorsque l’utilisation n’est pas liée à la nature ni à la destination d’un produit ou
d’un service, la simple coïncidence au niveau de l’utilisation n’a pas
nécessairement une grande importance: les poussettes pour bébés et les
tondeuses à gazon sont poussées en avant manuellement, mais elles sont
manifestement différentes.
Toutefois, l’utilisation peut être importante, indépendamment de la nature et
de la destination, lorsqu’elle caractérise les produits:
-
En faveur de la similitude:
28
Les produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement médical de la peau
ou des cheveux peuvent prendre la forme de crèmes ou de lotions. Ces deux
séries de produits ont la même utilisation que les cosmétiques, qui incluent
également des crèmes et des lotions.
1981/2002 VITANOV / NOVA VITA (marque figurative) (EN)
Toutefois, même si l’utilisation caractérise les produits comparés et si elle est
identique pour ces deux produits, ce fait ne suffit pas à lui seul pour
démontrer la similitude.
-
Contre la similitude:
Frotter – verser
«Polish» (le vernis) s’applique manuellement en frottant la surface d’objets
métalliques avec des morceaux de coton ou d’autres matières imprégnées du
produit, tandis que les «préparations de nettoyage» sont versées dans les
tuyaux de chute bloqués ou souillés dans le but de les nettoyer.
456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN)
Se déplacer en fauteuil roulant – monter à bicyclette
Une personne qui monte à bicyclette doit garder l’équilibre en se déplaçant
avec la bicyclette, tandis qu’une personne handicapée assise dans un fauteuil
roulant a besoin d’être dans une position très sûre et stable pendant qu’elle se
déplace, et notamment de disposer de systèmes de freinage permettant
d’éviter les mouvements dangereux. En principe, les personnes qui font de la
bicyclette sont capables de monter et de descendre seules de la bicyclette.
En revanche, les handicapés en fauteuil roulant ont besoin, la plupart du
temps, qu’une autre personne les aide à s’installer dans cet appareil et à en
sortir. Dans cet exemple, l’utilisation est conditionnée par la destination du
produit.
1138/2002 PANTHER (marque figurative) / Panther (EN)
Lien avec les autres facteurs:
L’utilisation découle souvent directement de la nature et de la destination, et,
par conséquent, elle ne constitue pas un facteur très important.
2.5. Comment distinguer correctement les différents facteurs:
nature – destination – utilisation
29
L’exemple ci-dessous s’inspire de l’arrêt rendu par le TPICE dans l’affaire
Hubert (affaire T-110/01). Les produits sont les suivants: «graisses
alimentaires» d’une part, «vinaigre, sauces» d’autre part.
Facteur
Nature
Définition
proposée
Proposition
concernant Application par le
l’application de la définition TPICE
du facteur
Produits
Le type de Produits alimentaires
alimentaires
produit
Définition
des
produits
(notamment
destination et alimentaires:
utilisation de toute matière, substance,
etc., pouvant être utilisée
base)
comme aliment
Définition des aliments:
toute substance contenant
des nutriments, comme les
hydrates de carbone, les
protéines et les graisses, qui
peut être ingérée par un
organisme vivant [utilisation
de base] et transformée par
le métabolisme en énergie et
en
tissus
corporels
[destination de base]
(définitions
extraites
Collin’s e-dictionary)
du
Destination
courant «consommation
À quel usage Assaisonnement
le produit est-il (destination de plus haut humaine»,
niveau)
autrement dit la
destiné?
destination
et
l’utilisation de base
(faisant partie de la
«nature»)
Utilisation
Mode d’emploi Remuer une bouteille ou une Assaisonnement
courant
des
permettant au cuillère
produits
produit
de
alimentaires,
remplir son but
autrement
dit
destination de plus
haut niveau
30
2.6. Produits complémentaires
2.6.1. Principes
Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe entre eux un lien
étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de
l’autre et n’est pas simplement subsidiaire ou secondaire. Si ces conditions
sont remplies, c’est un argument en faveur de la similitude. Les clients
peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits
incombe à la même entreprise. Cette impression est encore plus probable si
les produits sont en outre proposés ensemble.
Exemple: les «articles pour fumeurs» et les «filter cigarettes» (cigarettes à
bout filtre) sont d’une nature différente.
[…] Toutefois, les produits en cause ont diverses caractéristiques en
commun: non seulement les produits concernés ont des utilisateurs
finals communs, à savoir les fumeurs de cigarettes, mais ils sont aussi,
entres autres, complémentaires l’un par rapport à l’autre puisqu’ils sont
tous deux utilisés en vue de consommer de la nicotine. Ce caractère
complémentaire est très marqué, puisque l’utilisation de cigarettes à
bout filtre suppose l’emploi d’articles complémentaires qui peuvent
servir à allumer les cigarettes. C’est pourquoi l’achat des produits
concernés est souvent lié et effectué au même moment par les
consommateurs. En outre, ces produits sont vendus par les mêmes
détaillants et, dans une certaine mesure, distribués par les mêmes
canaux commerciaux. De nos jours, certains fabricants de cigarettes à
bout filtre mettent des briquets et des allumettes en vente sous la
marque de leurs cigarettes.
500/2000 BOSS (marque figurative) / Baldessarini HUGO BOSS (marque
figurative) (EN).
Le fait que certaines entreprises commercialisent des produits
complémentaires, comme les articles pour fumeurs et les cigarettes à bout
filtre, sous la même marque, montre qu’il peut être justifié de s’appuyer sur le
caractère complémentaire des produits pour conclure à leur origine
commune.
Il s’ensuit que le simple fait que les produits sont complémentaires peut suffire
pour démontrer leur similitude, et même un degré élevé de similitude. Ce
facteur est important, lorsque la nature (dans l’exemple ci-dessus,
«lighter» [briquet] – «cigarettes» [cigarettes]), la destination (allumer – fumer)
et l’utilisation (appuyer sur un bouton – avaler) sont différentes et que les
produits ne sont pas concurrents (on ne peut pas fumer un briquet).
Si les produits sont complémentaires, les canaux de distribution et les clients
seront souvent les mêmes.
31
En ce qui concerne le caractère complémentaire, la pratique de la division
d’opposition peut aussi être illustrée par la décision 1051/2002 DODIPETTO /
dodie (marque figurative) (EN):
Le fait que l’intitulé général des marques antérieures inclut les produits pour
bébés [produits généraux compris dans la classe 3, non restreints aux
produits pour bébés, ainsi que les «babies’ bottles, babies’ bottle teats»
(biberons, tétines pour biberons)], et que ces derniers produits ainsi que les
vêtements pour bébés peuvent parfois être vendus dans les mêmes
magasins, ne suffit pas à justifier la conclusion selon laquelle ils sont
complémentaires et similaires.
Cette affaire est en contradiction avec une décision rendue par la quatrième
chambre de recours, qui n’est pas suivie. Selon la chambre, il semble que des
produits doivent être considérés comme étant complémentaires lorsqu’ils ont
une destination qui peut être associée avec une autre destination (tel est
apparemment le sens de l’affirmation figurant dans la décision, selon laquelle
«un produit répond à un besoin qui peut être associé mentalement à un autre
besoin»).
Un berceau répond à un besoin (que le bébé dorme) qui peut être
associé au besoin auquel répond un pyjama ou un body pour bébé
(que le bébé soit habillé pour la nuit).
R 0674/2000-4 MAMAS & PAPAS / MAMA’S & PAPA’S (EN)
2.6.2. Exemples
(i)
Produits complémentaires
Les appareils photographiques et les films sont complémentaires puisqu’ils
doivent être utilisés ensemble.
«Hardware» (matériel) – «programmes informatiques»
554/2002 QUANTUM / QUANTUM (EN)
Ordinateurs / supports d’enregistrement lisibles par les machines
398/2002 COMCONNECT / ComConnect (DE)
«Sacs à main» - «clothing, footwear» (vêtements, chaussures):
Les «sacs à main» compris dans la classe 18 sont étroitement liés
aux «articles of clothing; footwear» (vêtements; chaussures) compris
dans la classe 25, en ce sens qu’il est probable que les
consommateurs les considèreront comme des accessoires aux
vêtements d’extérieur et même aux chaussures (sacs à main pour
dames par exemple). Même s’il n’est pas courant que les fabricants
32
de vêtements produisent et commercialisent directement des sacs à
main, il est normal qu’une fraction importante du public considère ces
produits comme des «accessoires complémentaires», parce qu’ils
sont étroitement coordonnés avec les vêtements d’extérieur et les
chaussures et qu’ils peuvent parfaitement être distribués par les
mêmes fabricants ou par des fabricants liés. En outre, ces produits
sont vendus dans les mêmes magasins.
2008/2000 WANNABE (marque figurative) / WANNAGO (EN). Voir également
1440/2000 GIORGIO (marque figurative) / GIORGIO (marque figurative) (EN)
Les «essuies» sont complémentaires avec les «swimwear and
beachwear» (tenues de bain et tenues de plage) en ce sens qu’ils sont
utilisés en principe pour aller à la plage ou à la piscine.
435/2001 LORIS / FLORIS (EN).
«Belts» (Ceintures) (cl. 25) et «shoes» (chaussures) (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANRHO (marque figurative) (DE)
«Preservatives against rust» (préservatifs contre la rouille) – «paints,
varnishes, lacquers» (peintures, vernis, laques)
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
(ii) Produits non complémentaires
En revanche, si le lien est vague, il est très peu probable que le public
établisse un lien entre les produits en cause: «electric cables» (les câbles
électriques) et les «logiciels» n’ont pas été jugés similaires du seul fait qu’ils
contribuent à l’exploitation du même type de machine.
922/1999 RADIFLAM (cl. 9) / FLAM (cl. 9, 42) (EN)
Les «serviettes à démaquiller en matières textiles» sont différentes des
«soaps» (savons). Il serait absurde de considérer que ces produits sont
similaires du seul fait qu’ils peuvent être utilisés ensemble. Leur nature, leur
destination et leur utilisation diffèrent.
483/2001 MAJA / maxa (marque figurative) (EN)
2.6.3. Accessoires
(i) Accessoires similaires
33
Les «cosmétiques» et les «soap boxes, cosmetic cases» (boîtes de savon,
coffrets cosmétiques) sont mis en vente ensemble et sont toujours utilisés
ensemble, et peuvent par conséquent être considérés comme ayant la même
origine.
611/1999 VERI (cl. 3, 21) / VERITÉ (cl. 3) (ES)
Les «watch-cases» (coffrets pour montre) sont complémentaires avec les
«watches» (montres).
1850/2001 T (marque figurative) / T (marque figurative) (EN)
Comparaison entre les «solutions pour le nettoyage des verres de lunettes»,
les «montures et accessoires, à savoir étuis et chaînes pour lunettes», et les
«chiffons pour le nettoyage des verres de lunettes» d’une part, et les «contact
lenses» (verres de contact) d’autre part.
1475/2002 CONTINUA / CONTINUA (EN)
(ii) Accessoires non similaires
«Étuis de manucure» (cl. 8) et «cosmétiques» (cl. 3)
1479/2002 BARATTI / Mario Barutti (DE)
«Récipients pour la conservation des boissons, en particulier des bouteilles
pour boissons» (cl. 21) et certaines «alcoholic and non-alcoholic
drinks» (boissons alcooliques et boissons non alcooliques) comprises dans
les classes 32 et 33 (origine différente, clients différents).
50/2002 la bamba (marque figurative) / BOMBA (marque figurative) (DE)
2.6.4. Caractère complémentaire défini par les habitudes des
consommateurs
Les habitudes des consommateurs, souvent définies pat les traditions et les
usages locaux, peuvent également être importantes. Ainsi, il a été soutenu
que l’usage local consistant à boire la «bière» et «schnaps» (le schnaps)
ensemble, qui existe dans certains États membres, était un argument en
faveur de la similitude.
982/1999 GIRAF (cl. 33) / GIRAF GOLD (cl. 32) (EN)
2.6.5. Produits subsidiaires ou secondaires
34
Certains produits ou services peuvent être considérés comme étant
«subsidiaires» ou «secondaires» par rapport à d’autres produits ou services
spécifiques. La constatation d’un caractère subsidiaire ne suffit pas, en règle
générale, pour conclure à la similitude des produits ou des services. Ce
caractère subsidiaire/secondaire ne subsiste pas nécessairement pour des
produits/services différents.
Exemple: services financiers – produits de l’imprimerie; les derniers produits
sont subsidiaires; il n’existe aucune similitude entre ces produits et les
services financiers. Toutefois, par rapport aux CD ROM, les produits de
l’imprimerie ne sont pas subsidiaires, ils peuvent plutôt être concurrents.
Les produits et les services ne sont ni complémentaires ni, en règle générale,
similaires aux produits/services principaux (exemples tirés des classes 9, 16
et 38)
(i) Produits et services des classes 9, 16, et 38
«Financial services» (les services financiers) ne sont pas similaires aux
produits des classes 9 et 16, notamment parce que ces produits ne sont que
des outils subsidiaires et, partant, des produits secondaires dépendants de la
fourniture des services financiers. Le simple fait que les «financial services»
(services financiers) soient fournis à l’aide de logiciels et de supports de
données n’a pas pour effet de rendre ces produits et ces services similaires.
188/2002 FOCUS / FOCUS TV (marque figurative) (DE)
Comparaison entre «Insurance and financial affairs» (les assurances et les
affaires financières) (cl. 35) d’une part et, d’autre part, les produits de la
classe 9 et les services de la classe 38, à savoir l’«équipement pour le
traitement des données et ordinateurs», «programmes informatiques»,
«services de communication et de transmission de données par ordinateur»,
«recherche scientifique et industrielle; services d’un programmeur»:
Ces produits/services ne sont pas similaires, les produits des classes 9 et 38
ne sont qu’un outil de travail, leur nature est différente.
R 518/2000-1 EUROPAY 6000 / EUROPAY (EN),
1356/2000 atlas (marque figurative) / ATLASREISEN (EN),
1357/2000 atlas (marque figurative) / ATLASREISEN (EN).
(ii) Produits de la classe 16 en particulier
«Organisation and conducting of exhibitions» (organisation et conduite
d’expositions) d’une part, et les produits «papier, produits de l’imprimerie» et
autres produits de la classe 16, d’autre part – pas de similitude.
1444/2001 BLUMENTAL / Blumen Worldwide (marque figurative) (EN).
35
«Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages» d’une part, et «magazines, publications» (magazines, publications)
d’autre part – pas de similitude.
(cl. 16) 2515-2000 NATURA (marque figurative) / Natura Comfort (marque
figurative) (EN).
2.6.6. Promotion des ventes par les fabricants des produits ou les
prestataires de services
Les marchandises données gratuitement à des fins de promotion des ventes
ne sont pas similaires aux produits/services à promouvoir. Ces ventes
promotionnelles doivent plutôt être considérées comme de la publicité (voir le
point 5.3.1.bb ci-dessous, relatif à la comparaison des produits et des
services):
«Travel arranging and conducting of travel tours» (l’organisation de voyages
et la conduite de circuits touristiques) d’une part, et les «leather products,
clothing, games, sporting articles» (produits en cuir, vêtements, jeux, articles
de sport) d’autre part, ne sont pas similaires. Pour que des produits ou
services puissent être jugés similaires, il ne suffit pas que les prestataires de
services distribuent couramment aux clients des produits offerts
gracieusement à titre de cadeau.
964/1999 THE GREY LINE (cl. 39) / GREYLINE (cl. 18, 25, 28) (EN)
(confirmé par R 72/2000-1 (EN))
Des considérations similaires s’appliquent lorsqu’un fabricant de produits ou
un prestataire de services offre gracieusement des produits, comme des
T-shirts, CD, portefeuilles, etc., à des fins de marchandisage.
C’est lorsque les produits sont différents en termes de nature et de
destination (et donc souvent aussi en termes d’utilisation) et qu’ils ne sont pas
concurrents que le facteur lié à la complémentarité joue le rôle le plus
important. Le simple fait que les produits sont complémentaires peut suffire à
démontrer leur similitude.
2.7. Produits concurrents
Lorsqu’un lien de complémentarité est constaté, les canaux de distribution
sont souvent les mêmes.
2.7. Produits en concurrence
36
Les produits en cause sont concurrents lorsqu’ils sont proposés au même
groupe de clients et que ces derniers peuvent décider de les remplacer l’un
par l’autre dans le même but. Dans ce cas, les produits sont également
définis comme étant économiquement «interchangeables».
Le prix peut être un critère mais tel n’est pas nécessairement le cas. Par
exemple, les «jewellery made of gold» (bijoux en or) et les «fashion
jewellery» (bijoux fantaisie), comparés ci-dessus à propos de la nature (voir le
point 5.2.1.b.(v)), sont concurrents bien que leur prix (et leur valeur) soit très
différent.
D’un autre côté, l’écart de prix entre des produits concurrents est souvent peu
important si on le calcule correctement. Par exemple, les ventes de voitures
neuves et les locations de voitures se font concurrence bien que le prix d’une
voiture neuve soit nettement supérieur au montant des loyers mensuels.
Cependant, globalement, le prix de la location de voiture, calculé sur la durée
habituelle de location, est du même ordre de grandeur que le prix d’une
voiture neuve.
1386/1999 ROWA (cl. 19, 27) / OWA (cl. 6, 17, 19) (DE)
«Paper coffee filters» (les filtres à café en papier) sont en concurrence avec
les «filtres en matières plastiques et métalliques», car ils ont une taille, une
forme et une fonction similaires, ils répondent aux mêmes besoins et l’écart
de prix, qui n’est guère considérable pour le consommateur moyen, est en
outre justifié par la plus grande longévité des filtres en matières plastiques ou
métalliques, de telle sorte que, compte tenu de la durée de vie de ces filtres,
ils sont peut-être moins chers globalement que le nombre de filtres en papier
nécessaire pour les remplacer.
44/1999 TELIA (cl.21) / Teeli (cl.21) (EN)
Les produits concurrents ont en commun les mêmes clients effectifs et
potentiels.
45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN)
En règle générale, une fraction importante du public connaît bien les deux
types de produits et a l’habitude de voir des produits équivalents ou
interchangeables provenant de la même entreprise.
167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE) (affaire TPICE)
Exemples:
«Wallpaper» (papiers peints) (cl. 24) et «wallpaper made of textiles» (tentures
murales en matières textiles) (cl. 27) d’une part, «paints» (couleurs) d’autre
part: il s’agit de produits concurrents et complémentaires, vendus dans des
magasins spécialisés, et, par conséquent, ces produits sont similaires.
37
Toutefois, les produits intitulés «woven wall decoration» (décorations murales
tissées) (cl. 24) et «paints» (couleurs) ne sont ni concurrents ni
complémentaires et sont vendus dans des magasins différents. Ce sont des
produits différents.
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
Lien avec les autres facteurs:
En règle générale, les produits sont concurrents lorsqu’ils ont la même
destination et se situent dans une tranche de prix similaire.
2.8. Canaux de distribution, en particulier placement dans les
mêmes points de vente
2.8.1. Principales catégories de canaux de distribution
-
Ventes directes – Vente directe au client du produit. Aucun agent
n’intervient entre l’entreprise et le client. A titre d’exemple de ventes
directes, on peut citer la fourniture aux particuliers de services de
prévision financière. Les ventes sur catalogue ou via l’internet constituent
d’autres exemples de cette méthode de vente.
-
Ventes indirectes: vente au détail – Vente à un détaillant dont les
vendeurs vendent ensuite au client. La vente d’herbes issues de
l’agriculture biologique à une épicerie locale constitue un exemple de
ventes indirectes.
-
Ventes indirectes: vente en gros – Vente à un grossiste ou à un agent qui
vend les produits à des détaillants. Il est très probable que le grossiste
représente plusieurs entreprises (il est plus efficace pour le détaillant
d’avoir une seule source pour de nombreux produits plutôt que de traiter
avec un nombre de personnes difficile à gérer). À titre d’exemple de
ventes à des grossistes ou agents, on peut citer la vente d’accessoires
fantaisie pour animaux de compagnie à des grossistes qui les revendent à
divers magasins spécialisés dans les soins pour animaux de compagnie, à
des cliniques pour animaux et à d’autres magasins de détail.
-
Ventes indirectes: commercialisation à plusieurs niveaux – Vente tant
directement aux clients qu’à d’autres commerçants que le vendeur a
recrutés pour vendre les produits.
38
2.8.2. Le caractère pertinent du facteur lié à l’identité des canaux
de distribution en général
Si les produits sont mis en vente par les mêmes canaux de distribution, la
probabilité est plus forte pour que le consommateur présume que les produits
ou les services relèvent du même segment de marché et sont peut-être
fabriqués par la même entité et vice versa.
1471/1999 KALZAN (cl. 5) / QANZA (cl. 5) (DE),
1466/1999 FLORIDA SUN (cl. 32) / FLORIDA SUN (cl. 32) (EN).
2.8.3. Le caractère pertinent du facteur lié à l’identité des magasins
en particulier
Le passage suivant, extrait d’un document de l’OMPI, résume l’importance
qu’il convient d’accorder à l’identité ou la similitude des points de vente.
«Il convient de ne pas attacher trop d’importance à ce critère car, de
nos jours, les supermarchés, les boutiques et les grands magasins
vendent tous types de produits. Par conséquent, le point de vente est
moins décisif pour déterminer si les consommateurs considèrent que
les produits ont une origine commune du seul fait qu’ils sont vendus
dans le même magasin.
Cependant, ce critère peut être valable lorsque les produits sont
vendus exclusivement ou couramment dans des magasins
spécialisés. Dans ce cas, il est possible que les consommateurs aient
tendance à croire que les produits ont la même origine s’ils sont tous
deux vendus dans les mêmes magasins spécialisés, et à écarter
l’hypothèse d’une origine commune s’ils ne sont pas généralement
vendus dans les mêmes magasins.» (Traduction libre).
(WIPO Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts, A WIPO
Training Manual [Introduction au droit des marques et à la pratique, Les notions de
base, manuel de formation de l’OMPI], Genève 1993 [2e édition], réimprimé en 1998,
point 6.2.1.)
Le fait que les points de vente et les canaux de distribution coïncident peut
avoir de l’importance car il peut être le signe d’une proximité physique des
produits et des marques sur le marché. Lorsque les produits sont proposés
ensemble dans le même type de magasin, la probabilité est plus forte pour
que le consommateur les trouve dans le même magasin, souvent
simultanément.
1339/1999 LINOLA (cl. 3) / LIOLA (cl. 3) (EN)
Par ailleurs, le type de magasin concerné peut aussi être révélateur des
usages commerciaux et des techniques de marketing mises en œuvre pour la
promotion et la vente d’une catégorie spécifique de produits. Ces éléments
39
peuvent indiquer, par exemple, si le consommateur a la possibilité d’examiner
un produit avant de l’acheter, si le produit est vendu au comptoir ou par voie
électronique, si le client l’essaye avant la vente, etc.. Toutefois, ces
considérations ne sont pertinentes qu’au stade de l’appréciation finale du
risque de confusion, et non pour la similitude des produits (voir, par exemple,
le point B IV 4).
394/1999 L (cl. 25) / L (cl. 25) (EN)
Souvent, un produit donné est mis en vente de plusieurs façons, comme c’est
le cas pour les chaussures que l’on peut trouver à la fois dans les magasins
traditionnels spécialisés dans les chaussures, et dans les boutiques de mode
ou les boutiques commercialisant une seule marque où elles sont mises en
vente avec des vêtements et accessoires. Un autre mode de
commercialisation doit être pris en compte s’il correspond à une pratique bien
établie dans le territoire concerné.
Une question similaire se pose lorsqu’un grand nombre de produits
vaguement liés ou nettement différents sont vendus dans les mêmes
magasins, comme dans le cas des supermarchés, des grands magasins, des
centres ou complexes commerciaux, etc..
Compte tenu de la diversité des produits vendus et des services fournis selon
ces modalités d’une part, et de la superficie de ces locaux d’autre part, la
probabilité est moins forte pour que le consommateur établisse un lien entre
les produits et leur attribue la même origine, car il sait que les produits vendus
dans les supermarchés proviennent d’une multitude de producteurs
indépendants.
Par conséquent, le simple fait que certains produits ou services puissent être
vendus dans ce type de magasin ne constitue au mieux qu’une faible
indication en faveur de leur similitude.
Pour que la similitude des produits soit davantage plausible dans ce cas, il
faut généralement qu’une autre condition soit remplie, à savoir que les
produits en cause soient en outre vendus dans le même rayon de ces
magasins ou supermarchés, où il est courant que des produits homogènes
soient présentés ensemble.
76/1998 NEGRITELLE (cl. 30) / LOS NEGRITOS (cl. 5, 29, 30) (EN),
1117/1999 CHATELDON (cl. 32) / CHATELDON (cl. 33) (EN).
Exemple de magasins différents:
Fauteuils roulants – bicyclettes, 1138/2002 PANTHER (marque figurative) /
Panther (EN):
Pour ce qui est des canaux de distribution des produits en cause, il
convient de noter que les produits de la marque antérieure sont
susceptibles d’être vendus soit dans des magasins spécialisés dans
40
les bicyclettes, soit dans un magasin de détail où l’on trouve des
équipements de sport. En revanche, les canaux de distribution des
produits de la demande contestée sont des distributeurs spécialisés
dans les équipements et appareils médicaux qui livrent aux hôpitaux,
ainsi que des magasins spécialisés où l’on vend des appareils pour
handicapés.
Lorsque les canaux de distribution sont différents, le public est souvent
différent aussi.
2.9. Le public concerné (clients effectifs et potentiels)
2.9.1. Les principes
La détermination du public concerné ne permet pas seulement d’identifier les
clients d’un produit donné et, partant, de cerner leur niveau de connaissances
et d’attention. Elle indique également dans quelle mesure le public acquéreur
des produits ou services en cause coïncide. Les clients constituent donc un
autre facteur à prendre en compte dans l’analyse de la similitude des
produits/services, même si la Cour ne l’a pas expressément mentionné
comme un critère en tant que tel (de même qu’elle n’a pas mentionné les
«end users» (utilisateurs finals); comme indiqué ci-dessus, cette expression
est une traduction inexacte de «Verwendungszweck», autrement dit, la
destination).
28/1999 CHEF (cl. 21) / CHEF (cl. 21) (EN)
Toutefois, le simple fait qu’il existe un chevauchement entre les clients
potentiels ne constitue pas un signe de similitude. Il peut arriver qu’un seul et
même groupe de clients ait besoin de produits ou de services d’une origine et
d’une nature complètement différentes. Le fait, par exemple, que les postes
de télévision, les voitures et les livres soient achetés par les mêmes clients, à
savoir le grand public, n’a aucun impact sur l’analyse de la similitude. Dans
bien des cas, l’une des séries de produits ou les deux sont destinées au
grand public, mais la destination (besoins des consommateurs qui sont ainsi
satisfaits) est différente dans chaque cas. Les circonstances de ce type vont à
l’encontre de la similitude.
Ainsi, les produits intitulés «travel bags» (sacs de voyage) et «cases for
drawing instruments» (trousses pour instruments de dessin) n’ont pas été
jugés similaires puisque, même lorsqu’ils ont le même public, ils ont une
destination différente (ils répondent à des besoins différents chez les
consommateurs) et sont généralement utilisés dans des circonstances
différentes.
41
1031/1999 STARTER (cl. 16) / STARTER (cl. 18) (EN)
2.9.2. L’existence de publics divergents va à l’encontre de la
similitude
S’il était exclu que les deux différents groupes d’acheteurs puissent être
confrontés aux deux marques en cause, ces dernières ne pourraient pas être
confondues. Toutefois, en pratique, il est quasiment impossible de tirer ce
genre de conclusion. Même si, en temps normal, il est très peu probable que
les acquéreurs potentiels soient confrontés aux deux produits (ou services),
l’acquéreur de l’autre produit peut néanmoins, en particulier s’il s’agit d’une
entreprise, avoir une certaine connaissance du marché concerné. Cependant,
une telle situation semble bien indiquer que les produits/services sont
différents.
713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN)
Des divergences peuvent exister entre les publics concernés lorsque les
produits des deux spécifications sont destinés seulement aux consommateurs
ou seulement aux entreprises, ou lorsque l’un des publics concernés est
composé de consommateurs et l’autre d’entreprises. Toutefois, il ne faut pas
perdre de vue que même si les entreprises sont seules visées, ce public se
comporte aussi comme des consommateurs finals. Dès lors, la distinction
entre consommateurs finals et entreprises clientes n’est pas absolue, et il
existe des chevauchements (pour une définition des termes
«consommateurs» et «clients», voir ci-dessus, B, I, point 3.6.1.c.).
À titre d’exemple, les paires suivantes de produits ont des publics nettement
divergents.
-
Consommateurs
Différentes applications des produits pharmaceutiques: contraceptifs féminins
et médicaments pour la prostate.
Fauteuils roulants et bicyclettes
1138/2002 (EN) PANTHER (marque figurative) / Panther
-
Entreprises
Produits achetés uniquement par les industriels ou vendus uniquement en
gros, comme les matières premières ou les produits de base vendus en gros.
Les fabricants ou négociants sont des commerçants qui, en tant que tels,
possèdent une plus grande expérience du marché et une meilleure
connaissance des marques, ce qui rend la confusion moins vraisemblable.
Ainsi, il a été soutenu que les «insecticides» sont différents des «solvants
pour l’industrie des couleurs», car leurs consommateurs respectifs opèrent à
des niveaux différents du marché.
42
877/1999 SOLVENON (cl. 1) / SOLVENAL (cl. 5) (EN)
-
Consommateurs – entreprises
Matière abrasive destinée à un usage domestique d’une part, produit de
nettoyage destiné à l’industrie (traitement des métaux) d’autre part.
456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN)
Les «étuis pour verres de contact» sont de petits objets utilisés pour ranger et
protéger les verres de contact. Les utilisateurs finals de ces produits sont les
consommateurs moyens, tandis que tous les produits de l’opposant
(«appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture»
compris dans la classe 10) sont destinés aux praticiens de la chirurgie, de la
médecine, de la chirurgie dentaire ou des soins vétérinaires. Les produits du
demandeur sont généralement vendus chez les opticiens. Ils ne sont
similaires à aucun des produits de l’opposant.
2940/2000 APEX / APEX (EN)
L’existence de fourchettes de prix différentes est un facteur important si elle
indique que les produits/services sont choisis par des groupes de clients
entièrement différents. Dans ce cas, les produits sont généralement
commercialisés par des canaux de distribution différents.
Toutefois, il est possible que les acquéreurs des produits/services à bas prix
aient entendu parler des produits onéreux et pensent que le fabricant ou le
fournisseur a élargi sa ligne de produits. En outre, les acquéreurs de produits
onéreux peuvent également acheter des produits peu coûteux. Dès lors,
selon le cas, l’existence de différentes fourchettes de prix peut ou non aller à
l’encontre de la similitude (voir également le point 5.2.2.b.(v) ci-dessus).
Les clients peuvent être les mêmes alors qu’un produit est consommé par des
personnes ou des créatures différentes:
Les «produits laitiers, farines et préparations faites de céréales»,
d’une part, et les «aliments pour animaux, y compris additifs non
médicinaux et compléments alimentaires pour animaux», d’autre part,
ne sont pas destinés à des utilisateurs finals différents.
«Ils sont destinés à entrer dans l’alimentation de consommateurs
différents, à savoir les hommes et les animaux, respectivement. […]
En l’espèce, l’utilisateur final des aliments pour animaux n’est pas
l’animal qui va les consommer, mais la personne qui les choisit dans
les rayons.»
R232/2000-4 S ORLANDO (marque figurative) / Orlando (EN)
43
Canaux de distribution: lorsque les canaux de distribution sont différents,
comme c’est le cas pour les différents niveaux du marché (matières
premières - produits finis, par exemple), le chevauchement entre les
clients est peu important.
2.10. Origine habituelle des produits/services1:
2.10.1. Origine habituelle (entreprises détenant le contrôle)
2.10.1.1. L’origine habituelle est la même: les produits/services sont peut-être
similaires.
2.10.1.1.1. Le principe
L’OMPI a suggéré de déterminer la similitude des produits ou services au
moyen du test suivant:
En règle générale, les produits sont similaires si, à supposer qu’ils
soient mis en vente sous une marque identique, il est probable que le
consommateur croira qu’ils proviennent de la même source. Il
convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas
d’espèce, notamment de la nature des produits, de leur destination et
des canaux commerciaux par lesquels ils sont commercialisés, et en
particulier de l’origine habituelle des produits, et de leur point de
vente habituel.
(OMPI, Introduction to Trademark Law & Practice, point 6.2.1.)
S’il est vrai que la Cour n’a pas mentionné l’origine habituelle des produits (ou
services) en cause parmi les facteurs pertinents de la similitude, il découle
néanmoins du 7e considérant du RMC, et de la définition du risque de
confusion adoptée par la Cour, que l’origine habituelle des produits ou des
services revêt une importance particulière pour l’analyse de la similitude.
Comme indiqué ci-dessus (B, II, point 4.1.), selon le 7e considérant du RMC,
«il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de
confusion». La Cour a défini le risque de confusion comme «le risque que le
public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la
même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement»
(arrêt «Canon», point 29). Par conséquent, il faut que les liens entre les
produits ou les services puissent laisser supposer qu’ils proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
1
Pour des raisons de présentation, les produits et les services sont examinés dans ce paragraphe.
44
Selon l’approche de la division d’opposition, la question de l’identité d’origine
des produits ou des services s’apprécie dans le cadre de la similitude sur une
base objective. La question de savoir si le public concerné a connaissance de
cette origine est examinée lors de l’appréciation globale finale dans le cadre
du niveau de connaissances des clients (B, IV, point 5.2.).
Il ressort de la définition du risque de confusion adoptée par la Cour de justice
que, lorsque les produits ou services comparés ont généralement la même
origine, c’est-à-dire qu’ils proviennent du même type d’entreprise ou
d’entreprises liées économiquement, il s’agit là d’un argument significatif en
faveur de la similitude.
1195/1999 DELI / DELI CHEF (EN)
Toutefois, cette conclusion est valable sous deux réserves:
-
Il ne suffit pas, pour que le critère lié à l’«origine habituelle» soit rempli,
que les produits ou services en cause soient fabriqués ou mis en vente par
un nombre limité d’entreprises, notamment par de grandes entreprises
responsables d’un large éventail de produits ou de services dans différents
secteurs commerciaux. Ce qui importe, plutôt, c’est l’offre habituelle des
produits/services dans le secteur commercial concerné, puisque seule
cette offre habituelle peut influer sur la perception qu’a le public. Comme
indiqué ci-dessus, la perception qu’a le public sera examinée lors de
l’appréciation globale finale.
-
Par ailleurs, le critère lié à l’«origine habituelle» n’est pas applicable aux
marques de commerce. Ces marques sont souvent utilisées pour désigner
des produits qui ne sont pas similaires et qui ne sont pas fabriqués par la
même entreprise ni par des entreprises liées économiquement.
Le Tribunal de première instance a admis que l’origine habituelle peut être un
facteur pertinent de la similitude des produits.
Dans l’affaire ELS/ILS (affaire T-388/00), le Tribunal a soutenu que:
«Il y a lieu de constater que, pour assurer des services de
"développement et organisation de cours par correspondance", il est
utile et habituel d’utiliser des "manuels éducatifs et produits de
l’imprimerie, à savoir livres d’exercices pour étudiants, catalogues,
manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et graphiques
et livrets pour étudiants voulant étudier l’anglais comme langue
étrangère". Ainsi, des entreprises qui offrent des cours de tout genre
donnent souvent aux élèves, en tant que matériel pédagogique
d’appui, les produits précités.» (point 55).
De même, le Tribunal
(affaire T-99/01):
a
indiqué
dans
l’affaire
MYSTERY/Mixery
45
«[…] La chambre de recours a […] constaté que les bières et les autres
boissons peuvent provenir, notamment dans les phases de mises en bouteille
et de commercialisation, des mêmes entreprises, peuvent être vendues côte
à côte et ont la même destination. […] Dès lors, la chambre de recours a
conclu, à juste titre, que les produits concernés, relevant de la classe 32, sont
similaires.» (point 40).
(Soulignements ajoutés).
L’assimilation de l’origine habituelle identique à un facteur de l’analyse de la
similitude des produits/services ne doit pas être mal interprétée ni bouleverser
l’examen du risque de confusion et de la similitude: en anticipant le résultat
d’une analyse, censée reposer sur un certain nombre de facteurs (nature,
destination, etc.), qui devrait déterminer la perception de l’origine habituelle
dans l’esprit du public concerné. Le facteur lié à l’«origine habituelle» doit
plutôt être appliqué lorsqu’il peut être démontré, en toute sécurité, que
l’origine habituelle des produits/services est la même ou qu’elle est différente.
1er exemple: vêtements et chaussures
De nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent les deux types
de produits. C’est vrai en particulier pour les chaînes de magasins de détail
ou pour les magasins faisant partie d’une chaîne, qui proposent souvent des
chaussures et des vêtements sous la même marque.
R 634/2001-1 «a» (marque figurative) / «a» (marque figurative) (EN) (affaire
TPICE),
2001/2002 PANAMA JOE'S GRILL-CANTINA-BAR / PANAMA JACK (EN).
2e exemple: technologies de l’information, télécommunications et vidéo
Les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications et de
la vidéo, qui convergent depuis le milieu des années 90, fournissent
d’excellents exemples de produits ou services dont le contrôle est exercé par
les mêmes entreprises. Cette observation vaut également pour les secteurs
des technologies de l’information et du génie électrique en général, en
particulier dans le domaine de l’électronique grand public. Ces produits et ces
services sont donc similaires.
507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE) (technologies de l’information télécommunications),
192-2002 Delta Access (marque figurative) / DELTA (DE) (électronique grand
public),
398/2002C ComConnect/comconnect (DE) (génie électrique).
3e exemple: secteur des loisirs
46
Il existe dans le secteur des loisirs de nombreux liens d’interdépendance. Ces
liens permettent de présumer que les fabricants de vidéocassettes
enregistrées sont liés économiquement aux entreprises qui louent ces
cassettes.
1355-2001 Prinz Dracula / Dracula (DE)
2.10.1.1.2. Nécessité d’un usage commercial bien établi
La nécessité d’un usage commercial bien établi, expliquée dans les
paragraphes précédents, revêt une importance particulière lorsque les
fabricants étendent leurs activités aux marchés adjacents, par exemple des
vêtements aux cosmétiques. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer si
ce type d’expansion est courant dans le secteur ou si, à l’inverse, il ne peut se
produire que dans des cas exceptionnels.
Exemple de secteur dans lequel l’extension à d’autres activités est devenue
courante:
-
Tendance des brasseries à étendre leur ligne de produits aux bières sans
alcool.
45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN),
167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE)
-
chaussures – sacs à main
2008/2000 (EN) TJ’s (chaussures) / TJ Collection (sacs à main),
1440/2000 (EN) Giorgio (chaussures) / Giorgio (sacs à main).
Exemple de secteurs dans lesquels cette extension n’est pas (encore)
courante:
-
Services liés à l’internet– contenu
L’existence de liens d’interdépendance entre les fournisseurs de services
internet et les fournisseurs de contenu (intégration verticale, AOL Time
Warner ou Vivendi Universal, par exemple) permettrait de considérer que
le contenu, notamment la production de films, est similaire aux services de
télécommunications si cette situation correspondait à un usage
commercial bien établi. Toutefois, il n’est pas encore certain que cette
tendance se stabilisera. Il s’agit là d’un exemple d’usages commerciaux en
cours d’évolution.
Dès lors, la division d’opposition considère, pour l’heure, que les services
de télécommunications et le contenu transmis grâce au réseau de
47
télécommunications sont différents. L’affaire suivante illustre cette
position:
«Production of audio-visual work for television, cinema and radio»
(production de travaux audiovisuels pour la télévision, le cinéma et la
radio) (cl. 41) d’une part, et «télécommunications» (cl. 38) d’autre part. Les
fournisseurs de télécommunications diffusent généralement ces
émissions; toutefois, les services ne sont pas similaires pour autant.
Compte tenu de leur différence de nature et de destination (communiquer
au lieu d’informer ou de divertir), ces services sont différents.
1305-2001 TELENOR CTMA / TNE TELENORDEST (EN)
-
Bijouterie - hôtellerie (exemple Bulgari en Italie insuffisant)
Enfin, il suffit qu’une partie substantielle des produits/services soit produite ou
fournie par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’origine habituelle des produits en
cause n’est identique que sur le segment haut de gamme du marché, par
exemple pour les vêtements et les cosmétiques. Dans ce cas, cependant, la
similitude entre les produits ou les services peut n’être que très lointaine si de
nombreux autres facteurs de similitude sont différents, comme c’est le cas
pour les vêtements et les cosmétiques.
1642/2002 EVOLUTION (marque figurative) / Evolution the World of Sacred
Device (EN)
2.10.1.1.3. Les réalités du marché sont décisives
Les chevauchements d’origine doivent toujours être clairement démontrés en
s’appuyant sur les réalités du marché, et ne peuvent être présumés sur une
base théorique. Par exemple, les «financial services» (services financiers) ne
sont pas similaires aux «distributeurs automatiques» car, en règle générale,
les établissements financiers ou les sociétés qui sont économiquement liées
avec ces derniers ne fabriquent pas de distributeurs automatiques.
Par conséquent, la décision R 518/2000-1 EUROPA 6000 / EUROPAY n’est
pas suivie sur ce point. La pratique de la division d’opposition est décrite dans
l’affaire 507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE).
Par ailleurs, il n’est pas possible de s’appuyer sur les théories dérivées des
études de marché pour conclure que les produits/services en cause sont
généralement proposés sous la responsabilité de la même entreprise.
Les recherches réalisées ont mis en évidence deux facteurs qui laissent
supposer une extension des activités commerciales du titulaire d’une marque
à des domaines différents:
48
-
la force de la marque;
le «niveau d’abstraction» de la position de la marque.
Exemple:
Au Royaume-Uni, la marque «Virgin» a la réputation d’être liée à la «rébellion
contre l’establishment». Dès lors, la marque peut être utilisée pour bon
nombre de produits/services différents. La marque, utilisée à l’origine pour la
vente de disques par correspondance, est actuellement utilisée, entre autres,
pour une compagnie aérienne et une société de services financiers.
Étant donné que l’existence d’usages commerciaux concrets, en vertu
desquels les services en cause (vente de disques par correspondance,
compagnies aériennes et services financiers) seraient généralement fournis
par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, n’a pas
été démontrée, ces produits et services ne sont pas similaires. Quand bien
même l’existence d’usages commerciaux de ce type serait démontrée, cette
circonstance ne suffirait pas, à elle seule, pour que les produits ou les
services soient similaires, étant donné leurs divergences eu égard aux autres
critères de la similitude, comme la nature, la destination, etc..
2.10.1.2. L’origine habituelle est différente: les produits/services risquent
d’être différents
À l’inverse, si les produits en cause sont fabriqués par différents types
d’entreprises, il s’agit là d’un argument de poids à l’encontre de la similitude.
304/1999 DELI-BIMBO (cl. 30) / DELI CHEF (cl. 30, 42) (ES)
Par exemple, les voitures automobiles et les bicyclettes sont généralement
fabriquées par des entreprises différentes. Le fait que certaines sociétés,
comme Peugeot, fabriquent les deux produits, n’est pas décisif car il ne
correspond pas à un usage commercial établi.
De même, le vin et le café ont été jugés différents parce qu’ils proviennent de
producteurs différents.
3041/2001 CANALETTO (marque figurative) / CANALETTO (EN)
2.10.2. Lieux de production et/ou méthodes de fabrication
identiques ou similaires
S’il ne peut être clairement démontré que les produits en cause sont fabriqués
par le même type d’entreprise, cette origine commune peut être présumée, le
cas échéant, si le lieu ou la zone géographique de production des produits, ou
la date ou méthode de fabrication sont identiques.
49
Il convient de noter que, dans l’arrêt «Canon», la Cour a expressément
mentionné le lieu de production et soutenu qu’«il ne suffit pas, afin d’exclure
l’existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l’absence de
risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des
produits» (arrêt «Canon», point 29). Toutefois, cette position ne doit pas être
interprétée a contrario, en ce sens que le lieu de production ne peut pas
laisser supposer que les produits/services en cause proviennent de la même
source.
Il peut arriver que malgré des lieux de fabrication différents, les produits
soient néanmoins similaires. Par exemple, les produits intitulés «books»
(livres) et «electronic media» (supports électroniques) (produits concurrents,
les supports électroniques remplacent les livres) figurent tous deux parmi les
produits d’une maison d’édition, de même que le contenu équivalent diffusé
en ligne.
Exemples concernant les sites de fabrication:
-
Sites identiques
Toutes sortes de produits chimiques («vernis, laques, matières tinctoriales et
mordants») sont en principe fabriquées dans les mêmes entreprises de
production, généralement spécialisées dans les produits chimiques,
Rentolin/RENOLIN, R 0837/2001-3 (EN)
-
Sites différents
«Cassettes vidéo; production […] de films pour les cinémas et les
organismes de télévision» et autres produits, comparés aux «[…]
caméras, […] appareils de prise de vues et d’enregistrement télévisés»
(arrêt «Canon»)
Il convient de rappeler que si l’identité des sites de fabrication laisse supposer
une origine habituelle commune, l’existence de différents sites de fabrication
n’exclut pas que les produits proviennent de la même entreprise ou
d’entreprises liées économiquement.
Exemples concernant la méthode de fabrication:
-
Méthode identique
«Ceintures» (cl. 25) et «shoes» (chaussures) (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANHO (marque figurative) (DE)
-
Méthode différente
50
«Pharmaceutical products» (les produits pharmaceutiques) diffèrent des
«napkins and napkin pants for incontinence» (serviettes et couches-culottes
pour la prévention de l’incontinence) pour ce qui est de leur méthode de
production.
R 0807/2000-3 DEMARA / DEMAR ANTIBIOTICOS, S.A. (EN)
Ce facteur est pertinent principalement lorsque l’origine habituelle peut être
démontrée sans risque, indépendamment de l’analyse détaillée des autres
facteurs, et lorsqu’il est clair que le public en est conscient.
3.
Similitude des produits: matières premières, ingrédients et
pièces / composants / équipements
3.1. Matières premières
Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit est utilisé pour la
fabrication d’un autre n’est pas suffisant, en soi, pour démontrer que
les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une
destination et des clients bien distincts. Les matières premières sont
destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées
directement par le consommateur final. Cette position a été adoptée
dans des affaires concernant les peaux d’animaux et les vêtements ou
les métaux précieux et la joaillerie.
46/1999 OXYDO (cl. 25) / OXYDO LAMBFURS (cl. 18) (EN),
452/1999 ECO-PEL (cl. 25) / ECOPEL (cl. 18) (DE),
149/2001 Arcadia (marque figurative) (cl. 14) / Arcadia (cl. 14),
1190/1999 FOUR SEASONS (cl. 25) / 12 SEASONS (cl. 24, 25) (EN).
Toutefois, la conclusion finale peut varier en fonction des circonstances
spécifiques de l’espèce, telles que le degré de transformation de la matière
première lorsque celle-ci constitue la composante de base du produit final, la
mesure dans laquelle la matière détermine le prix global du produit final, le fait
que la marque du produit intermédiaire utilisé subsiste ou non dans le produit
final, etc.. La similitude entre les produits est d’autant plus probable que la
matière première revêt de l’importance pour le produit final.
3.2. Ingrédients des aliments préparés
Les ingrédients de base dont sont composés les aliments préparés
constituent un exemple spécifique à cet égard.
51
Pour ce qui est de la similitude entre les ingrédients inclus dans les aliments
préparés et ces aliments eux-mêmes, la division d’opposition ne va pas aussi
loin que la chambre de recours. Selon la jurisprudence de la chambre, la
quasi-totalité des produits alimentaires comportent au minimum un certain
degré de similitude (voir le point 5.2.2.b. (i) ci-dessus). La pratique actuelle de
la division d’opposition consiste à examiner si l’ingrédient peut être considéré
comme une composante de base du produit final. Par ailleurs, la conclusion
finale peut dépendre d’autres facteurs, tels que le degré de transformation, la
question de savoir si le public peut s’attendre à ce que l’ingrédient soit produit
par les mêmes fabricants ou la manière dont les deux produits seront vendus
sur le marché.
- La pratique de la division d’opposition
Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un ingrédient de base est utilisé pour
la fabrication d’un autre, ne suffit pas, en soi, pour démontrer que les produits
sont similaires, car leur nature, leur destination et leur clientèle sont
généralement bien distinctes.
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (œufs/crèmes glacées; café, cacao, sucre,
miel/crèmes glacées),
1926/2001 EARTHGRAINS (marque figurative) / EURO GRAIN (EN)
(pain/farines),
241/2001 CANDY CASTLE (marque figurative) / CANDY CARL (EN) (sucre,
miel, sirop de mélasse/confiserie).
Toutefois, il peut exister au moins un faible degré de similitude dans la
mesure où l’ingrédient de base peut être considéré comme un ingrédient
principal du plat cuisiné.
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (lait, produits laitiers/crèmes glacées).
La division d’opposition ne va pas aussi loin que certaines décisions des
chambres de recours selon lesquelles la quasi-totalité des produits présentent
au moins un certain degré de similitude (voir le point 5.2.2.b. (i) ci-dessus).
- La pratique de la chambre de recours
La troisième chambre de recours semble avoir une approche bien plus
libérale en ce qui concerne les produits alimentaires. La division d’opposition
estime qu’il peut exister un degré de similitude entre un ingrédient et un plat
cuisiné lorsque cet ingrédient constitue l’une des composantes dominantes du
plat ou lorsque le consommateur peut raisonnablement s’attendre à trouver
cet ingrédient dans le plat cuisiné. En revanche, la chambre semble
considérer que, dès lors qu’un ingrédient peut entrer dans la composition de
la préparation, il existe un degré de similitude entre les produits. Selon cette
logique, la troisième chambre de recours considèrera, par exemple, que les
produits «café, thé, cacao, sucre» peuvent être considérés comme étant
similaires aux «ice cream» (crèmes glacées) ou «confectionery» (confiseries).
52
R 152/2000-3 DIPPIN’S DOTS / DIPPIN’DOTS (marque figurative) (EN),
R 253/2000-3 SELZ SODA (marque figurative) / SELZ (EN).
La même chambre a très souvent invoqué, à l’appui de ses décisions, un
autre critère, plus large, lié au fait que les produits alimentaires sont souvent
regroupés. Bien qu’il s’agisse de produits indépendants, ils sont proposés
ensemble soit dans les restaurants, soit dans les supermarchés (vinaigre et
sucre).
Selon la position de la troisième chambre de recours, la quasi-totalité des
produits alimentaires possèdent au moins un faible degré de similitude avec
les autres produits alimentaires.
La première chambre semble avoir adopté une approche similaire. Dans
l’affaire R 160/2002-1, O SOLE MIO! / Sole Mio (marque figurative), elle a
soutenu que les produits intitulés «farines et préparations faites de céréales»,
«pain, pâtisserie», «sel», «huiles et graisses comestibles» étaient similaires
aux «pizzas» (pizzas). Les produits sont similaires non seulement parce qu’il
s’agit de produits alimentaires de base, mais aussi parce qu’ils constituent
des ingrédients de base des pizzas.
L’approche adoptée dans le cadre de ces décisions conduirait à conclure qu’il
existe au minimum une certaine similitude entre tous les produits
alimentaires. Toutefois, la division d’opposition estime que cette position n’est
pas conforme aux principes généraux définis par la CJCE, et elle continuera
de fonder ses décisions sur l’approche décrite ci-dessus.
3.3. Pièces, composants et équipements
Un autre cas courant est celui des pièces, équipements et composants
intégrés dans des produits industriels composites, comme les machines, les
installations et les produits similaires.
Les remarques formulées à propos des matières premières valent également,
dans une certaine mesure, pour les pièces et composants. Le simple fait
qu’un produit donné constitue un composant d’un produit complexe ne permet
pas nécessairement de conclure à la similitude, comme indiqué par exemple
à propos de «verrins pour valves» et de «hydraulic machine
tools» (machines-outils hydrauliques). La similitude fait défaut notamment si
les composants ont été achetés en raison de leurs spécifications techniques.
693/1999 MAS (cl. 6, 7, 8, 9) / aMAX (cl. 7, 9) (EN),
865-2001 i-scan / High-Scan (DE).
Toutefois, les pièces et les équipements sont souvent produits et/ou vendus
par l’entreprise qui fabrique le produit final, et destinés au même public
acheteur, comme c’est le cas pour les pièces détachées ou les pièces de
53
rechange. En outre, selon le produit concerné, il n’est pas exclu que le public
s’attende à ce que le composant soit produit par le fabricant d’origine, ou sous
son contrôle, et ce facteur laisse alors supposer que les produits sont
similaires.
En règle générale, divers facteurs significatifs peuvent être appliqués dans
chaque cas d’espèce. Par exemple, si le composant est également utilisé ou
vendu séparément, ou s’il est particulièrement important eu égard à la
fonction de la machine, ce facteur sera un argument en faveur de la
similitude.
Dans l’affaire 665/2000 Eureco (cl. 12 – «motor land vehicles» [véhicules
terrestres à moteur]) / Eureco (cl. 12 – «tyres» [pneus]), il a été jugé que
malgré les différences existant entre les produits, leur étroite proximité et leur
caractère complémentaire entraînaient un faible degré de similitude. En
revanche, dans l’affaire 199/1999 CUPPER (cl. 12) / COOPER (cl. 12) (EN),
la division d’opposition a conclu que les véhicules et les pneus sont
complémentaires, mais que les utilisateurs finals distingueront l’origine
différente des produits et que ces derniers relèvent de marchés différents. Le
degré de similitude des «vehicles» (véhicules) et des «pneus» est très faible.
Pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, il faut donc que
les signes soient identiques ou au moins très similaires.
4.
La comparaison des services
En principe, les facteurs pertinents pour la comparaison des services sont les
mêmes que pour la comparaison des produits. Toutefois, pour l’application de
ces facteurs, les différences élémentaires entre les produits et les services, et
en particulier le caractère immatériel des services, doivent être prises en
compte.
Un certain nombre d’exemples concernant l’application de divers facteurs de
similitude, extraits de la pratique de la division d’opposition, sont fournis
ci-dessous.
4.1. Nature
La nature peut être définie, notamment, comme la manière dont le service est
rendu.
Les exemples suivants illustrent certaines approches spécifiques en matière
d’application aux services du critère lié à la nature.
54
-
Services relevant d’une catégorie plus large et identique
«Financial management» (la gestion financière) est de la même nature
que la «gestion des affaires commerciales» car il s’agit, dans les deux
cas, de services de gestion. En revanche, leur objet est différent, la
première ayant un objet financier, la deuxième un objet commercial.
1621/2002 EUROHYPO / EUROHYPO (EN)
-
Définition de la nature en fonction de la «composition» d’un service
Le service intitulé «production of television programmes» (production
de programmes pour la télévision) est similaire au «divertissement» car
ce dernier inclut le «divertissement télévisé», qui est l’aboutissement
d’un certain nombre d’opérations distinctes mais complémentaires
généralement réalisées par les scénaristes, les acteurs, les
cameramen, les techniciens de l’éclairage, les metteurs en scène, les
maquilleurs,
etc..
L’expression
«production
of
entertainment» (production de divertissement) englobe tous ces
services.
R 1226/2000-1 GEO TV / GEO (marque figurative) (EN)
4.2. Services complémentaires
4.2.1. Le caractère complémentaire est admis (similitude)
Les «assurances» constituent un service complémentaire des «services
bancaires», qui peut être proposé par les banques elles-mêmes ou par
d’autres institutions financières. Par ailleurs, il n’est pas inhabituel que les
sociétés d’assurance exercent également des activités bancaires, et le
marché financier actuel est marqué par un processus d’intégration entre
banques et sociétés d’assurance, notamment par le biais de fusions et
d’acquisitions. Le grand public, qui utilise normalement ces services dans
différents buts, associera ces activités puisqu’elles être proposées par la
même société, voire dans les mêmes locaux.
R 38/2000-1 ADVANTA (marque figurative) / ADVANTAGE (marque figurative) (EN),
2507/2001 BAMB (marque figurative) / BAM (EN).
L’«organisation de voyages» (cl. 39) d’une part, et les services de
«restauration (alimentation); hébergement temporaire» dans les hôtels et les
restaurants (cl. 42) d’autre part, sont complémentaires. Les voyages
impliquent nécessairement l’hébergement et la restauration. En outre, ces
55
services sont souvent proposés globalement par les agences de voyages
sous la forme de vacances à forfait.
1356-2000 atlas (marque figurative) (EN) / ATLASREISEN, 1357-2000 atlas
(marque figurative) / ATLASREISEN (marque figurative) (EN)
«Building services» (les services de construction) (cl. 37) et les services tels
que «designing hotels (and/or businesses) for entertaining and providing
leisure for guests» (la conception d’hôtels [et/ou d’activités] destinés au
divertissement et aux loisirs des résidents) (cl. 42) sont complémentaires.
1469-1999 INTER HOTEL (marque figurative) / DEUTSCHE INTERHOTEL
(EN)
4.2.2. Le caractère complémentaire (et donc la similitude) ne sont
pas admis
Les services intitulés «éducation; formation; divertissement» et les
«publishing services» (services de publication) ne sont pas complémentaires,
le lien qui existe entre eux n’étant pas suffisamment fort. En effet, les services
d’«éducation; formation; divertissement» peuvent inclure, dans le cadre des
prestations principales, la publication de documents éducatifs ou de
documents destinés au divertissement. Or, cela n’est pas suffisant pour
rendre ces services similaires. Il est très fréquent que des documents soient
publiés à titre d’appui dans de nombreuses activités. Mais voir le point
6.3.2.b. ci-dessous.
712/2001 GRUPO TELEKOM (marque figurative) / TELEKOM (marque
figurative) (EN)
4.3. Services concurrents
«Édition de supports numériques et analogiques d’enregistrement» contenant
certaines informations d’une part, et «publication and edition of books,
newspaper and magazine» (publication et édition de livres, journaux et
magazines) d’autre part (ces deux catégories de services sont comprises
dans la classe 41). Ces services sont similaires car les maisons d’édition
proposent leurs textes non seulement sur support papier mais également
sous une forme numérique ou analogique.
1198/2002 MicroFocus (marque figurative) / FOCUS (DE)
4.4. Le public concerné
Il a été décidé que la similitude entre les «assurances; affaires financières»
(cl. 36, demande de marque communautaire) d’une part, et «the edition of
56
multimedia chip card systems» (l’édition de systèmes de cartes à puces
multimédias» (cl. 42), ou les «chip cards, magnetic cards, bar code carriers,
bar code cards» (cartes à puces, cartes magnétiques, supports de codes
barres, cartes à codes barres) (cl. 9) d’autre part, n’était que très lointaine
parce qu’il n’existe qu’un mince chevauchement entre les publics concernés.
L’édition de systèmes à cartes à puces est destinée aux entreprises et non
aux consommateurs, qui utilisent principalement les services intitulés
«assurances; affaires financières». D’un autre côté, les entreprises sont plus
attentives et savent qu’en règle générale, les sociétés d’assurance et les
sociétés financières n’offrent pas les services technologiques liés aux cartes
ou ne fabriquent pas elles-mêmes les cartes. Il existe néanmoins un léger
chevauchement entre le public concerné car les clients membres des
entreprises agissent également en tant que particuliers et, partant, en tant
que consommateurs finals.
2066/2001 DENCARE / DentCard (marque figurative)(DE)
4.5.
L’origine habituelle
«Auto care services» (services d’entretien des automobiles) et «emballage et
entreposage de marchandises»: l’origine est différente.
Le consommateur moyen sait que les secteurs industriels concernés sont
nettement différents et, par conséquent, il ne risque pas de leur attribuer la
même origine.
757-2000, SMART / SMARTRAIL (EN)
«Production of audio-visual work for television, cinema and radio» (production
de travaux audiovisuels pour la télévision, le cinéma et la radio) et «publicité»:
origine différente.
Dans le domaine de la publicité, il est très courant de produire des
spots publicitaires (annonces diffusées par radio ou télévision). Dans
cette mesure, il pourrait exister un lien entre ces services. Toutefois,
en règle générale, la société qui effectue la prestation publicitaire,
dont l’objet est de promouvoir les produits ou les services mis en
vente, ne produit pas elle-même les spots: elle sous-traite ce service
à une entreprise spécialisée dans la production (c’est-à-dire dans
l’organisation, la mise en scène, la supervision et la présentation). La
nature est donc différente, de même que les utilisateurs. Il est très
peu probable que la société qui a besoin de promouvoir un produit ou
un service s’adresse à un producteur et non à un publicitaire. C’est
pourquoi ces services, malgré les liens qui existent entre eux, sont
considérés comme étant différents.
57
1305-2001 TELENOR, TELENOR MEDIA
TELENORDEST (marque figurative) (EN)
España
S.A.
/
TNE
Voir également 477-2001 THE BOX (marque figurative) (cl. 9) / BOXNEWS
(cl. 35) (EN), 2272/2001 PICCOLINO et al. (cl. 25) / PIKOLINOS (marque
figurative) (cl. 35) (EN).
5.
La comparaison entre produits et services
5.1. En général
Les principes applicables à la comparaison des produits ou à celle des
services s’appliquent en cas de comparaison entre des produits et des
services.
Tout d’abord, il existe de nombreuses différences entre les produits et les
services. En règle générale, les produits sont, par nature, différents des
services. En effet, les produits sont des articles de commerce, des
marchandises ou des biens immobiliers. Leur vente entraîne généralement le
transfert de la propriété d’un bien corporel, autrement dit de biens meubles ou
immobiliers. Les services, en revanche, consistent en la fourniture d’activités
incorporelles. Cependant, de nombreux services fournis sur l’internet
équivalent à des produits, notamment la musique, les vidéos, les logiciels, et
des publications régulières.
2607/2000 ENVIROMET, ECOMET / EnviroMed (EN)
Les produits et les services peuvent néanmoins être complémentaires (la
maintenance, par exemple, peut être complémentaire par rapport au produit
concerné). Les services peuvent aussi avoir le même but, autrement dit la
même destination, que les produits et, partant, être en concurrence avec ces
derniers. Par exemple, on peut considérer que la location de voitures, qui est
un service financier, est en concurrence avec les voitures.
Il s’ensuit que l’on peut conclure, dans certaines circonstances, à la similitude
entre des produits et des services.
L’on peut distinguer deux catégories spécifiques: les services généralement
fournis séparément des produits correspondants (ou vice versa), et les
services pour lesquels ce type de présomption n’est pas fondé.
58
5.2. Services généralement fournis aux clients sans nécessité
d’acheter les produits correspondants (ou vice versa)
Il peut arriver qu’en vertu d’un usage commercial bien établi, les mêmes
entreprises fournissent généralement des services à leurs clients
indépendamment de tout achat des produits correspondants par ces derniers
(ou vice versa). Dès lors, ces services ne sont pas simplement accessoires
par rapport aux produits, comme c’est le cas pour la réparation ou la
maintenance d’une machine par le fabricant de cette dernière. Un usage
commercial de ce type est un argument de poids en faveur de la similitude.
Exemples:
-
Les «soins de santé et de beauté» par rapport aux «cosmétiques».
1546-2001 Megadent / MENTADENT (DE)
«Film rental» (location de films)/ «motion pictures» (films); «services of
an optician» (services d’un opticien/ «spectacles» (lunettes); «distributeurs
automatiques»/ «rental of such machines» (location de ces distributeurs).
1355-2001 Prinz Dracula (marque figurative) / Dracula (DE)
Produits et services que les entreprises fournissent séparément:
technologies de l’information et télécommunications
Les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son, des images ou des données» (cl. 9) sont similaires aux
«télécommunications» (cl. 38).
507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (marque figurative) (DE) contre
1936/2002 WELCOME / WELCOME Real Time (EN) et 1642/2002
evolution (marque figurative) / EVOLUTION The World of Sacred Device
(EN), qui ne sont pas suivies;
mais voir le point 8.4., où il est indiqué que les produits et services liés aux
technologies de l’information et aux télécommunications ne sont similaires
à aucun autre produit/service (hors technologies de l’information et
télécommunications) du seul fait qu’ils sont utilisés conjointement avec ces
derniers.
-
Certains services ayant pour objet la production d’un produit; par exemple,
les produits de l’imprimerie par rapport à la publication:
«Publishing services» (services de publication) et «books» (livres): les
services de publication font naturellement partie des produits. Le livre ne
paraîtrait pas sur le marché sans la publication. L’activité principale
consiste à publier des livres et, en réalité, c’est plutôt pour des raisons de
59
classification administrative qu’il existe une différence entre les produits et
les services. Sur le marché, ils sont manifestement similaires.
1252/2001 NOVIA / NOVIA (marque figurative) (EN)
Voir également 507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (marque figurative)
(DE): «produits de l’imprimerie» (cl. 16) contre «publication and edition of
certain manuals, brochures for teaching purposes» (publication et édition
de certains manuels, brochures à des fins éducatives) (cl. 41),
ainsi que 1837-2001 LE MERIDIEN (marque figurative) (cl. 16) /
MERIDIANI (cl. 41) (EN) et 1252-2001 NOVA (classe 16) / NOVA (marque
figurative) (cl. 41) (EN), sur la similitude entre les «produits de
l’imprimerie» et «publication of printed matter» (la publication de produits
de l’imprimerie) dans le cadre de l’activité principale des sociétés d’édition.
-
Autres exemples:
•
«Building materials» (matériaux de construction) et «services à la
clientèle en matière de vente de constructions et de biens de
construction»: similitude
9/2001 JAM (cl. 19) (marque figurative) / JM (marque figurative)
(classe 35) (EN)
•
«Services de stylisme» et «services d’information sur la mode» d’une
part, vêtements d’autre part: similitude.
1522/1999 LILLYWHITES (marque figurative) cl. 25 / LILLY (cl. 42) (EN)
Voir également 2374/2001 CITY DESK (cl. 42) / citi (marque figurative)
(cl. 9) (EN),
1865/2001 VORTEC (marque figurative) (cl. 9) / VARTEC (cl. 38) (EN).)
5.3. Services
accessoires
aux
produits,
autrement
généralement fournis avec les produits (ou vice versa)
dit
Lorsque les services sont accessoires aux produits – ou lorsque les produits
sont accessoires aux services – la similitude est plus difficile à établir car le
public pourrait croire que le fabricant des produits n’est pas une véritable
entreprise de services, ou vice versa. Une plus grande similitude des signes
et / ou un caractère distinctif plus marqué de la marque antérieure sont
nécessaires pour démontrer l’existence d’un risque de confusion.
5.3.1. Produits et services différents
60
5.3.1.1. L’origine habituelle des produits et des services n’est pas la même
5.3.1.1.1. Le principe
Si les produits et les services n’ont pas pour origine habituelle la même
entreprise ou des entreprises liées économiquement, les produits et les
services sont différents.
82/2002
EN
224/2002
EN
831-2002
EN
5.3.1.1.2. Services
marchandises
CUBIX (cl. 16, cartes à UBIX
(cl. 41,
jouer)
divertissement)
PIA (cl. 9, ordinateurs)
PIAS (cl. 35, services
de comptabilité et
d’administration
des
salaires,
services
bancaires)
SEAT
(cl. 12, SKY-SEAT
(cl. 41,
automobiles)
divertissement,
événements sportifs et
culturels)
de
transport,
d’emballage
et
d’entreposage
de
Les services de «transport; emballage et entreposage de marchandises» ont
été considérés comme étant différents des produits compris dans les
classes 9, 25, 29 et 32. Ces services sont fournis par des sociétés
spécialisées dans le transport, qui n’ont pas pour activité la fabrication et la
vente de produits.
297-2000
EN
743-2000
EN
780-2000
EN
1075-2000
EN
2850-2000
EN
2019-2001
EN
2061-2001
EN
FRUTTAVIVA et al. (cl. FRUTA VIVA JUVER
29,32)
(cl. 39)
CHIP SET (cl. 39)
CHIP
(marque
figurative) (cl. 9)
EAR (marque figurative) EAR
(marque
(cl. 9)
figurative) (cl. 37)
RAINHA et al. (marque REINA DECO (marque
SPORT
AUTHORITY THE
SPORTS
(cl. 9)
AUTHORITY (cl. 25)
IKKS COMPANY et al. KKS
(marque
(cl. 25)
IDE (marque figurative) / IDEM (cl. 9)
(cl. 39)
Toutefois, la similitude doit être présumée entre les services de «transport;
emballage et entreposage de marchandises» d’une part et, par exemple,
«furniture» (les meubles) d’autre part. Il est courant qu’un magasin de
meubles prenne soin de la livraison, soit grâce à une flotte de camionnettes
61
qui lui appartient en propre, soit par l’intermédiaire d’une société de transport
associée.
5.3.1.1.3. Autres cas
Si le fait que les produits et les services sont proposés ensemble est
purement fortuit, comme dans le cas d’articles ou de cadeaux publicitaires, le
lien n’est pas assez fort. Ainsi, il a été décidé que les «valises» étaient
différentes des «travel agency services» (services rendus par les agences de
voyage).
R 72/2000-1 (EN) confirmant la décision n° 964/1999 THE GREY LINE (cl.39)
/ GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN) (décision confirmée)
5.3.1.2. L’origine habituelle est la même, mais le produit ou le service ne font
pas partie de l’activité principale
Lors de l’examen de la similitude des produits et des services, il est important
de tenir compte de l’activité principale des entreprises fournissant les produits
et services concernés.
Par exemple, l’activité principale des agences de publicité consiste à fournir
des services publicitaires à d’autres entreprises. Même si les produits en
cause apparaissent dans les publicités, cette circonstance est insuffisante
pour conclure à la similitude, car les services publicitaires sont d’une nature
fondamentalement différente de la fabrication de produits. Cet argument vaut
également en cas de comparaison entre les services publicitaires et les
produits compris dans la classe 9 qui peuvent servir de support à la diffusion
des publicités.
1621/2002 EUROHYPO / EUROPHYPO (EN)
Par ailleurs, le fait que la plupart des entreprises s’appuient sur la publicité ou
sur d’autres outils promotionnels pour stimuler l’activité n’a pas pour effet de
rendre ces outils similaires aux produits dont la promotion est ainsi assurée.
Ceci parce que les entreprises qui s’efforcent de promouvoir leurs produits ne
proposent pas, en règle générale, des services de promotion aux tiers.
5.3.2. Il peut exister une (lointaine) similitude entre les produits et
les services
5.3.2.1. Services afférents aux produits
5.3.2.1.1. Services d’installation, de maintenance et de réparation
Pour ce qui est de la relation entre les produits d’une part et leur installation,
maintenance et réparation d’autre part, la similitude des produits et des
62
services pourrait être admise s’il est courant, sur le segment de marché
concerné, que le fabricant des produits fournisse également ces services.
Dans ce cas, la constatation d’un risque de confusion pourrait être justifiée,
en particulier si les signes sont identiques ou très similaires et/ou si la marque
antérieure jouit d’une renommée.
-
Produits de la classe 9
Les «installations informatiques et ordinateurs et leurs composants» ont
été jugés similaires aux services tels que «installation and repair of
electronic apparatuses» (l’installation et la réparation d’appareils
électroniques).
1629-2001 EXPRESSO (cl. 37) / XPRESSO (marque figurative) (cl. 9)
Sur la relation entre les services d’installation et les produits de la
classe 9, voir également:
461-1999 LIS (cl. 9) / LIS (cl. 37) (EN),
780-2000 EAR (marque figurative) (cl. 9) / EAR (marque figurative)
(cl. 37) (EN),
1095-2001 ADCO (cl. 9) / ADCON (cl. 37) (EN) ),
1775-2001 NOHMI (cl. 9) / NOMI (marque figurative) (cl. 37) (EN),
352/2002 CALIFORNIA (cl. 12) / CALIFORNIA EXCLUSIVE (cl. 37) (EN).
1671/2002 ACOME (marque figurative) / ocom (EN) «repair
services» (services de réparation) d’une part et «équipement pour le
traitement des données et ordinateurs» d’autre part: constatation d’un
lien.
-
«Installation, entretien et réparation d’appareils et installations de
purification de l’eau» contre «water treatment apparatus and
installations» (appareils et installations de traitement de l’eau): similitude.
1800/2002 CRISTAL / CLASSIC CRYSTAL (marque figurative)(EN);
autre exemple concernant l’entretien: 40/2002 CALL ONE / ALL ONE
(EN).
-
S’agissant du lien entre les «automobiles and parts thereof» (automobiles
et pièces détachées pour automobiles) d’une part, et les «services
d’entretien et de réparation de véhicules à moteur» d’autre part, voir
S-CLASS (cl. 12) / S TYPE (cl. 37) R 969/2000-1 (EN): similitude.
«Furniture» (meubles) et «installation of furniture» (installation de
meubles): similitude, 873/2002 space / space 2 (marque figurative) (DE)
-
-
«Équipements de pesage; à savoir terminaux industriels d’affichage du
poids pour plateaux de pesage», cl. 9:
Il est courant, en matière d’équipements industriels, que l’entretien et la
maintenance soient assurés par le fabricant ou par une société liée. Les
services d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils
électroniques sont généralement fournis par le fabricant de ces appareils
63
très spécifiques et délicats ou par des entreprises spécialisées qui
peuvent, le cas échéant, faire référence à la marque du producteur s’il est
nécessaire d’indiquer le but d’un service. Les produits et les services sont
donc similaires. Voir R 344/2001-3 LYNX / LYNX (marque figurative) (EN).
5.3.2.1.2. Services de conseil
Les services de conseil et autres prestations similaires constituent un autre
exemple dans lequel la similitude entre les produits et les services peut être
constatée dans des conditions similaires à celles concernant les services
d’entretien, d’installation et de réparation.
1800/2002 (EN): «services de conseils, d’informations et d’assistance» en
matière d’«installation, entretien et réparation d’appareils et installations de
purification de l’eau», comparés aux «water treatment apparatus and
installations» (appareils et installations de traitement de l’eau).
1390/2001 (focus (marque figurative) / FOCUS) (cl. 7, 37) (FR): «services de
conseils relatifs à l’installation; l’entretien et la réparation de machines» et
«découpeur laser».
5.3.2.2. Produits fournis dans le cadre de services
Dans certains cas, la similitude entre les produits et les services peut être
constatée lorsque les produits sont indispensables à la fourniture du service.
Il existe alors un lien de complémentarité entre les produits et les services.
Ainsi, «educational material» (le matériel éducatif) revêt une importance
capitale pour les «services d’éducation», et l’existence de ce lien étroit a été
considérée comme un signe de similitude. Mais voir le point 5.4.2.b.
ci-dessus.
1207/1999 ILS (cl. 9, 16, 41) / ELS INTERNATIONAL (cl. 35, 41) (EN),
confirmé par la décision R 75/2000-3 (EN) et confirmé également, pour ce qui
est de la similitude entre les produits et les services, par le TPICE. Voir le
point 2.10.1.1.1. ci-dessus.
Autre exemple:
«Information sur les voyages» et «audiotapes, videotapes, CDs, laser discs,
films and motion pictures, computer software, and CD-ROM; magazines,
books, newspapers, newsletters and other printed publications» (bandes
audio, bandes vidéo, CD, disques laser, films, logiciels, et CD-ROM;
magazines, livres, journaux, lettres d’information et autres publications
imprimées): il existe «un certain degré de similitude» entre ces services
spécifiques et les produits, qui incluent en outre certains produits liés à
l’information sur les voyages, car les produits ont pu être considérés comme
étant spécialement conçus pour la fourniture de cette information.
880/2001 TIME / TIM (marque figurative) (EN)
64
5.3.2.3 Services de restauration (alimentation) - produits alimentaires
Il existe un degré moyen de similitude lorsque les produits alimentaires sont
proposés indépendamment des services de restauration et qu’ils ne sont pas
simplement accessoires à ces services. Les produits alimentaires proposés
séparément incluent les repas prêts à emporter («sur place ou à emporter?»)
ainsi que certains types d’aliments traités ou à l’état brut, comme les
confiseries, les crèmes glacées (traitées) ou la viande (à l’état brut) car les
boulangeries/pâtisseries, les salons de thé et les boucheries peuvent
également proposer la consommation de leurs produits dans une salle de
restauration rapide ou un café adjacent.
En revanche, pour les produits purement accessoires, il n’existe qu’une
similitude lointaine. Ces produits accessoires incluent les aliments
semi-traités, comme les gelées, les confitures; les fruits et légumes en
conserve et cuisinés, ainsi que certaines boissons, comme le café. La
question de savoir si l’on peut conclure à l’existence d’un risque de confusion
dépendra des autres facteurs, et en particulier du degré de similitude entre les
signes et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Enfin, il existe une catégorie de produits alimentaires qui ne sont pas du tout
similaires aux services de restauration. Cette catégorie inclut certains types
d’aliments de base ou non traités, comme les œufs, la farine, le sel, ainsi que
certaines boissons, comme les boissons sans alcool. Ces produits ne sont
pas similaires aux services de restauration, car même s’ils sont revêtus de
marques identiques, les consommateurs ne croiront pas que les restaurants
exercent un contrôle sur leur fabrication.
La troisième chambre de recours a constaté des différences frappantes entre
les «services de bar, restaurants et boîtes de nuit», et les «syrups, beer, soft
drinks and non-alcoholic drinks» (sirops, bières et boissons non alcoolisées):
Les services sont liés à la fourniture de repas et de boissons prêts à être
consommés, et ils consistent à préparer, cuisiner et vendre les repas. Ils n’ont
rien à voir avec la production et la commercialisation des aliments et des
boissons en tant que tels. Les bars, les restaurants et les boîtes de nuit
vendent toutes sortes de boissons revêtues de leurs signes respectifs mais,
dans ces endroits, le client achète non pas la bouteille contenant la boisson,
mais le service consistant à préparer et à servir la boisson, prête à être
consommée, dans une ambiance spécifique qu’il trouve agréable et
attrayante.
R 536/2001-3 et R 674/2001-3 NEGRA MODELO /MODELO (EN), affaires
TPICE.
65
5.3.2.4. Activités sportives et vêtements
Les «activités sportives» (cl. 41) d’une part, et les «sports clothes, sports
shoes» (vêtements et chaussures de sport) (cl. 25), ainsi que les «gymnastic
and sporting articles» (articles de gymnastique et de sport) (cl. 28) d’autre
part, ont été jugés similaires parce que les fabricants des produits parrainent
des activités en mettant l’accent sur ces produits. Il convient toutefois de noter
que les activités de parrainage ne sont qu’un critère parmi d’autres et ne
constituent pas le critère décisif. Ceci dit, ces activités doivent être
distinguées du marchandisage.
638/2002 CARRERA / CARRERA (marque figurative) (DE).
Non suivie: division d’opposition, 2880-2000 MERLIN / LEROY MERLIN
(marque figurative).
VI.
COMPARAISON DE PRODUITS ET DE SERVICES SPÉCIFIQUES
1.
Produits et services liés aux technologies de l’information
et aux télécommunications
Les produits et services liés aux technologies de l’information et aux
télécommunications, autrement dit typiquement ceux inclus les classes 9 ou
38, comme les «ordinateurs» (cl. 9) ou les services de «télécommunications»,
sont similaires entre eux.
Les opposants fondent souvent leur opposition sur ces produits ou services et
prétendent, soit qu’ils font partie des produits contestés, soit que les services
contestés sont réalisés en utilisant des produits ou ces services.
Lorsque l’on compare les produits et services liés aux technologies de
l’information ou aux télécommunications à d’autres services, la question de
savoir si les autres services sont exécutés en utilisant ou non les technologies
de l’information ou des télécommunications n’est pas décisive. Ainsi, les
«services juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle» ne sont
pas similaires aux services liés aux technologies de l’information ou aux
télécommunications du seul fait que les bases de données informatisées
peuvent être utilisées pour rendre ces services. La nature des services et leur
objet (satisfaction des besoins du consommateur) sont manifestement
différents. Dès lors, les consommateurs ne s’attendront pas à ce que ces
services proviennent de la même source que les services liés aux
technologies de l’information ou aux télécommunications qui peuvent être
utilisés dans ce contexte. Ils sont donc différents.
Le simple fait que les produits ou services liés aux technologies de
l’information ou aux télécommunications sont d’une certaine manière liés à
d’autres produits ou à l’exécution d’autres services n’est pas suffisant pour
que l’on puisse conclure à l’existence d’une similitude.
66
1668/2000 T (marque figurative) (DE) (cl. 9, 16, 36, 38, 41, 42, etc.) / iti (marque
figurative) (cl. 42),
2095/2001 pia (marque figurative) (DE) (cl. 35, 41 et 42) / PIA (cl. 9, 35, 42).
Pour comparer les services de «télécommunications» avec les produits dont
la promotion est assurée à l’aide de ces services, il convient d’établir une
distinction entre les supports de télécommunication et le contenu diffusé à
l’aide de ces supports. L’activité d’un opérateur de télécommunications
consiste à transmettre un contenu et non pas à fabriquer et à vendre les
produits dont la promotion est l’objet de ce contenu (par exemple, produits de
la classe 3, comme les parfums, en cas de service de messagerie
électronique). Par conséquent, il n’y a aucune similitude entre ces services et
ces produits.
1073-2001 SECRET PLEASURES (cl. 3) / PRIVATEPLEASURES.COM (cl.
38) (EN)
Les «appareils pour la transmission ou la reproduction du son ou des
images» (cl. 9) ne sont pas similaires aux «education and training
services» (services d’éducation et de formation).
996/2001 TELIA / TELENIA (EN)
L’analyse détaillée ci-après, qui concerne la comparaison des «repair,
maintenance et al. of motor land vehicles» (services de réparation ou
d’entretien et autres services afférents aux véhicules terrestres à moteur)
(cl. 37), et des «bases de données électroniques» (cl. 9) ou autres
documentations, est conforme aux principes énoncés ci-dessus.
Les bases de données électroniques et la documentation technique
ne sont pas davantage liées à l’industrie des véhicules qu’à n’importe
quel autre produit ou service. Le simple fait que la vente, la location
ou l’entretien des voitures automobiles peut impliquer l’utilisation de
bases de données ou la publication de catalogues ou manuels ne
peut inciter le public à croire que ces produits et ces services ont la
même origine. Leur nature est manifestement distincte et, même
lorsque les produits ou les services sont utilisés dans le cadre de la
vente, de l’entretien ou de la location des véhicules automobiles, ils
demeurent accessoires par rapport à l’activité principale. Par ailleurs,
les acteurs du secteur de l’automobile s’adressent généralement,
pour le développement d’outils électroniques et la publication de
documents publicitaires ou techniques, à des sociétés spécialisées
dans le domaine de la création. Il s’ensuit que ces produits ou
services sont destinés à ce secteur, et non à l’acquéreur du produit
final. Dès lors, non seulement leurs utilisateurs finals sont différents,
mais, en outre, ils opèrent à des niveaux différents du marché. Par
ailleurs, il va de soi que les technologies de l’information et les
applications du domaine de l’édition ne sont pas en concurrence avec
la vente, l’entretien et la location de véhicules automobiles et qu’ils ne
67
sont pas proposés par les mêmes canaux commerciaux. Même
lorsque l’acquéreur de voitures automobiles obtient des supports
techniques ou publicitaires en complément du produit principal, il
n’est pas intéressé par l’entité qui a réalisé le travail créatif, et il ne
risque pas de la confondre avec le fabricant du véhicule, de même
qu’il ne va pas confondre, par exemple, l’éditeur d’un magazine
spécialisé dans les voitures avec le fabricant des voitures auxquelles
cette publication fait référence.
469-2001 LEX et autres / LEX-COM (EN)
2.
La similitude des services de détail entre eux et avec les
produits
La communication n° 03/01 du président de l’Office, en date du 12 mars 2001,
mentionne expressément le risque de conflit entre les services fournis par les
magasins de détail et les produits vendus dans ces magasins.
«En ce qui concerne les conflits entre des services et des produits,
l’Office considère que, alors que, dans l’abstrait, la “similitude” entre
des produits vendus au détail et des services de vente au détail ne
peut être niée, le risque de confusion est improbable entre les services
de vente au détail, d’une part, et des produits particuliers d’autre part,
sauf dans des circonstances très particulières, par exemple lorsque les
marques respectives sont identiques ou presque et bien implantées sur
le marché. Chaque cas sera évidemment traité en fonction de ses
particularités.»
S’agissant de la similitude des produits ou des services, les principes suivants
s’appliquent.
Premièrement, les services de vente au détail qui ne sont pas limités, dans la
spécification, à la vente de certains produits, ne sont pas similaires à tous les
produits qui peuvent être vendus au détail.
Deuxièmement, les services de vente au détail liés à la vente de certains
produits sont similaires à ces produits.
Troisièmement, les services de vente au détail liés à la vente de certains
produits et d’autres produits ne sont pas similaires.
Quatrièmement, les services de vente au détail qui ne sont pas limités, dans
la spécification, à la vente de certains produits, sont similaires aux services de
vente au détail liés à la vente de certains produits.
68
Cinquièmement, la question de savoir si les services de vente au détail liés à
certains produits sont similaires aux services de vente au détail liés à d’autres
produits spécifiques dépend du dégré de similitude entre ces produits.
Il convient de souligner que la constatation d’une similitude entre des services
et des produits ne permet pas de conclure qu’il existe un risque de confusion.
Cette conclusion dépendra d’autres facteurs.
3.
Chaussures,
accessoires
3.1
vêtements,
chapellerie,
sacs
à
main,
Les chaussures et les vêtements sont similaires
Les chaussures et les bottes répondent en principe au même but que
les vêtements énumérés: elles sont destinées à être portées par des
êtres humains, tant à des fins de protection contre les éléments qu’en
tant qu’articles de mode et, en tant que telles, elles sont souvent
vendues dans les mêmes rayons des grands magasins et dans les
mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des
vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver les chaussures
dans le même rayon ou dans la même boutique, et vice versa. Par
ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent
les deux types de produits. C’est vrai en particulier pour les chaînes de
magasins de détail ou les magasins qui font partie d’une chaîne, qui
proposent souvent des chaussures et des vêtements sous la même
marque.
Voir R 634/2001-1 «a» (marque figurative) / «a» (marque figurative) (EN).
Cette décision confirme la pratique de la division d’opposition (par exemple,
1866/2002 KE ELECTRONICS (marque figurative) / KE (marque figurative)
(EN) pour les vêtements – chaussures – chapellerie).
En principe, la troisième chambre de recours partage désormais ce point de
vue. Voir R0590/2000-3 B BOOMERANG / BOOMERANG (marque figurative)
(EN) et, ultérieurement, R0494/1999-3 JELLO SCHUHPARK / Schuhpark
(affaire TPICE), et comparer avec sa décision antérieure, plus restrictive,
dans l’affaire R 562/2000-3, WORKERS FOR FREEDOM / WORKER'S (EN)).
3.2
La chapellerie et les vêtements sont similaires
Les produits intitulés «chapellerie» dans la demande de marque
communautaire sont d’une nature identique ou très similaire à celle des
«vêtements» de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne
les types de vêtements qui sont censés protéger dans une certaine
mesure contre le vent et la pluie. Par ailleurs, la chapellerie n’est pas
69
seulement perçue comme un moyen de se protéger la tête contre les
caprices du temps, mais aussi comme un article de mode qui est censé
s’accorder à la tenue et qui, de ce fait, est parfois choisi comme un
article complémentaire des vêtements. Par conséquent, il y a à cet
égard identité, non seulement au niveau des utilisateurs finals, mais
aussi en ce qui concerne la destination des produits. En outre, les
canaux de distribution de ces produits sont parfois identiques et,
souvent, leurs points de vente et leurs rayons sont soit les mêmes soit
au minimum étroitement liés. Compte tenu de tous ces facteurs, la
«chapellerie» et les «vêtements» sont considérés comme étant
similaires.
845/2000 M. Lorenzo (marque figurative) / (marque figurative) (EN)
«Le terme "vêtements" couvre une large gamme de produits. […] Un morceau
de tissu drapé autour du corps comme une robe est une forme de vêtement.
Ce même article peut aussi être utilisé comme châle pour se couvrir la tête ou
transformé en turban, ce qui en fait alors un "couvre-chef", ou une "coiffure".»
R 165/1998-2 ENIGMA ITALY / ENIGMA (marque figurative) (FR)
3.3
Les sacs à main et les vêtements sont similaires
Les sacs à main peuvent être considérés comme des accessoires des
vêtements. Voir le point 5.2.5.b. ci-dessus.
3.4
Accessoires spécifiques des vêtements
En cas d’identité absolue des signes, les produits compris dans la classe 26
tels que «buttons, pressure buttons, buckles, eyelets, plates or
rivets» (boutons, boutons à pression, boucles, œillets, plaques ou rivets)
peuvent donner lieu à un risque de confusion si la marque antérieure protège
les «chaussures» et les «vêtements» compris dans la classe 25, étant donné
que ces produits de la classe 26 constituent des accessoires de ceux de la
marque antérieure, et que la marque du demandeur risque de rester
perceptible sur le vêtement ou les chaussures. Même si le produit final est
également revêtu d’une autre marque, il n’y a aucun moyen de s’assurer que
les consommateurs qui voient le produit final dans un magasin n’attribuent
pas à l’opposant la responsabilité du produit entier.
R 267/1999-1 ZANELLA / ZANELLA (IT)
70
4.
Produits pharmaceutiques
4.1
Comparaison des produits pharmaceutiques entre eux
Les produits pharmaceutiques sont généralement considérés comme étant
très similaires aux autres produits pharmaceutiques, bien que le degré de
similitude peut être inférieur si les indications pharmaceutiques sont
nettement différentes .
Plusieurs critères de similitude sont généralement remplis:
Nature: produits chimiques spécifiques.
Destination: d’une façon générale, soigner / guérir.
Canaux de distribution: pharmacies en particulier.
Origine habituelle: industrie pharmaceutique fabricant un large éventail de
médicaments correspondant à diverses indications thérapeutiques; les
consommateurs en sont conscients.
4.2
Produits pharmaceutiques et cosmétiques
Selon la division d’opposition, il existe une certaine similitude si l’on compare
les grandes catégories, mais la similitude peut être faible. La troisième
chambre de recours a également considéré que les produits pharmaceutiques
et certains produits de soins corporels étaient similaires. Voir R 433/2002-3
TEI-FU / TAI-FUN.
Les «produits pour le soin du corps» de la demande, à savoir les
parfums, eaux de Cologne, cosmétiques et déodorants, peuvent être
fabriqués par une entreprise identique ou similaire à celle qui produit
des médicaments ou des produits pharmaceutiques. Bien que les
produits médicaux soient généralement fabriqués par des sociétés
du secteur de la pharmacie, l’on constate en fait que, de nos jours,
les sociétés qui ont pour principale activité les soins corporels
produisent à la fois des produits médicaux et non médicaux. En
outre, les poins de vente et les canaux de distribution des produits en
cause sont parfois identiques (par exemple, pharmacies dans
lesquelles on vend également des produits non médicaux, et
parfumeries dans lesquelles des produits médicaux sont
commercialisés).
En revanche, la première chambre de recours a estimé que les produits
d’hygiène et les cosmétiques étaient différents des produits pharmaceutiques:
Les produits d’hygiène, les cosmétiques et les parfums sont différents
puisque tant leur utilisation que les consommateurs auxquels ils sont
destinés sont différents. En outre, la plupart du temps, ils sont vendus
dans des magasins différents. Les produits d’hygiène, les cosmétiques et
les parfums sont vendus dans les épiceries, les supermarchés ou les
71
parfumeries, tandis que les produits pharmaceutiques ne sont vendus que
dans les pharmacies. S’ils sont vendus dans le même magasin, ils sont
alors placés sur des rayons différents.
R 0984/2001-1 Gry / GRY (EN)
Lorsque la comparaison porte sur des produits pharmaceutiques spécifiques,
ces derniers peuvent être entièrement différents des cosmétiques en général
ou de certains cosmétiques. Dans certains cas, une similitude a été constatée
entre certains produits pharmaceutiques et certains cosmétiques:
Les préparations pharmaceutiques destinées à traiter la santé de la
peau ou des cheveux peuvent prendre la forme de crèmes ou de lotions.
Ces deux séries de produits ont la même utilisation en tant que
cosmétiques, ces derniers comprenant également des crèmes et des
lotions.
1981/2002 VITANOV / Nova Vita (marque figurative) (EN)
VII
INTERACTION ENTRE LES FACTEURS
1.
Facteurs prédominants
Les particularités de chaque affaire peuvent laisser supposer qu’un facteur
donné est prédominant. Comme indiqué ci-dessus, certains facteurs sont plus
ou moins importants, en fonction des faits du cas d’espèce.
Dès lors, il convient, pour évaluer les divers facteurs lors de la comparaison
des produits, de tenir compte de leur importance respective dans le cas
d’espèce. En d’autres termes, les divers facteurs n’ont pas une importance
standard dans tous les cas. Leur importance spécifique doit être déterminée
dans chaque cas d’espèce.
En règle générale, l’importance relative de chaque facteur dépend de son
impact sur l’origine des produits en cause. Les facteurs qui laissent
manifestement supposer que les produits/services proviennent ou non de la
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement devraient prévaloir
sur les facteurs qui n’ont qu’une incidence secondaire.
R 433/2000-1 Arthur (marque figurative) / Arthur (marque figurative) (EN),
R 0232/2000-4 S ORLANDO (cl. 29, 30) / Orlando (cl. 31)(EN),
199/2000 Three Stars / Three Stars (EN).
Pour apprécier la similitude des produits, il convient de tenir compte de tous
les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou les
services.
72
Les facteurs généralement importants sont les suivants:
-
la destination – c’est le facteur prédominant;
-
la nature d’un point de vue commercial.
À l’inverse, les facteurs suivants sont généralement moins importants parce
qu’ils caractérisent rarement cette relation:
-
-
-
l’utilisation: de nombreux produits différents peuvent être utilisés de la
même manière: par exemple, les produits pharmaceutiques et les
aliments/boissons sont tous absorbés oralement, mais ils ne sont pas
similaires. Les landaus et les chariots des magasins sont manipulés de la
même manière, et pourtant ils ne sont pas similaires;
les canaux de distribution: les points de vente sont un facteur faible en
général, sauf en ce qui concerne les magasins spécialisés ou les mêmes
rayons des supermarchés;
le public concerné: un simple chevauchement entre les clientèles n’est pas
un signe de similitude. Les mêmes clients peuvent avoir besoin de
produits et de services d’une nature et d’une origine très différentes.
Toutefois, l’existence de canaux de distribution différents et/ou un
chevauchement minimal entre les publics concernés constitue un argument
de poids en faveur de la similitude.
2.
L’interdépendance des facteurs
Il arrive parfois qu’un facteur soit utile non seulement en raison de son impact
direct sur la similitude des produits ou services, mais aussi parce qu’il peut
indiquer qu’un autre facteur est plus ou moins important ou pertinent.
C’est vrai en particulier pour toutes les circonstances et indications
secondaires exposées ci-dessus lors de la présentation de chacun des
facteurs spécifiques.
Ces indications, considérées isolément ou globalement, peuvent permettre de
déterminer si un facteur donné est applicable dans chaque cas d’espèce – et
dans quelle mesure –, ou d’en préciser l’étendue. Par exemple, la destination
(usage prévu) des produits est révélatrice de leurs clients; la destination des
produits conjuguée à leur prix peut indiquer s’il s’agit de produits concurrents;
le lieu de production et la méthode de fabrication peuvent indiquer que les
produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées
économiquement, etc..
R 0818/2000-1 Grand Trianon / Trianon (FR)
73
Mais il n’y a pas de règles strictes. Comme indiqué ci-dessus, si la destination
des produits est la même et si leur prix (correctement calculé) est similaire, il
s’agira souvent de produits concurrents (par exemple, filtres à café en papier
et filtres à café en métal). Toutefois, cela n’est pas inévitable, comme
le montre l’exemple du cinéma et des services de bowling. C’est pourquoi les
facteurs de similitude ci-dessus ont été examinés séparément. L’examinateur
doit les apprécier dans leur intégralité à la fin de l’analyse de la similitude des
produits/services afin de déterminer le degré global de similitude.
Par ailleurs, l’importance des divers facteurs peut varier amplement en
fonction du cas d’espèce:
-
Il peut arriver que la nature soit similaire, mais que la distribution soit très
différente. Quand bien même une entreprise pourrait aisément fabriquer
d’autres produits, en raison des caractéristiques identiques ou très
similaires des produits (autrement dit de leur nature), elle peut décider de
ne pas le faire si elle éprouve de grandes difficultés à capter les clients.
Exemple: verre pour fenêtres – verre pour lunettes.
-
À l’inverse, la nature, autrement dit les caractéristiques du produit,
peuvent être totalement différentes (plastique – bois – verre, par exemple)
et nécessiter des équipements de production différents (ou des liens
économiques avec d’autres entreprises), mais si la conception du produit
et sa destination sont identiques, ainsi que la distribution, les deux types
de produits peuvent néanmoins être fabriqués sous le contrôle de la
même entreprise.
Exemple: pour certain jouets, le fait qu’ils soient en peluche, en carton, en
bois, en métal ou fabriqués dans d’autres matières est d’une importance
secondaire (sous réserve de certaines normes de sécurité à respecter
pour les jeunes enfants). Ce qui importe pour les clients, c’est qu’ils aient
une forme attrayante. JAKO-O (marque figurative) / JOCKO 2628/2001
(DE) (décision infirmée pour d’autres motifs). Voir le paragraphe 2.2.2.(iv)
ci-dessus.
VIII.
CONCLUSION
La Cour a souligné, dans l’arrêt «Canon», que s’il apparaît que le public ne
croit pas que les produits ou les services proviennent de la même entreprise
ou d’entreprises liées économiquement, il ne peut y avoir de risque de
confusion. Par conséquent, si, après une évaluation équilibrée des divers
facteurs, il ne semble pas probable que le public attribuera la même origine
aux produits ou aux services comparés, il y a lieu de considérer que ces
produits ou ces services sont différents.
74
Toutefois, avant de parvenir à cette conclusion, il faut tenir compte du fait
qu’en matière d’appréciation du risque de confusion, tous les facteurs sont
pertinents et interdépendants. Dès lors, l’examen ne peut être clos pour
absence de similitude entre les produits en cause qu’à la condition que la
même conclusion puisse être tirée dans l’hypothèse où les signes seraient
identiques et où la marque antérieure aurait un caractère distinctif très
marqué. Cette condition doit être expressément mentionnée dans la décision.
Par exemple, la bière a été jugée suffisamment différente de l’électronique
pour que l’examen soit clos sans aucune comparaison des signes, de même
que les expositions d’art et les vêtements.
353/1999 POLAR (cl. 32) / POLAR (cl. 9) (EN),
904/1999 BOULEVARD (cl. 25) / Bvd. PEDRALBES (cl. 41) (EN),
2618/2001 Diane (cl. 5) / Diana (cl. 3, 5) (EN),
1531/2001 Lloyd’s (cl. 18, 25) / Euro Lloyds (cl. 36) (ES).
À l’inverse, si le chevauchement constaté laisse supposer que le public
pourrait croire que les produits ou services concernés proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, on peut en tirer une
conclusion quant au degré de similitude entre les produits ou les services, et
l’examen est poursuivi. Comme indiqué ci-dessus (point IV.2.2.4.), il est
impératif en tout état de cause de parvenir à cette conclusion, que ce soit à la
fin de l’analyse de la similitude des produits ou dans le cadre de l’analyse
finale du risque de confusion.
1999-2001 Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN).
75

Le risque de confusion B. Similitude des produits et

Transcription

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