OHMI — Rapport de l`Office sur la jurisprudence 2008

OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
OHMI — Rapport de l’Office
sur la jurisprudence 2008
L’OFFICE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODÈLES DE L’UNION EUROPÉENNE
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Sommarie
RAPPORT DE L’OFFICE SUR LA
JURISPRUDENCE 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
3
QUESTIONS DE PROCÉDURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notifications des décisions des chambres de recours
Qualité pour agir des demandeurs en nullité . . . . . .
Le pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 74,
paragraphe 2, du RMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
II. MOTIFS ABSOLUS DE REFUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6
1. Article 7, paragraphe 1, points b) à k), du RMC:
les différents motifs absolus de refus. . . . . . . . . .
7
Le chevauchement entre les motifs absolus énoncés
à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMC . .
7
Lettres uniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Marques verbales et marques figuratives . . . . . . . .
9
Marques tridimensionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Article 7, paragraphe 3, du RMC: l’acquisition du
caractère distinctif par l’usage . . . . . . . . . . . . . . . 14
III. MOTIFS RELATIFS DE REFUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC: risque de
confusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Similitude des produits et des services . . . . . . . . . . 16
Similitude des signes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Marques possédant un caractère distinctif
particulier acquis par l’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Article 8, paragraphe 5, du RMC: marques
renommées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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RAPPORT DE L’OFFICE SUR LA
JURISPRUDENCE 2008
Le Rapport de l’Office sur la jurisprudence 2008 est une sélection de certaines des principales affaires
impliquant l’Office et traitées par le Tribunal de première instance (ci-après «le Tribunal») et par la
Cour de justice des Communautés européennes (ci-après «la Cour») au cours de l’année 2008. L’Office
espère qu’il offrira une orientation utile aux juristes qui s’intéressent aux marques, dessins et modèles.
Ce Rapport ne contient pas les détails d’affaires ayant été jugées à la fin de l’année. Il complète les
rapports de jurisprudence de l’Office, qui sont publiés chaque mois dans Alicante News, et les
publications telles que les résumés annuels de jurisprudence des chambres de recours, qui sont
téléchargeables à partir de la rubrique «Publications» du site web de l’Office.
Liens:
Alicante News –
http://oami.europa.eu/fr/office/press/default.htm
Publications de l’Office –
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications.fr.do
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I. QUESTIONS DE PROCÉDURE
Notifications des décisions des chambres de recours
L’article 63, paragraphe 5, du RMC stipule que les recours contre les décisions des chambres de recours
de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après «l’Office»
ou «l’OHMI») doivent être formés devant le TPICE «dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de la chambre de recours».
Le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en annulation d’une décision devant le
TPICE est prorogé d’un «délai de distance» forfaitaire de dix jours (1).
Les décisions des chambres de recours sont notifiées en principe par télécopieur et, à titre exceptionnel
(notamment pour les marques de couleur), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
service de courrier exprès (2).
Lorsque la notification des décisions des chambres de recours s’effectue par télécopieur, elle est réputée
faite «à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire» (3).
Lorsque cette notification est faite par lettre recommandée, la décision des chambres de recours est
réputée avoir été remise à son destinataire «le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la
lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure» (4).
Toutefois, les notifications par courrier exprès ne figurent pas expressément parmi les modes de
notification énumérés à la règle 61, paragraphe 2, du REMC (à savoir, par voie postale, par voie de
(1) Voir l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
(2) Voir la décision du présidium du 10 mai 2006.
(3) Règle 65, paragraphe 1, du REMC.
(4) Règle 62, paragraphe 3, du REMC.
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signification, par dépôt dans une boîte postale à l’Office, par télécopieur «ou tout autre moyen
technique de communication, conformément à la règle 65», ou par voie de publication).
Dans son arrêt du 2 octobre 2008 concernant l’affaire C-144/07P, la CJCE a jugé que la règle 61,
paragraphe 2, du REMC «énumère limitativement les modes par lesquels l’OHMI notifie, notamment,
ses décisions» et qu’un courrier exprès tel que ceux acheminés par DHL ne saurait être perçu comme
étant équivalent à une lettre recommandée remise par la voie postale. Elle a donc conclu que la
notification acheminée par DHL n’avait pas été faite conformément aux règles 61 et 62 du REMC et
était insuffisante. Ceci ne signifie pas pour autant qu’une notification irrégulière est sans effet, puisque
la règle 68 du REMC prévoit qu’un document dont la notification est entachée de vices «est réputé
notifié à la date établie par l’Office comme date de réception». La CJCE a donc estimé que la date à
laquelle la décision a été notifiée par DHL était celle à laquelle elle a été reçue par le destinataire
(comme pour les télécopieurs), et non le dixième jour après l’envoi par la poste (comme pour les lettres
recommandées).
Qualité pour agir des demandeurs en nullité
Dans l’arrêt COLOR EDITION, le TPICE a confirmé que «toute personne physique ou morale» (y
compris un cabinet d’avocats agissant en son nom propre) peut présenter une demande en nullité d’une
marque communautaire enregistrée fondée sur des causes de nullité absolue (article 51 du RMC), sans
avoir à démontrer un intérêt «direct et individuel». Il en va ainsi parce que l’objectif poursuivi, qui est
«d’assurer la protection la plus étendue [des] intérêts généraux» en jeu, requiert que quiconque puisse
introduire une action de ce type à la seule condition que la personne physique ou morale en cause ait la
capacité d’ester en justice (5).
(5) Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI (COLOR EDITION), T-160/07, non encore publié au Recueil,
point 26 (un pourvoi devant la CJCE est pendant).
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Le pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 74, paragraphe 2, du RMC
L’article 74, paragraphe 2, du RMC stipule que «L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les
parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile».
La CJCE a estimé l’an passé que l’«invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de
nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient
pris en considération par l’OHMI». Dès lors qu’ils motivent comme il convient leur décision de prendre
ou non en compte ces informations, les départements de l’Office ne sauraient, «en règle générale et sauf
disposition contraire», être privés du «large pouvoir d’appréciation» dont ils disposent (6).
Le TPICE a fait observer que la règle 22 du REMC (relative à la preuve de l’usage) pouvait faire obstacle
à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 74, paragraphe 2, du RMC, parce qu’il
découle de la deuxième phrase de ladite règle qu’«une présentation de preuves de l’usage de la marque
antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de
l’opposition, sans que l’OHMI ait une marge d’appréciation à cet égard» (7).
Afin d’adopter une approche cohérente avec son arrêt HIPOVITON concernant l’affaire T-334/01
(dans laquelle il avait affirmé que la règle 22 du REMC ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle
s’oppose à la recevabilité «d’éléments de preuve supplémentaires», eu égard à l’existence d’éléments
nouveaux, même s’ils sont présentés pour la première fois devant la chambre de recours) ( 8), le TPICE a
indiqué que l’article 74, paragraphe 2, du RMC était inapplicable lorsque les documents produits
tardivement constituaient «les premières et uniques preuves de l’usage des marques antérieures produites
par la requérante» (9).
(6) Arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42.
(7) Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI - Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO
livre), T-86/05, non encore publié au Recueil, point 49.
(8) Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, point 56.
(9) Arrêt CORPO livre, précité, du 12 décembre 2007, T-86/05, point 50.
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II. MOTIFS ABSOLUS DE REFUS
1. Article 7, paragraphe 1, points b) à k), du RMC: les différents
motifs absolus de refus
Le chevauchement entre les motifs absolus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMC
Les motifs indiqués par l’Office doivent être cohérents avec le fondement juridique invoqué pour refuser
un signe.
Le fait qu’il existe un certain degré de chevauchement entre les champs d’application respectifs des
motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d),
du RMC n’exonère pas l’Office (ni le TPICE) d’examiner chaque motif séparément, car chacun des
motifs est indépendant des autres et doit être interprété à la lumière de l’intérêt général spécifique qui le
sous-tend.
Le but d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC est de garantir au
consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque,
en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une
autre provenance, tandis que l’article 7, paragraphe 1, point c), répond à un autre but d’intérêt général, à
savoir que les signes ou les indications descriptifs puissent être librement utilisés par tous.
L’application de ces principes a conduit la CJCE à annuler un arrêt dans lequel le TPICE avait confirmé
le refus du signe EUROHYPO sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC parce
que les motifs invoqués à l’appui du refus étaient fondés sur le caractère descriptif de ce signe pour des
services financiers (10).
(10) Arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, non encore publié au Recueil.
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Non seulement le TPICE a omis de prendre en compte l’intérêt général réel qui sous-tend l’article 7,
paragraphe 1, point b), du RMC, mais il a également utilisé un critère erroné pour déterminer si le signe
EUROHYPO pouvait être enregistré qui est de savoir si ce signe était entré dans le langage courant et
avait acquis une signification qui lui est propre. Or, ce critère est pertinent dans le cadre de l’article 7,
paragraphe 1, point c), mais pas dans celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
La CJCE a rendu un arrêt définitif sur ce point en confirmant l’absence de caractère distinctif du signe
EUROHYPO: la marque demandée a été refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMC parce qu’elle serait perçue comme «fournissant des informations sur la nature des services qu’elle
désigne et non comme indiquant l’origine des services en cause» (point 69).
Lettres uniques
En 2007, le TPICE a souligné qu’une lettre unique, comme la lettre «I», pouvait posséder un minimum
de caractère distinctif pour des services comprenant la construction, l’administration et la gestion, bien
qu’elle soit dépourvue de «spécificités graphiques notables» et «de tout contenu expressif» (11).
En 2008, le TPICE a rappelé que les lettres uniques n’étaient pas soumises à un régime plus strict que
les autres types de signes. En l’absence d’indication concrète permettant de conclure qu’une lettre
unique serait nécessairement perçue comme la désignation d’un type ou d’une série de produits ou
comme une référence à l’une de ses caractéristiques, le Tribunal a conclu que l’hypothèse selon laquelle
la lettre «E» était automatiquement dépourvue de caractère distinctif pour des produits liés à la santé
compris dans les classes 5, 10 et 25, reposait sur une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1,
point b), du RMC (12).
Le refus de la même lettre unique «E» pour des éoliennes, générateurs et leurs pièces a néanmoins été
confirmé par le TPICE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC parce que la chambre de
(11) Arrêt du Tribunal du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I), T-441/05, Rec. p. II-1937.
(12) Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T-302/06, non encore publié au Recueil, point 44.
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recours avait correctement établi que cette lettre était fréquemment utilisée en tant qu’abréviation des
mots «énergie» et «électricité», comme dans l’acronyme allemand «E-Werk» désignant une centrale
électrique (13).
Marques verbales et marques figuratives
Les épithètes élogieux et les slogans publicitaires comme Delivering the essentials of life [Vous apporter
l’essentiel de la vie] (14), Vorsprung durch Technik [Le progrès grâce à la technique] (15), Safety 1st [La
sécurité d’abord] (16), Dream it Do it! [Rêves-en, fais-le] (17) ou Light & Space [Lumière et espace] (18) ne
sont pas enregistrables et ce, que le mot ou slogan comporte ou non un lien évident avec l’une des
caractéristiques des produits ou des services. Il suffit que ces slogans contiennent un message
promotionnel susceptible d’être utilisé par tous les opérateurs pour qu’ils soient refusés en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
Rares sont les exemples de marques communautaires complexes, composées à la fois d’éléments verbaux
et d’éléments figuratifs, qui ont été refusées en raison de leur absence de caractère distinctif. Dans une
affaire présentant quelques similitudes avec l’affaire BEST BUY (19), le TPICE a confirmé que la marque
INTELLIGENT VOLTAGE GUARD devait être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1,
point b), du RMC (20). Le TPICE a constaté que les éléments verbaux ainsi que les éléments figuratifs
(13) Arrêt du Tribunal du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T-329/06, non encore publié au Recueil.
(14) Arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non encore publié au
Recueil.
(15) Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Audi/OHMI (Vorsprung durch Technik), T-70/06, non encore publié au Recueil.
(16) Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST ), T-88/06.
(17) Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2008, Ashoka/OHMI (DREAM IT, DO IT!), T-186/07, non encore publié au Recueil.
(18) Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2008, Imperial Chemical Industries/OHMI (LIGHT & SPACE), T-224/07, non
encore publié au Recueil.
(19) Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235.
(20) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, TridonicAtco/OHMI (Intelligent Voltage Guard), T-297/07, non encore publié
au Recueil.
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étaient non distinctifs pour des équipements et appareils électriques et que le signe demandé n’était que
la juxtaposition de ses propres éléments (non distinctifs).
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, le TPICE a estimé que le signe COLOR
EDITION était descriptif pour des cosmétiques car il serait perçu comme une référence à une ligne de
produits présentés dans différents tons de couleurs (21).
Le signe MOZART a été jugé descriptif pour des confiseries et des pâtisseries, des produits chocolatés et
des sucreries parce que le terme «Mozartkugel» est utilisé couramment en Allemagne et en Autriche
pour désigner des boules de massepain et de praliné enrobées de chocolat. Le fait que le signe demandé
soit une abréviation inhabituelle de «Mozartkugel» n’est pas pertinent dans la mesure où l’article 7,
paragraphe 1, point c), du RMC n’exige pas un usage habituel du signe demandé dans le langage
courant. Il suffit que l’usage de cette abréviation soit possible à l’avenir (22).
En revanche, le TPICE a annulé la décision de refus du signe PORT LOUIS (composé d’un nom
géographique, à savoir celui de la capitale de l’île Maurice) pour des produits textiles sur le fondement
de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Le Tribunal a fait observer que ce nom géographique
était inconnu d’une large fraction du public pertinent et que rien ne permettait de croire que la ville de
(21) Arrêt COLOR EDITION, précité, du 8 juillet 2008, T-160/07, point 26.
(22) Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (MOZART), T-304/06,
non encore publié au Recueil, points 106 et 107.
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Port Louis était actuellement liée à la production de textiles ou était susceptible de l’être à l’avenir. Il a
donc conclu que le signe demandé n’était pas descriptif pour des produits textiles (23).
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC interdit l’enregistrement des marques trompeuses, ce qui
présuppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromper le
consommateur. Le TPICE a jugé que le caractère trompeur et le caractère descriptif étaient comme le
côté pile et le côté face de la même pièce: une marque trompeuse est, en substance, une marque qui
décrit des caractéristiques que les produits ou les services ne possèdent pas. Le signe I.T@MANPOWER
n’étant pas descriptif pour des «services d’intérim», il ne saurait être trompeur pour ces services. Le
risque de tromperie du consommateur est d’autant plus limité que «les consommateurs sont, en tout état
de cause, en mesure d’apprécier directement, lors du choix des produits ou des services en question, si
ceux-ci relèvent des technologies de l’information ou ont un lien avec la main-d’œuvre» (24).
L’article 7, paragraphe 1, point h), du RMC exclut l’enregistrement des marques qui, à défaut
d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de
Paris. La marque reproduite ci-dessous a été refusée conformément à cette disposition pour des produits
en cuir compris dans la classe 18, des vêtements compris dans la classe 25 et divers services compris dans
la classe 40, notamment les services de tailleur, le traitement de peaux, etc.
(23) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, REWE-Zentral/OHMI (Port Louis), T-230/06, non encore publié au Recueil,
points 48 à 53.
(24) Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska./OHMI (I.T.@MANPOWER), T-248/05, non encore
publié au Recueil, points 67 à 69.
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Le TPICE a confirmé le refus pour les produits compris dans les classes 18 et 25 parce que le signe
demandé imitait au point de vue héraldique l’emblème officiel du Canada malgré l’absence de couleurs
et l’ajout des initiales «RW». Le Tribunal a également relevé que la possibilité prévue à l’article 6 ter,
paragraphe 1, point c), de la convention de Paris, aux termes duquel la marque peut être acceptée si le
signe n’est pas «de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation»,
était limitée aux cas dans lesquels le signe en cause reproduit ou imite les emblèmes d’organisations
internationales intergouvernementales. Cette dérogation ne s’applique pas aux emblèmes d’État (25).
Le TPICE a toutefois annulé la partie de la décision de la chambre de recours qui concernait le refus
pour les services. Il a estimé, en substance, que la convention de Paris établissait une distinction entre,
d’une part, les « marques de fabrique ou de commerce » qui sont enregistrées pour des produits et,
d’autre part, les «marques de service» visées à l’article 6 sexies de la convention de Paris. Puisque l’article
6 ter ne vise que les marques de fabrique ou de commerce, le Tribunal en a déduit que cette disposition
ne s’applique qu’aux marques de produits et il a donc conclu que l’interdiction d’enregistrement et
d’utilisation instituée par cette disposition ne concerne pas les «marques de services» (26).
Marques tridimensionnelles
Étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits
en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou
textuel, les marques tridimensionnelles sont refusées à moins qu’il ne soit démontré que la forme
demandée diverge de manière significative des normes du secteur. Il n’a pas été établi que tel était le cas
pour un filtre à peinture jaune qui a été considéré comme une simple variante de formes existantes (27).
(25) Arrêt du Tribunal du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (Représentation d’une feuille d’érable
- RW), T-215/06, non encore publié au Recueil, points 76 à 79 (un pourvoi est pendant actuellement devant la CJCE).
(26) Arrêt RW, précité, du 28 février 2008, T-215/06, point 26.
(27) Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Gerson/OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune), T-201/06, non
encore publié au Recueil.
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Le même raisonnement a été appliqué à une marque figurative bidimensionnelle représentant un sac à
main. Le TPICE a fait observer que la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles
constituées par l’apparence du produit désigné vaut également lorsque la marque demandée est une
marque figurative composée de la représentation bidimensionnelle de ce produit. En effet, en pareil cas,
la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En
l’absence de caractéristique supplémentaire telle qu’un élément verbal ou ornemental ou une couleur, la
forme en tant que telle a été jugée banale. Le fait que la représentation bidimensionnelle du sac puisse
être apposée sur les sacs (au lieu d’être incorporée dans ces derniers) comme un logo n’est pas pertinent
parce que les concepts de commercialisation, en tant que tels, sont sans influence sur l’appréciation du
caractère distinctif (28).
(28) Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2008, Cassegrain/OHMI (Forme d’un sac), T-73/06, non encore publié au Recueil,
points 22, 27, 28 et 33.
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2. Article 7, paragraphe 3, du RMC: l’acquisition du caractère
distinctif par l’usage
Dans le cas de marques verbales ou de marques figuratives contenant un élément verbal, la marque doit
être refusée même si les motifs de refus ne s’appliquent que dans une partie de la Communauté. Dans ce
cas, les éléments de preuve relatifs à l’acquisition du caractère distinctif doivent concerner les parties de la
Communauté dans lesquelles la marque est jugée non distinctive, descriptive, générique, trompeuse, etc.
Dans l’affaire T-405/05, le TPICE a conclu que la marque MANPOWER était descriptive pour des
«services de bureaux de placement; services d’intérim» compris dans la classe 35. Cette marque a
également été jugée descriptive pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 41 et 42,
parce que le mot MANPOWER peut être compris comme indiquant le contenu de ces produits et
services lorsqu’il est utilisé dans le cadre des services d’un bureau de placement.
Le signe MANPOWER étant composé d’un mot anglais, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC
s’applique principalement aux régions anglophones de la Communauté (29). Toutefois, ce motif de refus
s’étend également à l’Allemagne et à l’Autriche car, selon les éléments de preuve apportés par la chambre
de recours, le mot «manpower» est entré dans le langage commercial allemand en tant que terme
désignant la main-d’œuvre.
Pour obtenir le rejet d’une demande en nullité de la marque enregistrée MANPOWER, son titulaire
doit apporter que la preuve que «par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un
caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée» (30) au
Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche.
Le TPICE a estimé que le titulaire avait apporté la preuve que MANPOWER avait acquis un sens
secondaire avant la date de la demande en nullité dans ces quatre États membres. Les facteurs suivants
(29) Royaume-Uni, Irlande et Malte.
(30) Article 51, paragraphe 2, du RMC.
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étaient particulièrement pertinents: le nombre important de succursales détenues par le titulaire dans ces
territoires, leur chiffre d’affaires, le nombre d’entreprises clientes, l’apparition fréquente de la marque
contestée dans divers journaux, ainsi que le volume des dépenses de marketing et l’étendue
géographique de l’usage de cette marque.
Toutefois, le TPICE ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le caractère distinctif acquis
ultérieurement était ou non applicable rétrospectivement dès la date de dépôt de la marque en cause. La
demanderesse en nullité a prétendu que la priorité des droits du titulaire de la marque devait être
«corrigée» à la date de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal s’est
contenté d’affirmer que: «La question relative à la priorité de ladite marque n’est pas pertinente dans le
cadre de l’examen d’une demande visant son annulation pour un motif absolu de refus. Même à
admettre que la priorité de cette marque ne saurait remonter qu’à une date postérieure au dépôt de la
demande qui a conduit à son enregistrement, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour entraîner
l’annulation de celle-ci. En effet, la question de la priorité qu’il convient d’accorder à la marque de
l’intervenante ne devient pertinente que lorsque cette marque est invoquée à l’appui d’une opposition
contre une autre marque [voir article 8, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 40/94]. Or, en
l’espèce, il ne s’agit pas d’une telle procédure» (31).
(31) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI - Manpower (MANPOWER), T-405/05,
non encore publié au Recueil, point 128.
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III. MOTIFS RELATIFS DE REFUS
1. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC: risque de confusion
Similitude des produits et des services
Une question intéressante ayant trait à la similitude des produits et des services de vente au détail a été
examinée par le TPICE dans son arrêt O STORE (affaire T-116/06), qui concernait une demande en
nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC (32).
O STORE
THE O STORE
Classe 35: «Services de vente au détail et en gros, y compris
services de vente au détail en ligne; vente au détail et en gros
de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques,
vêtements, chapellerie, chaussures, montres, chronos, bijoux,
décalcomanies, affiches, sacs de sport, sacs à dos et
portefeuilles.»
Classe 18: «sacs de port multi-usage, sacs
à dos, portefeuilles, etc.»
Classe 25: « vêtements, chapellerie,
chaussures, etc.»
Enregistrement de marque communautaire contesté
Enregistrement français antérieur
La marque communautaire O STORE a été enregistrée pour des services compris dans la classe 35, à
savoir i) des «services de vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs à dos et
portefeuilles» (autrement dit, des services de vente au détail concernant les produits spécifiques désignés
par la marque antérieure), ii) des «services de vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil,
produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches» (autrement dit, des
(32) Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley,/OHMI – Venticinque (O STORE), T-116/06, non encore publié
au Recueil.
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services de vente au détail concernant des produits non désignés par la marque antérieure) et iii) des
«services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne» (autrement dit, des
services de vente au détail sans précision quant aux produits pour lesquels ces services seront fournis).
S’agissant de la première sous-catégorie de services de vente au détail, le TPICE a estimé que ces services
n’étaient pas équivalents aux produits pour lesquels ils étaient fournis. Cependant, les services de vente
au détail afférents aux «sacs de sport multi-usage, sacs à dos, portefeuilles» sont sans conteste
complémentaires aux produits précédents auxquels ils sont «étroitement liés».
Cette complémentarité, et le fait que les produits soient normalement vendus dans les mêmes magasins
que ceux dans lesquels les services de vente au détail sont fournis, compensent l’absence de similitude en
ce qui concerne la nature, la destination et l’utilisation des produits et des services. Il existe donc entre
eux un «certain degré de similitude».
Le Tribunal est parvenu à une conclusion différente pour la deuxième sous-catégorie de services de vente
au détail, à savoir ceux afférents aux produits qui n’étaient pas désignés par la marque antérieure
(«lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies,
affiches» comparés au produits compris dans les classes 18 et 25). Il a estimé que ces produits et ces
services étaient différents parce que les canaux de distribution des services fournis dans le cadre du
commerce de détail en cause et ceux des produits concernés étaient différents, et parce que les
consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’un fabricant de vêtements et de produits en cuir gère
directement ou indirectement des points de vente de lunettes, lunettes de soleil ou produits optiques, qui
ne correspondent pas à son activité principale (point 87).
S’agissant de la troisième sous-catégorie de services de vente au détail, celle qui ne comporte aucune
précision quant aux produits pour lesquels ces services seront rendus, il convient de tenir compte du fait
que la marque communautaire contestée a été enregistrée en 2002, autrement dit avant que la CJCE
n’ait rendu son arrêt dans l’affaire Praktiker (33). Dans cet arrêt, la Cour de justice a confirmé que la
(33) Arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Rec. p. I-5873.
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notion de «services» au sens de la directive incluait les services fournis dans le cadre du commerce au
détail de produits, et qu’il était exigé du demandeur «qu’il précise les produits ou types de produits
concernés par ces services au moyen, par exemple, d’indications telles que [commerce de détail d’articles
de construction, de bricolage et de jardinage pour le secteur du «do-it-yourself»]» (point 50).
La communication n° 7/05 du président de l’Office, en date du 31 octobre 2005, explique comment
l’Office interprète l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte et l’exigence de précisions relatives aux
produits faisant l’objet des services de vente au détail. La communication indique que les demandes de
marque communautaire non conformes à cette exigence se heurteront à des objections, tandis que pour
les marques communautaires enregistrées, il est simplement recommandé de limiter la désignation des
services de vente au détail en précisant les produits pour lesquels ces services seront fournis.
Le TPICE a considéré qu’étant donné l’absence de précision dans la marque communautaire enregistrée,
«les «services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne», en raison
d’un libellé très général, peuvent inclure tous les produits, y compris ceux couverts par la marque
antérieure». Dès lors, ces services de vente au détail présentaient des similitudes avec les produits
concernés. Pour éviter une telle conséquence, le titulaire de la marque communautaire doit préciser les
produits pour lesquels les «services de vente au détail et en gros, y compris les services de vente au détail
en ligne» sont fournis, comme l’exige l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte.
Similitude des signes
S’agissant de la comparaison des signes, le TPICE a conclu que deux signes figuratifs composés d’un
pélican stylisé étaient similaires malgré des différences visuelles. Le degré de similitude globale entre les
signes lié à la référence au même concept et à leur identité phonétique, ainsi que l’identité des produits,
conduisaient à conclure à l’existence d’un risque de confusion, «indépendamment du fait que l’aspect
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visuel revête ou non une plus grande importance que les autres aspects» au cours de l’acte d’achat de
matières premières destinées à l’industrie (34).
Demande de marque communautaire
(classes 1, 2 et 17)
Enregistrements de marque communautaire antérieurs
(classes 1, 2 et 17 notamment)
Le TPICE a estimé que les faits de l’espèce étaient différents de ceux de l’arrêt SABEL (35). Dans l’arrêt
SABEL, la CJCE a jugé que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le
biais de la concordance de leur contenu sémantique n’était pas suffisante, en elle-même, pour conclure à
l’existence d’un risque de confusion, s’agissant de deux marques dont l’une consistait en la combinaison
d’un mot et d’une image, tandis que l’autre était constituée d’une image et ne jouissait d’aucune
notoriété particulière auprès du public.
Le TPICE a conclu qu’en l’espèce, l’élément verbal compris dans les marques antérieures («pelikan»)
constituait une référence directe à l’image figurant dans lesdites marques, alors que dans l’affaire ayant
donné lieu à l’arrêt SABEL, le mot «sabèl», qui faisait partie de la marque demandée, ne présentait
aucun lien sémantique avec l’image d’un guépard bondissant qu’il accompagnait.
(34) Arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals/OHMI – Pelikan (Représentation d’un
pélican), T-389/03, non encore publié au Recueil.
(35) Arrêt de la Cour 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191.
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De surcroît, dans l’arrêt SABEL, la concordance sémantique entre les parties figuratives des deux
marques en conflit se limitait au fait que les animaux, un guépard et un puma, appartenaient tous deux
à la famille des félins et étaient représentés en bondissant, une pose qui est typique pour ce type
d’animal. En revanche, les similitudes entre les signes représentant des pélicans «dépassent une simple
concordance d’éléments tirés de la nature et, partant, peu imaginaires» (point 105). En particulier, les
deux signes comportent l’image du même oiseau (un pélican) montré de son profil gauche, en tant que
silhouette blanche ayant des contours noirs, inscrite dans un cercle, et représentée assise sur un support
blanc avec contours noirs.
Dans l’affaire Pelikan, l’identité conceptuelle était renforcée par plusieurs caractéristiques stylistiques
communes et par l’identité phonétique. Dès lors, les différences visuelles n’excluaient pas le risque de
confusion, même dans l’esprit d’un public très attentif.
Marques possédant un caractère distinctif particulier acquis par l’usage
Par analogie avec ses conclusions précédentes dans l’arrêt HAVE A BREAK (36), la CJCE a jugé qu’il
était possible d’établir la renommée d’une marque sur la base des preuves relatives à l’usage et à la
notoriété d’une marque distincte, pour autant que la première fasse partie de la deuxième et «joue un
rôle significatif voire prédominant» dans celle-ci (37).
En outre, la Cour de justice a fait observer qu’un caractère distinctif particulier acquis par l’usage n’était
pas incompatible avec un très faible caractère distinctif intrinsèque. Elle a confirmé la conclusion du
TPICE selon laquelle des indications concernant les chiffres des ventes considérables, le volume de
publicité et des parts de marché de 50 % dans le secteur des parfums d’ambiance, constituaient des
preuves décisives de l’acquisition d’une renommée. La Cour a également estimé que le TPICE n’avait
commis aucune erreur en prenant en considération des documents justifiant de la renommée portant sur
une période postérieure à la date de dépôt des marques contestées parce que la part de marché détenue
(36) Arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135.
(37) Arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, non encore publié au Recueil, points 52 et 53.
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en 1997 et 1998 n’avait «pu être acquise que progressivement, ce qui permettrait de considérer que la
situation n’était pas sensiblement différente en 1996» (point 73).
La CJCE a également confirmé dans l’arrêt Ferrero qu’une série de documents peut permettre d’établir
la renommée alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait insuffisant à cet égard (38).
La Cour a jugé que la renommée d’une «marque maison» comme FERRERO atténuait la perception
qu’il était très peu probable que le même opérateur du secteur des produits alimentaires utilise la même
marque sur deux segments de marché adjacents, quoique distincts, lorsque ces segments se caractérisent
par des habitudes de consommation différentes, comme dans le cas de biscuits salés et de confiseries.
2. Article 8, paragraphe 5, du RMC: marques renommées
L’«image» d’une marque et son transfert sans juste motif à une marque plus récente désignant des
produits ou services différents sont des notions essentielles dans le cadre de l’application de l’article 8,
paragraphe 5, du RMC.
Lorsqu’il n’est pas démontré qu’une marque antérieure projette «l’image d’un prestige particulier ou
d’une qualité élevée», il est probable que la preuve d’une association éventuelle de la marque demandée
avec les «qualités positives de la marque antérieure identique, lesquelles pourraient donner lieu à une
exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée», fait également défaut (39).
Ce principe a été rappelé cette année dans l’arrêt CAMELO, dans lequel le TPICE a indiqué en
substance que le parasitisme ne pouvait être déduit uniquement d’une étroite similitude entre les signes,
quand bien même celle-ci ne semblerait pas fortuite. Le risque que la renommée dont la marque
antérieure CAMEL jouit pour les produits du tabac soit usurpée dans le domaine du café dépend
(38) Arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non encore publié au Recueil, point 36.
(39) Arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, point 72.
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principalement de l’existence d’une image positive avec laquelle les produits CAMEL seraient associés.
En l’espèce, l’existence d’une telle image n’était pas étayée (40).
En revanche, le TPICE a jugé que l’utilisation de la marque figurative CITI pour des «agences en
douane, évaluation [estimation] de biens immobiliers, agences immobilières, administration et
évaluation de biens immobiliers» tirerait indûment profit, sans juste motif, de la renommée de la marque
antérieure CITIBANK pour des «services financiers» (41).
CITIBANK
Demande de marque communautaire
Marque antérieure
Premièrement, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours qui avait rejeté le recours
introduit sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMC en raison de l’absence de similitude
entre les signes. Deuxièmement, il a fait observer que la marque CITIBANK, qui jouissait d’une
renommée, était associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir «la solvabilité, la probité et un
soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et
d’investissement». Dans ce contexte, l’usurpation de l’image de la marque antérieure pouvait faciliter la
commercialisation des services visés par la demande de marque communautaire CITI, à savoir les
services d’agences en douane et les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d’argent
et de biens immobiliers pour le compte de clients.
(40) Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, non
encore publié au Recueil, point 66 (un pourvoi est pendant actuellement devant la CJCE).
(41) Arrêt du Tribunal du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI- Citi (CITI), T-181/05, non encore publié au Recueil.
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