Newsletter PI Allemagne 2 - GERSTENBERG RECHTSANWÄLTE

NEWSLETTER N° 02
02- 2011
MARQUES · DESSINS & MODELES · CONCUR
CONCURRENCE DELOYALE
EN BREF…
A LA LOUPE
1. Licéité des annonces et liens publicitaires Google AdWord sans référence à
la marque d’autrui (Droit des marques)
Domain Parking et responsabilité en droit des marques : Absence
d’obligation de contrôle a priori par la société SEDO GmbH des atteintes
commises par ses clients aux droits des tiers sur les noms de domaines
« parkés » sur sa plate forme – mais responsabilité engagée dès sa
connaissance de l’atteinte
Le BGH avait saisi la
CJCE sur question
préjudicielle, en 2009,
afin de savoir si la réservation par un tiers
d’un mot-clé (en l’espèce la marque de
produits érotiques bananabay) auprès d’un
moteur de recherche d’un signe identique à
une marque, sans le consentement du titulaire, afin d’afficher un lien électronique,
dans le bloc promotionnel distinct des résultats eux-mêmes et sans référence ni aux
produits du titulaire de la marque ni à la
marque elle-même, vers un site de publicité
pour des produits identiques constitue un
usage de la marque au sens de l’Article 5
(1) 2 (a) de la Directive CE 89/104. Le BGH
s’appuie sur la position de la CJCE (C-91/09)
pour conclure, en l’espèce, à l’absence de
contrefaçon au motif que la fonction
d’identification de la marque n’est pas
atteinte. L’internaute ne suppose pas que
l’annonce provient du titulaire de la marque ou qu’il existe un lien économique
entre les deux sociétés. En outre, le bloc
promotionnel est séparé de celui des résultats et la marque du titulaire n’apparaît
ni dans l’annonce ni dans le lien du tiers
(13.01.2011, I ZR 125/07).
3. Non-invocabilité du droit de la
concurrence en cas d’atteinte à la protection des données personnelles via
l’application « j’aime » de
(Droit de la concurrence)
Selon le Kammergericht (Cour d'appel de
Sur la plate forme SEDO.de de la société allemande SEDO
GmbH, un client avait mis en parking le nom de domaine
staedler.eu du fabricant allemand de crayons. Les liens commerciaux dirigeaient l’internaute sur des sites internet concurrents du fabricant. Sur
mise en demeure de la titulaire de la marque Staedler, SEDO a supprimé le nom de
domaine litigieux et l’a répertorié sur une liste noire. La titulaire de la marque lui a
également demandé de supporter les frais engagés pour la mise en demeure.
Le BGH, dans son arrêt du 18 novembre 2010 (I ZR 155/09) rejette cette prétention
au motif que la société SEDO GmbH n’est pas responsable des violations aux droits
des tiers commises par ses clients. Ces derniers fixent eux-mêmes, lors de la mise en
parking du nom de domaine, les mots clés générant automatiquement des liens publicitaires. L’obligation par SEDO GmbH de contrôler a priori les éventuelles atteintes
aux droits des tiers lors de noms de domaines « parkés » remettrait en cause le fondement de son activité et lui porterait atteinte de façon disproportionnée.
En revanche, la responsabilité de la société SEDO GmbH est engagée à partir de sa
connaissance de l’atteinte. Le Tribunal d’instance de Stuttgart a tranché, dans ce
sens, dans une décision du 28 juillet 2011 (LG Stuttgart, 17 O 73/11).
En l’espèce, le titulaire de la marque communautaire KWICK note l’existence du nom
de domaine kwwick.de mis en parking sur la plate forme SEDO.de. Elle informe la
société SEDO GmbH par courrier électronique à l’adresse email indiquée dans ses
mentions légales de l’atteinte à sa marque l’enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser. En réponse, la société SEDO GmbH lui demande
d’adresser une copie du certificat d’enregistrement de sa marque à son département
juridique. Suite à l’envoi, 15 jours après, d’une mise en demeure par l’intermédiaire
d’un avocat, la société SEDO GmbH bloque le nom de domaine litigieux mais refuse
de rembourser les frais de mise en demeure au motif de sa non-connaissance de
l’atteinte jusqu'à réception de la mise en demeure. Les juges considèrent la société
SEDO GmbH responsable de l’atteinte au motif que l’envoi de l’email suffit à
l’informer de l’atteinte pour engager sa responsabilité.
Berlin), si une atteinte à la
protection des données
personnelles est établie lors de leur transfert à la société Facebook, sans accord
préalable des visiteurs, dès qu’ils cliquent
sur le bouton posté sur le site et sont simultanément connectés sur Facebook, un
concurrent ne peut pas, pour autant,
l’invoquer pour demander la cessation
d’utilisation du « j’aime » sur un site
concurrent. La protection ne vise pas à
réguler le comportement des acteurs économiques sur le marché, non directement
concernés par le transfert des données
personnelles (29.04 2011, 5 W 88/11).
2. Apposition de marques renommées
sur des plaques publicitaires sans autorisation du titulaire (Droit des marques)
Volkswagen a engagé une action à
l’encontre d’une entreprise de vente en
ligne de plaques publicitaires émaillées
au motif que sur deux d’entre elles
étaient reproduites
sa marque
nominative VW et figurative en 3D de la coccinelle et du minibus, modèles des années
50 et 60. Alors que le fabricant invoquait
la liberté de l’expression artistique et le
caractère nostalgique de ses plaques
publicitaires, le Cour d'appel de Francfort
a considéré que si, pour le public, il
n'existait pas de risques de confusion sur
l'origine du produit, l'entreprise exploitait de façon injustifiée la renommée de
la marque VW dans le but de la vente de
sa propre marchandise. Pour justifier leur
décision, les juges ont relevé le caractère
visible et prédominant des marques sur
les plaques (10.03.2011, 6 U 56/10).
LE POINT SUR… le remboursement des frais de conseil français par la
partie perdante en droit des marques et dessins et modèles en Allemagne
Le droit allemand des marques, dessins et modèles permet d’obtenir de la partie
perdante, lors de procédures contentieuses, non seulement le remboursement des
honoraires d’avocat mais également ceux de conseil en propriété industrielle allemand ou d’un autre Etat membre de l’UE exerçant dans des conditions équivalentes.
La jurisprudence est très souple quant au champ d’application matérielle : La justification de l’étendue matérielle du mandat, du niveau de difficulté du litige ou de
l’importance du rôle du conseil en propriété industrielle n’est pas requise. Sa participation à la procédure suffit. Elle peut intervenir au stade antérieur du procès, consister en des consultations téléphoniques avec l’avocat ou le client, des recherches etc.
En dehors d’une procédure contentieuse, ces frais ne sont remboursés qu’autant
qu’est démontré leur caractère nécessaire. Il peut s’agir notamment de recherches
par le conseil en propriété industrielle sur l’enregistrement de la marque ou de son
utilisation.
EN COURS… Blocage par Apple, en référé, de la commercialisation de la
tablette numérique Samsung, Galaxy tab 10.1
Apple, fabricant de l’iPad 2, a agi le 4 août dernier, en
référé à l’encontre de son concurrent Samsung devant le
Landgericht (Tribunal de grande instance) de Düsseldorf
afin de faire interdire la commercialisation en Europe
(hormis les Pays-Bas) de la tablette Galaxy Tab 10.1. Sont
invoquées, à titre principal : la contrefaçon de son modèle communautaire déposé
pour l’iPad 2 et à titre subsidiaire : la tromperie sur l’origine du produit et
l’exploitation injustifiée de la notoriété de l’original par la copie contrefaisante selon
les dispositions de loi sur la concurrence déloyale (UWG). Selon Apple, l’iPad 2 dispose d’un caractère propre (Eigenart) par rapport aux produits concurrents. Il informe le consommateur sur sa provenance commerciale et ses caractéristiques. Ce
caractère propre est accru par sa notoriété (design, qualité) auprès du public, le plaçant ainsi dans une position privilégiée sur le marché des tablettes numériques.
L’interdiction a été confirmée le 25 août. Une interdiction, en référé, dans l’UE, de
commercialiser une tablette numérique à l’apparence extérieure minimaliste et épurée (un écran tactile) reste toutefois contestable. De son côté, Samsung soulève le
fait que ce design a déjà été divulgué au public dans le film « 2001, l’Odyssée de
l’Espace » de S. Kubrick et par conséquent, Apple n’en serait pas le créateur original.
La décision définitive est attendue le 9 septembre prochain.
GERSTENBERG RECHTSANWÄLTE – Qui sommes-nous ?
Cabinet franco-allemand situé à Munich et composé de huit avocats, dont deux Français. Nous sommes spécialisés en droit de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi qu’en droit des produits alimentaires, sanitaires et cosmétiques. Notre cabinet est particulièrement
orienté vers l’activité contentieuse. L’équipe actuelle, composée d’avocats expérimentés en droit des marques, droit de la concurrence et
droit du design, représente les clients auprès de toutes les instances ainsi que devant les Offices allemand et européen des marques et
dessins et modèles. Le droit des produits de santé (droit pharmaceutique, cosmétique, alimentaire) constitue notre second domaine de
compétence. Pour en savoir plus, visitez notre site web au www.gerstenberg.eu.
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