Pierre Deprez Vincent Fauchoux Asim Singh Marine Beacco

26 décembre 2007
n° 80
HUBMARQUES
Pierre Deprez
Vincent Fauchoux
Asim Singh
Marine Beacco
Jacques Beaumont
Aurélie Buisson
Thomas Debiesse
Stéphanie Papin
Catherine Wurtz
01
02
03
04
05
06
Nouvelle loi contre la contrefacon
Une décision qui fait tache d’huile …
FREE et VIVE L’EUROPE ou les aventures du T-shirt à message.
Les articles de mode sont-ils similaires aux … ?
Qui ose parler d’originalité en matière de marque ?
TGI de Paris 14 novembre 2007 : de l’intérêt de l’action en contrefaçon
fondée sur les dessins et modèles
21 rue Clément Marot 75008 Paris Tél. +33 (0)1 53 23 80 00 Fax. +33 (0)1 53 23 80 08 www.ddg.fr
01
NOUVELLE LOI CONTRE LA CONTREFACON
La Directive 2004/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 de lutte
contre la contrefaçon a enfin
été transposée en droit français
par la Loi n° 2007-1544 du 29
octobre 2007.
Son but est de lutter plus
efficacement contre la contrefaçon et d’alourdir les sanctions.
Les principales innovations sont
les suivantes :
Renforcement des moyens
d’action des douanes et des
services judiciaires lors des transits de marchandises ;
• Afin de déterminer l’origine et
les réseaux de distribution des
produits contrefaisants, le juge
peut exiger la production de
tous documents ou informations détenus par le défendeur,
par toute personne qui a été
trouvée en possession des
produits contrefaisants, ou par
tout intermédiaire (« droit
d’information »)
• Possibilité pour le juge
d’ordonner des mesures provisoires (blocage des comptes
bancaires, saisie conservatoire
des biens, etc...) contre le contrefacteur mais aussi contre des
intermédiaires ;
• Action en contrefaçon de
modèle étendue aux licenciés
exclusifs ;
n° 80 / 01
• Prise en compte dans le calcul
du préjudice, du manque à
gagner subi par la partie lésée,
des bénéfices réalisés par le
contrefacteur, et du préjudice
moral causé au titulaire des
droits du fait de l'atteinte ;
grande instance la compétence
exclusive de juger tous les contentieux liés à la propriété intellectuelle.
Or, la rédaction des nouveaux
articles L.716-3, L.521-3-1 et
L.331-1 n’est pas très explicite,
• Introduction d’un système et peut donner lieu à diverses
alternatif de peine forfaitaire interprétations. Ces articles
qui « ne peut être inférieure au prévoient en effet que les «
montant des redevances ou droits tribunaux de grande instance
qui auraient été dus si l'auteur de appelés à connaître des actions et
l'atteinte
avait
demandé des demandes en matière de
l'autorisation d'utiliser le droit [marques /dessins et modèles / de
auquel il a porté atteinte » ;
propriété littéraire et artistique], y
compris lorsque ces actions et
• Alourdissement des sanctions demandes portent à la fois sur une
pénales en matière de contrefa- question de [marques / dessins et
çons avec des règles plus stric- modèles / propriété littéraire et
tes, notamment en cas de artistique] et sur une question
danger pour la santé, la sécurité connexe de concurrence déloyale,
de l’homme ou de l’animal (5 sont déterminés par la voie régleans d’emprisonnement, 500 mentaire ».
000 euros d’amende).
Un point demeure flou : A ce Faut-il comprendre que le TGI
jour, le Tribunal de Grande n’a pas compétence exclusive ?
Instance (TGI) est exclusivement Ou bien que seuls quelques TGI
compétent en matière de con- déterminés « par voie réglemententieux de Marques (L.716-3 taire » seront exclusivement
CPI), alors que le contentieux en compétents pour connaître des
matière de Propriété Littéraire contentieux de propriété intelet Artistique et de Modèles peut lectuelle (comme en matière de
relever de plusieurs juridictions brevet).
(Tribunal de Commerce, TGI,
Conseil des prud’hommes…). La suite au prochain numéro en
Afin de renforcer la spécialisa- espérant que la voie réglemention et l’efficacité des juridic- taire ait trouvé son chemin…
tions, le projet de loi prévoyait
de conférer aux Tribunaux de
Stephanie PAPIN
02
UNE DÉCISION QUI FAIT TACHE D’HUILE …
Le TPICE annule une décision
rendue par la quatrième Chambre des Recours* de l’OHMI qui
a conclu à l’absence de risque
de confusion entre les deux
marques semi figuratives cidessous au motif que les signes
produisaient une impression
d’ensemble différente :
L'OHMI avait en effet estimé
que pour de l’huile d’olive, les
éléments
figuratifs
étaient
faiblement distinctifs, de sorte
que la comparaison des
éléments verbaux, qui étaient
totalement
différents
(CARBONELLI / LA ESPANOLA),
acquérait donc une importance
primordiale.
Or, faute de démontrer le caractère banal d’un dessin représentant une « personne assise dans
un cadre champêtre » pour le
produit concerné, et de reconnaître le faible caractère distinctif de l’expression « LA ESPANOLA » pour des produits
alimentaires produits en Espagne, c’est à tort que la Chambre
des Recours a exclu tout risque
de confusion.
Le TPICE reconnaît en l’espèce
que les marques en conflit ont
plusieurs éléments en commun
(étiquette verticale rectangulaire, frange rouge, femme
habillée de la même manière,
oliveraie dénomination blanche
sur fond rouge placée en bas de
l’étiquette..). Le consommateur
moyen ne procédant que rarement à une comparaison
directe des marques, et se limitant à prendre une bouteille
d’huile d’olive dont l’étiquette
lui produit l’impact visuel de la
marque qu’il recherche, ne peut
que les confondre.
Le TPICE relève en outre que
lorsque les marques sont examinées « à la distance et à la
vitesse auxquelles le consommateur, dans une grande
* TPICE, 22/10/07, Koipe Corporacion SL c/. OHMI).
n° 80 / 02
surface commerciale, réalise la
sélection des produits qu’il
cherche, les différences entre
les signes en conflit sont plus
difficiles à distinguer et les similitudes plus apparentes ». Il doit
donc
être
fait
droit
à
l’opposition.
Cet arrêt a le mérite de souligner que d’une part, des
éléments verbaux radicalement
distincts peuvent être insuffisants pour écarter le risque de
confusion et que d’autre part, le
consommateur ne détaille pas
les marques lorsqu’il procède à
ses achats (…comme peut le
faire un spécialiste en marques…).
Stephanie PAPIN
03
FREE ET VIVE L’EUROPE OU LES AVENTURES DU
T-SHIRT À MESSAGE.
CA PARIS, 22 DÉCEMBRE 2006 STÉ FREE C/STÉ ZARA FRANCE
CA PARIS, 4 JUILLET 2007 CMC AGNÈS B SAS C/ FRANCINE BROCHARD ÉPOUSE CAILLE
Le titulaire d’une marque composée d’un terme ou d’une
expression usuel ne peut en
général pas s’opposer à l’usage
courant que pourraient en faire
les tiers.
La Cour d’Appel de Paris a dû
trancher dans deux espèces
concernant l’apposition sur des
T-shirts, d’expressions issues du
langage courant, protégées par
des tiers à titre de marque.
Délicate question tant le T-shirt
se pose comme le prototype du
vêtement vecteur de communication et donc potentiellement
support d’expression courante.
Dans son arrêt de décembre
2006, la Cour jugea comme
contrefaisant la marque
visant des vêtements, la reproduction sur un T-shirt du terme
« FREE », inséré dans un tableau
d’ « inspiration gréco romaine ».
Selon elle, la société déposante
ZARA ne fait pas un usage courant du terme « FREE ».
Dans l’arrêt du 4 juillet 2007, la
société Agnès b commercialisait
des T-shirts reproduisant sur
l’étiquette cousue au dos,
n° 80 / 03
l’expression « VIVE L’EUROPE »,
laquelle est enregistrée comme
marque au nom de Madame
Caille pour désigner des vêtements. La Cour refuse de voir
en « VIVE L’EUROPE », une référence au « lieu de fabrication », à
l’« indication de provenance »
des vêtements et reconnaît la
contrefaçon : Agnès b, en
reproduisant l’expression, désigne un produit et en fait donc
un usage à titre de marque de
l’expression, et non un usage
courant.
Deux espèces assez similaires,
une solution identique : la contrefaçon. Si celle-ci parait
fondée en droit et en fait en ce
qui concerne les étiquettes «
VIVE L’EUROPE », elle semble
moins évidente dans le cas de «
FREE ». Cette dernière, juridiquement classique quant à
l’appréciation du risque de confusion (reprise de l’élément
verbal de la marque antérieure
dans
des
circonstances
n’écartant pas le risque de confusion - prépondérance du
terme FREE au sein de la représentation
notamment-),
demeure surprenante d’un
point de vue pratique et illustre
la difficulté d’apprécier la
notion d’ « usage d’une marque
dans son sens courant ».
En
effet,
la
contrefaçon
s’apprécie dans la perspective
du risque de confusion dans
l’esprit du public. Si des critères
aident à le déterminer, ils ne
doivent cependant pas faire
parvenir à une conclusion
déconnectée de la perception
réelle ou du moins probable des
consommateurs.
Le consommateur d’attention
moyenne percevra certainement l’expression « VIVE
L’EUROPE » apposée sur une
étiquette cousue au dos du
vêtement, comme une marque
– cet emplacement étant
commun-. Il n’en est pas nécessairement de même dans le cas
de l’arrêt FREE dans lequel la
Cour aurait dû prendre en considération, le faisceau d’indices
concordants en faveur de
l’usage courant du terme «
FREE ». Le consommateur
percevra certainement « FREE »
non comme l’indicateur de
l’origine du T-shirt (marque)
mais comme un simple « message de liberté » (un usage
autre que celui de distinguer les
produits d’une entreprise).
Marine BEACCO
04
LES ARTICLES DE MODE SONT-ILS SIMILAIRES AUX … ?
1.
PRODUITS DE MAROQUINERIE TPICE 11 JUILLET 2007 PIRANAM/PIRANHA
2.
PARFUMS TPICE 11 JUILLET 2007 TOSCA/ TOSCA BLU
La similarité des produits est
appréciée selon une grille de
critères dégagés par la CJCE :
nature, destination, utilisation,
distribution, caractère concurrent ou complémentaire des
produits.
Le TPICE s’est penché le même
jour dans deux affaires distinctes, sur la similarité des articles
de mode avec les produits de
maroquinerie d’une part, et les
parfums d’autre part.
Dans la première affaire, une
marque antérieure enregistrée
en classe 25 pour désigner les «
vêtements, chaussures et chapellerie » à savoir des articles de
mode,
s’opposait
à
l’enregistrement d’une marque
déposée dans la classe 18 pour
désigner « cuir et imitations de
cuir, produits fabriqués à partir de
ces matières non compris dans
d’autres classes ; fourrures,
malles,
valises,
parapluies,
ombrelles et cannes ; cravaches et
sellerie ».
Tout d’abord, le paramètre de
la composition commune à
partir de la même matière
première (cuir) est écarté au vu
du nombre considérable de
produits
ainsi
fabriqués,
rendant nécessairement ce
critère inopérant à lui seul.
n° 80 / 04
La similitude est alors appréciée
sous l’angle des circuits de
distribution et de la complémentarité des produits concernés :
Concernant les circuits de distribution, le Tribunal distingue au
sein de la classe 18, le « cuir et
imitations de cuir, fourrures,
malles,
valises,
parapluies,
ombrelles et cannes ; cravaches et
sellerie » des « produits fabriqués
à partir du ces matières [le cuir]
non compris dans d’autres classes
». En ne se référant qu’aux boutiques spécialisées et non aux
grands magasins, vendant des
produits très différents, les
juges constatent que sont commercialisés dans le même type
de boutiques spécialisées, les
vêtements et les « produits fabriqués à partir du ces matières [le
cuir] non compris dans d’autres
classes ». Ce qui n’est pas le cas
des vêtements et des autres
produits de la classe 18 « « cuir
et imitations de cuir, fourrures,
malles,
valises,
parapluies,
ombrelles et cannes ; cravaches et
sellerie ».
Quant à la complémentarité,
impliquant l’existence d’un lien
étroit entre les produits comparés, l’un étant indispensable à
l’usage de l’autre, le TPI considère que les articles de mode et
les « produits fabriqués à partir de
ces matières [le cuir] non compris
dans d’autres classes » présentent ce lien. L’acquisition de tels
produits (vêtements, sacs à
main…) obéirait à une recherche de coordination dans un
but esthétique. Il s’agit du
couple mode/accessoires de
mode.Il en va différemment, en
revanche des vêtements et du «
cuir et imitations de cuir; fourrures, malles, valises, parapluies,
ombrelles et cannes ; cravaches et
sellerie ».
Dans la deuxième espèce, il
s’agissait de comparer les
articles de mode aux parfums.
Le tribunal considère que si les
consommateurs sont habitués à
voir commercialisés des vêtements et des parfums sous une
même marque, et peuvent donc
les confondre dans certains cas,
la complémentarité invoquée
(fonction
esthétique)
est
ténue…en effet, le parfum
n’est pas indispensable aux
vêtements.
Ainsi, à la lecture croisée de ces
jugements, il apparaît que la
complémentarité fonctionne en
duo avec d’autres critères tels
les circuits de distribution.
Marine BEACCO
05
QUI OSE PARLER D’ORIGINALITÉ EN MATIÈRE DE
MARQUE ?
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES –
13 JUIN 2007IVG IMMOBILIEN AG C/ OHMI
Une société allemande avait
déposé le signe
S’ajoute naturellement les conditions d’absence de caractère
descriptif, générique…
pour désigner divers services
notamment les affaires commerciales, les services immobiliers, le transport de marchandises, les services d’architecte.
Cette définition autonome
implique une analyse rigoureuse mettant en intéraction
permanente le signe POUR désigner tels produits/services. En
effet,
la
distinctivité
ne
s’apprécie pas in abstracto, sous
peine de refuser tout signe
banal, à titre de marque.
Rejetée à deux reprises par
l’Office Communautaire des
marques au motif qu’une lettre
isolée, de police de caractère
Times New Roman sans grande
spécificité, ne permettait pas de
distinguer des services de la
société déposante de ceux de
concurrents, la marque est finalement
admise
à
l’enregistrement par le TPI.
Le Tribunal rappelle ici un «
fondamental » du droit des marques à savoir l’appréciation du
caractère distinctif d’un signe :
Alors que cette notion se définit
de manière négative en droit
français – la marque est distinctive si elle n’est ni générique, ni
ne vise une caractéristique
essentielle du produit ou service
visé, notamment – elle apparaît
de manière autonome en droit
communautaire (comme le cas
en l’espèce), la distinctivité désignant la capacité d’un signe à
distinguer des produits et/ou
services d’un acteur économique de ceux de ses concurrents.
n° 80 / 05
Banalité
étant
synonyme
d’absence
d’originalité
et
l’originalité étant propre à tout
œuvre
éligible
au
droit
d’auteur, le raccourci et la confusion sont parfois aisés.
Passé le rappel que les lettres
font parties des signes pouvant
être adoptés comme marque
puisque susceptibles d’une
représentation
graphique
comme l’exige le Règlement, la
Tribunal
rappelle
que
«
l’enregistrement d’un signe en tant
que marque communautaire n’est
pas subordonné à la constatation
d’un certain niveau de créativité
ou d’imagination de la part du
titulaire de la marque mais à la
capacité du signe à individualiser
les produits et services du demandeur de marque par rapport à ceux
de ses concurrents ».
Ce n’est pas parce qu’une
marque est dépourvue de sens
créatif qu’elle est nécessairement dépourvue de distinctivité.
Dès lors, la lettre I dans une
police standardisée, de couleur
bleue peut se révéler parfaitement distinctive pour désigner
des services visés dans la
mesure où ce signe ne revêt
aucun « contenu expressif » de
ces services.
Marine BEACCO
06
TGI DE PARIS 14 NOVEMBRE 2007 : DE L’INTÉRÊT DE
L’ACTION EN CONTREFAÇON FONDÉE SUR LES DESSINS
ET MODÈLES
5N JUGEMENT RÏ CENT DU 4') DE
0ARIS EST INTÏRESSANT CAR ELLE
RELÒVEUNAVANTAGEDUNEACTION
EN CONTREFA¥ON FONDÏE SUR LE
DESSIN ET MODÒLE PAR RAPPORT Ì
CELLE ENGAGÏE SUR LE FONDEMENT
DUDROITDAUTEUR
2APPELONS QUEN DROIT FRAN¥AIS
SELONLEPRINCIPEDITDUNITÏDART
UNE CRÏATION ORIGINALE EN
MATIÒRE DART APPLIQUÏ EST
SUSCEPTIBLE DE CUMULER DEUX
TYPESDEPROTECTIONDEPROPRIÏTÏ
INTELLECTUELLE Ì SAVOIR LE DROIT
DAUTEUR Ì LA CONDITION DE LA
CRÏATION
SOIT
ORIGINALE
CESTÌDIRE
QUELLE
PORTE
LEMPREINTE DE LA PERSONNALITÏ
DE SON AUTEUR ET LE DESSIN ET
MODÒLE Ì LA CONDITION QUE LE
DESSIN OU MODÒLE SOIT NOUVEAU
ETPRÏSENTEUNCARACTÒREPROPRE
,APREMIÒREPROTECTIONRELÒVEDE
LA PROPRIÏTÏ LITTÏRAIRE ET ARTISTI
QUE ET NEST SOUMISE Ì AUCUNE
FORMALITÏLASECONDERELÒVEDELA
PROPRIÏTÏ INDUSTRIELLE ET EST
SOUMISE Ì UNE PROCÏDURE DE
DÏPÙT ET DE LENREGISTREMENT
SOIT AU NIVEAU NATIONAL SOIT AU
NIVEAUCOMMUNAUTAIRE
/RILNESTPASRAREQUELESAYANTS
DROITCONCERNÏSAUPREMIERCHEF
BIJOUX MODE VÏHICULES MEU
BLESx SE CONTENTENT DE LA
PROTECTION AU TITRE DU DROIT
DAUTEUR ET DÏCIDENT DE NE PAS
PROCÏDER AUX FORMALITÏS DUN
DÏPÙTDEDESSINOUMODÒLE%N
EFFETOUTRELASIMPLICITÏDUDROIT
DAUTEURDUFAITDELABSENCEDE
TOUTE FORMALITÏ LA DURÏE DE
n° 80 / 06
PROTECTION EST ÏGALEMENT PLUS
LONGUE LA VIE DE LAUTEUR AUG
MENTÏE DE ANS EN DROIT
DAUTEUROUANSÌCOMPTERDE
LA PUBLICATION EN CAS D“UVRE
COLLECTIVE PAR RAPPORT Ì UN
MAXIMUMDEANSENMATIÒRE
DEDESSINSETMODÒLES
4OUTEFOIS UNE ACTION EN CONTRE
FA¥ON FONDÏE SUR LE DROIT
DAUTEUR
EST
RELATIVEMENT
CONTRAIGNANTE SUR AU MOINS UN
POINT DE PROCÏDURE SELON LA
JURISPRUDENCE DE LA #OUR DE
CASSATION LORSQUE L“UVRE EN
CAUSEESTUNE“UVREDECOLLABO
RATION LA RECEVABILITÏ DE CETTE
ACTIONESTSUBORDONNÏEÌLAMISE
EN CAUSE DE LENSEMBLE DES
COAUTEURS #ASS RE CIV OCTO
BRE,INTÏRÐTPRINCIPALDU
JUGEMENT DU 4') DE 0ARIS EST
QUIL PRÏCISE QUE CETTE RÒGLE NE
VAUTPASENMATIÒREDEDESSINSET
MODÒLES
ARGUMENTATIONENCEQUICONCER
NAIT LACTION FONDÏE SUR LE DROIT
DAUTEUR%NREVANCHEENCEQUI
CONCERNAITLACTIONFONDÏESURLE
MODÒLE COMMUNAUTAIRE LE
4RIBUNALÏCARTECETARGUMENTEN
CESTERMES
i Le tribunal note qu’il n’existe
effectivement aucune disposition
spécifique régissant la copropriété
d’un dessin ou modèle et qu’il
convient en conséquence de faire
application des textes de droit
commun relatif à la copropriété
des biens. w
%NSERÏFÏRANTÌLARTICLEDU
#ODECIVILLE4RIBUNALCONCLUT
« Il résulte de ce texte que chacun
des co-indivisaires peut intenter
une action afin de soustraire le
bien indivis à un péril imminent.
En l’espèce l’usage du dessin et
modèle « Cherry Blossom » par les
défenderesses sans autorisation
0ETIT RAPPEL DE FAITS LA SOCIÏTÏ des titulaires des droits constitue
,6-( REPROCHAIT AUX PRODUC un péril imminent au sens de ce
TEURSDUNVIDÏOCLIPDELACHAN texte dès lors que le préjudice
TEUSE "RITNEY 30%!23 LA REPRISE allégué est déjà né et que les actes
ILLICITE DE SON TOILE #HERRY "LOS préjudiciables n’ont pas cessé.
SOM PROTÏGÏ AUSSI BIEN COMME
“UVRE ORIGINALE QUE COMME Il convient en conséquence de
que
la
société
MODÒLE COMMUNAUTAIRE /R LE constater
CRÏATEUR PERSONNE PHYSIQUE LU+OUIS VUITTON a bien la
ÏTAIT UN CERTAIN -ONSIEUR capacité à agir en contrefaçon du
4AKASHI -52!+!-) !INSI LES dessin ou modèle communautaire
DÏFENDERESSESPRÏTENDAIENTQUE n°000087200-0003 dont elle est
LACTION DE ,6-( ÏTAIT IRRECEVA co-titulaire avec Monsieur MUBLE EN RAISON DE LABSENCE DE RAKAMI. »
MISEENCAUSEDUCOAUTEUR
Asim SINGH
,E 4') DE 0ARIS A ACCUEILLI CETTE
Éditeur : EN DROIT
SARL au capital de 304,90 euros
RCS Paris B 432 427 748
21 rue Clément Marot 75008 Paris
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Responsable de rédaction : Pierre Deprez-DDG
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Date de parution : décembre 2007
ISSN en cours
n° 80 / 07