IDENTITÉ

Identité
DIRECTIVES RELATIVES À LA
PROCÉDURE D’OPPOSITION
PARTIE 2
CHAPITRE 1:
IDENTITÉ
Version finale : novembre 2007
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
Introduction à la partie 2
Le chapitre 1 traite de la notion d’identité, c’est-à-dire de l’identité des
marques ainsi que de l’identité des produits et services.
Le chapitre 2 se concentre, quant à lui, sur la notion clé de la procédure inter
partes qu’est le risque de confusion.
La partie A aborde les aspects généraux relatifs à cette notion. Elle expose,
en particulier, la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et la manière
d’apprécier le risque de confusion.
La partie B traite de la similitude des produits et services. Y sont abordés les
divers facteurs pertinents, à savoir la nature, la finalité, le mode d'utilisation, le
caractère complémentaire et concurrentiel, les canaux de distribution, le
public visé et l'origine habituelle des produits et services. La partie B indique
également comment appliquer ces facteurs à certaines catégories spécifiques
de produits et services.
Le sujet de la partie C est la similitude des signes. Y sont notamment exposés
les critères à appliquer aux fins de la comparaison visuelle, phonétique et
conceptuelle des signes. La partie C fournit également des précisions sur les
signes partiellement ou totalement inclus dans d’autres signes.
La dernière partie du chapitre 2, la partie D, correspond à la dernière partie
des décisions dans les dossiers d’opposition. Elle explique comment procéder
à l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour déterminer le
risque de confusion. Cette partie traite, en particulier, du caractère distinctif de
la marque antérieure, de l’impact de la nature des produits et services sur
l’appréciation de la similitude entre les signes ainsi que du niveau de
connaissance et d’attention du public pertinent.
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Identité
TABLE DES MATIÈRES
Introduction à la partie 2 ...............................................................................2
CHAPITRE 1: IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU
RMC ....................................................................................................4
I.
LA NOTION D’IDENTITÉ ....................................................................4
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
II.
L’identité en tant que condition d’application de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMC......................................................4
Identité des produits et services......................................................5
Terminologie ...................................................................................5
Détermination des termes désignant les produits et services à
prendre en considération ................................................................5
2.2.1. Version linguistique correcte des listes des produits et des
services ................................................................................5
2.2.1.1.Marques communautaires...................................................6
2.2.1.2. Marques nationales et enregistrements internationaux
antérieurs .............................................................................6
2.2.2. Étendue pertinente des listes des produits et des services ..6
Détermination de la signification des termes désignant les produits
et services à prendre en considération ...........................................8
2.3.1. Principe général ...................................................................8
2.3.2. Utilisation de termes identiques ou de synonymes...............9
La marque antérieure inclut les produits/services de la demande de
marque communautaire ................................................................10
La demande de marque communautaire inclut les produits/services
de la marque antérieure ................................................................10
Une liste des produits et des services inclut les produits/services
de l’autre et la liste des produits et des services plus large utilise
tout ou partie des indications de l’intitulé d’une classe..................12
Identité des signes ........................................................................13
Stricte identité ...............................................................................13
Marques verbales .........................................................................14
Marques figuratives.......................................................................14
L’IDENTITÉ EN TANT QUE MOTIF ..................................................15
1.
2.
Rapport avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC .............15
Structure des décisions d’opposition.............................................16
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CHAPITRE 1
:
IDENTITÉ
–
PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMC
ARTICLE 8,
L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC dispose que, sur opposition du
titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à
l’enregistrement:
lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou services
pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour
lesquels la marque antérieure est protégée.
Les critères d’identité (des produits et services ou des signes) sont, bien
entendu, également pertinents aux fins de l’application de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMC, c’est-à-dire pour conclure à l’identité des
signes lorsque les produits et services sont similaires, ou inversement.
En outre, s’agissant des produits et services, les notions et définitions
générales énoncées dans le présent chapitre sont également pertinentes
dans le contexte de la similitude des produits et services, qui fait l’objet du
chapitre 2 de la partie B.
I.
LA NOTION D’IDENTITE
1.
L’identité en tant que condition d’application de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMC
Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC requiert une identité à
la fois entre les signes concernés et entre les produits et services désignés.
L’identité des marques respectives est un fait objectif qui peut, en principe,
être directement établi sur la base de la comparaison des deux marques en
conflit (et des produits et services qu’elles protègent) telles qu’elles ont été
déposées ou enregistrées. L’usage des marques n’est pas pertinent.
La protection conférée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 1,
point a), du RMC est absolue. Le libellé de cette disposition ne rend pas son
applicabilité dépendante d’exigences supplémentaires. En particulier, il n’est
pas nécessaire d’établir un quelconque risque de confusion.
Il est parfois affirmé que, dans de telles situations, la confusion est inévitable
parce que les signes et les produits en conflit sont identiques et que le public
ne sera pas en mesure d’opérer une distinction entre les marques.
Décision n° 48/1998 GALLUP / GALLUP (EN)
Toutefois, les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC ne
reposent pas sur des considérations factuelles de ce type; en revanche, la
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double identité signifie que la présomption de risque de confusion est
irréfutable.
2.
Identité des produits et services
2.1.
Terminologie
Un bien (good) est tout article susceptible d’être l'objet d'échanges
commerciaux.
Exemple: L’électricité et un logiciel informatique sont des «biens» (goods),
même s’ils ne sont physiquement tangibles.
Le sel et l’eau sont des «biens» (goods), même s’ils ne sont pas fabriqués par
l’homme.
Les produits (products) sont des articles individuels vendus par un fabricant
particulier qui ont les mêmes propriétés ou la même apparence.
Exemple: La Volkswagen Golf et l’Opel Astra sont des biens (goods)
identiques (des voitures), mais des produits (products) différents.
Parfois, dans le langage courant, on utilise le terme «produits» pour des
services, par exemple des «produits financiers» plutôt que des services
financiers. Lorsqu’un terme est qualifié de «produit» dans le langage courant,
peu importe qu’il soit classé parmi les produits ou les services.
La classification de Nice veille au classement d’un article dans les «produits»
ou dans les «services».
Un service est la prestation d’activités.
Exemple: La réparation est un service.
Être pianiste (l’activité de jouer du piano) n’est pas un service. Donner des
cours de piano (service fourni à l’élève) en est un. Donner un concert de
piano est un service fourni par le pianiste à l’organisateur et le concert de
piano est un service fourni par l’organisateur au public.
Faire de la publicité pour ses propres produits n’est pas un service, mais
gérer une agence publicitaire (concevoir des campagnes publicitaires pour
des tiers) en est un.
Des termes tels que «publicité», qui apparaissent dans les listes des services,
doivent donc être entendus comme couvrant (uniquement) la définition
susvisée des services.
La vente ou la distribution de ses propres produits n’est pas un service. Par
«services au détail», on entend les services qui entourent la vente proprement
dite de produits, comme donner l’occasion au client de voir, de comparer ou
d’essayer à sa guise les produits.
Il convient donc d’éviter d’utiliser le terme «produit» en tant que synonyme de
«bien» dans les décisions de la division d’opposition.
2.2.
Détermination des termes désignant les produits et services à prendre
en considération
2.2.1. Version linguistique correcte des listes des produits et des services
À titre préliminaire, il y a lieu d’identifier la formulation correcte des listes des
produits et des services étudiées.
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2.2.1.1.Marques communautaires
Une demande de marque communautaire est publiée dans toutes les langues
officielles de la Communauté (article 116, paragraphe 1, du RMC). De même,
toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites
dans toutes ces langues (article 116, paragraphe 2, du RMC). Les demandes
et les inscriptions portées au registre sont publiées dans le Bulletin des
marques communautaires (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMC).
Dans la pratique, des divergences occasionnelles peuvent être observées
entre:
-
-
la traduction du libellé de la liste des produits et des services d’une
marque communautaire (demande ou enregistrement) publiée dans le
Bulletin des marques communautaires et
le libellé original tel qu’il a été présenté.
En présence d’une telle divergence, la version de la liste des produits et
service qui fait foi est:
- si la première langue de la demande n’est pas une des cinq langues de
travail de l’Office, le texte dans la deuxième langue indiquée par le
demandeur (article 116, paragraphe 3, du RMC);
- si la première langue est une langue de l’Office, la première langue.
Cette règle s’applique de manière indiscriminée que la (demande de) marque
communautaire soit le droit antérieur ou la demande contestée.
Affaire R 203/2001-4 – JET AVIATION/ JET (ES) (06/10/2004),
Décision n° 3091/2000 HOM / XOM (FR).
2.2.1.2.Marques nationales et enregistrements internationaux antérieurs
En cas de doute, c’est la langue originale, et non la traduction dans la langue
de procédure conformément à l’article 115 du RMC et à la règle 17,
paragraphe 2, du REMC, qui fait foi.
En ce qui concerne les enregistrements internationaux en vertu de
l'arrangement ou du protocole de Madrid, la langue qui fait foi est celle dans
laquelle l’enregistrement international a été enregistré (français, anglais ou
espagnol).
2.2.2. Étendue pertinente des listes des produits et des services
La comparaison des produits et services doit se fonder sur la formulation des
listes des produits et des services respectives. L’usage réel ou prévu des
produits et services qui n’est pas indiqué dans la liste des produits et des
services n’est pas pertinent aux fins de l’examen de l’opposition.
Décision n° 503/1999 PLENUR (cl. 5) / PLENUM (cl. 5) (EN)
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Cependant si la preuve de l’usage de la marque antérieure est valablement
demandée et si la preuve produite ne suffit que pour une partie des produits
indiqués dans la liste des produits et des services, la marque antérieure n’est
réputée enregistrée que pour ces produits (article 43, paragraphe 2, du RMC)
et, par conséquent, l’examen est limité à ces produits.
Toutefois, l’article 43, paragraphes 2 et 3, ne vise ni à évaluer la réussite
commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou
encore à réserver la protection de la marque aux seules exploitations
commerciales quantitativement importantes (point 42 de l’arrêt T-126/03). La
notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les
déclinaisons commerciales de produits ou services analogues, mais
seulement de produits ou services suffisamment différenciés pour pouvoir
constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (point 46 de l’arrêt
T-126/03).
Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou services
suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs
sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la
preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou
services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la
ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la
marque a été effectivement utilisée (point 45 de l’arrêt T-126/03). En
revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services
définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible
d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée,
alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou
services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Affaire T-126/03 – ALADIN/ ALADDIN (14/07/2005)
Exemple:
Pour fournir la preuve de l’usage sérieux d’une marque relative à un «produit
pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d’un agent polissant
(coton magique)», qui est un «produit pour polir les métaux» au sens de la
sous-catégorie de produits que désigne la marque antérieure, l’opposante a
dûment établi que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour la souscatégorie «produit pour polir les métaux». Cette description restreint tant en
ce qui concerne la fonction des produits en cause – les produits pour polir –
que leur destination – pour les métaux -, la catégorie de produits désignés par
la classification de Nice: «préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser» de la classe 3 de la classification de Nice qui comprend les
«préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices».
Lorsque l’opposante apporte la preuve qu’il existe de justes motifs pour le
non-usage de la marque, seuls les produits ou services pour lesquels existent
de justes motifs sont pris en considération aux fins de la comparaison.
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls les produits et services
sur lesquels est valablement fondée l’opposition sont pertinents. Dès lors, il
ne sera pas tenu compte des produits ou services qui:
-
-
ne peuvent être pris en considération pour des motifs d’irrecevabilité;
n’ont pas été correctement justifiés (lorsque, par exemple, seule une
traduction partielle de la liste des produits et des services a été
déposée) ou
sur lesquels l’opposition ne se fonde pas ou ne se fonde plus.
De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre
lesquels l’opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence,
toute limitation de la liste des produits et des services de la demande ou de
l’étendue de l’opposition, ou des deux, au cours de la procédure limite la liste
des produits et services à comparer.
Par ailleurs, une interprétation grammaticale du libellé de la liste des produits
et des services peut être requise pour déterminer l’étendue des produits et
services des deux listes. C’est particulièrement le cas lorsque des termes tels
que «notamment» ou «à savoir», ou autre équivalents sont utilisés pour
indiquer la relation d’un produit spécifique avec une catégorie plus large. Le
terme «notamment» (ou «par exemple», «tels que» et autres équivalents)
indique que les produits désignés ne sont que des exemples des produits
compris dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ces
exemples. Par contre, le terme «à savoir» (ou «exclusivement» ou autres
équivalents) a valeur d’exclusion et limite l’étendue de l’enregistrement aux
seuls produits désignés dans la liste.
Par exemple, dans le cas de produits chimiques destinés à l’industrie, à
savoir matières brutes pour la fabrication de matières plastiques, seules les
matières brutes pour la fabrication de matières plastiques doivent être
comparées avec les produits de l’autre marque.
Décision n° 546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl.1) (EN).
2.3.
Détermination de la signification des termes désignant les produits et
services à prendre en considération
2.3.1. Principe général
Lorsque les termes désignant les produits et services à prendre en
considération sont identifiés, il convient d'en déterminer le sens.
Dans certains cas, la signification exacte est manifeste à la lecture de la liste
des produits et des services des marques, où figure souvent une description
plus ou moins détaillée des produits et services. Par exemple, les termes
ceintures (comme articles d'habillement), excluent par définition les ceintures
de sécurité ou les ceintures industrielles.
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Identité
Décision n° 97/1999 MOTOR JEANS (cl.25) / MOTO (cl.25) (EN), confirmée
par la décision de la chambre de recours n° R 0260/1999-3 (13/04/2000)
En cas de doute sur la signification exacte de termes utilisés dans la liste des
produits et des services, ces termes doivent être interprétés à la lumière de la
classification de Nice et d'un point de vue commercial.
Décision n° 10/1999 M (cl.39) / M (classes 20, 22, 25) (EN),
Décision n° 964/1999 THE GRAY LINE (cl.39) / GREYLINE (classes 18, 25,
28) (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours
n° R 0072/2000-1 (26/07/2001)
Lorsque la signification des termes varie en fonction du contexte sémantique,
commercial et/ou de la classification de Nice, le sens qu’ils ont dans la
classification de Nice prime. Le terme vêtements, par exemple, peut être
interprété comme incluant ou non les chaussures. Selon la pratique constante
de la division d’opposition et des chambres de recours et la jurisprudence du
TPI, le terme vêtements n’englobe pas les chaussures, pour la raison
essentielle que les chaussures sont mentionnées séparément dans la
classe 25.
Décision n° 3175/2000, UNDERGROUND, Underground Shoes (fig.) / London
Underground (fig) (EN).
Décision n° 1087/2001,
/
, confirmée sur ce point par la
décision de la chambre de recours R 634/2001-1 du 11 février 2002 et par
l’arrêt du TPI dans l’affaire T-115/02.
2.3.2. Utilisation de termes identiques ou de synonymes
L’identité des produits ou services en conflit doit être établie sur la base des
termes utilisés dans les parties pertinentes des listes des produits et des
services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux
principes décrits ci-dessus. L’identité est manifeste lorsque les produits ou
services à comparer sont décrits exactement dans les mêmes termes dans
les deux listes des produits et des services.
Décision n° 35/1998 SIENA / LA SIRENA (FR).
Lorsque ce n'est pas le cas, les termes des listes des produits et des services
respectives doivent être interprétés en vue de démontrer qu'ils sont en fait
des synonymes, c’est-à-dire que leur signification est la même. Cette
interprétation doit se faire d'un point de vue commercial.
Exemples:
Interprétation des produits ou services
Bicyclette est un synonyme de cycle.
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Identité
Décision n° 1548/2001 DRIVE (fig) / I-DRIVE (EN)
Interprétation d’autres termes utilisés dans la liste des produits et des
services
En anglais, les termes «articles» et «requisites» ont une signification
identique d'un point de vue commercial. Dès lors, les produits smokers’
requisites (articles pour fumeurs) compris dans la classe 34 et les produits
smokers’ articles (articles pour fumeurs) également compris dans la
classe 34 sont identiques.
Décision n° 1109/2001 EXPRESS / STATE EXPRESS (EN)
Dans le doute, la conclusion doit rejeter l’identité.
2.4.
La marque antérieure inclut les produits/services de la demande de
marque communautaire
Lorsque la liste des produits et des services du droit antérieur inclut un terme
générique couvrant les produits ou les services de la demande contestée
dans leur intégralité, les produits et services sont identiques.
Les produits «automobiles et leurs composants» (demande de marque
communautaire) ont été considérés comme étant inclus dans la liste des
produits et des services «véhicules terrestres et leurs pièces» (droit antérieur)
et ils ont, dès lors, été jugés identiques.
Affaire R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN)
Le terme pâtes (liste des produits et des services du demandeur) désigne
n'importe quelle préparation comestible de formes diverses faite d'une pâte
de farine et d'eau, telle que les spaghetti, et entre donc dans la catégorie
générale des préparations faites de céréales (protégées par les marques de
l'opposant). En conséquence, les produits en conflit ont été jugés identiques.
Décision n° 1769/2001 MEGABITE/MEGABITE (fig) (EN)
2.5.
La demande de marque communautaire inclut les produits/services de
la marque antérieure
Lorsqu’un ou plusieurs produits ou services spécifiquement visés dans la
marque antérieure sont désignés par un terme générique utilisé dans la
demande de marque communautaire, les produits et services doivent être
considérés comme identiques, à moins que:
- le demandeur limite la liste ou
- l’Office puisse scinder la liste.
Si le demandeur ne précise pas ou ne limite pas la liste des produits ou le fait
de manière insuffisante, l’Office traite la formulation large de la demande
comme un tout et la rejette.
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
Exemple:
La demande de marque communautaire concerne des articles d’habillement
et la marque antérieure protège des jeans.
Affaire R 0260/1999-3 MOTO / MOTOR (fig) (EN)
Une catégorie largement définie peut consister en un nombre indéfini de
produits ou services, qu’il est pratiquement impossible d’identifier. Dans ce
cas, l’Office ne peut pas non plus scinder la liste.
Par conséquent, tant que la liste n’est pas limitée par le demandeur, la
division d’opposition doit toujours traiter les produits ou services comme s’ils
étaient identiques.
Dès lors, la pratique à suivre consiste à considérer les produits respectifs
comme identiques «parce que le produit spécifique (x) est inclus dans la
catégorie générale (x+)».
Décision n° 1123/1999 SETTIMA / CERTINA (EN)
Décision n° 1271/2000 NP / NATIONAL POWER (EN)
Un examen plus approfondi sera nécessaire uniquement si certains des
produits/services spécifiques inclus dans la catégorie générale, - par
exemple, un produit figurant dans l’intitulé de la classe – sont également
mentionnés séparément dans la liste de la demande de marque
communautaire. Dans ce cas, le résultat de chaque comparaison est
indépendant de la conclusion concernant la catégorie générale et une identité
peut être refusée si certains des produits mentionnés indépendamment dans
la liste de la demande de marque communautaire ne sont pas identiques aux
produits désignés par la marque antérieure.
Exemple:
La demande de marque communautaire porte sur des véhicules (catégorie
générale) ainsi que sur des autobus, avions, trains (inclus dans la catégorie
des véhicules) et est, par exemple, spécifiée comme suit: «véhicules,
autobus, avions, trains». Si, par exemple, la protection de la marque
antérieure couvre les autobus, une identité sera constatée pour ce qui
concerne les véhicules et les autobus, mais pas pour ce qui concerne les
avions ou les trains.
Se pose alors la question de savoir comment procéder à la comparaison des
produits/services lorsque la liste de la demande de marque communautaire
consiste en une catégorie générale, à laquelle des produits et services ne
sont pas ajoutés indépendamment de la catégorie générale, mais uniquement
comme illustrations de cette catégorie générale. Pour couvrir cette situation,
l'exemple donné ci-dessus peut être modifié de manière à ce que la liste des
produits et des services de la demande de marque communautaire soit
formulée comme suit: véhicules, notamment autobus, avions, trains. Comme
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
dans l'exemple donné ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une protection
pour les autobus.
La pratique de la division d'opposition face à cette question est la suivante:
tous les produits désignés (autobus, avions, trains) sont compris dans la
catégorie générale (véhicules). Si la demande est rejetée pour la catégorie
générale, le reste des produits désignés (autobus, avions, et trains) sera
également rejeté. Le demandeur de la marque communautaire peut éviter ce
rejet en supprimant de la catégorie générale «véhicules», l'indication
«notamment» et la catégorie spécifique «autobus».
2.6.
Une liste des produits et des services inclut les produits/services de
l’autre et la liste des produits et des services plus large utilise tout ou
partie des indications de l’intitulé d’une classe
La règle ne diffère pas lorsque le libellé de la liste des produits et des services
consiste en l’intitulé de la classe mentionné dans la classification de Nice ou
en une ou plusieurs indications de cet intitulé de la classe. L’Office ne
s'oppose pas à l'utilisation d'indications générales et d'intitulés de classe du
fait qu'ils seraient trop vagues ou indéfinis, contrairement à la pratique de
certains offices nationaux de l'Union européenne et des pays tiers par rapport
à certaines indications générales de l’intitulé de la classe ou à l’intitulé dans
son ensemble.
L'Office interprète comme suit l'étendue de l'intitulé de classe ou d'une partie
de celui-ci dans les listes des produits et des services relatives aux marques
communautaires.
Les 34 classes de produits et 11 classes de services englobent la totalité des
produits et services. Dès lors, l'utilisation de toutes les indications générales
de l'intitulé de classe d'une classe particulière constitue une revendication à
l'égard de tous les produits ou services relevant de cette classe.
De même, l'utilisation d'une certaine indication générale se trouvant
dans l'intitulé de classe portera sur tous les produits ou services relevant de
cette indication générale et correctement classés dans la même classe. Par
exemple, l'utilisation de l'indication générale «préparations pharmaceutiques
et vétérinaires» de la classe 5 concernera toutes les préparations
pharmaceutiques, quelle que soit leur composition ou indication.
En outre, dans les cas où il n'est pas évident de déterminer, parmi
plusieurs indications générales, celle dont relèvent certains produits ou
services, il existe néanmoins une logique sous-tendant la classification. Par
exemple, les «logiciels» sont classés dans la classe 9 en raison de la
présence dans cette classe de l'indication générale «équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs», les logiciels étant considérés
comme directement liés à l'appareil ou à l'équipement correspondant. Par
conséquent, lorsqu'une liste des produits et des services contient
«équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs» comme
indication générale, elle sera réputée couvrir également les logiciels. Par
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
contre, lorsqu'une liste des produits et des services énumère des indications
générales de la classe 9 mais pas l'«équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs», les logiciels ne seront pas considérés comme
faisant partie de la liste des produits et des services.
La règle selon laquelle l'utilisation de l’intitulé d'une classe signifie que tous
les produits/services compris dans cette classe sont inclus, a pour
conséquence que lorsque la marque antérieure revendique l’intitulé de classe
et que la demande postérieure de marque communautaire contient des
produits ou services correctement classés dans cette même classe, les
produits et services sont identiques à ceux désignés par la marque
antérieure.
Dans le cas inverse (la marque antérieure revendique un terme spécifique
relevant de la classe et la demande plus récente revendique l’intitulé de
classe), il y a identité en ce qui concerne le terme spécifique et le point 2.5 cidessus s’applique (rejet de la demande dans son ensemble, à moins que le
demandeur ne limite sa liste).
Lorsque la liste des produits et des services n'inclut pas toutes les indications
générales d'une classe, mais seulement certaines d'entre elles, il y aura
constat d'identité uniquement si l'élément spécifique est compris dans
l'indication générale. Par exemple, lorsque la marque postérieure concerne
des «logiciels» et que la marque antérieure jouit d'une protection pour les
«équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs», ou
lorsque la marque antérieure jouit d'une protection pour les «produits
pharmaceutiques» et que la marque postérieure concerne un médicament
spécifique, les produits seront jugés identiques.
3.
Identité des signes
3.1.
Stricte identité
S’agissant des signes, la notion d’identité fait l’objet d’une interprétation
stricte.
Cette approche a été confirmée par la troisième chambre de recours dans sa
décision du 19 juin 2002 dans l'affaire R-1/2000-3 «Arthur et Felicie». La
chambre a estimé que la notion d'identité doit être déterminée en fonction de
la finalité poursuivie par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, en tenant
compte à cet égard de la nature et des effets des droits conférés par la
marque communautaire. La chambre a déclaré que la protection conférée par
l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue parce qu'elle ne
requiert ni l'existence d'un risque de confusion, ni la prise en considération
des éléments dominants du signe.
Compte tenu du caractère automatique et absolu de cette protection, la
chambre conclut que l’interprétation de la notion d’«identité» doit être stricte
afin de ne pas porter atteinte à la distinction introduite par le règlement entre
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
le motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et celui de l’article 8,
paragraphe 1, point b), du règlement.
Aucune autre considération ne découle de l’arrêt de la Cour dans l’affaire
C-291/00, «Arthur et Felicie», qui dit pour droit (point 53) que «la perception
d’une identité entre le signe et la marque n’étant pas le résultat d’une
comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés,
des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer
inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» et que (point 54) «l’article 5,
paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un
signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout,
tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son
ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer
inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen».
Par ailleurs «des différence si insignifiantes qu’elles peuvent passer
inaperçues» doivent effectivement être écartées lors de l’appréciation de
l’identité des signes. Cependant, dans l’application de ce principe, la notion
de «différences insignifiantes» doit être interprétée au sens strict afin de ne
pas estomper la différence entre identité et similitude.
3.2.
Marques verbales
Des marques sont identiques lorsqu’elles sont toutes deux des marques
verbales et que l’enchaînement de lettres ou de chiffres coïncide exactement.
Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et
d’autres signes reproduits dans la police de caractère standard utilisée par
l’office concerné. En d’autres termes, pour ce qui concerne ces marques,
aucun élément figuratif spécifique ni apparence particulière n’est revendiqué.
Lorsque les deux marques sont enregistrées comme marques verbales, la
police de caractère effectivement utilisée par l’office concerné dans le Bulletin
importe peu. Les différences entre des lettres minuscules ou majuscules ne
sont pas prises en compte.
Une différence d’une seule lettre suffit pour conclure à l’absence d’identité.
Décision
n° 314/2000
Décision
n° 2454/200
0
Décision
n° 44/1999
Décision
n° 1525/199
9
3.3.
EN
SEMCO
Semco
Identité
EN
SAVANNAH
savannah
Identité
EN
TELIA
teeli
Pas d’identité
EN
NOVALLOY
NOVALOY
Pas d’identité
Marques figuratives
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
Étant donné que l’identité partielle n’est pas acceptée, tout élément
additionnel, aussi banal ou secondaire soit-il, suffit à conclure que les
marques ne sont pas identiques; peu importe que l’élément ajouté soit un
mot, un élément figuratif ou une combinaison des deux.
En particulier, lorsque l’une des marques est présentée:
- dans une police de caractère distinctive, comme une police de caractère de
type script, de sorte que l’apparence globale de la marque verbale se
transforme en celle d’une marque figurative;
- en une police de caractère standard sur un fond figuratif (en couleur);
- ou dans une police de caractère standard représentée en lettres de couleur
- et que l’autre marque est une marque verbale, il n’y a pas identité entre les
marques.
Pas d’identité:
Décision
n° 31/1998
EN
Décision
n° 92/2001
Décision
n° 1270/199
9
Décision
n° 2455/200
0
Décision
n° 204/2001
FR
BURGO
EPOCA
IT
EN
ES
SAVANNAH
RENOVA
II.
L’IDENTITÉ EN TANT QUE MOTIF
1.
Rapport avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
Lorsque l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC constitue l’unique motif
invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les
produits, l’opposition est néanmoins examinée sur la base du motif du risque
de confusion énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, parce que
les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sont à ce point jugés connexes qu’un
opposant invoquant l’identité est réputé invoquer également le risque de
confusion, et inversement.
À l’inverse, lorsque l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC constitue
l’unique motif invoqué et qu’il y a double identité, l’opposition est accueillie sur
la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, sans procéder à un
examen complémentaire des facteurs influençant l’appréciation globale du
risque de confusion, comme l’usage de la marque antérieure.
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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Identité
De ce fait, en tant que motif d’opposition, l’article 8, paragraphe 1, point a), du
RMC englobe l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, et inversement.
2.
Structure des décisions d’opposition
Cette approche produit les effets suivants sur la structure des décisions
d’opposition:
- En cas de constat de double identité, l’opposition est accueillie sur la base
de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et aucun examen
supplémentaire en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
n’est réalisé.
- En l'absence de constat de double identité (en d’autres termes, uniquement
identité des signes ou des produits ou pas d’identité), la division d’opposition
commence par examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMC. Si l’opposition est accueillie, l'examen au titre de l’article 8,
paragraphe 1, point a), du RMC est sans objet. Si l’opposition est rejetée,
l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est logiquement d’autant moins
d’application.
Cette approche s’applique quel que soit celui des deux motifs (article 8,
paragraphe 1, point a) et/ou point b), du RMC) qui a été expressément
invoqué par l’opposant.
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1
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