Tribunal de Justiça de São Paulo Propriedade Industrial. Marca

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2013.0000631514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº
0139374-47.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SOFT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., é apelado/apelante
PST ELETRONICA S.A..
ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da auto, com observação e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Daniel Adensohn de Souza OAB nº. 200120", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES ROSSI (Presidente sem voto), THEODURETO CAMARGO E LUIZ AMBRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2013.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO Nº: 675
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0139374-47.2008.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SOFT SISTEMAS ELETRÔNICAS LTDA.
APELADO: PST ELETRÔNCIA S.A.
r.g.
Apelação Cível. Marcas e patentes. Ação de obrigação de não fazer
cumulada com pedido indenizatório. Pedido para que a ré deixe de
usar sinal “FX” em relação a alarmes antifurto para veículos, haja
visto o direito de uso exclusivo da autora da marca “CYBER FX”
destinado a identificar produtos idênticos. Tutela antecipada
concedida para proibição da utilização do sinal da marca, sob pena
de multa diária. É possível a juntada de documentos em qualquer
fase do processo, desde que respeitado o contraditório. Inexistencia
de má-fé. Autora que é a titular do registro da marca “CYBER FX”,
conforme se constata pelo registro concedido pelo INPI. Provado o
registro junto ao INPI, inclusive com o sinal FX, inegável o direito
de proteção da marca. Especialmente no caso dos autos, em que a
ré exerce atividade no mesmo ramo de atividade, sendo visível a
possibilidade de confusão entre os consumidores, ainda que o sinal
“x” seja usado na forma exponencial. Evidente o caráter distintivo
do sinal FX. A reparação material do ato de violação da propriedade
industrial ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva
comprovação do dano. Comprovada a usurpação da marca
presumem-se os danos materiais. Provimento do recurso da autora
para reconhecer a indenização por dano material e lucros cessantes.
A quantificação dos lucros cessantes deverá ser feita em liquidação
de sentença, observados os critérios do artigo 210 da Lei n.
9.279/96. Danos Morais incabíveis, pois, diferentemente dos danos
materiais não são presumidos, devendo haver prova do abalo de sua
reputação. Condenação da ré nas despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% da indenização a ser apurada em
liquidação. Apelo da autora parcialmente provido e negado
provimento ao recurso da ré.
A sentença de fls. 720/722, cujo relatório se adota, nos
autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente em parte a ação,
APELAÇÃO Nº 0139374-47.2008.8.26.0100 - VOTO Nº 675 - R
tornando definitivo o provimento que antecipou a tutela, condenando o réu à
abstenção de comercialização de produtos e dispositivos com a utilização das
marcas e sinais de titularidade do autor em todo o território nacional, sob pena
de multa diária e desobediência, extinguindo o processo com resolução do
mérito, art. 269, I, do
Código de Processo Civil, rateadas as despesas processuais reajustadas do
desembolso
e
compensados
os
honorários
dos
advogados
diante
da
sucumbência recíproca.
Embargos
de
declaração
opostos
às
fls.
726/729
e
rejeitados às fls. 730.
Recurso
de
apelação
interposto
pela
Soft
Sistemas
Eletrônicos Ltda. às fls. 749/760 para que seja afastada a proibição da apelante
em utilizar, a qualquer título, marcas que imitem as marcas “POSITRON CYBER
FX” E “CYBER FX” da apelada, notadamente marcas compostas pelo sinal “FX”,
em relação a alarmes antifurtos e correlatos. Por consequência, a inversão do
ônus da sucumbência.
Recurso recebido em ambos os efeitos, fls. 765.
PST Eletrônica S.A. recorre para que a ré seja condenada
ao pagamento de indenização à apelante, por perdas, danos emergentes e
lucros cessantes advindos da violação aos direitos de propriedade industrial e
dos atos de concorrência desleal perpetrados, em conformidade com os artigos
209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, em quantia a ser apurada em
liquidação
de
sentença,
sendo
que
os
lucros
cessantes
deverão
ser
determinados pelo critério mais favorável à apelante, assim como condenando a
apelada a indenizar os danos morais acarretados à apelante, em valor a ser
arbitrado, e condenação da apelada no pagamento integral das custas e
honorários (fls. 770/984).
Apelação
recebida
em
ambos
os
efeitos,
fls.
988,
respeitada a exceção do artigo 520, VII, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões apresentadas às fls. 990/999 e 1002/1008.
É o relatório.
Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada
com pedido indenizatório com o objetivo de ver cessado o uso pela ré, ora
apelada, do sinal “FX” em relação a alarmes antifurto para veículos, haja vista o
uso anterior pela autora da marca “CYBER FX” destinado a identificar produtos
idênticos.
A ré recorre aduzindo que o alegado sinal “FX” não é
marca; que as marcas dos alarmes antifurto de propriedade da ora apelante
são “JANUS” E “PROTEUS”, sinais notoriamente distintos das marcas de
titularidade da apelada
“POSITRON CYBER” e “CYBER”. Diz que a apelante
sequer utiliza o referido signo “FX” na designação de seus produtos, pois o
radical que acompanha em alguns produtos o signo “PROTEUS” é o F1 x, F3
x
eo
signo F não passa de radical que se destina a indicar uma diferenciação técnica
do produto dentro da linha de alarmes antifurto de fabricação da apelante, não
é marca. Alega ter havido a juntada de documentos tardia. Em síntese, afirma
inexistir qualquer infração a caracterizar concorrência desleal.
A autora apela para pugnar a sentença no tocante à
indenização por perdas e danos decorrentes dos atos de concorrência desleal,
e, no que toca à reciprocidade da sucumbência, haja vista ter a apelante
decaído em parte mínima. Afirma que foi reconhecido que a ré violou os direitos
de propriedade industrial da apelante, assim como a potencialidade da
confusão, haja vista as partes atuarem no mesmo ramo de atividade. Ainda,
que não há necessidade de demonstração do efetivo dano para que seja
determinada a obrigação de indenizar os danos materiais e morais, pois o
direito surge com o reconhecimento da violação do direito de propriedade
industrial e com a possibilidade de engano por parte do consumidor. No caso,
há presunção absoluta do ilícito. Por fim, afirma que decaiu de parte mínima do
pedido, especialmente no tocante ao pedido acessório, devendo os honorários e
custas ser custeados pela ré.
Foi concedida a antecipação da tutela para determinar à ré
que se abstenha de utilizar, a qualquer título, inclusive em seu site, marcas que
imitem
as
marcas
“POSITRON
CYBER
FX”
e
“CYBER
FX”
da
autora,
notadamente marcas compostas pelo sinal FX, em relação a alarmes anti-furto
e correlatos, ficando proibida a utilização dessas marcas, principalmente na
FEISA, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (fls. 123).
Primeiramente, a alegada juntada de documentos tardia
não procede, pois é possível a juntada de documentos em qualquer fase do
processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta
da parte” (STJ
4ª T., REsp 253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10, DJ
8.3.10)
A autora é titular do registro da marca “CYBER FX”,
conforme se constata pelo registro concedido pelo INPI
processo nº
828.305.471 (fls. 129). Consta dos autos que a autora usa da marca e outras
com palavras atreladas à expressão “CYBER FX”, tal como, “POSITRON CYBER
FX” desde 2003, todos precedidos de registros concedidos pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
A sentença se remeteu à decisão proferida nos autos do
agravo de instrumento n. 571.150.4/9-00, interposto contra a decisão que
concedeu a antecipação da tutela para abstenção do uso da marca, que negou
provimento ao recurso, fundamentando que: “Não obstante a agravante não
tenha juntado nestes autos qualquer documento referente ao seu produto, seja
o registro INPI, seja encarte de propaganda, para comprovação da veracidade
de suas alegações, a agravada juntou na contra-minuta os encartes de
propaganda, fls. 198/207), podendo-se notar no material publicitário, fls. 198,
a utilização dos sinais F1x, F3x, F5x e F7x, fls. 199. E assim, não há que se
falar em prejuízo da agravante, tendo em vista a decisão proferida no AI
525.755-5/8-00, de 30.10.07, Rel. Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito
Privado desta Corte: sem o registro, não há patente ou modelo industrial a ser
protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao Judiciário a fim
de vindicar proteção por concorrência desleal. No mesmo sentido o Recurso
Especial 70.015-SP (95/0035061-0), julgado em 3.6.97, pelo STJ, relatado pelo
Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o
direito à tutela legal” (fls. 335/342)
O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção
territorial, quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.
Em consulta às diretrizes de análise de marcas do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) observa-se que a distintividade é uma
das condições de fundo para validade de uma marca. E quando a lei faz
referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), é mister concluir que tal
exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir
o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização
de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie. Na aferição do caráter
distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato, tal
como a duração de uso da marca.
Uma vez comprovado o registro junto ao INPI, inclusive
com o sinal FX, inegável sua abrangência na proteção da marca. Especialmente
no caso dos autos, em que a ré exerce atividade no mesmo ramo de atividade,
sendo visível a possibilidade de confusão entre os consumidores, ainda que o
sinal “x” seja exponencial, conforme alegado, mas assim não consta nos
documentos de fls. 169/170.
De acordo com o inciso VI do art. 124 da LPI, não são
registráveis como marca: “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar
ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica
do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade
e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva”. No caso dos autos, o sinal FX não tem relação
direta com o produto a caracterizar sinal genérico, necessário ou comum, pois
trata-se alarmes automotivos, sendo evidente o seu caráter distintivo.
Conforme
sentenciado,
“alçado
à
categoria
de
incontroverso, por força do art. 334, II, do Código de Processo Civil, o fato de
que o réu comercializou produtos contendo a marca de titularidade e
exclusividade do autor, art. 129, da Lei 9.279/96, cujo certificado foi emitido
em 25.04.06, pág. 698, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
conferindo a proteção especial, não se cogitando de licença para o uso ou
tampouco eventual irregistrabilidade.....”
Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos
de
indenização
por danos
morais e
materiais, fundamentando
“sequer
identificados com precisão no que residiram, assim como a aleatoriedade dos
acenados lucros cessantes e danos emergentes, sujeitos às variações sazonais
do mercado automotivo, sobretudo considerando que, de resto, as normas de
regência do ressarcimento extrapatrimonial não contemplaram ambiciosos
estados fictícios...”
Comprovado
ficou
que a ré utilizou-se do sinal
FX
integrante da marca da autora acoplando-o aos seus produtos, também
alarmes anti-furto, indevidamente, explorando o prestígio de marca alheia, a
causar confusão entre os consumidores. A atuação das partes nos mesmos
ramos de mercado, só vem a reforçar a nocividade da conduta da ré, o que
pode facilmente induzir a erro a clientela da autora.
Forma sútil de imitação é a que “procura criar confusão
com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor.
Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de
suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o
produto assinalado” (cf. Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, 2ª
Edição RT, p. 918)
A inicial alega ter havido perdas e danos e lucros cessantes
decorrentes dos atos ilícitos praticados pela ré, os quais culminaram em perda
de clientela, em virtude da confusão instalada no espírito do consumidor.
O titular de uma marca tem o direito de zelar pela sua
integridade material e pela sua reputação, nos termos do artigo 130, III, a Lei
9.279/96, inclusive impedindo que terceiros se aproveitem da marca para
prática de concorrência desleal.
Conforme
disciplina
o
artigo
208
da
referida lei,
a
indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido
se a violação não tivesse ocorrido.
Por sua vez, o artigo 209 dispõe sobre a reparação de
danos por prejuízos causados por atos de violação da propriedade industrial
e/ou concorrência desleal:
“Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar
confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”
A interpretação doutrinária e jurisprudêncial do referido
artigo é no sentido de que a reparação material do ato de violação da
propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva
comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso
porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo,
comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais,
consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de
clientela. (...) Em resumo, o fundamento da reparação de dano está justamente
no potencial desvio da clientela, que acreditando adquirir determinado produto
e/ou serviço conhecido no mercado pelo nome ou reputação, adquire produto
e/ou serviço diverso. Tal confusão, tanto pode gerar prejuízo ao titular da
marca pelo desvio de clientela simplesmente, pois deixa de auferir lucro a partir
da reputação criada; ou em razão da insatisfação gerada no consumidor, o que
denigre a boa imagem e reputação da marca. (Des. Tasso Duarte de Melo,
Apelação Cível n. 0168265-73.2011.8.26.0100)
Neste sentido:
Direito Marcário. Recursos Especiais. Marca. Bem
Imaterial componente do estabelecimento. Uso sem a anuência do
titular. Impossibilidade. Concorrência Desleal. Reconhecimento da
violação do direito de propriedade industrial. Obrigação de indenizar.
Apuração da extensão dos danos em liquidação de sentença.
Possibilidade. Importação paralela e recondicionamento dos produtos
sem a anunciado titular da marca. Impossibilidade. (Recurso Especial
1.207.952 AM, Ministro Relator Luis Felipe Salomão)
Ainda:
“O direito à indenização foi recusado ao autor sob a
alegação de que não provará a existência do dano. Acontece que, a
meu Juízo, o dano decorre do uso indevido do modelo patenteado, e
esse fato está amplamente reconhecido. A questão relativa à direito de
indenização, pois, não envolve matéria de fato, mas se constitui numa
consequência de direito: reconhecidos os fatos do registro e da
utilização do modelo pela ré, na fabricação de suas mesas dobráveis,
tem o titular do registro direito à indenização, pois a ofensa ao seu
patrimônio consistiu no desrespeito ao privilégio. A resposta afirmativa
pode ser dada independentemente de exame de outros fatos, o que
ficará para a fase da definição dos valores da indenização a que tem
direito o autor (REsp 15.424/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar)
Logo, presumido o dano material em razão da usurpação
da marca e o consequente desvio de clientela, pois o ato de concorrência
desleal gerou por si só prejuízo patrimonial à autora, ainda que não se possa de
imediato apurar a extensão do dano, de rigor a condenação da apelada à
reparação a este título.
No
que
diz
respeito
ao
quantum
reparatório,
a
quantificação dos lucros cessantes deverá ser feita em liquidação de sentença,
observados os critérios do artigo 210 da Lei n. 9.279/96.
Por outro lado, incabível a indenização a título de danos
morais, pois, diferentemente dos danos materiais não são presumidos, devendo
haver prova do abalo de sua reputação.
Não há nos autos provas, nem evidências, de que a
conduta da ré tenha causado prejuízo de ordem extrapatrimonial à autora. A
prova da existência de dano é matéria de cognição exclusiva da fase de
conhecimento do processo, não se admitindo uma condenação aberta e sem
qualquer evidência.
Neste sentido:
Ementa: MARCAS E PATENTES - Autoras proprietárias da
marca "RED BULL" - ré que põe no mercado o produto
"RED NIGHT" e se utiliza de conjunto de caracteres
utilizados pelas autoras nas embalagens (trade dress) IMITAÇÃO
PRODUTO
DAS
Das
CARACTERISTICAS
REQUERIDAS
-
fato
EXTERNAS
que
faz
DO
apenas
confundir e, de certo modo, causar ilusão, captando
indevidamente eventuais clientes das recorridas - cristalino
nos autos a intenção da ré de se locupletar do prestigio e
da fama da marca das autoras, que é líder de mercado,
para alavancar a venda de seus produtos - CONCORRÊNCIA
DESLEAL parasitária CONFIGURADA - dever de indenizar
configurado (art. 209, da Lei 9.279/96) - danos morais que
deveriam ser comprovados objetivamente pelas autoras,
porém não o foram - má-fé processual da ré não
configurada
-
IMPROVIDOs.
DECISÃO
MANTIDA.
(Apelação
RECURSOs
Cível
n.
0103422-07.2008.8.26.0100, Rel. Neves Amorim)
Do exposto, cabível a indenização apenas a título de danos
materiais a ser apurada em liquidação de sentença, com fulcro no artigo 210 da
Lei 9.279/96.
Tendo a autora decaído de parte mínima, condeno a ré nas
despesas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, § 3º,
do CPC, no valor de 10% da indenização a ser apurada em liquidação.
Dou parcial provimento ao recurso da autora e nego
provimento ao recurso da ré.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

Tribunal de Justiça de São Paulo Propriedade Industrial. Marca

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Documents pareils

denunciado - MPF - Ministério Público Federal

primeira câmara

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