Marques

Jurisprudence –  Marques
■  Contrefaçon de la marque figu ative
déposée en couleurs (oui) – Reproduction
à l’identique
─  Contrefaçon de la marque figu ative déposée en noir et blanc (oui) – Imitation –
Similitude visuelle – Différence insignifiante – Couleur – Identité des produits
─  Contrefaçon de la marque verbale
(oui) – Imitation – Similitudes visuelle,
phonétique et intellectuelle – Notoriété
de la marque
─  Concurrence déloyale (oui) – Effet de
gamme – Volonté de bénéficier des investissements d’autrui
─  Préjudice – Dilution – Perte de marché –
Notoriété de la marque – Ancienneté de
l’usage – Campagnes publicitaires – Préjudice économique –  Qualité inférieure –
Vente à prix inférieur – Détournement de
clientèle
■  Le choix de procéder à un dépôt de marque en
noir et blanc confère une faible distinctivité au quadrillage
revendiqué ce qui conduit à appliquer avec rigueur le risque de confusion, le demandeur à l’action ne pouvant
bénéficier d’un monopole sur un motif écossais pour
toutes les couleurs. La couleur rouge des lignes médianes simples verticales et horizontales sur les chemises
arguées de contrefaçon alors que celles-ci sont est de
couleur ris foncé dans la marque revendiquée ou encore
les différences d’intensité des lignes horizontales ne suffisent pas à écarter toute similitude visuelle. L’identité
des produits alliée à cette similitude entraîne un risque
de confusion malgré l’absence de notoriété démontrée
de la marque invoquée.
L’apposition, sur des pochettes plastiques contenant les
chemises litigieuses, de la mention « Burbury » constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale
BURBERRY.
La déclinaison de quatre modèles de chemises reproduisant les motifs, objets des dépôts de marque, engendre un effet de gamme qui entraîne un risque de confusion
et constitue un acte distinct de ceux retenus au titre de la
contrefaçon. Il en est de même de l’apposition du carreau
litigieux à des emplacements identiques à ceux choisis
par le demandeur à l’action, à savoir à l’envers du poignet, à une époque à laquelle ce dernier commercialisait
ce type de chemises. Ces faits constituent des actes de
concurrence déloyale.
BURBERRY Ltd c. JSR (exerçant sous le nom commercial IZAC Sas)
Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect.,
13 septembre 2013 (RG 2011/17252 ; M20130572)
PIBD   N° 995   III   1610
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Jurisprudence –  Marques
Faits et procédure :
La société Burberry est titulaire, notamment, de la marque communautaire verbale BURBERRY ainsi que de la
marque communautaire figurative composée d’un carreau, déposée en couleurs camel, noir, blanc et rouge
pour désigner des vêtements. Elle a également déposée,
en 2004, une marque communautaire représentant le
même motif de carreau en noir et blanc sans revendication de couleur. Elle indique avoir voulu protéger son
quadrillage devenu spécifique du fait de son utilisation
ancienne et continue depuis 1920.
Elle a été informée par les Douanes de la retenue de
1024 chemises constituées de quatre modèles différents,
pouvant constituer la contrefaçon de ses marques. Ces
produits étaient destinés à la société JSR qui exerce son
activité de commerce de confection sous l'enseigne IZAC,
au travers d'un réseau d'une trentaine de boutiques et
sur un site internet accessible à l'adresse www.izac.fr sur
lequel étaient offerts les modèles litigieux au prix unitaire
de 59 €. Elle a, dans ces conditions, assigné la société
JSR en contrefaçon par reproduction ou imitation de ses
marques figuratives. Elle reproche également l’apposition
du signe Burbury sur le conditionnement des chemises
litigieuses. Elle invoque également des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La JSR prétend que le dessin apposé sur le tissu dans
lequel sont confectionnées ses chemises ne reproduit
pas à l'identique les marques déposées en couleur ou en
noir et blanc par la société BURBERRY et qu’il était déjà
connu comme faisant partie du folklore écossais et était
commercialisé par de multiples marques.
Elle soutient que son tissu et constitué non de carreaux
mais de rayures longilignes et fait observer qu'aucun droit
d'auteur n'est revendiqué.
S'agissant de l'apposition du nom Burbury, elle expose
que cela relève de la seule responsabilité du fabricant en
l'absence de toute directive donnée en ce sens.
Discussion :
–  Sur la contrefaçon :
« L’article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du
26 février 2009 dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire
est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires
d’un signe identique à la marque communautaire pour
des produits ou services identiques à ceux pour lesquels
celle-ci est enregistrée" ;
Un signe est considéré comme identique à la marque
s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments
constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble,
il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent
passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
L’article 9 § 1 b) du règlement (CE) n° 207/2009 du
26 février 2009, prévoit que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire
est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires
d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa
similitude avec la marque communautaire et en raison de
l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe
un risque de confusion dans l’esprit dit public ; le risque
de confusion comprend le risque d’association entre le
signe et la marque".
PIBD   N° 995   III   1611
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Jurisprudence –  Marques
L’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle
précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire
précité.
En l’espèce, les chemises saisies par les douanes sont
des produits identiques aux vêtements visés aux dépôts
des trois marques communautaires opposées à savoir
la marque figurative déposée en couleurs n° 377 580, la
marque figurative déposée en noir et blanc n° 3 950 037
et la marque verbale n° 1 058 312.
Le Tribunal observe que la société demanderesse ne
se prévaut d’aucun droit d’auteur et que la validité des
marques BURBERRY n’est pas contestée.
Il suffit donc de rappeler que les notions d’originalité et
de nouveauté sont étrangères au droit des marques et en
conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier les prétendues
antériorités tirées du fonds commun des tartans écossais
invoquées par la défenderesse. »
-  les chemises 11H250 et 11H246 :
« La chemise commercialisée par la société JSR sous
la référence 11H250 est confectionnée dans un tissu présentant sur un fond beige, trois lignes verticales noires
également espacées, se croisant avec trois autres lignes
horizontales noires plus nuancées également espacées,
avec entre les lignes verticales noires, des lignes claires
formant des carrés blancs aux points d’intersection des
lignes intercalaires noires, une ligne unique verticale rouge
se croisant avec une ligne unique horizontale rouge entre
les ensembles de lignes noires, les trois lignes formant le
carré sont d’égale proportion et la ligne médiane unique
est plus fine et placée à égale distance des ensembles
de lignes orthogonales.
La chemise portant la référence 11H246 est une chemise blanche qui présente sur l’envers des poignets et
dans l’encolure un motif identique dans la même combinaison et dans les mêmes couleurs que le tissu de la
chemise 11H250.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne
ressort pas de l’examen visuel du tissu de ses chemises une impression de rayures longilignes mais bien une
reproduction à l’identique de la marque communautaire
figurative n° 377 580 représentant le "carreau Burberry".
Le grief de contrefaçon par reproduction est en conséquence caractérisé du fait de la reproduction de la marque communautaire n° 377 580 déposée en couleurs sur
les chemises 11H250 et 11H246 commercialisées par la
société JSR, exerçant sous l’enseigne Izac. »
-  les chemises référencées 11H248 et 11H244 :
« La société Burberry considère que les deux modèles de chemises référencées 11H248 et 11H244 reproduisent les éléments distinctifs et dominants du "carreau
Burberry" enregistré à titre de marque communautaire
sous le n° 3 950 037 sans revendication de couleurs, ce
dont il résulte selon elle un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
II y a donc lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre
les produits désignés, il existe un risque de confusion
dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion
devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
S’agissant en l’espèce d’une marque purement fig rative, l’appréciation globale sera limitée à l’appréciation
des similitudes visuelles et conceptuelles des signes en
cause, qui sera fondée sur l’impression d’ensemble pro-
duite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments
distinctifs et dominants.
Conceptuellement, le tissu et le motif enregistré à titre
de marque communautaire évoquent un tissu écossais.
Le choix de procéder à un dépôt de marque en noir et
blanc confère une faible distinctivité au quadrillage revendiqué par la société Burberry, qui conduit en l’espèce à
apprécier avec rigueur le risque de confusion, celle-ci ne
pouvant bénéficier d’un monopole sur un motif écossais
pour toutes les couleurs.
Or, il ressort de l’examen visuel des chemises litigieuses que le tissu composant la chemise 11H248, qui est
apposé sur l’envers des poignets et dans l’encolure de la
chemise 11H244, reproduit sur un fond gris trois bandes
verticales noires également espacées se croisant avec
trois autres lignes horizontales noires plus nuancées également espacées, avec entre les lignes verticales noires,
des lignes claires formant des carrés blancs aux points
d’intersection des lignes intercalaires noires, une ligne
unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique
horizontale rouge entre les ensembles de lignes noires,
les trois lignes formant le carré sont d’égale proportion et
la ligne médiane unique est plus fine et placée à égale
distance des ensembles de lignes orthogonales.
La couleur rouge des lignes médianes simples verticales et horizontales sur les tissus argués de contrefaçon
alors que celle-ci est de couleur gris foncé dans le dépôt
de la marque Burberry ou encore les différences de d’intensité des lignes horizontales ne suffisent pas à écarter
la similitude visuelle tirée de la quasi-identité des motifs.
Il résulte de ces éléments que l’identité des produits
alliée à la quasi-identité des signes en cause entraîne
un risque de confusion, le public concerné étant amené
à attribuer aux services proposés une origine commune,
malgré l’absence de notoriété démontrée de la marque
n° 3 960 037 déposée en noir et blanc.
La contrefaçon par imitation de la marque communautaire n° 3 950 037 est ainsi caractérisée. »
-  sur la mention "Burbury" :
« La société Burberry estime que l’apposition sur les
pochettes plastiques contenant les chemises d’une étiquette comportant la mention "BURBURY" constitue la
contrefaçon par imitation de sa marque verbale communautaire "BURBERRY" enregistrée sous le n° 1 058 312.
La société JSR reconnaît que cette mention porte
atteinte aux droits de la demanderesse mais prétend
qu’elle résulte d’une erreur de son fournisseur, lequel
n’est cependant pas en la cause.
Néanmoins, le Tribunal constate l’absence de contestation de la contrefaçon par imitation de la marque verbale
BURBERRY par le signe "Burbury", lequel présente des
similitudes visuelles, intellectuelles et phonétiques engendrant un risque de confusion aux yeux de la clientèle avec
la marque déposée, qui jouit d’une notoriété internationale, ce qui n’est pas non plus contesté et ressort des
nombreuses publicités versées au débat.
Dès lors que la bonne foi est indifférente en matière
civile, le grief de contrefaçon par imitation de la marque
communautaire verbale n° 1 058 312 est établie et la responsabilité de la société JSR, exerçant sous l’enseigne
"Izac" est engagée de ce chef. »
–  Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
« II convient de rappeler que le principe est celui de la
liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre
de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que des comportements fautifs
PIBD   N° 995   III   1612
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Jurisprudence –  Marques
tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans
l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux,
parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une
valeur économique d’autrui lui procurant un avantage
concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail
intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le
caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif
de la reproduction ou de l’imitation. L’ancienneté d’usage,
l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale
sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un
autre opérateur économique en tirant un profit injustifié
d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
La société Burberry reproche à la société JSR, exerçant
sous renseigne Izac des actes distincts de la contrefaçon
de ses marques, constitutifs de concurrence déloyale.
Le Tribunal constate que la déclinaison de quatre modèles de chemises reproduisant des motifs portant atteinte
aux droits privatifs de la société Burberry engendre un
effet de gamme qui entraîne lui-même un risque de confusion aux yeux de la clientèle et constitue un acte distinct
de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Par ailleurs, la modestie du prix s’explique en l’espèce
par la moindre qualité des produits et des frais de conception réduits du fait même qu’il y a eu reproduction à l’identique des marques BURBERRY. Dès lors, il ne s’agit pas
là d’acte distinct de la contrefaçon mais plutôt des composantes du préjudice subi du fait de la contrefaçon qui sera
pris en considération dans l’évaluation du préjudice.
En revanche, le choix opéré par la société JSR, exerçant sous l’enseigne Izac d’apposer le carreau litigieux
à des emplacements identiques à ceux choisis par la
société demanderesse, à savoir sur l’envers des poignets,
en octobre 2011 c’est-à-dire à une époque à laquelle
cette dernière commercialisait de telles chemises ainsi
que cela ressort d’extraits internet versés au débat et non
contestés, constitue un acte distinct de la contrefaçon
engendrant en soi un risque de confusion aux yeux de
la clientèle et établissant la volonté de la société défenderesse de tirer profit des investissements et des choix
commerciaux de la société Burberry.
Enfin, la société Burberry reproche à la société défenderesse de commercialiser une écharpe qui rappellerait
une de ses écharpes référencée "check cachemire" mais
le tribunal constate qu’en l’absence de reproduction à
l’identique du motif constituant la marque BURBERRY,
la commercialisation d’une écharpe bleu marine présentant un motif écossais, particulièrement banal en matière
de confection, ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale. »
–  Sur les mesures réparatrices :
« En vertu de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies
par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de
l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire
de ces droits du fait de l’atteinte.
En vertu de l’article L. 717-2 du Code de la propriété
intellectuelle, les dispositions de l’article L. 716-14 du
même Code sont applicables aux atteintes portées au
droit du propriétaire d’une marque communautaire.
Le préjudice résultant des actes de concurrence
déloyale répond au droit commun de l’indemnisation.
Les faits de contrefaçon des marques de la société
Burberry participent nécessairement à la dilution du pouvoir distinctif des trois marques dont la notoriété est établie s’agissant du "carreau Burberry’’ déposé en couleur et
de la marque verbale BURBERRY au vu de l’ancienneté
de leur usage depuis plus de cent ans et des campagnes
publicitaires versées au débat.
L’atteinte à la valeur patrimoniale de ces trois marques
et donc la perte financière en résultant sera par conséquent réparée par l’allocation de la somme globale de
30 000 euros.
Par ailleurs, la société Burberry a subi une perte partielle du marché du fait de ces actes de contrefaçon.
Il ressort des documents émanant des douanes que
1024 chemises jugées ci-dessus contrefaisantes ont été
saisies et de la facture saisie au sein de la société JSR
exerçant sous renseigne Izac, émanant de son fournisseur turc la société Venture, que la défenderesse avait
commandé 3 564 chemises en juin 2011 se décomposant ainsi :
-  921 pièces référencées 11H244 au prix unitaire de
13,70 euros,
-  1 163 pièces de la référence 11H246 au prix unitaire
de 13,70 euros.
-  717 pièces de la référence 11H248 au prix unitaire
de 14,80 euros
-  763 pièces de la référence 11H250 au prix unitaire
de 14,80 euros.
Il en résulte que 2 544 produits ont été revendus. Or, la
défenderesse proposait à la vente les chemises litigieuses
sur son site internet au prix unitaire de 59 euros, soit un
bénéfice moyen de l’ordre de 44 euros par produit.
La société Burberry verse au débat des extraits de son
site internet dont il ressort qu’elle propose à la vente des
chemises pour hommes à des prix compris entre 175 et
195 euros. Il n’est pas contesté que la marge moyenne
pratiquée dans le domaine de l’habillement pour les entreprises de 100 salariés et plus est de 52.8 % au regard de
la dernière fiche sectorielle établie par l’Insee.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à la
somme de 120 000 euros le préjudice économique subi
par la société Burberry du chef des actes de contrefaçon.
Enfin, la société Burberry justifie que ses marques sont
les emblèmes de sa société de telle sorte que la vente à
prix réduit d’articles de qualité moyenne les reproduisant
est de nature à altérer son image auprès de sa clientèle
qui recherche des produits de luxe. Il lui sera donc alloué
la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral.
Les actes distincts de concurrence déloyale ont
entraîné un trouble commercial tiré du détournement de
la clientèle de la société Burberry vers la société Izac,
qui proposait des chemises quasi-identiques à moindre
coût, qu’il convient de réparer à hauteur de 15 000 euros,
dès lors que les chemises concernées ont été commandées à hauteur de 1 880 pièces s’agissant des références
11H244 et 11H246.
Il sera fait droit aux demandes complémentaires d’interdiction et de destruction des chemises saisies, afin de
faire cesser et de prévenir tout préjudice futur pour la
demanderesse, ainsi que précisé au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’est pas établi que d’autres chemises
subsistent dans les circuits commerciaux et la demanderesse sera donc déboulée de sa demande de rappel et
de remise.
Il sera fait droit aux demandes de publication judiciaire
dans les conditions définies ci-après dans le dispositif.
PIBD   N° 995   III   1613
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Jurisprudence –  Dessins et modèles
En revanche, les faits de commercialisation des chemises litigieuses sur le site internet de la défenderesse
ayant cessé depuis deux ans, il ne sera pas fait droit à la
demande de publication sur ledit site. »
–  Sur la demande reconventionnelle :
« L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommages-intérêts que dans
le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière
équipollente au dol.
La société JSR, exerçant sous renseigne Izac, qui succombe, ne peut qu’être déboulée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée
par la société Burberry à son encontre ayant prospéré. »
–  Sur les autres demandes :
« La société JSR, exerçant sous renseigne Izac, qui
succombe, supportera les entiers dépens de l’instance
et devra en outre payer à la société Burberry la somme
de 5 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des
faits, les conditions de l’article 515 du Code de procédure
civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire
de la présente décision, à l’exception des mesures de
destruction et de publication judiciaire. »
Par ces motifs, le Tribunal retient à l’encontre de la
société JSR, des actes de contrefaçon des marques
appartenant à la société Burberry, la condamne à lui
payer la somme de 160 000 € en réparation des actes
de contrefaçon et celle de 15 000 en réparation des actes
de concurrence déloyale. Le Tribunal interdit à la société
poursuivie d’importer, d’offrir à la vente ou de vendre en
France et en Europe les produits litigieux sous astreinte
de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Il ordonne, aux frais de la défenderesse, la destruction sous astreinte de 100 € par jour de
retard à compter de la signification du jugement, de la
totalité du stock jugé contrefaisant. La société JSR est
condamnée à payer à la société Burberry la somme de
5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
(Mme Salord, vice-prés. ; Mes Escande et Jacoby, av.)
PIBD   N° 995   III   1614
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