Cabinet Novagraaf Technologies Cabinet Novagraaf France

La Lettre
LETTRE D’INFORMATION | Juin 2013 | N˚22
Cabinet Novagraaf Technologies
Cabinet Novagraaf France
Sommaire
Brevet Unique et Juridiction Unifiée : une nouvelle étape 2 | Edito 3 | Sucreries et justice ne s’accommodent
pas toujours… 4 | Inventeurs, prestataires… à qui les droits de propriété intellectuelle ? 6 | Nouvelles extensions
gTLD : l’ICANN dit oui au « .bzh » et « .paris » 7 | Novagraaf participe à la Parisienne 2013 ! 8 | Novagraaf fête
ses 125 ans 8
‘La juridiction unifiée devrait
permettre d’accélérer l’harmonisation
du droit des brevets dans l’UE’
À l’heure actuelle, les tribunaux et autorités
nationales des États signataires du brevet unique
européen sont compétents en matière de gestion
des litiges et de validité des brevets européens
sur leur territoire national respectif. En pratique,
cela donne lieu à un certain nombre de difficultés
pour les titulaires de brevets souhaitant faire
valoir ou faire révoquer un brevet européen validé
dans plusieurs pays de l’UE : coûts élevés et
décisions divergentes d’un pays à l’autre.
Brevet Unique et Juridiction Unifiée :
une nouvelle étape
L’accord international pour la mise en place de la juridiction unifiée en matière
de brevets a été signé le 19 février 2013 à Bruxelles. La signature de cet accord
fait suite à l’approbation par la Commission européenne et le Parlement
européen pour le lancement du Brevet Unitaire Européen à partir de janvier
2014. Il s’agit d’une évolution majeure qui permettra aux entreprises de
bénéficier d’un guichet unique pour la protection de leurs innovations au sein
de l’Union européenne (UE).
Une même affaire de brevet peut ainsi être
examinée par plusieurs juridictions différentes
et être source d’une certaine complexité et
insécurité juridique tant pour les titulaires de
droits que pour les tiers. La mise en place
prochaine de cette juridiction unifiée devrait
mettre fin à ces difficultés et accélérer
l’harmonisation du droit des brevets dans
l’Union Européenne.
Le 16 avril dernier, la Cour de Justice européenne
a rejeté les recours de l’Espagne et de l’Italie
contre la décision du Conseil autorisant la
coopération renforcée pour la mise en place du
brevet unitaire. Les deux pays avaient refusé de
signer et d’intégrer ce système en soutenant,
notamment, que la coopération renforcée ne vise
qu’à contourner la règle de l’unanimité en
matière de régime linguistique.
dans le secteur de la Propriété Intellectuelle.
Il a été marqué notamment par l’arrivée des
nouvelles extensions génériques de noms
La ratification
de domaine (gTLDs) et l’ouverture de la
Cet accord devrait donc entrer en vigueur après
sa ratification par les treize États membres, dont
au moins la France, l’Allemagne et le RoyaumeUni. Les experts sont partagés et situent cette
ratification entre mi 2014 et mi 2016.
Trademark Clearinghouse, mais également
par l’adoption du « Paquet Brevet de l’Union
Européenne » adoptant le système du
brevet européen à effet unitaire et de la
Cour unifiée des brevets. Quelques
évolutions majeures pour les entreprises
Bien que l’Espagne et l’Italie restent en dehors du
système du brevet unique, l’Italie a quant à elle
signé l’accord sur la juridiction unifiée. Dans cette
situation, une fois que l’accord sera entré en
vigueur, les brevets européens « traditionnels »
validés en Italie seront, comme ceux validés dans
les autres Etats de l’UE, à l’exception de
l’Espagne, soumis à cette nouvelle juridiction.
innovantes et attentives à protéger leurs
créations et à faire valoir leurs droits de
propriété industrielle.
Le Cabinet Novagraaf a, de son côté, certifié
l’ouverture de ses antennes à Strasbourg
et à Marseille et confirmé son implantation
à Bordeaux en choisissant de nouveaux
locaux en plein centre-ville.
Les défis à relever restent nombreux, avec la
ratification de l’accord par les Etats Membres, la
définition des règles de procédure de la juridiction
unique et sa mise en place, les stratégies
d’entreprise à déterminer et à mettre en œuvre
pour l’utilisation efficace de ce nouvel outil de
protection de leurs innovations qui s’ajoute aux
brevets européens validés nationalement et aux
brevets nationaux au sein de l’UE.
Nous suivrons cela avec attention et analysons
les meilleures stratégies à adopter dans ce
nouvel environnement.
Eric Enderlin
Président Directeur Général
Novagraaf Technologies
2
Le Printemps 2013 a été riche en nouveautés
3
Nous abordons donc l’été avec toute
l’énergie requise pour assurer à nos clients
un appui solide et éclairé dans leurs projets
Bonne lecture.
Olivier Boland
Eric Enderlin
Président Directeur Président Directeur
Général
Général
Novagraaf FranceNovagraaf Technologies
Sucreries et justice ne
s’accommodent pas toujours…
Une fois n’est pas coutume, une boule de chewing-gum
est au cœur d’une action en contrefaçon. Le célèbre
confiseur BRABO FRANCE et son fournisseur ZED CANDY
accusent la société GAFED d’avoir imité et commercialisé
son fameux bonbon baptisé Mammouth Jawbreaker, sous
le nom de Dragon Jawballgum. Le 6 octobre 2011,
le tribunal de grande instance de Paris rejetait l’action en
contrefaçon exercée par le confiseur, et prononçait la
déchéance de deux de ses marques. La cour d’appel de
Paris, confirme la décision rendue par le tribunal de
grande instance dans son arrêt du 9 novembre 2012.
‘La Cour d’Appel de Paris rappelle les conditions
d’établissement du caractère
distinctif d'une marque communautaire’
Sur l’action en contrefaçon de la marque « JAWBREAKER » et de sa
déclinaison « MAMMOUTH JAWBREAKER », la cour d‘appel reconnait
l’absence de confusion de ces marques avec « DRAGON JAWBALLGUM »
et écarte l’existence d’un quelconque acte de contrefaçon. Pour justifier sa
décision, la Cour affirme que sur le plan visuel et phonétique, le seul terme
« JAW » n’était pas de nature à constituer une violation de la marque
« JAWBREAKER ». Sur le plan conceptuel, elle écarte un quelconque rapport
entre le mammouth, animal ayant existé, et le dragon, animal mythique
présent uniquement dans l’imaginaire collectif.
ZED CANDY est un confiseur irlandais propriétaire de la marque française
« BOULE MAGIQUE TOVERBOL » n° 043 291 705 et de deux marques
communautaires « JAWBREAKER » n° 1055177 et « MAMMOUTH
JAWBREAKER » n° 4366373.
Ayant constaté que la société GAFED commercialisait des sucreries sous
la marque DRAGON JAWBALLGUM, ZED CANDY et son distributeur français
assignent cette dernière en contrefaçon.
Déchéance de marque, faute d’usage sérieux ?
Jouant de malchance, les appelants ne réussirent pas à prouver l’usage de
leurs deux marques « JAWBREAKER » et « BOULE MAGIQUE TOVERBOL ».
Faisant droit aux arguments de la société GAFED, la cour d‘appel confirme
la déchéance des deux marques prononcée en première instance, faute de
preuve d’un usage sérieux.
La société GAFED, face à ces allégations, invoque en défense deux arguments.
D’une part elle évoque l’absence de caractère distinctif de la marque
« JAWBREAKER » pour en demander la nullité et, d’autre part, elle estime
qu’à défaut de nullité, la déchéance totale des marques « JAWBREAKER »
et « BOULE MAGIQUE TOVERBOL » devra être prononcée, faute d’usages
sérieux.
Epilogue…
Le tribunal de grande instance de Paris rejette la demande de nullité de
la marque « JAWBREAKER » faute de caractère distinctif. Elle estime qu’en
effet, l’expression « JAWBREAKER », littéralement « casse-mâchoire », peut
représenter pour un public anglophone, un gros bonbon rond et dur mais que,
s’agissant d’une marque communautaire, ce terme n’était pas nécessairement
compris par le public non anglophone. Elle ajoute qu’un consommateur
français n’y attacherait aucune signification particulière et conclut en
reconnaissant la validité de la marque. Cette interprétation est reprise en
appel, confirmant ainsi la validité de la marque « JAWBREAKER ».
Ainsi, des trois marques de la société ZED CANDY mises en cause, seule
la marque MAMMOUTH JAWBREAKER se maintient. Dans cette décision,
la cour d‘appel de Paris rappelle les conditions d’établissement du caractère
distinctif d'une marque communautaire, ainsi que le faisceau d’indice
permettant d’établir la déchéance d’une marque faute d’usage sérieux.
Guillaume Mortreux - Partner
Conseil en Propriété Industrielle
Marques, Dessins & Modèles
Guillaume Andanson
Juriste stagiaire
Marques, Dessins & Modèles
4
5
Inventeurs,
prestataires… à qui
les droits de propriété
intellectuelle ?
Nouvelles extensions gTLD :
l’ICANN dit oui au « .bzh » et « .paris »
En 2012, l’ICANN décidait d’offrir aux tiers la possibilité de demander
l’enregistrement de nouvelles extensions personnalisées (gTLD), qu’il
s’agisse de noms de marques, de villes ou d’organisations. Après plusieurs
années de mobilisation, la ville de Paris et la région Bretagne ont obtenu
gain de cause…
Un « donneur d’ordre » ayant commandé
un travail rémunéré à un tiers, pense
ipso facto qu’il est propriétaire de
l’entier résultat de ce travail. Qu’en
est-il réellement ? Comment éviter les
contentieux ultérieurs ?
Qui est l’inventeur ?
Protection rapprochée…
Il est utile de rappeler qu’en matière de brevets la loi attribue la propriété
de l’invention à la personne qui en est à l’origine (article L 611-6 du Code de
Propriété Intellectuelle). Par conséquent si le prestataire est à l’origine de
l’invention, ce dernier aura la qualité d’inventeur et à défaut de stipulations
contraires, le donneur d’ordre ne pourra pas s’y opposer.
Il est par conséquent indispensable pour les Parties de prévoir, le plus en
amont possible, des clauses explicites dans un contrat écrit de prestation sur
le sort des droits de propriété intellectuelle si elles souhaitent éviter tout
contentieux ultérieurs.
La rédaction de clauses de transfert des droits de propriété intellectuelle
en droit des brevets entre l’inventeur-prestataire et le donneur d’ordre n’est
pas sans rappeler les clauses de cession expresse des droits de l’auteurprestataire au profit du donneur d’ordre dans le contrat de commande.
C’est ce que l’arrêt de la cour d‘appel de Paris du 12 octobre 2012 : SAS Manoir
Industries C/SA Nexter Systems a confirmé. En l’espèce la cour d’appel a
retenu que le donneur d’ordre, qui s’est contenté de poser un problème à
résoudre en indiquant le but à atteindre « sans fournir la méthode ou les
moyens pour y parvenir », ne peut être considéré comme un inventeur. Le droit
au brevet appartenant à celui qui conçoit la solution du problème technique et
non à celui qui ne fait que poser le problème. Aucune disposition contractuelle
ne permettait de considérer le donneur d’ordre comme propriétaire des
résultats de l’étude. La cour d’appel conclut donc que les demandes de
brevets ont, par conséquent, été déposées frauduleusement par le donneur
d’ordre et la cour en ordonne le transfert au profit de la société prestataire.
Nous mettons notre expertise à votre disposition pour la rédaction de ces
contrats hautement stratégiques pour les entreprises.
L’ICANN (Société pour l’attribution des noms de
domaine et des numéros sur Internet / Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers),
agence chargée de réglementer au niveau
mondial les noms de domaine internet, a retenu
les candidatures de ces deux entités françaises,
qui pourront dorénavant utiliser les extensions .
paris et .bzh.
Plus de 2000 demandes depuis
janvier 2012
« D'ici quelques mois, en plus des “.com” ou “.fr”,
il sera possible de réserver un nom de domaine
en “.paris”. Cela permettra […] d'ouvrir un site
internet “http://www.monsite.paris” »,
a expliqué le porte-parole de la Ville de Paris.
Alors, êtes-vous prêt pour la nouvelle ère
Internet ?
La liste des demandes d’enregistrements
publiée sur le site web officiel de l‘ICANN est
impressionnante. Près de 2000 demandes de
réservation de noms de domaine ont été réalisées
au total depuis janvier 2012, malgré un prix de
dépôt très élevé.
Olivier Boland
Président Directeur Général
Novagraaf France
La région Bretagne “se félicite de cette issue
positive, qui récompense une action de longue
durée ayant mobilisé de nombreux acteurs depuis
2004”.
Isaure Bouillon
Juriste Accords et Valorisation
6
7
Novagraaf fête ses 125 ans
En janvier 1888, notre premier bureau voit le
jour aux Pays-Bas, sous le nom ‘Van der Graaf
en Co’s merkenbureau NV’. Les activités se
concentrent alors sur la protection des marques
et des inventions, concept très avant-gardiste
pour l’époque. En 1912, les activités sont en
pleine croissance et s’étendent à l'étranger.
Parallèlement à ces diverses expansions à
l’étranger, le Cabinet change de nom et devient
Markgraaf en 1978, puis Novagraaf en 2000.
En 2013 et après 125 années d’existence,
Novagraaf accompagne au quotidien plus de
50.000 clients, réunit 350 collaborateurs
répartis dans 14 bureaux à travers l’Europe.
Le Groupe Novagraaf vous remercie
chaleureusement de votre confiance !
deuxième trimestre 2013 :
la Propriété Intellectuelle en bref…
• gTLDs : la Trademark Clearinghouse ouvre ses portes
• PSA, le CEA et Safran, premiers déposants de brevets en 2012
• L'Inde adhère au système international des marques
• Brevet unitaire : la CJUE rejette les recours de l’Espagne et de l’Italie
• 28 millions de documents consultables sur le PATENTSCOPE
• Adhésion de la Croatie à l’UE : quel impact pour vos marques communautaires ?
• L’archipel des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Novagraaf
participe à la
Parisienne 2013 !
Une équipe de 30 collaboratrices
européennes du Groupe Novagraaf,
se retrouveront sur la ligne de départ
de la Parisienne, le 15 septembre 2013.
Cette course de 6 kilomètres à travers
Paris a pour but de soutenir la recherche
sur le cancer du sein. En 2012, près de
119 000 u de dons ont été collectés et
ont permis de financer des projets de
recherche. Animée par les
applaudissements d’un public chaleureux
et plus de 600 musiciens, cette course
féminine est un beau moment de
solidarité, de partage et de bonne humeur.
A vos baskets,
Mesdames !
Retrouvez ces articles sur www.novagraaf.fr
Mentions légales :
Cette lettre d’information est une publication du Cabinet Novagraaf en France, Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : [email protected] ou [email protected].
Ne pas jeter sur la voie publique.
NOVAGRAAF France
NOVAGRAAF Technologies
Nos implantations en régions:
Marques, Dessins & Modèles, Noms de domaine
Brevets
Besançon, Bordeaux, Marseille,
122 rue Edouard Vaillant
122 rue Edouard Vaillant
Metz-Strasbourg, Lorient, Toulon.
92593 Levallois-Perret Cedex
92593 Levallois-Perret Cedex
T +33 (0)1 49 64 60 00
T +33 (0)1 49 64 60 00
Notre présence en Europe:
Novagraaf en France est
F +33 (0)1 49 64 60 60
F +33 (0)1 49 64 60 60
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Belgique
certifié ISO 9001-2008
[email protected]
[email protected]
8