directives relatives à l`examen pratiqué à l`office de l

Transcription

Double identité et risque de confusion – Caractère distinctif
DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES
PARTIE C
OPPOSITION
SECTION 2
DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE
CONFUSION
CHAPITRE 4
CARACTÈRE DISTINCTIF
Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie C, Opposition
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Sommaire
1
Remarques générales ............................................................................... 3
2
L’appréciation du caractère distinctif ...................................................... 5
2.1
L’examen du caractère distinctif : questions d’ordre général................. 6
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
Qu’entend-on par « composant » ou « élément » d’un signe ? ..................... 6
Qu’entend-on par caractère distinctif? ........................................................... 6
Les aspects du caractère distinctif à examiner .............................................. 8
La période pertinente ...................................................................................... 9
Les produits et services pertinents ............................................................... 10
L’examen du caractère distinctif intrinsèque ......................................... 10
2.2.1
Principes généraux ....................................................................................... 10
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
Cas spécifiques ............................................................................................ 16
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.3
Exemples de composants descriptifs ........................................................ 13
Exemples de composants laudatifs ........................................................... 14
Exemples de composants allusifs ............................................................. 15
Exemples de marques antérieures (considérées dans leur ensemble)
ayant un caractère distinctif intrinsèque faible ........................................... 15
Les signes composés d’une lettre, les chiffres et les signes courts ........... 16
Les éléments banals et communément utilisés ......................................... 17
Les renonciations ...................................................................................... 17
Les marques collectives ............................................................................ 18
Examen du caractère distinctif accru ..................................................... 18
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1
Remarques générales
Il y a risque de confusion (qui inclut le risque d’association) s’il existe un risque que le
public puisse croire que les produits ou services en cause, étant donné qu’ils portent
les marques en litige, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises liées économiquement.
L’existence d’un risque de confusion repose sur une appréciation globale de plusieurs
facteurs interdépendants, y compris : i) la similitude des produits et services, ii) la
similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, iv)
le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public pertinent et son niveau
d’attention.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient tout d’abord de statuer
sur ces cinq facteurs, la deuxième étape consiste à évaluer leur pertinence.
Dans son arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », points 18 et 24, la Cour de
justice (ci-après la « Cour ») a conclu comme suit :
« les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement,
soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent
d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est
moindre ».
« le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa
renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les
produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour
donner lieu à un risque de confusion ».
Dans son arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23, la Cour a
également retenu que :
« Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle,
auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,
notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ».
En conséquence, l’intensité du caractère distinctif de la marque antérieure, d’une part,
et le caractère distinctif des divers composants des marques complexes, d’autre part,
constituent des facteurs importants qu’il convient de déterminer avant de pouvoir
procéder à une appréciation globale du risque de confusion.
Il est important, en premier lieu, d’établir une distinction entre i) l’analyse du caractère
distinctif de la marque antérieure considérée dans son ensemble, qui permet de
déterminer l’étendue de la protection conférée à ladite marque, et ii) l’analyse du
caractère distinctif d’un composant d’une marque, qui permet de déterminer si les
signes en litige ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (et si la
similitude porte, par conséquent, sur un composant important) ou un composant
faiblement distinctif (et si la similitude porte, par conséquent, sur un composant moins
important). Par exemple :
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Composants/Éléments d’une
marque
Virgin Cola
(boissons sans alcool)
Marque dans son ensemble
(dans l’hypothèse où elle n’a pas
acquis de caractère distinctif)
« Cola »
est
un
élément
possédant un faible caractère
distinctif au regard des boissons
ou mélanges à base de cola,
étant donné qu’il décrit ou fait
allusion auxdits produits.
Caractère distinctif normal car, en
présence
du
composant
« Virgin », la marque considérée
dans son ensemble n’est pas
descriptive, n’est pas de nature
allusive, ni ne présente pour un
autre motif un caractère distinctif
L’élément « Virgin » possède un faible.
caractère distinctif normal au
regard desdits produits.
Le mot « Products », bien que
légèrement
stylisé,
est
un
élément faiblement distinctif en ce
qu’il est descriptif d’une vaste
gamme de produits.
(produits électroniques)
Caractère distinctif normal car, en
raison de l’élément «Billy’s» tel
qu’il est illustré et de la disposition
spécifique de la marque, la
marque dans son ensemble n’est
pas descriptive, n’est pas de
L’élément « Billy’s » tel qu’il est nature allusive, ni ne présente
illustré possède un caractère pour un autre motif un caractère
distinctif normal vis-à-vis desdits distinctif faible.
produits.
L’élément « Premium » est faible
en raison de sa signification
méliorative, qui renvoie à une
chose excellente.
Caractère distinctif inférieur à la
normale car tous ses composants
sont faiblement distinctifs et car
sa représentation globale est
banale.
Le cadre gris foncé dont la partie
centrale se prolonge sur le côté
gauche
produit
l’impression
générale d’une étiquette de forme
simplifiée.
(préparations à base de céréales) Dans le cas de préparations à
base de céréales, l’image d’un épi
de blé est descriptive ou possède
un caractère allusif.
Si le caractère distinctif doit être apprécié pour les composants tant de la marque
antérieure que des marques contestées, l’appréciation du caractère distinctif de la
marque dans son ensemble ne se fonde que sur la marque antérieure. Le caractère
distinctif de la marque contestée dans son ensemble n’est pas pertinent en soi aux fins
de l’appréciation du risque de confusion, comme expliqué de manière plus détaillée au
paragraphe 2.1.3 ci-après. Aussi, dans les paragraphes qui suivent, toute référence au
caractère distinctif de la marque dans son ensemble renvoie exclusivement à la
marque antérieure.
L’approche progressive adoptée par l’Office dissocie dans un premier temps
l’appréciation objective de la similitude entre les signes des appréciations du caractère
distinctif de leurs composants1. Néanmoins, dans un deuxième temps, dans le cadre
de l’appréciation globale, tous les facteurs sont pris en considération aux fins de
l’appréciation globale du risque de confusion2. Cette méthodologie contraste avec
1
Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 3,
Comparaison des signes
2
Appréciation globale
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d’autres approches qui consistent à évaluer le caractère distinctif des divers éléments
des marques en même temps qu’à apprécier la similitude entre les signes. Si cette
différence n’est qu’affaire de méthode et ne doit pas, en principe, influer sur la
conclusion relative au risque de confusion, l’Office a fait le choix d’adopter la première
approche décrite.
En ce qui concerne l’incidence du caractère distinctif de la marque antérieure dans son
ensemble, elle n’entre en ligne de compte que lors de l’appréciation globale. En effet,
la Cour a statué qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le degré
potentiellement faible ou élevé du caractère distinctif de la marque antérieure au stade
de l’appréciation de la similitude entre les signes (arrêts du 23 janvier 2014, C-558/12
«Western Gold», points 42 à 45, du 25 mars 2010, T-5/08 à T-7/08 « Golden Eagle »,
point 65, et du 19 mai 2010, T-243/08 « EDUCA Memory game », point 27).
2
L’appréciation du caractère distinctif
Il est utile de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif comporte deux étapes
distinctes : i) le caractère distinctif des composants d’un signe et ii) le caractère
distinctif de la marque antérieure dans son ensemble. Comme expliqué ci-dessous,
ces deux appréciations distinctes ont des finalités différentes.
Caractère distinctif des composants
Lors de l’appréciation du risque de confusion, il est procédé à une analyse destinée à
déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout
autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants
communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Ceci met en lumière le
fait qu’un consommateur est plus susceptible de considérer qu’un élément d’une
marque qui est descriptif, allusif ou présente, pour un autre motif, un caractère distinctif
faible, n’est pas utilisé pour identifier une entreprise donnée, ni, par conséquent, pour
distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises.
Par voie de conséquence, si les titulaires de marques emploient fréquemment dans
leurs marques des éléments descriptifs, allusifs ou d’autres éléments ayant un faible
caractère distinctif pour informer les consommateurs de certaines caractéristiques des
produits ou services pertinents, il peut s’avérer plus difficile d’établir la possibilité d’un
risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits et/ou services
sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments à faible caractère
distinctif.
Le caractère distinctif des composants de la marque antérieure et de la marque
contestée doit être examiné.
Caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble
L’arrêt Canon stipule clairement que i) le risque de confusion est d’autant plus élevé
que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important et que ii) les
marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en
raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus
étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. En conséquence, le
caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble détermine l’intensité et
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l’étendue de sa protection. Il doit en outre être pris en considération aux fins
d’apprécier le risque de confusion (et non d’apprécier la similitude entre les marques –
voir «Western Gold» et coll. ci-dessus).
2.1
L’examen du caractère distinctif : questions d’ordre général
2.1.1
Qu’entend-on par « composant » ou « élément » d’un signe ?
Le Tribunal n’a pas défini ce qu’il convenait de considérer comme un « composant » ou
un « élément » d’un signe. Il est aisé d’identifier des composants lorsque, sur le plan
visuel, un signe est divisé en plusieurs parties (ex. : des composants verbaux et
figuratifs distincts). Cependant, le terme « composant » désigne bien plus que de telles
distinctions visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent
est décisive, et un composant existe dès lors que le public pertinent le perçoit. À titre
d’exemple, le public pertinent considérera souvent des signes composés d’un seul mot
comme comportant plusieurs composants, notamment lorsqu’une de ses parties
possède une signification claire et évidente alors que les autres sont dénuées de sens
ou possèdent une signification différente (c’est le cas de la marque EUROFIRT,
« Euro » étant compris comme une référence à l’Europe, tandis que « Firt » est dénué
de sens, ce qui permet de considérer que cette marque verbale comporte deux
composants : « Euro » et « Firt »). En pareils cas, les éléments des signes composés
d’un seul mot pourraient être qualifiés de « composants » dans la terminologie du
Tribunal. Des marques verbales ne doivent toutefois pas être artificiellement
disséquées. La dissection n’est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne
perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Une
appréciation au cas par cas est nécessaire pour établir si la décomposition d’un signe
est artificielle (ex. : si la décomposition du terme « LIMEON » en « LIME » et « ON »
pour désigner un fruit serait artificielle ou non)3.
2.1.2
Qu’entend-on par caractère distinctif?
Le Tribunal a défini le caractère distinctif comme suit :
« Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si
elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier
globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les
produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant
d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services
de ceux d’autres entreprises » (soulignement ajouté).
(Voir l’arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 22).
Il est important de relever que l’appréciation du caractère distinctif est une question de
degré. Aussi est-il fait usage, pour apprécier le caractère distinctif, d’une échelle
variable pour déterminer si un signe ou un élément d’un signe est dépourvu de
caractère distinctif dans sa globalité, doté d’un caractère distinctif accru ou encore se
situer entre les deux.
3
Ce point est expliqué de manière plus approfondie dans les Directives, partie C, Opposition, section 2,
Double identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.
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Un signe ou un élément d’un signe est dépourvu de caractère distinctif s’il est
exclusivement descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs
caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.) et/ou s’il est
courant de l’employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De
même, un signe ou un élément d’un signe qui est générique (un contenant ayant une
forme commune ou une couleur commune par exemple), est également dépourvu de
caractère distinctif.
Un signe ou un élément d’un signe peut posséder un caractère distinctif faible s’il fait
allusion aux caractéristiques des produits et services (mais n’en est pas exclusivement
descriptif). Si l’allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou
astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait
avoir une incidence sensible sur le caractère distinctif. À titre d’exemple:


le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des services de jeu est
une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu’il
laisse entendre que l’on peut devenir millionnaire.
«Billy O’Naire», qui a la même sonorité que «billionaire» (millionnaire) en anglais,
mis en rapport avec des services de jeu serait allusif en tant que jeu de mots
astucieux portant sur des noms irlandais, mais n’aurait pas d’incidence sensible sur
le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif
«normal».
Un signe ou un élément d’un signe qui n’est ni descriptif, ni allusif, est réputé posséder
un caractère distinctif intrinsèque « normal ». Cela signifie que le signe ou
l’élément d’un signe en cause bénéficie d’un caractère distinctif élevé dès lors que son
aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme
provenant d’une entreprise déterminée n’est en rien amoindrie ni altérée.
Tout caractère distinctif accru que la marque antérieure a acquis par l’usage ou
parce qu’elle est particulièrement originale, inhabituelle ou unique, doit être prouvé par
son titulaire auquel il incombe de produire les pièces justificatives appropriées (voir
également le paragraphe 2.3 ci-dessous). L’absence de lien conceptuel entre la
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marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas
automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé
(ordonnance du 16 mai 2013, C-379/12 «H. Eich», point 71).
De la même manière, un demandeur sollicitant l’enregistrement d’une marque
communautaire peut faire valoir que le signe antérieur ou qu’un élément d’un signe
antérieur revêt un caractère distinctif faible. L’un des arguments les plus fréquemment
avancés par les demandeurs est que la marque antérieure ou l’un de ses composants
possède un caractère distinctif faible étant entendu que nombreuses sont les marques
qui consistent en, ou incluent, l’élément concerné. Lorsque cet argument n’est soutenu
que par le demandeur faisant référence à des enregistrements de marques, l’Office
estime que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas
particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur
le marché. En d’autres termes, les données relatives aux enregistrements ne
permettent pas à elles seules de présumer que toutes les marques ont été
effectivement utilisées.
Les éléments de preuve produits doivent donc démontrer que les consommateurs ont
été exposés à l’usage étendu des marques incluant l’élément en cause et qu’ils se sont
familiarisés avec ces marques pour démontrer que ledit élément possède un caractère
distinctif faible.
S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celleci doit toujours être perçue comme possédant à tout le moins un caractère distinctif
intrinsèque minimal. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques
communautaires ou de marques nationales, bénéficient d’une « présomption de
validité ». La Cour a clairement établi dans son arrêt du 24 mai 2012, C-196/11, « F1LIVE », points 40 et 41, que « lors d’une procédure d’opposition à une demande
d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne
peut être mise en cause ». Et d’ajouter qu’« il convient de constater que la
caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère
distinctif de celui-ci ».
2.1.3
Les aspects du caractère distinctif à examiner
Le caractère distinctif doit être apprécié au regard de toutes les caractéristiques
pertinentes des marques et de leurs composants. En conséquence, l’appréciation doit
porter sur l’aptitude des mots, des éléments figuratifs, des couleurs et/ou des aspects
tridimensionnels des signes à identifier les produits ou services comme provenant
d’une entreprise déterminée.
Pour examiner les principaux aspects du caractère distinctif, l’Office procède comme
suit :
1.
Le premier aspect de l’examen consiste à déterminer si et dans quelle mesure
les composants sont descriptifs, élogieux, ou sont dépourvus de caractère
distinctif pour toute autre raison. L’objectif est de déterminer si les parties
communes des signes constituent les éléments (les plus) distinctifs ou non (voir
le paragraphe 2.2 ci-dessous).
2.
Le deuxième aspect vise à vérifier le caractère distinctif de la marque
antérieure, considérée dans son intégralité. À ce stade, l’Office doit d’abord
établir le caractère distinctif intrinsèque global de la marque antérieure (voir
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paragraphe 2.2 ci-dessous), puis, si les parties en font la demande et si cela est
pertinent aux fins de la solution du litige, déterminer si la marque antérieure a
acquis un caractère distinctif accru suite à l’usage qui en a été fait par la partie
opposante (voir le paragraphe 2.3 ci-dessous).
Le degré de caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur constitue l’un des
facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale (arrêt du
11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23). Il s’agit d’une question de droit que
l’Office se doit d’examiner même si les parties ne s’y arrêtent pas. Par opposition, le
degré de caractère distinctif accru acquis par l’usage du signe antérieur est une
question de droit et de fait, que l’Office ne peut examiner sauf si un opposant s’en
prévaut et en apporte la preuve.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans son ensemble n’est pas
examiné dans le cadre de la procédure d’opposition étant donné que c’est l’étendue de
la protection de la marque antérieure qui est pertinente aux fins de l’appréciation du
risque de confusion. De même, le caractère distinctif accru du signe attaqué est
inopérant dans la mesure où le risque de confusion requiert un examen de l’étendue
de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque demandée. S’il
est reconnu que la marque antérieure bénéficie d’une protection plus étendue du fait
de son caractère distinctif accru, alors la notoriété acquise par la marque demandée
est, en principe, dépourvue de toute pertinence aux fins de l’appréciation du risque de
confusion (arrêt du 3 septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 84).
2.1.4
La période pertinente
Le caractère distinctif intrinsèque des signes (ou de leurs composants) doit être
apprécié au moment de la décision. Le caractère distinctif accru de la ou des
marque(s) antérieure(s) (pour autant qu’il soit revendiqué) doit exister i) au moment du
dépôt (ou à la date de priorité) de la demande d’enregistrement de marque
communautaire contestée et ii) au moment de la décision.
Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif, il est essentiel de définir la
période concernée exacte car le degré de caractère distinctif des marques n’est pas
constant, mais varie au gré de la perception du public. Cette perception est susceptible
de changer non seulement en raison de la nature de l’usage de la marque spécifique,
mais également en raison d’autres facteurs (tous ces éléments ne peuvent être
appréciés qu’à partir des éléments de preuve soumis par les parties). À titre d’exemple,
la perception du public est susceptible de varier lorsqu’une marque ou l’un de ses
composants a été utilisé(e) dans l’intervalle de façon similaire par plusieurs
entreprises/commerçants dans le segment de marché pertinent. Cet usage courant
d’un signe est susceptible d’altérer son caractère unique et, par voie de conséquence,
son aptitude à indiquer l’origine des produits et services. Dans ce contexte, il est
important d’évaluer soigneusement si la situation décrite est observée dans l’ensemble
des régions géographiques pertinentes et si elle concerne l’ensemble des produits et
services pertinents.
Á titre d’exemple, en raison de l’évolution technologique dans le domaine des
technologies de l’information, on observe un accroissement des cas où des
composants tels que « I » (pour internet), « E » (pour électronique) et « M » (pour
mobile) sont utilisés juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des
communications électroniques, ils sont aujourd’hui jugés descriptifs (décision du
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19 avril 2004, R 0758/2002-2, « ITUNES », paragraphe 11) alors qu’ils étaient
auparavant qualifiés de distinctifs.
2.1.5
Les produits et services pertinents
Il n’est procédé à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des signes (ou de
leurs composants) qu’en présence de produits ou services jugés identiques ou
similaires. En d’autres termes :

la marque antérieure est appréciée par rapport aux produits et services
enregistrés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services
contestés ;

la marque contestée est appréciée par rapport aux produits et services contestés
qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque
antérieure.
Si le degré de caractère distinctif du signe antérieur (ou d’un de ses composants)
diffère selon les produits ou services qu’il désigne, il est possible que cet aspect doive
être pris en considération pour établir l’étendue de la comparaison des produits et
services en cause. Par exemple, même en cas d’identité entre les produits ou services
contestés et certains des produits ou services de la marque antérieure, pour lesquels
cette dernière (ou un élément commun aux deux signes en cause) revêt un caractère
distinctif considéré comme inférieur à la normale, l’Office doit tenir compte des autres
produits ou services de la marque antérieure qui sont similaires (et non identiques) à
ceux de la marque contestée, mais pour lesquels la marque antérieure (ou le
composant concerné) bénéficie d’un caractère distinctif normal (ou accru).
À titre d’exemple, une marque antérieure comprend l’élément «$tilettos» qui désigne
des chaussures et chapeaux pour femmes, alors que les produits contestés sont des
chaussures. L’élément «$tilettos» a une faible valeur distinctive au regard des
chaussures pour femmes, qui sont identiques aux produits contestés. Néanmoins,
l’élément « $tilettos » possède un caractère distinctif normal pour ce qui concerne les
chapeaux de la marque antérieure, qui sont similaires aux produits contestés. L’Office
doit examiner ces facteurs interdépendants dans le cadre de l’appréciation globale.
L’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure ne porte que sur
les produits ou services protégés par le signe dont le caractère distinctif accru est
revendiqué.
En outre, c’est la perception qu’a le public pertinent de ces produits et services qui
importe (ex. : selon qu’un public spécialisé soit concerné ou non).
2.2
L’examen du caractère distinctif intrinsèque
2.2.1
Principes généraux
La première étape pour examiner le caractère distinctif de la marque antérieure dans
son ensemble et d’un composant des signes soumis à comparaison consiste à évaluer
leur caractère distinctif intrinsèque.
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L’examen du caractère distinctif intrinsèque est, quant à lui, réalisé en deux étapes : il
y a lieu dans un premier temps de déterminer si le public pertinent reconnaît le contenu
sémantique de la marque en cause puis, dans un deuxième temps, d’établir si le
contenu sémantique perçu est lié ou non au commerce en rapport avec les produits et
services identiques ou similaires et/ou si ce contenu sémantique est caractéristique
dans ce contexte.
S’agissant de la première phase, à savoir la reconnaissance ou non du contenu
sémantique par le public pertinent, elle est appréciée lors de la comparaison
conceptuelle des signes, laquelle est décrite en détail dans un autre chapitre des
présentes Directives4.
Le caractère distinctif intrinsèque des marques ou de leurs composants doit être
apprécié en tenant compte de la ou de chacune des zone(s) géographique(s)
pertinente(s) ainsi que de leur contexte linguistique et culturel spécifique. Dans ces
circonstances, il est possible que le public résidant dans certaines parties du territoire
pertinent ne saisisse pas le contenu descriptif qu’une marque est susceptible de
présenter. En pareils cas, le caractère distinctif de la marque dans une région n’est pas
affecté par le fait qu’elle puisse être perçue différemment dans d’autres régions.
Dans l’exemple ci-dessous, les considérations linguistiques se sont révélées
essentielles pour statuer sur le caractère distinctif :
Signe antérieur
Signe contesté
Référence de l’affaire
FRUTISOL
Solfrutta
T-331/08
P&S : classes 29, 30 et 32.
Territoire : UE.
Appréciation des composants « frut » et « sol » : « …il convient d’établir une distinction entre la
perception par le public dans ces États membres, en Italie et en Espagne par exemple, où les
éléments « sol » et « frut » sont reconnaissables par tous et peuvent être compris comme une
référence au « soleil » et au « fruit » respectivement, et la perception du public dans ces États
membres, comme la Hongrie, la Finlande et la Lituanie, où ces éléments ne possèdent pas
d’équivalents aussi proches dans leurs langues nationales. Dans la première catégorie d’Etats
membres, les consommateurs sont susceptibles d’associer les deux marques avec les notions de
« fruit » et de « soleil ». En conséquence, il y aura un certain niveau de similarité conceptuelle entre
elles. Dans les Etats membres de la deuxième catégorie, les consommateurs ne percevront aucune
similarité conceptuelle entre les signes puisqu’ils n’attachent pas de signification particulière aux
parties constituantes des deux signes» (points 21 à 24).
La deuxième phase consiste à mettre en corrélation toute signification que le public
perçoit dans les marques avec les produits et services identiques ou similaires en
cause. Si le public pertinent perçoit ladite signification comme descriptive, laudative ou
allusive (d’une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif), etc.,
pour ces produits et services, le caractère distinctif sera amoindri en conséquence. Il
peut s’avérer nécessaire d’établir une distinction entre les divers produits et services
en cause dans la mesure où le constat de l’absence de caractère distinctif ou de
l’existence d’un caractère distinctif limité peut ne concerner qu’une partie desdits
produits et services.
Les critères appliqués à l’examen du caractère distinctif intrinsèque d’un signe ou d’un
composant d’un signe sont identiques aux principes pertinents appliqués lors de
4
Comparaison des signes: Comparaison conceptuelle
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l’examen des marques sur la base des motifs absolus5. Néanmoins, dans le cadre de
litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n’est pas simplement de savoir si un
signe ou un composant présente un caractère distinctif ou non (en d’autres termes, s’il
atteint le seuil de caractère distinctif minimum requis pour être enregistrable), mais
également dans quelle mesure il est classé comme distinctif sur l’échelle variable
mentionnée précédemment. Par conséquent, un terme qui, par exemple, n’est pas
descriptif, mais uniquement allusif par rapport aux produits ou services en cause, peut
se révéler suffisamment distinctif pour ne pas soulever d’objection dans le cadre de
l’examen des motifs absolus tout en possédant un caractère distinctif inférieur à la
normale dans le cadre de l’examen des motifs relatifs.
Il est attendu des marques antérieures qu’elles présentent au moins un caractère
distinctif intrinsèque minimal6. Lorsque des preuves du contraire sont produites et
s’avèrent concluantes, la marque antérieure peut ne se voir conférer qu’une protection
très restreinte. La protection ne pourra toutefois lui être totalement refusée. Si le
demandeur sollicitant l’enregistrement d’une marque communautaire démontre qu’il a
engagé une action en annulation contre la marque antérieure, il peut être nécessaire
de suspendre la procédure d’opposition dans l’attente du résultat de ladite action.
L’examen du caractère distinctif intrinsèque permettra d’aboutir à l’une des conclusions
suivantes :
Composants

Le composant présente un caractère distinctif inférieur à la normale ou est
dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il est descriptif, allusif ou
laudatif des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou
parce qu’il présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Voir les
exemples présentés ci-dessous.

Le composant présente un caractère distinctif normal car il n’est pas descriptif,
évocateur, allusif ni élogieux (ou parce qu’il ne présente pas de caractère
distinctif faible par ailleurs) pour ce qui concerne les produits ou services
identiques ou similaires.
La marque antérieure considérée dans son ensemble

5
6
La marque antérieure présente un caractère distinctif inférieur à la normale
dans la mesure où, dans son ensemble, elle est allusive (d’une manière qui a
une incidence sensible sur le caractère distinctif) ou laudative des
caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce
qu’elle présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Comme
mentionné ci-dessus, l’Office ne conclura pas au caractère descriptif et/ou non
distinctif d’une marque antérieure dans son ensemble.
Ces derniers sont décrits dans les Directives, partie B, Examen.
Voir l’arrêt C-196/11, « F1-LIVE », cité au paragraphe 2.1.2 ci-avant
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
La marque antérieure présente un caractère distinctif normal car, dans son
ensemble, elle n’est ni descriptive ni allusive (d’une manière qui a une incidence
sensible sur le caractère distinctif) ni élogieuse (ou parce qu’elle ne présente pas
de caractère distinctif faible pour tout autre motif) pour ce qui concerne les
produits ou services identiques ou similaires.
Il convient de souligner que, dans sa pratique, l’Office considère que, lorsque la
marque antérieure (ou le composant) n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de
caractère distinctif pour tout autre motif), elle est réputée avoir un caractère distinctif
intrinsèque normal. Comme mentionné plus haut, ce degré de caractère distinctif peut
être requalifié sous réserve de la production d’éléments de preuve pertinents attestant
que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru acquis par l’usage, ou
par son caractère hautement original, inhabituel ou unique.
Comme indiqué au paragraphe 2.1 ci-dessus, les marques verbales composées d’un
seul mot peuvent néanmoins comporter plusieurs composants, certains pouvant être
plus distinctifs que d’autres (voir l’arrêt T-331/08, « Solfrutta », précité).
2.2.1.1 Exemples de composants descriptifs
Signe antérieur
Signe contesté
BYLY
T-514/08
P&S : classe 3.
Territoire : UE.
Appréciation de l’élément « products » : « le terme "products" ne dispose pas d’un caractère distinctif
suffisant pour être pris en compte par le consommateur » (point 39).
Signe antérieur
Signe contesté
T-490/08
P&S : classe 36.
Territoire : UE.
Appréciation de « CAPITAL MARKETS » : « le public pertinent, qui est composé de consommateurs
très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base, n’attachera que
très peu d’importance à la signification des termes ‘capital’ et ‘markets’, qui sont descriptifs desdits
services et qui ne lui permettent pas d’identifier la provenance commerciale des marques en cause »
(point 59).
Signe antérieur
Signe contesté
R 0834/2009-1
P&S : classes 3 et 5.
Territoire : UE.
Appréciation du droit antérieur : même si les signes présentent quelques similitudes, l’expression
« NATURAL BRONZE » est descriptive de la finalité des produits (à savoir, le bronzage) pour ce qui
concerne les produits de la classe 3 (paragraphe 31).
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Signes antérieurs
(CINEDAY et al.)
Signe contesté
CINETAIN
R 1306/2009-4
Territoire : Espagne.
Appréciation de l’élément « CINE » : le mot « cine » a une signification descriptive, dans le sens de
« cinéma (film) ». En conséquence, cette composante n’a qu’un impact limité dans la perception des
signes (paragraphe 36).
Signe antérieur
Signe contesté
NATURAL BEAUTY FROM
WITHIN
R 0991/2010-2
Territoire : Allemagne.
Appréciation de l’élément « NATURAL BEAUTY » : l’élément « NATURAL BEAUTY » est une
indication claire et essentielle du type et de la qualité des produits. Le public allemand comprend la
signification de ces deux éléments du vocabulaire de base, mais également de la combinaison de ces
deux termes (paragraphes 31 à 35).
2.2.1.2 Exemples de composants laudatifs
Signe antérieur
Signe contesté
MAGIC SEAT
T-363/06
P&S : classe 12.
Territoire : Espagne.
Appréciation de l’élément « MAGIC » : « Le terme ‘magic’ sera perçu par le public pertinent comme
qualifiant simplement le mot ‘seat’ en raison de sa ressemblance avec le terme espagnol "mágico", qui
est purement laudatif » (point 39)
Signe antérieur
Signe contesté
T-492/08
STAR SNACKS
Territoire : UE.
Appréciation de l’élément « STAR » : l’élément verbal « STAR » est un terme laudatif en ce qu’il
constitue simplement (associé aux autres éléments des signes) une référence à la bonne qualité des
produits alimentaires (point 52).
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2.2.1.3 Exemples de composants allusifs
Signe antérieur
Signe contesté
EL COTO
T-332/04
P&S : classes 33, 35, 39.
Territoire : UE.
Appréciation du caractère distinctif de l’image de la marque communautaire demandée contestée :
l’élément figuratif de la marque évoque un vignoble ; ce composant a une faible valeur distinctive pour
des vins (point 38).
Signe antérieur
Signe contesté
WORLDLINK
T-325/04
P&S : classe 36.
Territoire : UE.
Appréciation de l’élément « LINK » : l’élément « LiNK » n’est pas directement descriptif d’autres
« services bancaires pour le retrait d’espèces, services de transfert de fonds et de paiement, services
d’informations financières » (classe 36) couverts par la marque antérieure, mais simplement allusif visà-vis desdits services.
2.2.1.4 Exemples de marques antérieures (considérées dans leur ensemble) ayant un
caractère distinctif intrinsèque faible
Signe antérieur
Signe contesté
R 522/2010-1
(T-60/11 confirmé)
Territoire : UE.
Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur : « la chambre estime que le signe antérieur est
une marque disposant d’un caractère distinctif très faible. Ainsi que cela a été décrit ci-dessus,
l’impression globale que dégage ce signe se limite au dessin simplifié d’une étiquette dans laquelle le
terme « PREMIUM » domine sur le plan visuel. Ce mot constitue une référence élogieuse à quelque
chose d’excellent (par exemple, la qualité d’un produit), et du fait de son caractère répandu et de son
emploi récurrent dans la commercialisation de divers produits et services, il sera compris par la
majorité du public européen » (paragraphe 38).
Signe antérieur
Signe contesté
KID
R 0249/2002-3
P&S : classe 28
Territoire : Espagne
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Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur : la marque antérieure se compose du mot KID.
Ce terme désigne une personne jeune, un enfant. Appliqué aux jeux et jouets de la classe 28, ce
terme apparaît clairement descriptif. Il indique, de façon directe et immédiate, la destination des
produits couverts par l’enregistrement antérieur. C’est la raison pour laquelle la marque de l’opposante
possède un caractère distinctif très faible (paragraphe 16).
2.2.2
Cas spécifiques
2.2.2.1 Les signes composés d’une lettre, les chiffres et les signes courts
Dans son arrêt du 9 septembre 2010, C-265/09P « α », la Cour a retenu qu’il convient
d’évaluer le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique dans le
cadre d’un examen concret portant sur les produits et services visés et sur la base de
critères identiques à ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales (points
33-39). Bien que l’arrêt concerne des motifs absolus, l’Office estime que le principe
établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être
identique pour toutes les marques) s’applique également aux affaires inter partes
lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif de marques composées d’une lettre
unique.
Tout en admettant qu’il peut s’avérer plus ardu d’établir le caractère distinctif pour des
marques composées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, la Cour
a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques
complétant l’application du critère du caractère distinctif tel qu’il est interprété dans la
jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.
L’Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu’il n’est pas correct,
pour établir le caractère distinctif d’une marque antérieure, de se fonder sur: des
postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne
perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des
arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en
l’occurrence par le nombre limité des lettres.
Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d’affaires, qu’une marque
contenant une lettre unique ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère
distinctif intrinsèque (voir l’arrêt du 8 mai 2012, T-101/11 «G», point 50, l’arrêt du 6
octobre 2011, T-176/11 « Seven for all mankind », point 36 et l’arrêt du
5 novembre 2013, T-378/12 «X», points 37-51).
Dans son arrêt du 10 mai 2011, T-187/10 «Ligne G», le Tribunal a rejeté l’argument du
requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement
dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique
serait par conséquent protégée (voir points 38 et 49).
Par conséquent, si les marques antérieures enregistrées composées d’une lettre
(ou d’un chiffre) unique représentés dans une police de caractères normale
bénéficient d’une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif inhérent
devra en définitive être évalué par rapport aux produits et/ou services concernés.
Si le caractère distinctif est revendiqué, il conviendra de tenir compte des éléments de
preuve produits par l’opposant montrant que sa marque enregistrée composée d’une
lettre unique a acquis un caractère distinctif accru. Cette circonstance est
susceptible de conférer une étendue de protection plus large à la marque antérieure.
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Les considérations exposées ci-dessus s’appliquent tant aux marques composées
d’une lettre unique ou d’un chiffre unique représentés en caractères standard (c’est-àdire des marques verbales) qu’à des marques composées d’un chiffre unique ou d’une
lettre unique stylisés.
En outre, conformément à l’arrêt prononcé dans l’affaire « α », en ce qui concerne les
signes composés de deux lettres, à moins que la combinaison de lettres, en tant que
telle, soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et
services (par exemple « XL » pour des produits de la classe 25), ces signes ne sont
pas nécessairement seulement faiblement distinctifs. Les mêmes règles s’appliquent
aux chiffres.
2.2.2.2 Les éléments banals et communément utilisés
Dans certains cas, les signes se composent d’un ou de plusieurs éléments verbaux
distinctifs et d’un ou de plusieurs éléments figuratifs qui sont perçus par le public
pertinent comme étant banals et communément utilisés. Lesdits éléments figuratifs se
composent généralement d’une forme géométrique simple (ex. :, des cadres, des
étiquettes) ou de couleurs fréquemment employées dans le segment du marché
concerné (ex. :, le rouge pour les extincteurs de prévention des incendies, le jaune, le
rouge ou l’orange pour le secteur des services postaux, selon l’État membre
concerné). C’est la raison pour laquelle ces éléments banals et communément utilisés
sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.
Signe antérieur
Signe contesté
ARCO
R1929/2010-2
P&S : classe 9.
Territoire : UE.
Appréciation des éléments figuratifs : « les éléments verbaux des deux signes coïncident. Si sa taille
n’est pas négligeable, l’élément figuratif de la marque communautaire contestée est néanmoins
susceptible d’être essentiellement perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif,
et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits » (paragraphe 43).
2.2.2.3 Les renonciations
Conformément à l’article 37 du RMC, l’Office a la possibilité d’imposer une renonciation
si la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que
l’inclusion de cet élément dans la marque est susceptible de susciter des doutes sur
l’étendue de la protection de la marque. L’Office autorise également toute renonciation
volontaire. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des
renonciations.
De telles renonciations engagent l’Office et produisent un effet contraignant, même si
une analyse indépendante devait révéler que l’élément est pourvu d’un caractère
distinctif.
La renonciation a les conséquences suivantes :
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
si la marque antérieure fait l’objet d’une renonciation, il est alors interdit au
titulaire d’invoquer des droits sur l’élément concerné. En conséquence, il
n’existera aucun risque de confusion avec une marque communautaire ultérieure
coïncidant uniquement par l’élément faisant l’objet de la renonciation (voir la
décision du 6 octobre 2008, R 0021/2008-4 – « AUTENTICO JABUGO »,
paragraphe 17, où JABUGO a fait l’objet d’une renonciation) ;

si la marque antérieure figurative comporte deux mots et que tous deux sont
concernés par une déclaration de renonciation, alors l’étendue de la protection
est réduite à la manière et à l’ordre précis selon lesquels les deux termes sont
combinés.
En ce qui concerne les renonciations dans la marque communautaire contestée, elles
sont inopérantes dans la mesure où elles ne peuvent produire d’effets sur le titulaire de
la marque antérieure, c’est-à-dire que le titulaire de la marque demandée ne peut
unilatéralement réduire l’étendue de la protection de la marque antérieure (voir la
décision du 11 février 2010, R 0229/2009-2 – « DOUGHNUT THEATER »,
paragraphe 58 ou la décision du 29 mars 2012, R 2499/2010-1 – « ACETAT Silicon
101E » [marque figurative], paragraphes 18 et 19).
2.2.2.4 Les marques collectives
Lorsque l’opposition se fonde sur une marque collective, le caractère distinctif
intrinsèque de cette dernière doit être apprécié de la manière habituelle. La marque
peut présenter un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, lorsqu’elle fait
référence à la nature ou à d’autres caractéristiques des produits concernés. Le fait que
la marque soit une marque collective n’implique pas que sa protection soit plus
étendue (voir les arrêts du 13 juin 2012, T-534/10, « HELLIM », points 49 à 52, et du
5 décembre 2012, T-143/11, « F.F.R », point 61).
2.3
Examen du caractère distinctif accru
Au terme de l’examen obligatoire du caractère distinctif intrinsèque (voir point 2.1.3
ci-dessus), la deuxième étape consiste à vérifier, sous réserve que la partie opposante
s’en prévale7, si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru au moment
du dépôt (ou de la date de priorité) de la demande de marque communautaire
contestée en raison de l’usage qui en a été fait par l’opposante.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en considération
au moment de statuer sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d’autant
plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt
du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl», point 24). En conséquence, les marques
qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la
connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que
celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97,
« Canon », point 18).
Dans la pratique, cela signifie que le fait qu’une marque antérieure jouisse d’un
caractère distinctif accru ou d’une renommée accrue est un argument permettant de
conclure à l’existence d’un risque de confusion.
7
Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure
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Un caractère distinctif accru nécessite la reconnaissance de la marque par le public
pertinent. Cette reconnaissance est susceptible de renforcer le caractère distinctif des
marques ne présentant qu’un caractère distinctif intrinsèque faible ou dépourvues de
caractère distinctif intrinsèque ou encore des marques pourvues d’un caractère
distinctif intrinsèque.
Marque antérieure
Signe contesté
CRISTAL
R 0037/2000-2
P&S : classe 33.
Territoire : France.
Appréciation de la marque antérieure « CRISTAL » : « S’agissant de l’allégation selon laquelle "Cristal"
est un terme descriptif des produits en cause (vins pétillants au caractère cristallin), la chambre ne peut y
faire droit. D’une part, il constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins mais
qui, en aucun cas, ne décrit le produit. D’autre part, [la chambre] estime que le caractère distinctif élevé
de la marque CRISTAL sur le marché français a été établi » (paragraphe 31).
La Cour a fourni quelques directives pour l’évaluation du caractère distinctif acquis par
l’usage de la marque antérieure ainsi qu’une liste non exhaustive de facteurs :
« Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération
notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle
est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour
lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque,
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque,
l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la
promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou
les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la
marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie
ou d’autres associations professionnelles ».
(Voir l’arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 23).
Les éléments de preuve à l’appui du caractère distinctif accru acquis par l’usage
doivent faire référence à la fois i) à la zone géographique pertinente et ii) aux produits
et services pertinents. La partie opposante est susceptible de faire valoir le caractère
distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits et services
enregistrés uniquement. Sur la base des éléments de preuve produits, il incombe à
l’Office d’établir avec précision pour quels produits et services le caractère distinctif a
été acquis.
La nature, les facteurs, les éléments de preuve8 et l’appréciation du caractère distinctif
accru sont identiques à ceux employés pour l’examen de la renommée. Cependant, si
la reconnaissance d’une renommée requiert qu’un certain seuil soit atteint, comme
relevé ci-dessus, le seuil du caractère distinctif accru est susceptible d’être moins
8
Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives,
partie C, Procédure d’opposition, section 5, article 8, paragraphe 5
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élevé. Le caractère distinctif accru se situe un niveau au-dessus du caractère distinctif
intrinsèque.
Marque antérieure
Signe contesté
EL COTO
T-332/04
P&S : classes 33, 35, 39.
Territoire : UE.
Appréciation du caractère distinctif accru de la marque « EL COTO » : « la chambre de recours a pris en
compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte
application de la jurisprudence […] en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL
COTO […] au vu des éléments suivants : le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" (Conseil régulateur de l’appellation d’origine
contrôlée "rioja"), attestant que l’intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL
COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques "jouissent d’une notoriété significative" en
Espagne ; plusieurs décisions de l’OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l’intervenante "jouit
de notoriété en Espagne" ; le document relatif à l’évolution des ventes […], précisant que 339 852,
379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL
COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998 » (point 50).
Il est important de noter que la Cour a également estimé que l’acquisition du caractère
distinctif d’une marque peut résulter de son usage en tant que partie d’une autre
marque enregistrée (arrêts du 7 juillet 2005, C-353/03, « Have a break », points 30
et 32, et du 7 septembre 2006, T-168/04, « Aire Limpio », point 74). Il suffit que, en
conséquence de cet usage, le public pertinent perçoive effectivement le produit ou le
service désigné par les marques antérieures comme provenant d’une entreprise
déterminée.
L’examen du caractère distinctif accru aboutira à l’une des conclusions suivantes :

En l’absence de preuve de caractère distinctif accru pour les produits et services
concernés ou sur le territoire pertinent, ou en cas d’insuffisance des éléments de
preuve produits, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son
seul caractère distinctif intrinsèque (inférieur à la normale ou normal).

En présence d’éléments de preuve du caractère distinctif accru pour l’ensemble
ou une partie des produits et services pertinents ou encore pour l’ensemble ou
une partie du territoire pertinent, et si ces preuves s’avèrent suffisantes :
○
si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur
à la normale, la marque/le composant a pu acquérir un caractère distinctif
normal, voire accru, selon les preuves soumises9; ou
○
si la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal,
elle peut avoir acquis un caractère distinctif accru.
Il y a lieu de rappeler que si une marque dans son ensemble peut avoir acquis un
caractère distinctif accru, certains de ses éléments descriptifs pourront présenter un
9
Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives,
partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5
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caractère distinctif inférieur à la normale, voire ne présenter aucun caractère distinctif.
Par exemple, le caractère distinctif accru de la marque « Coca Cola » considérée dans
son ensemble ne change en rien le fait que l’élément « Cola » est totalement descriptif
de certains produits.
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directives relatives à l`examen pratiqué à l`office de l

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