eBay - BMM

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eBay - BMM

eBay
& le droit des marques:
jurisprudence récente
BMM
27 juin 2012
Benoit Van Asbroeck
Laurent Masson
Bird & Bird LLP Brussels
Chapitre 1:
Jurisprudence de la Cour de
Justice
Chapitre 2:
Jurisprudences nationales
© Bird & Bird LLP YYYY
© Bird & Bird LLP 2011
Page 2
Chapitre 1:
© Bird & Bird LLP YYYY
Jurisprudence de la Cour de
Justice
Page 3
I.
Introduction
1.1.
Texte légal (rappel)
Article 5 §1er, a, de la directive d’harmonisation (et article 9, §1er, a du Règlement sur la marque
communautaire) :
1.
La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à
interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux
pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en
raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il
existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le
signe et la marque.
2.
Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout
tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou
similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels
la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du
signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou
leur porte préjudice.
5.
Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et
relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de
distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
Page 4
I.
Introduction
1.2.
AdWords : c’est-à-dire ? (rappel)
●
●
●
●
●
Service de référencement payant offert par Google
Permet à tout opérateur économique de faire apparaître des
liens vers son site (avec un bref message promotionnel),
lesquels s’affichent dans une colonne séparée de celle des
« résultats naturels » de la recherche
Rémunération du service de référencement due par
l’annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel
Un même mot clé peut être réservé par plusieurs afficheurs :
l’ordre d’affichage dépend du prix maximal payé par
l’annonceur pour chaque clic.
Principale source de revenus de Google.
Page 5
I.
Introduction
1.2.
Page 6
AdWords : c’est-à-dire ? (rappel)
I.
Introduction
1.3. Rappel: décision Google (AdWords)
Synthèse de l’arrêt du 23 mars 2010 (C 236 à 238/08)
A/ L’annonceur
Usage dans la vie des affaires susceptible d’être interdit
●
Atteinte à la fonction d’origine possible
●
Pas d’atteinte à la fonction de publicité
B/Google: pas d’usage
C/ Google: hébergeur au sens de la directive e-commerce s’il n’a pas joué un rôle
actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données
stockées.
Page 7
II.
Décision L’Oréal / eBay
2.1.
Présentation
•
•
•
Des produits portant atteinte aux droits à la marque de L’Oréal sont mis en
vente par l’intermédiaire d’eBay: contrefaçons, objets de démonstration
non destinés à la commercialisation, produits non destinés à être vendus
dans l’EEE…
De son côté, eBay avait acheté des Adwords auprès de Google
correspondant aux marques de L’Oréal pour renvoyer vers son site
www.ebay.co.uk et les annonces y figurant.
L’Oréal a assigné eBay et les vendeurs concernés devant la High Court of
Justice (England & Wales) qui par décision du 16 juillet 2009 a posé dix
questions préjudicielles à la Cour de Justice. Nous examinons ci-dessous les
réponses qui concernent spécifiquement eBay.
Page 8
II.
2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09)
1/
Rappel: les droits exclusifs conférés par les marques ne peuvent en
principe être invoqués que vis-à-vis des opérateurs économiques.
« Usage dans la vie des affaires »
Þ
Titulaire de marque ne peut s’opposer à la vente de produits de
marques par des personnes physiques en dehors de toute activité
commerciale >< si ces ventes dépassent par leur volume, leur
fréquence, etc la sphère d’une activité privée.
Incidence plutôt positive pour la responsabilité d’eBay
Page 9
II.
2/
•
•
eBay fait usage des marques dans les annonces publicitaires.
Par l’achat d’AdWords correspondant à des marques d’autrui pour
faire apparaître des liens promotionnels vers son site, eBay fait un
usage des marques dans la vie des affaires (redite arrêt Google du 23
mars 2010, aff. C 236 à 238/08).
Usage susceptible d’être interdit ? (sur pied des articles 5§1,a
Directive 89/104 et 9§1,a du Règlement 40/94)
-> A/ Usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels la
marque est enregistrée ?
-> B/ Usage susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la
marque ?
Page 10
II.
A/
Usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est
enregistrée ?
•
Non dans la mesure où eBay utilise ces mots clés pour promouvoir son
propre service de mise à disposition d’une place de marché en ligne.
•
Oui dans la mesure où eBay promeut des offres à la vente de produits de
marques émanant de ses clients vendeurs. Usage pour produits ou services
identiques peut aussi porter sur les produits d’autres personnes (déjà
évoqué dans Google).
La simple association entre le signe (produits de marque mentionnés dans
les annonces) et le service (possibilité d’acheter ces produits via eBay) suffit
pour remplir condition de double identité (signes et produits)
Page 11
II.
B/
Usage susceptible de porter atteinte à une fonction de la marque ?
•
Atteinte à la fonction d’origine : si la publicité ne permet pas ou
permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés
par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un
tiers (redite arrêt Google du 23 mars 2010, aff. C 236 à 238/08)
=> En faisant preuve de prudence dans la rédaction des annonce, eBay
devrait parvenir à échapper à une condamnation sur cette base.
Page 12
II.
3/
eBay ne fait pas usage des marques dans les offres de vente qui
apparaissent sur son site.
« L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas usage des
signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent
dans des offres de vente affichées sur son site ».
Un tel usage suppose d’utiliser le signe dans sa propre
communication commerciale. Or, l’usage dans les offres à la vente
est fait par les clients vendeurs de l’exploitant de la place de marché
en ligne et non par cet exploitant lui-même.
Page 13
II.
4/
eBay est hébergeur ?
•
Rappel :la Directive e-commerce 2000/31 prévoit une exonération des
prestataires de services de simple transport (article 12), de stockage
temporaire (article 13), et d’hébergement (article 14).
•
L’hébergement est défini par l’article 14 comme consistant la « fourniture
d’un service de la société de l’information consistant à stocker des
informations fournies par le destinataire du service ».
•
Le bénéfice de l’exonération est soumis à une double condition :
(i) ne pas avoir effectivement connaissance de l’activité ou de
l’information illicites,
(ii) agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à
celles-ci impossible dès que le prestataire a connaissance de leur
caractère illicite.
Page 14
II.
4/
Article 14 Directive 2000/31 s’applique à l’exploitant d’une place de marché
en ligne lorsqu’il s’est limité à une fourniture neutre du service au moyen
d’un traitement purement technique et automatique des données fournies
par ses clients, et n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une
connaissance ou un contrôle de ces données (confirmation arrêt Google).
><
Lorsque l’exploitant prête une assistance consistant à optimiser la
présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci -> rôle actif de
nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives
à ces offres. (Au juge national de trancher)
Page 15
II.
4/
=> Neutralité = nouvelle condition à la qualification d’hébergeur.
•
Confirmation de l’arrêt Google AdWords sur ce point, contre l’avis de
l’Avocat Général Jääskinen (« Je considérerais irréel que le fait pour eBay
d’intervenir et de fournir des directives concernant le contenu des
annonces dans son système par différents moyens techniques priverait
eBay de la protection prévue à l’article 14… ») qui considère qu’une telle
position remet en cause les objectifs de la directive 2000/31.
•
Permet aux juridictions nationales de considérer que telle activité associée à
une prestation d’hébergement caractérise un rôle actif conférant la
connaissance des contenus litigieux, sans qu’il ne soit plus nécessaire de
rapporter le preuve de cette connaissance.
Page 16
II.
4/
En l’absence de rôle actif, l’exonération s’applique sauf si
l’hébergeur avait d’une façon ou d’une autre (*) connaissance de
faits sur base desquels il aurait dû constater l’illicéité des offres à la
vente et que, dans ce cas, il n’a pas promptement agi pour retirer les
offres à la vente en cause.
(*) Par exemple « à la suite d’un examen effectué de sa propre
initiative » (=> risque de décourager les contrôles volontaires?) ou
en cas de notification, même insuffisamment précise ou étayée
(reste un élément dont le juge doit tenir compte pour apprécier la
réalité de la connaissance).
Page 17
II.
5/
Portée des injonctions. Selon la Cour, l’article 11 de la Directive 2004/48
« doit être interprété en ce sens qu’il exige des Etats membres d’assurer
que les juridictions nationales (…) puissent enjoindre à l’exploitant d’une
place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non
seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des
utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles
atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives,
proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au
commerce légitime ».
Un exemple: le considérant 141 renvoie aux conclusions de l’avocat général
qui explique que l’exploitant de la place de marché peut être contraint de
suspendre l’utilisateur de l’atteinte à des DPI pour éviter que de nouvelles
atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques
aient lieu.
Page 18
II.
5/
Portée des injonctions: quelles exigences à concilier?
* Effectives et dissuasives
* Equitables et proportionnées, sans être excessivement coûteuses
* Pas d’obligation générale de surveillance
* Juste équilibre entre différents droits et libertés (propriété
intellectuelle, liberté d’entreprise, liberté d’expression, protection
données personnelles,…)
Page 19
III. Aspects de D.I.P.
3.1. Compétence internationale: rappel
•
Article 5(3) du Règlement 44/2001 Bruxelles I: « juridictions où le
fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
•
Arrêts Mines de potasse d’Alsace et Shevill = lieu où la faute a été
commise (lieu de l’événement causal) ou lieu où le dommage est
subi (lieu de la matérialisation du dommage).
•
Mais compétence internationale du juge où le dommage est subi est
limitée à la réparation du préjudice local.
Page 20
3.1. Compétence internationale: rappel
•
•
Quid atteintes au droit des marques sur internet ?
Théorie de l’accessibilité => compétence universelle et systématique
versus
Théorie de la focalisation ou du ciblage: le site sur lequel le fait
dommageable survient est-il dirigé vers un ou plusieurs territoires
spécifiques ?
Arrêt CJE Pammer Alpenhof du 7 décembre 2010 en matière de
contrats conclus par consommateurs opte pour la théorie de la
focalisation: renvoi à des indices permettant de considérer que
l’activité d’un commerçant est dirigée vers l’Etat membre du
domicile du consommateur.
Page 21
3.2. Compétence internationale: arrêt Wintersteiger
A propos des Adwords: arrêt Wintersteiger du 19 avril 2012 (C523/10)
•
La société allemande Products 4U avait réservé le signe Wintersteiger
comme Adword, correspondant à la marque de son concurrent autrichien.
•
L’annonce apparaît sur www.google.de.
•
Wintersteiger assigne en Autriche.
•
Première instance: google.de ne vise que l’Allemagne ->pas compétent
•
Appel: compétent
•
L’Oberster Gerichtshof pose une question préjudicielle.
Page 22
3.1. Compétence internationale: arrêt Wintersteiger
•
“L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en
ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un
État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé
identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche
opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État
membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans
lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu
d’établissement de l’annonceur.”
•
=> juridiction de l’Etat où le droit est protégé (au titre de la matérialisation
du dommage): mieux à même de juger si atteinte. Quid si marque
communautaire ?
•
=> juridiction de l’Etat où est établi l’annonceur (au titre de l’événement
causal): mieux à même de recueillir les preuves relatives audit événement.
Page 23
3.2. Droit applicable: arrêt L’Oréal / eBay
•
Applicabilité du droit UE des marques : Directive 89/104 et
Règlement 40/94 s’appliquent dès lors qu’il s’avère que l’offre à la
vente du produit de marque se trouvant dans un Etat tiers est
destinée à des consommateurs situés sur le territoire couvert par la
marque
=> pas nécessaire que produits stockés dans UE
>< simple accessibilité virtuelle ne suffit pas.
•
Juridictions nationales apprécient si offre en vente destinée aux
consommateurs de l’UE. Deux indices: (i) zones géographiques vers
lesquelles le vendeur est prêt à expédier le produit et (ii) utilisation
nom de domaine appartenant à un Etat membre (en l’espèce
www.ebay.co.uk).
Page 24
Chapitre 2:
Page 25
Jurisprudence des
juridictions nationales
I.
Belgique
1.1.
Cour d’Appel Bruxelles, 11 février 2009
•
•
•
eBay avait acheté des Adwords “Polo Sport” et “Ralph Lauren” auprès de
Google pour renvoyer vers son site et les annonces y figurant en catégorie
‘Modes & Accessoires’. “Polo-Sport. Un choix immense de grandes
marques. On trouve de tout sur eBay!”
The Polo/Laurent Company a assigné eBay devant le Président du Tribunal
de Commerce de Bruxelles sur pied de l’article 2.20.1,d CBPI (usage à des
fins autres que de distinguer des produits).
Le Président accueille l’action et condamne eBay à cesser d’utiliser les
marques en tant qu’Adwords, sans limiter le lien d’accès à des ventes de
produits des marques concernées mis dans le commerce avec le
consentement du titulaire de marque.
Page 26
I.
Belgique
1.1.
Cour d’Appel Bruxelles, 11 février 2009
•
La Cour déboute l’action sur pied de 2.20.1,d CBPI au motif
qu’eBay fait bien usage des marques concernées pour identifier
les produits mis en vente sur son site et les distinguer des autres
produits vendus sur ce site.
•
Pour le surplus, la Cour relève que l’usage par eBay aux fins
d’identifier des produits n’est pas autrement critiqué,
notamment sur la base de 2.20.1.a
Page 27
I.
Belgique
1.2. Tribunal de Commerce de Bruxelles,
31 juillet 2008
•
•
Lancôme poursuit eBay pour lui faire interdire d’afficher des
offres de ventes illicites (vendeur situé hors EEE,
contrefaçons, …) et obtenir une indemnisation du dommage
déjà subi.
eBay fait état de son exonération de responsabilité tandis que
Lancôme demande l’application du régime de responsabilité
de droit commun.
Page 28
I.
Belgique
1.2.
Tribunal de Commerce de Bruxelles,
31 juillet 2008
•
•
Le Tribunal retient que les seules activités critiquées par
Lancôme sont celles d’hébergement des annonces de vente
postées par des candidats vendeurs, et qu’eBay accueille
celles-ci en fournissant un service d’hébergement, pour lequel
eBay bénéficie d’une exemption de responsabilité.
Or, dans le cadre du débat, eBay n’a pas contesté qu’elle
fournit nombre de services aux vendeurs, tels que de l’aide à
la rédaction des annonces.
Page 29
II. France
2.1.
Arrêts de la Cour de Cassation du 3 mai 2012
(approuvant 3 arrêts de la Cour d’Appel de Paris)
Arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 3 septembre 2010
•
•
•
eBay vs Christian Dior Couture Christian Dior reproche à
eBay d’avoir fautivement favorisé via son site la prolifération
d’actes de contrefaçon.
Mettant en oeuvre le critère de neutralité, la Cour d’Appel
analyse en profondeur le service offert par eBay pour conclure
que “l’hébergement des annonces placées (…) est le moyen
technique préalable et nécessaire à l’activité de vente à
distance par voie électronique”.
Théorie de l’accessoire: eBay ne peut se prévaloir de la qualité
d’hébergeur dans la mesure où son activité d’hébergement
n’est qu’un accessoire de l’activité principale de courtage
commercial.
Page 30
II. France
2.1.
(approuvant 3 arrêts de la Cour d’Appel de Paris)
•
•
•
Sur base des constatations faites par la Cour d’Appel, la Cour de Cassation,
reprenant la formulation de la Cour de Justice, conclut: “La responsabilité
d’[eBay] est engagée du seul fait "qu’il joue un rôle actif de nature à lui
conférer la connaissance ou le contrôle des données relatives aux offres
illicites qu’il stocke”
Elle ne conclut pas seulement à la perte de l’exonération de responsabilité
dont bénéficie l’hébergeur, mais retient en outre la responsabilité d’eBay.
La connaissance ne doit plus être prouvée (cfr supra)?
Devrait mettre fin à jurisprudence partant en sens divers: des jugements du
TGI de Paris du 13 mars et de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2012
avaient encore estimé qu'eBay est bien hébergeur.
Page 31
II. France
2.1.
●
Aspects D.I.P. (lieu où le dommage est subi).
•
Confirme que la Cour d’Appel a valablement considéré qu’elle était
compétente pour connaître des activités du site www.ebay.uk, au motif
que le site www.ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes
français à consulter le site www.ebay.uk pour élargir leurs recherches et
qu’il existe une complémentarité entre ces deux sites. Application
originale de la théorie de la focalisation.
•
Casse les arrêts de la Cour d’appel dans la mesure où elle s’était déclarée
compétente à l’égard d’eBay Inc (exploitant www.ebay.com) au seul
motif que « com » constitue un « TLD » générique qui a vocation à
s’adresser à tout public; motif impropre à établir que le site
www.ebay.com s’adressait directement au public de France.
Page 32
II. France
2.2.
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 janvier
2012 (pénal)
•
Confirme jugement du tribunal de grande instance de
Fontainebleau: amende de 200.000 euros à eBay pour recel
de biens (« avoir sciemment bénéficié en tout ou en partie du
produit financier des délits de ventes de contrefaçons sous
forme de commissions en pourcentage »).
•
Considère qu’eBay ne peut prétendre au statut dérogatoire
d’hébergeur (application arrêt CJE).
•
Condamne eBay pour avoir négligé de prendre de prendre des
mesures pour faire cesser l’activité des vendeurs concernés
alors qu’elle ne pouvait ignorer leur activité frauduleuse (avait
déjà appliqué quelques sanctions trop légères à leur encontre
Page 33dans le passé: retraits ponctuels d’annonces,…)
III. Pays-Bas
3.1.
Arrêt du Gerechtshof Leeuwarden du 22 mai
2012
Stokke (fabricant chaise Tripp Trapp) vs Marktplaats BV
Différentes demandes : contrôles préventifs (ou subsidiairement a
posteriori) pour empêcher la vente de contrefaçons sur
www.marktplaats.nl, communication des données des vendeurs,
demande d’indemnisation etc…
Stokke débouté en première instance par le Tribunal de Zwolle
Lelystad.
Jugement confirmé en appel.
Page 34
III. Pays-Bas
3.1.
2012
Examine le rôle de Marktplaats pour en conclure qu’il est neutre
=> hébergeur
Marktplaats supprime promptement les annonces concernées dès
que des atteintes lui étaient signalées via le Melding Inbreuk
Programma. Pareil pour annonces replacées après leur
suppression, même si un filtre permettrait sans doute de voir qu’il
s’agit d’une annonce qui avait déjà été placée
=> pas de responsabilité.
Page 35
III. Pays-Bas
3.1.
2012
Action en cessation contre Marktplaats en tant qu’intermédiaire?
•
Pas d’obligation générale de surveillance (art. 15 Dir
2000/31)
•
Mesures ne doivent pas être inutilement complexes ou
coûteuses, ni créer d’obstacles au commerce légitime (art. 3
Dir 2004/48)
=> Stokke débouté après balance d’intérêts.
Page 36
Thank you
Benoit Van Asbroeck
Laurent Masson
[email protected]
[email protected]

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