18819 BB SR Gewerbl. Schutzrechte-Recht der

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© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 2010
Gewerbliche Schutzrechte
und Recht der Werbung
in der Unternehmenspraxis
18819 BB SR Gewerbl. Schutzrechte-Recht der Werbung de.indd Titel1
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Inhalt
Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.
1.1
1.2
Was ist Ihre Marke wert? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wert der Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gründe für die steigende Bedeutung der Marke
als Vermögenswert eines Unternehmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Wirtschaftliche Gründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Juristische Gründe für den steigenden Wert der Marke . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1 Liberalisierung des Begriffs der Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2 Markenfreundlichere Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3 Marken in der Werbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Praktische Konsequenzen aufgrund der steigenden
Bedeutung des Wertes der Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Unternehmensstrategische Konsequenzen im Bezug
auf Marken und Firmennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
Entstehung und Durchsetzung des Markenschutzes . . . . . . . . . . . .
Was ist eine Marke?
Wie entsteht der Schutz einer Marke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welche Zeichen sind schutzfähig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markenformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie weit reicht der Schutz einer Marke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Territorialer Schutzumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeitrang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennzeichnungskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIUMPH für Miederwaren, Schreibmaschinen
und Kraftfahrzeuge – Verwechslungsgefahr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie kommt man in den Besitz einer
Registrierungsurkunde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widerspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechtsbeständige Eintragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie erlangt man Markenschutz im Ausland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
11
11
13
13
14
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18
19
19
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2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4.
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8
2.8.1
2.8.2
Ausländische nationale Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internationale Marken (IR Marken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinschaftsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kombination des Madrider Systems mit
dem Gemeinschaftsmarkensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vor der Anmeldung steht die Qual der Wahl:
Recherchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markenverwaltung und -verteidigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Benutzungszwang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entwicklung zur Gattungsbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwässerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwechslungsgefahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verteidigungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwertung von Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markenlizenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
Der Werktitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechtlicher Begriff des Titels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Werk im kennzeichenrechtlichen Sinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Titel als Name des Werks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titel als geschützte Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entstehen und Erlöschen des Titelrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entstehen des Titelrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erlöschen des Titelrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titelverletzung und -verteidigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
31
31
32
32
33
34
4.
4.1
4.2
4.3
37
37
38
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5
4.6
Das Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wirtschaftliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schutzvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie entsteht der Patentschutz?
Eintragungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berechtigter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsches Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europäisches Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie weit reicht der Schutz eines Patents? Ansprüche . . . . . . . . . . .
Übertragung, Lizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steuerliche Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
41
42
43
44
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz . . . . . . . . . . . . . . .
Nachahmungsfreiheit und Sonderschutzrechte . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besondere die Unlauterkeit begründende Umstände . . . . . . . . . . . .
Wettbewerbliche Eigenart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fälle aus der Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
48
50
51
2.6
19
20
20
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
II
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5.5
5.6
5.7
Rechtsfolgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Schutzdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Das Urheberrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gegenstand des Urheberrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entstehung und Dauer des Urheberrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhalt des Urheberrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schranken des Urheberrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Urheberrecht im Rechtsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergütung des Urhebers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwertungsgesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Urheberrecht des Arbeitnehmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folgen von Rechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internationales Urheberrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
Das Recht am Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung von Sachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung von Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechtsfolgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bildaufnahmen durch Dritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
70
71
71
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
Unlauterer Wettbewerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preisunterbietung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rabatte, Zugaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkaufsveranstaltungen, Sonderangebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irreführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichende Werbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unsachliche Beeinflussung von Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unzumutbare Belästigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausspannen von Kunden und Arbeitnehmern . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachahmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werbung im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechtsfolgen von Verstößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
77
78
78
79
81
82
83
84
84
85
85
9.
9.1
9.2
9.3
Der Verletzungsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Funktion der vorgerichtlichen Abmahnung . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Bedeutung des Eilverfahrens und sein Ablauf . . . . . . . . . . . . . . .
Die Bedeutung des Hauptsacheverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
89
92
10.
10.1
Folgen von Schutzrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Übersicht der Sanktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
III
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10.2
10.3.1
10.3.2
10.3.3
Die zivilrechtlichen Ansprüche im
gewerblichen Rechtsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Der Unterlassungsanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Der Beseitigungsanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Der Schadensersatzanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Der Auskunftsanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Der Besichtigungsanspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Die strafrechtlichen Sanktionen sowie
die Beschlagnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Straftatbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Einziehung und Verfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Grenzbeschlagnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
11.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.3
Wesentliche Bestimmungen in Lizenzverträgen . . . . . . . . . . . . . . .
Vorbemerkung: Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die wesentlichen Bestimmungen im Einzelnen . . . . . . . . . . . . . . . .
Parteien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gegenstand der Lizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertragsgebiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragung, Unterlizenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausschließlichkeit und ähnliche Beschränkungen . . . . . . . . . . . . . .
Gewährleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lizenzgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige wichtige Klauseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laufzeit, Kündigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anwendbares Recht, Gerichtsstand/Schiedsgericht . . . . . . . . . . . .
Schlussbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
103
104
104
104
105
106
106
107
108
109
110
111
112
12.
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3
12.4
12.5
12.6
Schutzrechtsstrategien für die VR China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gegenwärtige Situation in der VR China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juristische Maßnahmen als Teil der Gesamtstrategie . . . . . . . . . .
Anmeldung von Schutzrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durchsetzung von Schutzrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertragsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unternehmensinterne Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Politische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abschließende Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
113
115
116
118
119
120
121
122
122
13.
Geistiges Eigentumsrecht in Russland –
Praktische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markenlizenzvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
123
124
125
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3
13.1
13.2
13.3
IV
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13.4
13.5
Betriebsgeheimnisse (Know-how) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Schlussbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
Checkliste (”IP Audit”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urheber- und Geschmacksmusterrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lizenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterlassungstitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wirtschaftliche Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Abkürzungen
BGH
Bundesgerichtshof
BPatG
Bundespatentgericht
EuGH
Europäischer Gerichtshof
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
MarkenG
Markengesetz
PatG
Patentgesetz
UrhG
Urheberrechtsgesetz
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
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Vorwort
Jedes Wirtschaftsunternehmen benutzt Marken und sonstige Kennzeichen. Jedes Wirtschaftsunternehmen verwendet Texte und Computerprogramme, die urheberrechtlich
geschützt sind. Jedes Wirtschaftsunternehmen nimmt am Wettbewerb teil und hat
die dafür geltenden gesetzlichen Regeln zu beachten. Der gewerbliche Rechtsschutz
und das Wettbewerbsrecht gehören daher zu den Rechtsgebieten, mit denen ein
Unternehmen fast täglich konfrontiert ist.
Das vorliegende Buch wendet sich an die Geschäftsleitung und die Leitung der
betreffenden Fachabteilungen, also (in der Regel) an den Nichtjuristen. Es soll in die
wichtigsten Rechtsgebiete des Bereichs gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht einführen. Wenn es dem Leser ermöglicht, Probleme frühzeitig zu erkennen,
bevor sie zu einem großen Schaden oder zu einem Rechtsstreit geführt haben, hat es
seinen Zweck erfüllt.
München, April 2010
Matthias W. Stecher,
Leiter der Praxisgruppe IP/IT/Medien,
München
3
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1.
Was ist Ihre Marke wert?
Angelica von der Decken
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1401
Fax: +49 89 35065-2152
[email protected]
Geboren in Hamburg, 1954. Universitäten Freiburg i. Br., München und Hamburg
(Juristisches Staatsexamen 1978). Zulassung als Rechtsanwältin 1981. Mitglied:
GRUR, Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht; ECTA,
European Communities Trademark Association; INTA, International Trademark
Association. Sprachen: Deutsch und Englisch.
Die Marke als Vermögensgegenstand des Unternehmens und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen für die Unternehmensstrategie
Die Topmanager des Weltwirtschaftsforums 2001 in Davos waren sich einig: Die
Erfolgsfaktoren eines Unternehmens des 21. Jahrhunderts heißen ”Menschen und
Marken statt Maschinen”. Aufgrund der Globalisierung der Märkte mit starker Zunahme
grenzüberschreitender Aktivitäten hat sich die Marke von einem Element des Marketingmix zum zentralen Wertfaktor des Unternehmens gewandelt. Dies gilt nicht nur für
große Konzerne, sondern auch für mittelständische Betriebe.
1.1
Wert der Marke
Bei der Akquisition von Unternehmen ist der Erwerb der Marke oft das entscheidende
Motiv. Bei diesen Transaktionen entfällt ein großer Teil des Kaufpreises auf die Marke
und den Firmennamen. Der Wert der Marke spielt auch im Rahmen von Insolvenzverfahren eine immer größere Rolle. Beispiele sind die Marken Grundig, Quelle und
Karstadt.
Die steigende Bedeutung des Wertes einer Marke ist ablesbar aus den alljährlich
veröffentlichten Hitlisten der wertvollsten deutschen und internationalen Marken. Das
Unternehmen Interbrand kürt seit Jahren als wertvollste Marke Coca-Cola mit einem
5
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geschätzten Markenwert von 68,7 Milliarden US$ (2009). Der Wert der Marke IBM
wurde 2009 auf 60,2 Milliarden US$, der Wert der Marke Microsoft auf 56,6 Milliarden
US$ beziffert.
Daneben fallen die Markenwerte der DAX-Unternehmen vergleichsweise gering aus.
Die Marke Mercedes Benz wurde 2009 auf 23,8 Milliarden US$, die Marke BMW auf
21,6 Milliarden US$ und SAP auf rund 12 Milliarden US$ geschätzt.
Im Gegensatz zu den Bewertungskriterien eines Unternehmens ist bei den Kriterien der
Markenbewertung noch vieles offen. In den letzten Jahren hat das Thema Markenbewertung zunehmend Eingang in die deutschsprachige Wirtschaftspresse gefunden.
1.2
Gründe für die steigende Bedeutung der Marke als
Vermögenswert eines Unternehmens
1.2.1 Wirtschaftliche Gründe
Mitte des 20. Jahrhunderts führten Marken im Bewusstsein der Unternehmensführung
häufig noch ein Schattendasein. Wichtiger waren Patente oder Gebrauchsmuster.
Dabei waren Marken wie NIVEA, Tempo oder Persil Anfang des letzten Jahrhunderts nicht nur in Deutschland, sondern auch international bereits ein stehender
Begriff. Das Bewusstsein, dass Marken einen Vermögenswert darstellen, entwickelte
sich jedoch erst durch die zunehmende Globalisierung der Märkte mit länder- und
kontinentübergreifenden Marketing- und Werbestrategien. Die Adressaten der
Werbung wurden über Film, Fernsehen, elektronische Medien und Internet weltweit
nahezu überall erreichbar.
Nicht nur große, sondern auch mittelständische Unternehmen erkannten in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass Marken sich wirtschaftlich gewinnbringend verwerten ließen, sei es über den konventionellen Handel, im Export, über eine Lizenzierung,
Franchising oder auch im Rahmen von Sponsoring oder Merchandising.
Im Gegensatz zu Patenten und Gebrauchsmustern ist der Bestand der Marke
nicht zeitlich limitiert. Auch dies ist einer der Gründe für den Wert der Marke.
Markenregistrierungen können beliebig oft verlängert werden. So sind Marken wie
”Tempo”, ”Persil” oder ”Coca Cola“ schon viele Jahrzehnte, manche sogar über ein
Jahrhundert geschützt.
Die Langlebigkeit der Marke hat zur Konsequenz, dass die Zahl der Markenregistrierungen
ständig wächst. Es wird immer schwieriger, eine Marke zu finden, die nicht schon
durch andere belegt ist oder mit anderen Marken kollidiert. Dies gilt insbesondere auf
internationaler Ebene. Auch dies ist ein Grund für das geänderte Markenverständnis.
6
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1.2.2 Juristische Gründe für den steigenden Wert der Marke
1.2.2.1 Liberalisierung des Begriffs der Marke
Das Recht der Marke ist nicht nur in Deutschland, sondern in zahlreichen weiteren
Industrieländern immer großzügiger geregelt worden. Das Deutsche Marken schutzgesetz definierte im Jahr 1894 die Marke noch sehr eng als ”Zeichen von
Gewerbetreibenden, welche zur Unterscheidung ihrer Waren von Waren anderer
Gewerbetreibender auf die Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht
werden sollen”. Die Marke war auf eine Kombination von Wort- und Bildelementen
beschränkt. Eine Marke, die aus einem oder mehreren Worten allein bestand, war
nicht zulässig.
Das Warenzeichengesetz vom 05.05.1936 mit Änderungen im Jahr 1979 handhabte
die Eintragbarkeit von Marken bereits großzügiger. Es wurde die Eintragung von
Dienstleistungsmarken zugelassen. Allerdings waren die Marken immer noch auf
Wort- und Bildmarken beschränkt.
Erst das am 01.01.1995 in Kraft getretene aktuelle Markengesetz und die 2. Verordnung
(EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20.12.1994 brachten
eine wesentliche Liberalisierung des Markenbegriffs mit sich. Nunmehr sind neben
reinen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auch Positionsmarken, Riechzeichen,
Hörzeichen, Farben und dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer
Ware oder ihrer Verpackung schutzfähig, soweit sie unterscheidungskräftig sind
(Einzelheiten s. Kap. 2, Ziffer 2.2.1).
Hinzu kam die Trennung von Geschäftsbetrieb und Marke. Konnte früher eine Marke
nur zusammen mit dem mit ihr verbundenen Geschäftsbetrieb veräußert werden, sind
Marken jetzt grundsätzlich frei übertragbar. Dies wird dem Verständnis der Marke im
Sinne eines selbstständigen Vermögensgegenstandes gerecht.
Die Tendenz der Abkopplung der Marke vom Geschäftsbetrieb und die damit einhergehende wirtschaftliche Dispositionsfreiheit gilt auch für die Europäische Gemeinschaft
und den erweiterten europäischen Wirtschaftsraum.
Auch der Begriff des Anmelders wurde im Markengesetz erheblich liberalisiert.
Inhaber von Marken und Markenanmeldungen können neben juristischen Personen
und Personengesellschaften auch natürliche Personen sein, ohne dass diese einen
bestimmten Geschäftsbetrieb im Sinne einer Unternehmenseigenschaft vorweisen
müssen. Hierdurch wird das Entstehen von Markenbörsen und das eigenständige
Handeln mit registrierten Marken wesentlich erleichtert. Dies hat zur Entwicklung eines
neuen Geschäftsmodels geführt, ”Brandbroker” handeln per Internet mit Marken,
Domainnamen und anderen gewerblichen Schutzrechten.
7
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1.2.2.2 Markenfreundlichere Rechtsprechung
Nicht nur die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung, sondern auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Entwicklung der Marke als Vermögenswert erheblich unterstützt. Nachdem der EuGH zunächst noch Patente und Gebrauchsmuster
über die Marke gestellt hatte, wurde diese Rechtsprechung später korrigiert und
klargestellt, dass Marken von gleicher Wichtigkeit und Schutzwürdigkeit seien wie
andere Formen des geistigen Eigentums. Danach belohnen Marken den Hersteller,
der ständig hochwertige Waren erzeuge, und stimulierten somit den wirtschaftlichen
Fortschritt. Ohne Markenschutz gäbe es wenig Anreiz für Hersteller und Handel,
neue Erzeugnisse zu entwickeln oder die Qualität von vorhandenen Erzeugnissen
zu erhalten. Durch Marken könne diese Wirkung erzielt werden, die gegenüber dem
Verbraucher als Garantie dafür wirke, dass alle Waren, die diese Marke trügen, von
dem selben Hersteller oder unter dessen Kontrolle erzeugt würden und daher von
gleicher Qualität seien. Entsprechend hat das Bundesverfassungsgericht entschieden,
dass schutzfähige Marken dem Eigentumsschutz des Grundgesetzes nach Artikel
14 Abs. 1 Grundgesetz unterfallen. Auch der EuGH hat bestätigt, dass das Markenrecht
ein wesentlicher Bestandteil des unverfälschten Wettbewerbes sei, den der EG-Vertrag
schaffen und erhalten wolle.
Weiteres Ergebnis dieser markenfreundlichen Rechtsprechung waren Entscheidungen,
wonach Parallelimporte von Originalwaren, die aus Drittstaaten außerhalb des Bereiches
der Europäischen Union stammen, grundsätzlich mit den Mitteln des Markenrechtes
unterbunden werden können.
1.2.2.3 Marken in der Werbung
In Umsetzung der europäischen Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wurde
ein neuer § 5 Abs. 2 UWG geschaffen. Danach ist eine geschäftliche Handlung auch
dann irreführend und damit unlauter, wenn bei der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen
eines Mitbewebers hervorgerufen wird. Durch diese lauterkeitsrechtliche Vorschrift
wird der Schutz von Marken vor Verwechslungen in der Werbung erweitert.
1.3
Praktische Konsequenzen aufgrund der steigenden
Bedeutung des Wertes der Marke
Die gewandelte Erkenntnis zum Wert der Marke und zur Rolle der Marke im
Rahmen der Unternehmensbewertung sowie der Wegfall entsprechender gesetzlicher
Beschränkungen führt zu folgenden Konsequenzen:
■
Marken sind Vermögensgegenstände, die wie jedes andere Recht frei veräußerbar
sind und gehandelt, verkauft oder auch geteilt werden können. Ein Beispiel eines
8
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Markenwechsels einer Marke mit glänzendem Image ist die Marke Germanwings,
die von Lufthansa für eine preiswerte Fluglinie wieder belebt wurde. Vielleicht
finden sich ja auch für die abgelegten milliardenschweren Konzernnamen ”VIAG”,
”Ciba“ oder ”Quelle” neue Märkte.
■
Marken können, wenn sie veräußert werden, als nicht selbst erstellter immaterieller
Vermögensgegenstand in der Bilanz des akquirierenden Unternehmens erfasst
werden. Für diesen Fall ist eine isolierte monetäre Bewertung der Marke von
zentraler Bedeutung.
■
Marken nehmen im Bereich Corporate Finance eine immer größere Bedeutung
ein. Sie können als Banksicherheiten dienen. § 29 MarkenG sieht ausdrücklich vor,
dass Marken verpfändet oder Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
werden können.
■
Marken stellen neben anderen gewerblichen Schutzrechten einen wesentlichen
Wert des Unternehmens dar. Sie müssen daher besonders gepflegt werden. Die
wertvollsten Marken sind die, die seit mehr als 100 Jahren nahezu unverändert
benutzt werden, wie ”CocaCola“ und ”Persil“. Bevor eine Marke verändert oder
fallengelassen wird, ist dies genau zu prüfen. Umsatzeinbußen können schon durch
bloßes Weglassen von scheinbar unbedeutenden Markenbestandteilen verursacht
werden, wie das Beispiel ”Schwarzkopf“ gezeigt hat.
1.4
Unternehmensstrategische Konsequenzen im Bezug auf
Marken und Firmennamen
Die erhebliche Aufwertung der Marken für das Unternehmen und das Management
ergibt folgende strategische Handlungsempfehlungen:
■
Berücksichtigung von Marken als aktivierbarer Vermögenswert und Sicherheit im
Rahmen von Finanzierungen,
■
Aktive Verwaltung des Markenportfolios im Hinblick auf den Erhalt und die
An hebung des Markenwertes durch nationale und internationale Marken strategien unter Berücksichtigung der Zukunftsperspektiven,
■
Marken als Eckpfeiler für Vertriebskanäle wie Franchising, Merchandising und
Lizenzkonzepte auf nationaler und internationaler Ebene,
■
Marke als Anlage, deren sorgfältige Pflege in der Regel zu Wertsteigerungen führt,
■
Markenbewertung als unverzichtbarer Teil der Unternehmensplanung, insbesondere
im Rahmen von geplanten Unternehmens- und/oder Markenkäufen und -verkäufen,
9
23.04.10 16:07
■
Durchführung eines Markenaudit zur Bestimmung des Standes des Markenportfolios sowie eventueller Veränderungen durch Erweiterungen, Einschränkung und
Beschränkung auf Kernländer oder Kernprodukte national und international,
■
Enge Zusammenarbeit zwischen Management und Marketing, um eine stringente
Markenführung zu gewährleisten.
Diese Aufzählung kann nicht abschließend sein und ist auf den Einzelfall abzustimmen.
Der vorgenannte Katalog zeigt, dass nahezu alle mit der Marke zusammenhängenden
Fragen auf der Geschäftsleitungsebene entschieden werden, wo traditionell Marken
und Marketingstrategien entwickelt werden. Die weiter zunehmende Bedeutung der
Marke als Vermögenswert lässt keinen Zweifel aufkommen, dass die Marke auch
zukünftig als ”Chefsache” einzuordnen ist.
10
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2.
Entstehung und Durchsetzung des
Markenschutzes
Friederike Bahr
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1411
Fax: +49 89 35065-2152
[email protected]
Geboren in Hachenburg, 1947. Universitäten Münster, Erlangen und München (Juristisches Staatsexamen 1972). Zulassung als Rechtsanwältin 1976. Mitglied GRUR,
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht; ECTA,
European Communities Trademark Association, INTA, International Trademark Association; Sprachen: Deutsch, Englisch (Französisch, Italienisch passiv).
Tanja Hogh Holub
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1412
Fax: +49 89 35065-2152
[email protected]
Geboren in Göttingen, 1973. Universitäten Göttingen und Paris (Zweites Juristisches
Staatsexamen 2001). Zulassung als Rechtsanwältin 2001. Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz 2008. Mitglied GRUR, Deutsche Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht; European Communities Trademark Association, INTA,
International Trademark Association; Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.
2.1
Was ist eine Marke? Wie entsteht der Schutz einer Marke?
Wenn bei einer Umfrage spontan für Magenbitter, Suppenwürze, Papiertaschentuch,
Aktenordner, Alleskleber, Taschenschirm UNDERBERG, MAGGI, TEMPO, LEITZ,
UHU, KNIRPS genannt werden, ist dies der Beweis einer gelungenen Markenstrategie.
11
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Marken sind Eigennamen für Waren oder Warengruppen (deshalb früher auch
Warenzeichen genannt) und Dienstleistungen, um diese von den Produkten oder
Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden und einem bestimmten
Unternehmen zuzuordnen (Herkunfts-, Werbe- und Unterscheidungsfunktion).
Gleichzeitig verbindet sich mit der Marke eine bestimmte Vorstellung über die gleichbleibende Güte eines Produkts (Qualitätsfunktion). Marken wie ROLEX, ROLLS ROYCE,
HUGO BOSS, SWATCH, CHIEMSEE schmücken auch die Persönlichkeit ihrer Träger
oder Benutzer (snob value, Prestigefunktion).
Die wirtschaftliche Bedeutung von Marken lässt sich an der stetig wachsenden Zahl
von Markenanmeldungen in Deutschland ablesen. Seit 1995 sind die Anmeldungen
von nationalen Marken von 48 250 auf 73903 im Jahr 2008 gestiegen.
Der Markenschutz entsteht formal durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke
– unabhängig von ihrer Benutzung – für bestimmte Produkte oder Produktgruppen
und Dienstleistungen (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) in nationalen oder internationalen Markenregistern oder – ohne Eintragung – durch eine so langdauernde
umfangreiche Benutzung eines Zeichens im Geschäftsverkehr, dass es bei Abnehmern
und Händlern dieses Produkts (beteiligte Verkehrskreise) Verkehrsgeltung erworben
hat. Ohne Eintragung muss allerdings im Verletzungsfall durch teure Meinungs umfragen die erworbene Verkehrsgeltung nachgewiesen werden. Der erforderliche
Grad der Verkehrsgeltung, um Markenschutz zu begründen, lässt sich in Prozentzahlen
nicht festlegen und hängt von der Originalität der Bezeichnung ab. Bei originellen
oder von Hause aus unterscheidungskräftigen Marken wird der Grad der Bekanntheit
zwischen 30 und 50% liegen müssen, während bei schwachen oder ursprünglich
beschreibenden Angaben ein höherer Prozentsatz als 50% erreicht werden muss
(z.B. genügen nach der Rechtsprechung 36% nicht für die Bezeichnung ”Nährbier”,
60% ausreichend für die Bezeichnung ”Tabac-Original” für Seife, 65% ausreichend
für die nicht glatt beschreibende Marke ”Strass” für Lüsterbehangsteine). Schutz
genießen auch ausländische Marken, die zwar in Deutschland weder eingetragen sind
noch benutzt werden, jedoch außerordentlich bekannt sind (notorische Marken).
Die Marke gibt ihrem Inhaber ein Monopolrecht für die Benutzung dieser Bezeichnung
für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist oder für die sie Bekanntheit erreicht hat. Lediglich eine beschreibende Verwendung der Marke als Angabe
über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen (”Explorer” für
Suchprogramme) oder zur Bezeichnung als Zubehör oder Ersatzteil (Winterketten für
BMW) muss geduldet werden. Der Markeninhaber hat ein Verbietungsrecht gegenüber
Konkurrenten, die eine identische oder verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche
oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzen, und kann Schadensersatz für
die unbefugte Benutzung der Marke verlangen. Produkte, die unberechtigt mit der
Marke versehen sind, können beschlagnahmt werden und müssen unter Umständen
vom Markt genommen und vernichtet werden.
12
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2.2
Welche Zeichen sind schutzfähig?
2.2.1 Markenformen
■
Wörter (Wortmarken)
Sie können aus einem Wort (mit oder ohne Bedeutung) oder aus mehreren Wörtern
(Mehrwortzeichen) bestehen. Wortmarken machen den wohl überwiegenden Teil
der geschützten Marken aus (OMO, TIPP-EX, Sonnen Bassermann).
■
Personennamen
Als Wortmarke kann jeder Vorname oder Nachname, auch Phantasiename geschützt
werden. Häufig dient die Namensbezeichnung gleichzeitig als Firmenbezeichnung
(BEITEN BURKHARDT).
■
Buchstaben (KPMG) und Zahlen (4711, 007)
Nicht schutzfähig sind Buchstaben und Zahlen, die als Typen-, Mengen-, Sorten,
Qualitätsoder Größenbezeichnung für ein konkretes Produkt benötigt werden
(S, M, L für Bekleidung).
■
Bilder, Embleme und andere graphische Gestaltungen (Mercedes-Stern)
■
Farben und Farbzusammenstellungen
Konturlose Farbkombinationen ohne Angaben zur systematischen Anordnung der
Farben zueinander und Farbkombinationen in einer festgelegten Zusammenstellung
(Rot-Gelb bei Maggi, Blau-Weiß bei Aral-Kraftstoff) sind nur ausnahmsweise
eintragungsfähig, da sie in der Regel als Dekoration und nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden werden.
■
Dreidimensionale Gebilde
Damit kann ein besonderes Produktdesign markenrechtlich geschützt werden,
z.B. Verpackungsformen (Odolflasche) oder Werbefiguren (Michelinmännchen)
oder Embleme. Ausgenommen vom Schutz sind jedoch die Form der Ware selbst
(nicht: Teekanne, aber: Adidas-Streifen), technische Eigenarten (nicht: Zweckform eines Kaffeefilters, aber: Straßenpoller) und der besondere ästhetische Wert
(nicht: Rindsledernarbung auf der Oberfläche eines Kunstleders, aber: besondere
Flaschenform).
■
Sonstige Aufmachungen
Die ”Aufmachung” ist jedes andere Produktbeiwerk, z.B. einzeln wiederkehrende
Gestaltungselemente in den Geschäftsdrucksachen, Aufsteller in Geschäften.
■
Melodien und Tonfolgen
Erkennungsmelodien von Rundfunksendungen oder Werbespots, sogenannte
”Jingles”. Für die Eintragung derartiger Hörmarken müssen sie graphisch dargestellt
werden durch Notenschrift oder Aufzeichnung der Tonfrequenz (Sonagramm).
13
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■
Geruchsmarken
In der ersten Euphorie über die Liberalisierung des Markenrechts wurde
”Der Duft von frisch geschnittenem Gras“ für Tennisbälle in der Klasse 28 als
Gemeinschaftsmarke eingetragen. Inzwischen ist Ernüchterung eingetreten. Der
EuGH hat klargestellt, dass derartige Marken nicht eintragungsfähig sind, weil sie
im Register nicht eindeutig grafisch darstellbar sind.
2.2.2 Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis
Für alle Markenformen gilt grundsätzlich, dass sie nur monopolisierbar und damit
eintragungsfähig sind, wenn sie – wenigstens in geringem Umfang – Unterscheidungskraft besitzen und ihnen kein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Nicht unterscheidungskräftig sind Bezeichnungen, die nicht geeignet sind, auf ein bestimmtes Unternehmen
hinzuweisen, wie z.B. die allgemeine Redewendung ”Wie hammas denn?” oder die
sich auf eine für die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar erkennbare Sachangabe beschränken (HAUTACTIV für Kosmetikprodukte). Kennzeichnungskräftig sind
insbesondere Phantasiewörter, also sprachliche Neubildungen, die im Deutschen
oder einer bekannten Fremdsprache nicht existieren (z.B. MAGGI für Suppenwürze,
TWINGO für ein Auto). Aber auch Bezeichnungen, die allenfalls Assoziationen wecken
(sprechende Marken), sind kennzeichnungskräftig (OPIUM für Parfüm). Hierzu gehören
auch nicht kennzeichnungskräftige Angaben, die so orthographisch verändert (Royal/
ROAL; Kentucky/CENDUGGY) oder bei mehreren Wortbestandteilen sprachregelwidrig
zusammengesetzt werden (PRO-TECH für Griffe von Tennisschlägern; SLEEPOVER
für aufblasbare Stütz- und Ruhekissen), dass das Fachwort nicht mehr unmittelbar
erkannt wird. Derart gebildete Bezeichnungen sind wegen der von ihnen erzeugten
Assoziation besonders geeignet, das Produkt in der Aussage zu unterstützen.
In der Regel besteht an nicht unterscheidungskräftigen Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis, weil sie von den Wettbewerbern benötigt werden, um ihre Waren und
Dienstleistungen zu beschreiben. Beschreibende Angaben sind jedoch nicht generell
vom Markenschutz ausgenommen, sondern nur bezogen auf die konkreten Waren
und Dienstleistungen (APPLE ist für Apfelsaft beschreibend, nicht aber für Computer;
DIESEL ist für Kraftfahrzeuge beschreibend, nicht aber für Bekleidung). Die Verwendung
von beschreibenden Markennamen liegt nahe, weil sie griffig sind, schnell behalten
werden und ohne großen Einführungsaufwand zu einer unmittelbaren Produktidentifikation führen. Aber auch die Nachteile liegen auf der Hand: Sie haben wegen ihres
beschreiben den Charakters nur einen geringen Schutzumfang, Konkurrenten müssen
nur einen geringen Abstand halten, Produkterweiterungen unter dem eingeführten
Namen sind nur schwer möglich, sie erwecken nur geringe Aufmerksamkeit.
Geographische Angaben mögen hinreichend unterscheidungskräftig sein, sie sind
jedoch im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten, wenn es sich um den Namen eines
Ortes handelt, an dem die von der Marke gekennzeichneten Produkte gegenwärtig in
wirtschaftlich erheblichem Umfang hergestellt werden (LÜBECKER MARZIPAN).
14
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Wer trotz aller Warnungen beschreibende Bezeichnungen registrieren möchte, muss
dem Prüfer nachweisen, dass sich diese Bezeichnung im Verkehr als Marke für seine
Produkte durchgesetzt hat. Diese Möglichkeit kommt also nur in Betracht, wenn das
Zeichen bereits umfangreich in der Vergangenheit benutzt wurde.
Soweit Unternehmen international tätig sind, sollte bei der Auswahl einer Marke an
ihre etwaige Bedeutung in anderen Sprachen gedacht werden. So fehlt z.B. den Automarken UNO in Skandinavien (finnisch = Trottel) oder dem italienischen Duftwasser
ROCKFORD in Frankreich (klingt wie der Käse Roquefort) die rechte Zugkraft.
2.3
Wie weit reicht der Schutz einer Marke?
2.3.1 Territorialer Schutzumfang
Eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke ist in Deutschland
geschützt, nicht aber im Ausland. Das bedeutet, dass sich der Inhaber einer deutschen nationalen Marke nicht gegen die Verwendung einer identischen oder ähnlichen
Marke durch einen Konkurrenten im Ausland verteidigen kann, wenn er dort keine
Markenrechte hat. Der Inhaber einer deutschen Marke kann aber verhindern, dass
Konkurrenten aus dem Ausland ihre dort geschützte Marke in Deutschland verwenden.
Nicht verhindern kann er jedoch den Import von Waren, die von ihm selbst oder mit
seiner Zustimmung von anderen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU)
bzw. des EWR in den Verkehr gebracht worden sind (internationale Erschöpfung). Ein
allein durch Verkehrsgeltung geschütztes Zeichen genießt nur in dem Gebiet Schutz, in
dem die Verkehrsgeltung nachgewiesen ist. Dies kann auch ein Teilgebiet Deutschlands
oder auch nur der örtliche Einzugsbereich eines Unternehmens sein.
2.3.2 Zeitrang
Im gesamten Kennzeichenrecht gilt ein strenges Prioritätsprinzip: Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst! Marken können mit anderen Marken kollidieren, aber auch mit einem
Firmennamen, einer Geschäftsbezeichnung, einem Werktitel oder einem Domainnamen. Welches Recht sich gegenüber den anderen Rechten durchsetzt, bestimmt
sich nach dem Zeitvorrang.
2.3.3 Kennzeichnungskraft
Der Schutzbereich der älteren Marke ist umso kleiner, je weniger unterscheidungskräftig die Marke ist; er ist umso größer, je origineller sie ist und je stärker sie im
Verkehr bekannt ist. Marken mit beschreibendem Charakter sind zwar durch Hinzufügung graphischer Elemente eintragungsfähig, ihr Schutzbereich ist jedoch nur sehr
15
23.04.10 16:07
eng begrenzt und kann unter Umständen auf die bildliche Darstellung beschränkt sein,
was erst in Verletzungsprozessen geprüft wird. Marken mit starker Verkehrsgeltung
sind von einem weiteren Schutzkreis umgeben als unbekannte Marken, diese müssen
folglich einen größeren Abstand einhalten. (CUJA CUJA für Erfrischungsgetränke
verwechselbar mit COCA-COLA). Dies ist zwar nicht unmittelbar einleuchtend, da
anzunehmen ist, dass das Unterscheidungsvermögen des Verkehrs durch die häufige
Verwendung einer Marke wächst, entspricht jedoch ständiger Rechtsprechung. Der
Schutzumfang kann umgekehrt dadurch eingeengt sein, dass es auf dem Markt schon
eine Reihe anderer Marken im Ähnlichkeitsbereich gibt. Eine schwache Marke kann
im Laufe der Zeit von ähnlichen Marken umzingelt und so eingeengt werden, dass sie
schließlich wertlos ist.
2.3.4 TRIUMPH für Miederwaren, Schreibmaschinen und
Kraftfahrzeuge – Verwechslungsgefahr?
Der Begriff der ”Verwechslungsgefahr” ist an sich irreführend, denn verwechselt
werden nicht die Produkte, sondern es wird eine Fehlzurechnung von Waren und Dienstleistungen bei identischen oder ähnlichen Marken befürchtet. Der Schutz einer Marke
erstreckt sich nur auf den Bereich von Waren und Dienstleistungen, für die die Marke
eingetragen ist (Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen). Neben dem Vergleich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind deren Beschaffenheit, Herstellung,
Vertriebswege und Verwendung zu betrachten. Arzneimittel und Kosmetika werden
beispielsweise von denselben Unternehmen hergestellt und über Apotheken vertrieben,
so dass trotz Unterschiedlichkeit der Produkte eine Warenähnlichkeit zu bejahen ist.
Nur bekannte und berühmte Marken sind über den Bereich der Produktähnlichkeit
hinaus geschützt.
Bei der Zeichenähnlichkeit wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Ähnlichkeit
sowie Ähnlichkeit im weiteren Sinn unterschieden. Unter unmittelbare Ähnlichkeit wird
die klangliche (HORTEN/CORTON), schriftbildliche (PEI = REI) und die begriffliche
(RANCHER = FARMER) Ähnlichkeit verstanden. Bei der klanglichen Ähnlichkeit sind
auch abweichende Aussprache und Betonung in Betracht zu ziehen (JAZZ = CHESS und
JATZ). Zur Bejahung der Verwechslungsgefahr genügt die Übereinstimmung in einer
der drei Richtungen, in ihrer rechtlichen Gewichtung sind die drei Kriterien grundsätzlich gleichwertig. Bei Mehrwortzeichen oder zwischen Wortzeichen und Bildzeichen
oder Wort-/Bildzeichen ist in der Regel auf den Gesamteindruck der zu vergleichenden
Zeichen abzustellen (F MADAME FIGARO nicht ähnlich mit MADAME), es sei denn,
dass ein Element hervorsticht und den Gesamteindruck beherrscht (SEAT ähnlich mit
MAGIC SEAT).
Mittelbare Ähnlichkeit besteht, wenn ein gleicher oder wesensgleicher Wortstamm
vorliegt (DIVA = DIVACELL), aber nicht, wenn der Wortstamm nicht hervortritt wie
16
23.04.10 16:07
bei KINGINKA und INKA, oder wenn eines der klanglich oder schriftbildlich ähnlichen Zeichen eine andere Bedeutung hat wie bei SIDENT (Assoziation zu Zahn)
und PRESIDENT. Ähnlichkeit im weiteren Sinn und unter dem Gesichtspunkt der
”gedanklichen Verbindung” besteht, wenn die Unternehmen zwar auseinandergehalten werden, der Verkehr wegen der Ähnlichkeit der Marken und nach den
Gesamtumständen aber annehmen kann, dass wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Markeninhabern bestehen (z.B. KAROAS
und PIKSIEBEN) oder der Eindruck einer gemeinsamen Produktserie erweckt wird
(z.B. bei MONSIEUR MICHEL und MICHELLE für Kosmetik).
Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen einerseits und der Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen andererseits besteht eine Wechselwirkung, so dass bei größerer
Nähe der Produkte ein größerer Zeichenabstand zu fordern ist und umgekehrt.
Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht derselbe.
Die Grundsätze über die Ähnlichkeit von Marken sind ebenso anzuwenden, wenn zu
prüfen ist, ob Ähnlichkeit zwischen einer geschützten Marke einerseits und einem
kollidierenden Unternehmenskennzeichen andererseits besteht. Anstelle der Identität
oder Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist die Branchennähe zu beurteilen,
die jedoch davon abhängt, ob ähnliche Waren hergestellt oder gehandelt oder ähnliche
Dienstleistungen erbracht werden.
2.4
Wie kommt man in den Besitz einer
Registrierungsurkunde?
Durch die Eintragung bei der jeweiligen Behörde wird die Marke zur registrierten
Marke. Erst durch die Eintragung wird die Marke rechtskräftig, und erst dann besitzt ihr
Inhaber ein Monopol. Der Zusatz ® darf vor oder hinter einer Marke nur und erst dann
angebracht werden, wenn die Marke tatsächlich eingetragen ist.
2.4.1 Antrag
Die Anmeldung einer Marke erfolgt durch einen Antrag bei dem Deutschen Patent- und
Markenamt (im folgenden kurz: Patentamt) oder der jeweiligen nationalen Behörde
eines Landes oder internationalen Behörde und durch Einzahlung der Amtsgebühren.
Der Antrag muss insbesondere ein Verzeichnis enthalten, dem die Waren und Dienstleistungen zu entnehmen sind, für die Markenschutz beantragt wird. Maßgebend für
die Abfassung des Verzeichnisses ist die amtliche Klasseneinteilung, die Waren und
Dienstleistungen in Gruppen ordnet und die in diese Klassen fallenden Oberbegriffe
enthält (z.B. Klasse 33: alkoholische Getränke, ausgenommen Biere). Das Verzeichnis
sollte sorgfältig abgefasst werden, weil zu breite Verzeichnisse nicht akzeptiert werden
und zu enge später nicht mehr erweitert werden können, sondern eine neue Anmeldung
für die jeweilige Klasse erfordern.
17
23.04.10 16:07
2.4.2 Prüfung
Vom Patentamt werden die formalen Voraussetzungen des Antrags geprüft und ob
absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. Dies sind – stark vereinfacht – :
■
mangelnde graphische Darstellbarkeit der Marke
■
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (s.o. ”Schutzfähigkeit”)
■
Freihaltebedürfnis von Zeichen und Angaben (s.o. ”Schutzfähigkeit”)
■
ersichtliche Gefahr der Täuschung (PERLONSEIDE für synthetische Fäden)
■
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten
(SCHLÜPFERSTÜRMER für Spirituosen)
■
Wappen, Flaggen von Staaten, Ländern und Gemeinden
■
amtliche Prüf- und Gewährzeichen (TÜV)
2.4.3 Widerspruch
Genügt die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen, wird die Marke eingetragen.
Der Anmelder erhält eine Eintragungsurkunde, und die Registrierung wird mit allen
wesentlichen Angaben in dem vom Patentamt herausgegebenen Markenblatt veröffentlicht. Mit dem Erscheinungsdatum des Markenblatts beginnt die dreimonatige
Frist zu laufen, innerhalb derer Inhaber älterer kollidierender Anmeldungen oder Eintragungen (einschließlich der in Deutschland geschützten internationalen Marken
sowie der Gemeinschaftsmarken) und nicht eingetragener notorisch bekannter Marken
Widerspruch gegen die Eintragung einlegen können (s.o. ”Verwechslungsgefahr”).
Gegen Widerspruchsentscheidungen des Prüfers ist das Rechtsmittel der Erinnerung gegeben, gegen die Entscheidung des Zweitprüfers im Erinnerungsverfahren
die Beschwerde zum Bundespatentgericht und hiergegen schlussendlich die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof, wenn diese wegen der rechtlichen Bedeutung
der Entscheidung vom Bundespatentgericht zugelassen und vom Bundesgerichtshof
angenommen wird. Dringt der Widerspruch durch, wird die Löschung der neu eingetragenen Marke angeordnet.
2.4.4 Vereinbarungen
Das Widerspruchsverfahren kann durch sogenannte Vorrechts- oder Abgrenzungsvereinbarungen abgekürzt werden, durch die mit dem Inhaber der älteren entgegen-
18
23.04.10 16:07
stehenden Marke eine außeramtliche Einigung über eine gegenseitige Abgrenzung
abgeschlossen wird. Inhalt solcher Vereinbarungen ist in der Regel:
■
dass der Inhaber der jüngeren Marke das Vorrecht der älteren Marke anerkennt
(daher ”Vorrechtsvereinbarung”)
■
dass der Anmelder sich hinsichtlich der Art der Benutzung seiner jüngeren Marke
oder hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt werden
soll (der Warenoberbegriff ”Arzneimittel” wird beispielsweise auf ”Herz-Kreislaufmittel beschränkt), oder in anderer Weise einschränkt (daher ”Abgrenzungsvereinbarung”)
■
dass der Inhaber der älteren Marke Eintragung und Benutzung der jüngeren Marke
in den Grenzen der Vorrechtserklärung duldet.
2.4.5 Rechtsbeständige Eintragung
Falls keine Widersprüche eingelegt worden oder eingelegte Widersprüche erfolglos geblieben sind, ist die Marke rechtsbeständig eingetragen. Auch dann kann aber
der Markeninhaber nicht ganz befreit aufatmen. Denn das Ausschließlichkeitsrecht
zur Benutzung der eingetragenen Marke steht ihm nur gegenüber jüngeren Schutzrechten oder gegenüber Marken, die überhaupt keinen Schutz genießen, zu. Auch
wenn alle Hürden des Eintragungsverfahrens überwunden sind, schwebt über dem
Markeninhaber das Damoklesschwert eines älteren, besseren Rechts aus einer
ebenfalls eingetragenen Marke, einer früher im Verkehr durchgesetzten Marke oder einer
älteren Firmenbezeichnung, das in einer Löschungs- oder Unterlassungsklage durchgesetzt werden kann. Markeninhaber sind nicht verpflichtet, die Veröffentlichungen
über Neueintragungen im Markenblatt zu verfolgen und hiergegen aufgrund älterer
Rechte Widerspruch einzulegen. Spätestens dann sind sie jedoch zur Stelle, wenn die
jüngere Marke erfolgreich auf dem Markt eingeführt wird. Es mag auch sein, dass die
ältere Marke im Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht benutzt wird und dieser Mangel
vor dem Angriff geheilt werden soll (s.u. ”Benutzungszwang”).
2.5
Wie erlangt man Markenschutz im Ausland?
2.5.1 Ausländische nationale Marken
Die Anmeldung der ausländischen nationalen Marken erfolgt über ausländische Korrespondenzanwälte bei dem jeweiligen nationalen Amt, da ebenso wie in Deutschland
in allen Staaten Markenanmeldungen von ausländischen Unternehmen nur durch in
dem Staat niedergelassene Vertreter zulässig sind. In den meisten osteuropäischen
Staaten und China sind zudem nur durch die Behörde benannte Patentanwälte zu
Markenanmeldungen befugt.
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2.5.2 Internationale Marken (IR Marken)
Die Anmeldung im Ausland kann für Länder, die Mitglied des Madrider Markenabkommen (MMA) und/oder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA)
sind, auch durch die Anmeldung einer internationalen Registrierung erfolgen. Insgesamt
gehören diesem Abkommen 84 Staaten an. Mit Ausnahme von Algerien, Kasachstan
und Tadschikistan, die nicht Mitglied des PMMA sind, sind für sämtliche Staaten die
Regelungen des PMMA maßgebend.
Basierend auf einer im Heimatland eingetragenen oder angemeldeten Marke (Basismarke) kann mit einem einzigen Formular bei der Internationalen Behörde (OMPI)
in Genf eine IR-Marke für alle Mitgliedsstaaten oder für einen Teil davon beantragt
werden. Der Markeninhaber kann innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit Anmeldung
der Basismarke auch für die internationale Registrierung den Zeitrang der Anmeldung
dieser Basismarke in Anspruch nehmen (Prioritätsfrist).
Mit der internationalen Registrierung entsteht ein ”Bündel” von nationalen Markenrechten, die hinsichtlich der materiellrechtlichen Regeln dem Recht des Landes folgen, auf
das sich der Schutz erstreckt, die aber administrativ von OMPI verwaltet werden. Innerhalb der ersten 5 Jahre nach dem Gesuch um internationale Registrierung besteht eine
Abhängigkeit zur Basismarke. Wenn die Basismarke in den ersten 5 Jahren wegfällt,
entfällt die Basis für die internationale Registrierung und damit auch die internationale
Registrierung in ihrer Gesamtheit. Es besteht dann allerdings die Möglichkeit, die internationale Registrierung in einzelne nationale Marken in den benannten Vertragsstaaten
unter Wahrung des Zeitranges der internationalen Registrierung umzuwandeln.
Besteht eine internationale Registrierung, kann nachträglich jederzeit eine Schutzerstreckung für eines oder mehrere Mitgliedsländer beantragt werden. Im Vergleich
zu nationalen Anmeldungen im Ausland ist die internationale Registrierung deutlich
preiswerter und einfacher zu handhaben.
2.5.3 Gemeinschaftsmarke
Seit dem 01.04.1996 kann bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
in Alicante/Spanien mit einer einzigen Anmeldung eine Marke erworben werden, die
einen einheitlichen Schutz genießt und im gesamten Gebiet der Europäischen Union
wirksam ist (Gemeinschaftsmarke). Mit dem Beitritt etwaiger neuer Mitgliedsstaaten
wird der Schutz der Gemeinschaftsmarke automatisch auf diese neuen Mitgliedsstaaten erstreckt. . Für die Gemeinschaftsmarke gilt: Eine Anmeldung, ein Amt,
ein Recht, eine Verfahrensordnung. Die Gemeinschaftsmarke unterliegt nur den
Vorschriften des Markenrechts der EU (Verordnung der EG Nr. 40/94 vom 20.12.1993).
Die Gemeinschaftsmarke kann nicht durch Benutzung erworben werden, es handelt
sich um ein reines Registerrecht.
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Die Anmeldung und Eintragung ist nur für das gesamte Gebiet der Europäischen Union
möglich. Anmelder kann jede natürliche oder juristische Person sein, ein Sitz innerhalb
der EU ist nicht erforderlich. Die Anmeldung ist in jeder der 22 EU-Sprachen möglich,
offizielle Arbeitssprachen sind jedoch nur Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
und Spanisch. Die Eintragungsvoraussetzungen (zulässige Markenformen, absolute
Eintragungshindernisse wegen fehlender Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis,
Irreführung und Funktionalität bei dreidimensionalen Zeichen, Verstoß gegen die guten
Sitten) sind ähnlich dem deutschen Markenrecht geregelt, zumal beide Gesetze von der
europäischen Richtlinie geprägt sind. Maßstab für die Prüfung absoluter Versagungsgründe sind jedoch alle 22 Amtssprachen der EU. Ausreichend für die Zurückweisung
wegen absoluter Eintragungshindernisse ist daher, dass die angemeldete Marke in einer
der 22 Amtssprachen eine Gattungsbezeichnung ist oder aus einer beschreibenden
Angabe besteht (z.B. ”EuroHealth“ im englischsprachigen Teil der EU beschreibend für
Dienstleistungen der Krankenversicherung oder ”Appel“ im niederländischsprachigen
Gebiet beschreibend für Fruchtkonserven und Obst).
Ebenso wie im deutschen Recht besteht Benutzungszwang, jedoch ist die
Benutzung in nur einem Mitgliedsstaat der EU rechtserhaltend. Ältere Rechte, die
in einem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, sind nicht nur
ältere Gemeinschaftsmarken, sondern auch ältere nationale Rechte oder in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union wirksame internationale Marken und im Gegensatz zum deutschen Markenrecht auch nicht eingetragene und im geschäftlichen
Verkehr benutzte ältere Zeichen wie Handelsnamen und Geschäftsbezeichnungen.
Wird die Eintragung wegen absoluter oder relativer Schutzhindernisse verweigert, so
gilt dies nach dem Prinzip ”Alles oder Nichts” für die gesamte EU. Das Risiko des sogenannten ”Zentralangriffs” aufgrund nationaler Kennzeichenrechte wird jedoch dadurch
abgemildert, dass im Falle eines erfolgreichen Widerspruchs die Möglichkeit besteht,
die Gemeinschaftsmarke in nationale Einzelanmeldungen für die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union umzuwandeln, in denen keine älteren Rechte entgegenstehen.
Die nationalen Anmeldungen erhalten dann den Zeitrang der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
Entscheidungen der Prüfer und Abteilungen des Amtes sind mit der Beschwerde
anfechtbar. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern können durch Klage beim
Europäischen Gerichtshof angegriffen werden. Verletzungsklagen aus der Gemeinschaftsmarke werden vor besonderen nationalen Gerichten in den Mitgliedsstaaten
durchgeführt, vor sogenannten Gemeinschaftsmarken-Gerichten.
Vorteile der Gemeinschaftsmarke gegenüber der IR-Marke:
■
Die Gemeinschaftsmarke unterliegt nur dem Gemeinschaftsrecht. Die IR-Marke
unterliegt den jeweiligen nationalen Rechten, Widerspruchsverfahren müssen vor
den nationalen Ämtern geführt werden.
21
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■
Eine Gemeinschaftsmarke gilt für das Gesamtgebiet der EU, die IR-Marke ist nur
ein Bündel von nationalen Marken.
■
Auch wenn ein EU-weiter Handel unter der Marke erst viel später geplant ist,
bleibt die Marke erhalten, wenn sie nur z.B. in Deutschland benutzt wird. Für die
IR-Marke besteht Benutzungszwang in jedem Land entsprechend den nationalen
Vorschriften.
Ob die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder einer IR-Marke günstiger ist, kann
jedoch nur im Einzelfall entschieden werden.
Frühere nationale oder internationale Marken in den EU-Mitgliedsstaaten können als
ältere Rechte in die Gemeinschaftsmarke integriert werden, so dass parallel zu der
Gemeinschaftsmarke die nationalen oder internationalen Marken nicht aufrechterhalten
werden müssen.
2.5.4. Kombination des Madrider Systems mit dem
Gemeinschaftsmarkensystem
Durch den Beitritt der EU zum Madrider Protokoll ist eine Verbindung zwischen dem
internationalen System des Madrider Protokolls und dem Gemeinschaftsmarkensystem
möglich. Basierend auf der Gemeinschaftsmarke (Eintragung oder Anmeldung) kann
eine IR-Marke für alle dem PMMA angeschlossenen Länder beantragt werden. Der
Anmelder muss Angehöriger eines EU-Mitgliedsstaats sein oder eine gewerbliche
Niederlassung oder seinen Wohnsitz in der Europäischen Union haben. Das Verfahren
und die Rechtsfolgen richten sich nach dem PMMA (s. 2.5.2 (b)).
Ebenso kann basierend auf einer im Heimatland angemeldeten oder eingetragenen
Marke im Rahmen der internationalen Registrierung der Schutz für die Europäische
Gemeinschaft beantragt werden. Für deutsche Markeninhaber bedeutet dies, dass im
Rahmen einer internationalen Registrierung alle dem MMA und PMMA angeschlossenen Länder genannt werden können und eine Gemeinschaftsmarke beantragt werden
kann. Das Verfahren und die Rechtsfolgen richten sich nach den nationalen Vorschriften
der Länder, für die Schutz beansprucht wird, und hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke
nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung.
2.6
Vor der Anmeldung steht die Qual der Wahl: Recherchen
Ist ein griffiger Name gefunden, der auf das Produkt hinführt, ohne beschreibend zu
sein oder auf andere Schutzhindernisse zu stoßen (s.o.), stellt sich häufig heraus, dass
der ausgewählte Name auch schon anderen Markenjägern gefallen hat. Es ist daher
zu empfehlen, sich bei der Namenssuche nicht auf eine Bezeichnung festzulegen,
22
23.04.10 16:07
sondern mehrere Namen in die engere Wahl einzubeziehen. Mit der ständig zunehmenden Anzahl der Marken wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass sie in ihrer
Gesamtheit oder ihren einzelnen Bestandteilen mit einer registrierten Marke und/oder
ihren Bestandteilen übereinstimmen und somit kollidieren. Ist zudem die ältere Marke
für ganze Klassen umfassende Warenverzeichnisse eingetragen, lässt sich die Kollision
nicht durch Einschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke ausräumen.
Ungleich schwieriger wird es noch, wenn eine Internationale Registrierung oder die
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke geplant ist. Dieses Risiko kann nur durch sorgfältige Recherchen vor der Anmeldung herabgesetzt werden.
Die Markenregistrierungen in fast allen westeuropäischen Staaten, USA und Kanada
können inzwischen in Datenbanken online recherchiert werden. Soweit derartige
Datenbanken in Deutschland nicht zur Verfügung stehen, können lokale Anwälte in
den jeweiligen Staaten eingeschaltet werden. Recherchen nach identischen oder fast
identischen Registrierungen können bei entsprechender Schulung und den technischen Voraussetzungen selbst durchgeführt werden. Für umfassende Ähnlichkeitsrecherchen stehen verschiedene, hierauf spezialisierte Computerdienste zur Verfügung.
Allerdings kann keine Recherche absolut verlässlich sein. Auch wenn der gesuchte Name
nicht gefunden wird, gibt es keine Garantie, dass es diese Marke nicht gibt. Mögliche
Fehlerquellen liegen in der Zusammenstellung der Datenbanken, beim Recherchieren
und in der Zeitverzögerung durch die Prüfung der Anmeldungen durch die jeweiligen
Ämter vor Veröffentlichung, durch Widersprüche und Beschwerden. Da z.B. beim
Patentamt und bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt noch erhebliche
Rückstände von bisher nicht geprüften Anmeldungen aus dem vergangenen Jahr
bestehen, ist eine erhebliche Lücke vorhanden. Hinzu kommen fremdsprachliche
Einflüsse in den nicht geläufigen Sprachen und länderspezifische Besonderheiten.
2.7
Markenverwaltung und -verteidigung
Auch wenn die Marke erfolgreich eingetragen und nicht angegriffenwurde, muss der
Markeninhaber einiges unternehmen, damit seine Marke nicht wertlos wird.
2.7.1
Der Benutzungszwang
Das markenrechtliche Monopol ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Marke auch
benutzt wird, andernfalls würden Wettbewerber, die ihrerseits für ihre Waren und
Dienstleistungen nach Kennzeichen suchen, durch nicht benutzte Vorratszeichen
blockiert. In Deutschland wird daher die Marke auf Antrag eines jeden Dritten gelöscht,
wenn sie fünf Jahre lang nicht benutzt wird. Für die ersten fünf Jahre ab Eintragung der
Marke bzw. seit Abschluss eines etwaigen Widerspruchsverfahrens besteht allerdings
eine sogenannte Schonfrist. Ist die Benutzung – auch nur kurzfristig, aber ernsthaft
– aufgenommen worden, kann diese für fünf Jahre unterbrochen werden. Ähnliche
23
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Regelungen, wenn auch mit unterschiedlichen Fristen, bestehen in den meisten
Staaten. Bei IR-Marken richtet sich der Benutzungszwang nach den jeweiligen
nationalen Vorschriften, in denen die IR-Marke Schutz genießt. In den USA und Kanada
wird die Marke zunächst zur Eintragung zugelassen, eine Eintragung erfolgt jedoch nur,
wenn die planmäßige fortlaufende Benutzung, z.B. über den Export, begonnen hat.
Die Marke muss grundsätzlich in der Form benutzt werden, in der sie eingetragen
ist, also mit allen Wort- und Bildelementen, ohne etwas wegzulassen oder hinzuzufügen, und in der eingetragenen graphischen Form. Die Benutzung muss markenmäßig
erfolgen, also in Beziehung zu den Waren und Dienstleistungen stehen, die mit der
Marke gekennzeichnet werden sollen. Ob die Benutzung der Marke als Bestandteil
des Firmennamens rechtserhaltend ist, kann zweifelhaft sein. Die Benutzung muss
nach Umfang und Dauer wirtschaftlich ernsthaft sein, Scheinbenutzungshandlungen
genügen in keinem Fall. Die Benutzung muss in dem Land erfolgen, in dem die Marke
eingetragen ist. Bei der Gemeinschaftsmarke reicht jedoch die Benutzung in einem
der EU-Mitgliedsstaaten.
Ist die Marke nicht eingetragen, sondern kraft Verkehrsgeltung geschützt, liegt auf
der Hand, dass durch Nichtbenutzung die Verkehrsgeltung zurückgeht und damit der
Rechtsschutz entfällt.
Die Marke kann bei Nichtbenutzung nicht effektiv gegen die Eintragung identischer
oder verwechselbar ähnlicher Marken verteidigt werden. Denn ein Widerspruch kann
leicht zum Bumerang werden, wenn der Widerspruchsgegner den Benutzungseinwand
erhebt und sogar eine Löschungsklage anstrengt.
2.7.2 Entwicklung zur Gattungsbezeichnung
Aber umgekehrt kann auch die eifrige, erfolgreiche und weit bekannte Benutzung zum
Markenverlust führen. Nämlich dann, wenn eine bekannte oder berühmte Marke zum
Bestandteil des allgemeinen Wortschatzes wird. So haben sich ursprünglich geschützte
Marken wie FOEN, PLEXIGLAS, VASELINE und NYLON zu Gattungsbezeichnungen
entwickelt. Dies kann beispielsweise dadurch vermieden werden, dass die Marke
nicht alleine, sondern immer zusammen mit der Gattungsbezeichnung verwendet
wird, z.B.: WALKMAN ® ist die eingetragene Marke für Kassettentonbandgeräte
(= Gattungsbezeichnung) der Firma Sony. Damit der Taschenschirm KNIRPS nicht
zum Gattungsbegriff wird, hat man zur Markenaktualisierung und als Qualitätssiegel
einen roten Punkt beigefügt.
2.7.3 Verwässerung
Die Alleinstellung, der besondere Werbewert und die inländische Bekanntheit einer
berühmten Marke verblasst, wenn dasselbe Zeichen auf mehreren Waren- oder
24
23.04.10 16:07
Dienstleistungsgebieten von verschiedenen Unternehmen benutzt wird (Benutzung
der bekannten Whiskymarke DIMPLE für Herrenkosmetik). Verwässerung kann aber
auch drohen, wenn die berühmte Marke als Blickfang in der Werbung für andere
Unternehmen eingesetzt wird (Abbildung des Luxusautomobils Rolls-Royce mit dem
bekannten Firmenemblem in einer Werbeanzeige für Whisky).
2.7.4 Verwechslungsgefahr
Aber nicht nur berühmte oder bekannte Marken sind gefährdet, sondern auch die
Kennzeichnungskraft durchschnittlich benutzter Marken wird beeinträchtigt, wenn in
deren Ähnlichkeitsbereich identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen mit
verwechselbaren Marken in den Verkehr gebracht werden. Der Rechtsschutz wird
immer geringer, der durch die Ausschließlichkeitsrechte beherrschte Bereich immer
kleiner, wenn verwechselbare Marken geduldet werden. Die Rechtsprechung geht
dann nämlich davon aus, dass der Geschäftsverkehr sich daran gewöhnt hat, dass sehr
nahe beieinander liegende Marken benutzt werden, und deshalb auf die Unterschiede
achtet. Eine Verwechslungsgefahr wird verneint, Anmelder oder Benutzer neuer ähnlicher Marken brauchen dann keinen größeren Abstand mehr von der geschädigten
Marke zu halten als gegenüber den bereits geduldeten Marken.
2.7.5 Verteidigungsinstrumente
Außer durch Marktbeobachtung kann die Schwächung der eigenen Marke durch
Überwachung der jüngeren Eintragungen vermieden werden. Hierfür stehen Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung, die im Abonnement Überwachungen mit
Computern durchführen. In Datenbanken sind die Marken, die verteidigt werden
sollen, nach Ähnlichkeitsmerkmalen (Vokalfolge, Konsonantenfolge, Endsilbe,
Sinngehalt etc.) und in den Waren- oder Dienstleistungsklassen, in denen Ähnlichkeit vorkommen kann, gespeichert. Nach den gleichen Gesichtspunkten werden die
veröffentlichten neuen Eintragungen im Computer gespeichert und dann nach
Übereinstimmungen aussortiert.
Da die Programme nur eine schematische Prüfung durchführen können und alles
erfassen, was nur annähernd ähnlich sein könnte, ist das Ergebnis durch einen Fachmann auszuwerten.
2.8
Verwertung von Marken
Die Marke ist ein von dem Unternehmen, dessen Waren und Dienstleistungen
sie bezeichnet, unabhängiger Gegenstand des Vermögens. Sie kann einem Dritten
ohne den Geschäftsbetrieb übertragen oder verpfändet werden oder Gegenstand
von Lizenzen sein.
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23.04.10 16:07
Der Wert einer Marke setzt sich aus vielen Komponenten zusammen, wie z.B.
ihrer Einmaligkeit (welche ähnlichen Marken im Umkreis?), Umfang und Dauer der
Benutzung, Effektivität von Marketingmaßnahmen, Prestigewert, Zukunftspotential.
2.8.1 Übertragung
Die Übertragung einer Marke erfolgt auf der Grundlage eines Vertrages, in der Regel
eines Kaufvertrages oder auch eines Gesellschaftsvertrages oder Schenkungsvertrages. Dieser Vertrag und die Übertragung bedürfen keiner besonderen Form. Aus
Gründen der Rechtssicherheit sollte der Vertrag aber schriftlich geschlossen werden.
Der Käufer sollte sich vor Abschluss des Vertrags durch Einsichtnahme in die Unterlagen davon überzeugen, dass die Marke rechtsbeständig ist und in welchem Umfang
die Marke durch Rechte Dritter eingeschränkt ist (Widerspruchsverfahren bei der
Eintragung? Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarungen?). Insbesondere ist darauf zu
achten, dass Lizenzverträge auch mit Übertragung der Marke ihre Gültigkeit behalten.
Der Veräußerer sollte Gewährleistungsansprüche des Erwerbers dadurch ausschließen,
dass der Erwerber bestätigt, dass er Registerstand (d.h. die im Ähnlichkeitsbereich
eingetragenen Marken) und Benutzungslage (d.h. Umfang der Benutzung des erworbenen Zeichens) kennt. Die Umschreibung der Marke im Register hat für den Rechtsübergang keine Bedeutung, sollte jedoch unbedingt erfolgen, da z.B. Widersprüche
nur vom eingetragenen Inhaber eingelegt werden können.
Die Marke kann durch Teilung nur für einen Teil der Waren- und Dienstleistungen
übertragen werden. Die internationale Marke kann in Bezug auf nur bestimmte Länder
übertragen werden. Die Gemeinschaftsmarke kann nur für das gesamte Gebiet der
EU, aber auch nach Teilung nur für einen Teil der Waren- und Dienstleistungen übertragen werden.
2.8.2 Markenlizenzen
Markenlizenzen sind inzwischen ein erheblicher wirtschaftlicher Faktor.
Der Inhalt eines Lizenzvertrags besteht in der Regel darin, dass der Lizenznehmer
berechtigt ist, mit der Marke seine eigenen, von ihm hergestellten oder gehandelten
Waren oder seine eigenen, von ihm angebotenen und erbrachten Dienstleistungen zu
kennzeichnen. Im internationalen Handel sind Lizenzverträge häufig, in denen der ausländische Markeninhaber einem inländischen Lizenznehmer gestattet, die Originalware
des Markeninhabers im Inland herzustellen und zu vertreiben und mit der Marke zu
kennzeichnen. In diesem Fall wird der Lizenznehmer diese Waren nach den Anweisungen und Vorschriften des Lizenzgebers herstellen oder zumindest bearbeiten oder
fertigstellen. In einem derartigen Vertrag sind Vorschriften über die Herstellung und
Gütesicherung, auf Einhaltung von Betriebsgeheimnissen etc. aufzunehmen. Lizenzen
an Dienstleistungsmarken spielen eine Rolle bei Franchise-Systemen.
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Die Lizenz gestattet dem Lizenznehmer nicht, die lizenzierte Marke für sich eintragen
zu lassen. Aus Sicherheitsgründen sollte dies jedoch ausdrücklich aufgenommen
werden. Gegenstand der Lizenz können eingetragene Rechte, nicht-förmliche Kennzeichenrechte, Ausstattungen und Aufmachungen sein. Die Lizenz ist ”ausschließlich”,
wenn der Markeninhaber selbst die Marke nicht benutzt und keinem Dritten neben
dem Lizenznehmer eine Lizenz einräumt. Sie ist ”nicht-ausschließlich”, wenn mehrere
Lizenznehmer und/oder auch der Markeninhaber selbst die Marke für die gleichen
Waren und Dienstleistungen benutzen. Die Lizenz kann für ein bestimmtes Gebiet
eingeräumt werden. Als Lizenzgebühr kann eine Pauschalzahlung, Umsatzlizenz, Stücklizenz, eventuell mit einer Mindestlizenz vereinbart werden.
Alle markenrechtlichen Ansprüche gegen Dritte, die das Markenrecht verletzen,
verbleiben beim Lizenzgeber als Markeninhaber. Der Lizenznehmer kann sie nur
geltend machen – sei es im Namen des Inhabers, sei es im eigenen Namen – , wenn
er dazu ermächtigt ist. Bei Veräußerung der Marke bleiben die Lizenzrechte unberührt.
Ohne Vereinbarung von Kündigungsfristen oder einer bestimmten Zeitdauer ist der
Lizenzvertrag nur aus wichtigem Grund auflösbar.
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3.
Der Werktitel
Dr. Holger Weimann
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1312
Fax: +49 89 35065-123
[email protected]
Geboren in Friedrichshafen, 1971. Ausgebildeter Zeitungsredakteur (u.a. Süddeutsche
Zeitung). Universitäten Passau und München (Juristisches Staatsexamen 1996;
Dr. jur. 2001). Zulassung als Rechtsanwalt 2000. Autor: ”ldentitätsschutz durch
Gegendarstellung” (Frühjahr 2001). Gastdozent Presse- und Onlinerecht bei der
Akademie Berufliche Bildung der deutschen Zeitungsverlage und dem Bildungswerk
des Deutschen Journalistenverbandes. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.
”Ich war gestern im Kino und habe den ´Glöckner von Nôtre Dame´ gesehen.” Diese
Aussage wird von jedermann verstanden. Sie bedeutet nicht, dass gestern ein Angestellter der Erzdiözese Paris das örtliche Lichtspieltheater besucht hat. Sondern sie
bedeutet, dass der Disney-Film ”Der Glöckner von Nôtre Dame” gezeigt wurde.
Namen von Werken – also Titel – sind Kommunikationsmittel. Das ist eine alltägliche
Erfahrung. Die Identifikation eines Theaterstücks, eines Buchs, eines Films oder einer
Zeitschrift durch deren Titel ist uns allen ganz selbstverständlich. Über die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung dieser Kommunikation macht man sich gemeinhin
keine Gedanken.
Die Bedeutung ist immens. Gerade weil Titel von jedem ohne weiteres als identifizierende Bezeichnung akzeptiert werden. Bei anderen Produkten ist das nicht so.
Spülmittel, Müsliriegel, Turnschuhe und Autos haben gemein, dass diese Produkte
zuerst einmal als Vertreter einer Gattung wahrgenommen werden. Um ein neues Spülmittel als namenstragendes ”Individuum” zu platzieren, das sich aus der Masse aller
Reinigungsmittel abhebt, muss viel Geld in Namen und Marketing investiert werden.
Auch rechtlich sind Werktitel gegenüber anderen Produktbezeichnungen privilegiert.
Wer ein Werk mit einem bestimmten Titel veröffentlicht, der kann sich gegen jeden
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wehren, der ein ähnliches Werk mit einem ähnlichen Titel versieht. Er erwirbt das
Titelrecht allein dadurch, dass er den Titel benutzt. Das gilt nur für Werktitel, nicht
für andere Produktbezeichnungen. Um beispielsweise für den Namen eines neuen
Turnschuhs rechtlichen Schutz zu bekommen, muss man eine Marke anmelden. Tut
man das nicht, dann wird es ungemein schwer, sich gegen Plagiate zu wehren.
Titel können einen sehr großen wirtschaftlichen Wert verkörpern. Und Titel werden
zunehmend auch zu einem Wirtschaftsgut. Es besteht das Bedürfnis, Titel zu lizensieren, zu verkaufen, sie zur Sicherheit abzutreten und zu pfänden. Daraus ergeben
sich viele rechtliche Fragestellungen.
3.1
Rechtlicher Begriff des Titels
Titel sind Namen von Werken. Sie bilden mit den Unternehmenskennzeichen (also
Namen, die Unternehmer und Gesellschaften im Geschäftsverkehr benutzen) die
sogenannten ”geschäftlichen Bezeichnungen”, § 5 MarkenG. Neben den geschäftlichen
Bezeichnungen schützt das Gesetz auch Kennzeichnungen von Produkten. Das sind
”Marken” im Rechtssinn, §§ 3, 4 MarkenG. Markenschutz entsteht allerdings in der
Regel erst, wenn eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt für bestimmte
Produkte eingetragen wurde.
3.1.1
Das Werk im kennzeichenrechtlichen Sinn
Der Titelschutz erfasst nur ”Werke”. Das MarkenG erklärt den Begriff nicht, sondern
zählt beispielhaft auf, dass dazu Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke
oder sonstige vergleichbare Werke gehören. Zu letzteren zählen – inzwischen
unstreitig – auch Software, Radio- und Fernsehsendungen. Auch Internet-Angebote
können Werke sein, wenn sie z. B. mit Zeitschriften vergleichbare Angebote sind.
Zweifelhaft ist, ob Veranstaltungen wie Messen, Kongresse oder Festivals unter den
Titelschutz fallen.
Abstrakt lässt sich dieser Werkbegriff nicht eindeutig umschreiben. Die Versuche
des Bundesgerichtshofs, die Definition am ”geistigen Inhalt” festzumachen, sind
umstritten. Andere meinen, dass unter ”Werk” jedes immaterielle Arbeitsergebnis in
Form von Schrift-, Bild-, Musik- oder Spracherzeugnissen zu verstehen sei, das nach
der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig ist. Diese Definition lässt alle Fragen offen.
Sie besagt nichts anderes, als dass ein Werk eben ein Werk ist.
In der Praxis reicht das aber aus. Was ein ”Werk” ist, haben die Menschen eben
im Gefühl. Über den Werkcharakter wird daher – jedenfalls im Titelrecht – kaum vor
Gericht gestritten.
30
23.04.10 16:07
3.1.2 Der Titel als Name des Werks
Häufiger Streitpunkt in Titelrechtsprozessen ist dagegen die Frage, ob eine bestimmte
Bezeichnung überhaupt geeignet ist, als Name verwendet zu werden, ob also derjenige,
der eine Bezeichnung benutzt, ein Titelrecht daran besitzt.
Beispiel: Der X-Verlag bringt ein Kochbuch unter der Bezeichnung ”Kochbuch” heraus.
Kurz darauf verlegt der Y-Verlag den Titel ”Das große Kochbuch”.
X kann sich gegenüber Y nicht auf ein Titelrecht berufen. Man hat eine reine
Gattungsbezeichnung gewählt. Wer ein Kochbuch ”Kochbuch” oder einen Reiseführer
”Reiseführer” nennt, der entscheidet sich für eine Bezeichnung, die es nicht ermöglicht, das konkrete Werk von anderen Werken zu unterscheiden. Der Titel erfüllt dann
nicht seine Namensfunktion, die das Titelrecht erst auslöst. Man spricht von fehlender
Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft: Ein Titelschutz entsteht also nur dann,
wenn der Titel es ermöglicht, das Werk von anderen zu unterscheiden.
Das bedeutet nicht, dass man überhaupt keine beschreibenden Titelbestandteile
benutzen kann. Es muss aber ein Mindestmaß an Originalität erkennbar sein. Die
Abgrenzung macht in der Praxis große Probleme – die Entscheidungen von Gerichten
sind häufig unvorhersehbar:
Kann sich etwa der Verleger des Kochbuchs ”Pizza & Pasta” gegen einen Konkurrenztitel ”Pasta & Pizza” wehren? Der Bundesgerichtshof sagte: Ja, das Titelrecht besteht
und ist verletzt (BGH, GRUR 1991, 153 f.).
Besitzt der Verleger der Sportzeitschrift ”Snow Board” ein Titelrecht? Das
Hanseatische Oberlandesgericht sagte: Nein, die Bezeichnung ist rein beschreibend
(OLG Hamburg, AfP 1992, 161, 162).
Besteht ein Titelrecht an der eingangs erwähnten Bezeichnung ”Der Glöckner von
Nôtre Dame” für ein Musical bzw. ein Buch? Wohl schon, weil es um eine fiktive
Geschichte geht. Anders wäre es beispielsweise bei der Bezeichnung ”Caesar” für
eine Caesar-Biographie.
3.1.3 Titel als geschützte Marken
Ein Titel kann auch als Marke angemeldet werden. Marken sind in das Markenregister
eingetragene Kennzeichen. Das können auch Worte sein.
Die Eintragung eines Titels als Marke – z. B. für eine Zeitschrift – ist nicht überflüssig.
Zwar entsteht durch die Benutzung eines kennzeichnungskräftigen Titels bereits das
Titelrecht. Allerdings hat das Titelrecht gegenüber der Marke eine rechtlich bedeutsame
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Schwäche: Es hängt am Werk, besteht also nur, wenn und solange ein Werk da ist.
Das führt zu Problemen, wenn man unabhängig vom Werk ein Titelrecht kaufen bzw.
verkaufen, oder eine Titellizenz erteilen bzw. erwerben will. Es ist auch stark umstritten,
ob ein Titelrecht gepfändet werden kann. Außerdem erlischt das Titelrecht, sobald das
Werk aufgegeben wird. Hinzu kommt, dass der Titel nur das Werk vor Nachahmung
schützt; häufig hängen aber an der Werkbezeichnung noch etliche andere Marketingaktivitäten, die mit anderen Produkten verknüpft sind (Beispiel: Eine Fitness-Zeitschrift
vertreibt unter ihrem ”Titel” Sportmode).
Der Titel wirft also als Wirtschaftsgut eine Menge Probleme und Unsicherheiten auf, die
bei Marken nicht entstehen: Das Markenrecht existiert grundsätzlich auch, wenn die
Bezeichnung nicht oder nicht ständig benutzt wird, und es kann als selbständiges Recht
gehandelt oder lizensiert werden.
Es hat sich daher in der Praxis eingebürgert, bei neuen Werk-Projekten – etwa der
Neuauflage einer Zeitschrift – den Titelschutz zusätzlich durch eine Markenanmeldung
abzusichern.
3.2
Entstehen und Erlöschen des Titelrechts
Das Titelrecht hängt am Werk. Es besteht nur, wenn und solange ein Werk genutzt wird
und deshalb die Unterscheidung von anderen, ähnlichen Werken erforderlich ist. Das
bedeutet, dass das Titelrecht mit Benutzung des Titels für ein konkretes Werk entsteht
und wieder erlischt, wenn die Benutzung aufgegeben wurde.
3.2.1 Entstehen des Titelrechts
Das Titelrecht entsteht jedenfalls durch die Nutzung, also wenn z. B. ein Buch oder eine
Zeitschrift in den Handel kommt oder eine Fernsehsendung ausgestrahlt wird.
Das reicht in der Praxis aber nicht aus. Denn die meisten Werke haben eine lange, teils
jahrelange Entwicklungszeit hinter sich, wenn sie in die Öffentlichkeit gelangen. Allein
die Vorbereitung für einen Markteintritt kann Monate in Anspruch nehmen, etwa beim
Launch einer neuen Zeitschrift.
Es ist daher in der Praxis erforderlich, schon vor Beginn der eigentlichen Titelnutzung
Sicherheit über den Titel zu bekommen.
Die Rechtsprechung akzeptiert es daher, dass ein Titelrecht bereits dann entsteht,
wenn ein Titel angekündigt wird – auch wenn das damit verbundene Werk möglicher Weise noch nicht existiert oder noch nicht vollendet ist. Der Bundesgerichtshof
spricht von einer ”aus Gründen des Verkehrsbedürfnisses angenommenen Fiktion”.
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Der Zeitpunkt des Titelschutzes wird also vorverlegt, eine Titelnutzung mit dem
Zeitpunkt der Ankündigung fingiert.
Es gibt keine gesetzliche Regelung, die hierzu etwas aussagt. Im Jahr 1989 hat
allerdings der BGH die damals bereits bestehende Praxis bestätigt: Der Titelschutz
wird vorverlegt durch die Schaltung einer sogenannten Titelschutzanzeige, die den
Titelgebrauch ankündigt.
Die Titelschutzanzeige ist von der Rechtsprechung dabei weitgehend formalisiert
worden: Die Anzeige muss in branchenüblicher Weise in den titelspezifischen
Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Das sind für den Bereich der Druckschriften
etwa der Titelschutzanzeiger oder das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Eine
Presseberichterstattung über den geplanten Titel reicht dagegen nicht aus.
Der Anzeige muss eine tatsächliche Titelnutzung folgen. In der Regel geht man davon
aus, dass eine Titelschutzanzeige nach sechs Monaten ihre Wirkung verliert. Ist bis zu
diesem Zeitpunkt das echte Werk noch nicht in Umlauf, dann verliert auch die Fiktion
ihre Wirkung.
In der Praxis erfüllt die Titelschutzanzeige noch einen weiteren Zweck: Durch sie
kann bei einem geplanten Titel mit verhältnismäßig kleinem Risiko überprüft werden,
ob andere gegen den Titel Einwände haben (etwa weil sie meinen, der Titel verletze
ihre Rechte). Wer viel mit Titelrechten zu tun hat – etwa große Verlage und Fernsehanstalten – überprüft ständig die Fachpresse auf mögliche Konkurrenztitel zu eigenen
Veröffentlichungen. Werden Anzeigen entdeckt, die tatsächlich oder vermeintlich in
eigene Rechte eingreifen, so wird derjenige abgemahnt, der die Titelschutzanzeige
geschaltet hat. Eine Titelschutzanzeige ist also ein Testballon, der vielleicht von einem
Konkurrenten durch eine Abmahnung abgeschossen wird. Das kostet zwar Geld. Im
Vergleich zum erzwungenen Stopp einer Werkbenutzung ist die Investition in Form
einer erfolglosen Titelschutzanzeige aber wesentlich billiger.
3.2.2 Erlöschen des Titelrechts
Das Titelrecht endet, wenn das Werk nicht mehr da ist, wenn also die Benutzung des
Titels endgültig aufgegeben wurde. Dabei kommt es darauf an, ob der Verkehr damit
rechnet, der Titel werde nun nicht mehr genutzt. Wann das der Fall ist, lässt sich nicht
genau sagen.
Bei Nichterscheinen einer Zeitschrift ist jedenfalls nach vier Jahren vom Erlöschen des
Titelrechts auszugehen; teils wird auch die Ansicht vertreten, das Titelrecht entfalle
sofort bei Einstellung. Bei Kinofilmen ist die Frist wesentlich länger, weil man mit einer
Zweitverwertung im Fernsehen rechnen kann; bei Theaterstücken und Büchern ist das
Titelrecht besonders dauerhaft, weil der Verkehr nicht erwartet, dass diese ständig
aufgeführt bzw. aufgelegt werden.
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Letztlich kommt es darauf an, dass der Verkehr aus den Umständen – nämlich der Art
des Werks, Erklärungen des Titelrechtsinhabers etc. – schließen kann, der Titel werde
eingestellt und nicht zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. Eine außerordentlich
unsichere Situation für alle Beteiligten, die sich – wie bereits erwähnt – wirksam nur
durch eine Markenanmeldung bereinigen lässt.
3.3
Titelverletzung und -verteidigung
Der Titelinhaber kann sich gegen die Verwendung anderer Titel wehren, die dem
eigenen zum Verwechseln ähnlich sind. Das Gesetz gibt dem Rechtsinhaber in
diesem Fall die Möglichkeit, den konkurrierenden Titelgebrauch zu unterbinden,
Auskunft über die Nutzung und Schadensersatz zu verlangen und sogar die Vernichtung
der konkurrierenden Werkstücke zu verlangen (§§ 15, 17, 19 MarkenG).
Voraussetzung für jeden dieser Ansprüche ist die Verletzung des Titels – also die
Benutzung eines jüngeren, identischen oder ähnlichen Titels für ein ähnliches Werk
durch den Verletzer.
Auch hier ist die rechtliche Beurteilung oft schwierig. Denn nicht jeder Titel ist in
gleichem Maß gegen Nachahmung geschützt. Wer sich etwa einen Titel mit stark
beschreibendem Charakter sucht, der kann die Bezeichnung nur in besonders engen
Grenzen verteidigen. Das ist der Preis dafür, dass man sich einen besonders leicht
zu merkenden Titel sucht – ein in der Praxis sehr häufiger Fall (man denke z. B. an
die Bezeichnung ”Traumschiff” für eine Fernsehserie, in der es um ein Kreuzfahrtschiff geht; oder den Titel ”Süddeutsche Zeitung”). Wenn ein derartiger Titel allein in
seinem beschreibenden Bestandteil mit anderen Bezeichnungen kollidiert (Beispiel:
eine Konkurrenz-Fernsehserie wird ”Schiff der Träume” genannt), dann muss man
das hinnehmen.
Umgekehrt sind Titel ohne jeden beschreibenden Inhalt besonders kennzeichnungsstark (z. B. ”Columbo” für eine Krimiserie oder ”Horizont” für eine Fachzeitschrift).
Inhaber solcher Titel können auch bei entfernter Anlehnung bei der Bezeichnung oder
– bei identischem Titel – auch im Fall unterschiedlicher Werke mit guten Chancen
gegen die Verwendung der ähnlichen Titel vorgehen.
Die Frage, ob ein Titel verletzt ist, hängt also zunächst von seiner Kennzeichnungskraft
und davon ab, wie weit sich ein anderer Titel und das damit verbundene Werk dem
”Original” annähern.
Die Rechtsprechung geht inzwischen so weit, dass sich Titelinhaber auch gegen die
Kennzeichnung anderer Produkte wehren können, wenn beim Verbraucher der Eindruck
entsteht, es bestünde eine Lizenzbeziehung (sog. ”mittelbare Verwechslungsgefahr”).
Der Verlag der Zeitschrift ”MAX” konnte Ende der 90er Jahre das Landgericht Hamburg
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23.04.10 16:07
und das Hanseatische Oberlandesgericht davon überzeugen, dass ein Schuhhersteller
genau diesen Eindruck erwecke, wenn er seine Schuhe ”MAX” nennt und den gleichen
Schriftzug verwendet. Der Bundesgerichtshof hat diese Entscheidungen aufgehoben
– ein Beispiel dafür, wie wichtig auch bei bestehenden Titelrechten ein zusätzlicher
Markenschutz ist.
Dem ”Glöckner von Nôtre Dame” droht hier übrigens kaum Ungemach. Disney
Enterprises, Inc. (Delaware), hat die Bezeichnung umfassend als Marke schützen
lassen, unter anderem für Feuerlöschgeräte, Fruchtsaucen – und Schuhwaren.
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4.
Das Patent
Dr. Sebastian Heim, LL.M.
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1421
Fax: +49 89 35065-2152
[email protected]
Geboren in Hannover, 1975. Universitäten Bayreuth, München, Passau und London.
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Veröffentlichungen u.a. im gewerblichen
Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht. Mitglied: GRUR, und VPP. Sprachen: Deutsch
und Englisch.
4.1
Wirtschaftliche Bedeutung
Patentiert werden kann alles – von der Verschlusskappe eines Kugelschreibers bis zu
elektrisch rekonfigurierbaren Gatterarrays. Die volkswirtschaftliche Bedeutung von
Patenten zeigen die folgenden Zahlen:
Im Jahr 2008 wurden für Deutschland 62.417 Patente angemeldet, erteilt wurden
im Jahr 2008 in Deutschland 17.584 Patente. Einschließlich der mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland von dem Europäischen Patentamt erteilten Patente
waren im Jahr 2008 insgesamt 522.949 Patente in Deutschland gültig. Aktivste
Patentanmelder in Deutschland nach veröffentlichten Patentdokumenten und
ohne Berücksichtigung von Konzernverbundenheiten waren im Jahr 2008 mit 2.645
Anmeldungen die Robert Bosch GmbH, gefolgt von der Siemens AG mit 1.741
Anmeldungen und der Daimler AG mit 1.279 Anmeldungen. (Quelle: DPMA, Jahresbericht 2008).
Betriebswirtschaftlich ist das Patent dadurch gekennzeichnet, dass es eines der
wenigen rechtlich anerkannten Herstellungsmonopole gewährt. Nur der Patentinhaber
ist berechtigt, den in der Patentschrift bezeichneten Gegenstand herzustellen und bis
zur Grenze des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung berechtigt, anderen
die Herstellung des patentgeschützten Gegenstandes zu verbieten oder – gegen Vergütung – zu erlauben. Einzelerfinder, die in ihrer Werkstatt tüfteln, sind durch Patentschutz
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23.04.10 16:07
und Lizenzerteilung zu Wohlstand gekommen, andere haben ihren Wohlstand durch
jahrzehntelange Patentverletzungsprozesse gegen Unternehmen der Großindustrie
verloren. In unserer Wirtschaftsverfassung gilt die Freiheit des Wettbewerbs – jeder
darf dieselben Leistungen erbringen wie andere und darf – und soll – den anderen in
der Leistung über- und im Preis unterbieten. Das Patentmonopol gibt die Chance, sich
diesem Wettbewerb für einen bestimmten Bereich zu entziehen.
4.2
Schutzvoraussetzungen
Patente werden, wie das Gesetz es ausdrückt, für Erfindungen erteilt. Eine Erfindung
ist eine Lehre zum technischen Handeln und wird abgegrenzt von wissenschaftlichen
Theorien – berühmtestes Beispiel: Einsteins Relativitätstheorien – , mathematischen
Methoden, ästhetischen Gestaltungen (Urheberrecht, Geschmacksmuster), Verfahren
für gedankliche Tätigkeiten (Buchhaltung) und Programmen für Datenverarbeitungsanlagen. Gerade bei solchen Programmen ist aber die Abgrenzung zwischen dem
– nicht anfassbaren – Programm und den – anfassbaren und dem Patentschutz zugänglichen – Datenträgern und Prozessoren schwierig und weitgehend ungelöst. Die Frage,
ob Patentschutz in Betracht kommt, hängt weitgehend vom Formulierungsgeschick
des Anmelders ab.
Die Lehre zum technischen Handeln muss neu sein. Neu ist, was der Öffentlichkeit
nicht zugänglich ist, weder durch Beschreibung noch durch Benutzung. Die Prüfung
auf Neuheit bezieht sich auf die Summe aller Merkmale der Lehre, deren Schutz der
Erfinder beansprucht. Die Formulierung dieser Lehre – Patentanspruch genannt –
ist oft sehr umfangreich. Der Patentanspruch enthält viele Merkmale, die in
Deutschland üblicherweise getrennt werden nach solchen Merkmalen, die zum
(bekannten) Stand der Technik gehören – sogenannter Oberbegriff –, und solchen,
die das darüber Hinausgehende, Neue beschreiben – sogenanntes Kennzeichen.
Beide Gruppen werden durch die Wendung ”... dadurch gekennzeichnet, dass ...”
getrennt. Ein sich auf einen Hosenknopf beziehender Patentanspruch wird also etwa
wie folgt gebildet:
Vorrichtung zum Verschließen oder Öffnen von Bekleidungsstücken, welche die
Merkmale (folgen Merkmale 1 bis 14) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass sie die
(weiteren) Merkmale (folgen Merkmale 15 bis 28) aufweist.
Wenn nun bereits ein Hosenknopf bekannt ist, der die Merkmale 1 bis 27 aufweist,
so ist der beanspruchte Hosenknopf neu.
Wäre alles danach Neue dem Patentschutz zugänglich, würde ein Patent für jede noch
so triviale Abweichung vom Stand der Technik erteilt werden müssen. Um das zu
vermeiden, fordert das Gesetz weiter, dass die beanspruchte Lehre zum technischen
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Handeln auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Sie muss die sogenannte Erfindungs höhe aufweisen. Dieses Erfordernis ist erfüllt, wenn die Lehre sich für den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Der Laie wundert
sich gelegentlich darüber, dass das Patentamt geringe Anforderungen an die Erfindungshöhe stellt. Das täuscht aber häufig, weil die Lösungen schwieriger technischer
Probleme, wenn sie einmal gefunden sind, trivial erscheinen, ohne es aber zu sein.
Sind aber bisher runde Hosenknöpfe bis zu einem Durchmesser bis zu 1,5 Zentimeter
bekannt, so gehört es zum Fachwissen eines Fachmanns, auch solche mit einem
Durchmesser von 2 Zentimetern herzustellen, so dass es dafür an der Erfindungshöhe
fehlen würde.
Schließlich fordert das Gesetz, dass die Lehre zum technischen Handeln (Erfindung)
gewerblich verwendbar ist. Damit werden patentierbare Erfindungen von solchen
Erfindungen abgegrenzt, die ausschließlich auf wissenschaftlichem oder technischem
Gebiet liegen.
Dieselben Anforderungen werden an Erfindungen gestellt, die Gegenstand eines europäischen Patents sind. Ein europäisches Patent ist ein – vom Europäischen Patentamt
mit Sitz in München in (nur) einem Verfahren erteiltes – Bündel nationaler Patente.
Alle für den Patentschutz erforderlichen Voraussetzungen – Neuheit, erfinderische
Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit – müssen im Prioritätszeitpunkt vorliegen. Das ist
dem Grundsatz nach der Anmeldetag. Der Erfinder steht aber vor dem Problem, dass
einerseits die Erfindung fertig sein muss, wenn er sie anmeldet, und er sie andererseits
bis zur Anmeldung geheim halten muss. Geheim halten muss er sie, damit sie neu
bleibt und nicht von Dritten zum Patentschutz angemeldet wird. Fertig muss sie sein,
weil schon in der Anmeldung alles enthalten (offenbart) sein muss, was die Erfindung
ausmacht und vom Patentamt unter Schutz gestellt werden soll. Der Erfinder soll nicht
die beanspruchte Lehre erst im Laufe des Anmeldeverfahrens entwickeln – mit dem
Zeitrang des Anmeldetages!
Da jeder Staat nur für sein Gebiet ein Patent erteilt, Anmeldungen in einem anderen
Staat in Deutschland für die Neuheit schädlich sind, sie nämlich beseitigen können,
und andere Staaten entsprechende Bestimmungen haben, müsste der Anmelder auf
einen Schlag (an einem Tag) die Erfindung in allen Ländern anmelden, in denen er
Patentschutz erwirken will. Das ist in der Praxis unmöglich. Daher gibt es internationale
Verträge, die vorsehen, dass beispielsweise für eine deutsche Anmeldung der Zeitrang – die Priorität – einer ausländischen Anmeldung in Anspruch genommen werden
kann, der bis zu einem Jahr vor dem Tag der deutschen Anmeldung liegen kann. Der
ausländische Anmelder hat also ein Jahr – gerechnet ab dem Tag der ausländischen
Anmeldung (Prioritätstag) – Zeit, in Deutschland die Erfindung zum Patent anzumelden.
Ihm wird weder seine eigene ausländische Anmeldung noch werden ihm Veröffentlichungen Dritter nach dem Prioritätstag entgegengehalten.
39
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4.3
Wie entsteht der Patentschutz? Eintragungsverfahren
4.3.1 Berechtigter
Das Recht auf Patenterteilung hat der Erfinder. Ist der Erfinder Arbeitnehmer und ist
die Erfindung aus der ihm im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden oder beruht
sie maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes (sog. Diensterfindung),
so ist der Arbeitgeber berechtigt,
die Erfindung in Anspruch zu nehmen und im eigenen Namen zur Patenterteilung anzumelden. Das sehr formalistische Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von
Diensterfindungen hat der Gesetztgeber mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 reformiert.
Alle nach diesem Zeitpunkt gemeldeten Diensterfindungen werden aufgrund einer
Fiktion der Inanspruchnahme auf den Arbeitgeber übergeleitet, wenn der Arbeitgeber
die Diensterfindung nicht innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten nach Eingang der
ordnungsgemäßen Meldung durch den Arbeitnehmer freigegeben hat. Der Arbeitgeber
ist verpflichtet, die Erfindung unverzüglich zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden. Verwertet der Arbeitgeber die Diensterfindung, schuldet er dem Arbeitnehmer
über den vereinbarten Arbeitslohn hinaus eine besondere Vergütung.
4.3.2 Deutsches Patent
Die Erfindung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Patenterteilung angemeldet. Das Amt veröffentlicht spätestens 18 Monate nach dem Anmeldetag einen
Hinweis auf die Patentanmeldung (sog. Offenlegung). Dies dient dem Zweck, die
Öffentlichkeit – namentlich konkurrierende Unternehmen – darüber zu unterrichten,
wo die Front des Standes der Technik verläuft, und zu vermeiden, dass Aufwand in
die Lösung technischer Probleme investiert wird, die schon gelöst sind.
Das Deutsche Patent- und Markenamt beginnt erst dann mit der Prüfung der Frage,
ob die Schutzvoraussetzungen vorliegen, wenn der Anmelder einen sich darauf beziehenden Prüfungsantrag stellt. Der Prüfungsantrag muss innerhalb von 7 Jahren nach
dem Tag der Anmeldung gestellt warden. Andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Sinn und Zweck dieser Regelung ist eine Entlastung des Patentamts. Denn
viele Erfindungen werden nur deshalb zum Patent angemeldet, um den Zeitrang zu
wahren – damit dem Anmelder kein anderer zuvorkommt. Häufig erweist sich nach der
Anmeldung, dass der Erfindung nur geringe wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Der
Anmelder nimmt die Anmeldung zurück oder lässt das schon erteilte Patent verfallen.
Das Patentamt hat wirtschaftlich unnötige Arbeit geleistet. Um dies zu vermeiden,
prüft das Patentamt die Schutzvoraussetzungen nur auf Antrag.
Wird der Prüfungsantrag gestellt, so folgt in aller Regel ein sich mindestens über
einige Monate hinziehender Dialog zwischen Amt und Anmelder, in dem der Anmelder
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versucht, Bedenken des Amtes auszuräumen. Gelingt ihm das, so erteilt das Amt
das Patent und veröffentlicht dies im Patentblatt. Gelingt es ihm nicht, so weist das
Patentamt die Anmeldung zurück. Gegen die Zurückweisung kann der Anmelder
Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) einlegen. Gegen die Erteilung kann
jedermann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung Einspruch einlegen. Über ihn entscheidet wieder das Patentamt. Zuständig innerhalb des
Patentamts ist aber mehr Prüfungsstelle, die über die Erteilung entschieden hatte,
sondern die Patentabteilung. Auch gegen Entscheidungen der Patentabteilung findet
– kann der Unterliegende Beschwerde bei dem BPatG einlegen.
Der Patentschutz dauert 20 Jahre, gerechnet ab dem Tag der Anmeldung. Es sind
jährlich Gebühren – sogenannte Jahresgebühren – in zunehmender Höhe zu bezahlen,
beginnend mit EUR 70,00 für das dritte Jahr und sich steigernd bis zu EUR 1.940,00
im 20. Jahr. Gedanke hinter den sich jährlich erhöhenden Jahresgebühren ist, dass
der Patentinhaber veranlasst warden soll, vor Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer auf
sein Monopol zu verzichten.
Da weder ein volkswirtschaftliches noch ein wettbewerbliches Interesse daran besteht,
nach Patenterteilung Patente, die die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen, aufrecht
zu erhalten, kann jedermann jederzeit mit der Begründung, die Voraussetzungen für
die Patenterteilung hätten nicht vorgelegen, Klage zum BPatG mit dem Ziel erheben,
das Patent für nichtig zu erklären (Nichtigkeitsklage).
4.3.3 Europäisches Patent
Eine Erfindung kann auch bei dem Europäischen Patentamt zum Schutz angemeldet
werden. Das Europäische Patentamt ist das Exekutivorgan der Europäischen Patentorganisation (EPO), in der sich 36 Staaten (Stand: Februar 2010) zusammengeschlossen
haben, um ein einheitliches Patentanmeldeverfahren zu etablieren. Der Anmelder
benennt die Mitgliedsstaaten der EPO, für die er ein – je nationales! – Patent erwirken
will. Das Amt recherchiert nach Druckschriften, die einen Bezug zu der angemeldeten
Erfindung aufweisen, und erstellt darüber einen Bericht. Alsdann verfährt es im
Wesentlichen wie das Deutsche Patent- und Markenamt. Auch hier kann der Anmelder
gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde zur Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts einlegen. Auch hier kann jedermann gegen die Erteilung
des Patents Einspruch einlegen. Auch hier ist gegen die Entscheidung des Amtes –
der so bezeichneten Einspruchsabteilung – die Beschwerde zur Beschwerdekammer
möglich. Ein wesentlicher Unterschied zur nationalen Anmeldung liegt in den Kosten:
Die amtlichen Gebühren, die im Erteilungsverfahren für eine europäische Anmeldung
anfallen, sind erheblich höher als die entsprechenden Gebühren für eine nationale
Anmeldung. Stellt der Anmelder mit Anmeldung einen Rechercheantrag und dann
Prüfungsantrag, sind für das Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt innerhalb der ersten drei Jahre ca. EUR 500,00 zu zahlen. Die Gebühren
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23.04.10 16:07
für das Anmeldeverfahren vor dem Europäischen Patentamt betragen innerhalb der
ersten Jahre hingegen ca. EUR 3.500,00. Für jedes weitere Jahr sind Jahresgebühren
und für die Erteilung des Europäischen Patents eine Erteilungsgebühr in Höhe von
EUR 790,00 zu entrichten. Nach der Erteilung fallen – für jedes nationale Patent aus
dem Bündel – von den nationalen Patentämter nach deren Gebührenordnung berechnete Jahresgebühren an.
4.4
Wie weit reicht der Schutz eines Patents? Ansprüche
Niemand außer dem Patentinhaber oder Personen, denen er es gestattet hat (Lizenznehmer), darf die patentierte Erfindung benutzen. Niemand darf ein Erzeugnis
(eine Vorrichtung) mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Inland herstellen,
anbieten, vertreiben oder nach Deutschland einführen. Ist ein Verfahren geschützt
(Chemie), darf niemand es anwenden oder ein Produkt vertreiben, das unmittelbar
durch das Verfahren hergestellt ist. Der Patentinhaber kann durchsetzen, dass der
Patentverletzer die Verletzungshandlungen – im Wesentlichen Herstellung und Vertrieb
patent verletzender Gegenstände – unterlässt, bereits hergestellte patentverletzende
Produkte vernichtet, ausgelieferte Produkte aus den Vertriebswegen entfernt (Rückruf), Auskunft über bereits begangene Verletzungshandlungen erteilt und Schadenersatz leistet. Den Schaden kann der Patentinhaber auf drei Arten berechnen. Er kann
Ausgleich der bei ihm selbst eingetretenen Vermögenseinbuße einschließlich dem
entgangener Gewinn fordern. Er kann den Gewinn, den der Verletzer erzielt hat,
abschöpfen oder – in der Praxis häufig – Bezahlung einer angemessenen lizenzartigen
Vergütung verlangen.
Nur in Ausnahmefällen benutzt der als Verletzer Angegriffene die patentgeschützte
technische Lehre mit allen Merkmalen wortgetreu. Oft fehlt (mindestens) ein Merkmal.
Es stellt sich dann die Frage, wie weit der Schutz des Patents über den Wortsinn des
erteilten Anspruchs hinaus reicht (sogenannter Schutzbereich, Schutzumfang). Dazu
wird die technische Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat – im Wesentlichen
nach den Angaben in der Patentschrift – definiert und die vom Erfinder nach dem
Patent vorgeschlagene Lösung analysiert. Eine Lösung dieser Aufgabe, die von den
im Patent angegebenen Merkmalen abweicht, aber ebenso wirkt wie die patentgemäße Lösung, und die für den Fachmann nahelieget, wird als äquivalent zu der patentgemäßen Lösungs angesehen. Vorrichtungen, die unter Verwendung einer solchen
äquivalenten Lösung hergestellt wurden, fallen in den Schutzbereich des Patents,
verletzen es also. Das gilt nur dann nicht, wenn der als Verletzer Angegriffene diese
äquivalente Lösung im Stand der Technik (des Prioritätstages) vorgefunden hat (oder
vorfinden konnte), weil eben der Schutzbereich des Patents sich nicht in den Stand
der Technik erstrecken darf.
Diese Grundsätze gelten identisch für die Verletzung europäischer Patente, weil das
europäische Patent aus einem Bündel nationaler Patente besteht. Die Wirkungen
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23.04.10 16:07
dieser Patente bestimmen sich nach nationalem Recht. Ob eine Verletzung in
Deutschland vorliegt und welche Ansprüche der Patentinhaber hat, ist auch bei einem
vom Europäischen Patentamt erteilten Patent eine Frage, die nach deutschem Patentrecht beurteilt wird.
4.5
Übertragung, Lizenz
Der Patentinhaber kann das Patent an jedermann übertragen, aber auch jedermann
die Erlaubnis erteilen, die geschützte Erfindung zu benutzen (Lizenz). Die Lizenz kann
einem einzigen Lizenznehmer als ausschließliche Lizenz oder mehreren Lizenznehmern
als einfache Lizenz erteilt werden. In Lizenzverträgen werden – neben der Vergütung
(sogenannte Lizenzgebühr) – üblicherweise weitere Fragen geregelt, die sich beziehen
auf Art, Umfang, Dauer und Ort der Nutzung der Erfindung, die Haftung des Lizenzgebers für den Bestand des Patents, die technische Brauchbarkeit der Erfindung und
auf das Vorgehen gegen Verletzer (vergleiche im Einzelnen Kapitel 11.). Patentlizenzverträge sind Gegenstand von Regelungen in folgenden Gesetzen, Verordnungen und
Bekanntmachungen:
■
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, Kartellgesetz) und EG-Vertrag
■
Verordnung (EG) Nr. 772/2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag
auf Gruppen von Technolgietransfer-Vereinbarungen (TTGV), sowie die hierzu
veröffentlichten Leitlinien der Kommission (2004 C 101/02)
■
Verordnung (EG) Nr. 2659 /2000 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3
EG-Vertrag auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung
(GVO Forschung/Entwicklung)
■
Bekanntmachung der Kommission 2001 C 368/13 (Bagatellbekanntmachung)
Das GWB und der EG Vertrag bestimmen, dass dem Lizenznehmer keine Beschränkungen
auferlegt werden dürfen, die über den Umfang (Schutzgegenstand) des Patents hinausgehen und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken. Es soll also einerseits vermieden werden, dass das durch
das Patent gewährte Monopol über den gesetzlich vorgesehenen Umfang hinaus
ausgedehnt wird.
Andererseits soll vermieden werden, dass das durch das Patent gewährte Monopol
dazu genutzt wird, Innovation und Wettbewerb zu unterbinden. Überschreiten die
Vertragsparteien eines Patentlizenzvertrages bestimmte Marktanteilsschwellen in den
betroffenen Produkt- und Technologiemärkten nicht, nimmt die TTGV eine Typisierung
vor, und stellt den Patentlizenzvertrag von dem im GWB und dem EG-Vertrag vorgesehenen grundsätzlichen Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen frei.
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Diese Freistellung entfällt jedoch wieder – entweder für den vollständigen Vertrag oder
nur für eine bestimmte Vertragsbestimmung –, wenn der Vertrag besondere, in der TTGV
aufgeführte Klauseln (sogenannte ”schwarze“ und/oder ”graue“ Klauseln) enthält.
Hat der Patentinhaber in zwei EU-Ländern (Deutschland und Frankreich) für dieselbe
Erfindung ein Patent und hat er einem Lizenznehmer in Frankreich gestattet, Produkte
nach der durch das Patent geschützten Lehre herzustellen (und in Frankreich zu vertreiben), so kann er – das ist eine alte Regel des EG-Rechts – die Einfuhr solcher Produkte
nach Deutschland, die von seinem französischen Lizenznehmer in Frankreich hergestellt
worden sind, nicht verbieten, obgleich sein deutsches Patent ihm nach deutschem
Patentrecht die Möglichkeit dazu einräumt – Zulässigkeit sogenannter Parallelimporte.
Das wirft die Frage auf, ob der Patentinhaber seinem französischen Lizenznehmer
vertraglich verbieten darf, vom Lizenznehmer in Frankreich hergestellte geschützte
Produkte nach Deutschland zu vertreiben. Denn ein solches Verbot beschränkt
die Handlungsfreiheit des Lizenznehmers weiter, als der Schutz des französischen
Patents reicht. Die Frage wird auch von der TTGV bejaht: der Patentinhaber darf dem
konkurrierenden Lizenznehmer vertraglich den aktiven und passiven Verkauf nach
Deutschland verbieten, wenn sich der Patentinhaber den Vertrieb in Deutschland selbst
exklusiv vorbehalten hat. Der Lizenzgeber darf dem konkurrierenden Lizenznehmer
auch das Einhalten technischer Standards und die Herstellung von Mindestmengen
vorschreiben.
Der Lizenzgeber darf dem konkurrierenden Lizenznehmer nicht verbieten, das Patent
– durch Nichtigkeitsklage – anzugreifen, jedoch hat der Patentinhaber das Recht, den
Lizenzvertrag in dem Fall zu kündigen, dass der Lizenznehmer das Patent angreift.
Nicht erlaubt ist, den Lizenznehmer zur Einhaltung bestimmter Abgabepreise zu verpflichten. Weiter dürfen die Parteien weder wechselseitig Output-Beschränkungen
(Produktions- und Absatzbeschränkungen) vereinbaren. Ferner darf dem Lizenznehmer
kein Wettbewerbsverbot dahingehend auferlegt werden, dass er in der Verwertung
seiner eigenen Technologie beschränkt wird.
4.6
Steuerliche Fragen
Bisher galt, dass Erfindungen und Patente als immaterielle Wirtschaftsgüter nur dann
in der Bilanz gezeigt werden durften, wenn sie entgeltlich erworben wurden, also nicht,
wenn die Erfindung im Betrieb entwickelt wurde. Dies galt sowohl für die Handelsbilanz
nach HGB als auch für die Steuerbilanz. Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 3. April 2009 wurde das handelsrechtliche Bilanzierungsverbot für
selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens aufgehoben
und durch ein Aktivierungswahlrecht ersetzt. Ein Gleichlauf der steuerrechtlichen
Bilanzierung besteht jedoch nicht. Hier gilt weiterhin ein Aktivierungsverbot, sofern
immaterielle Wirtschaftsgüter nicht entgeltlich erworben wurden.
44
23.04.10 16:07
Nutzt ein inländisches Unternehmen aufgrund eines Lizenzvertrages ein deutsches
Schutzrecht eines ausländischen Patentinhabers, so ist der ausländische Patentinhaber
in Deutschland beschränkt einkommensteuerpflichtig. Der Steuersatz beträgt pauschal
15% der dem ausländischen Patentinhaber zufließenden Einnahmen. Der inländische
Lizenznehmer ist – wie der Arbeitgeber bezogen auf die Lohnsteuer – zum Einbehalt
und zur Abführung dieser Steuer an das Finanzamt verpflichtet. Diese Pflicht besteht
dann nicht, wenn der ausländische Patentinhaber eine Freistellungsbescheinigung des
Bundeszentralamtes für Steuern erwirkt und vorlegt oder wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen etwas anderes bestimmt.
45
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5.
Der wettbewerbsrechtliche
Nachahmungsschutz
Dr. Fedor Seifert
BEITEN BURKHARDT
Kurfürstenstraße 72-74
10787 Berlin
Tel.: +49 30 26471-172
Fax: +49 30 26471-123
[email protected]
Geboren in Bad Pyrmont, 1946. Universitäten Frankfurt a.M. und Freiburg i.Br.
(Juristisches Staatsexamen 1972; Dr. jur. 1976). Zulassung als Rechtsanwalt 1976.
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Mitautor des Kommentars Schmid/Wirth/
Seifert, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., 2009; Mitautor (mit V. Movsessian), Einführung
in das Urheberrecht der Musik, 2. Aufl., 1996; Von Homer bis Richard Strauss –
Urheberrecht in Geschichten und Gestalten, 1989. Diverse Veröffentlichungen zum
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in Festschriften und Fachzeitschriften.
5.1
Nachahmungsfreiheit und Sonderschutzrechte
§ 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) in der seit dem 22. Dezember 2008
geltenden Fassung untersagt unlautere geschäftliche Handlungen, die geeignet sind,
die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern
spürbar zu beeinträchtigen. Auch die Nachahmung einer schützenswerten Leistung
eines anderen kann eine solche unlautere Handlung sein. Hier stellt sich aber sofort ein
Problem: Was wie lange geschützt wird, regeln die gesetzlichen Spezialvorschriften.
Im Bereich der Literatur, Wissenschaft und Kunst regelt das Urheberrecht, was geschützt
ist und was nicht. Bei den technischen Erfindungen ist das Patentrecht maßgeblich. Ob
einer Kennzeichnung, etwa einer Firmen- oder einer Produktbezeichnung, Rechtsschutz
zukommt, regelt das Markenrecht. Für Produkte, die unterhalb des Schutzbereichs des
Urheber- und des Patentrechts anzusiedeln sind, kann u.U. Geschmacksmuster- und
Gebrauchsmusterschutz in Anspruch genommen werden. Eigentlich müsste daraus
folgen, dass Leistungen oder Produkte, die nach diesen Sonderregelungen nicht oder
nicht mehr geschützt sind, auch nachgeahmt werden dürfen.
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Grundsätzlich ist es auch so. Es gilt Nachahmungsfreiheit, soweit nicht aufgrund der
Sonderschutzgesetze (UrhG, PatG, MarkenG usw.) Schutz besteht. Der Grundsatz
der Nachahmungsfreiheit – so hat der Bundesgerichtshof einmal formuliert – ”soll
eine Erstarrung der Fortentwicklung verhindern; er beruht auf der Erwägung, dass
Leistungen der Gegenwart ohnehin auf dem Erbe der Vergangenheit aufbauen und
dass ein Gewerbetreibender, der ein Wettbewerbserzeugnis auf den Markt bringen
will, den bereits erreichten Entwicklungsstand und eine günstige Marktnachfrage
seinerseits nicht ungenutzt zu lassen braucht ...”
Aber das ist eben nur der Grundsatz. In vielen Fällen gewährt die Rechtsprechung
den sogenannten (die sonderschutzrechtlichen Regelungen) ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz. Ein Beispiel (Fall ”Wärme fürs Leben”): Ein Energieversorgungsunternehmen warb in einer Anzeigenserie mit dem Slogan ”Wärme fürs
Leben”. Urheberrechtlich ist ein solcher Slogan nicht geschützt, weil er die nötige
Höhe als ”persönliche geistige Schöpfung” (§ 2 Abs. 2 UrhG) schon wegen seiner
Kürze nicht erreicht und deshalb nicht als urheberrechtliches Sprachwerk angesehen
werden kann. Da mithin die Formulierung ”Wärme fürs Leben” nicht geschützt ist,
sollte man denken, dass sie auch nicht als Werbeslogan monopolisierbar ist. Dennoch
hatte die Klage des Energieversorgungsunternehmens, welches sich gegen einen von
der Mineralölindustrie und dem Brennstoffhandel getragenen Verein wandte, der für
eine moderne Ölheizung ebenfalls mit dem Slogan ”Wärme fürs Leben” in Anzeigen
warb, Erfolg. Anders als die Vorinstanzen sah der Bundesgerichtshof einen Verstoß
gegen den lauteren Wettbewerb.
Auch wenn ein Sonderschutzrecht besteht, schließt dies den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht aus. Das hat der Bundesgerichtshof inzwischen
ausdrücklich für das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entschieden. In dem Fall ging es um Jeans, für die ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster
hätte in Anspruch genommen werden können. Das Geschmacksmusterrecht richtet
sich aber nicht gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten. Der Schutz für ein nicht
eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster berührt daher nicht einen etwaigen
daneben bestehenden Anspruch auf Grund ergänzenden wettbewerbsrechtlichen
Leistungsschutzes.
5.2
Besondere die Unlauterkeit begründende Umstände
Zum früheren § 1 UWG, der als Generalklausel wettbewerbliche Handlungen untersagte, die gegen die guten Sitten verstoßen, wurde formuliert, dass das bloße Nachahmen nicht sittenwidrig ist, aber die Sittenwidrigkeit und somit die Unzulässigkeit bei
Vorliegen besonderer Umstände gegeben sein kann. Diese besonderen Umstände
ergeben sich nicht aus dem Produkt oder Erzeugnis als solchem, sondern aus zusätzlichen unlauteren Handlungen, etwa wenn der Nachahmer sich in unlauterer Weise die
Vorlagen erschlichen oder sogar gestohlen hat, um das Produkt nachzuahmen.
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Beispiel (Fall ”Brombeer-Muster”): Es ging um ein naturalistisches, aus Brombeeren,
Blüten und Blättern bestehendes Textilmuster. Der Nachahmerin waren die Muster im
Rahmen von Lizenzverhandlungen überlassen worden. Sie bzw. ein von ihr bemusterter anderer Hersteller brachte die Muster dann zeitgleich mit der Originalherstellerin
auf den Markt. Diese machte an sich Urheberrechtsschutz geltend. Dafür war das
Brombeermuster aber nicht originell genug, so dass ein Urheberrecht nicht bestand.
Geschmacksmusterschutz war für das Muster nicht beantragt worden, so dass nur
das UWG der Originalherstellerin noch helfen konnte. Es half hier in der Tat, obgleich
ein Schutz nach Urheber- oder Geschmacksmusterrecht für das Brombeermuster nicht
bestand. Der Bundesgerichtshof stellte darauf ab, dass die Nachahmerin nach dem
Scheitern der Lizenzvertragsverhandlungen das ihr überlassene Muster nicht selbst
gleichzeitig mit der Originalherstellerin verwerten durfte.
Als besondere wettbewerbliche Umstände kommen neben der Benutzung unlauter
besorgter Vorlagen (Fall ”Brombeer-Muster”) beispielsweise in Betracht: die Gefahr
einer vermeidbaren Herkunftstäuschung, die Ausnutzung des guten Rufs des nachgeahmten Erzeugnisses, die unredliche Erlangung der erforderlichen Kenntnisse und
die Behinderung des Mitbewerbers. § 4 Nr. 9 UWG normiert die ersten drei genannten
Fallgruppen, die Behinderung findet sich in § 4 Nr. 10 UWG. Einige Beispielsfälle aus
der Rechtsprechung:
Im Fall ”Tchibo/Rolex” griff die Uhrenfirma Rolex den Vertrieb von Nachahmungen ihrer
Uhren durch Tchibo an. Die ursprünglich für die betroffenen Uhrenmodelle bestehenden
Geschmacksmusterschutzrechte waren längst abgelaufen. Die Originale kosteten etwa
das Hundertfache der Nachahmungen, und natürlich glaubte kein Tchibo-Kunde, er
kaufe dort eine ”echte” Rolex. Allerdings konnten Dritte möglicherweise denken, der
Tchibo-Käufer trage eine ”echte” Rolex. Der Bundesgerichtshof meinte, es bestehe
die Gefahr, dass das ”Publikum, das bei den Käufern die Nachahmungen sieht ... zu
irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet” werde. ”Die sich daraus ergebende
Möglichkeit, mit der billigen Nachahmung die Wirkung einer typischen Luxusuhr erreichen zu können, appelliert an das Prestigedenken der Käufer und lockt mit dem von der
Klägerin für diese Gestaltungsform geschaffenen Image zum Kauf an. Die Beklagte,
die sich dies zunutze macht, hängt sich damit an den Prestigewert und guten Ruf der
klägerischen Modelle an. Ein solches Anhängen und Ausnutzen des fremden Rufes
durch eine in den äußeren kennzeichnenden Merkmalen nahezu identische Ware
ist wettbewerbswidrig, und zwar unabhängig davon, ob eine betriebliche Herkunftstäuschung eintritt.”
Gegenbeispiel: Im Fall ”Rechenschieber” hatte ein Nachahmer die Skalen eines
Rechenschiebers und deren besonders sinnvolle und kommerziell erfolgreiche Anordnung auf seinem Konkurrenzprodukt übernommen. Beide Produkte hatten zudem die
gleichen Abmessungen. Die Skalen wichen lediglich in kleinsten Einzelheiten voneinander ab. Der Bundesgerichtshof verneinte das Vorliegen von Urheberrechtsschutz für
den Rechenschieber. Ein ursprüngliches Gebrauchsmuster war inzwischen abgelaufen.
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Auch Kennzeichnungsschutz griff nicht ein. Es ging nun darum, ob besondere Umstände
vorlagen, die die Nachahmung des Rechenschiebers sittenwidrig gemacht hätten. Der
Bundesgerichtshof erwog hier die Gefahr einer Herkunftsverwechslung und sah auch
die Gefahr, dass die im Verkehr bestehenden Gütevorstellungen über das Original
durch den Nachahmer ausgebeutet werden. Andererseits könne der Nachahmer nicht
gezwungen werden, bewusst ein schlechteres Produkt auf den Markt zu bringen, um
sich vom Original zu unterscheiden. Soweit Abweichungen ohne Qualitätseinbußen
möglich seien, lägen diese vor. Der Nachahmer verwandte andere Farben, andere
Verpackungen, seine Rechenschieber kamen unter anderen Markennamen auf den
Markt. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hielt er den nötigen Abstand ein, so
dass die Klage erfolglos blieb.
Ein weiteres Beispiel (Fall ”grau/magenta”): Die Deutsche Telekom konnte einem
Verleger von Telefonverzeichnissen untersagen, die Farbkombination grau/magenta und
grau/weiß/magenta zur Darstellung der äußeren Umschlagseiten von Telefonbüchern
zu verwenden. Denn die Beklagte dieses Falles – so der Bundesgerichtshof – hatte sich
”nicht darauf beschränkt, was wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden wäre, sich
an die von ... (der Deutschen Telekom) ... geschaffene Farbgestaltung lediglich anzuhängen. Vielmehr hatte sie dies ausschließlich getan, um den guten Ruf ... (der Deutschen
Telekom) als bisherigem Monopolunternehmen im Bereich der Telefondienstleistung
... für sich zu nutzen.” Der Bundesgerichtshof führte dazu weiter aus, dass für die
Wahl der Farbkombinationen grau/magenta und grau/weiß/magenta im Hinblick auf
die Vielfalt möglicher anderer Farben oder Farbkombinationen kein erkennbarer Anlass
bestand und auch kein sachlicher Grund dafür vorgetragen wurde, so dass die
Farbauswahl nur damit zu erklären sei, dass der Eindruck erweckt werden sollte, die
Telefonverzeichnisse entsprächen in Umfang und Aktualität den von der Deutschen
Telekom herausgegebenen Telefonbüchern.
5.3
Wettbewerbliche Eigenart
Üblicherweise heißt es in der Rechtsprechung, dass der Nachahmungsschutz nach
dem UWG wettbewerbliche Eigenart neben dem Vorliegen besonderer wettbewerblicher Umstände erfordert. Mit dem Begriff der wettbewerblichen Eigenart soll zum
Ausdruck gebracht werden, dass ähnlich wie im Bereich des Sonderschutzes, etwa
im Urheberrecht, keine Allerweltserzeugnisse geschützt werden, deren Herkunft und
Besonderheiten den interessierten Verkehrskreisen ohnehin gleichgültig sind.
Die Anforderungen an die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses sind allerdings nicht hoch. Wettbewerbliche Eigenart erfordert, dass die Ausgestaltung des
Erzeugnisses geeignet sein muss, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu
dienen oder besondere Gütevorstellungen zu wecken. Dem Werbeslogan ”Wärme
fürs Leben” hat der Bundesgerichtshof in diesem Sinne wettbewerbliche Eigenart
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zugebilligt. Trotz seiner banal erscheinenden Aussage eigne sich der Slogan dazu,
als Leitmotiv positive Assoziationen hervorzurufen.
Ähnlich wie im Urheberrecht muss auch eine konkrete Ausgestaltung vorliegen.
Abstrakte Ideen, z. B. Werbeideen, Verkaufsideen oder Motive, sind frei und müssen
für jedermann nutzbar bleiben. Dies gilt auch für allgemeine Lehren und den Stand
der Technik.
Im Fall ”Notizklötze” ging es um die Idee, würfelförmige Notizblöcke auf den
Seitenflächen mit Werbung zu bedrucken. Die Klägerin konnte sich nicht auf das UWG
stützen. Sie musste sich vom Bundesgerichtshof sagen lassen: ”Was (die Beklagte)
im wesentlichen nachgeahmt hat, ist die Idee der Klägerin, die Würfel in dieser Weise
als Werbeträger zu verwenden. Ein wettbewerblicher Leistungsschutz kann aber ...
nur einer konkreten Gestaltung, nicht aber einer abstrakten Idee gewährt werden.”
Dasselbe gilt für die Werbeidee, ein beliebiges Sammelwerk (etwa ein Lexikon) in
geschlossenen Beiträgen in Tageszeitungen und Zeitschriften so abzudrucken, dass sie
daraus gesondert herausgenommen und in einem besonderen Ordner so abgeheftet
werden können, dass sie nach und nach ein separates Werk, eben beispielsweise ein
Lexikon, ergeben. Ein Kläger, der auf diese Weise Nachschlagewerke wie ”Ich weiß
alles” oder ”Der Arzt als Helfer” verbreitet hatte, konnte deshalb nicht erfolgreich
dagegen vorgehen, als eine Zeitung in gleicher Weise in Fortsetzungen das Nachschlagewerk ”Der praktische Ratgeber” abdruckte (”Praktischer Ratgeber”).
Nicht anders war es im Fall der bekannten Barbie-Puppen. Die Idee, Anziehpuppen
mit Zubehör für unterschiedliche Spielsituationen wie z. B. Kinderbetreuung, Haarpflege und Backen herzustellen und zu vertreiben, kann im Interesse der Freiheit
des Wettbewerbs grundsätzlich keinen wettbewerbsrechtlichen Schutz genießen
(Fall ”Puppenausstattungen“).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht zwischen dem Grad der
wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme
sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je
größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind,
desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die
die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen.
5.4
Fälle aus der Rechtsprechung
Für die Modebranche hat der Bundesgerichtshof in mehreren Entscheidungen den
Grundsatz formuliert, dass ein Unternehmer erwarten kann, dass seine Mitbewerber
zumindest in der Saison, in der er mit seiner Modeneuheit auf den Markt kommt,
keine Nachahmungen anbieten, damit er die Möglichkeit hat, seinen Aufwand und Ein-
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satz zu amortisieren. Der Bundesgerichtshof argumentiert, der Modemarkt unterliege
einem ständigen kurzfristigen Wechsel. Die Masse des Angebots mache es schwer,
aus dem Durchschnitt herausragende Muster und Modelle zu schaffen. Dies erfordere erheblichen Kosten-, Arbeits- und Zeitaufwand. Die Modeschöpfer seien darauf
angewiesen, ihre Modelle in der Saison abzusetzen, für die sie geschaffen wurden.
Wenn ihnen parallel dazu bereits mit Nachahmungen Konkurrenz gemacht wurde,
seien ihre Gewinne gefährdet. Im konkreten Fall ”Modeneuheit” hatte die Klägerin
vorgetragen, das Stoffmuster sei von ”anspruchsvollen Modehäusern” nicht mehr
verwendet worden, nachdem entsprechende Nachahmungen von C&A vertrieben
worden seien.
Der Bundesgerichtshof führte aus: ”Der wettbewerbliche Vorsprung, der grundsätzlich
dem gebührt, auf dessen Initiative das Muster zurückgeht, wird diesem abgeschnitten, und er wird um die Früchte seiner Arbeit gebracht, wenn Mitbewerber ihm in
der gleichen Saison mit identischen oder nahezu identischen Nachahmungen – unter
Ersparung der Entwurfskosten – Konkurrenz machen.” Das verstößt gegen § 4 Nr. 10
UWG (gezielte Behinderung der Mitbewerber).
Im Fall ”Notenstichbilder” hat sich der Gedanke, dass ein Kaufmann nicht um die
Früchte seiner Arbeit gebracht werden darf, in die andere Richtung ausgewirkt. Ein
Unternehmen hatte Notenstiche, die ein anderes Unternehmen um die Jahrhundertwende hergestellt hatte, einfach kopiert. Es ging um 124 Musiktitel, die die
Erstverlegerin hatte stechen lassen und die sie seitdem vertrieb. Hier stellte der
Bundesgerichtshof darauf ab, dass die Erstverlegerin, welche die Notenstiche hergestellt hatte, inzwischen genügend Zeit gehabt habe, um die Früchte ihrer Arbeit
und Mühen zu ernten.
Eine Nachahmung i. S. d. § 4 Nr. 9 UWG setzt allerdings voraus, dass dem Hersteller
im Zeitpunkt der Schaffung des beanstandeten Produkts das Vorbild bekannt ist und
er nicht unabhängig von dem fremden Erzeugnis ein eigenes Produkt entwickelt hat.
Liegt eine solche selbstständige Zweitentwicklung vor, besteht auch keine generelle
Pflicht zur Wahrung eines Abstandes zu dem identischen oder ähnlichen Erzeugnis,
das ein Mitbewerber bereits auf den Markt gebracht hat. So hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem es um sehr ähnlich aussehende Büromöbel ging
(Fall ”ICON“).
Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine vermeidbare
Herkunftstäuschung setzt grundsätzlich voraus, dass das Erzeugnis bei maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Denn eine Herkunftstäuschung ist in aller Regel bereits begrifflich nicht möglich, wenn dem Verkehr nicht
bekannt ist, dass es ein Original gibt. Beim Fehlen einer solchen Bekanntheit kann
allerdings eine wettbewerbswidrige Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) in Betracht kommen
(Fall ”Handtuchklemmen“).
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Der wettbewerbliche Leistungsschutz kann auch dann noch gegeben sein, wenn
andere Hersteller im großen Umfang Nachahmungen vertreiben. So war es bei den
berühmten von Les Paul gestalteten so genannten ”Les Paul“-Gitarren. Seit Beginn
der 70er Jahr sind mindestens fünfzehnmal so viele Nachbauten wie Originale auf
den Markt gekommen. Dennoch haben die Les Paul-Gitarren ihre wettbewerbliche
Eigenart nicht verloren, da die maßgeblichen Verkehrskreise nach wie vor zwischen
Original und Kopie unterschieden und für ein Original das Vielfache bezahlten (Fall
”Les Paul-Gitarren“).
5.5
Rechtsfolgen
Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor, ergeben sich daraus die allgemeinen Rechtsfolgen: Insbesondere kann gegen den weiteren Vertrieb eines unlauter nachgeahmten
Produkts der Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht werden. Da ein Antrag
auf Unterlassung in die Zukunft gerichtet ist, setzt er kein Verschulden voraus. Denn
dem Verpflichteten wird nur abverlangt, sich in der Zukunft nicht weiter rechtswidrig
zu verhalten, unabhängig davon, ob er in der Vergangenheit schuldhaft gehandelt hat
oder nicht. Im Einzelfall kann der verschuldensunabhängige Unterlassungsanspruch
erhebliche Konsequenzen haben, wie der Fall ”Pullovermuster” zeigt:
Eine Herstellerin von Strickwaren ließ Pullover mit den Motiven ”Maus auf Grammophon” und ”Autos all over” produzieren. Plötzlich bemerkte sie in den Verkaufsstätten
einer Kaufhauskette Pullover mit ähnlichen Motiven, die sie als Nachahmungen ihrer
Pullover ansah. Sie verlangte von der Kaufhauskette, dass der Vertrieb dieser Nachahmungen unterlassen wird. Die Besonderheit des Falles war, dass die Beklagte,
die die Kaufhauskette betrieb, beim Einkauf der Pullover gutgläubig gewesen war
und gar nicht wusste, dass es sich um Nachahmungen handelte. Es ging deshalb bei
dieser Fallgestaltung um die Frage, ob der Weiterverkauf der gutgläubig erworbenen
Waren grundsätzlich, also auch bei nachträglich erlangter Kenntnis, zulässig ist. Der
Bundesgerichtshof hat diese Frage, anders als beispielsweise der Österreichische
Oberste Gerichtshof, verneint und es auch hier bei dem Grundsatz belassen, dass
der (nur in die Zukunft gerichtete) Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig
ist.
Neben dem Unterlassungsanspruch kann, sofern Verschulden, also Vorsatz oder Fahrlässigkeit, gegeben ist, auch Schadensersatz geltend gemacht werden. Der Schaden
kann wie auch sonst im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in dreifacher
Weise berechnet werden: Ersatz des entgangenen Gewinns, Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr oder Herausgabe des Verletzergewinns. Zur Vorbereitung
des Schadensersatzanspruchs stehen dem Verletzten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zu. Auch insoweit gelten die allgemeinen Grundsätze.
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5.6
Schutzdauer
Während die speziellen Gesetze die Schutzdauer des jeweiligen Sonderschutzes regeln
(z.B.: Patentgesetz: maximal 20 Jahre, Urheberrechtsgesetz: 70 Jahre ab dem Tode des
Urhebers), gibt es eine gesetzliche Regelung für den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht. Die Dauer dieses Schutzes hängt von den Umständen des
Einzelfalles ab. Der Bundesgerichtshof hat formuliert, dass der wettbewerbsrechtliche
Leistungsschutz grundsätzlich fortbesteht, solange das Verhalten des Verletzers mit
dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet ist, d. h. solange die wettbewerbliche
Eigenart des nachgeahmten Produkts besteht und in unlauterer Weise ausgenutzt wird
(Fall ”Präzisionsmessgeräte“).
Im Fall der angesprochenen Modeneuheiten umfasst die Schutzdauer den von der
Rechtsprechung herangezogenen Zeitraum, den der Hersteller benötigt, um die Früchte
seiner Arbeit zu ernten. Bei Modeneuheiten wird dies in der Regel eine Saison sein,
der Zeitraum kann aber auch länger sein. Beruht die Wettbewerbswidrigkeit auf einer
vermeidbaren Herkunftstäuschung, dauert der Schutz so lange an, wie die Täuschungsgefahr gegeben ist, in Fällen der Rufausbeutung so lange, wie der gute Ruf fortbesteht.
Beim Ansichbringen der Vorlagen durch Erschleichen oder Vertrauensbruch kann es
darauf ankommen, wann die Vorlagen ohnehin offenkundig geworden wären. Allerdings
darf die Schutzdauer beispielsweise im Fall des ”Einschiebens in eine fremde Serie“
im Regelfall nicht länger sein als die Schutzdauer, die in diesen Fällen der Sonderrechtsschutz (Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht) gewähren würde. Der Vertrieb von Kunststoff-Klemmbausteinen, die mit den berühmten
LEGO-Steinen verbaut werden können, ist deshalb jetzt nicht mehr wettbewerbswidrig
(Fall ”Klemmbausteine III”, anders noch 1992 ”Klemmbausteine II“). Feste Aussagen
über die Schutzdauer lassen sich also nicht machen.
5.7
Zusammenfassung
Leistungsergebnisse jeder Art genießen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz
gegen Nachahmungen, wenn sie von wettbewerblicher Eigenart sind und besondere wettbewerbliche Umstände die Übernahme des fremden Leistungsergebnisses
unzulässig erscheinen lassen. Dies ist seit jeher die Rechtsprechung zu dem bis zum
7. Juli 2004 geltenden § 1 UWG gewesen, der als Generalklausel wettbewerbliche
Handlungen untersagte, die gegen die guten Sitten verstoßen. Seit dem 8. Juli 2004
ist das UWG neu gefasst. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze
sind nun insbesondere in § 4 Nr. 9 und Nr. 10 UWG normiert. Die vorstehenden
Beispiele haben aber sicherlich deutlich werden lassen, dass es jeweils um die
Besonderheiten des Einzelfalles geht und eine Prognose über den Ausgang eines
etwaigen Rechtsstreits schwer ist. Deshalb ist die Hinzuziehung erfahrener Berater
in Fällen, in denen der ergänzende wettbewerbliche Nachahmungsschutz relevant
werden kann, unabdingbar.
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6.
Das Urheberrecht
Dr. Joachim Wessel
BEITEN BURKHARDT
Westhafenplatz 1
Westhafen Tower
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 756095-460
Fax: +49 69 756095-512
[email protected]
Geboren in Köln, 1954. Universität Köln (Juristisches Staatsexamen 1982; Dr. jur. 1983).
Zulassung als Rechtsanwalt 1982. Sprachen: Deutsch und Englisch.
6.1
Einleitung
Die Entscheidungsprozesse von vielen Unternehmen, etwa Verlagen, Film- und
Musikproduzenten, Rundfunkanstalten, Werbeagenturen, Softwareproduzenten und
sonstigen Medienunternehmen werden maßgeblich durch urheberrechtlich ausgerichtete Positionen und Fragestellungen bestimmt. Technische Entwicklungen haben
die wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts über die zunehmenden Verwertungsmöglichkeiten zwischenzeitlich in Dimensionen hineingebracht, die noch vor
Jahrzehnten unvorstellbar gewesen wären. Ausdruck dessen ist in gesetzgeberischer
Hinsicht etwa das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Auch der Gesetzgeber kam
nicht mehr umhin, sich Problemstellungen zu stellen, die sich mit Digitalisierungs- und
Vernetzungsprozessen verbinden.
Die Möglichkeiten, urheberrechtlich geschützte Werke zu nutzen, sind vielfältiger
geworden. Insbesondere über das Internet, aber auch wegen innovativer Formen
von Fernsehsendungen (Pay TV) und zunehmender Möglichkeiten der Kombination
mehrerer herkömmlicher Nutzungsarten mittels eines innovativen Mediums (etwa
CD-ROM), sind die rechtlichen Fragen komplexer geworden, die sich mit der kommerziellen Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke verbinden.
Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 bestimmt weiterhin die maßgeblichen Grundlagen des deutschen Urheberrechts.
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6.2
Gegenstand des Urheberrechts
Gegenstand des Urheberrechtsschutzes ist das geistige Eigentum an einem Werk.
Im Unterschied zum Sacheigentum besteht das Recht nicht an der Sache selbst
(z. B. dem Buch), sondern an dem geistigen Inhalt, der in einem Sachgegenstand wie
einem Buch verkörpert sein kann (Gedicht), aber nicht muss (Theaterstück).
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sind urheberrechtlich geschützt. Das
Gesetz nennt einige Beispiele für solche Werke. Dazu zählen Sprachwerke, wie
Schriftwerke, Reden und Computerprogramme, Musikwerke, pantomimische Werke
einschließlich der Werke der Tanzkunst, Werke der bildenden Künste einschließlich
der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke,
Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen
werden, Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen
werden, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen,
Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.
Voraussetzung dafür, dass solche Werke Urheberrechtsschutz genießen, ist, dass sie
im Wege einer persönlichen geistigen Schöpfung entstanden sind. Auf die objektive
Neuheit der Gestaltung kommt es demgegenüber urheberrechtlich grundsätzlich nicht
an. Mit persönlicher Schöpfung ist gemeint, dass das Werk auf einer gestalterischen
Tätigkeit des Schöpfers aufbaut, wobei der menschliche Geist im Werk zum Ausdruck
kommen muss. Die Werkschöpfung muss eine Form angenommen haben, in der sie
bereits der Wahrnehmung durch menschliche Sinne zugänglich geworden ist. Eine
körperliche oder gar dauerhafte Festlegung ist nicht erforderlich.
Eine Idee als solche begründet keinen urheberrechtlichen Schutz. Es ist im unbedingten
Interesse der Allgemeinheit, dass Gedanken und Ideen als solche frei bleiben.
Die Individualität des Urhebers kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Im Grundsatz
verbindet sich mit dem Urheberrecht die Erwartung an eine gewisse ”Gestaltungshöhe“. An der untersten Grenze liegt in diesem Zusammenhang die sogenannte ”kleine
Münze.“ Hier wird bei einem Minimum an Gestaltungshöhe im Zusammenhang mit
einfachen, soeben noch als solchen einzuordnenden geistigen Schöpfungen von einer
”gerade noch“ bestehenden Urheberrechtsschutzfähigkeit ausgegangen.
Bei Schriftwerken z.B. sind die Gerichte dazu aber zurückhaltend. So wird bei literarischen Werken die Schutzuntergrenze grundsätzlich höher angesetzt und damit ein
Schutz der kleinen Münze verneint. Diese Thematik konzentriert sich eher auf die
Gebiete der Musik und auch auf Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer
Art. Bei Werken der angewandten Kunst wird nach der Rechtsprechung im Grundsatz die kleine Münze nicht geschützt, da hier angesichts der Möglichkeiten, die der
Geschmacksmusterschutz eröffnet, die Schutzuntergrenzen höher liegen sollen.
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Ein Urheberrecht steht im Übrigen auch dem Übersetzer an seiner Übersetzung zu. Das
Recht des Autors an der Originalfassung und das des Übersetzers an der Übersetzung
bestehen dann nebeneinander.
Auch eine Sammlung von Werken oder Daten – wie etwa ein Filmlexikon – als solche ist
urheberrechtlich geschützt, wenn gerade in der Auswahl oder der Anordnung der Werke
oder Daten eine persönliche geistige Schöpfung liegt. Es bestehen dann neben dem
Urheberrecht desjenigen, der die Sammlung zusammengestellt hat (an der Sammlung)
die Urheberrechte derjenigen, die die einzelnen in der Sammlung enthaltenen Werke
geschaffen haben (an ihren in der Sammlung enthaltenen Werken).
Neben dem Urheberrecht regelt das Urheberrechtsgesetz auch die verwandten Schutzrechte. So haben zum Beispiel ausübende Künstler – etwa Musiker, die mit ihrer Darbietung zwar kein eigenes Werk schaffen, aber das Werk eines anderen (des Komponisten)
aufführen – Leistungsschutz- und Verwertungsrechte an ihrer Darbietung. Sie können
Dritten vertraglich vielfältige Verwertungsbefugnisse an der Darbietung einräumen und
Vergütungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus steht auch ihnen ein Anerkennungsrecht in Bezug auf ihre Darbietung und ein Namensnennungsrecht zu.
Auch dem Hersteller eines Lichtbildes, das keine persönliche geistige Schöpfung ist
und deshalb kein urheberrechtlich geschütztes Lichtbildwerk, steht ein Leistungsschutzrecht zu. Hiermit sollen Fotografien geschützt werden, die zwar in Massen für
den täglichen Gebrauch angefertigt werden und daher wirtschaftlich wertvoll sind, die
aber die für ein Kunstwerk erforderliche Gestaltungshöhe nicht aufweisen.
Auch Tonträgerherstellern, Sendeunternehmen und den Herstellern von Datenbanken
stehen Schutzrechte an ihren Leistungen zu.
Besondere Schutzrechte gelten auch im Bereich der Filmherstellung. Der Filmhersteller, das heißt derjenige, der das finanzielle Risiko der Filmproduktion trägt und sie
in eigenem Namen organisiert, hat ein eigenes Recht am Filmwerk. Ihm – und nicht
den Urhebern oder denjenigen, die im Film mitwirken – stehen im Zweifel die Verwertungsrechte am Filmwerk zu.
6.3
Entstehung und Dauer des Urheberrechts
Das Urheberrecht entsteht allein dadurch, dass ein urheberrechtsschutzfähiges Werk
geschaffen wird. Der Schöpfer (Urheber) erwirbt bereits durch die Erschaffung des
Werkes sein Urheberrecht. Es ist nicht erforderlich, das Werk registrieren zu lassen
oder es auch nur zu veröffentlichen.
Im Gegensatz zum Eigentum an Sachen, das zeitlich unbegrenzt und damit ”ewig”
dauert, erlischt das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers. Grund hierfür
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ist, dass Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst anders als körperliche Gegenstände nach einer gewissen Frist frei zugänglich sein sollen. Der Grundsatz der Nichtübertragbarkeit wird nur insoweit durchbrochen, als gesetzlich vorgesehen ist, dass
das Urheberrecht vererblich ist. Anderenfalls würde das Urheberrecht nämlich bereits
mit dem Tode des Urhebers erlöschen.
Die Schutzdauer für die verwandten Schutzrechte ist in vielen Fällen noch kürzer. Zum
Beispiel gilt für Lichtbilder (nicht: Lichtbildwerke) eine 50-Jahres-Frist ab dem Zeitpunkt,
zu dem das Lichtbild erschienen ist. Auch die Rechte der Tonträgerhersteller erlöschen
50 Jahre nach Erscheinen des Tonträgers. Die Rechte eines Datenbankherstellers
erlöschen 15 Jahre nach der Veröffentlichung der Datenbank bzw. bereits 15 Jahre
nach der Herstellung, wenn die Datenbank innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht
worden ist.
6.4
Inhalt des Urheberrechts
Das Urheberrecht schützt den Urheber im Hinblick auf alle persönlichen und wirtschaftlichen Interessen, die er am Werk oder an dessen Nutzung hat. Allein der Urheber darf
entscheiden, ob, wozu und wie sein Werk verwendet werden darf.
Dem Urheber stehen einerseits die unveräußerlichen Urheberpersönlichkeitsrechte
zu. Das sind vor allem das Erstveröffentlichungsrecht, das Recht auf Anerkennung
der Urheberschaft und das Recht, Entstellungen und sonstige Beeinträchtigungen
zu verbieten. Aufgrund des höchstpersönlichen Charakters stehen diese Rechte nur
natürlichen Personen zu. Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen
Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste in der üblichen
Weise als Urheber bezeichnet ist, wird überdies bis zum Beweis des Gegenteils als
Urheber des Werkes angesehen. Dies gilt im Übrigen auch für eine Bezeichnung, die
als Deckname oder Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist.
Weiter stehen dem Urheber die veräußerbaren Verwertungsrechte zu. Zu den wichtigsten Verwertungsrechten gehört das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das
Ausstellungsrecht, das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Recht der
öffentlichen Zugänglichmachung, das Senderecht, das Recht der Wiedergabe durch
Bild- oder Tonträger. Darüber hinaus können dem Urheber weitere Rechte zustehen,
die als ”sonstige Rechte” bezeichnet werden. Sie stehen etwa solchen Urhebern zu,
die bereits bestimmte Verträge über die Nutzung ihrer Werke geschlossen haben.
Hierzu zählt zum Beispiel das sogenannte Folgerecht. Wird das Original eines Werkes
der bildenden Künste oder eines Lichtbildwerkes weiterveräußert und ist hieran ein
Kunsthändler oder Versteigerer als Erwerber, Veräußerer oder Vermittler beteiligt,
so hat der Veräußerer dem Urheber unter Berücksichtigung im Gesetz diesbezüglich
aufgeführter Staffelsätze einen Anteil des Veräußerungserlöses zu entrichten.
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6.5
Schranken des Urheberrechts
Die Tatsache, dass der Urheber sein Werk geschaffen hat, ist Grundlage für die ausschließliche Herrschaft über sein Werk. Das geistige Eigentum findet jedoch seine
Grenze, wenn Bedürfnisse und Interessen der Allgemeinheit an der Nutzung stärker
wiegen als das Interesse des Urhebers an der Alleinherrschaft. Das Urheberrechtsgesetz sieht daher Beschränkungen vor, denen das Urheberrecht im Interesse der
Allgemeinheit unterworfen ist. Das geistige Eigentum einer Einzelperson soll immer
auch der kulturellen Entwicklung aller dienen.
In diesem Sinne sehen die §§ 44 a bis 63 a UrhG eine Vielzahl von Schrankenbestimmungen vor, wobei die Rechte teilweise ersatzlos, teilweise gegen Zahlung
einer angemessenen Vergütung außer Kraft gesetzt werden. Beachtung verdient die
Beschränkung zugunsten öffentlicher Interessen, insbesondere den Interessen des
Staates an der Entlastung im Bereich der Bildungs- und Sozialaufgaben. Hier sind eine
Reihe von Ausnahmetatbeständen zu berücksichtigen, die für Schul- und Unterrichtszwecke und im Bereich der Universitäten maßgeblich sind. Schulen und weiteren im
Gesetz vorgesehenen Bildungseinrichtungen ist vorbehalten, Schulfunksendungen
nicht nur zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wiederzugeben, sondern die Wiedergabe
vor allem nach den Erfordernissen des Stundenplans auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben und die dazu erforderlichen Vervielfältigungen zustimmungs- und vergütungsfrei herzustellen. Die Bild- oder Tonträger sind allerdings spätestens am Ende
des auf die Übertragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahres zu löschen, es
sei denn es wird eine angemessene Vergütung an den Urheber gezahlt. Eine weitere
Regelung enthält Besonderheiten für die öffentliche Zugänglichmachung für Bildungsund Forschungseinrichtungen (§ 52 a UrhG). Danach ist es zulässig, veröffentlichte
kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus
Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen und in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung für den
bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern öffentlich zugänglich zu
machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht
kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. So können Lehrer oder Hochschullehrer, wenn
auch im eingeschränkten Umfang, Werke digital am PC anbieten bzw. in das für sie
maßgebliche Intranet einstellen.
Die Informations- und Kunstfreiheit ist im Zuge der urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen sicherzustellen. Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung und
Verbreitung von Reden im Rahmen der tagesaktuellen Berichterstattung, die Vervielfältigung und Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten
tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk veröffentlicht worden sind (§ 49 Abs. 2 UrhG), während die Vervielfältigung und Verbreitung
einzelner Rundfunk- und Zeitungskommentare etwa als Presseschau, erlaubnisfrei,
aber vergütungspflichtig ist (§ 49 Abs. 1 UrhG).
59
23.04.10 16:07
Die Schrankenbestimmung gemäß § 51 UrhG ist auf die Förderung einer freien geistigen
Auseinandersetzung ausgerichtet. Zulässig ist demnach die Vervielfältigung, Verbreitung
und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats, sofern
die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Der zulässige Umfang des Zitats wird maßgeblich durch den Zitatzweck bestimmt. Im Einzelnen
sind Regelungen vorgesehen im Hinblick auf ein wissenschaftliches Großzitat, Kleinzitate
in Bezug auf ein selbständiges Sprachwerk und auch das sogenannte Musikzitat. Alle
Zitate sind an einen bestimmten Zweck gebunden. Ferner erfordert die Verwendung
des Zitats im Grundsatz auch die Aufnahme in ein selbständiges Werk, ohne dass es in
Bezug auf dieses Werk auf bestehenden Urheberrechtsschutz ankommt.
Der Gesetzgeber hat auch Beschränkungen zugunsten privater Nutzerinteressen
berücksichtigt (§ 53 UrhG). So ist die Möglichkeit gegeben, dass einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch hergestellt
werden. In früherer Rechtsprechung wurden als einzelne Vervielfältigungsstücke bis zu
sieben verstanden. Nach der aktuellen Regelung wird darauf abzustellen sein, wieviele
Exemplare zur Deckung des rein persönlichen Bedarfs erforderlich sind. Aber auch
die Privatkopie ist per se unzulässig, wenn sie von einer offensichtlich rechtswidrig
hergestellten oder öffentlich zugänglich gemachten Vorlage angefertigt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch der Bereich der digitalen Privatkopie geregelt worden.
Durch die Einbindung der Formulierung ”auf beliebigen Trägern“ (§ 53 UrhG) wird
die digitale der analogen Kopie, sofern sie durch den Nutzer selbst hergestellt wird,
gleichgestellt.
Das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft hat auch zur Einführung der Vorschrift des
§ 53 a UrhG geführt, die sich auch insoweit den Bedürfnissen eines funktionierenden
Informationswesens stellt und dabei die Interessen des Urhebers durch Einräumung
eines Anspruchs auf eine angemessene Vergütung gewährleistet. Zulässig ist danach
auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und Übermittlung einzelner in Zeitungen und
Zeitschriften erschienener Beiträge sowie kleiner Teile eines erschienenen Werkes im
Wege des Post- oder Faxversandes durch öffentliche Bibliotheken, sofern die Nutzung
durch den Besteller nach Maßgabe der zuvor erwähnten Regelung nach § 53 UrhG
zulässig ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist
ausschließlich als grafische Datei und zur Veranschaulichung des Unterrichts oder für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung zulässig, soweit dies zur Verfolgung nicht
gewerblicher Zwecke gerechtfertigt wird.
Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ist
auch insoweit mit einer maßgeblichen Änderung verbunden, als bislang die Einräumung
von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen
hierzu nach § 31 Abs. 4 UrhG aF. unwirksam waren. Mittlerweile sind Verträge über
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbekannte Nutzungsarten möglich. Sie
bedürfen grundsätzlich nach § 31 a Abs. 1 S. 1 UrhG der Schriftform. Dieses Erfordernis
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23.04.10 16:07
entfällt, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann
einräumt. Die Vorschrift entbindet allerdings nicht von der Notwendigkeit, insoweit wie
bisher, zu prüfen, ob eine Nutzungsart bei Vertragsschluss noch unbekannt war. Denn
die Schriftform ist nur bei unbekannten, nicht bei bekannten Nutzungsarten erforderlich.
Eine Nutzungsart wird nach der Rechtsprechung als bekannt eingeschätzt, soweit die
Nutzungsart zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt war, wobei insbesondere
maßgeblich ist, dass die betreffende Nutzungsart wirtschaftlich-technisch selbständig
ist, aus diesem Grund auch als selbständiges Nutzungsrecht mit dinglicher Wirkung
individualisierbar und übertragbar erscheint. Die in Rede stehende Nutzungsart hat sich
damit erst dann als bekannt herausgestellt, wenn die technischen Möglichkeiten für
die betreffende Nutzung zum Einen vorliegen und sich damit zum Anderen auch eine
wirtschaftlich evident gewordene Verwertungsmöglichkeit verbindet.
Für alle Schranken des Urheberrechts gilt, dass ihre Voraussetzungen eng auszulegen
sind. Mit anderen Worten: Der Urheber hat ein unbeschränktes Recht an seinem
Werk, sofern das Gesetz nicht für einen genau bestimmten Fall ausnahmsweise eine
Schranke vorsieht.
6.6
Das Urheberrecht im Rechtsverkehr
Ein entstandenes Urheberrecht ist grundsätzlich weder als Ganzes noch in Teilen übertragbar. Wie oben (Ziffer 6.4) dargestellt, setzt sich das Urheberrecht aus Persönlichkeitsrechten und aus Verwertungsrechten zusammen. Während der Urheber anderen
das Recht einräumen kann, das Werk zu verwerten, sind die persönlichkeitsrechtlichen
Bestandteile des Urheberrechts nicht übertragbar.
Mit ”Verwertungsrechten” sind die einzelnen Rechte des Urhebers gemeint, sein Werk
zu verwerten. Räumt der Urheber dieses Recht einem Dritten ein, so spricht man von
”Nutzungsrechten”. Verwertungsrechte (des Urhebers, sein Werk zu verwerten) und
Nutzungsrechte (des Dritten, das Werk zu nutzen) sind also zwei Seiten derselben
Medaille.
Nutzungsrechte können als ausschließliches oder einfaches Recht eingeräumt werden.
Von einem ausschließlichen Nutzungsrecht ist auszugehen, wenn der Dritte berechtigt
ist, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen einschließlich des Urheberrechtsinhabers auf die ihm erlaubte Art zu nutzen. Der Inhaber eines ausschließlichen
Nutzungsrechts darf auch einer dritten Person Nutzungsrechte einräumen (im Rahmen
einer sogenannten Unterlizenz), doch bedarf er hierzu der Zustimmung des Urhebers
bzw. dessen Rechtsnachfolgers. Zudem kann bestimmt werden, dass die Nutzung
durch den Urheber vorbehalten bleibt. Mit dem ausschließlichen Nutzungsrecht verbinden sich nicht nur positive Benutzungsrechte, sondern auch negative Verbietungsrechte. Danach kann der Lizenznehmer anderen, unter Umständen auch dem Urheber,
die Nutzung des Werkes verbieten.
61
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Ein einfaches Nutzungsrecht ist gegeben, wenn der Dritte berechtigt ist, das Werk
neben dem Urheber oder anderen Berechtigten auf die ihm erlaubte Art und Weise zu
nutzen. Mit seiner Rechtsposition verbinden sich nur positive Benutzungsrechte, nicht
aber auch negative Verbietungsrechte. Der Lizenznehmer ist nicht befugt, anderen,
insbesondere nicht dem Urheber, die Nutzung des Werkes zu verbieten.
Beide Nutzungsrechte, sei es ausschließliche oder einfache, können beschränkt eingeräumt werden. Insbesondere kann das Nutzungsrecht räumlich begrenzt werden.
Des weiteren ist eine zeitliche Begrenzung möglich.
Überdies kann insbesondere auch eine inhaltliche Beschränkung des Nutzungsrechts
vorgenommen werden. Verwertungsrechte werden regelmäßig für eine oder mehrere
bestimmte Nutzungsarten übertragen. Es gilt der Grundsatz, dass das Urheberrecht
”die Tendenz hat, beim Urheber zu verbleiben”. Dieser Grundsatz wird praktisch bedeutsam, wenn bei der Einräumung des Nutzungsrechts die Nutzungsarten, auf die sich
das Recht erstrecken soll, nicht einzeln bezeichnet werden. Das führt dazu, dass der
Urheber im Zweifel nicht mehr Rechte eingeräumt hat, als der Nutzer zur Erreichung
des Vertragszwecks benötigt (sogenannte ”Zweckübertragungstheorie”). Herrscht
zwischen den Parteien eines Vertrages über Verwertungsrechte Uneinigkeit darüber,
wozu der Nutzer berechtigt ist, so ist der Vertragszweck eng auszulegen. Überlässt
z.B. ein Fotograf einer Plattenfirma ein Künstlerfoto zur Verwendung für eine Schallplattenhülle, darf die Plattenfirma das Foto – sofern darüber Zweifel bestehen – nicht
auf Plakaten zur Ankündigung von Konzerten verwenden.
Es ist daher ratsam, die Rechte, die dem Nutzer zustehen sollen, im Vertrag genau
festzuhalten. Formulierungen wie ”das Urheberrecht” oder ”alle Nutzungsrechte”
führen im Streitfall dazu, dass dem Nutzer nur die Rechte zustehen, mit denen er
den mit dem Vertrag angestrebten Zweck – der wiederum eng zu verstehen ist – aus
objektiver Sicht erreichen kann.
6.7
Vergütung des Urhebers
Wenn ein Urheber (z.B. ein Buchautor) einem Dritten (z.B. einem Verlag) Nutzungsrechte an seinem Werk einräumt, dann kann die Vergütung für eine solche Nutzung
im Grundsatz frei vereinbart werden.
Das Gesetz gewährt dem Urheber für die Einräumung von Nutzungsrechten und die
Erlaubnis zur Werknutzung einen Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung.
Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als
vereinbart. Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von
seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch
die dem Urheber die angemessene Vergütung gewährt wird. § 32 Abs. 2 UrhG regelt
die Höhe der Vergütung. Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen nach
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23.04.10 16:07
§ 32 UrhG stellen Vereinigungen von Urhebern mit Vereinigungen von Werknutzern oder
einzelnen Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf. Eine dergestalt ermittelte
Vergütung gemäß einer gemeinsamen Vergütungsregel gilt dann ohne weiteres als
angemessen. Von besonderer Bedeutung sind auch tarifvertragliche Regelungen, die
im Falle ihrer Anwendbarkeit einen individuellen Änderungsanspruch des Urhebers im
Falle von ihm nicht für angemessen gehaltener Vergütung ausschließen.
Im Grundsatz ist vorgesehen, dass eine Vergütung als angemessen gilt, wenn sie
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach
Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer
und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und
redlicherweise zu leisten ist. Für die Einordnung ist insoweit die maßgebliche Branche
und auch der Nutzungstyp, dem das Nutzungsverhältnis zuzuschreiben ist, von besonderer Bedeutung. Das Gesetz geht auch auf unvorhergesehene Entwicklungen ein
(Bestsellerparagraf § 32 a UrhG). Hat der Urheber nämlich einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung
unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen
in einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung
des Werkes steht, so ist der andere auf Verlangen des Urhebers verpflichtet, in eine
Änderung des Vertrages einzuwilligen, durch die dem Urheber eine den Umständen
nach angemessene weitere Beteiligung gewährt wird. Liegen diese Voraussetzungen
vor, erwirkt der Urheber gegenüber seinem Vertragspartner einen Anspruch auf
Einwilligung in eine Vertragsänderung. Das Gesetz hat wirtschaftlichen Zwängen und
Nöten des Urhebers beim Abschluss des Vertrages dadurch Rechnung getragen, dass
der Anspruch im Voraus unverzichtbar ist.
6.8
Verwertungsgesellschaften
Oft ist es den Urhebern unmöglich, die ihnen zustehenden Rechte selbst wahrzunehmen. Sänger, Komponist und Texter eines Liedes können nicht nachprüfen,
wie oft ihr Lied zum Beispiel im Radio gespielt wurde. Gleiches gilt für die Urheberund Leistungsschutzberechtigten anderer Sparten. Urheber und andere Berechtigte
haben sich daher – nach Branchen und Nutzungsarten getrennt – zu den sogenannten
Verwertungsgesellschaften (auch ”Wahrnehmungsgesellschaften”, da sie die Rechte
der Urheber und der Inhaber von Leistungsschutzrechten für diese wahrnehmen)
zusammengeschlossen. Aufbau, Organisation und Rechte der Verwertungsgesellschaften sind im Wahrnehmungsgesetz geregelt.
Die älteste und bekannteste Verwertungsgesellschaft ist die GEMA. Sie nimmt unter
anderem die sogenannten kleinen Aufführungs- und Senderechte für Komponisten,
Textdichter und Musikverlage wahr. Diese schließen mit der GEMA den sogenannten
Wahrnehmungsvertrag, aufgrund dessen sie an den Ausschüttungen der GEMA an
ihre Mitglieder teilhaben. Die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst vertritt drei Berufs-
63
23.04.10 16:07
gruppen, die bildenden Künstler sowie Fotografen, Bildjournalisten, Bildagenturen,
Grafikdesigner und Fotodesigner als auch Film, Fernsehen und Audiovision. Sie nimmt
insbesondere das Folgerecht nach § 26 UrhG wahr.
Die bedeutendste Verwertungsgesellschaft auf dem Gebiet der Leistungsschutzrechte
ist die GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH). Sie nimmt
die Vergütungsansprüche wahr, die sich aus dem Urheberrechtsgesetz für ausübende
Künstler, Tonträgerhersteller, Videoproduzenten, Filmhersteller und Veranstalter im
Sinne von § 81 UrhG ergeben oder auf Hersteller und Veranstalter übertragen sind.
Die Verwertungsgesellschaften haben einen ganz erheblichen Anteil an den Erlösen,
die Urheber und Leistungsschutzberechtigte aus der Verwertung von Werken und
Leistungen erzielen.
Die Verwertungsgesellschaften unterliegen einem doppelten Kontrahierungszwang.
Auf der einen Seite steht der Wahrnehmungszwang. Sie müssen die zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechte und Ansprüche der Urheber zu angemessenen
Bedingungen wahrnehmen. Auf der anderen Seite steht der Abschlusszwang. Die
Verwertungsgesellschaft muss jedem, der die von ihr wahrgenommenen Rechte nutzen
will, diese auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen gewähren.
Jede Verwertungsgesellschaft setzt Tarife über die Vergütung fest, die sie für die
Nutzung der von ihr wahrgenommenen Rechte von den Nutzern fordert. Zur
Vereinfachung schließen die Verwertungsgesellschaften mit Verbänden und anderen
Vereinigungen, deren Mitglieder urheber- oder leistungsschutzrechtlich geschützte
Werke und Leistungen nutzen, sogenannte Gesamtverträge. Die Gesamtverträge sind
Rahmenverträge, die die Rahmenbedingungen für die einzelnen Nutzungsverträge
zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Nutzer festlegen.
6.9
Das Urheberrecht des Arbeitnehmers
Ein erheblicher Teil urheberrechtlich geschützter Werke wird im Rahmen von Arbeitsoder Dienstverhältnissen geschaffen: Der angestellte Redakteur schreibt einen
Zeitungsartikel, ein angestellter Programmierer entwickelt eine neue Software. Dabei
stellt sich die Frage, wem die Rechte an den in Erfüllung eines Arbeitsvertrags geschaffenen Werken zustehen.
Während in ausländischen Jurisdiktionen, etwa den USA, ein Produzentenurheberrecht
existiert, wird hier am ”Schöpferprinzip“ umfassend festgehalten. Arbeitnehmer und
Beamte, die in Erfüllung ihrer arbeits- bzw. dienstrechtlichen Verpflichtung schutzfähige Werke schaffen, sind originäre Träger des Urheberrechts. Der Arbeitgeber oder
Dienstherr kann daher die im Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffenen Werke legal
nur dann verwerten, wenn er sich hierfür die erforderlichen Nutzungsrechte vertraglich
einräumen, also zumindest die Einwilligung zur Nutzung erteilen lässt.
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23.04.10 16:07
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können im Übrigen bereits im Anstellungsvertrag vereinbaren, in welchem Umfang der Arbeitnehmer zur Übertragung der Verwertungsrechte
an seinem Werk auf den Arbeitgeber verpflichtet ist. Solche Regelungen kann auch
ein Tarifvertrag vorsehen. Ist nichts vereinbart worden, so gehen nach der Zweckübertragungslehre (vgl. Ziffer 6.6) Nutzungsrechte in dem Umfang auf den Arbeitgeber
über, der zur Erreichung des Zwecks des Arbeitsvertrags erforderlich ist. Das bedeutet,
dass ein Urheber, der dazu angestellt wurde, Werke zu schaffen, und der hierfür sein
Gehalt bezieht, verpflichtet ist, dem Arbeitgeber alle Verwertungsrechte an seinen
Arbeitsergebnissen einzuräumen, die der Arbeitgeber benötigt.
Für Computerprogramme gilt eine besondere Regelung dahingehend, dass ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse am
Computerprogramm berechtigt ist, wenn das Programm im Rahmen der Aufgaben des
Arbeitnehmers oder nach Anweisung des Arbeitgebers entwickelt wurde und keine
gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde.
6.10
Folgen von Rechtsverletzungen
Die wichtigsten Ansprüche, die das Urheberrecht dem Urheber im Falle einer drohenden oder bereits begangenen Verletzung eröffnet, sind der Anspruch auf Beseitigung
der Beeinträchtigung, auf Unterlassung weiterer Verletzungen und der Anspruch auf
Schadenersatz wegen bereits geschehener Verletzungen.
Der Urheber oder Leistungsschutzberechtigte kann anderen untersagen, sein Werk
oder seine Leistungen ohne seine Einwilligung zu verwenden. Dieser Unterlassungsanspruch besteht, wenn eine Rechtsverletzung schon einmal begangen wurde und die
Gefahr besteht, dass sie wiederholt wird. Es genügt auch, dass die Gefahr besteht, dass
eine Verletzung erstmals begangen wird (”vorbeugender Unterlassungsanspruch”).
Oft ist es ratsam, den Unterlassungsanspruch im Wege einer einstweiligen Verfügung
durchzusetzen. Diese Form des Gerichtsverfahrens bietet die Möglichkeit, innerhalb
weniger Tage einen vollsteckbaren Titel gegen den Verletzer zu erlangen. Dadurch
können Rechtsverletzungen verhindert werden, die ansonsten – müsste man das
Ergebnis eines regulären Klageverfahrens abwarten – längst in die Tat umgesetzt
worden wären und sich möglicherweise sogar schon wieder erledigt hätten.
Für Rechtsverletzungen, die bereits geschehen sind, steht dem Urheber oder Leistungsschutzberechtigten ein Schadenersatzanspruch zu. Dieser setzt allerdings voraus,
dass der Verletzer rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat. Eingriffe in Urheberrechte
sind grundsätzlich rechtswidrig, es sei denn es liegen Rechtfertigungs gründe vor. Ein
möglicher Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung des Berechtigten. Hier sind aber
die festgelegten Grenzen der erteilten Zustimmung zu berücksichtigen. Ein Verschulden
liegt vor, wenn Vorsatz oder Fahrlässigkeit gegeben ist.
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Die Rechtsprechung stellt zur Schadensberechnung drei Berechnungsarten zur Verfügung: Der Verletzte kann einerseits verlangen, dass ihm der konkrete Schaden,
insbesondere der entgangene Gewinn erstattet wird, d.h. der Gewinn, den er aller
Wahrscheinlichkeit nach hätte erwarten können, wenn das Recht nicht verletzt worden
wäre. Der Verletzte kann weiter Herausgabe des Verletzergewinns verlangen oder auch
den Schaden im Wege der sogenannten Lizenzanalogie berechnen. Im letzteren Fall
wird der Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen zwischen
dem Urheber und dem Verletzten fingiert, und der Urheber erhält die angemessene
Lizenzgebühr. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Verletzte oder der Verletzer
bereit gewesen wären, einen Lizenzvertrag abzuschließen, ob der Verletzte in der Lage
gewesen wäre, eine angemessene Lizenzgebühr auszuhandeln, ob und gegebenenfalls
welchen Gewinn der Verletzer bei der rechtswidrigen Benutzung erzielt hat.
Der Verletzte kann zur Vorbereitung eines bezifferten Schadensersatz- oder Bereicherungsanspruches vom Verletzer Auskunft und Rechnungslegung verlangen.
Zur Durchsetzung des Gewinnherausgabeanspruches auch insoweit ist der Rechnungslegungsanspruch im Gesetz ausdrücklich genannt. Der Auskunftsanspruch ist durch
§ 101 a UrhG konsequent erweitert worden und ist nicht mehr rein akzessorisch,
sondern selbstständig angelegt.
Daneben sieht das Gesetz eine Reihe weiterer Ansprüche der Urheber und Leistungsschutzberechtigten vor, etwa den Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der
Vervielfältigungsstücke oder der Vorrichtungen, die zur rechtswidrigen Herstellung von
Vervielfältigungsstücken bestimmt waren. Das Gesetz sieht auch die Möglichkeit einer
Strafverfolgung und auch die Einbindung der Zollbehörden vor (vergleiche zu diesen
Ansprüchen im einzelnen Kapitel 10.).
6.11
Internationales Urheberrecht
Der Schutz des deutschen Urheberrechtsgesetzes endet an den Grenzen Deutschlands.
Sowohl die Frage, ob ein Urheberrecht entsteht, als auch alle anderen Voraussetzungen
für einen Rechtsanspruch des Urhebers, wie z. B. der Schutzumfang und die Schutzdauer, bestimmen sich nach dem Recht desjenigen Landes, in dem die Verletzung
stattgefunden hat. Dem Urheber steht daher nicht ein einheitliches, weltweit gültiges
Urheberrecht zu. Er ist vielmehr Inhaber eines ”Bündels von nationalen Urheberrechten”, die sich nach Entstehung, Umfang und Schutzdauer unterscheiden können.
Derzeit haben zahlreiche Länder internationale Abkommen geschlossen, die sicherstellen sollen, dass ausländische Urheber im Inland im Großen und Ganzen nicht
schlechter gestellt sind als Inländer. Die wichtigsten Abkommen sind die Revidierte
Berner Übereinkunft (RBÜ), das Welturheberrechtsabkommen (WUA) und das im
Rahmen des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (GATT)
geschlossene TRIPS-Abkommen (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte
66
23.04.10 16:07
der Rechte des geistigen Eigentums). Das TRIPS-Übereinkommen verfügt die
Geltung des Prinzips der Inländerbehandlung (Art. 3 TRIPS) und die Gewährung
bestimmter Mindestrechte (Art. 1 Abs. 1 TRIPS). Art. 4 TRIPS definiert den Grundsatz
der Meistbegünstigung, wonach ein Urheber grundsätzlich Anspruch auf die gleichen
Vergünstigungen wie ein Urheber aus den am meisten begünstigten Staaten hat.
67
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7.
Das Recht am Bild
Raymund Brehmenkamp
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1362
Fax: +49 89 35065-123
[email protected]
Geboren in Essen. Universitäten Freiburg in Br., München und Bonn; Zulassung als
Rechtsanwalt 1985. Sprachen: Deutsch und Englisch.
Werbung ohne Bilder – unmöglich! Werbung lebt durch die
Bebilderung. Was ist rechtlich beim Einsatz von Bildern in der
Werbung zu beachten?
Grundsätzlich ist zu unterscheiden: Verwende ich in der Werbung Bilder, die ich selbst
oder meine Mitarbeiter aufgenommen haben, oder benutze ich Bilder, die Dritte
(insbesondere Werbeagenturen) erstellt haben? Für beide Fälle aber gelten die
folgenden Grundsätze:
7.1
Abbildung von Sachen
Das Fotografieren von Sachen (also etwa Häuser, Autos, Produkte jeglicher Art und
die Veröffentlichung solcher Fotos ist grundsätzlich zulässig. Allerdings darf bei der
Erstellung des Fotos nicht rechtswidrig gehandelt werden. Man darf also nicht etwa
ohne Einwilligung des Eigentümers ein fremdes Grundstück betreten, um den dort
stehenden Rosenstock zu fotografieren (Hausfriedensbruch). Auch sind Sonderregelungen (Verbot des Fotografierens militärischer Einrichtungen) zu beachten.
Außerdem darf man mit der Fotoaufnahme nicht in die Privatsphäre des Eigentümers
der abgebildeten Sache eindringen. Unzulässig ist es also, ohne Genehmigung Fotos
vom Schlafzimmer eines Hauses zu machen. Auch die berühmten Paparazzi-Fotos, bei
denen man von außen mit langen Objektiven in ein zugewachsenes Grundstück hinein
69
23.04.10 16:07
fotografiert, sind daher unzulässig. Gleiches gilt für die Abbildung eines Türschildes,
das den Namen einer Person deutlich zeigt.
Zulässig aufgenommene Fotos von Sachen dürfen grundsätzlich auch verbreitet werden. Nicht erlaubt ist allerdings die kommerzielle Verwendung solcher Fotos. Wer also
einen schönen Oldtimer fotografiert, um ihn auf einer Postkarte zu vervielfältigen und
diese Karte dann zu vertreiben, handelt rechtswidrig.
Zulässig ist es dagegen, solche Aufnahmen von Sachen (wenn sie nach den obigen
Kriterien rechtmäßig erstellt worden sind) zu Werbezwecken zu verwenden, also etwa
in Prospekten und Anzeigen einzusetzen. Darin sieht der Bundesgerichtshof keine
unrechtmäßige Verwendung der Fotoaufnahmen.
Im übrigen: Wird die Fotoaufnahme genehmigt, sind Aufnahme und Veröffentlichung
natürlich immer möglich. Die Genehmigung ist zu erteilen vom Eigentümer der Sache;
ist die Sache an einen Dritten vermietet, sollte auch dieser Mieter zustimmen (Beispiel:
Aufnahme einer schönen Fassade eines vermieteten Hauses). Sehr zu empfehlen ist
es, die Zustimmung und den Zweck der Aufnahme (Verbreitung zu Werbezwecken)
schriftlich kurz festzuhalten und sich abzeichnen zu lassen.
7.2
Abbildung von Personen
Anders als bei der Abbildung von Sachen ist die Abbildung von Personen grundsätzlich
unzulässig. Dies gilt insbesondere für Fotos, die zu Werbezwecken eingesetzt werden.
Notwendig ist dazu das vorherige Einverständnis der zu fotografierenden Person, wobei
bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten die Einwilligung zu erteilen haben (dies
sind bei einer bestehenden Ehe beide Elternteile!).
Eine solche Einwilligung ist insbesondere auch notwendig bei der Verwendung von
Fotos Prominenter zu Werbezwecken. Zwar können Menschen, die aufgrund ihrer
gesellschaftlichen oder politischen Position oder ihrer außergewöhnlichen Leistung
aus der Masse der Mitmenschen herausragen und im Blickpunkt der Öffentlichkeit
stehen, als ”Personen der Zeitgeschichte” bei öffentlchen Auftritten grundsätzlich
ohne ihre Einwilligung fotografiert werden. Ohne Zustimmung der Abgebildeten darf
man aber diese Fotos nicht für Werbezwecke einsetzen. Zulässig ist es also, Angela
Merkel beim Wahlkampfauftritt zu fotografieren und das Bild ins heimische Album
einzukleben; unzulässig ist es, dieses Bild ohne Genehmigung für die Werbung eines
Friseurs einzusetzen. Diese notwendige Genehmigung kann man auch nicht dadurch
umgehen, dass man statt des Bildes eine Zeichnung oder Karikatur veröffentlicht: auch
dies gilt rechtlich als ”Bildnis” einer Person.
Die Einwilligung kann mündlich erfolgen, ist dann aber kaum zu beweisen. Da derjenige,
der das Foto verwenden will, die Einwilligung zu beweisen hat, empfiehlt sich also
dringend eine schriftliche Einwilligungserklärung, wobei der Zweck der Veröffentlichung
70
23.04.10 16:07
(”Abbildung in einem Prospekt der Firma X”) anzugeben ist. Eine Einwilligung liegt
auch vor, wenn der Abgebildete für das Foto eine Vergütung erhält; auch dies ist im
Zweifel zu beweisen (Quittung).
Wichtig: Die Einwilligung erfasst immer nur die Veröffentlichung zum angegebenen
Zweck. Werden also Aufnahmen für einen Werbeprospekt der Firma X gemacht,
dürfen diese Bilder nicht in einem Prospekt der Tochterfirma Y veröffentlicht werden
und schon gar nicht ins Internet eingestellt werden.
7.3
Rechtsfolgen
Gegen unerlaubte Fotoveröffentlichungen kann der rechtswidrig Abgebildete
Ansprüche auf Unterlassung geltend machen und damit durchsetzen, dass künftig
sein Foto in diesem Umfeld nicht mehr veröffentlicht werden darf. Dies geschieht
regelmäßig durch eine vom Gericht oft innerhalb eines Tages und ohne Anhörung der
Gegenseite erlassene ”Einstweilige Verfügung“. Ist das Foto etwa in einer Broschüre
abgedruckt, führt eine solche Verfügung dazu, dass das Foto aus der Broschüre zu
entfernen ist, sofern sie noch weiter verteilt werden soll. Bereits verteilte Broschüren
brauchen aber meist nicht zurückgerufen zu werden, doch kann auch dies vom Gericht
angeordnet werden.
Der rechtswidrig Abgebildete kann zudem eine angemessene Vergütung für die
Veröffentlichung des Fotos fordern. Dann ist ihm dasjenige Entgelt zu zahlen, das ein
vernünftiger Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände als angemessen
ausgehandelt hätte. Die Art und Gestaltung der Fotoveröffentlichung, deren Auflagenhöhe und die Werbewirkung sind dabei zu berücksichtigen. Gerade bei Prominenten
sprechen die Gerichte dann erhebliche Summen zu (EUR 50.000,00 und mehr).
In schweren Fällen kommt auch ein Anspruch auf Geldentschädigung in Betracht.
Dann muss die Bildveröffentlichung den Betroffenen in ganz schwerwiegender Weise
in seinen Persönlichkeitsrechten verletzen. Dies kann vor allem der Fall sein, wenn
Fotos aus dem Privat- oder gar Intimbereich ungefragt verwendet werden. Auch die
ungenehmigte Verwendung von Kinder-Fotos ist oft ein solcher schwerer Eingriff.
Schließlich ist die ungenehmigte Veröffentlichung des Bildes einer Person auch eine
Straftat, die aber nur auf Antrag des Betroffenen verfolgt wird. Praktisch hat diese
Strafvorschrift keine Bedeutung.
7.4
Bildaufnahmen durch Dritte
Bezieht man die Fotos für die Werbung (wie üblich) von Dritten, insbesondere von
Werbeagenturen, haften diese natürlich für die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und insbesondere für die ”Rechtefreiheit” der veröffentlichten Bilder. Dies gilt
71
23.04.10 16:07
allerdings nur im Verhältnis zwischen werbendem Unternehmen und Werbeagentur:
Die Werbung selbst wird ja nach außen hin vom Unternehmen veröffentlicht, und für
einen Außenstehenden ist meist nicht erkennbar, wer intern für die Gestaltung der
Werbung und die Beschaffung der Fotos verantwortlich ist. Ansprüche wegen der
Werbung werden deshalb regelmäßig gegen das Unternehmen geltend gemacht,
das auch gegenüber Personen, die sich in ihren Rechten durch die Werbung verletzt
fühlen, haftet. Nach innen, also im Verhältnis zu der Bild- oder Werbeagentur, kann
das Unternehmen den ihm durch die rechtswidrige Werbung entstandenen Schaden
auf denjenigen abwälzen, der für diese Werbung intern verantwortlich ist. Diese Schäden
sind insbesondere finanzielle Belastungen in Form von Anwaltskosten und (evtl.)
Geldentschädigung sowie Vergütungen für den Abgebildeten.
Bei der Zusammenarbeit mit Bildagenturen ist zu beachten, dass diese den Vertragsbeziehungen regelmäßig ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugrunde
legen. Dort sind dann ”Blockierungshonorare” und ”Verlustgebühren” geregelt, oft in
erheblicher Höhe. Diese Vergütungen fallen an, wenn die Bildagentur Fotos überlässt
und diese Fotos nicht oder nicht rechtzeitig zurückgegeben werden. Durch solche
Vergütungen kommen sehr schnell fünfstellige Beträge zusammen. Lässt man sich
deshalb von Bildagenturen Fotos zur Anwahl zusenden, ist auf eine rasche und vollständige Rückgabe der Fotos zu achten. Die Rückgabe ist dabei zu dokumentieren
(mindestens Einschreiben/Rückschein), da wundersamerweise gerade solche Fotorücksendungen immer wieder verlorengehen und dann immense Verlustgebühren
gefordert werden.
Die Urheberrechte an Fotos, die von Dritten aufgenommen werden, verbleiben bei
diesen Dritten (mehr dazu in Kapitel 6.). Dem Unternehmen wird lediglich ein Nutzungsrecht zum Abdruck der Fotos in der Werbung eingeräumt. Will man die Fotos auch
anderweitig verwenden, etwa in Firmenbroschüren oder als vergrößerten Aushang im
Firmengebäude, muss hierzu ausdrücklich die Einwilligung des Dritten (z.B. Bildagentur)
eingeholt werden. Es gilt der Grundsatz, dass das Nutzungsrecht immer nur in dem
Umfang eingeräumt wird, in dem es für den konkreten Zweck der Verwendung notwendig ist. Jede darüber hinausgehende Nutzung muss vereinbart werden, was zu
Beweiszwecken natürlich schriftlich geschehen sollte.
Deshalb ist es auch nicht gestattet, anderweitig veröffentlichte Fotos für die eigene
Werbung zu verwenden. Bekommt man von Mitarbeitern oder Privatleuten Fotos zum
Zwecke der Veröffentlichung überlassen, ist deshalb immer zu klären, ob der Überlassende diese Fotos selbst aufgenommen hat oder – wenn nicht – wer die Rechte
an den Aufnahmen hat, damit dann mit diesem die Frage der Veröffentlichung geklärt
werden kann.
All diese Regeln gelten auch für Fotos, die Dritte online gestellt haben. Die Veröffentlichung von Fotos im Internet bedeutet nicht, dass man diese Bilder einfach
herunterladen und für Werbezwecke verwenden kann. Dazu benötigt man die
72
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(schriftlich dokumentierte) Zustimmung des Urhebers des Fotos. Die Zustimmung des
Betreibers der Internetseite, auf der das Foto veröffentlicht wurde (z.B. Facebook),
genügt nicht.
Zu den Rechtsfolgen bei unerlaubter Verwendung von Fotoaufnahmen Dritter kann
auf Ziffer 7.3. verwiesen werden. Dem ”Dritten“ stehen insbesondere Ansprüche auf
Unterlassung und auf Zahlung der üblichen Vergütung zu, die in der Praxis oft um einen
Zuschlag von bis zu 100% erhöht wird.
73
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8.
Unlauterer Wettbewerb
Matthias W. Stecher
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Fax: +49 89 35065-2152
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Geboren in Heidelberg, 1958. Studium an der Universität Tübingen (Wissenschaftlicher
Assistent 1984 – 1985) und der New York University (M.C.J.1988). Bar Exam des
Staates New York (Attorney-at-law), 1988. Bei Rechtsanwaltskanzlei Brosio, Casati e
Associati, Mailand, 1991. Diverse Veröffentlichungen im Bereich Gesellschaftsrecht
und Gewerbliche Schutzrechte. Mitglied: AIJA, UIA, Deutsch-Italienische Juristenvereinigung, Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung. Sprachen: Deutsch,
Englisch, Italienisch und Französisch.
8.1
Einführung
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs ist für nahezu jedes Unternehmen von erheblicher Bedeutung. Es regelt nicht nur die Werbung für Produkte und Dienstleistungen,
also Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Plakate, Spots, Flyer, ferner Hinweise
auf dem Produkt selbst, mündliche oder telefonische Äußerungen gegenüber Interessenten usw. Vielmehr sind auch sonstige Verhaltensweisen im Vertrieb betroffen,
etwa die Festlegung von Preisen, das Verhalten gegenüber Kunden und Arbeitnehmern
von Wettbewerbern (Ausspannen), der Aufbau von Vertriebsbindungssystemen und
deren Verteidigung usw.
Die praktische Bedeutung des Wettbewerbsrechts ist allerdings von Branche zu
Branche durchaus unterschiedlich. Eine Handelskette, die Heimelektronik verkauft und in
aggressiver Weise bewirbt, tut gut daran, vor einer neuen Anzeigenkampagne rechtlichen Rat einzuholen. Wer andererseits Druckstraßen für Zeitungsverlage herstellt, hat
vermutlich mit den meisten Fallgruppen des Wettbewerbsrechts noch keine Berührung
gehabt. Das Verhalten der Wettbewerber zueinander kann sich aber auch ändern.
So besteht zwar zwischen Reiseveranstaltern ein stillschweigendes Übereinkommen,
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23.04.10 16:07
die Reisekataloge der Wettbewerber nicht wegen irreführender Angaben (gerichtlich)
anzugreifen. Wenn aber zwischen zwei Wettbewerbern aus anderen Gründen ein
Streit entsteht, so kann es durchaus geschehen, dass sich dieser auch auf den ”Kriegsschauplatz” des Wettbewerbsrechts ausdehnt.
Wettbewerbswidrige Handlungen eines Wettbewerbers können ein Unternehmen
massiv schädigen oder sogar in seiner Existenz gefährden. Zu denken ist etwa an die
systematische Abwerbung wichtiger Mitarbeiter, das Anschwärzen gegenüber Kunden
oder systematische Preisunterbietungen. Andererseits wird das Wettbewerbsrecht
auch zuweilen als willkommenes Werkzeug verwendet, um einen Wettbewerber zu
stören und seine Ressourcen zu binden. So kann etwa eine für Ratenlieferverträge
vorgeschriebene Widerrufsbelehrung allein deswegen angegriffen werden, weil der
Konkurrent sie in zu kleiner Schrifttype abgedruckt hat. Auf diese Weise können sich
regelrechte Fehden entwickeln, an denen letztlich nur die beiderseitigen Anwälte
verdienen. Der gute Berater empfiehlt hier die Beachtung des Grundsatzes ”leben
und leben lassen”.
In den letzten Jahren ist das deutsche Wettbewerbsrecht wesentlich liberaler geworden. So wurde im Jahre 1998 das grundsätzliche Verbot der vergleichenden Werbung
aufgegeben (s. u. 8.6), im Juli 2001 wurden Rabatte und Zugaben erlaubt (s. u. 8.3) und
im Juli 2004 wurde das Verbot von Sonderveranstaltungen aufgehoben (s. u. 8.4).
Mit der Ende 2008 in Kraft getretenen neuen Fassung des UWG wurde die europäische
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken umgesetzt und damit das UWG von 2004
bereits nach wenigen Jahren erneut geändert. Diese letzte Gesetzesänderung führte
zu einer grundlegenden Erweiterung des Anwendungsbereichs des UWG. Während
dieses bisher lediglich das Verhalten im Wettbewerb – genauer das Marktverhalten –
regelte, ist nunmehr auch das unternehmerische Verhalten gegenüber Verbrauchern
(und gegenüber anderen Marktteilnehmern) während und nach Vertragsschluss erfasst.
Dies bedeutet, dass die Kontrolle nun nicht mehr lediglich auf die Anbahnung eines
Vertrages beschränkt ist. Demzufolge hat sich auch die Bezeichnung im Gesetz geändert: definierte dieses früher unlautere ”Wettbewerbshandlungen“, so ist an die Stelle
dieses Begriffs der weitergehende Begriff der ”geschäftlichen Handlung“ getreten.
Die Neufassung des UWG enthält (in § 4 Nr. 1 bis Nr. 11) einen Katalog von Beispielen
für unlautere geschäftliche Handlungen. Damit wird versucht, zu präzisieren und transparenter zu machen, was der Gesetzgeber mit ”unlauter” meint. Dies ändert jedoch
nichts daran, dass das Wettbewerbsrecht über weite Strecken ein reines ”case law“
ist, in dessen Verästelungen sich nur noch der Spezialist zurechtfindet.
Der Praktiker, für den dieses Buch geschrieben ist, ist in der Regel nur am Ergebnis
interessiert: Ist ein bestimmtes Verhalten wettbewerbrechtlich zulässig oder verboten?
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch das neue UWG vielfach mit so genannten
”unbestimmten Rechtsbegriffen“ arbeitet. So erklärt die Generalklausel des § 3 Abs. 1
76
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”unlautere geschäftliche Handlungen“, die bestimmte weitere Voraussetzungen
erfüllen, für unzulässig. An anderer Stelle ist von ”unangemessenem unsachlichem
Einfluss“, ”unangemessener Ausnutzung der Wertschätzung“, ”unzumutbarer
Belästigung“ oder ähnlichem die Rede. Anders als in manch anderen Rechtsgebieten
(z.B. dem Gesellschaftsrecht) fließen hier subjektive Wertungen des Richters ein,
mit der Folge, dass der Ausgang eines Verfahrens schwer zu prognostizieren ist. So
kann man trefflich darüber streiten, ob die Verwendung der Bezeichnungen ”Busengrapscher“ oder ”Schlüpferstürmer“ für Spirituosen eine ”unlautere geschäftliche
Handlung“ darstellt oder einfach nur geschmacklos ist (der BGH hat 1995 einen Verstoß
gegen das UWG bejaht).
Zwar hat der Gesetzgeber im Zuge der Einführung des neuen UWG den Versuch
unternommen, größere Rechtssicherheit zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine
so genannte ”Schwarze Liste“ eingeführt, welche insgesamt 30 Beispiele geschäftlicher Handlungen enthält, die – jedenfalls gegenüber Verbrauchern – stets unzulässig
sind. Jedoch ist auch in einigen von diesen Fällen eine normative Wertung nicht vollständig entbehrlich. So werden zum Beispiel so genannte ”Lockangebote“ verboten
und dabei definiert als ”Waren- und Dienstleistungsangebote zu einem bestimmten
Preis, wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe
zu der Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren
oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge
zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen“ (Nr. 5 Anhang zu
§ 3 Abs. 3). Ohne eine Betrachtung und Wertung des jeweiligen Einzelfalls können
auch hier die unbestimmten Rechtsbegriffe ”hinreichende Gründe“, ”angemessen“
oder ”gleichartig“ nicht bestimmt werden, so dass auch in diesen Fällen wiederum
subjektive Wertungen einfließen.
Soweit im folgenden von ”Wettbewerbsrecht” gesprochen wird, ist dabei das Recht
des unlauteren Wettbewerbs gemeint, wie es insbesondere im UWG geregelt ist.
Demgegenüber gilt das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) insbesondere für Absprachen und Praktiken, die den Wettbewerb beschränken (Kartelle),
und für den Zusammenschluss von größeren Unternehmen, die auf demselben Markt
tätig sind (Fusionskontrolle).
Im folgenden sollen einige der wichtigsten Fallgruppen des Wettbewerbsrechts kurz
vorgestellt werden. Themen sind dabei namentlich die Festlegung der Preise (Ziff. 8.2
– 8.4), der Inhalt von Werbeaussagen (Ziff. 8.5 – 8.6) und sonstige Verhaltensweisen
im Vertrieb (Ziff. 8.7 – 8.10).
8.2
Preisunterbietung
Das deutsche Wettbewerbsrecht geht von dem Grundsatz aus, dass die Preisbildung
frei ist. Der Unternehmer ist also beispielsweise nicht gehindert, seine Waren unter dem
Selbstkosten- oder unter dem Einstandspreis zu verkaufen. Auch der Umstand, dass
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die Preise von Wettbewerbern damit unterboten werden, ändert hieran nichts. Ausnahmen können aber gelten, wenn es sich um marktbeherrschende Unternehmen oder
Unternehmen mit überlegener Marktmacht im Sinne des GWB handelt. Außerdem kann
ein systematischer Verkauf unter Einstandspreis dann wettbewerbswidrig sein, wenn
durch Verdrängung der Konkurrenten vom Markt der Wettbewerb völlig oder nahezu
aufgehoben werden kann; hierbei handelt es sich aber um seltene Einzelfälle.
8.3
Rabatte, Zugaben
Im Juli 2001 kam es zu einer kleinen Revolution im Wettbewerbsrecht. Nachdem fast
70 Jahre lang Rabatte und Zugaben im Grundsatz verboten gewesen waren, wurden
die entsprechenden Vorschriften endlich aufgehoben. Damit gilt auch in Deutschland,
was in anderen Ländern seit jeher selbstverständlich war. Beispielsweise ist folgendes
zulässig:
■
Rabatte für bestimmte Kundengruppen (”10% Rabatt für Inhaber der Diners Goldcard”)
■
Gesamtumsatzrabatte (”Bei einem Jahresumsatz mit uns von über EUR 50.000
gewähren wir 7,5% Rabatt auf den gesamten Umsatz”)
■
Gratis-Zusatzwaren (”Beim Kauf von drei CD-ROM’s eine gratis dazu”; ”SilvesterAngebot: Eine Flasche Champagner mit jedem PC/Notebook”)
■
kostenlose Zusatzleistungen (”Ab Lieferwert von EUR 3.000 kostenlose Installation”; ”Satisfaction guaranteed – 6 Monate Rückgaberecht ohne Begründung”)
■
Kundenbindungsprogramme nach dem Muster der Miles&More-Karte
Zu beachten ist allerdings, dass es auch künftig gewisse Einschränkungen gibt, was
Preisnachlässe und kostenlose Zusatzangebote angeht. So dürfen Preisangaben nicht
irreführend sein (näheres siehe unten 8.5.). Hierunter fallen etwa sogenannte ”Mondpreise”, die als Ausgangsbasis für hohe Nachlässe dienen, aber nie ernstlich in voller
Höhe verlangt werden (ausdrücklich geregelt in § 5 Absatz 4 UWG).
8.4
Verkaufsveranstaltungen, Sonderangebote
Bis Juli 2004 waren die Vorschriften über ”Sonderveranstaltungen“ von erheblicher
Bedeutung für den Einzelhandel. Hierunter verstand man Verkaufsveranstaltungen
im Einzelhandel, die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs stattfinden,
der Beschleunigung des Warenabsatzes dienen und den Eindruck der Gewährung
besonderer Kaufvorteile hervorrufen. Es galt der Grundsatz, dass Sonderveranstaltungen unzulässig sind. Ausnahmsweise erlaubt waren bestimmte Arten von Sonder-
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veranstaltungen, nämlich Saisonschlussverkäufe (Winter- /Sommerschlussverkauf),
Jubiläumsverkäufe (Verkaufsveranstaltungen zur Feier des Bestehens eines Unternehmens nach – frühestens – jeweils 25 Jahren) und Räumungsverkäufe.
Bereits in der Fassung des UWG von 2004 wurde dieses Verbot gestrichen. Danach gilt:
■
Preissenkungen für ganze Warengruppen, ganze Abteilungen oder das gesamte
Sortiment sind zulässig, ohne dass es eines Anlasses bedürfte.
■
Zulässig sind insbesondere Saisonschlussverkäufe; die früheren Beschränkungen
hinsichtlich Starttag, Dauer und betroffener Waren gelten nicht mehr.
■
Zulässig sind ferner Räumungsverkäufe; es bestehen keine Beschränkungen auf
bestimmte Räumungsgründe, keine zeitlichen Begrenzungen und keine formellen
Erfordernisse (wie etwa Anzeige an die IHK).
■
Weiterhin nicht erlaubt sind irreführende Angaben (s. u. 8.5).
8.5
Irreführung
Während im alten Recht der Tatbestand der Irreführung auf irreführende Werbung
beschränkt war, umfasst das derzeit geltende Recht alle irreführenden Angaben im Rahmen
geschäftlicher Handlungen. Namentlich wird somit auch eine irreführende Angabe
erfasst, die erst nach dem Abschluss eines Vertrages gemacht wird (etwa die Täuschung
eines Käufers über ihm zustehende Gewährleistungsrechte). Dies ändert jedoch nichts
an der Tatsache, dass das Verbot irreführender geschäftlicher Handlungen nach wie vor
seinen hauptsächlichen Anwendungsbereich bei werbenden Angaben hat.
Darüber hinaus wurde durch die Neufassung des UWG eine gesonderte Vorschrift
eingefügt, die ausdrücklich die Irreführung durch Unterlassen verbietet (§ 5 a). Danach
ergibt sich zum einen aus dem Verbot irreführender Angaben auch das Verbot, nicht
durch bloßes Schweigen zu täuschen. Zum anderen werden für konkrete Waren- und
Dienstleistungsangebote ausdrückliche Informationspflichten aufgelistet (§ 5 a Abs. 3
Nr. 1 bis Nr. 5).
Irreführende Angaben im Rahmen einer geschäftlichen Handlung sowie die Irreführung
durch Unterlassen sind also unzulässig. Diese Aussage klingt einfach und einleuchtend;
tatsächlich verbergen sich hinter ihr aber eine Fülle von Streitfragen, die die Rechtsprechung in zahlreichen Urteilen zu beantworten gesucht hat.
Schon die Frage, ob eine Angabe ”unrichtig” und daher irreführend ist, ist oft nicht
leicht zu beantworten. Ein Beispiel: Ein Fachzeitschriftenverlag wirbt für seine InternetVeröffentlichung mit der Aussage, seine Website werde monatlich von 5.000 Nutzern
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besucht. Tatsache ist, dass die Website 5.000 Nutzungsvorgänge pro Monat aufweist;
ob 5.000 Personen die Website je einmal oder (im Extremfall) eine einzige Person
sie 5.000 Mal nutzt, ist nicht feststellbar. Will man nun ermitteln, ob diese Aussage
unrichtig ist, muss zunächst geklärt werden, an wen sie sich richtet. Wendet sie sich
nur an Internet-Spezialisten, so kann man davon ausgehen, dass dieser Personenkreis
weiß, dass aus technischen Gründen nur die Benutzungsvorgänge erfassbar sind.
Anders kann es beispielsweise liegen, wenn die Werbung in einer Publikumszeitschrift
veröffentlicht wird.
Als zweiter Schritt ist festzustellen, wie die angesprochenen Personen die Angabe
verstehen können. Häufi g gibt es – wie auch in unserem Beispiel – verschiedene
Möglichkeiten, von denen ein Teil richtig, ein anderer Teil falsch ist (hier: ”5.000
Nutzungsvorgänge” oder ”5.000 verschiedene Nutzer”). Schließlich kommt es darauf
an, wie viele der angesprochenen Personen die Angabe im unrichtigen Sinne verstehen müssen, damit sie als ”unrichtig” gilt. Während die frühere Rechtsprechung hier
von einer Quote von 15 bis 20% ausging, muss nunmehr die Angabe geeignet sein
”einen erheblichen Teil der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ irrezuführen, was einer Quote von einem Viertel bis
einem Drittel entsprechen dürfte. Immerhin: Wenn mehr als die Hälfte der Empfänger
die Angabe richtig verstehen, kann sie dennoch ”unrichtig” und somit wettbewerbswidrig sein.
Zu ergänzen ist noch, dass die Gerichte nur in seltenen Fällen tatsächlich eine Verkehrsbefragung durchführen, die einen genauen Prozentsatz der irregeführten Empfänger
ergeben könnte. In den meisten Fällen entscheidet der Richter selbst darüber, wie eine
Angabe von den Empfängern verstanden wird, und zwar mit der Begründung, dass er
selbst zu dem Kreis der Empfänger zähle.
Es reicht aus, wenn eine Angabe im Rahmen einer geschäftlichen Handlung zur
Irreführung ”geeignet” ist. Der Nachweis, dass gerade der Irrtum ursächlich für die
Entscheidung zum Kauf war, muss nicht geführt werden. Allerdings kommt es (wenn
auch selten) vor, dass eine Angabe zwar unrichtig ist, sich aber auf einen Punkt bezieht,
der für die Kaufentscheidung in keiner Weise von Bedeutung ist. Eine solche Werbeaussage ist nicht wettbewerbswidrig.
Einige wichtige Fallgruppen seien anhand von Beispielen erläutert:
■
Alleinstellungswerbung: Die Aussage ”Bielefelds große Zeitung” kann dahin verstanden werden, dass es sich um die größte Zeitung Bielefelds handelt. Wenn dies
nicht zutrifft, ist die Werbung irreführend.
■
Werbung mit dem Alter: Die Bezeichnung ”Urselters” lässt auf eine sehr lange
Tradition schließen. Nur wenn das unter dieser Bezeichnung angebotene Mineralwasser mit dem ursprünglichen Wasser im wesentlichen übereinstimmt, ist die
Werbung zulässig.
80
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■
Geographische Hinweise: Wer einen Softwarehandel mit nur einem Geschäft in
München betreibt, kann sich nicht ”Bayerisches Softwarehaus” nennen, da damit
eine herausragende Stellung im gesamten Bundesland suggeriert würde.
■
Herkunftsangaben: Der Slogan ”Das unmögliche Möbelhaus aus Schweden” kann
dahin verstanden werden, dass auch sämtliche angebotene Produkte in Schweden
gefertigt werden oder dort zumindest eine Endkontrolle stattfindet.
■
Werbung mit Preisherabsetzungen: Mit der Herabsetzung eines Preises darf im
Grundsatz nicht geworben werden, sofern der (alte) Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Der Werbende muss im Streitfall beweisen,
wie lange der alte Preis gefordert worden ist (§ 5 Absatz 4 UWG).
■
Preisnachlässe etc.: Bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen,
Zugaben oder Geschenken müssen die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme
klar und eindeutig angegeben werden (§ 4 Nr. 4 UWG).
Spezielle Regelungen über Irreführung gibt es namentlich in den Bereichen Lebensmittel und Arzneimittel. Für Arzneimittel ist Werbung generell (auch wenn sie nicht
irreführend ist) nur sehr eingeschränkt möglich.
8.6
Vergleichende Werbung
Während vergleichende Werbung früher – von Ausnahmen abgesehen – unzulässig war,
gilt seit 1998 der Grundsatz, dass sie erlaubt ist. Allerdings müssen dafür bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein, von denen die folgenden praktisch wichtig sind:
■
Die Werbung darf nicht irreführend sein. Es gelten also die Grundsätze, die bereits
oben (Ziff. 8.5) erläutert wurden.
■
Der Vergleich muss sich auf Waren oder Dienstleistungen ”für den gleichen Bedarf”
beziehen. Wenn Mercedes in einer Anzeige die Leistungen der S-Klasse mit denen
des 3er-BMW vergleicht, dann ist dies nicht zulässig, da jemand, der Bedarf für eine
Oberklasse-Limousine hat, einen Mittelklassewagen nicht in Betracht zieht.
■
Es müssen ”Eigenschaften” von Waren oder Dienstleistungen verglichen werden.
Zuweilen wird mit dem Ergebnis von Meinungsumfragen geworben (”62% der
Befragten schmeckt der Whopper besser als der Big Mac”). Dies ist aber nicht
zulässig, da die Wertschätzung, die die Verbraucher einem Produkt entgegenbringen, eben keine Eigenschaft des Produkts selbst ist.
■
Die Eigenschaften, auf die sich der Vergleich bezieht, müssen ”nachprüfbar” sein,
mit anderen Worten, sie müssen zumindest einen Kern von Tatsachen enthalten.
Reine Wertungen dürfen nicht Gegenstand eines Vergleichs sein.
81
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■
Die Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dürfen nicht herabgesetzt oder
verunglimpft werden. Die Tatsache allein, dass der Mitbewerber bei dem Vergleich
schlechter abschneidet, ist aber noch keine Herabsetzung in diesem Sinne.
Zu ergänzen ist noch, dass es sich um ”vergleichende” Werbung nur dann handelt,
wenn sie einen Mitbewerber oder seine Produkte oder Dienstleistungen erkennbar
macht. Dies kann auch mittelbar geschehen – der Wettbewerber muss also nicht
namentlich genannt sein. Jedoch ist beispielsweise die Verwendung des Slogans
”München’s größter Videohändler” keine vergleichende Werbung. Die oben aufgeführten Voraussetzungen müssen daher nicht erfüllt sein (aber natürlich gilt das allgemeine
Irreführungsverbot).
Stets unzulässig ist die ”persönliche Werbung”, nämlich die Werbung, die sich nicht
mit den Leistungen, sondern mit der Person des Konkurrenten in kritisierender Weise
auseinandersetzt. Dies gilt gerade auch dann, wenn die Hinweise in dem Vergleich
zutreffend sind; ansonsten fallen sie bereits unter das Verbot des Anschwärzens und
der Verleumdung.
Insgesamt kommt es in diesem Bereich – wie auch sonst häufig – auf Nuancierungen
bei der Formulierung eines Werbetextes an, so dass es kaum möglich ist, generelle
Regeln aufzustellen.
8.7
Unsachliche Beeinflussung von Kunden
Preisausschreiben sind ein beliebtes Mittel, Kunden nicht nur zur Teilnahme hieran,
sondern letztlich auch zum Kauf zu veranlassen. Nach dem aktuellen Text des UWG sind
sie unzulässig, wenn die Teilnahme den Erwerb der Ware oder die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen voraussetzt (Beispiel: Teilnahmekarten finden sich nur auf dem Produkt
oder nur in der Zeitschrift; um die Preisfrage zu beantworten, muss der Kunde das Produkt
kaufen). Allerdings hat der Europäische Gerichtshof im Januar 2010 entschieden, dass
dieses generelle Verbot gegen europäisches Recht verstößt. Nunmehr muss im Einzelfall
geprüft werden, ob eine solche Koppelung das Verhalten des Verbrauchers in unlauterer
Weise beeinflusst. Auch ein ”psychischer Kaufzwang” reicht für die Unzulässigkeit aus,
etwa dann, wenn der Kunde das Geschäft betreten muss und sich, um eine peinliche
Situation zu vermeiden, gehalten fühlt, das Produkt zu kaufen.
Wiederholt hat die Rechtsprechung auch sogenannte ”gefühlsbetonte” Werbung für
unzulässig gehalten; so etwa eine Reihe von Motiven der Benetton-Werbung – mit
dem (etwas weit hergeholten) Argument, der Werbende missbrauche die durch seine
Werbung ausgelösten Gefühle des Mitleids und der Hilflosigkeit als Mittel zur Förderung
seines eigenen Absatzes. Das Bundesverfassungsgericht hat dies anders gesehen:
die Werbung mit gefühlbetonten Inhalten sei von der Meinungsfreiheit geschützt und
daher zulässig. Es hat daher zwei anders lautende Urteile des BGH aufgehoben.
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8.8
Unzumutbare Belästigungen
Bereits mit der Neufassung des UWG im Juli 2004 wurden die Grenzen für die unaufgeforderte Werbung per Telefon, Fax und E-mail teils präzisiert, teils verschärft. 2008
wurden zudem die Grenzen nochmals enger gefasst. Darüber hinaus wurden die in
der Fassung von 2004 als Beispielsfälle aufgezählten Tatbestände, die unzumutbare
Belästigungen darstellen, nun als Spezialtatbestände ausgestaltet, bei deren Vorliegen
stets, d. h. ohne Rücksicht auf weitere Umstände des Einzelfalls, die Unzulässigkeit
der Werbung anzunehmen ist.
Danach gilt folgendes:
■
Bei der Werbung mit Briefen, Prospekten, Katalogen oder ähnlichem darf ein Verbraucher nicht hartnäckig kontaktiert werden, wenn er dies erkennbar nicht wünscht.
■
Die Werbung mittels Telefonanrufen ist gegenüber Verbrauchern nur zulässig, wenn
diese ausdrücklich und im Vorhinein ihre Einwilligung erteilt haben. Bei Werbung
gegenüber sonstigen Marktteilnehmern (also namentlich Unternehmen und Kaufleuten) reicht die mutmaßliche Einwilligung. Ein Verstoß gegen das Verbot unerlaubter
Telefonwerbung wird nun mit einer Geldbuße von bis zu EUR 50.000 geahndet.
■
Die Werbung mittels Telefax, E-mail oder automatischer Anrufmaschine erfordert
in jedem Fall, auch gegenüber Geschäftsleuten, eine vorherige ausdrückliche
Einwilligung. Auch in diesen Fällen ist eine nur tatsächliche, durch schlüssiges
Verhalten zum Ausdruck gebrachte Einwilligung nicht mehr ausreichend.
■
Eine Ausnahme gilt allerdings für die Werbung mit E-mail – diese ist (trotz fehlender
Einwilligung) dann zulässig, ”wenn (1) ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem
Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische
Postadresse erhalten hat, (2) der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung
für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet (3) der Kunde der
Verwendung nicht widersprochen hat und (4) der Kunde bei Erhebung der Adresse
und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der
Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen“
■
Unzulässig ist in jedem Fall eine Werbung mit Nachrichten, bei der die Identität
des Absenders verschleiert oder verheimlicht wird oder dem Empfänger nicht die
Möglichkeit gegeben wird, eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten
zu den Basistarifen zu versenden.
■
Wenn eine Werbung danach unzulässig ist, können Wettbewerber und Verbraucherverbände hiergegen vorgehen. Der Betroffene selbst hat nach dem UWG keine
Ansprüche (da er in aller Regel nicht in Wettbewerb zum Werbenden steht), allerdings
können sich Ansprüche aus anderen Rechtsgrundlagen ergeben (z. B. § 1004 BGB).
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23.04.10 16:07
8.9
Ausspannen von Kunden und Arbeitnehmern
Die Zahl der potentiellen Abnehmer ist begrenzt. Wer seinen Abnehmerkreis erweitern
will, muss notwendigerweise auch die Abnehmer der Konkurrenten ansprechen. Dies
gehört zu einem funktionierenden Wettbewerbssystem und ist daher grundsätzlich
erlaubt. Insbesondere ist es rechtmäßig, darauf hinzuwirken, dass die neuen Kunden
eine bestehende Vertragsbeziehung zu einem Konkurrenten auf rechtmäßige Weise
beenden.
Anders sieht es demgegenüber aus, wenn der Kunde zu einer Verletzung des bestehenden Vertrages mit dem Konkurrenten, also zum Vertragsbruch, verleitet wird. Ein
solches Verhalten entspricht nicht dem Leitbild eines fairen Leistungswettbewerbes
und ist daher unzulässig. Beispiele sind etwa die Verleitung zum sofortigen Abbruch
einer Vertriebsbeziehung mit dem Konkurrenten, obwohl nach dem Vertrag eine
Kündigungsfrist eingehalten werden muss.
Am schwierigsten zu beurteilen sind die Fälle, in denen der abgeworbene Kunde
einen bestehenden Vertrag mit dem Konkurrenten verletzt, ohne aber hierzu
von dem neuen Geschäftspartner ”verleitet” worden zu sein. Mit solchen Fällen
müssen sich die Gerichte durchaus häufig auseinandersetzen, weil das ”Verleiten”
zum Vertragsbruch meist nicht nachgewiesen werden kann. Die Grundregel ist,
dass auch das Ausnutzen fremden Vertragsbruchs zulässig ist. Etwas anderes gilt
aber, wenn weitere unlautere Umstände hinzukommen, etwa eine Herabsetzung des
Konkurrenten oder eine Täuschung des Kunden. Wettbewerbswidrig ist es auch,
wenn ein früherer Arbeitnehmer sich selbständig macht und gezielt die Kunden seines
früheren Arbeitgebers angeht, sofern er sich die Kundenlisten auf unrechtmäßige
Weise beschafft hat.
Ähnliche Grundsätze gelten bei der Abwerbung von Arbeitnehmern eines Konkurrenten. Das Verleiten des Arbeitnehmers zum Vertragsbruch gegenüber seinem früheren
Arbeitgeber ist rechtswidrig. Ansonsten müssen besondere Umstände hinzukommen,
um das Ausspannen rechtswidrig zu machen. Verboten ist beispielsweise, einen
Konkurrenten durch die Abwerbung einer größeren Zahl von Arbeitnehmern oder auch
eines einzigen besonders qualifizierten Arbeitnehmers gezielt zu schädigen.
8.10
Nachahmung
Ein besonders effizienter Weg zur Erhöhung des eigenen Absatzes ist es, das (neue
oder bessere) Produkt eines Wettbewerbers zu kopieren. Da diese Fallgruppe
unlauteren Wettbewerbs von großer praktischer Bedeutung ist und sich hierzu eine
komplizierte und auch uneinheitliche Rechtsprechung entwickelt hat, wird dieses
Problem in einem gesonderten Kapitel erörtert (siehe oben Kapitel 5.).
84
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8.11
Werbung im Internet
Wer im Inland wirbt, muss die Regeln des deutschen Wettbewerbsrechts beachten.
Dies gilt auch für ausländische Unternehmen. Richtet sich die Werbung demgegenüber
an ausländische Kunden, so gelten die Regeln des jeweiligen ausländischen nationalen
Rechts. Wer also beispielsweise in einer Fachzeitschrift inseriert, die auch im deutschsprachigen Ausland gelesen wird, muss sicherstellen, dass seine Werbung auch die
Anforderungen des schweizerischen und österreichischen Rechts erfüllt.
Nachdem nun zunehmend auch im Internet geworben wird, hat sich die Frage gestellt,
ob auf eine solche Werbung die Rechte aller Länder anzuwenden sind, in denen die
Werbung empfangen werden kann. Zwar hat jedes nationale Recht eine eigene Antwort
auf diese Frage, und in den meisten Rechtsordnungen gibt es noch keine höchstrichterlichen Entscheidungen, die hier für Klarheit sorgen würden. Zwei Grundsätze lassen
sich aber festhalten:
■
Namentlich im Bereich der EU-Länder gilt das Herkunftslandprinzip: Wenn eine
Internet-Werbung dem Recht des Staates entspricht, in dem der Werbende seinen
Sitz hat, dann kann sie wegen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht eines
anderen EU-Staates nicht angegriffen werden.
■
Ansonsten ist entscheidend, ob sich die Werbung (auch) an die Kunden und Interessenten in dem jeweiligen Land richtet. Dabei kommt es zum einen auf die Sprache
an. Eine Werbung in englischer Sprache wird von Internet-Nutzern in allen Ländern
der Welt verstanden. Zum andern ist der Inhalt von Bedeutung. Werden die Waren
oder Dienstleistungen weltweit vertrieben (namentlich: auf Bestellung über das
Internet), so sind Interessenten in der ganzen Welt angesprochen. Allerdings kann
der Werbende dies steuern, in dem er erklärt, dass das Angebot sich nicht an
Kunden in bestimmten Ländern richtet (disclaimer).
Im Ergebnis führt dies dazu, dass eine Werbung im Internet in vielen Fällen den Rechten
zahlreicher Länder entsprechen muss. Natürlich ist es wirtschaftlich unmöglich, die
Werbung in all diesen Ländern rechtlich untersuchen zu lassen. Ziel einer spezialisierten
Beratung ist es daher, mit einem möglichst geringen Aufwand einen größtmöglichen
Schutz vor Angriffen ausländischer Wettbewerber und institutioneller Wettbewerbshüter zu erreichen. Jedenfalls kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass im Ausland
ergangene Urteile ungefährlich sind, da solche Urteile in der Regel auch in Deutschland
für vollstreckbar erklärt werden können.
8.12
Rechtsfolgen von Verstößen
Bei den einzelnen Fallgruppen, die vorstehend erörtert wurden, muss man sich immer
vor Augen halten, welche Ansprüche sich hieraus für den verletzten Wettbewerber
85
23.04.10 16:07
ergeben. In erster Linie sind dies Unterlassungsansprüche; der Wettbewerber kann
verlangen, dass der Verletzer das rechtswidrige Verhalten nicht mehr wiederholt. Wenn
der Verletzer den Unterlassungsanspruch nicht freiwillig anerkennt, kann er vom Gericht
zur Unterlassung verurteilt werden. Das führt zu der Frage, wie man denn einen Unterlassungsanspruch vollstreckt (wenn sich der Verletzer an das Urteil nicht hält). Dies
geschieht dadurch, dass das Gericht bei einem erneuten Verstoß auf Antrag dessen,
der das Urteil erwirkt hat, ein Ordnungsgeld verhängt. Das Ordnungsgeld liegt je nach
Schwere des Verstoßes zwischen mehreren tausend Euro und sechsstelligen Beträgen
(Obergrenze: EUR 250.000 pro Verstoß). Leider geht das Geld nicht an den Kläger,
sondern an die Staatskasse. Unterlassungsansprüche werden meist im einstweiligen
Verfügungsverfahren durchgesetzt (zu den Einzelheiten siehe unten Kapitel 9.).
Daneben können Schadensersatzansprüche bestehen. Im Wettbewerbsrecht spielt
der Schadensersatzanspruch gegenüber dem Unterlassungsanspruch aber eine
viel geringere Rolle, weil in vielen Fällen ein nennenswerter Schaden nicht entsteht
(Beispiel: zu klein gedruckte Widerrufsbelehrung in der Werbung des Konkurrenten)
oder schwer ermittelbar ist (so ist der Nachweis, dass Umsatzeinbußen gerade aus
einem Wettbewerbsverstoß des Konkurrenten erwachsen sind, oft schwer zu führen).
Um zu verhindern, dass Unternehmen bewusst gegen Wettbewerbsrecht verstoßen
und damit ihre Gewinne erhöhen, aber außer einer kostenpflichtigen Abmahnung keine
spürbaren Sanktionen zu befürchten haben, hat der Gesetzgeber einen so genannten
”Gewinnabführungsanspruch“ eingeführt. Ein solcher Anspruch besteht, wenn der
Werbende vorsätzlich in unlauterer Weise geworben und damit einen Gewinn auf
Kosten einer Vielzahl von Abnehmern erzielt hat. Der Anspruch steht nicht den Abnehmern, sondern bestimmten (im Gesetz näher definierten) Wettbewerbsvereinen zu.
Auch diese dürfen den eingeklagten Gewinn aber nicht behalten, sondern müssen ihn
(nach Abzug ihrer Kosten) an den Bundeshaushalt abführen. Nennenswerte praktische
Bedeutung hat die Bestimmung bislang nicht.
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23.04.10 16:07
9.
Der Verletzungsprozess
Dr. Christina Hackbarth
BEITEN BURKHARDT
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-1432
Fax: +49 89 35965-2152
[email protected]
Geboren in Tübingen, 1967. Universitäten Freiburg und München (Juristisches Staatsexamen 1996; Dr. jur. 1994). Zulassung als Rechtsanwältin 1996. Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Rechtsphilosophie und Informatik, Universität München
1992 – 1993, Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch.
9.1
Die Funktion der vorgerichtlichen Abmahnung
Auseinandersetzungen bei Wettbewerbsverstößen und Verletzungen von Urheberrechten sowie gewerblichen Schutzrechten, wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder Marken, münden nicht automatisch in ein gerichtliches Verfahren. Häufig
werden sie außergerichtlich beigelegt.
Der durch die Verletzungshandlung Betroffene hat verschiedene Optionen, ein Verfahren
gegen den Verletzer einzuleiten. Erster Schritt ist im Regelfall eine Abmahnung. Bei der
Abmahnung handelt es sich um die vorprozessuale Aufforderung eines Wettbewerbers,
(Verbraucher-) Verbandes oder Vereins gegenüber einem Störer, sich für die Zukunft
zu verpflichten, einen bereits begangenen oder bevorstehenden Wettbewerbsverstoß
oder eine sonstige Schutzrechtsverletzung zu unterlassen. Diese Aufforderung ist mit
der Androhung gerichtlicher Maßnahmen verbunden für den Fall, dass die verlangte
Unterlassungserklärung nicht oder nicht fristgerecht abgegeben wird.
Bei einer unübersichtlichen Schutzrechtslage, also dann, wenn sich der durch eine
etwaige Verletzungshandlung Betroffene seiner Rechte nicht hinreichend sicher ist,
besteht auch die Möglichkeit einer sogenannten Berechtigungsanfrage. Im Rahmen
dieser Berechtigungsanfrage wird nicht sogleich eine Unterlassungserklärung gefordert,
sondern der mögliche Verletzer aufgefordert, etwaige Gegenrechte anzuzeigen.
87
23.04.10 16:07
Die Abmahnung ist gesetzlich lediglich in § 12 Abs. 1 UWG, also für das Wettbewerbsrecht, vorgesehen. Sie wird jedoch im gesamten gewerblichen Rechtsschutz
praktiziert.
Für die Abmahnung gibt es keine vorgeschriebene Form. Aus Beweisgründen ist es
aber ratsam, schriftlich abzumahnen.
Die Abmahnung ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung für ein gerichtliches Verfahren.
Allerdings ist sie grundsätzlich zu empfehlen, da der Verletzte ohne Abmahnung Gefahr
läuft, dass der spätere Beklagte den geltend gemachten Anspruch anerkennt oder
eine Unterlassungserklärung abgibt. In diesem Fall müsste der Kläger die Kosten des
Verfahrens tragen. Wer also gerichtliche Schritte einleitet, ohne abzumahnen, geht ein
erhebliches Kostenrisiko ein.
Nur in Ausnahmefällen erkennen die Gerichte an, dass eine Abmahnung entbehrlich war. Dies ist zum einen der Fall der vorauszusehenden Erfolglosigkeit: Wenn
aus der Sicht des Verletzten das Verhalten des Störers unter vernünftiger Würdigung
aller Umstände den Schluss rechtfertigt, dass dieser ohne ein gerichtliches Verbot
sein Verhalten nicht ändern wird, dann braucht dieser nicht abgemahnt zu werden.
Zum anderen ist dies der Fall der Unzumutbarkeit der Abmahnung, die jedoch nur bei
extremer Eilbedürftigkeit angenommen wird, zum Beispiel vor oder während einer
Messe, wenn eine Abmahnung nicht mehr zustellbar wäre. Angesichts moderner
Telekommunikationsmittel wie Telefax oder E-Mail ist diese Fallgruppe heute jedoch
nahezu ohne Bedeutung.
Eine Abmahnung ist schließlich dann entbehrlich, wenn mit einem etwaigen Verfügungsantrag nicht nur der Unterlassungsanspruch, sondern auch eine Beschlagnahme
von Verletzungsgegenständen durchgesetzt werden soll. In diesem Fall ist es für den
Verletzten nach der Rechtsprechung unzumutbar, vorher abzumahnen, weil ansonsten
die Gefahr bestünde, dass der Abgemahnte die von der Beschlagnahme bedrohte
Ware verschwinden lässt.
Die Abmahnung muss folgenden Inhalt haben:
■
In der Abmahnung muss der Abmahnende darlegen, warum er meint, dass ihm
der geltend gemachte Anspruch zusteht.
■
Die Abmahnung muss daher den Anlass der Beanstandung konkret bezeichnen,
Eine ausführliche rechtliche Begründung muss die Abmahnung nicht enthalten.
Es muss lediglich dargelegt werden, warum das beanstandete Verhalten nicht
zulässig ist.
■
Die Abmahnung soll dem Verletzer einen Weg aufzeigen, wie ein Prozess vermieden
werden kann. In der Regel ist dies die Aufforderung, eine vertragsstrafenbewehrte
Unterlassungserklärung abzugeben.
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23.04.10 16:07
■
Die Unterlassungsverpflichtung muss möglichst genau das zu unterlassene Verhalten
beschreiben sowie im Falle der vertragsstrafenbewehrten Unterlassungsverpflichtung das Vertragsstrafeversprechen enthalten. Die Vertragsstrafe kann dabei in das
Ermessen des Abmahnenden gestellt sein, durch einen Höchstbetrag begrenzt werden
oder eine fest bezifferte Geldsumme für jeden zukünftigen Verstoß enthalten.
■
Der Abmahnende muss dem Verletzer eine angemessene Frist zur Abgabe der
Unterlassungsverpflichtung setzen. Bei der Fristbemessung sind die widerstreitenden Interessen des Abmahnenden und des Verletzers gegeneinander abzuwägen.
Grundsätzlich dürfte eine Frist von einer Woche angemessen sein. Die Frist darf
umso kürzer sein, je eilbedürftiger die Sache ist. Sollte die von dem Abmahnenden
gesetzte Frist zu kurz bemessen sein, wird automatisch eine angemessene Frist
in Lauf gesetzt. Ist dem Verletzer die Fristeinhaltung nicht möglich, muss er sich
bei dem Abmahnenden um eine Fristverlängerung bemühen.
■
Die Abmahnung muss deutlich machen, dass bei Nichtabgabe der Erklärung die
Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe droht.
Im Rahmen der Unterlassungserklärung muss sich der Verletzer/Störer für die Zukunft
verpflichten, einen bereits begangenen Wettbewerbs- oder Schutzrechtsverstoß nicht
zu wiederholen oder einen Verstoß erst gar nicht zu begehen. Abgesichert wird diese
Verpflichtung im Falle eines bereits begangenen Verstoßes mit der Verpflichtung zur
Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe für den Fall eines erneuten Verstoßes.
Die Unterlassungserklärung muss eindeutig, unmissverständlich und grundsätzlich
vorbehaltslos sein. Eine Erklärung ohne Vertragsstrafe ist nur dann ausreichend, wenn
eine Begehungsgefahr Anlass der Abmahnung war, d.h. die Verletzungshandlung noch
nicht begangen wurde.
Der von der Abmahnung Betroffene muss stets überprüfen, ob der Abmahnende zuviel
verlangt hat, d.h. die vorformulierte Unterlassungserklärung zu weitgehend oder zu
abstrakt gefasst ist.
Wenn der Verletzer bereits wegen des Verstoßes eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungsverpflichtung gegenüber einem Dritten abgegeben hat, ist er gegenüber dem
Abmahnenden zur Aufklärung verpflichtet. Er hat dem Abmahnenden innerhalb der
gesetzten Frist den Namen und die Anschrift des Dritten sowie den Wortlaut der
gegenüber diesem abgegebenen Unterlassungsverpflichtung mitzuteilen.
9.2
Die Bedeutung des Eilverfahrens und sein Ablauf
Verweigert der Verletzer die Abgabe einer Unerlassungsverpflichtungserklärung, wird
der Verletzer regelmäßig versuchen, mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung im sogenannten Eilverfahren vorläufigen Rechtsschutz zu erhalten.
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23.04.10 16:07
Während die einstweilige Verfügung im allgemeinen Zivilrecht nur eine untergeordnete und ergänzende Funktion neben dem Rechtsschutz durch Leistungsklagen hat,
stellt sich die Situation im gewerblichen Rechtsschutz umgekehrt dar: Der vorläufige
Rechtsschutz ist das wesentliche Instrument, um schnell und wirkungsvoll ein wettbewerbswidriges oder ein Schutzrechte verletzendes Verhalten zu unterbinden. In vielen
Fällen wird der Streit bereits im Verfügungsverfahren endgültig entschieden und damit
ein langwieriges Hauptsacheverfahren entbehrlich.
Umstritten ist, ob patentrechtliche Unterlassungsansprüche im Verfügungsverfahren
durchgesetzt werden können. Wegen der Schwierigkeiten bei der Feststellung von
Patentverletzungen wird eine einstweilige Verfügung allenfalls in eindeutigen Fällen
angebracht sein.
Im Gegensatz zum Klageverfahren (Hauptsacheverfahren) beschränkt sich das Verfügungsverfahren darauf, eine vorläufige Sicherung oder eine einstweilige Regelung
eines streitigen Zustandes herbeizuführen. Das Verfügungsverfahren dient also dem
Interesse des Verletzten, innerhalb kurzer Zeit zu einem vollwertigen Unterlassungstitel
zu gelangen. Die Prüfung des Sachverhalts erfolgt in dem Verfügungsverfahren lediglich
summarisch. Gleichwohl handelt es sich bei dem erlangten Titel um eine ”vollwertige”
Entscheidung über das zugrundeliegende Rechtsverhältnis. Während der Dauer seines
Bestandes hat der Titel volle Wirkungskraft.
Voraussetzung für die Einleitung eines Verfügungsverfahrens ist, dass die Eilmaßnahme
zur Sicherung des Anspruches oder zur Regelung des Rechtsverhältnisses notwendig
ist und dass der Anspruchsteller nicht das Hauptsacheverfahren abwarten kann, weil
sonst die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert wird oder
wesentliche Nachteile drohen. Diese Gründe werden als Dringlichkeit bezeichnet.
In Wettbewerbsangelegenheiten werden diese Umstände nach § 12 Abs. 2 UWG
vermutet. Diese Vermutung wird mit der Dynamik des Konkurrenzkampfes im Markt
gerechtfertigt. Bei Schutzrechtsverletzungen sind auch die Dringlichkeitsgründe glaubhaft zu machen.
Die Voraussetzung der Dringlichkeit ist wesentlich dafür, dass bei Wettbewerbsund Schutzrechtsverletzungen schnell agiert werden muss. Wenn der Antragsteller
nämlich durch längeres Zuwarten zum Ausdruck bringt, dass ihm die Verfolgung des
Verstoßes nicht so wichtig ist, bedarf es keiner gerichtlichen Hilfe durch ein einstweiliges Verbot mehr.
Die Länge der sogenannten Dringlichkeitsfrist wird von den verschiedenen Oberlandesgerichten sehr unterschiedlich gesehen. Die Gerichte in München und Nürnberg
gehen – insoweit am strengsten – von einer Regelfrist von einem Monat zwischen
Kenntnis der Verletzungshandlung und Verfügungsantrag aus. Andere Gerichte sind
teilweise großzügiger. Sie halten im Einzelfall auch ein zweimonatiges oder darüber
hinausgehendes Zuwarten für zulässig.
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23.04.10 16:07
Neben der Dringlichkeit muss der Antragsteller die konkrete Verletzungshandlung durch
den Verletzer glaubhaft machen. Zur Glaubhaftmachung sind sämtliche Beweismittel
der Zivilprozessordnung (Urkunden, Schriftverkehr, Prospekte, Anzeigen, präsente
Zeugen, eidesstattliche Versicherungen) geeignet.
Eine Besonderheit des einstweiligen Verfügungsverfahrens besteht darin, dass eine
Anhörung des Antragsgegners nicht erforderlich ist. Dies wird mit dem Zweck des
Eilverfahrens begründet, der darin besteht, den Gegner zu überraschen und einen
nachteiligen Zeitverlust zu vermeiden.
Zuständig bei Wettbewerbsverstößen und Schutzrechtsverletzungen ist das Landgericht, in dessen Bezirk die unerlaubte Handlung begangen worden ist, d.h. irgendein
Tatbestandsmerkmal verwirklicht worden ist. Bei Wettbewerbsverstößen ist dies nicht
nur der Ort der Tathandlung, sondern auch der Ort der Verletzungserfolge. In einzelnen
Bundesländern sind Spezialzuständigkeiten einzelner Landgerichte vorgesehen.
Wenn ein potentieller Verletzer die Abgabe der Unterlassungsverpflichtungserklärung
verweigert, er also mit der Einreichung eines Verfügungsantrages rechnen muss, kann
er seine Position durch Einreichung einer Schutzschrift verbessern. Die Schutzschrift ist
gesetzlich nicht geregelt. Sie wird jedoch als zulässiges Instrument des angegriffenen
Verletzers angesehen, sich rechtliches Gehör zu verschaffen. In der Schutzschrift kann
der Störer die tatsächliche und rechtliche Situation aus seiner Sicht darstellen und so
versuchen, den Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung zu
verhindern.
Hält das Gericht den Verfügungsantrag für glaubhaft gemacht und begründet (auch
nach Berücksichtigung der Schutzschrift), so wird trotz des Ausnahmecharakters in
der Regel die einstweilige Verfügung durch Beschluss, d.h. ohne mündliche Verhandlung erlassen. Hat das Gericht dagegen Zweifel an der Begründung und liegt eine
Schutzschrift mit erheblichem Vorbringen vor, über die man verhandeln muss, wird
eine mündliche Verhandlung anberaumt.
Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung ergeht ein Endurteil, das, ebenso wie
die Beschlussverfügung, dem Gegner zugestellt werden muss. Die Zustellung muss
innerhalb eines Monats nach der Verkündung der Entscheidung geschehen. Unterlässt
der Antragsteller diese Vollziehung – beispielsweise wegen Vergleichsgesprächen –,
besteht für den Gegner nach Ablauf der genannten Frist die Möglichkeit, die einstweilige Verfügung wegen ”veränderter Umstände” im Widerspruchswege aufheben
zu lassen; die Kosten trägt dann der Antragsteller.
Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung ist diese unverzüglich zu beachten. Dies
bedeutet, dass sämtliche Verletzungshandlungen gestoppt werden müssen und alle
Mitarbeiter eines Unternehmens angewiesen werden müssen, das Gebot der einstweiligen Verfügung zu beachten. Insbesondere in größeren Unternehmen sollte eine
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23.04.10 16:07
derartige Weisung schriftlich erfolgen, um im Falle einer von einem Mitarbeiter zu
verantwortenden Verletzung im Ordnungsmittelverfahren dem Vorwurf einer schuldhaften Handlung entgegnen zu können. Verstößt der Verletzer nämlich schuldhaft gegen
eine einstweilige Verfügung, kann durch das Landgericht auf Antrag des Verletzten ein
Ordnungsgeld verhängt werden.
Sofern eine einstweilige Verfügung durch Beschluss ergeht, hat der Antragsgegner
die Möglichkeit, dagegen unbefristet Widerspruch einzulegen. Über den Widerspruch
wird in einer mündlichen Verhandlung entschieden. Möglich ist auch, dass der Antragsgegner den Verfügungsanspruch in der Sache anerkennt und lediglich Kostenwiderspruch einlegt. Kostenwiderspruch wird stets dann eingelegt, wenn der Antragsgegner
der Auffassung ist, dass er für die gerichtlichen Maßnahmen keinen Anlass geboten
hat, sei es, weil er nicht abgemahnt wurde oder die Abmahnfrist zu kurz war.
Das Widerspruchsverfahren endet entweder durch ein Bestätigungs- oder ein Aufhebungsurteil. Gegen diese Urteile kann Berufung eingelegt werden. Das Berufungsurteil
ist im einstweiligen Verfügungsverfahren jedoch abschließend, eine Revision ist nicht
möglich.
Erweist sich die einstweilige Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt oder wird
sie wegen Versäumnis der Frist zur Hauptklageerhebung aufgehoben, so ist der Verfügungsgläubiger verschuldensunabhängig schadensersatzpflichtig. Zu ersetzen ist
der Schaden, der dem Antragsgegner aus der Vollziehung der einstweiligen Verfügung
entstanden ist.
Zeichnet sich im Verfügungsverfahren ab, dass ein Verstoß offenkundig ist, kann
der Verletzer – zur Vermeidung eines Hauptsacheverfahrens – eine sogenannte
Abschlusserklärung abgeben. Mit dieser Erklärung erkennt er die einstweilige Verfügung zwischen den Parteien als endgültige Regelung an und verzichtet auf sein Widerspruchs-, Fristsetzungs- und Aufhebungsrecht sowie auf weitere Rechtsmittel. Statt der
Abschlusserklärung kann er auch eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung
abgeben. Das einstweilige Verfügungsverfahren wird dann von beiden Parteien für
erledigt erklärt.
9.3
Die Bedeutung des Hauptsacheverfahren
Im Gegensatz zum Verfügungsverfahren dient das Hauptsacheverfahren dazu, die
Sache selbst zu erledigen. Da die einstweilige Verfügung während der Zeit ihres
Bestehens stets wieder aufgehoben werden kann, besteht das Bedürfnis, die
endgültige Berechtigung des geltend gemachten Anspruches in einem ordentlichen
Prozess überprüfen und klären zu lassen. Ist eine Einigung im Verfügungsverfahren
nicht abzusehen, ist es die einzige Möglichkeit, die Angelegenheit zwischen den
Parteien abschließend zu regeln.
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Der Antragsteller des Verfügungsverfahrens kann jederzeit neben dem Verfügungsantrag auch Hauptsacheklage erheben; er muss nicht abwarten, bis das Verfügungsverfahren abgeschlossen ist. Bei gleichzeitigem Vorgehen im Verfügungs- und
Hauptsacheverfahren besteht jedoch ein erhebliches Kostenrisiko.
Ist eine einstweilige Verfügung bereits ergangen, muss dem Antragsgegner vor Erhebung der Hauptsacheklage die Chance gegeben werden, das Hauptsacheverfahren zu
vermeiden. Er muss noch einmal abgemahnt und zur Abgabe der Abschlusserklärung
aufgefordert werden.
Vorteil des Hauptsacheverfahrens ist, dass neben dem Unterlassungsanspruch auch
Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Üblicherweise wird zunächst ein Anspruch auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung eines
Schadensersatzes erhoben, da Schadensersatzansprüche insbesondere in wettbewerbsrechtlichen Verfahren nur schwer beziffert werden können.
Das Hauptsacheverfahren hat für den Kläger den Vorteil, dass gegen die Entscheidung
des Oberlandesgerichts Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden kann, wenn
diese bei einer grundsätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen ist.
93
23.04.10 16:07
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23.04.10 16:07
10. Folgen von Schutzrechtsverletzungen
Dr. Matthias Schote
BEITEN BURKHARDT
Kurfürstenstraße 72-74
10787 Berlin
Tel.: +49 30 26471-318
Fax: +49 30 26471-123
[email protected]
Geboren in Braunschweig, 1965. Studium der Rechtswissenschaften an den
Universitäten Bonn, Göttingen und Marburg (Zweites Juristisches Staatsexamen 1998;
Dr. iur. 1998). Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europarecht der
Universität Göttingen (1993 – 1997); Veröffentlichungen in den Bereichen Rundfunkrecht (1998), Wettbewerbs- und Urheberrecht (2005-2007) und Prozessrecht
(2008). Mitglied: GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht e.V.; Sprachen: Deutsch, Englisch.
10.1
Übersicht der Sanktionen
Verletzungen von Schutzrechten können zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich
ziehen sowie Maßnahmen der Zollbehörden auslösen.
Die zivilrechtlichen Ansprüche haben ihren Ursprung in den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), sind aber in den einzelnen Gesetzen zum Schutz
des geistigen Eigentums (insbesondere im Marken-, Patent-, Urheber- sowie im
Geschmacks- und Gebrauchsmustergesetz) jeweils speziell geregelt. Die Systematik
der einzelnen Ansprüche und ihre Voraussetzungen decken sich in weiten Teilen; geringfügige Abweichungen sind im Wesentlichen durch Besonderheiten des jeweiligen
Schutzrechtes bedingt. Zu den zivilrechtlichen Ansprüchen zählen insbesondere die
Unterlassungs-, Schadensersatz- und Beseitigungsansprüche.
Im Falle einer vorsätzlichen Begehung können Verletzungen von Schutzrechten
des geistigen Eigentums darüber hinaus auch strafrechtlich verfolgt werden. Einem
Verletzer, der die Tat vorsätzlich begangen hat, drohen Freiheits- oder Geldstrafen.
In Bezug auf die schutzrechtsverletzenden Waren drohen Einziehung und Verfall.
95
23.04.10 16:07
Zur Eindämmung des weltweiten Handels mit schutzrechtsverletzenden Waren besteht
zudem die Möglichkeit der Beschlagnahme an den Grenzen.
In den letzten Jahrzehnten sah sich der Gesetzgeber dennoch mit einem dramatischen
Anstieg der Produktpiraterie konfrontiert. Mittlerweile wird der Anteil von Fälschungen
und Nachahmungen auf ca. 10% des Welthandels geschätzt. Schutzrechtsverletzungen
durch Produktpiraterie vernichten allein in Deutschland mehr als 70.000 Arbeitsplätze
und verursachen weltweit einen Schaden von ca. EUR 300 Mrd. Bereits im Jahr 1990
hat der Gesetzgeber daher durch das ”Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen
Eigentums zur Bekämpfung der Produktpiraterie“ (kurz: ”Produktpirateriegesetz”) für
die Schutzrechtsinhaber erweiterte Auskunftsansprüche vorgesehen, um über die
oft bestehende Beweisnot hinwegzuhelfen und die Durchsetzbarkeit zivilrechtlicher
Ansprüche aus Schutzrechtsverletzungen zu erleichtern.
Noch weitergehende Rechte sieht die EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums vor (kurz: ”Enforcement-Richtlinie”), die in deutsches Recht
umgesetzt wurde. Sie erweitert nochmals die Auskunftsrechte auf Dritte (bspw.
Internet-Provider oder Spediteure), führt einen Anspruch auf Besichtigung möglicher
schutzrechtsverletzender Gegenstände auch in den Geschäftsräumen Dritter ein sowie
einen Anspruch auf Rückruf von Produkten aus den Vertriebswegen.
10.2
Die zivilrechtlichen Ansprüche im gewerblichen
Rechtsschutz
10.2.1 Der Unterlassungsanspruch
Der Unterlassungsanspruch dient der Verhinderung zukünftiger – erstmaliger oder
wiederholter – Rechtsverletzungen. In Anbetracht der Tatsache, dass der durch Verletzungen von Schutzrechten des geistigen Eigentums entstandene Schaden häufig nur
schwer zu kompensieren ist, kommt dem Unterlassungsanspruch eine wesentliche
Bedeutung zu. Der Unterlassungsanspruch kann als Verletzungsunterlassungsanspruch
nach einer bereits verwirklichten Verletzungshandlung oder als vorbeugender Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden. Ein Verschulden des Schutzrechtsverletzers
ist nicht Voraussetzung.
Der Verletzungsunterlassungsanspruch setzt eine konkrete Verletzungshandlung und
eine Wiederholungsgefahr voraus. Dabei wird die Wiederholungsgefahr zu Lasten eines
Verletzers vermutet, wenn dieser die Handlung im geschäftlichen Verkehr begangen
hat. Die Wiederholungsgefahr kann allein durch die Abgabe einer ”strafbewehrten
Unterlassungserklärung“ ausgeräumt werden, zu deren Abgabe im Vorfeld einer
gerichtlichen Auseinandersetzung regelmäßig mit einer ”Abmahnung“ aufgefordert
wird (vgl. hierzu Kapitel 9.).
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23.04.10 16:07
Ein vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht, wenn ernsthafte und greifbare
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein rechtswidriger Eingriff in die Rechte eines
Schutzrechtsinhabers in Zukunft begangen wird. Zur Beseitigung einer solchen Erstbegehungsgefahr reicht es aber aus, dass der potentielle Verletzer erklärt, die beanstandete Verletzungshandlung nicht vorzunehmen. Die Abgabe einer – regelmäßig
mit Kosten verbundenen – strafbewehrten Unterlassungserklärung ist in diesem Fall
nicht erforderlich.
Unterlassungsgebote können gerichtlich durch Urteile im ordentlichen Verfahren oder –
in der Praxis sehr häufig – im Eilverfahren durch einstweilige Verfügung ausgesprochen
werden. Verstöße des Verletzers gegen das gerichtlich ausgesprochene Unterlassungsgebot werden durch Ordnungsgeld bis zu EUR 250.000,– oder durch Ordnungshaft
von bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, geahndet.
10.2.2 Der Beseitigungsanspruch
Die Verurteilung eines Schutzrechtsverletzers zur Unterlassung oder zur Zahlung von
Schadensersatz ist nicht immer geeignet, schutzrechtsverletzendes Unrecht zu neutralisieren. Häufig wirken Verletzungshandlungen fort, ohne dass es weiterer Handlungen
bedarf. Aus diesem Grund steht dem Verletzten ein Anspruch auf Beseitigung zu, um
die Quelle des fortdauernden Störungszustandes zu beseitigen. Ein fortdauernder
Störungszustand besteht beispielsweise in dem Eintrag einer unzulässigen Firma, einer
Marke, die mit einer anderen verwechslungsfähig ist, oder auch in dem Umstand, dass
der Verletzer schutzrechtsverletzende Waren in den Verkehr gebracht hat, die – über
Zwischenhändler – weiterhin an Endabnehmer veräußert werden.
Der Beseitigungsanspruch ist wie der Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig
und setzt voraus, dass ein in die Rechte eines Schutzrechtsinhabers eingreifender
Störungszustand besteht, den dieser nicht zu dulden braucht. Der Anspruch entsteht
unabhängig davon, ob das den Zustand hervorrufende Verhalten rechtswidrig war. Ausreichend ist, dass ein ursprünglich gerechtfertigtes Verhalten einen Störungszustand
ausgelöst hat, der – nach Wegfall des Rechtfertigungsgrundes – aktuell in fremde
Rechte eingreift. Hatte der Verletzte der störenden Handlung allerdings ursprünglich
zugestimmt, so steht dem Recht auf Beseitigung die Pflicht des Verletzers zur Duldung
des Zustands entgegen.
Im Rahmen des Beseitigungsanspruches kann der Verletzte Löschung der rechtswidrig
eingetragenen Marken oder Firmen sowie den Rückruf von schutzrechtsverletzenden
Waren verlangen. Die Durchsetzung von Beseitigungsansprüchen kann tatsächlich
unmöglich sein, wenn beispielsweise ein Druckerzeugnis mit einer unwahren Tatsachenbehauptung bereits veröffentlicht und verbreitet ist. In diesen Fällen sind etwa
der Widerruf von Behauptungen oder die Veröffentlichung einer Gegendarstellung die
geeigneten Maßnahmen, um das Interesse des Vertletzten zu wahren.
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Die wohl härteste Unterform des Beseitigungsanspruches ist der Anspruch auf
Vernichtung. Der Schutzrechtsinhaber kann beispielsweise die Vernichtung der im
Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen schutzrechtsverletzenden Gegenstände (z.B. gefälschte oder mit fremden Marken versehene Waren) verlangen.
Da eine Vernichtung endgültig und nicht umkehrbar ist, kommt sie grundsätzlich nur
in Betracht, soweit nicht weniger einschneidende Maßnahmen zur Verfügung stehen,
um das Recht des Verletzten zu schützen.
Im Falle des Vertriebs von Waren unter Nutzung einer fremden Marke kommt gegebenenfalls die Möglichkeit in Betracht, dass der Verletzte als ”milderes Mittel“ die
rechtswidrig verwendete Marke überklebt oder entfernt und dann die so veränderten
Waren weiter vertreibt. Auch Vorrichtungen, mit deren Hilfe schutzrechtsverletzende
Waren hergestellt wurden, müssen vernichtet werden, sofern sie nicht auch für andere
– rechtmäßige – Zwecke benutzt werden können.
Im Gegensatz zu dem Unterlassungsanspruch ist die Durchsetzung des Beseitigungsanspruchs im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens selten, da dieses
Eilverfahren nur vorläufige Maßnahmen erlaubt. In Betracht kommt aber die Sicherstellung (”Sequestration”) von Gegenständen durch den Gerichtsvollzieher, um sie dem
Zugriff des Gegners zu entziehen und für eine spätere Beseitigung oder Vernichtung
zu sichern.
10.2.3 Der Schadensersatzanspruch
Der Schadensersatzanspruch gewährt einen Ausgleich für bereits begangene Schutzrechtsverletzungen. Anders als der Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung setzt
der Schadensersatzanspruch ein Verschulden in Bezug auf die Verletzungshandlung
voraus, also vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln des Verletzers.
Der Schadensersatzanspruch dient dem Zweck, die wirtschaftlichen Nachteile des
Verletzten auszugleichen. Der Schutzrechtsinhaber ist so zu stellen, als wäre die Schutzrechtsverletzung nicht begangen und in seine Rechte nicht eingegriffen worden. In der
Praxis gestaltet sich die konkrete Bezifferung des Schadensersatzanspruches allerdings
oftmals schwierig: Der Hersteller bekannter Qualitätsprodukte beispielsweise vermag
schwer zu beziffern und nachzuweisen, inwieweit ihn der Handel mit Nachahmungsprodukten wirtschaftlich schädigt.
Aus diesem Grund wird dem Verletzten für den Fall eines Eingriffs in seine Immaterialgüterrechte und vergleichbare Rechtspositionen die Wahlmöglichkeit zwischen
verschiedenen Schadensberechnungen zugebilligt. Im Rahmen dieser so genannten
dreifachen Schadensberechnung kann der Verletzte statt der (mühsamen) Berechnung
des ihm konkret entstandenen Schadens eine fiktive Lizenzgebühr oder die Herausgabe
des Verletzergewinns verlangen.
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10.2.4 Der Auskunftsanspruch
Um dem Verletzten die Durchsetzung insbesondere des Schadensersatz- und Beseitigungsanspruches zu erleichtern, hat der Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung
der Enforcement-Richtlinie erweiterte Auskunftsansprüche gegen den Verletzer
eingeführt.
Voraussetzung für den Auskunftsanspruch ist das Bestehen eines Hauptanspruches
auf Beseitigung oder Schadensersatz. Der Auskunftsanspruch ist insoweit ein Hilfsanspruch, der das Ziel hat, den Umfang des Hauptanspruches zu klären. Nur wenn
feststeht, dass der Verletzte grundsätzlich zum Schadensersatz verpflichtet ist, kann
der Verletzte, beispielsweise zur Bezifferung seines Anspruches, Auskunft über den
durch die Verletzungshandlung erzielten Gewinn verlangen. Eine Ausforschung mit
dem Ziel festzustellen, ob überhaupt eine Verletzungshandlung vorliegt, ist auf diesem
Weg unzulässig. Der Anspruchsgläubiger ist ferner gehalten, zunächst sämtliche ihm
zur Verfügung stehenden Informationsmöglichkeiten auszuschöpfen, bevor er den
Auskunftspflichtigen in Anspruch nimmt.
Die seit Einführung des Produktpirateriegesetzes bestehenden Auskunftspflichten
des Verletzers haben sich zu wichtigen Instrumenten bei der Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstößen entwickelt: Neben dem Anspruch auf
Rechnungslegung kann der Verletzte auch Auskunft über Namen und Anschriften der
Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie Angaben über gewerbliche
Abnehmer und Auftraggeber fordern. Diese Drittauskunft kann im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens innerhalb von wenigen Tagen seit Kenntnisnahme von
der Verletzungshandlung gerichtlich angeordnet werden. Auf diese Weise ist es möglich, rasch auch die Vertriebswege der schutzrechtsverletzenden Waren aufzuklären.
Art, Inhalt und Umfang des Auskunftsanspruches werden nach den Umständen im
Einzelfall festgesetzt. Zu berücksichtigen sind neben den schutzwürdigen Belangen des
Verletzten auf Durchsetzung seiner Schadensersatz- oder Beseitigungsansprüche auch
solche des Verletzers die seinen Geschäftsbetrieb betreffen, wie sein Interesse an einer
Geheimhaltung wichtiger Informationen, Um diesem Geheimhaltungsinteresse des
Verletzers Rechnung zu tragen, kann ein so genannter ”Wirtschaftsprüfervorbehalt“
in das Urteil aufgenommen werden. Dieser gibt dem Verletzer das Recht, Angaben,
deren Offenbarung gegenüber dem Konkurrenten nicht zumutbar ist, lediglich einem
vom Verletzten auszuwählenden (zur Verschwiegenheit verpflichteten) Wirtschaftsprüfer mitzuteilen.
Mit der Enforcement-Richtlinie wurde der Kreis der auskunftspflichtigen Personen
erweitert. Der Auskunftsanspruch besteht auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte, rechtsverletzende
Dienstleistungen in Anspruch nahm oder an der Herstellung, Erzeugung oder am
Vertrieb solcher Erzeugnisse beteiligt war. Der Gesetzgeber gibt den Inhabern von
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Schutzrechten damit nunmehr weitgehende Möglichkeiten, über Auskunftsansprüche
gegen eine Vielzahl von Beteiligten die Tatsachen zu erfahren und aufzuklären, die für
die Begründung seiner Ansprüche zur Durchsetzung vor Gericht notwendig sind.
10.2.5 Der Besichtigungsanspruch
Mit der Umsetzung der Enforcement-Richtlinie steht Schutzrechtsinhabern darüber
hinaus nunmehr auch ein gesetzlicher Anspruch auf Besichtigung von Sachen oder
Urkunden zu. Dieser Besichtigungsanspruch dient dazu, auch bei einer noch unsicheren
Beweislage eine Klärung des Sachverhaltes zu ermöglichen: Es muss nur eine ”hinreichende Wahrscheinlichkeit” für eine Verletzung von Schutzrechten bestehen. Anders
als nach der früheren Gesetzeslage erhalten die Inhaber von Schutzrechten damit eine
Möglichkeit zur Ausforschung für den Fall von Schutzrechtsverletzungen.
Der Besichtigungsanspruch ist eine ebenso einschneidende wie wirksame Maßnahme,
da er innerhalb weniger Tage durch eine einstweilige Verfügung durchgesetzt werden kann, ohne dass vorher die Gegenseite angehört wird oder von dem Verfahren
erfährt. Der Besichtigungsanspruch ermöglicht beispielsweise die Durchsuchung von
Geschäfts- und Produktionsräumen von Mitbewerbern sowie die Sicherstellung von
Unterlagen und eine Prüfung durch Sachverständige und damit den Eingriff in sensible,
dem Zugriff durch Dritte üblicherweise verschlossene Sphären. Der Besichtigungsanspruch kann auch das Recht auf Einsicht von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen
des mutmaßlichen Verletzers umfassen. Damit wird Schutzrechtsinhabern ein ähnlich
wirksames Recht zur Durchsuchung gegeben, wie es bisher nur den Strafverfolgungsbehörden vorbehalten war.
10.3
Die strafrechtlichen Sanktionen sowie die Beschlagnahme
10.3.1 Straftatbestände
Die vorsätzliche Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten ist
nach den jeweiligen spezialgesetzlichen Regelungen strafbar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Im Falle gewerbsmäßigen Handelns kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe ausgesprochen
werden. Zu beachten ist, dass die Strafverfolgungsbehörden oftmals nur auf Auftrag
des Verletzten tätig werden, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörden wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von
Amts wegen für geboten halten.
Der Import schutzrechtsverletzender Ware erfüllt meist gleichzeitig die steuerrechtlichen Straftatbestände der Steuerhinterziehung (§ 370 AO), der Steuerhehlerei
(§ 374 AO) sowie des Bannbruchs (§ 372 AO).
100
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10.3.2 Einziehung und Verfall
Auch im Rahmen der strafrechtlichen Bestimmungen können – entsprechend der
zivilrechtlichen Herausgabe des Verletzergewinns – Vermögensvorteile, die aus der
Schutzrechtsverletzung stammen, abgeschöpft werden (Verfall). Darüber hinaus
können Gegenstände, die durch Straftaten entstanden sind bzw. im Rahmen von
Straftaten hergestellt wurden sowie solche Gegenstände, die bei der Begehung oder
der Vorbereitung der Straftatbestände verwandt wurden, eingezogen werden. Dies
entspricht der Vernichtung im zivilrechtlichen Verfahren.
10.3.3 Grenzbeschlagnahme
Insbesondere im Bereich der Nachahmung von bekannten Markenprodukten besteht
die Schwierigkeit, dass die Imitationen häufig im Ausland hergestellt und sodann zum
Vertrieb in großem Umfang nach Deutschland eingeführt werden. Das Produktpirateriegesetz bietet aus diesem Grund die Möglichkeit der Beschlagnahme schutzrechtsverletzender Ware an der Grenze, um schon den Import zu unterbinden.
Eine Beschlagnahme kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsverletzung offensichtlich
ist. Der Schutzrechtsinhaber hat einen entsprechenden Antrag bei der Oberfinanzdirektion zu stellen, der grundsätzlich für 2 Jahre Wirkung behält, und eine Sicherheit
zu leisten. Waren, deren Beschlagnahme der Eigentümer nicht innerhalb von 2 Wochen
widerspricht, werden von der Zollbehörde eingezogen und vernichtet.
Mittlerweile werden pro Jahr durch Maßnahmen der Grenzbeschlagnahme Pirateriewaren im Wert von mehreren hundert Millionen Euro beschlagnahmt. Die Grenzbeschlagnahme ist somit ein effizientes Mittel, um zu verhindern, dass im Ausland
produzierte schutzrechtsverletzende Ware überhaupt im Inland in den Verkehr
gelangt.
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11. Wesentliche Bestimmungen in
Lizenzverträgen
Matthias W. Stecher
11.1
Vorbemerkung: Kartellrecht
Viele Lizenzverträge sehen eine Exklusivität zu Gunsten des Lizenznehmers oder
sonstige Wettbewerbsbeschränkungen für eine der Parteien vor. Daher sind solche
Lizenzverträge häufi g geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel spürbar zu
beeinträchtigen, und können daher nach Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag unwirksam
sein. Allerdings erlaubt Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag die Freistellung bestimmter
Gruppen von Vereinbarungen von der Anwendung des Artikel 81 Absatz 1, falls sie
bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Verordnungen, die diese Freistellung vorshen, werden als ”Gruppenfreistellungsverordnungen“ bezeichnet. Die Gruppenfreistellungsverordnung, die auf Patent- und Know-how-Lizenzverträge Anwendung findet, ist
die Verordnung (EG) Nr. 772/2004 (im folgenden ”Technologietransfer-Verordnung“
oder ”TTVO“).
Die TTVO bestimmt, dass Artikel 81 Absatz 1 keine Anwendung findet auf ”Technologietransfer-Vereinbarungen“ (dies sind insbesondere reine Patent- und reine
Know-how- Lizenzverträge sowie gemischte Patent- und Know-how-Lizenzverträge),
wenn die Vertragspartner bestimmte Marktanteilsschwellen nicht überschreiten
und der Vertrag bestimmte wettbewerbsbeschränkende Klauseln nicht enthält.
Da Artikel 81 EG-Vertrag im Zusammenspiel mit den Bestimmungen der TTVO wohl
die wichtigsten Beschränkungen der Freiheit von Lizenzgeber und Lizenznehmer sind,
ihre vertragliche Beziehung zu regeln, wird nachfolgend wiederholt auf diese Bestimmungen Bezug genommen.
Zu ergänzen ist, dass (Lizenz-) Verträge den innergemeinschaftlichen Handel dann nicht
spürbar beeinträchtigen, wenn der gemeinsame Marktanteil der Parteien nicht höher ist
als 10% des Marktes, der von dem Vertrag betroffen ist, falls die Parteien Wettbewerber
sind (und nicht höher ist als 15%, wenn die Parteien keine Wettbewerber sind). Dies
wird geregelt in der so genannten Bagatellbekanntmachung der EG-Kommission vom
22.12.2001. Darüber hinaus sind nach Auffassung der Kommission Verträge zwischen
Unternehmen mit weniger als 350 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von weniger
als EUR 40 Mio. oder einer Bilanzsumme von nicht mehr als EUR 27. Mio. ”selten“
geeignet, den Handel zwischen Mitgliedsstaaten spürbar zu beeinträchtigen.
103
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Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen sind auch nach
§ 1 des deutschen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verboten.
Wie das europäische Recht sieht auch § 2 GWB eine Freistellung vor und bestimmt
insbesondere, dass die europäischen Gruppenfreistellungsverordnungen entsprechend
gelten. Soweit also in diesem Beitrag auf die Regelungen der TTVO Bezug genommen
wird, gelten die Hinweise auch dann, wenn die Wettbewerbsbeschränkung nur regionale Auswirkungen hat (also nicht geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedsstaaten
zu beeinträchtigen).
11.2
Die wesentlichen Bestimmungen im Einzelnen
11.2.1 Parteien
Man könnte glauben, dass bei Beginn von Verhandlungen stets klar ist, wer die Parteien
des Lizenzvertrages sein sollen. Jedoch trifft dies nicht immer zu, insbesondere dann
nicht, wenn Unternehmensgruppen beteiligt sind. Auf der Seite des Lizenzgebers ist
es denkbar, dass die Gesellschaft, die die Lizenz gewähren will, nicht die Inhaberin des
Patents (oder aller betroffenen Patente) ist, die von der Lizenz umfasst sind. In diesem
Fall kann ein zusätzlicher Lizenzvertrag zwischen dem Lizenzgeber und dem Inhaber
des Patents notwendig sein. Dies kann die Position des Lizenznehmers schwächen, da
der Lizenzgeber aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Lizenznehmers liegen,
von der Lizenz ”abgeschnitten“ werden kann.
Was die Seite des Lizenznehmers betrifft, so kann der Lizenzgeber ein Interesse daran
haben, die Hauptgesellschaft eines Konzerns als Vertragspartner zu haben, und nicht
nur die Tochtergesellschaft, die die Lizenz tatsächlich nutzt. In anderen Fällen kann
es für eine oder für beide Seiten aus steuerlichen Gründen sinnvoll sein, die Lizenz
nicht direkt zu gewähren, sondern mittel einer Drittgesellschaft, die ihren Sitz in einem
Land mit günstiger Besteuerung hat. Im Interesse der Steuerersparnis ist auch daran
zu denken, das Patent an ein anderes Unternehmen derselben Gruppe zu übertragen,
bevor die Lizenz gewährt wird.
11.2.2 Gegenstand der Lizenz
Die Patente, auf die sich die Lizenz bezieht, sollten zur Vermeidung von Missverständnissen in einem frühen Stadium der Verhandlungen definiert werden. Eine Liste dieser
Patente wird dem Vertrag üblicherweise als Anlage beigefügt.
Die Definierung des Know-how, das lizenziert wird, ist meist weitaus schwieriger als
die Festlegung der Patente. Artikel 1 Absatz 1 i) TTVO verlangt, dass das Know-how
”identifiziert“ ist, mit anderen Worten, dass es im Lizenzvertrag oder in einem getrennten Dokument so beschrieben ist, dass überprüft werden kann, ob es ”geheim“ und
104
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”wesentlich“ ist. Beispielsweise kann Know-how identifiziert werden durch Bezugnahme auf eine Dokumentation von Testserien und ihrer Resultate, Konstruktionszeichnungen, Flowcharts, Datenträger, gefilmte Produktionsprozesse usw. Natürlich ist das
”Identifizieren“ des Know-how während der Verhandlungsphase nicht gleichbedeutend
mit seiner Aufdeckung gegenüber dem Lizenznehmer.
Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, große Sorgfalt auf die Definierung des Gegenstandes eines Lizenzvertrages zu verwenden. Die ganzen feinziselierten Bestimmungen
des Vertrages helfen wenig, wenn unklar ist, worauf genau sie sich beziehen.
Ferner müssen die Parteien festlegen, auf welche Arten der Lizenznehmer die Patente
nutzen darf. In den meisten Fällen erstreckt sich die Lizenz auf die Herstellung, den
Vertrieb und den Gebrauch des geschützten Gegenstandes. Möglich ist aber auch, dass
sich die Lizenz auf die bloße Herstellung des Gegenstandes beschränkt, der dann vom
Lizenzgeber selbst vertrieben wird. Bei Verfahrenspatenten kann der Lizenznehmer
darauf beschränkt werden, das Verfahren anzuwenden. In einem Forschungs- und
Entwicklungsvertrag will sich der Lizenznehmer möglicherweise darauf beschränken,
den Gebrauch des Gegenstandes zu erlauben.
Schließlich kann die Nutzung des Patents auf einen bestimmten technischen Anwendungsbereich beschränkt werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Lizenznehmer
ein recht kleines Unternehmen ist, das nicht die Möglichkeit hat, die Lizenz für alle
möglichen Anwendungsgebiete zu nutzen.
11.2.3 Vertragsgebiet
Das Gebiet, auf das sich die Lizenz bezieht, muss genau festgelegt werden. Beispielsweise müssen die Parteien entscheiden, ob sich die Lizenz auf ”England“ erstreckt
oder auf ”Großbritannien“ (was auch Schottland und Wales umfasst) oder das
”Vereinigte Königreich“ (was zusätzlich noch Nordirland umfasst). Eine Exklusivlizenz
für ”Frankreich“ kann in Konflikt geraten mit früher erteilten Exklusivlizenzen für
bestimmte karibische Inseln, zu denen Guadeloupe und Martinique gehören. Wenn
auf die ”Europäische Gemeinschaft“ Bezug genommen wird, ist klarzustellen, ob dies
die EG- Mitgliedsstaaten im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung meint oder zum
jeweiligen Zeitpunkt während der Laufzeit.
Wichtig ist es, daran zu denken, dass eine Lizenz nur für diejenigen Länder gewährt
werden kann, in denen Patentschutz besteht. In allen anderen Ländern kann jedermann
(einschließlich des Lizenznehmers) die Erfindung frei benutzen. Eine Verpflichtung
des Lizenznehmers, die Produkte nicht in Ländern herzustellen und zu vertreiben, in
denen kein Patentschutz besteht, wäre unwirksam nach EG-Wettbewerbsrecht und
möglicherweise auch nach dem anwendbaren nationalen Kartellrecht.
105
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11.2.4 Übertragung, Unterlizenzen
Regelmäßig wird der Lizenzgeber die Übertragung des Lizenzvertrages auf einen anderen Lizenznehmer verbieten oder sie zumindest von seiner vorherigen schriftlichen
Zustimmung abhängig machen. Nach deutschem Recht gilt dies ohnehin, auch wenn es
nicht ausdrücklich geregelt ist. Entsprechendes gilt für das Recht des Lizenznehmers,
Unterlizenzen zu gewähren. Der Lizenznehmer mag aber ein Interesse daran haben,
die Lizenz an seine Tochterunternehmen oder an Unternehmen, von denen er direkt
oder indirekt kontrolliert wird, zu übertragen.
11.2.5 Ausschließlichkeit und ähnliche Beschränkungen
Üblicherweise möchte der Lizenznehmer keine Wettbewerber in seinem Vertragsgebiet haben. Dies ermöglicht es ihm, die Preise hoch zu halten. Außerdem kann die
Entwicklung eines marktfähigen Produkts auf der Grundlage des Patents erhebliche
Investitionen erfordern, die der Lizenznehmer wieder hereinholen will. Andererseits
kann auch der Lizenzgeber einen höheren Lizenzsatz erzielen, wenn er bereit ist,
eine ausschließliche Lizenz zu gewähren. Aus diesen Gründen sind ausschließliche
(exklusive) Lizenzen häufiger als einfache Lizenzen.
Der Grad der Ausschließlichkeit kann modifiziert werden. So kann sich beispielsweise
der Lizenzgeber verpflichten, keine weiteren Lizenznehmer zu ernennen, aber sich
das Recht vorbehalten, selbst das Patent im Vertragsgebiet zu nutzen (im Englischen
häufig als ”sole license“ bezeichnet). Der Lizenzgeber kann ferner Ausschließlichkeit
gewähren, aber einen namentlich benannten anderen Lizenznehmer (oder mehrere)
hiervon ausnehmen.
Andererseits können die Parteien auch daran interessiert sein, bestimmte Beschränkungen für die Tätigkeit des Lizenznehmers vorzusehen. Beispielsweise kann sich
der Lizenznehmer verpflichten, das Lizenzprodukt nicht außerhalb des Lizenzgebietes
herzustellen (vergleiche Artikel 4 Absatz 1 c. ii. TTVO). Der Lizenznehmer kann sich
auch verpflichten, keine aktiven Verkäufe in Gebiete, die dem Lizenzgeber oder anderen
Lizenznehmern vorbehalten sind, vorzunehmen (vergleiche Artikel 4 Absatz 1 c. iv.,
v. TTVO).
Weitergehend kann sich die Verpflichtung auch auf so genannte ”passive“ Verkäufe
(die vom Käufer initiiert werden) erstrecken (vergleiche Artikel 4 Absatz 2 b. i., ii.
TTVO). In jedem Fall kann sich der Lizenznehmer verpflichten, Lizenzprodukte nicht in
Länder außerhalb der EU zu exportieren. Schließlich kann der Lizenzgeber in manchen
Fällen ein Interesse daran haben, dem Lizenznehmer die Verpflichtung aufzuerlegen,
dass er bestimmte Produktionszahlen nicht überschreitet (vergleiche Artikel 4 Absatz
1 b TTVO).
106
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11.2.6 Gewährleistungen
In einem Lizenzvertrag verpflichtet sich der Lizenznehmer zur Zahlung von
erheblichen Beträgen für ein Recht, dessen wirtschaftlicher Wert meist schwer
vorherzusehen ist. Daher ist er regelmäßig an bestimmten Zusicherungen über die
Möglichkeit der wirtschaftlichen Nutzung dieses Rechts interessiert. Der Lizenzgeber möchte andererseits keine Garantien für Umstände übernehmen, die außerhalb
seiner Kontrolle sind. Oft sind daher die Gewährleistungen einer der schwierigsten
Punkte in den Verhandlungen.
In den meisten Fällen ist es angemessen, wenn der Lizenznehmer gewährleistet,
dass das lizenzierte Patent bei Unterzeichnung des Vertrages in Kraft ist und dass er
berechtigt ist, hierüber einen Lizenzvertrag abzuschließen.
Wesentlich riskanter ist eine Gewährleistung des Lizenzgebers, dass das lizenzierte
Patent nicht von einem früheren Patent oder Gebrauchsmuster abhängig ist oder
dass die Benutzung der patentierten Erfindung keine Rechte Dritter verletzt. Häufig
sichert der Lizenzgeber lediglich zu, dass nach seinem besten Wissen keine
solchen Rechte Dritter existieren. Wenn der Lizenzgeber weiter gehen will (oder hierzu
gezwungen wird), kann er zumindest seine Haftung auf einen bestimmten Prozentsatz
der Lizenzgebühren beschränken, die in einem bestimmten Zeitraum vor Entdeckung
der Verletzung gezahlt wurden.
Regelmäßig wird der Lizenzgeber keine Gewährleistung hinsichtlich der technischen
Nutzbarkeit der Erfindung oder ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit übernehmen.
Normalerweise wird der Lizenzgeber auch nicht gewährleisten wollen, dass das Patent
während der gesamten Laufzeit des Vertrages in Kraft bleibt. Im Gegenteil ist es sinnvoll
klarzustellen, dass eine Nichtigerklärung des Patents keine Auswirkungen auf den Zeitraum vor der Nichtigerklärung hat (denn während dieser Zeit hat das Patent tatsächlich
existiert, und jeder Dritte, der es benutzte, hat eine Verletzungsklage riskiert).
Wenn der Lizenzvertrag sich auf mehrere Patente von etwa gleicher Wichtigkeit
bezieht, kann eine Bestimmung sinnvoll sein, wonach die Nichtigerklärung bestimmter
Patente keine Konsequenzen für die weitere Erfüllung des Vertrages hat. Alternativ
kann dem Lizenznehmer für diesen Fall ein Recht zur Kündigung des Vertrages
eingeräumt werden.
Lizenzverträge sehen üblicherweise vor, wer für die Aufrechterhaltung des Patents
verantwortlich sein soll und wer die Kosten hierfür trägt. In vielen Fällen wird der
Lizenzgeber die Kontrolle über die Aufrechterhaltung seines Patents behalten wollen.
Ob der Lizenznehmer dann die Kosten zu erstatten hat, ist häufig schlicht eine Frage
der Verhandlungsposition.
107
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11.2.7 Lizenzgebühren
Eine Lizenz ist ein Risikogeschäft. Die Bestimmungen über die Lizenzgebühr sind das
Werkzeug, mit dem dieses Risiko zwischen den Parteien aufgeteilt wird.
Der Lizenzgeber ist regelmäßig überzeugt von dem hohen wirtschaftlichen Potential
seiner Erfindung. Er möchte sich auf regelmäßige Zahlung von im vorhinein festgelegten Beträgen verlassen können oder gar die volle Vergütung bei Unterzeichnung
des Vertrages oder kurz danach erhalten (insbesondere, wenn er bereits erhebliche
Investitionen in das Funktionieren der Erfindung gesteckt hat). Andererseits muss der
Lizenznehmer gewöhnlich zunächst einmal selbst Investitionen tätigen, und oft dauert
es einige Zeit, bis er den Break Even erreicht. Ob die Erfindung ein wirtschaftlicher
Erfolg wird, hängt trotz seines besten Willens oft von Umständen außerhalb seines
Einflusses ab. Der Lizenznehmer ist regelmäßig bereit, an den Lizenzgeber einen
angemessenen Anteil seiner Gewinne zu bezahlen – aber nur, wenn solche Gewinne
tatsächlich gemacht werden.
Die Interessen der Parteien können durch die folgenden Elemente – oder eine
Kombination von ihnen – ausgeglichen werden:
■
Lizenzgebühr in Form eines Prozentsatzes des Umsatzes. Dabei wird zuweilen vereinbart, dass der Lizenzsatz sich ändert, wenn bestimmte Schwellen überschritten
werden (Beispiel: 4% für einen Umsatz bis zu EUR 1 Mio., 3% für den Umsatz
jenseits EUR 1 Mio. und bis zu EUR 2 Mio. usw.). Wenn die Produkte eine wechselnde Zahl von Bestandteilen umfassen (z. B. Maschinen), müssen die Parteien
definieren, welche Bestandteile bei der Bestimmung des Verkaufspreises zu berücksichtigen sind. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn die Produkte nicht zu
Konditionen wie unter Dritten verkauft werden, sondern an andere Unternehmen
derselben Gruppe – in diesen Fällen kann der Verkaufspreis vom tatsächlichen
Marktwert stark abweichen.
■
Fester Betrag pro Stück. Ein Vorteil dieser Berechnung ist, dass sie leicht
nachprüfbar ist. Das Risiko einer Änderung der Verkaufspreise wird auf den
Lizenznehmer verschoben. Bei Langzeitverträgen kann es notwendig sein, die
Stücklizenz anzupassen, um Änderungen des allgemeinen Preisniveaus Rechnung
zu tragen.
■
Lizenzgebühr auf der Grundlage des Gewinns. Da die Kosten im Zusammenhang
mit der Nutzung der Lizenz (und folglich der damit erzielte Gewinn) schwierig zu
bestimmen und für den Lizenzgeber noch schwieriger nachprüfbar sind, wird diese
Art der Lizenzberechnung selten verwendet. Nichtsdestoweniger ist der Gewinn,
den der Lizenznehmer erwarten kann, natürlich in den Verhandlungen über die
Lizenzgebühr ein wesentlicher Faktor.
108
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■
Pauschalzahlung. Eine solche Klausel ist sinnvoll, wenn es schwierig oder nicht
wünschenswert ist, die Richtigkeit der Lizenzabrechnung nachzuprüfen. Für den
Fall einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages muss geregelt werden, ob und in
welchem Umfang die Pauschalzahlung zurückzuzahlen ist.
■
Jährliche Mindestlizenz. Wenn eine ausschließliche Lizenz für eine längere Zeit
gewährt wird, ohne dass der Lizenzgeber das Recht hat, die Lizenz bei schlechter
Leistung des Lizenznehmers zu kündigen, wird der Lizenzgeber gewöhnlich auf
eine Mindestlizenzgebühr bestehen, die auch dann gezahlt werden muss, wenn die
nach dem Umsatz oder der Stückzahl berechnete Lizenzgebühr niedriger wäre. Dies
kann kombiniert werden mit einer Klausel, nach der der Lizenzvertrag gekündigt
werden kann, wenn die Mindestgebühr während eines oder mehrere Jahre nicht
überschritten wird.
■
Vorauszahlung. Diese Zahlung kann zu einer Umsatz- oder Stücklizenzgebühr
hinzukommen oder mit ihr verrechenbar sein.
■
Die Lizenzgebühr kann vom Stand des Erteilungsverfahrens abhängen (niedrigere
Lizenzgebühr für die Patentanmeldung, höhere Lizenzgebühr nach Erteilung des
Patents). Bei kombinierten Patent- und Know-how-Lizenzen ist es ratsam, eine
niedrigere Lizenzgebühr für die Zeit vorzusehen, wenn alle Patente ausgelaufen
sind, aber das Know-how noch geheim ist.
■
Der Inhaber einer einfachen Lizenz kann das Recht haben, dass ihm günstigere
Bedingungen gewährt werden, falls der Lizenzgeber nach Unterzeichnung des
Vertrages einem anderen Lizenznehmer solche günstigeren Bedingungen einräumt.
In der Praxis ist es allerdings schwierig zu bestimmen, ob eine spätere Lizenz ”günstigere Bedingungen“ vorsieht (es sei denn, dass lediglich der Lizenzsatz abweicht).
11.2.8 Sonstige wichtige Klauseln
Weitere Punkte, die in einem frühen Stadium verhandelt werden sollten, sind
folgende:
■
Soll der Lizenzgeber verpflichtet sein, technische Unterstützung zu leisten oder
das Personal des Lizenznehmers zu trainieren? Wer trägt die Kosten von solchen
Unterstützungs- und Trainingsleistungen? In welcher Sprache soll das Training
gegeben werden?
■
Was muss unternommen werden, um Abzugssteuern zu vermeiden (falls
möglich)? Hierzu finden sich nützliche Informationen unter www.bzst.bund.de
unter ”Abzugsteuerentlastung”.
109
23.04.10 16:07
■
Soll der Lizenznehmer verpflichtet sein, einen Hinweis auf das Patent an dem
Produkt anzubringen?
■
Soll der Lizenzgeber das Recht haben, die Qualität der lizenzgemäß hergestellten
Produkte zu überwachen? Welches Verfahren soll gelten, und welche Rechte soll
der Lizenzgeber im Falle von Beanstandungen haben?
■
Soll der Lizenzgeber verpflichtet sein, Verbesserungen der Erfindung an den Lizenznehmer zu lizenzieren? Geschieht dies gegen Zahlung einer zusätzlichen Lizenzgebühr, die zwischen den Parteien zu vereinbaren ist?
■
Falls der Lizenznehmer patentfähige Verbesserungen der Erfindung vornimmt, soll
er verpflichtet sein, diese Patente an den Lizenzgeber zu übertragen? (dies ist nach
der TTVO nur eingeschränkt zulässig). Soll der Lizenznehmer verpflichtet sein, dem
Lizenzgeber für diese Verbesserungen eine kostenlose Lizenz einzuräumen? (eine
ausschließliche Rücklizenz wäre nach der TTVO nicht zulässig).
■
Soll der Lizenznehmer verpflichtet sein, Bauteile und Material zur Herstellung der
Lizenzprodukte vom Lizenzgeber zu erwerben? (Zulässigkeit zweifelhaft, wenn de
Marktanteilsschwellen nach der TTVO überschritten sind).
■
Soll der Lizenznehmer einem Wettbewerbsverbot unterliegen, und wie weit soll
es reichen? Soll ein Wettbewerbsverbot auch nach Vertragsende gelten? (in der
Regel nach TTVO unzulässig).
■
Soll es dem Lizenznehmer verboten sein, die Rechtsbeständigkeit des Patents anzugreifen? (nach TTVO unzulässig). Soll der Lizenzgeber zumindest das Recht haben, den
Lizenzvertrag zu kündigen, falls der Lizenznehmer die Wirksamkeit angreift? (zulässig).
11.2.9 Laufzeit, Kündigung
Anders als viele andere Dauerverträge (einschließlich Markenlizenzverträgen) werden
Patentlizenzverträge üblicherweise nicht für eine unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen. Vielmehr ist ihre Laufzeit an die Geltungsdauer des lizenzierten Patents oder – bei
mehreren Patenten – an die Geltungsdauer des längstlebenden Patents gebunden.
Nach dem Erlöschen der Patente (also wenn jeder andere die Erfindung kostenlos
nutzen darf) wird der Lizenznehmer nicht länger eine Lizenzgebühr zahlen wollen.
Für Patentlizenzverträge sieht das EG-Wettbewerbsrecht vor, dass Bestimmungen,
die den Wettbewerb beschränken, nicht über das Erlöschen des letzten Patents
hinaus freigestellt sind. Bei Know-how-Lizenzverträgen gilt die Freistellung, solange
das Know-how geheim bleibt (wenn es durch das Verhalten des Lizenznehmers offenkundig wird, schadet dies aber nicht).
110
23.04.10 16:07
Als nächstes müssen die Parteien entscheiden, ob der Vertrag eine Mindestlaufzeit
haben soll und ob diese Mindestlaufzeit kürzer sein soll als die zulässige maximale
Laufzeit. Beispiel: ”Dieser Vertrag läuft bis zum Erlöschen des letzten Lizenzpatents,
wenn er nicht zuvor gekündigt wird. Er hat eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren ab Unterzeichnung. Danach ist jeder Vertragspartner berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von
6 Monaten zu kündigen.“ Alternativ oder zusätzlich können die Parteien vorsehen, dass
der Vertrag aus bestimmten, im einzelnen aufgezählten Gründen gekündigt werden
kann, wie etwa einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den anderen Vertragspartner, die nicht innerhalb einer bestimmten Zeit behoben wird; einem Verzug mit
Zahlungen; einer Nichtigerklärung des Patents; eines Bekanntwerdens des Know-how;
eines Angriffs auf die Rechtsbeständigkeit des Patents durch den Lizenznehmer; der
Insolvenz eines der Vertragspartner; usw.
Allgemein gilt, dass die Wirksamkeit eines Lizenzvertrages mit einer Kapitalgesellschaft nicht durch einen Wechsel der Gesellschafter beeinträchtigt wird. Wenn also
der Lizenznehmer eines langfristigen Lizenzvertrages vom größten Wettbewerber
des Lizenzgebers übernommen wird, ist letzterer weiterhin an den Vertrag gebunden.
Diese Situation kann vermieden werden, indem man ein Kündigungsrecht für den Fall
eines Gesellschafterwechsels bei dem anderen Vertragspartner vorsieht (so genannte
”Change of Control-Klausel“).
Die Parteien müssen auch überlegen, was nach der Kündigung oder dem Auslaufen
des Vertrages gelten soll. In den meisten Fällen verpflichtet sich der Lizenznehmer,
bestimmte Dokumente oder Gegenstände zurückzugeben. Ferner kann dem Lizenznehmer ein bestimmter Zeitraum zum Abverkauf des vorhandenen Lagers gewährt
werden. Wenn der Lizenzgeber daran interessiert ist, den Markt von den Produkten
des Lizenznehmers freizuhalten, kann er sich das Recht vorbehalten, verbleibende
Lagerware zu einem im voraus festgelegten Preis anzukaufen.
11.2.10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand/Schiedsgericht
Beim Entwurf von Lizenzverträgen wird die Bedeutung des anwendbaren Rechts
zuweilen überschätzt. Da Lizenzverträge meist recht detaillierte Bestimmungen enthalten und die Rechte der einzelnen Staaten, die für Lizenzverträge gelten, regelmäßig nicht zwingend sind, führt die Anwendbarkeit des einen oder des anderen
Rechts selten zu wesentlich unterschiedlichen Ergebnissen. Viel wichtiger sind das
EG-Wettbewerbsrecht und die Kartellgesetzgebung der einzelnen Staaten, aber diese
Bestimmungen sind einer Rechtswahl ohnehin nicht zugänglich. Allerdings sollten die
Parteien berücksichtigen, dass ein Rechtsstreit in Land A über einen Lizenzvertrag, der
dem Recht des Landes B unterliegt, zu erheblichen Schwierigkeiten für beide Parteien
führt. Daher ist es ratsam sicherzustellen, dass die Rechtswahlklausel in Einklang steht
mit der Gerichtsstandklausel.
111
23.04.10 16:07
Für die Streitentscheidung müssen die Parteien zunächst entscheiden, ob ihnen ein
Verfahren vor staatlichen Gerichten oder vor einem Schiedsgericht lieber ist. Dies ist
beinahe eine weltanschauliche Frage, und die Antwort hängt stark von den (positiven
oder negativen) Erfahrungen ab, die die jeweilige Partei in der Vergangenheit gemacht
hat. Schiedsverfahren sind oft kürzer und kostengünstiger als Gerichtsverfahren mit
möglicherweise drei Instanzen (wobei aber viele Gerichtsverfahren nach der ersten
Instanz enden). Schiedsrichter haben tendenziell ein besseres technisches Verständnis,
wenn sie von den Parteien sorgfältig ausgewählt werden (andererseits dürfte es nicht
leicht sein, Schiedsrichter zu finden, die über ein besseres technisches Verständnis
verfügen als die Richter an den Düsseldorfer Patentstreitgerichten). Eine einstweilige
Verfügung kann von einem staatlichen Gericht innerhalb weniger Tage erlassen werden,
und ein vollstreckbares Zahlungsurteil oft innerhalb weniger Monate (was bei einem
Schiedsgericht kaum jemals möglich sein dürfte).
Wenn sich die Parteien für Schiedsgerichtsbarkeit entscheiden, können sie wählen
zwischen einem Schiedsverfahren nach den Regeln einer der großen SchiedsgerichtsOrganisationen (wie etwa der Internationalen Handelskammer – ICC – oder der World
Intellectual Property Organization – WIPO) oder einer Ad-Hoc-Schiedsgerichtsbarkeit
nach den staatlichen Verfahrensregeln. Wenn die Parteien den oder die Schiedsrichter
nicht selbst ernennen wollen, kann es sinnvoll sein, auf die Liste der Schiedsrichter
mit Erfahrung in Patentsachen der WIPO zurückzugreifen.
11.3
Schlussbemerkung
Wenn die Parteien einmal eine grundlegende Einigung über die oben aufgeführten
Punkte erreicht haben, ist es die Aufgabe des Anwalts, einen ”maßgeschneiderten“
Lizenzvertrag zu entwerfen. Dieser Entwurf enthält naturgemäß auch zahlreiche
weitere Klauseln, über die sich die Parteien letztlich einigen müssen, beispielsweise
zu den folgenden Fragen:
■
Registrierung der Lizenz
■
staatliche Genehmigung, Zulassung der Produkte, Exportbeschränkungen
■
Produkthaftung und hierauf bezogene Freistellung, Währung, Wechselkurs
■
Abrechnung durch den Lizenznehmer, Einsichtsrechte des Lizenzgebers
■
Vertraulichkeit und
■
Option oder Anbietungspflicht für künftige Patente
Für diese Klauseln haben sich bestimmte Standardformulierungen eingebürgert, die
von der jeweils anderen Partei üblicherweise akzeptiert werden, so dass hier nur
begrenzter Verhandlungsbedarf besteht.
112
23.04.10 16:07
12. Schutzrechtsstrategien für die VR China
Willi Vett
BEITEN BURKHARDT
Suite 1001–1002, 10th Floor
Chong Hing Finance Center,
288 Nan Jing Road West, Huang Pu District,
Shanghai 200003, P.R.China
[email protected]
Geboren in Haan, 1974. Universität Freiburg i.Br. und Münster Westfalen (Juristisches
Staatsexamen 2000). Zulassung als Rechtsanwalt 2004. Diverse Veröffentlichungen im
Bereich Gewerbliche Schutzrechte in der VR China und Hongkong. Mitglied: DeutschChinesische Juristenvereinigung. Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch (Mandarin).
12.1
Gegenwärtige Situation in der VR China
Nach den Ende des Jahres 2009 veröffentlichten Zahlen einer Studie der Organisation
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (“OECD“) wurden 2007 weltweit bis zu USD 250 Milliarden mit Fälschungen umgesetzt, was rund zwei Prozent
des Welthandels entspricht. Insgesamt ist der Trend eher steigend: allein zwischen
2005 und 2007 stieg die Zahl der gefälschten Produkte im Welthandel um über 25
Prozent, die Anzahl an gefälschten Produkten nimmt weiter stetig zu. Wenn in diesem
Zusammenhang noch eine Statistik des deutschen Zolls berücksichtigt wird, wonach
im Jahre 2008 etwa 57 Prozent der vom Zoll beschlagnahmten gefälschten Waren aus
der VR China und Hongkong kamen, wird deutlich, in welchem Ausmaß Fälscher in der
VR China aktiv sind. Zu berücksichtigen ist vor allem auch der Anstieg von Verletzungen
im Hightechbereich und von Industriespionage.
Auf der legislativen Ebene hat die VR China in den letzten Jahren, insbesondere seit
Eintritt in die WTO, erhebliche Anstrengungen unternommen, um Inhaber von gewerblichen Schutzrechten besser zu schützen. So trat am 01.10.2009 in der VR China
die Neufassung des Patentgesetzes in Kraft. Vom chinesischen Patentgesetz erfasst
wird neben dem Schutz von Erfindungspatenten auch der Schutz von Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern. Auch das chinesische Markenrecht befindet sich
derzeit in der Überarbeitung. Im Laufe des Jahres 2010 sollte es – nach mehrjähriger
113
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Vorbereitungszeit und diversen öffentlichen Konsultationen – nun endlich verabschiedet
werden. Wesentliche Änderungen bei beiden Gesetzen bestehen hauptsächlich darin,
die bestehenden Gesetze weiter an international geltende Grundsätze anzupassen.
So ist beispielsweise im neuen Markenrecht, soweit der Entwurf nicht mehr geändert
wird, vorgesehen, dass in Zukunft auch Mehrklassenmarkenanmeldungen in der
VR China möglich sein werden.
Daneben ist die VR China den meisten wichtigen internationalen Übereinkommen zum
Schutz des geistigen Eigentums beigetreten, u.a. der Weltorganisation für geistiges
Eigentum, der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, dem Straßburger Abkommen über die internationale Patentklassifikation, dem
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, dem
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
für die Eintragung von Marken, sowie dem WIPO Urheberrechtsvertrages.
Im großen und ganzen kann man also davon ausgehen, dass die gesetzlichen Grundlagen zum Schutze des geistigen Eigentums WTO- konform sind und einer ständigen
Erneuerung und Erweiterung unterliegen. Große Probleme bestehen jedoch noch
immer bei der effektiven und nachhaltigen Durchsetzung der gewerblichen Schutzrechte in der VR China. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Fälscher nicht in den
großen Städten befinden, sondern in kleineren Städten oder ländlichen Gebieten, und
dort gute Verbindungen zu den örtlichen Vollstreckungsbehörden haben.
Gefälscht wird in der VR China alles. Die Fälscher folgen den einfachen Regeln der
Markwirtschaft. Sie suchen gezielt solche Produkte aus, von denen sie sich hohe
Gewinnerträge bei geringem wirtschaftlichem Risiko versprechen. Das fängt bei den
üblichen Massenartikeln wie DVDs und Software an und hört bei Spezialmaschinen,
Flugzeugteilen und Medikamenten noch lange nicht auf. Auch ist der Markt für die
Verbreitung der Fälschungen nicht auf die VR China beschränkt. Gefälschte Produkte
“Made in China“ finden sich weltweit. Betroffen von der Produktpiraterie sind sowohl
ausländische als auch chinesische Unternehmen, wobei es bei den ausländischen
Unternehmen nicht darauf ankommt, ob sie in der VR China tatsächlich geschäftlich tätig sind. Die in der VR China ansässigen Unternehmen haben sogar einen
gewissen Vorteil gegenüber Unternehmen, welche nicht in der VR China ansässig sind.
Schließlich erfahren sie von den Fälschungen ihrer Produkte früher, da sie den Markt
besser beobachten können. Auf der anderen Seite bringen ausländische Unternehmen,
wenn sie in der VR China eine Geschäftspräsenz eröffnen, häufig eine erhebliche
Menge an wertvollem Know-how ein, welches von Mitarbeitern oder Joint Venture
Partnern widerrechtlich und für ausschließlich eigene Interessen verwendet werden
kann. Auch auf die bereits erwähnte verstärkte Problematik bei Hightechprodukten sei
nochmals hingewiesen. Hochtechnologie muss mittlerweile als eines der begehrtesten
Objekte für Schutzrechtspiraten und Industriespione angesehen werden. Chinesische
Unternehmen, die Hochtechnologie anbieten können, werden von der chinesischen
114
23.04.10 16:07
Regierung massiv mit Aufträgen unterstützt. Anders als in den USA wird zwar ein “Buy
USA“, bzw. “Buy China“ nicht aktiv vermarktet. In der Geschäftspraxis muss man
jedoch anerkennen, dass gerade bei Regierungsaufträgen chinesische Unternehmen
bevorzugt beauftragt werden. Inwieweit die diversen lokalen und überregionalen
Behörden und Regierungen die Industriespionage und den Hochtechnologiediebstahl
unterstützen, darüber kann nur spekuliert werden.
Es ist daher unabdingbar, dass Unternehmen mit Chinageschäft eine maßgeschneiderte Schutzrechtsstrategie entwickeln. Leider beschränkt sich diese häufig auf Aussagen wie: “Wir machen nichts, unsere Produkte werden so oder so gefälscht!“.
Nichtstun kann jedoch insbesondere beim sogenannten “Marken-Squatting“ gefährlich
werden.
Eine umfassende Schutzrechtsstrategie sollte daher aus den folgenden Komponenten
bestehen:
■
Juristische Maßnahmen
■
Unternehmensinterne Maßnahmen
■
Technische Maßnahmen
■
Politische Maßnahmen
Eine Schutzrechtsstrategie kann nur erfolgreich sein, wenn sie unternehmens- und
produktspezifisch erstellt wurde. Sie muss regelmäßig überprüft werden, um Änderungen im Umfeld des Unternehmens bzw. der Fälscher rechtzeitig zu berücksichtigen.
Eine Schutzrechtsstrategie sollte auch nicht nur einseitig eine der oben benannten
Komponenten beinhalten. Häufig vertrauen ausländische Unternehmen in der VR China
darauf, dass rein juristische Maßnahmen ausreichen, um erfolgreich gegen Fälscher
vorzugehen. Juristische Maßnahmen sind aber leider in ihrer Wirkung limitiert und
sollten daher durch weitere Maßnahmen ergänzt werden.
12.2
Juristische Maßnahmen als Teil der Gesamtstrategie
Mit den juristischen Maßnahmen werden im Rahmen einer Schutzrechtsstrategie verschiedene Ziele verfolgt. Es gilt zwischen präventiven und repressiven juristischen
Maßnahmen zu unterscheiden. Zu den präventiven juristischen Maßnahmen sind die
Registrierung von Schutzrechten sowie ein sorgfältiges Vertragsmanagement zu zählen.
Mit repressiven juristischen Maßnahmen ist die Durchsetzung der Schutzrechte auf dem
Rechtswege gemeint. Dabei gilt es zu beachten, dass die VR China ein duales System
der Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten geschaffen hat. Gewerbliche Schutzrechte können gerichtlich und auf dem Verwaltungswege durchgesetzt werden.
115
23.04.10 16:07
12.2.1 Anmeldung von Schutzrechten
Mit der Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten in der VR China werden zwei Ziele
verfolgt. Zunächst einmal schafft eine Anmeldung die erforderliche Rechtsgrundlage,
um gegen Fälscher in der VR China überhaupt vorgehen zu können. Denn das chinesische Rechtssystem gibt praktisch keine Möglichkeiten, gegen Schutzrechtsverletzer
vorzugehen, wenn das eigene Schutzrecht in der VR China nicht rechtlich geschützt
ist. So kennt beispielsweise das chinesische Recht kein dem nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ähnliches, automatisch entstehendes Geschmacksmusterrecht. Auch das neue chinesische Patentrecht hat kein solches Schutzrecht
eingeführt. Es ist auch nicht möglich, auf der Basis des chinesischen Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb gegen einen Hersteller sogenannter sklavischer Nachbauten vorzugehen, wenn nicht noch weitere Voraussetzungen vorliegen.
Dabei ist auch zu beachten, dass die VR China als eines von wenigen Ländern auch
die Registrierung von Urheberrechten erlaubt. Die VR China erkennt als Mitglied der
Berner Übereinkunft zwar an, dass Urheberrechte automatisch mit Schaffung eines
Werkes entstehen, jedoch erleichtert die Registrierung von Urheberrechten deren
Durchsetzung im Streitfall. Die Anmeldung von Urheberrechten bei dem zuständigen
“Copyright Protection Center of China“ (CPCC), einer unteren Behörde der “National
Copyright Administration“, ist schnell und kostengünstig. In der Regel werden Anträge
auf Anmeldung von Urheberrechten innerhalb von 30 bis 60 Tagen von der CPCC
entschieden.
Die Registrierung von Marken erfolgt durch Anmeldung bei dem chinesischen
Markenamt, der Schutz der Marke wird allerdings anders als in Deutschland lediglich
ab Anerkennung durch das Markenamt gewährt. Da die VR China den meisten internationalen Abkommen zum gewerblichen Rechtsschutz beigetreten ist, folgt auch
das Markenanmeldeverfahren beim chinesischen Markenamt im großen und ganzen
international üblichen Standards. Auch dieser Bereich der Schutzrechte unterliegt
aktuell einer Erneuerung, für die zeitnahe Zukunft wird ein neues Markenrecht erwartet (siehe oben 12.1), das den Schutzrechtsinhaber gegen die rechtswidrige Nutzung
seiner Marken noch besser schützen soll. So soll nun auch die bekannte Marke, die
(noch) nicht registriert ist, vom Schutz des Gesetzes erfasst werden. Ebenso soll es in
Zukunft unter bestimmten Umständen möglich sein, als Rechtsinhaber einer bekannten
und registrierten Marke Dritten die Nutzung der Marke in Zusammenhang mit nicht
registrierten Markenklassen zu untersagen, respektive die Eintragung der Marke für
andere Markenklassen zu verhindern, wenn diese Marke starke Unterscheidungskraft
besitzt und einen gewissen Bekanntheitsgrad übersteigt. Zusätzlich sollen die Strafen
für wiederholte Verletzung der Markenrechte erhöht werden.
Hervorzuheben ist, dass das demnächst zu erwartene chinesische Markenrecht erstmals auch die Registrierung von Gerüchen, Tönen und einzelnen Farben als Marke
ermöglichen wird, jedoch nach wie vor keine Wortmarken kennt. Wörter bzw. Namen,
116
23.04.10 16:07
ob in lateinischen Buchstaben oder chinesischen Schriftzeichen, werden vom chinesischen Markenamt immer nur als Bildmarke registriert. Der Markeneigentümer sollte
daher vor Anmeldung sorgfältig überprüfen, in welcher Schrifttype die Marke verwendet werden soll. Meldet er einen Namen beispielsweise in Schrifttype “Courier“ an,
benutzt sie aber ausschließlich in Schrifttype “Arial“, könnte dies im schlimmsten Falle
dazu führen, dass dritte Parteien nach Ablauf von drei Jahren einen Löschungsantrag
wegen Nichtbenutzung der Marke stellen.
Zu beachten ist weiterhin, dass das chinesische Markenamt derzeit extrem an Arbeitsüberlastung und Mitarbeitermangel leidet, da die Behörde nicht schnell genug ausreichend qualifiziertes Personal ausbilden kann. Eine normale Markenanmeldung dauert
daher derzeit etwa zweieinhalb bis drei Jahre, in einigen Fällen sogar bis zu vier Jahre,
von der Antragstellung bis zur endgültigen Entscheidung des Markenamtes. Da, wie
oben bereits erwähnt, ein Schutz der Marke erst ab der Entscheidung des Markenamtes
gewährt wird, ist hier zu überlegen, ob eine internationale Anmeldung bei der WIPO
mit Schutzrechtserstreckung auf die VR China gegebenenfalls sinnvoller ist.
Der Schutz von Erfindungspatenten (Patents for Invention), Gebrauchsmustern (Utility
Patents) und Geschmacksmustern (Design Patents) ist in der VR China einheitlich im
neuen Patentgesetz geregelt. Die maximale Schutzdauer von Erfindungspatenten in
der VR China beträgt 20 Jahre, die Schutzdauer von Gebrauchs- und Geschmacksmustern maximal 10 Jahre. Ein Patentanmeldeverfahren dauert beim chinesischen
Patentamt etwa vier Jahre, ein Gebrauchsmusteranmeldeverfahren etwa zwei Jahre
und ein Geschmacksmusteranmeldeverfahren etwa sechs bis neun Monate. Obwohl
ein regelmäßiger Austausch zwischen dem State Intellectual Property Office (SIPO)
auf der chinesischen und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) auf der
deutschen Seite stattfindet, gestaltet sich die Anmeldeprozedur mitunter komplizierter
als in Deutschland und ist mit einigen Fallstricken versehen, was im schlimmsten Fall
in einer Versagung des Schutzrechts endet.
Der zweite Grund, warum gewerbliche Schutzrechte rechtzeitig in der VR China angemeldet werden sollten, ist, zu vermeiden, dass Fälscher nicht ihrerseits das noch
nicht angemeldete Schutzrecht registrieren lassen. Was sich zunächst abenteuerlich
anhört, ist für viele Unternehmen in der VR China leider Realität. Die Fälscher in der
VR China scheuen die Kosten für eine Schutzrechtsanmeldung nicht, da sie sich langfristig
rentiert. Ein Löschungsverfahren gegen eine in der VR China registrierte Marke dauert,
sofern es überhaupt erfolgreich ist, bei der derzeitigen Arbeitsbelastung des chinesischen Markenamtes mindestens fünf Jahre. Während dieser Zeit kann der Fälscher
die eingetragene Marke exklusiv nutzen und dem rechtmäßigen Eigentümer sogar die
Nutzung innerhalb der VR China verbieten. Sollte sich der Fälscher bereit erklären, die
Marke auf den rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen, wird dies nur nach Zahlung
eines erheblichen “Lösegelds“ erfolgen. Beliebt ist es auch, dass Fälscher identische
Marken in Klassen anmelden, die im weitesten Sinne der Originalmarke ähnliche Waren
oder Dienstleistungen schützt. Indem der Fälscher den Vollstreckungsbehörden seine
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23.04.10 16:07
identische Markenanmeldung vorlegt und somit die Herstellung bzw. den Vertrieb von
gefälschten Produkten zunächst einmal rechtfertigt, können die sonst zeiteffizienten
Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in die Länge
gezogen bzw. komplett verhindert werden.
Die rechtzeitige Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten in der VR China ist daher
auch dann dringend geraten, wenn die gefährdeten Unternehmen im Rahmen der
Entwicklung ihrer Schutzrechtsstrategie entscheiden, unter keinen Umständen gegen
Schutzrechtsverletzung mit juristischen Maßnahmen vorzugehen.
Schließlich können gewerbliche Schutzrechte auch bei der General Administration of
Customs, also dem chinesischen Zoll, angemeldet werden. Zweck der Anmeldung
ist es, die Ein- und Ausfuhr von gefälschten Produkten zu unterbinden und damit den
Produktfälschern den Anschluss an Absatzmärkte abzuschneiden. Angemeldet werden
können neben eigenen Schutzrechten auch die (Firmen-)Namen bekannter Produktplagiatoren. Soweit ein Schutzrechtsinhaber detaillierte Kenntnis von bestimmten
Warenlieferungen erhält, kann er dies den Zollbehörden mitteilen, welche diese
Lieferung im Folgenden genauer untersuchen. Entdecken die Zollbehörden schutzrechtsverletzende Warenlieferungen, werden diese beschlagnahmt und der Schutzrechtsinhaber kontaktiert. Soweit der Inhaber die Verletzung seiner Rechte bestätigt,
verlangen die Zollbehörden eine Sicherheitsleistung, bevor die Warenlieferung endgültig
gestoppt wird. Das Verfahren zur Anmeldung geistigen Eigentums bei den Zollbehörden
ist einfach und kostengünstig, und es hat hier in der Vergangenheit auch einige erfreuliche Ergebnisse gegeben.
12.2.2 Durchsetzung von Schutzrechten
Gegen Schutzrechtsverletzungen kann in der VR China Klage auf Unterlassung weiterer
Verletzungshandlungen sowie auf Zahlung von Schadensersatz vor den Zivilgerichten
erhoben werden. Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich
der Beklagte entweder seinen Wohnsitz bzw. Geschäftssitz hat, streitgegenstandsbezogene Verträge erfüllt wurden oder die Verletzungshandlung stattgefunden hat. Soweit
verschiedene Gerichte örtlich zuständig sind, hat der Kläger ein Wahlrecht. Wird eine
Schadensersatzforderung vom Kläger nicht hinreichend substantiiert, kann das Gericht
den zu ersetzenden Schaden im freien Ermessen schätzen, wobei die Höchstsumme
von RMB 1.000.000 (ca. EUR 100.000) nicht überschritten werden darf. Daneben kann
das Gericht den Beklagten mit einer Geldbuße bis zur Höhe des vierfachen Erlöses aus
der rechtswidrigen Nutzung des Schutzrechtes belegen oder, wenn keine Erlöse aus der
rechtswidrigen Nutzung erzielt wurden, eine Geldbuße bis zur Höhe von 200.000 RMB
(ca. 20.000 EUR) aussprechen Gegen das erstinstanzliche Urteil steht das Rechtsmittel
der Berufung zur Verfügung. Gegen das Berufungsurteil kann ein Antrag auf ein neues
gerichtliches Verfahren gestellt werden. Ein solcher Antrag wird jedoch in der Regel
nur in besonders gelagerten Fällen Aussicht auf Erfolg haben.
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23.04.10 16:07
Dabei ist zu beachten, dass Ansprüche aus einer Schutzrechtsverletzung nach chinesischem Verfahrensrecht innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden müssen,
da sie sonst der Verjährung unterliegen und nicht mehr durchsetzbar sind. Die Verjährung beginnt ab dem Tag der Verletzung des Schutzrechts bzw. bei wiederholter
Verletzung ab Kenntniserlangung – eine ständige und lückenlose Überwachung der
Schutzrechte ist demnach unentbehrlich. Dogmatische Probleme bereitet die Tatsache,
dass in vielen Verfahren zunächst ein vom Verletzer geltend gemachtes eingetragenes
Recht (Marken- oder Patentrecht) gelöscht werden muss. Löschungsverfahren dauern
in der Regel mindestens drei bis fünf Jahre. Ein chinesischer Richter wird jedoch ein
rechtshängiges Gerichtsverfahren nicht ruhen lassen, bis das Löschungsver fahren
entschieden ist, sondern das Verfahren insgesamt abweisen. Nach erfolgreicher
Löschung können dann nur Verletzungshandlungen des Verletzers der letzten beiden
Jahre geltend gemacht werden.
Wie oben bereits erwähnt, sieht das chinesische Recht ein duales System zur
Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte vor. Neben dem Klageverfahren steht
Schutzrechtseigentümern in der VR China auch ein verwaltungsrechtliches Verfahren
zur Verfügung. Die zuständigen Behörden der VR China können auf Antrag gegen
Schutzrechtsverletzer Unterlassungsanordnungen erlassen, Geldstrafen festsetzen
sowie Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verletzungshandlungen ergreifen. Im
Verwaltungsverfahren führen die zuständigen Behörden weitere Untersuchungen
durch. Insbesondere können Untersuchungen in den Geschäftsräumen des Verletzers
beantragt werden. Dort aufgefundene schutzrechtsverletzende Produkte werden
beschlagnahmt und im Idealfall zerstört. Ansprüche auf Schadensersatz können die
Verwaltungsbehörden jedoch nicht zusprechen, diese bleiben dem Zivilrechtsweg
vorbehalten. In Fällen besonders schwerer Rechtsverstöße sollen die Verwaltungsbehörden zudem auch die Staatsanwaltschaft einschalten. Bedauerlicherweise ist dies
zur Zeit noch eher die Ausnahme als die Regel.
Verwaltungsrechtliche Schritte bieten effektiven und schnellen Rechtsschutz soweit
es sich um Fälle eindeutiger Schutzrechtsverletzungen handelt. In schwierigeren Fällen
ist jedoch von einem verwaltungsrechtlichen Verfahren abzuraten, da die Verwaltungsbehörden lediglich über sehr beschränkte Möglichkeiten zur Aufklärung komplexer
Sachverhalte verfügen.
12.2.3 Vertragsmanagement
Zu den juristischen Maßnahmen gehört auch das Vertragsmanagement. Joint Venture
Partner, Arbeitnehmer, insbesondere in leitenden Positionen, Zulieferer, Vertriebspartner und selbst Kunden haben, mal mehr, mal weniger starke, Einblicke in die
Geschäftsstruktur, Zugang zu Geschäftsgeheimnissen, Möglichkeiten, gewerbliche
Schutzrechte (eingeschränkt) zu nutzen etc. Solche Personen und Unternehmen, die
Zugang zu Geschäftsgeheimnissen haben, bzw. gewerbliche Schutzrechte nutzen
119
23.04.10 16:07
dürfen, sollten daher vertraglich gebunden werden, die Geschäftsgeheimnisse geheim
zu halten und gewerbliche Schutzrechte nur im Rahmen des Erlaubten und Notwendigen zu nutzen.
Selbstverständlich garantiert ein Vertrag nicht, dass Joint Venture Partner, Arbeitnehmer oder andere Geschäftspartner nicht doch Geschäftsgeheimnisse und Knowhow unrechtmäßig zur Fälschung von Produkten verwenden. Jedoch schafft man mit
durchsetzbaren Verträgen eine rechtliche Grundlage, um gegen ein unfreiwilliges
Abwandern von Geschäftsgeheimnissen und Know-how juristisch vorzugehen. Des
Weiteren ist es möglich, gegen Fälscher auf der Grundlage des chinesischen Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb vorzugehen, wenn diese Geschäftsgeheimnisse auf
unlautere Weise erhalten haben, beispielsweise indem ein Mitarbeiter trotz Geheimhaltungsvereinbarung Geschäftsgeheimnisse preisgegeben hat. Dies wurde auch in
diversen Urteilen chinesischer Gerichte bestätigt.
12.3
Unternehmensinterne Maßnahmen
Unternehmensintern muss vor allem eine Managementstruktur entwickelt werden, die
es erlaubt, dass die Schutzrechtsstrategie auch tatsächlich unternehmensweit durchgeführt wird. Dabei sollte das für die Entwicklung und Durchsetzung der Schutzrechtsstrategie verantwortliche Team ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit haben und
von der Unternehmensführung mitgetragen werden. Nur so ist gewährleistet, dass
auf Ereignisse, die einer schnellen Reaktion des Unternehmens bedürfen, mit der
gebotenen Eile reagiert werden kann. Beispielsweise sei der Fund von gefälschten
Waren auf einer nur wenige Tage dauernden Messe genannt.
Ebenso wie eine Schutzrechtsstrategie aus diversen Komponenten besteht, sollte
auch das mit der Durchsetzung der Schutzrechtsstrategie verantwortliche Team aus
(leitenden) Angestellten verschiedener Sachbereiche bestehen. Denn ein Jurist aus
der heimatlichen Rechtsabteilung wird nicht wissen, ob auf einer Messeveranstaltung
in der VR China gefälschte Produkte angeboten werden, während ein Außendienstmitarbeiter dies zwar entdecken kann, seinerseits jedoch möglicherweise nicht die
notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen hat, gegen die Ausstellung gefälschter
Produkte vorzugehen. Damit einhergehend ist die Schulung und Sensibilisierung der
eigenen Mitarbeiter notwendig. Werden Fälschungen entdeckt, müssen diese auch
dem Unternehmen gemeldet werden. Bestellt beispielsweise ein Subunternehmen,
welches das Endprodukt aus verschiedenen dem Subunternehmer zur Verfügung
gestellten Komponenten herstellt, mehr Komponenten als zur Herstellung der bestellten Endprodukte notwendig sind, so ist anzunehmen, dass das Subunternehmen eine
Überproduktion fährt, um die Endprodukte selbst gewinnbringend auf den Markt zu
bringen. Solche Auffälligkeiten müssen dringend im Unternehmen bekannt werden,
um entsprechend zu reagieren.
120
23.04.10 16:07
Noch wichtiger als nur auf Fälscher zu warten, um dann gegen diese vorzugehen, ist
jedoch, dass Fälschern, soweit möglich, das Kopieren so schwer wie möglich gemacht
wird. Dazu gehört vor allem auch die Geheimhaltung von Know-how und Geschäftsgeheimnissen. Produkt- und Fertigungsinformationen sollten den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern nur soweit zur Verfügung gestellt werden, als es für die
Verrichtung der Arbeit unerlässlich ist. Es ist beispielsweise nicht notwendig, dass alle
Mitarbeiter eines Unternehmens vollen Zugriff auf den Unternehmensserver haben,
auf dem auch die Dokumente der Forschungs- und Entwicklungsabteilung abgelegt
werden. Die Mitarbeiterfluktuation in der VR China ist in der Regel sehr hoch, dementsprechend oft hören wir von Fällen, in denen ehemalige Mitarbeiter zu Konkurrenten
wechseln und diese plötzlich identische Produkte herstellen. Werden die ehemaligen
Mitarbeiter dann von Privatdetektiven zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, in
dem sich die Privatdetektive als Headhunter gerieren, bringt der Mitarbeiter häufig
seinen Laptop mit, um zu zeigen, welche Daten er vom Server seines ehemaligen
Unternehmens heruntergeladen hat und welches (kopierte) Know-how er somit in
seinen neuen Job einbringen kann.
Des Weiteren muss versucht werden, den Fälschern Marktanteile abzunehmen. Dies
kann z.B. dadurch geschehen, dass Kunden durch die Produktwahl langfristig gebunden
werden, da mit dem Produkt ein Serviceangebot verkauft wird, welches Fälscher nicht
bieten können. Ein solches Serviceangebot kann Schulungen an Maschinen, Software
etc. oder auch kostengünstige Updatemöglichkeiten umfassen. Marktanteile über einen
Preiskampf mit dem Fälscher zurückzugewinnen, erscheint jedoch unseres Erachtens
nicht als die richtige Wahl. Denn Fälscher haben hier aufgrund der nicht vorhandenen Kosten für Forschung und Entwicklung bereits einen erheblichen Marktvorteil.
Die Liste der Möglichkeiten, Fälschern Marktanteile streitig zu machen, ist lang und
produktabhängig. Hier gilt es, unternehmensintern eine entsprechende Strategie zu
entwickeln.
12.4
Technische Maßnahmen
Es gibt eine Reihe von technischen Möglichkeiten, Produkte und Verpackungen
fälschungssicher zu machen. Beginnend von der unternehmensintern entwickelten
“Black-Box“, die nicht nachgebaut werden kann und ohne die ein Produkt nicht funktioniert, über relativ kostengünstige fälschungsfeindliche Markierungen auf den Produkten
oder Verpackungen bis hin zu Hightech-Produkten wie “DNA-Marker“ oder “Radio
Frequency Identification“ etc., mit deren Hilfe die Unternehmen oder die Endnutzer
sicherstellen können, dass sie tatsächlich ein echtes Produkt in den Händen halten.
Technische Maßnahmen dienen insbesondere dem Schutz vor Fälschungen in der
logistischen Kette. So kann über technische Maßnahmen sichergestellt werden, dass
keine Fälschungen von Zulieferern in die Produktion und im weiteren Zuge keine
gefälschten Endprodukte in den Vertrieb geraten.
121
23.04.10 16:07
Aber auch technische Maßnahmen müssen sinnvoll und produktspezifisch ausgewählt werden. Nicht immer ist das teuerste Produkt auch das individuell am besten
geeignete Produkt.
12.5
Politische Maßnahmen
Die politische und legislative Landschaft der VR China ist in ständiger Bewegung. Die
chinesische Regierung ist auch zunehmend willens, Anregungen von ausländischer
Seite Beachtung zu schenken. Langfristig ist daher auch ein gewisses politisches Engagement von ausländischen Unternehmen in der VR China hilfreich, um die Durchsetzung
gewerblicher Schutzrechte in der VR China zu verbessern. In der VR China haben sich
Interessenverbände zum Schutze geistigen Eigentums gebildet, die auf politischer
Ebene Reformen der chinesischen Rechtsvorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und deren tatsächliche Umsetzung fordern. Ein bekannter
Interessenverband ist beispielsweise das Quality Brands Protection Committee (www.
qbpc.org.cn).
Die Mitglieder solcher Interessenverbände schließen sich auch häufig zusammen,
um gemeinsam gegen Fälscher vorzugehen. Vorteil solcher gemeinsamen Aktionen
ist, dass Ressourcen geteilt werden können und aufgrund des größeren politischen
Gewichts die chinesischen Vollstreckungsbehörden eher bereit sind, umfangreich tätig
zu werden. Denn häufig sind an solchen gemeinsamen Aktionen auch große multinationale Konzerne beteiligt, die über gute politische Verbindungen verfügen.
Zu den politischen Maßnahmen gehört auch eine wirksame Pressearbeit. Schließlich
sollen mit repressiven juristischen Maßnahmen auch andere (potentielle) Fälscher
abgeschreckt werden. Es ist daher wichtig, die Öffentlichkeit von solchen Maßnahmen
zu unterrichten.
12.6
Abschließende Bemerkungen
Die Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in der VR China bleibt extrem
problematisch. Ausländische Investoren in der VR China müssen damit rechnen, dass
ihre Produkte gefälscht werden. Dagegen hilft auch eine sorgfältig formulierte und
durchgesetzte Schutzrechtsstrategie nicht. Allerdings lassen sich mit einer Schutzrechtsstrategie der Umfang und die Folgen von Fälschungen in einem überschaubaren
Rahmen halten.
Hinweis: Ausführliche Informationen zur Begründung, Lizenzierung und Durch setzung gewerblicher Schutzrechte finden Sie in unserer Broschüre “Gewerbliche
Schutzrechte in China und Hong Kong”, die wir Ihnen gern kostenlos zuschicken
(siehe www.beitenburkhardt.com unter “Publikationen”).
122
23.04.10 16:07
13. Geistiges Eigentumsrecht in Russland –
Praktische Aspekte
Ekaterina Karlova-Ignatyeva, LL.M.
BEITEN BURKHARDT Moskau
Turchaninov per., 6/2
119034 Moskau, Russland
Tel.: +7 495 2329635
Fax: +7 495 2329633
[email protected]
Geboren in Moskau, 1982. Studium an der staatlichen Rechtsakademie Moskau,
Fachrichtung Zivilrecht, und am Queen Mary and Westfield College (University of
London) (LL.M.). Sprachen: Russisch, Englisch, Deutsch.
13.1
Einführung
In den letzten Jahren nahm Russland wesentliche Änderungen an der rechtlichen Regelung des geistigen Eigentums vor. So ist am 1. Januar 2008 Teil 4 des Zivilgesetzbuches
der Russischen Föderation (im Weiteren ”Zivilgesetzbuch RF“) in Kraft getreten, der
insgesamt der rechtlichen Regelung von Ergebnissen der geistigen Tätigkeit und der
Individualisierungsmittel gewidmet ist. Unter Individualisierungsmitteln sind dabei
Kennzeichenrechte wie Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische
Herkunftsangaben zu verstehen.
Vor Inkrafttreten von Teil 4 des Zivilgesetzbuches wurden die geistigen Eigentumsrechte durch unterschiedliche normative Rechtsakte geregelt, von denen die
meisten vor ca. 20 Jahren verabschiedet wurden und demzufolge nicht die in den letzten
Jahren im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben des Landes geschehenen
Veränderungen wiedergaben. In der Praxis war es daher nicht möglich, Ergebnisse
der geistigen Tätigkeit und Kennzeichenrechte effizient zu schützen.
Ungeachtet dessen, dass Teil 4 des Zivilgesetzbuches verschiedene geistige Eigentumsrechte ausführlich regelt, werden von Unternehmen besonders oft Fragen zur
rechtlichen Regulierung von Marken und Betriebsgeheimnissen gestellt. In diesem
123
23.04.10 16:07
Kapitel weisen wir auf wesentliche praktische Aspekte hin, die mit dem Schutz von
Marken und Betriebsgeheimnissen verbunden sind und im Rahmen der Zusammenarbeit mit russischen Partnern sowie beim Eintritt in den russischen Markt berücksichtigt werden müssen.
13.2
Markenschutz
Eine der Hauptfragen, die in den russischen Markt eintretende oder mit russischen
Partnern zusammenarbeitende Unternehmen beunruhigt, betrifft das Thema, auf welche
Art und Weise Marken in Russland geschützt werden können und welche Besonderheiten der russischen Gesetzgebung dabei beachtet werden müssen, damit die
Marken ordnungsgemäß geschützt werden können und eine Verletzung von Rechten
der Rechtsinhaber durch Dritte verhindert werden kann.
Vor allem ist zu berücksichtigen, dass in der Russischen Föderation ausschließlich
solche Marken Rechtsschutz genießen, die durch den Föderalen Dienst für geistiges
Eigentum, Patente und Marken registriert (auf der so genannten ”nationalen“ Ebene
registrierte Marken) oder nach Maßgabe der internationalen Verträge der Russischen
Föderation eingetragen worden sind. Als solche internationalen Verträge gelten
das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken sowie
das Protokoll zum Madrider Abkommen, die eine Möglichkeit zur Eintragung von
Marken in das internationale Register des Internationalen Büros der Weltorganisation für
geistiges Eigentum (WIPO) mit der Ausdehnung des Rechtsschutzes von Marken auf
das Gebiet Russlands festlegen.
Falls eine Marke in Russland nicht registriert und auch nicht für das Gebiet Russlands
in das WIPO-Register eingetragen wurde, genießt sie keinen Rechtsschutz auf dem
Gebiet der Russischen Föderation. Um vor Eintritt eines Markeninhabers in den russischen Markt und dem Beginn der Zusammenarbeit mit russischen Partnern einen
Missbrauch durch Dritte zu vermeiden sowie die Registrierung einer identischen Marke
in Russland durch Dritte zu verhindern, muss ein Antrag auf die Registrierung der Marke
beim Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente und Marken eingereicht bzw. die
Erweiterung des Schutzgebietes der im WIPO-Register eingetragenen Marke beantragt
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine nationale Registrierung (mittels Einreichung eines Antrages direkt beim Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente
und Marken) in der Praxis das effizientere Verfahren zum Schutz einer Marke darstellt,
da sie weniger Zeit in Anspruch nimmt und als ”autonom“ gilt, weil ihre Gültigkeit nicht
vom Status der internationalen Registrierung abhängig ist.
Nachdem in Russland das kyrillische Alphabet verwendet wird, ist zum Zwecke eines
effektiven Kennzeichenschutzes eine zusätzliche Registrierung der Marke in kyrillischer Schrift empfehlenswert. Eine solche Registrierung vermindert das Risiko des
möglichen Auftretens unredlicher Wettbewerber. Zudem braucht ein Rechtsinhaber
124
23.04.10 16:07
in der Zukunft dann nicht zu beweisen, dass seine Marke und die von einem Dritten
benutzte Bezeichnung in kyrillischer Schrift zum Verwechseln ähnlich sind und dass
seine Rechte durch diese Nutzung verletzt werden.
Wird die Einfuhr von mit einer Marke gekennzeichneten Waren in die Russische Föderation beabsichtigt, empfiehlt es sich, Angaben zu bevollmächtigten Importeuren von
Produkten sowie auch Unterscheidungsmerkmale der Originalwaren in das sogenannte
Zollregister einzutragen. Diese Maßnahme ermöglicht es, das Erscheinen von nachgeahmten Produkten auf dem russischen Markt zu verhindern sowie Informationen
über sogenannte ”Parallel-Importeure“ zu erlangen, die Originalprodukte importieren,
ohne über eine entsprechende Erlaubnis des Herstellers oder Markeninhabers zu
verfügen.
13.3
Markenlizenzvertrag
Ein Eintritt in den russischen Markt sowie eine Zusammenarbeit mit russischen
Partnern wird oft dazu führen, dass der russische Partner oder die gegründete Tochtergesellschaft einer ausländischen Gesellschaft Produkte dieser Gesellschaft (des
Markeninhabers) in die Russische Föderation einführen, mit einer Marke gekennzeichnete Produkte dort herstellen oder diese Produkte auf dem russischen Markt verkaufen
und vermarkten. In all diesen Fällen müssen die Nutzungsrechte an der Marke rechtlich ordnungsgemäß ausgestaltet werden. Dies erfolgt durch den Abschluss eines
Markenlizenzvertrages, der der Schriftform bedarf und der Registrierung beim
Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente und Marken unterliegt. Dabei sieht die
russische Gesetzgebung keine Ausnahmen für Situationen vor, in denen die Marke von
einer Tochtergesellschaft oder einer Gesellschaft genutzt wird, die zur selben Gruppe
wie der Rechtsinhaber gehört. Ein Lizenzvertrag tritt erst nach seiner Registrierung in
Kraft und ist ab diesem Zeitpunkt wirksam. Darüber hinaus sind neben dem Vertrag
selbst auch sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie seine
vorzeitige Kündigung registrierungsbedürftig. Die Registrierung eines Lizenzvertrages
soll maximal zwei Monate in Anspruch nehmen, kann jedoch in der Praxis bis zu vier
Monaten dauern.
Die russische Gesetzgebung stellt eine Reihe von Anforderungen an einen Lizenzvertrag, denen er zu entsprechen hat, um als wirksam zu gelten und beim Föderalen
Dienst für geistiges Eigentum, Patente und Marken registriert werden zu können.
Hierbei handelt es sich vor allem um wesentliche Bestimmungen des Lizenzvertrages,
etwa betreffend den Gegenstand des Vertrages sowie die Art und Weise der Nutzung
einer Marke. Der Vertragsgegenstand hat alle Angaben zur Marke, insbesondere die
Nummer und das Datum ihrer Registrierung, die Gültigkeitsdauer der Registrierung und
die Klassen von Waren und Dienstleistungen (Klassen der internationalen Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen, sog. ”Nizza-Klassifikation“), für welche die Marke
registriert wurde, zu enthalten. Im Lizenzvertrag muss auch die Art und Weise der
125
23.04.10 16:07
erlaubten Nutzung der Marke (alle Nutzungsweisen) durch den Lizenznehmer angegeben werden. Die im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich genannten Nutzungsweisen
gelten als nicht erlaubt, woraus sich ergibt, dass der Lizenznehmer die Marke in einer
vertraglich nicht genannten Art und Weise nicht nutzen darf.
Zudem muss im der Lizenzvertrag geregelt werden, ob die Lizenzierung entgeltlich oder
unentgeltlich erfolgt. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Vertrag entgeltlich ist,
sofern er hierzu keine ausdrücklichen Angaben aufweist. Falls der Vertrag entgeltlich ist,
müssen die Höhe der Lizenzgebühr sowie das Verfahren ihrer Berechnung im Vertragstext ausdrücklich aufgeführt werden; anderenfalls gilt der Vertrag als nicht zustande
gekommen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die russische Gesetzgebung
den Abschluss von unentgeltlichen Verträgen zwischen juristischen Personen nicht
zulässt. Sofern ein unentgeltlicher Markenlizenzvertrag zwischen juristischen Personen
abgeschlossen werden soll, kann dies dazu führen, dass die Registrierung des Vertrags
verweigert wird oder der Vertrag vor Gericht als nicht zustande gekommen angesehen
wird. Bei Abschluss eines Markenlizenzvertrages sollten daher die Höhe der Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung im Vertrag angegeben werden.
Ebenso wichtig sind Bestimmungen zu Frist und Vertragsgebiet des Lizenzvertrages,
da anderenfalls bestimmte gesetzliche Fiktionen gelten.
Neben diesen Bestimmungen muss der Lizenzvertrag auch regeln, dass der Lizenznehmer dafür Sorge zu tragen hat, dass die Qualität der von ihm herzustellenden oder
zu verkaufenden Waren dem vom Lizenzgeber festgelegten Qualitätsniveau entspricht.
Falls eine solche Bestimmung im Lizenzvertrag fehlt, wird die Registrierung des Vertrages
durch den Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente und Marken verweigert.
13.4
Betriebsgeheimnisse (Know-how)
In der Praxis ist es häufig der Fall, dass deutsche Investoren Nutzungsrechte an Knowhow auf eine Tochtergesellschaft in Russland übertragen oder ausschließliche Rechte
am Know-how als Einlage in das Stammkapital einer russischen Gesellschaft einbringen
möchten. Da das Know-how zu den besonders wertvollen Schutzgegenständen des
geistigen Eigentums gehört, müssen in diesem Fall eine Vielzahl von Aspekten der
Nutzung von Know-how in Russland berücksichtigt werden.
Nach russischem Recht umfasst der Schutz von Know-how Angaben jeglicher Art, auch
Angaben zur Art und Weise der Ausübung von Berufstätigkeiten, die einen tatsächlichen
oder potentiellen Handelswert haben, Dritten nicht zugänglich sind und für die der
Inhaber dieser Angaben ein besonderes Verfahren zur vertraulichen Behandlung (das
sogenannte ”Regime des Geschäftsgeheimnisses“) eingeführt hat. Patentgeschützte
Erfindungen, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster zählen nicht zum geschützten
Know-how in diesem Sinne.
126
23.04.10 16:07
Diese Voraussetzungen des rechtlichen Schutzes von Know-how gilt es zu beachten,
wenn Nutzungsrechte an Know-how auf russische Partner übertragen werden sollen.
So dürfen Dritte auf gesetzlicher Grundlage keinen freien Zugang zu dem geschützten Know-how haben, und der Rechtsinhaber muss seinerseits Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit des Know-how ergreifen. Insbesondere hat er
ein besonderes Verfahren zur vertraulichen Behandlung dieser Angaben einzuführen.
Dieses setzt voraus, dass der Informationsinhaber eine Liste von Informationen, die
Betriebsgeheimnisse darstellen, sowie ein besonderes Verfahren zur Behandlung dieser
Informationen festlegen und den Zugang zu diesen Informationen beschränken muss.
Darüber hinaus muss er alle Personen erfassen, denen Zugang zu Betriebsgeheimnissen
gewährt wurde. Neben den aufgeführten Maßnahmen hat der Know-how-Inhaber alle
das Know-how enthaltenden Unterlagen mit dem Vermerk ”Geschäftsgeheimnis“ zu
versehen sowie Angaben zur vollständigen Firma und zum Sitz des Know-how-Inhabers
darauf anzubringen.
Das Know-how kann (ebenso wie urheberrechtlich geschützte Werke und Kennzeichenrechte) sowohl Gegenstand eines Lizenzvertrags sein als auch vertraglich veräußert
werden. Beim Abschluss dieser Verträge sind ebenfalls die oben aufgeführten Regeln
anzuwenden.
Ein Lizenzvertrag über die Übertragung von Nutzungsrechten am Know-how bedarf der
Schriftform, seine Registrierung beim Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente
und Marken ist jedoch nicht erforderlich. Grundsätzlich gelten für Know-how-Lizenzverträge dieselben Regeln wie für Markenlizenzverträge. So müssen im Lizenzvertrag
der Vertragsgegenstand, also das Know-how selbst, seine Zweckbestimmung und
sein Anwendungsbereich beschrieben werden. Darüber hinaus können Dokumente,
die das Know-how beinhalten, dem Vertrag als Anlage beigefügt und tatsächlich nach
der Unterzeichnung des Lizenzvertrages überlassen werden. Ferner ist im Lizenzvertrag auch die Art und Weise der Nutzung des Know-how aufzuführen. Bezüglich
der Gültigkeitsdauer des Vertrages gilt, dass jede Vertragspartei auf die Erfüllung des
Vertrages jederzeit mit einer Mitteilungsfrist von spätestens sechs Monaten verzichten
kann, soweit im Vertrag keine Vertragsdauer angegeben ist.
13.5
Schlussbemerkung
Obwohl es beträchtliche Bemühungen gab, die Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich des geistigen Eigentums zu vervollkommnen, lässt sich ein Jahr nach
dem Inkrafttreten von Teil 4 des Zivilgesetzbuches der Schluss ziehen, dass einzelne
Regelungen nicht eindeutig sind und einer Nachbearbeitung bedürfen. Dennoch ermöglicht es die geltende Gesetzgebung, geistige Eigentumsrechte ausreichend effizient zu
schützen. Positive Tendenzen lassen sich auch bei der Entwicklung der Rechtsprechung
in diesem Gebiet beobachten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Effizienz des
Rechtsschutzes eines Rechtsinhabers in Russland derzeit in vieler Hinsicht von den
Aktivitäten des Rechtsinhabers selbst abhängt.
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14. Checkliste (”IP Audit”)
Angelica von der Decken
Wenn ein Unternehmen von Dritten wegen der Verletzung geistiger Schutzrechte in
Anspruch genommen wird oder aber umgekehrt das Unternehmen die Verletzung
eigener Schutzrechte durch Dritte festgestellt hat, besteht akuter Handlungsbedarf.
Aber auch im normalen Geschäftsgang sollte man gelegentlich das Unternehmen
auf latente Probleme im Bereich der geistigen Schutzrechte untersuchen. Werden
solche Probleme frühzeitig erkannt, so können sie häufig mit geringem Aufwand gelöst
werden, bevor es zu einem zeit- und kostenaufwendigen Rechtsstreit kommt. Die
folgende Checkliste (die als erster Einstieg auch beim Erwerb eines fremden Unternehmens verwendet werden kann) gibt hier einige Anhaltspunkte.
14.1
Marken
■
Sind alle Kennzeichen, die das Unternehmen verwendet (Logos, Farben,
3D-Gestaltungen, Produktkennungen), durch Eintragung geschützt? Gilt dies
auch für die wichtigsten (potentiellen) Exportländer?
■
Soweit Marken eingetragen sind, sind sie auch für diejenigen Waren oder Dienstleistungen eingetragen, für die sie benutzt werden oder in Zukunft benutzt werden
sollen? Umgekehrt: Werden die eingetragenen Marken für die Waren gemäß den
Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen auch tatsächlich benutzt (Benutzungszwang)? Wird die Benutzung ausreichend dokumentiert zur Abwehr von Löschungsangriffen oder zum späteren Nachweis der Priorität bei Benutzungsmarken?
■
Bietet sich die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke an, um im Ausland dem
Benutzungszwang zu entgehen, gleichzeitig aber in allen Ländern der EU Schutz
zu beanspruchen?
■
Werden die eingetragenen Marken rechtzeitig vor Ablauf der Schutzfrist verlängert?
■
Wer überwacht die Fristen (externer Rechtsanwalt oder intern)?
■
Werden die Marken auf Kollisionen mit neu eingetragenen Marken Dritter überwacht?
■
Ist bei Beginn der Benutzung neuer Zeichen und bei Änderung der Firmierung
sichergestellt, dass kein Konflikt mit bestehenden Zeichen oder Firmen auftritt?
129
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■
Wird der Schutz geplanter Werktitel (z.B. von Büchern, Zeitschriften, Software)
durch Titelschutzanzeigen abgesichert? Wird die Benutzung der Titel ordnungsgemäß dokumentiert (für den Nachweis der Priorität)?
■
Wird die Verletzung der Marken durch Dritte (z.B. durch Testkäufer und Beschlagnahmeanordnungen bei den Hauptzollämtern) überwacht?
14.2
Domains
■
Sind unter den wichtigsten Top Level Domains (.de, .com, .eu, .biz etc.) Domains
konnektiert, die dem Unternehmensnamen und den wichtigsten Marken entsprechen?
■
Wurde, soweit solche Domains Dritten gehören, die Möglichkeit eines rechtlichen
Vorgehens oder eines Kaufs geprüft?
■
Ist vor Investition in eine neue Domain sichergestellt, dass kein Konfl ikt mit
bestehenden Zeichen oder Firmen auftritt?
14.3
Patente
■
Ist sichergestellt, dass Erfindungen, die für das Unternehmen oder für Wettbewerber wirtschaftlich wichtig sind, zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet
werden, soweit sie nicht geheim gehalten werden sollen? Gilt dies auch für die
wichtigsten Exportländer?
■
Gibt es festgelegte Verfahren für die Mitteilung, Inanspruchnahme und Anmeldung
von Arbeitnehmererfindungen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen?
Insbesondere: Geschieht die Inanspruchnahme form- und fristgerecht durch die
richtige Gesellschaft?
■
Werden die Patente rechtzeitig vor Ablauf der Schutzfrist verlängert?
■
Wer übernimmt die Fristenüberwachung?
■
Wird der Markt auf Patentverletzungen überwacht?
14.4
■
Know-how
Wird bei Erfindungen, die nicht als Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet
werden sollen, durch organisatorische Maßnahmen gewährleistet, dass sie geheim
gehalten werden (klare Dokumentation – schriftlich oder sonst in geeigneter Form –
des geheimen Know-how; Geheimhaltungsverpflichtung von Mitarbeitern, etc.)?
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■
Sind Kundenlisten gegen Missbrauch geschützt (insbesondere durch geheimen
Einbau von Kontrolladressen und fehlerhaften Adressen)?
14.5
Urheber- und Geschmacksmusterrecht
■
Ist durch Verträge sichergestellt, dass die Nutzungsrechte für Werke, die von
Dritten – zum Beispiel freien Mitarbeitern – geschaffen werden, bei der Gesellschaft liegen?
■
Werden Urheberrechte registriert, soweit dies im Ausland (z. B. USA) erforderlich
ist?
■
Kommen nationale oder EU-weite Geschmacksmusteranmeldungen als ”kleines
Urheberrecht” für den Schutz von Designprodukten in Betracht?
■
Ist bei der Schaffung neuer Produkte sichergestellt, dass die zur Begründung des
nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erforderliche Offenbarung
des Musters auf dem Territorium der EU stattfindet?
14.6
Lizenzen
■
Sind die Lizenzverträge über Marken, Patente, Know-how, Urheberrechte etc.,
die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind, wirksam (Schriftform;
Einhaltung der kartellrechtlichen Anforderungen des GWB und des EG-Kartellrechts,
insbesondere unter Berücksichtigung der Kartellrechtsnovelle und neuer Gruppenfreistellungsverordnungen; Registrierung des Lizenzvertrages im Ausland)?
■
Wird durch die Regelungen über Laufzeit und Kündbarkeit ausgeschlossen, dass die
wichtigen Lizenzverträge kurzfristig auslaufen oder vom Vertragspartner gekündigt
werden? Ist sichergestellt, dass im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers der Lizenznehmer weiterhin zur Nutzung berechtigt bleibt und diese durchsetzen kann?
■
Werden durch die Regelung über den Vertragsgegenstand alle vom Unternehmen
genutzten oder geplanten Verwertungsmöglichkeiten abgedeckt (Verbreitungen
durch neue Medien, Internet etc.)?
■
Soweit Schutzrechte Dritter (insbesondere befreundeter Unternehmen oder guter
Kunden) genutzt werden, besteht hierfür eine klare und schriftlich fixierte vertragliche Basis?
■
Wird die korrekte Ermittlung und Zahlung von Lizenzgebühren durch dritte Lizenznehmer überwacht?
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14.7
Werbung
■
Ist durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass Werbemaßnahmen
im vorhinein auf rechtliche Zulässigkeit überprüft werden?
■
Welche Werbemaßnahmen können durch Lockerung der Rechtsprechung/Gesetze
geändert werden?
14.8
Unterlassungstitel
■
Ist durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass Unterlassungstitel,
die sich gegen das Unternehmen richten (Unterlassungserklärungen, einstweilige
Verfügungen, Urteile) und die Verwendung von Werbeaussagen oder -verhaltensweisen, Marken etc. betreffen, beachtet werden?
■
Ergibt sich durch Änderung der Rechtsprechung oder der gesetzlichen Grundlagen
die Möglichkeit, die Unterlassungstitel zu beseitigen?
■
Wird die Beachtung von Unterlassungstiteln, die das Unternehmen gegen Dritte
erwirkt hat, überwacht?
14.9
Wirtschaftliche Aspekte
■
Ist sichergestellt, dass Schutzrechte innerhalb des Konzerns von der ”richtigen”
Gesellschaft gehalten werden (insbesondere unter Berücksichtigung steuerlicher
Aspekte)?
■
Wird das Schutzrechts-Portfolio aktiv gemanagt (Erfassung der Kosten und Prüfung
der Rentabilität für jedes einzelne Schutzrecht; Lizenzierung oder Veräußerung von
nicht selbst genutzten, aber wirtschaftlich wertvollen Schutzrechten)?
■
Gibt es für interne Zwecke eine ”IP-Bilanz”, aus der sich der Wert selbstgeschaffener
immaterieller Wirtschaftsgüter ergibt? Beruht sie auf anerkannten und sorgfältig
angewandten Bewertungsmethoden?
■
Wurde eine Nutzung von Schutzrechten als Sicherheit in Betracht gezogen (Verpfändung, ”Securitization”)?
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18819 BB SR Gewerbl. Schutzrechte-Recht der

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