marque et usage

MARQUE ET USAGE : RIEN NE SERT DE DEPOSER,
ENCORE FAUT-IL EXPLOITER VOTRE MARQUE !
Paris, le 13 août 2015
LES PREUVES DE L’USAGE ADMISES EN DROIT
FRANÇAIS, COMMUNAUTAIRE ET AMERICAIN
Par Julie BRUN,
Esther DUPAIN,
Caroline HUGUET-BRAUN
Conseils en Propriété Industrielle
Et actualisation par :
Evelyne ROUX
Associée, Responsable du Département Marques & Modèles
Que ce soit pour justifier de son droit, pour obtenir l’enregistrement d’une marque, le
maintenir en vigueur ou éviter une action en déchéance, il est toujours nécessaire de
pouvoir présenter des preuves d’usage de sa marque. Finalités différentes, mais impératif
sans appel… Titulaires, à vos archives !
En France et au niveau communautaire, la preuve d’un tel usage sera indispensable en cas
d’action (action en annulation, opposition, action en contrefaçon…), car l’acquisition du droit,
lui, se fait par le dépôt. Par contre, aux Etats-Unis, ces preuves seront nécessaires à
l’enregistrement et au maintien en vigueur de la marque.
Ainsi, il s’avère essentiel de connaître les éléments de preuve admissibles selon les systèmes,
afin de pouvoir les recueillir et d’être en mesure de les présenter afin d’éviter une action en
déchéance ou dans certains pays, tout simplement, de pouvoir maintenir le droit en vigueur.
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 I – Sur le plan français et communautaire

A - Un usage effectif et sérieux pendant 5 ans
Selon l’article 15 du Règlement du Conseil relatif à la Marque Communautaire n°40/94 et
l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« Le propriétaire d’une marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage
effectif et sérieux, pour les produits et services désignés, pendant une
période ininterrompue de cinq ans à compter de l’enregistrement, encourt la
déchéance de ses droits ». (Article L.714-5 CPI).
Il s’agit notamment d’un moyen classique de défense, que le défendeur d’une action en
contrefaçon ou opposition peut soulever.
L’impératif, pour le titulaire de droit, va donc être de pouvoir démontrer, par tout moyen, un
usage sérieux (ce qui ne veut pas dire public) de la dénomination invoquée à titre de marque,
c’est-à-dire comme indication d’origine des produits et services concernés permettant de les
distinguer de ceux de ses concurrents, et non pas un usage symbolique, ayant pour seul objet le
maintien des droits crées par la marque.
A titre préliminaire, nous pouvons d’ores et déjà mentionner que devant l’INPI, le niveau
d’exigence est relativement limité, l’INPI n’étant pour l’instant encore pas juge de la
déchéance, compétence qui devrait à terme lui revenir.
Au contraire, l’OHMI et les tribunaux exigent de plus en plus de preuves.

B – Quelles preuves ?
Les preuves les plus pertinentes seront donc celles datées, faisant apparaître la marque et
identifiant clairement les produits et/ou services auxquels elle se rattache.
Il est donc utile de rappeler que l’appréciation de cet usage se fait au regard des produits et
services désignés.
Les preuves doivent ainsi comprendre des « indications sur le lieu, la durée, l’importance et
la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services
pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’action est fondée ».
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Ces preuves peuvent être constituées, à titre d’exemple, par les éléments suivants, faisant
apparaître clairement la marque :
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Des catalogues,
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Sondages : toujours plus appréciés lorsqu’ils proviennent
d’Instituts indépendantes (nous consulter afin de connaître
comment optimiser ce type de preuve),

Publicité (ne suffira pas à elle seule).
Des factures,
Des emballages,
Des étiquettes,
Des barèmes de prix,
Des photographies,
Des annonces dans les journaux,
Des déclarations écrits sur l’honneur ou solennelles,
Des relevés Médiamétrie créditant d’une certaine audience,
Des preuves de l’exploitation du nom de domaine rattaché à
la marque,
L’usage pour certains produits et services uniquement
Alors que l’INPI dans le cadre d’opposition se contente de preuves très succinctes de l’usage de
la marque pour une seule catégorie de produits ou services, quand bien même le libellé est
beaucoup plus large, l’OHMI a depuis les arrêts

CJCE 13/03/2003 ANSUL C-40/01

TPICE 12/03/2003 SILK COCOON T-174.01

TPICE 14/07/2005 ALADIN T-126/03
admis que La preuve de l’usage de produits spécifiques n’entraînait pas la perte des droits
du titulaire si ces produits appartenaient à une catégorie désignée plus large suffisamment
« précise et circonscrite ». Les règles ont ainsi été rappelées clairement dans une décision
OHMI 10/02/2015 FRESH CLEAN.
Elles ne doivent pas être déposées sans analyse auprès de l’OHMI, mais de façon à permettre à
l’Office de comprendre clairement à quels produits elles se rattachent (Décision Galileo 1ère
Chambre de Recours du 11 juin 2015 R1840/2011-1).
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
Des débuts d’exploitation ?
Un début d’exploitation sérieux de la marque pourra être considéré comme pouvant faire échec
à une demande en déchéance.
Les éléments suivants ont déjà été acceptés comme suffisants pour démontrer un tel début
d’exploitation :
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
Des pourparlers avec des revendeurs,
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


L’impression d’un catalogue ;
Des courriers divers attestant de l’exploitation sérieuse,
L’impression d’étiquettes, accompagnée de publicité à la
radio,
L’envoi de factures,
L’établissement de tarifs et attestations de Clients,
Démarches administratives,
Commande importante d’emballages pour les produits avec la
marque apposée dessus.
Ainsi, il est important d’avoir à l’esprit que ces preuves peuvent être constituées dès les
premiers instants de toute activité.

Importance de l’usage
Nous relevons néanmoins une grande sévérité lorsque les actes d’usage sont trop isolés :




Des livraisons de quantités dérisoires de produits à la clientèle,
Publicités sporadiques et non suivies d’effet,
Etablissement de rares factures,
Seule conclusion de contrats de licence
Néanmoins, les instances françaises et communautaires ne déterminent pas de seuil quantitatif
pour savoir s’il y a eu, ou pas, un usage sérieux de la marque, ce qui leur permet de conserver
une large marge d’appréciation, variant notablement selon les produits et le contexte.
o
Principe d’interdépendance
Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit faire l’objet d’une appréciation globale en
tenant compte de tous les facteurs pertinents. Cette appréciation implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte.
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Ainsi, un faible volume de produits commercialisés peut être compensé par une forte intensité
ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement, à ne pas
oublier !
o

Il est également important de savoir que :
En raison du principe de territorialité, toute exploitation de la marque à
l’étranger (pour les marques françaises) ou dehors de la Communauté (pour
les marques communautaires) ne sera pas prise en compte par les Juges et
Examinateurs. (Voir CA Paris, 20 janvier 2006). Au niveau communautaire et
depuis l’arrêt ONEL CJUE 19 déc. 2012 aff. C-149/11, Leno Merken, l’usage
doit être considéré comme sérieux s’il établit la volonté du titulaire de créer
ou maintenir des parts de marché. L’appréciation étant portée en faisant
abstraction des frontières des Etats membres et en l’analysant selon
plusieurs critères : la portée territoriale mais aussi les caractéristiques du
marché en cause, la nature des produits et services en cause, l’étendue
quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage, aucune précision sur
ce point n’est apportée par la réforme communautaire ;

L’article L. 714-5 al 2, c) assimile à l’exploitation « l’apposition de la
marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de
l’exploitation ». Ainsi, le seul point de contact avec la France se résumant à
la fabrication sera suffisant.

Des actes d’usage effectués par un tiers autorisé (par exemple un licencié)
permettront d’échapper à la déchéance de la marque concernée (article L.
714-5 al 2, a)) (CA Paris, 18 février 2005, Lidl Stiftung and Co).

L’usage doit être réalisé à titre de marque et non de dénomination sociale
pour répondre à la fonction essentielle qui est de garantir l’identité
d’origine des produits et services.
Les Juges et Examinateurs vont donc utiliser un faisceau d’indices afin de déterminer s’il y a eu,
ou pas, un usage sérieux de la marque concernée. Le seuil minimum semble être le contact, à
terme (certain et non hypothétique) des produits et services avec la clientèle.
Il faut donc rassembler des éléments de qualité, en quantité.
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
Le point sur les « familles de marques » et le l’usage d’une
marque sous une forme modifiée.
Une marque utilisée depuis des années peut évoluer dans le temps (changement de politique
commerciale du titulaire ou encore volonté de lui donner un « coup de jeune »).
Afin que les droits du titulaire sur la première marque ne soient pas déchus, l’article L714-5 b)
du CPI ainsi que l’article 15-2 a) du RMC prévoient qu’est assimilé à un usage sérieux, l’usage
d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
L’interprétation de ces articles a posé des difficultés ces dernières années dans les cas où les
différentes formes modifiées étaient également enregistrées à titre de marque.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision dite « Bainbridge » (CJUE
13 septembre 2007) a jugé que l’usage de la marque verbale enregistrée « The bridge » ne peut
être regardé comme l’exploitation de la marque enregistrée semi-figurative « The Bridge »,
l’article 15-2 a) du RMC ne permettant pas « d’étendre, par la preuve de son usage, la
protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée dont l’usage
n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la
première ».
Toutefois l’arrêt IL PONTE FINANZIARA de la CJUE du 13.09.07 a précisé que le dépôt de
marques parallèles ne constituait pas un motif permettant d’échapper à l’obligation de prouver
l’usage de chaque marque.
Toutefois la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’arrêt du 25 octobre 2012 « Rintisch »
a validé une marque PROTI alors que les marques exploitées étaient PROTI PLUS et PROTI
POWER.
Cette jurisprudence apporte une certaine souplesse en cas de modification de la marque lors de
son usage, que les versions modifiées soient ou non déposées. Cette souplesse est conservée
telle quelle dans le projet de réforme de la marque communautaire.

Usage en tant qu’élément d’une marque complexe en droit
communautaire
Un arrêt Colloseum/Levi Strauss CJUE 18 avril 2013 Aff. C-12/12 a aussi admis que l’usage d’un
élément d’une marque complexe pouvait suffire à prouver l’usage sérieux d’une marque dès lors
que le signe peut être perçu comme une indication d’origine. Cet arrêt est dans la lignée de la
décision « HAVE A BREAK » du 7 juillet 2005 précisant que « le caractère distinctif d’une marque
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peut être acquis en conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque
enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. »
 II – Aux Etats-Unis
Dans les pays anglo-saxons, l’usage dans la vie des affaires est un mode d’acquisition du droit
(Australie, Canada, Etats-Unis, GB, Hong-Kong, Inde, Irlande, NZ…) et doit être prouvé
régulièrement pour son maintien.
L’examen des preuves aux Etats-Unis est très sévère et nous recensons des résultats souvent
décevants pour les titulaires.
Les moyens de preuves admis aux Etats-Unis ne seront pas les mêmes en fonction de la nature de
la marque concernée, ainsi :
o Pour les marques de produits, il sera impératif de présenter des preuves matérielles de
l’usage de la marque sur les produits visés, il pourra s’agir :
o



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Du produit lui-même,

Des photos montrant la marque sur les produits vendus.
Des étiquettes, packagings,
Des notices d’usage contenant le produit et la marque,
Des présentoirs,
Des catalogues, à condition qu’ils fassent bien apparaître la
marque ainsi que les produits (ou photos des produits) qui y
sont rattachés. Ce catalogue doit contenir suffisamment
d’indices pour pouvoir identifier l’entreprise demandeur
(numéro de téléphone ou adresse email).
Moyens de preuves déjà refusés : attention, pas de factures !
Pour que les preuves récoltées et conservées soient des plus pertinentes, nous vous signalons des
exemples de preuves déjà refusés aux Etats-Unis : publicités, factures, bons de commande,
extraits de sites Internet, brochures.
Nous pouvons donc constater que des preuves admises en France, telles que des factures, seront
refusées aux Etats-Unis et que des moyens de preuves admis aux Etats-Unis pour des marques de
produits ne le seront pas pour des marques de service.
7
o
Pour les marques de service, les preuves devront faire apparaître la marque (sous la forme
et l’orthographe conformes à l’enregistrement demandé), ainsi qu’une description des
services.
Par exemple :



Campagnes de publicité,
Labels faisant figurer la marque attachée aux produits,
Sites Internet (si bien identifiés).
Pour une meilleure stratégie, voici également quelques exemples de preuves refusées : factures,
extraits de sites Internet, publicités sans rapport avec les services, des preuves faisant
apparaître un signe annoté, ou un logo ajouté.
Ainsi, il est impératif de se constituer un large éventail de preuves aux Etats-Unis également,
non seulement pour obtenir un droit mais également pour son maintien car, un non-usage de la
marque pendant 3 ans crée une présomption d’abandon de la marque.
En outre, un enregistrement obtenu pour des produits et services pour lesquels il n’y a aucun
usage ni aucune intention d’usage peut être invalidé dans sa totalité.
Il est donc fortement recommandé d’utiliser la marque telle que demandée et enregistrée pour
tous les produits ou services, et de la distinguer, dans toute communication, du texte
d’accompagnement. Il est par exemple préférable de faire figurer la marque en gras, en lettres
capitales ou encore en italiques, associée au signe « ® » si la marque est enregistrée ou « TM » si
la marque ne l’est pas encore.
Attention aux déclarations à fournir aux USA pour déposer ou maintenir
une marque !
La juridiction américaine n’hésite pas en effet à invalider une marque dans sa totalité, alors
même qu’elle est exploitée pour une partie des produits et services, considérant que le
déposant a commis une fraude dans la déclaration qu’il a remplie au moment du dépôt de la
marque (arrêt MEDINOL Ltd contre NEURO VASX Inc TTAB 2003).
Un arrêt plus récent du 13 mai 2009, ZANELLA contre NORDSTROM, avait été plus souple et
examiné si le déposant, qui après un dépôt assez large, avait limité ensuite son libellé, avait
l’intention en cela de tromper l’Office et a admis dans ce cas qu’il n’y avait pas eu fraude. Mais,
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dans un arrêt antérieur du 8 avril 2009 portant sur un dépôt fondé sur l’intention d’usage, le
TTAB avait au contraire considéré que le déposant n’avait pas eu l’intention réelle d’utiliser sa
marque aux Etats-Unis au moment de son dépôt (arrêt HONDA MOTOR Co. Ltd v. Winkelmann,
Opposition N° 91170552) et invalidé totalement la marque. Cela dénote qu’en cas d’opposition
ou de conflit, chaque déclaration est analysée avec soin en fonction du cas d’espèce et peut
entraîner la perte des droits en cas d’inadéquation de la déclaration fournie avec la réalité.
Les USA peuvent être couverts par une marque internationale, le dépôt d’une déclaration
d’usage est également requis et ce, en plus des formalités de renouvellement de la marque
internationale, les délais pour réaliser ces opérations étant clairement dissociés.
Aussi pour éviter tout débat sur ce point lorsque vous devrez invoquer vos marques aux
Etats-Unis, nous vous invitons à ne désigner dans vos demandes de marques américaines que
les produits et services pour lesquels vous avez un usage réel ou une intention réelle de les
utiliser. Toute déclaration d’usage doit en outre être préparée avec attention.
 III - Canada
Dans ce pays, comme aux Etats-Unis, il convient d’indiquer dès le dépôt si la marque repose sur
une intention d’usage au Canada (1), un usage dans ce pays (2), ou encore un enregistrement de
marque dans le pays d’origine du déposant et un usage dans n’importe quel autre pays (3).
Si le Déposant n’a aucun usage et pas de projet précis au Canada, il était possible d’après les
directives de l’Office canadien, de compléter le dépôt en mentionnant l’enregistrement dans le
pays d’origine et un usage ailleurs jusqu’au moment de la publication de la demande
canadienne, mais il n’était pas précisé si l’usage de la marque devait avoir lieu avant la date de
dépôt au Canada. Un arrêt rendu au Canada dans l’affaire The Thymes LLC v Reitmans Canada
Limited, 2013 FC 127, mentionne que la marque doit être utilisée (quel que soit le pays) au
moment du dépôt de la marque au Canada. En tout état de cause, cet arrêt est susceptible de
remettre en cause la validité des enregistrements canadiens qui auraient été faits sur cette base
alors que l’usage n’avait pas encore démarré dans quelque pays que ce soit.
Nous sommes par conséquent à votre disposition pour examiner avec vous les bases
invoquées ou à invoquer lors de vos dépôts de marque au Canada.
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Il est donc temps de commencer à constituer ou perfectionner de solides dossiers
retraçant les principaux actes d’exploitation de vos marques : actes matériels non
équivoques démontrant votre volonté d’exploiter réellement votre marque.
Nous pouvons vous aider à trier et conserver vos preuves d’usage, ainsi que vous conseiller
sur leur pertinence…n’hésitez pas à nous contacter !!!
Julie BRUN ([email protected])
Conseil en Propriété Industrielle
Esther DUPAIN ([email protected])
Conseil en Propriété Industrielle
Caroline HUGUET-BRAUN ([email protected])
Conseil en Propriété Industrielle
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Associée
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les
porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs
innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes,
dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille
technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat,
acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble,
Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales,
tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.
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