Non respect du délai de priorité_tout n`est pas

Délai de priorité en brevets :
Vous l’avez laissé passer ? Tout n’est pas forcément perdu !
Le droit de priorité permet au déposant d’une première demande de brevet dans un
pays donné de procéder dans le délai de priorité (12 mois) au dépôt de la même invention dans
d’autres pays avec le bénéfice de la date du premier dépôt et en étant immunisé contre les
dépôts intercalaires de tiers ainsi que contre tout acte de divulgation de l’invention (publications,
commercialisation, etc.) intervenu suite au premier dépôt, divulgation qui aurait sinon entrainé
un défaut de nouveauté des dépôts ultérieurs.
La procédure normale est donc de déposer des demandes de brevet à l’étranger
(extensions) dans le délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale.
Afin d’éviter d’investir inutilement dans des procédures vouées à l’échec en cas de
problème majeur de brevetabilité, nous conseillons de procéder aux extensions après réception
et analyse du Rapport de Recherche, qui donne une première position officielle sur la
brevetabilité de l’invention, ce qui nous situe environ 8 à 10 mois après le dépôt initial au plus
tôt.
Si le délai de 12 mois est expiré et qu’il n’a pas été procédé aux extensions, faut-il
pour autant en conclure qu’on ne peut plus rien faire ?
Non : il existe plusieurs cas de figures dans lesquels des extensions hors délai de
priorité sont encore envisageables :
CAS 1 : aucune divulgation de l’invention n’a été faite
L’invention ne doit avoir fait l’objet d’aucune communication ou commercialisation. De
plus, la demande de brevet initiale ne doit pas encore être publiée (moins de 18 mois après la
date de dépôt).
Dans ce cas de figure, le risque de perte de la nouveauté de l’invention est donc écarté.
Il subsiste toutefois le risque que des tiers aient procédé au dépôt de demandes de
brevet interférentes dans l’intervalle.
Si vous acceptez de courir ce risque, alors il est possible de déposer valablement des
demandes de brevet à l’étranger, sans le bénéfice du droit de priorité.
Au besoin, et si la perte de protection liée au premier dépôt est acceptable, on peut
également envisager de procéder au retrait de la demande initiale et de déposer une nouvelle
fois comme si cela était la première. Mais attention, on s’exposerait alors au risque
d’interférence avec des demandes de brevet déposées par des tiers dans l’intervalle de temps
écoulé.
© JURISPATENT - Jean SCHAFFNER – septembre 2009
CAS 2 : des circonstances exceptionnelles vous ont empêché d’agir dans les délais et il
vous est crucial de pouvoir bénéficier du droit de priorité
Pré-requis indispensable : être à moins de 14 mois de la date de dépôt initiale.
Autre pré-requis : l’inobservation du délai n’est pas intentionnelle et résulte
concrètement de circonstances exceptionnelles (exemples : décès ou incapacité du donneur
d’ordre, perte des documents suite à un accident ou un cambriolage, situation de faillite, erreur
ou oubli du mandataire alors que l’ordre d’agir a été donné dans les délais, etc).
Si ces conditions sont réunies, alors une requête en restauration du droit de priorité
est envisageable.
Nous distinguerons la procédure française devant l’INPI et la procédure européenne et
internationale devant l’Office Européen des Brevets (OEB).
1. Procédure française devant l’INPI
Suite à l’ordonnance n° 2008-1302 du 11 décembre 20 08, un recours peut désormais
être présenté au Directeur Général de l’INPI en vue d’une restauration de vos droits de priorité.
Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant l’expiration du délai de priorité et,
en tout état de cause, avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la
demande de brevet. (voir L. 612-16-1 du Code de la Propriété Industrielle).
Il faut une excuse légitime à présenter dans la requête en restauration et payer la taxe de
recours en restauration (150€ au 06.02.2009).
2. Procédure devant l’OEB
La requête en restauration concerne le dépôt d’une demande internationale de brevet
auprès de l’Office Européen des Brevets ou le dépôt d’une demande de Brevet Européen.
Cette procédure nécessite le paiement d’une taxe (550 euros au 31.08.2009) et la
soumission d’une requête en restauration du droit de priorité motivée, exposant les faits ayant
conduit à l’inobservation du délai et exposant les justifications invoquées à son appui.
L’acceptation de la requête n’est pas automatique et dépend des circonstances ;
toutefois, les cas pour lesquels une telle requête a été acceptée sont définis dans la
jurisprudence des Offices de brevet, ce qui permet une prédiction relative de l’issue de la
requête selon le cas d’espèce.
POUR RESUMER :
Si le délai de priorité est passé, il est possible dans une certaine mesure de procéder
malgré tout à l’extension de la protection de votre invention.
Nous sommes bien entendu à vos cotés pour définir la meilleure stratégie applicable à votre
situation, n’hésitez pas à nous consulter.
Jean SCHAFFNER
Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet JurisPatent
Sources légales :
- Article 4 de la Convention de Paris
- Règle 26bis du Traité de Coopération en matière de Brevets
- Articles 87 et 122, règle 136, de la Convention sur le Brevet Européen
- Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008
- Article L. 612-16-1 du Code de la Propriété Industrielle
© JURISPATENT - Jean SCHAFFNER – septembre 2009