La Cour suprême limite l`application de la Loi sur le droit d

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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7 août 2007
Flash: La Cour suprême limite l'application de la
Loi sur le droit d'auteur à l'importation et à la
distribution parallèles de marchandises
authentiques
Auteurs :
La Cour suprême du Canada a récemment statué, dans l'affaire Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada
Inc. (« Kraf »), que les propriétaires de divers noms commerciaux et logos pourraient ne pas pouvoir
invoquer la Loi sur le droit d’auteur pour empêcher l’importation et à la distribution parallèles non
autorisées au Canada de marchandises authentiques affichant ces noms commerciaux et logos –
également appelées des marchandises destinées au « marché parallèle ».
Dans l’affaire Kraft, Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada »), l’importateur et distributeur exclusif au
Canada des produits de confiserie Côte d'Or et Toblerone prétendait que l’importation et la distribution
au Canada de ces produits de confiserie authentiques par Euro-Excellence Inc. (« Euro-Excellence »)
constituaient une violation du droit d’auteur. Personne ne contestait le fait que Kraft Canada soit le
propriétaire des marques de commerce visées. Toutefois, dans ce litige, Kraft Canada n’invoquait pas
ses droits en tant que titulaire de marques de commerce.
Les fabricants européens de ces produits avaient enregistré les logos figurant sur les emballages et les
bandes de recouvrement des produits comme étant des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ils ont
ensuite concédé à Kraft Canada une licence exclusive pour l’utilisation des logos dans le cadre de la
fabrication, la distribution ou la vente au Canada des produits de confiserie. Ce faisant, Kraft Canada
cherchait à empêcher l’importation et la distribution par Euro-Excellence des produits de confiserie en
alléguant que les activités de cette dernière violaient l’alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur du
Canada.
Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur empêche ce qu’on appelle les « violations à une
étape ultérieure ». Plus précisément, selon l’alinéa e), constitue une violation du droit d’auteur le fait
qu’une personne importe au Canada, aux fins de vente ou de distribution, l’exemplaire d’une œuvre
alors que cette personne sait (ou aurait dû savoir) que la production de cet exemplaire :
•
•
viole un droit d’auteur au Canada;
violerait un droit d’auteur au Canada si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne
qui l’a produit à l’étranger. Cette dernière partie est appelée une « violation hypothétique initiale. »
Par conséquent, le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur a pour effet d’empêcher l’importation
et le traitement commercial d’exemplaires non autorisés d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui
ont été produits à l’extérieur du Canada en tenant l’importateur responsable d’une violation à une étape
ultérieure du fait qu’il a sciemment importé au Canada les exemplaires contrefaits d’une œuvre
protégée par le droit d’auteur.
Dans la décision Kraft, un tribunal divisé a tranché en faveur d’Euro-Excellence et a rejeté les
prétentions de Kraft Canada. Parmi les juges de la majorité, certains ont statué que Kraft Canada ne
pouvait pas invoquer le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur puisque ses droits étaient
simplement de nature contractuelle et ne créaient pas d’intérêt dans le droit d’auteur. Autrement dit, du
fait que les fabricants européens étaient toujours propriétaires du droit d’auteur canadien sur les logos
et que Kraft Canada était uniquement un licencié, il ne pouvait être allégué qu’Euro-Excellence était
responsable d’une violation à une étape ultérieure à titre d’importateur puisque les propriétaires du
droit d’auteur sur les logos au Canada étaient les mêmes entités que celles qui produisaient les logos à
l’étranger. Pour être en mesure de retenir les arguments des fabricants, il aurait fallu que la Cour
puisse conclure que les titulaires du droit d’auteur peuvent violer leur propre droit d’auteur s’ils ont
concédé le droit d’auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d’auteur, ce qu’ils avaient
refusé de faire. Selon ces juges, l’alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur vise apparemment à
accorder une protection supplémentaire au titulaire du droit d’auteur canadien qui ne détient pas le
droit d’auteur sur l’œuvre en question à l’étranger. Sans l’alinéa 27(2)e), le titulaire du droit d’auteur
étranger pourrait fabriquer l’œuvre à moindre coût et venir inonder le marché canadien avec son
œuvre, ce qui rendrait le droit d’auteur canadien inutile.
D’autres juges de la Cour ont adopté un point de vue différent, tout en arrivant à la même conclusion.
Ainsi, selon eux, la présence simplement accessoire des œuvres protégées (les logos) sur les
emballages des confiseries ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la Loi
sur le droit d’auteur. Bien que le paragraphe 27(2) soit censé protéger les auteurs contre l’appropriation
non autorisée des gains découlant de leur qualité d’auteur, si l’œuvre en cause est simplement un
élément accessoire d’un autre bien de consommation et que c’est ce bien qui est vendu ou distribué,
ce paragraphe ne peut être invoqué. Autrement dit, le consommateur qui achète une tablette de
chocolat Toblerone se la procure pour le chocolat lui-même et non en raison de la présence du logo
protégé par le droit d’auteur. Selon ces juges, le logo protégé par le droit d’auteur qui se trouve sur la
tablette de chocolat est simplement un élément accessoire de la valeur de celle-ci et, par conséquent,
la protection offerte par le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur ne peut être invoquée. Fait à
noter, la majorité des juges de la Cour n’étaient pas d’accord avec ce raisonnement, qui se trouve à
ajouter à la Loi sur le droit d’auteur des limites, créées par le pouvoir judiciaire, à la protection offerte
par le droit d’auteur qui seraient fondées sur des perceptions discrétionnaires quant à savoir si
l’utilisation des logos sur les emballages est purement « accessoire » ou si le titulaire du droit d’auteur
détient un « intérêt économique légitime.
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Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. compte quelque 235 avocats oeuvrant tant à
l'échelle nationale qu'internationale à partir de leurs bureaux de Montréal, Toronto et New York ainsi
que d'un bureau correspondant à Paris, et se retrouve systématiquement au cœur des opérations
commerciales et financières les plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients
en Amérique du Nord et à l'étranger.
Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature générale et ne
se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur
qui souhaite obtenir des précisions sur l’application du droit à des situations particulières à s’adresser à
un conseiller professionnel.
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