les actions relatives a la marque communautaire

Conférence I.D.L.O
23-24 février 2007
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LES ACTIONS RELATIVES A
LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE
Préparée par Maître Richard MICHIOR
assisté de Gustave HOTTEGINDRE
Présentée par Maître Richard MILCHIOR
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PROBLEMATIQUES
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§ Quelles sont les actions relatives à la marque
communautaire?
§ Qui peut les intenter?
§ Devant quel tribunal/organe doivent-elles
être dirigées?
§ Quelles en sont les procédures?
§ Quels en sont les effets?
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PLAN
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1.Les actions relevant de la compétence de l’O.H.M.I
a.Les différents types d’actions
b.Le recours interne à l’O.H.M.I
c. Le recours externe à l’O.H.M.I
2.Les actions relevant de la compétence des tribunaux
des marques communautaires
a. L’action en déchéance et en nullité sur demande
reconventionnelle
b. L’action en contrefaçon
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Point préliminaire:
Les langues et l’O.H.M.I
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§ 5 Langues officielle à l’O.H.M.I
èLe roumain n’est pas langue officielle
§ Langue de dépôt: toutes les langues officielles de la CE
èLe roumain est langue de dépôt
§ Langue de procédure: langue officielle de l’O.H.M.I
choisie pour la procédure
MAIS les parties à la procédure peuvent opter pour une
autre langue officielle de la CE
è Le roumain n’est langue de procédure qu’en cas
d’accord des deux parties
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Point préliminaire:
La représentation
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è Pas de représentation obligatoire pour les
personnes physiques ou morales avec
rattachement effectif dans la CE
è Représentation obligatoire pour les autres
personnes physiques ou morales
Exception: le dépôt
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1. a.
Les différentes actions
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i. Les actions relatives au dépôt de la marque
communautaire
1. Les difficultés rencontrées lors du dépôt
2. L’action en opposition
ii. Les actions relatives à la validité de la marque
1. Les caractéristiques propres à ces deux
actions
2. La procédure commune à ces deux actions
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Point préliminaire:
L’extension de la marque
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è Le principe: extension des effets de la marque
communautaire à la Bulgarie et à la Roumanie
è Exception: les titulaires de droits antérieurs
en Bulgarie ou en Roumanie peuvent restreindre
cette extension selon les dispositions de leurs
législations nationales
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i. 1. Les difficultés lors du dépôt
Le contrôle de l’examinateur
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èLe contrôle de l’examinateur porte sur:
§ la requête en enregistrement
§ les indications identifiant le demandeur
§ les produits ou services concernés
§ la reproduction de la marque
§ le paiement de la taxe de dépôt
§ la conformité avec le Règlement d’exécution (RE)
§ l’absence de motif absolu de refus
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i. 1. Les difficultés lors du dépôt
Deux cas
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§ En présence d’un motif absolu de refus:
è L’examinateur invite le déposant a
retirer ou à modifier sa demande ou à
présenter des observations.
§ En présence d’une violation des règlements:
è L’examinateur invite le déposant à
remédier aux irrégularités.
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i. 2. L’action en opposition:
L’introduction
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§ Le risque d’opposition lors d’un dépôt:
è 20%
§ Le demandeur à l’action:
è personne physique ou personne morale
§ Art. 159 bis du RMC:
è demandes de marque communautaire
déposée entre le 01/07/06 et le 31/12/06 peuvent faire
l’objet d’une opposition sur la base d’un droit
antérieur en Roumanie
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i. 2. L’action en opposition:
Les effets
________________________________________________________________
è L’action prospère: la division d’opposition
refuse le dépôt de la marque communautaire
en totalité ou en partie.
è L’action échoue: l’opposition est rejetée.
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i. 2. L’action en opposition:
Les conditions de fonds
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è titularité sur marque antérieure identique ou similaire
+ produits ou services similaires + risque de confusion
è titularité sur marque ou signe antérieur non
enregistré + portée plus que locale + droit national
donne le droit à son titulaire d’interdire une marque plus
récente
è titularité sur une marque antérieure communautaire
jouissant d’une renommée identique ou similaire +
produits ou services non similaires + profit indu pour le
déposant
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i. 2. L’action en opposition:
Conditions complémentaires
________________________________________________________________
§ Dépôt dans les 3 mois à compter de la publication de
la demande de marque
§ Formée par écrit et motivée
§ Preuve du droit invoqué rapportée: la traduction dans
une langue O.H.M.I des certificats nationaux est
nécessaire (certificats roumains à traduire)
§ Réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition (euros)
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i. 2. L’action en opposition:
La phase de « cooling off »
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§ Date du début de la période: dépôt du mémoire de
l’opposant transmis au demandeur
§ Durée: en principe 2 mois prolongeable jusqu’à 24
mois
§ Objectif: la transaction
§ Jusqu’à expiration de cette période, si demande ou
opposition retirée ou si transaction a lieu: aucune
décision sur les frais et pas de partie perdante
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i. 2. L’action en opposition:
La phase contentieuse 1/2
________________________________________________________________
LA PREUVE DE L’USAGE:
§Sur requête du demandeur, l’opposant doit prouver:
è un usage effectif et sérieux au cours des 5
dernières années
Preuve de cet usage en principe limitée à des emballages,
étiquettes, barèmes de prix, catalogues…
Pas besoin de traduction de ces preuves dans la langue
de procédure sauf demande de la part de l’Office
è un juste motif du non usage
§ Si la preuve n’est pas rapportée: rejet de l’opposition
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i. 2. L’action en opposition:
La phase contentieuse 2/2
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LA PROCEDURE:
§ Procédure écrite ou orale
§ Examen de la division d’opposition limitée aux moyens
invoqués et aux demandes présentées par les parties
§ Demandeur peut demander la suspension de la procédure
sur le fondement d’une action en nullité indépendante
§ Décision:
è rejet partiel ou total de la demande de dépôt
è rejet de l’opposition avec enregistrement de la
demande
§ La partie perdante supporte les frais
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ii. 1. Les caractéristiques propres
L’action en déchéance OHMI
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§ Les causes de la déchéance:
è défaut d’usage sérieux de la marque pendant 5 ans
è marque devenue désignation usuelle
è marque présentant caractère trompeur
§ Les effets de la déchéance:
è titulaire de la marque déchu de ses droits
Effet rétroactif à la date de la demande
è n’affecte pas les contrats conclu et exécutés
antérieurement à la décision de déchéance
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ii. 1. Les caractéristiques propres
L’action en nullité 1/2 OHMI
________________________________________________________________
LES CAUSES:
§Les causes de nullité absolues:
è marques contraire à un motif absolu de refus
è demandeur de mauvaise foi lors du dépôt
Art. 159 bis: Pas de contestation de la validité d’une
marque communautaire étendue à la Roumanie sur le
fondement d’un motif absolu ne s’appliquant qu’en raison
de l’adhésion de la Roumanie
§ Les causes de nullité relatives:
è Existence d’une marque antérieure
è Existence d’un droit
antérieur
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ii. 1. Les caractéristiques propres
L’action
en
nullité
2/2
OHMI
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§ L’exception à
la demande de nullité: la
forclusion par tolérance
è S’applique au demandeur à l’action qui a toléré
pendant plus de 5 ans la marque sur son territoire
§ Les effets de la nullité:
è Marque communautaire annulée et réputée n’avoir
pas eu d’effet dès l’origine
è N’affecte pas les contrats conclu et exécutés
antérieurement à la décision de nullité
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ii. 2. La procédure commune
à ces deux actions 1/2 OHMI
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§ Le demandeur à l’action:
è Nullité absolue et déchéance: personne physique +
personne morale + certains groupements
è Nullité relative: titulaire d’une marque ou d’un droit
antérieur
§ L’introduction de la demande:
è Écrite et motivée
è Réputée présentée qu’après paiement d’une taxe
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ii. 2. La procédure commune
à ces deux actions 2/2 OHMI
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§ La phase de conciliation: l’Office peut inviter les parties
à se concilier
§ La phase contentieuse:
è Les parties se prononcent sur les notifications et les
communications
è La décision de la division d’annulation:
§ constate la déchéance ou la nullité de la marque
§ rejette la demande en déchéance/annulation
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Point de transition:
Notification de la décision
________________________________________________________________
§ Les décisions de l’O.H.M.I doivent préciser que l’acte
de recours doit être déposé dans les deux mois à
compter de la notification
§ Le principe: sauf preuve de date ultérieure la
notification est réputée arrivée le 10e jour après l’envoi
par la poste de la lettre recommandée avec accusé de
réception
è Le délai de recours pourra donc varier
selon la date de réception de la notification.
§ En cas de contestation, c’est l’O.H.M.I qui doit rapporter la
preuve de la date de réception
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1. b. Le recours interne à
l ’O.H.M.I
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i. Caractéristiques communes à tous les
recours
ii.Caractéristiques propres à certains
recours
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i. Caractéristiques communes
à tous les recours 1/3
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§ Toute décision est susceptible de recours
èLe recours est toujours suspensif
§ La chambre des recours = organe indépendant
§ Acte de recours: formé par écrit + paiement d’une taxe +
renseignements prévus au RE
§ Le délai de « révision préjudicielle »
è D’office pour les procédures « ex partes »
è Avec accord de l’autre partie pour les procédures
« inter partes »
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i. Caractéristiques communes
à tous les recours 2/3
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L’examen par la chambre des recours:
§ Examen d’office des faits
§ Procédure écrite ou orale
§ Décision (prend effet après 2 mois):
è Rejette le recours
è Fait droit à la demande:
§ Renvoie la décision à l’instance qui l’a prise
§ Tranche au fond
§ L’O.H.M.I est lié par les décisions de la chambre des
recours
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ii. Caractéristiques propres
à certains recours
________________________________________________________________
§ Le recours contre une décision d’un examinateur
è La chambre des recours doit connaître des
arguments du requérant même non exposé devant
l’examinateur (Baby Dry)
è Si procédure limitée aux motifs relatifs de refus:
examen limité aux demandes des parties
§ Le recours contre une décision de division
d’opposition
è Examen limité aux faits et preuves présentés
dans les délais
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1. c. Le recours externe à
l ’O.H.M.I 1/2
________________________________________________________________
LE TPICE:
§ La procédure devant le TPICE:
è Chambres spécialisées
è Parties au litiges: partie insatisfaite et O.H.M.I
+ possibilité autre partie devant la chambre des
recours en tant intervenant.
è Ouverture: incompétence + violation des formes
substantielles + du Traité + du Règlements
§ Les pouvoirs du TPICE:
èDe réformation et d’annulation
è Pas de pouvoir d’injonction
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1. c. Le recours externe à
l ’O.H.M.I 1/2
________________________________________________________________
LA CJCE:
§ Saisie comme juge de cassation
§ Pourvoi limité aux questions de droit:
è Incompétence du Tribunal
è irrégularités de procédure
è violation du droit communautaire
§ L’O.H.M.I doit prendre les mesures nécessaire pour
l’exécution de l’arrêt de la Cour
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PLAN
________________________________________________________________
1.Les actions relevant de la compétence de l’O.H.M.I
a. Les différents types d’actions
b. Le recours interne de l’O.H.M.I
c. Le recours externe à l’O.H.M.I
2.Les actions relevant de la compétence des
tribunaux des marques communautaires
a.L’action en déchéance et en nullité
b.L’action en contrefaçon
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Point préliminaire:
Les TMC
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§ Sont
des tribunaux de première et deuxième instance
§ Chaque État membre doit en désigner « un nombre
aussi limité que possible »
è En France: 1
è En Allemagne: 36
è Roumanie: O.H.M.I pas encore informée
§ Règles applicables par ces tribunaux:
è Les dispositions du RMC du RMC
è Le droit national si la question est hors champ
è Règle de procédures applicables pour la marque
nationale si le RMC n’en
dispose pas différemment
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2. a. Compétence des TMC sur
demande reconventionnelle
________________________________________________________________
§ Compétence exclusive des TMC
§ Rejet de la demande reconventionnelle si l’O.H.M.I a
déjà rendu une décision
§ Sursis à statuer si :
è Le TMC décide d’inviter le défenseur à introduire
une demande en déchéance ou en nullité devant
l’O.H.M.I
§ Peut prononcer la déchéance ou la nullité de la marque
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2. a. Compétence des TMC sur
défense au fond
________________________________________________________________
§ Le défendeur doit démontrer:
è Que le titulaire de la marque pourrait être déchu de
ses droits pour usage insuffisant
è Que la marque pourrait être déclarée nulle en raison
de l’existence d’une droit antérieur
§ Le TMC:
§ Accueille ou rejette l’action en contrefaçon
§ Ne prononce pas la déchéance ou la nullité de la
marque
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2. a. Les TMC et la connexité
________________________________________________________________
§ Le TMC sursoit à statuer
si la validité de la marque
déjà contestée devant un autre TMC ou devant
l’O.H.M.I
§ L’O.H.M.I sursoit à statuer si la validité de la marque
déjà contestée devant un TMC
è Dans ce cas le TMC peut suspendre la procédure qui
se poursuit devant l’O.H.M.I
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2. b. L’action en contrefaçon
1/2
________________________________________________________________
§ Compétence exclusive des TMC
§ Le demandeur à l’action: le titulaire de la marque
§ Les cas d’ouverture: contrefaçon + menace de
contrefaçon + constatation de non contrefaçon
§ Les effets de l’action: « Ordonnance » des TMC
interdisant la poursuite des actes de contrefaçon +
mesures nationales
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2. b. L’action en contrefaçon
2/2
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§ Le tribunal compétent:
è Lieu du domicile ou établissement du défendeur ou
du demandeur ou du tribunal espagnol pour connaître
de la contrefaçon sur toute la Communauté
è Lieu de la contrefaçon pour connaître de la
contrefaçon que sur le territoire national
§ Le double degré de juridiction
è En appel: devant le TMC de deuxième instance
è Possibilité de pourvoi en cassation
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LES ACTIONS RELATIVES A LA
MARQUE COMMUNAUTAIRE
________________________________________________________________
MULTUMESC PENTRU
ATENTIE
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