des recherches en similitude de denominations sociales

DES RECHERCHES EN SIMILITUDE DE
DENOMINATIONS SOCIALES ?
Par Caroline WEHNER
Juriste en Propriété Intellectuelle, REGIMBEAU
Et par Evelyne ROUX
Associée,
Responsable du Département Marques & Modèles,
REGIMBEAU
¾ La dénomination sociale constitue une antériorité opposable à une marque
Bien qu’une dénomination sociale identifie une personne morale, elle peut constituer une
antériorité opposable à une marque car, lorsqu’elle est utilisée dans les rapports avec la
clientèle, elle est perçue comme désignant, au moins de façon indirecte, les produits ou services
qui constituent l’objet de l’activité effective de la personne morale.
Les titulaires de dénominations sociales n’ont pas la faculté en France de faire opposition à
l’enregistrement d’une marque. Ils pourront donc intenter une action en annulation de marque
une fois que celle-ci sera enregistrée. En revanche, l’opposition des titulaires de dénominations
sociales est admise auprès de l’OHMI.
Pour que l’annulation d’une marque soit prononcée au regard d’une dénomination sociale il faut
que les conditions suivantes soient remplies :
• Existence d’une dénomination sociale antérieure sans qu’il soit besoin de prouver qu’elle
bénéficie d’une notoriété, ni qu’elle possède un rayonnement national. L’antériorité
remonte à l’immatriculation de la société au RCS ce qui correspond donc au début de
son exploitation.
• Création d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
¾ L’appréciation du risque de confusion par la jurisprudence
Pour que le risque de confusion soit établi, il faut tout d’abord que la dénomination sociale soit
distinctive à l’égard des produits et services visés dans son objet social.
De plus, il faut qu’il y ait une identité ou une similitude entre les produits ou services couverts
par l’objet social de la dénomination sociale et les produits ou services désignés par la marque
postérieure. Sur ce point, la Cour de cassation censure désormais fermement les décisions qui
jugent que la dénomination sociale n’est pas soumise au principe de spécialité et par
conséquent, opposable à une marque postérieure désignant des produits ou services différents.
En revanche, si la dénomination sociale jouit d’une renommée, elle peut faire obstacle à la
protection comme marque d’un signe identique ou similaire dans une spécialité différente.
Enfin, il faut qu’il y ait une ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes
en conflit. Plus précisément, la jurisprudence n’exige pas pour reconnaitre le risque de
Des recherches en similitude de dénominations sociales ? /juillet 2012
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confusion, qu’il y ait une identité entre les signes. Une simple similitude suffit à entrainer la
nullité de la marque postérieure.
La question qui se pose est celle de savoir si les tribunaux ont des règles d’appréciation de la
similitude des signes en cas de conflit entre une dénomination sociale et une marque uniformes
à celles adoptées en cas de conflit entre deux marques.
¾ Le degré de similitude exigé entre une dénomination sociale et une marque
postérieure
Le degré de similitude exigé par les juges pour reconnaitre un risque de confusion entre une
dénomination sociale et une marque postérieure, et par conséquent, prononcer l’annulation de
cette dernière, reste incertain du fait de décisions contradictoires.
¾ Le degré de similitude exigé entre deux dénominations sociales
La dénomination sociale identifie une personne morale et à ce titre, la reprise du nom par une
société concurrente ou son imitation fait naitre un risque de confusion et constitue un acte de
concurrence déloyale.
Ainsi, dans un jugement du 22 mai 2012 1, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a considéré
que l’imitation de la dénomination sociale RED BULL par la dénomination sociale CIBULL INC.
COMPANY constituait des actes de concurrence déloyale.
Pour éviter ces risques, et comme il est maintenant possible d’effectuer des recherches de
similitude parmi les dénominations sociales, nous vous invitons à le faire.
Par Caroline WEHNER ([email protected])
Juriste en Propriété Intellectuelle
Et par Evelyne ROUX (roux @regimbeau.eu)
Associée,
Responsable du Département Marques & Modèles
Paris, le 15 juillet 2012
A propos de Regimbeau :
Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des
secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets,
marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de près de 200 personnes, dont les compétences
s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence,
audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise
du Cabinet Regimbeau (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de
répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute
qualité avec ses clients.
1
TGI Paris 22 mai 2012, n°11/0375, Société RED BULL GmbH SARL contre SARL CIBULL INC. COMPANY. Des recherches en similitude de dénominations sociales ? /juillet 2012