l`opposition contre les demandes de marques

L’OPPOSITION CONTRE LES DEMANDES DE
MARQUES FRANCAISES ET COMMUNAUTAIRES
Par Caroline WEHNER
Juriste en Propriété Intellectuelle, REGIMBEAU
Et par Evelyne ROUX
Associée,
Responsable du Département Marques &
Modèles, REGIMBEAU
™ L’opposition en France auprès de l’INPI
La procédure d’opposition existe en France depuis la réforme de 1991.
Elle est notamment prévue aux articles L .712-3 à L.712-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
L’INPI est dispensé du contrôle des antériorités lors de l’examen d’une demande
d’enregistrement de marque ce qui aurait retardé l’enregistrement des marques, ainsi,
ce contrôle appartient aux tiers titulaires de droits antérieurs.
L’opposition présente l’avantage de permettre aux titulaires de marques d’obtenir le
rejet d’une demande d’enregistrement de marque sans supporter les frais ni la longueur
d’un procès, et donc de bloquer très rapidement un projet.
¾ Qui peut présenter une opposition ?
Dans un souci de rapidité et de sécurité juridique, le droit français a limité les
personnes habilitées à présenter une opposition contre une demande d’enregistrement
de marque auprès de l’INPI.
Ainsi, la faculté d’opposition à l’enregistrement d’une marque est réservée seulement
aux :
•
•
•
•
Titulaires de marques antérieures françaises ou communautaires, c’est-à-dire,
les marques enregistrées antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité
antérieure,
Titulaires de marques non déposées mais notoirement connues au sens de
l’article 6bis de la Convention de Paris (CUP), exploitées pour désigner des
produits ou des services similaires,
Titulaires d’une demande d’enregistrement d’une marque française ou
communautaire,
Licenciés exclusifs, à condition qu’il n’y ait pas de clause l’interdisant dans le
contrat.
L’opposition contre les demandes de marques françaises et communautaires – Septembre 2012
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Cela signifie donc que la faculté d’opposition auprès de l’INPI n’est pas offerte aux
titulaires de dénominations sociales, de noms de commerce, d’enseignes ou de noms de
domaines.
Ceux-ci ne possèdent qu’un droit d’observation auprès de l’INPI et peuvent, une fois la
marque enregistrée, intenter une action en annulation de la marque pour indisponibilité
ou une action en contrefaçon.
¾ Quand l’opposition doit-elle être faite ?
L’opposition doit être formée dans un délai de deux mois, délai non prolongeable.
Le délai court à partir de la date de publication de la demande au Bulletin officiel de la
propriété industrielle (BOPI).
¾ Comment présenter une opposition ?
L’opposition doit être présentée par écrit.
Elle doit préciser notamment :
•
•
•
•
•
L’identité de l’opposant,
Les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des
droits de l’opposant,
Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition est
formée,
Les produits pour lesquelles l’opposition est formée car l’opposition peut être
partielle (désigner seulement certains produits ou services de la demande
d’enregistrement contestée) ou totale,
Les moyens sur lesquels repose l’opposition.
La taxe d’opposition auprès de l’INPI s’élève à 310 euros. Si l’on souhaite invoquer
plusieurs marques, il est nécessaire de déposer une opposition par droit invoqué.
¾ La procédure de l’opposition en France
L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement
contestée. Ce dernier dispose alors d’un délai de deux mois pour présenter ses
observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire.
A défaut d’observation ou de constitution régulière d’un mandataire, l’INPI statue sur
l’opposition.
Dans le cas contraire, un projet de décision, établi au vue de l’opposition et des
observations en réponse est notifié aux parties. Celles-ci peuvent alors éventuellement
contester le bien-fondé de ce projet en respectant un délai imparti.
A défaut de contestation, le projet vaut décision.
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Sinon, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations, éventuellement
complétées d’une audition orale, et ce dans le respect du principe du contradictoire,
qui impose à l’INPI de notifier à chaque partie toutes observations émanant de l’autre.
Dès que l’INPI a été saisi, il doit se prononcer impérativement dans un délai de 6 mois.
L’opposition est ainsi réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois à
compter de l’expiration de celui prévu pour former opposition.
Cela signifie que l’opposition est donc en principe tranchée au plus tard huit mois après
la publication de la demande d’enregistrement contestée.
Ce délai de six mois peut cependant être suspendu si l’opposition est elle-même fondée
sur une simple demande d’enregistrement de marque, si une demande en nullité, en
déchéance ou en revendication est formée à l’égard de la marque sur laquelle
l’opposition est fondée ou encore si les parties le demandent conjointement. En effet,
aucune décision ne peut être prise tant que la marque invoquée au soutien de
l’opposition n’est pas enregistrée ou qu’il existe une contestation sur sa validité, son
maintien en vigueur ou sa titularité.
¾ La contre-attaque du déposant
Le titulaire de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition est formée
peut demander à l’opposant, dans ses premières observations en réponse, des preuves
de l’exploitation de sa marque (« preuves d’usage ») si la marque fondant l’opposition
est enregistrée depuis plus de cinq ans. Il ne pourra en effet le faire ultérieurement.
En effet, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « encourt la déchéance de
ses droits le propriétaire qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour
les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue
de cinq ans ». Il importe donc de distinguer selon que la marque n’a pas été exploitée
ou qu’elle l’a été avant que cette exploitation ne cesse. Dans le premier cas, le point
de départ du délai est fixé à la date de l’enregistrement de la marque. Dans le
deuxième cas, le point de départ est constitué par la date du dernier acte
d’exploitation. La cession de la marque ou son renouvellement n’ont pas d’effet sur la
computation du délai de cinq ans. Enfin, pour parer les manœuvres tardives tendant
uniquement à échapper à la déchéance, si l’usage de la marque a commencé ou a été
repris postérieurement à l’expiration du délai de 5 ans, il ne fait pas obstacle à la
déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance.
L’opposant doit alors prouver :
•
•
Qu’il a fait un usage du signe à titre de marque c’est-à-dire dans la vie des
affaires et pour identifier ou promouvoir des produits ou services désigner dans
sa marque (et non à titre de dénomination sociale)
Que l’usage de la marque était « un usage sérieux » c’est-à-dire qu’il doit s’agir
d’un usage ayant essentiellement pour but de créer ou de maintenir des parts de
marché pour les produits ou services concernés et non d’un usage « effectué à
titre symbolique »,
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•
Que l’usage sérieux de la marque a été fait sur le territoire français, même s’il
ne l’a pas été sur tout le territoire.
Afin d’apporter la preuve des éléments cités précédemment, l’opposant doit produire
des pièces propres à établir que la déchéance de sa marque pour défaut d’exploitation
n’est pas encourue. Ces pièces, qui doivent être produites dans un délai imparti par
l’INPI, peuvent prendre des formes diverses notamment, des emballages, des
catalogues, des publicités, des photographies ou des factures.
Toutefois, l’INPI n’est pas juge de la déchéance d’une marque et son contrôle est très
succinct. L’opposant peut donc dans un premier temps se contenter d’apporter
quelques preuves d’usage de sa marque. L’INPI pourra s’en contenter pour trancher
l’opposition. Si le titulaire de la demande faisant l’objet de l’opposition considère ces
preuves comme insuffisantes, il lui appartiendra de saisir les tribunaux d’une action en
déchéance pour non usage.
Il est toutefois préférable de s’assurer que la marque que l’on souhaite invoquer fait
l’objet d’un réel usage avant de lancer l’opposition et de réunir les preuves d’usage le
plus vite possible.
¾ La décision de l’INPI
La procédure d’opposition est clôturée par la décision de l’INPI.
Cette décision est implicite lorsque l’INPI laisse le délai de six mois s’écouler,
l’opposition est alors rejetée. La décision est explicite lorsque le directeur de l’INPI
prononce une décision motivée. Celle-ci peut constituer en un rejet partiel ou total de
la demande contestée, ou dans un rejet de l’opposition.
¾ Le recours contre cette décision
La décision de l’INPI statuant sur l’opposition est susceptible de recours.
Ce recours sera porté, en fonction du domicile du requérant, devant l’une des dix
cours d’appel désignées par l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle.
Lorsque le requérant a son domicile à l’étranger, la compétence revient à la Cour
d’Appel de Paris.
Le recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la
décision ou, si le requérant est un tiers, à compter de la publication au BOPI de la
décision.
Le recours doit être formé par déclaration écrite. L’absence d’effet dévolutif du
recours exclut de manière générale que puisse être invoqué devant la cour d’appel un
moyen non soulevé devant l’INPI au cours de la procédure d’opposition.
Par son arrêt, la cour d’appel, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision
déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision. La procédure est en fait menée
entre le Demandeur non satisfait de la décision émise et l’INPI, l’autre partie étant
libre de se faire représenter ou pas dans la procédure.
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L’arrêt de la cour d’appel est enfin susceptible de pourvoi en cassation.
™ L’opposition communautaire auprès de l’OHMI
La procédure d’opposition contre une marque communautaire est définie par l’article
41 du Règlement sur la marque communautaire.
¾ Qui peut présenter une opposition ?
La faculté d’opposition contre une marque communautaire est ouverte à des titulaires
de droits plus nombreux auprès de l’OHMI qu’auprès de l’INPI.
Ainsi, les personnes pouvant s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire
sont :
•
•
•
•
•
Les titulaires d’une marque nationale ou communautaire enregistrée
antérieurement,
Les licenciés d’une marque nationale ou communautaire enregistrée
antérieurement,
Les titulaires d’une marque non déposée mais notoirement connue au sens de
l’article 6bis de la Convention de Paris (CUP), exploitée pour désigner des
produits ou des services similaires à la marque déposée,
Les titulaires, ou licenciés, d’une marque nationale ou communautaire
renommée enregistrée pour des produits ou services différents à la marque
déposée,
Les exploitants d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la
vie des affaires comme une dénomination sociale ou une appellation d’origine, à
condition que leur portée ne soit pas seulement locale. Une seule opposition
peut être formulée sur la base de plusieurs droits, mais l’OHMI se réserve lors de
l’examen la possibilité de sélectionner le droit sur lequel elle prendra sa
décision.
¾ Quand l’opposition doit-elle être faite ?
L’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à partir de la date de la
publication de la demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires.
Ce délai n’est pas prolongeable.
¾ Comment présenter une opposition ?
Les actes d’opposition contre une marque communautaire doivent être présentés par
écrit.
La taxe d’opposition auprès de l’OHMI s’élève à 350 euros. Cette taxe doit être
acquittée dans le même délai que celui fixé pour présenter l’acte d’opposition.
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¾ Procédure de l’opposition communautaire
La procédure d’opposition commence avec la réception de l’acte d’opposition par
l’Office. Bien que l’opposition ne soit réputée régulièrement formée qu’après paiement
de la taxe d’opposition, le demandeur de la marque communautaire est immédiatement
informé du dépôt de l’acte d’opposition et reçoit une copie des documents versés au
dossier.
L’Office examine alors la recevabilité de l’acte d’opposition.
Lorsque l’acte d’opposition est jugé recevable, l’Office envoie aux deux parties une
notification fixant les délais de la procédure.
•
Négociation et cooling off
La procédure commence par une période durant laquelle les parties peuvent négocier
un accord : le délai de réflexion (« cooling off »). Au cours de cette période, les parties
ont la possibilité de mettre un terme à la procédure sans encourir de frais
supplémentaires.
Le délai de réflexion expire deux mois après la notification de la recevabilité de
l’opposition. La date exacte de l’expiration du délai est précisée et elle est toujours
précisément 2 mois après la notification même s’il s’agit d’un jour de fermeture de
l’OHMI.
Le délai de réflexion peut tout de même être prorogé jusqu’à 24 mois si les deux
parties présentes des requêtes de prorogation en ce sens avant l’expiration dudit délai.
L’Office accordera cette durée de prorogation quelle que soit celle demandée par les
parties.
•
Echange d’arguments
L’expiration du délai de réflexion marque l’ouverture de la phase contradictoire de la
procédure.
À ce stade, les parties ont la possibilité de transmettre leurs observations et de déposer
des preuves en faveur du rejet de la demande ou de l’opposition. La première partie à
se voir offrir cette possibilité est l’opposant, qui dispose de deux mois pour compléter
son dossier. À cette fin, l’opposant peut soumettre les faits, les arguments et les
preuves qu’il juge nécessaires à l’appui de l’opposition.
Le demandeur de la marque communautaire dispose à son tour de deux mois pour
présenter des observations en réponse que peut encore contester l’opposant. L’Office
peut cependant accepter et/ou demander d’autres échanges d’observations.
La phase contradictoire de la procédure arrive à son terme lorsque l’Office informe les
parties que plus aucun échange d’observations n’est permis. Ceci veut dire que
l’instruction est désormais terminée et que la division d’opposition peut rendre une
décision sur l’opposition.
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¾ La contre-attaque du déposant
Comme en matière d’opposition auprès de l’INPI, le titulaire de la demande
d’enregistrement communautaire
contre laquelle l’opposition est formée peut
demander à l’opposant des preuves de l’exploitation de sa marque (« preuves
d’usage ») si la marque fondant l’opposition est enregistrée depuis plus de cinq ans afin
que celui-ci soit déchu de ses droits.
Néanmoins, contrairement à la législation française, cette demande de preuves d’usage
ne doit pas obligatoirement être formée dans les premières écritures mais doit
seulement être formée avant la clôture de la procédure d’opposition. L’opposant,
quant à lui doit fournir les preuves d’usage dans un délai imparti par l’Office.
Dans le cadre de la procédure communautaire, l’opposant ne doit pas prouver l’usage
sérieux de sa marque au cours des cinq années qui précèdent la demande du déposant,
comme en droit français, mais au cours des cinq années qui précèdent la publication
de la demande d’enregistrement litigieuse.
Selon l’OHMI, un usage sérieux dans la communauté suppose que la marque soit
présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée en étant
utilisée à titre de marque, ce qui implique que les produits ou documents portant la
marque soient mis à la disposition du public sur le territoire considéré. Il n’est
cependant pas nécessaire de prouver la réussite commerciale de la marque, ni une
exploitation commerciale quantitativement importante.
A la différence de l’INPI, l’OHMI a compétence pour apprécier en détail le caractère
sérieux de l’usage invoqué.
La déchéance sera partielle si l’opposant parvient seulement à prouver l’usage sérieux
de certains produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement de sa
marque.
¾ La décision de l’OHMI
La division de l’opposition de l’OHMI rend une décision afin de clôturer la procédure.
Si l’opposition n’est pas fondée, l’OHMI rend une décision de rejet. Si la demande de
marque communautaire n’est pas totalement rejetée et s’il n’existe aucune autre
opposition pendante, il est procédé à l’enregistrement de la marque.
¾ Le recours contre la décision
La décision de la division d’opposition peut faire l’objet d’un recours par l’une ou
l’autre des parties. Le recours est alors porté devant les chambres de recours de
l’OHMI.
L’acte de recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision statuant sur l’opposition. L’acte peut comprendre l’exposé
des motifs mais un mémoire contenant les motifs peut aussi être déposé séparément
dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
L’opposition contre les demandes de marques françaises et communautaires – Septembre 2012
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L’acte de recours et l’exposé des motifs doivent tous deux être déposés par écrit dans
la langue de procédure de la décision attaquée.
La taxe de recours s’élevant à 800 euros doit être acquittée et parvenir à l’Office dans
le délai de deux mois prescrit.
Une fois la décision de la Chambre de Recours rendue, un recours peut encore être
porté devant le Tribunal anciennement connu sous le nom de Tribunal de première
instance des Communautés européennes (TPICE), et en dernier ressort devant la Cour
de Justice de l’Union européennes (CJUE).
™ NEGOCIATION OU OPPOSITION ?
La procédure d’opposition peut cependant être évitée en adressant très rapidement
une injonction au déposant de renoncer à sa marque, ou – si cela est possible – de la
limiter. Au regard des délais courts imposés par la procédure, le choix entre
l’opposition et la négociation doit être décidé rapidement dans une optique de
négociation en amont de l’opposition ou dès le lancement de cette dernière et avant
qu’une décision ne soit rendue.
La négociation permet un règlement du litige plus rapide et souvent plus satisfaisant
car il peut contraindre le déposant à des obligations plus larges qu’une seule limitation
de marque.
Quand bien même une décision est rendue en faveur du titulaire du droit, il est en effet
conseillé de vérifier que le déposant ne poursuit pas l’utilisation de la marque !
Par Caroline WEHNER ([email protected])
Juriste en Propriété Intellectuelle
Et par Evelyne ROUX (roux @regimbeau.eu)
Associée,
Responsable du Département Marques & Modèles
Paris, le 3 septembre 2012
A propos de Regimbeau :
Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des
secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets,
marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de près de 200 personnes, dont les compétences
s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence,
audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise
du Cabinet Regimbeau (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de
répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute
qualité avec ses clients.
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