Module 8 : Négociation et contractualisation de licences

Négociation et contractualisation de
licences
Pauline Corbière - Juriste Propriété
Intellectuelle et Contrats
Définition
Le contrat de licence est un contrat par lequel le
titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (le
concédant) autorise son cocontractant (le
licencié) à exploiter ce droit selon des modalités
définies par les Parties. La licence peut être
simple ou exclusive.
Chapitre 1 - Contrat de licence
Contrat de licence : les principales clauses
Formalisme et formalités
Contrat écrit :
Condition de validité des contrats (brevet, marque, droit d’auteur)
Sanction : Nullité
Inscription au Registre National des
Brevets/marques/dessins et modèles
Pas une condition de validité
Condition d’opposabilité aux tiers
Les Parties
Vocabulaire - rappel :
Concédant : le titulaire du brevet, le copropriétaire.
Licencié : toute personne physique ou morale ayant la capacité de
contracté et qui bénéficie de la licence.
Capacité juridique à vérifier :
Capacité juridique à engager en son nom
Vérifier l’existence de la structure
Vérifier son assise financière
Le titre
Vu en pratique :
- Licence de brevet + savoir faire
- Licence/communication/transfert de savoir-faire
- Licence droits d’auteur/logiciel
Incidences :
- Un titre qui ne lie pas le juge – attention à la requalification
- Un indice de l’intention des parties
Le préambule
• Un élément facultatif mais essentiel :
Permet de situer l’accord/technologie dans son
contexte
Mettre en exergue l’intention/les capacités/les
attentes des Parties
Un indice primordial pour le juge en cas de conflit
Les définitions
Intérêt des définitions :
Eviter les interprétations divergentes
Mettre en exergue les points clés
Ex : le domaine, les produits du brevet
Accroître la compréhension du contrat
Toujours relire les définitions au regard des
articles dans lesquels elles sont utilisées
On peut rédiger les définitions en dernier
Les annexes
Les Annexes font partie intégrante du contrat
= même valeur juridique
Délimitent le périmètre contractuel
Faciliter la rédaction et l’évolution du contrat
Permet de décrire précisément l’objet licencié
Il est souhaitable de penser régulièrement à
mettre à jour les annexes
Exemple d’Annexe : l’objet licencié
Brevet : titre, intitulé, date de dépôt,
publication, extensions, titres délivrés….
Savoir-faire : description du savoir-faire
Logiciel : capture d’écran du code source, n°
de dépôt des codes sources à l’APP
Autres : référence enveloppe Soleau, photo,,
cahier de laboratoire
L’objet de licence
L’objet du contrat :
Un brevet délivré ou une demande de brevet, les
droits patrimoniaux d’auteur, un savoir-faire, une
marque.
La totalité ou une partie du droit
Licence d’utilisation, de fabrication, de
commercialisation, à des fins de recherche
Licence de savoir -faire
Le savoir faire au sens juridique est très précis.
Le savoir-faire doit être :
secret
formalisé
substantiel
Si une de ces conditions n’est pas remplie =
nullité du contrat
Le périmètre du contrat
Le périmètre du contrat :
Territoire géographique
Domaine/Application
Exclusivité (absolue/relative)/Non exclusivité
Droit ou pas de sous licencier
NB : il y a exclusivité absolue quand le
concédant s’interdit lui-même d’utiliser la
technologie
Durée du contrat
Durée du contrat :
Prise d’effet au jour de sa signature (sauf clause
contraire)
Durée fixe. Exemple : 5 ans renouvelable par voie
d’avenant
Pour toute la durée de vie du titre licencié
L’exploitation
Obligation d’exploitation :
Exploitation effective, loyale et sérieuse
Même en cas de silence du contrat
Même en présence de clause de minima
Spécificité Université :
Définition des domaines d’exploitation
Réservation du « hors domaine » et un droit d’usage à des
fins de recherche
Prévoir des sanctions en cas de non
exploitation
Suivi de l’exploitation
Pourquoi ?
Mission des organismes de recherche
Garantir un retour financier auprès de l’organisme de
recherche
Récupérer une technologie en cas de difficulté de
l’entreprise
Comment ?
Reporting, réunion annuelle, audit
Hiérarchie des sanctions (mise en demeure, retrait
d’exclusivité, résiliation de la licence)
Conditions financières
Sommes forfaitaires :
Cash à la signature de la licence (ex: coût du brevet)
Paiement forfaitaire à chaque date anniversaire
Etalement des paiements en fonction de la réalisation des
différentes étapes de recherches (« milestones »)
Redevances
Redevances variées (type de produits, d’exploitations, de
marché)
Redevances variables (par tranches, montants cumulés)
Assiette (chiffre d’affaires, unité de production)
Gestion de la Propriété intellectuelle
Prise en charge des frais de PI
Remboursement des frais déjà engagés
Prise en charge des frais futurs
Gestion des droits/titres de PI par le licencié
Qui décide ?
Qui paye ? (si rien n’est prévu c’est le propriétaire du
brevet qui doit payer)
Quid en cas de désaccord sur la poursuite du titre ?
Défense de la PI
Défense des droits/titres de PI : qui peut agir ?
Titulaire des droits de PI (le concédant)
Le licencié exclusif : il peut agir si aucune clause du contrat
ne s’y oppose et s’il a préalablement mis en demeure le
breveté d’agir et que ce dernier n’a pas donné suite
Le licencié non exclusif : peut intervenir dans l’instance en
contrefaçon mais ne peut pas initier l’action
Attention
• La première défense c’est l’attaque.
• Lorsque l’on attaque un tiers en contrefaçon, il
va remettre en cause la validité du titre =
Danger
• Mieux vaut prévoir que le licencié n’a pas le
droit d’agir en contrefaçon contre des tiers
sans autorisation du concédant
Garanties
Garantie d’éviction
Garantie d’éviction du fait personnel : garantie d’ordre
public, due même dans le silence du contrat
Garantie d’éviction du fait des tiers : peut être écartée sous
réserve de bonne foi
Garantie des vices cachés
vices techniques, juridiques, cachés à la conclusion du
contrat
Peut être écartée dans le contrat
Loi applicable, langue et gestion des
conflits
Loi applicable :
Privilégier la loi de la Côte d’Ivoire
Droits étrangers relativement harmonisés sauf droits
USA/US
Langue du contrat :
Privilégier la langue française
Gestion des conflits
Privilégier le recours amiable
Éviter le recours à l’arbitrage
Chapitre 2 – Suivi de la licence
• Il est important de suivre la vie de la licence
• Il est recommandé de faire un point tous les 6
mois sur la licence.
• Selon la clause d’audit prévue dans le contrat
de licence, prévoir d’interroger le licencié sur
l’état des ventes.
• Il est recommandé de suivre les minimas pour
pouvoir éventuellement modifier les termes
de la licence.
Le licencié
Il est important d’entretenir des liens privilégiés
avec le licencié.
Si cela est possible prévoir une réunion physique
par an.
Il est important de tenir le licencié informé de
tout changement d’interlocuteur.
Merci de votre attention