Rapport de synthèse Question Q229 L`utilisation du dossier d

Rapport de synthèse
par Thierry CALAME, Rapporteur Général,
Nicola DAGG et Sarah MATHESON, Rapporteurs Généraux Adjoints, John
OSHA, Kazuhiko YOSHIDA et Sara ULFSDOTTER
Assistants du Rapporteur Général
Question Q229
L’utilisation du dossier d’examen dans les procédures post-délivrance
Cette question a pour objet d’examiner la loi et la pratique judiciaire et administrative au
niveau national et international en ce qui concerne l’utilisation ou la non-utilisation du dossier
d’examen dans les procédures post-délivrance. En particulier, elle considère les types de
dossiers d’examen qui peuvent être considérés comme contraignants ou probants au cours
de l’interprétation des revendications, ainsi que la prise en compte de cette doctrine dans
différents types de procédures post-délivrance.
Aux fins de cette question, « dossier d’examen » est défini comme incluant les arguments qui
sont invoqués et les modifications qui sont apportées pendant la procédure d’examen, et
comme excluant les déclarations ou les définitions qui sont faites uniquement dans le
fascicule de brevet déposé initialement. L’utilisation du terme « procédure d’examen » dans
les orientations de travail a soulevé plusieurs questions d’interprétation de la part des
Groupes. La « procédure d’examen » vise à inclure toute procédure d’examen devant un
office national ou régional, qu’il s’agisse de l’examen initial ou d’un examen ultérieur, mais
elle exclut les procédures judiciaires. Les « procédures post-délivrance » comprennent à la
fois les procédures devant un office national ou régional et les procédures judiciaires.
Cette question considère également les opinions nationales et régionales sur le potentiel
d’harmonisation par une utilisation uniforme du dossier d’examen, et elle s’interroge sur la
question de savoir si la doctrine du « file wrapper estoppel », bien connue aux États-Unis
(selon laquelle les déclarations faites par ou pour le compte du breveté au cours de l’examen
peuvent être considérées comme contraignantes en matière d’interprétation), devrait être
utilisée de façon plus générale. Enfin, cette question s’interroge sur le fait de savoir si le
dossier d’examen dans une juridiction peut ou doit être pris en compte lors de l’interprétation
des revendications dans une autre juridiction.
Le Rapporteur Général a reçu 42 rapports de groupes des pays suivants (dans l’ordre
alphabétique) : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie,
Canada, Chili, Chine, Corée, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis
d’Amérique, Finlande, France, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Malaisie, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,
République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie
et Ukraine. Les Rapports reçus après le 1er septembre 2012 sont énumérés ci-dessus mais
ne sont pas inclus dans le résumé suivant.
Les Rapports proposent un examen exhaustif de la pratique judiciaire et administrative
concernant l’utilisation du dossier d’examen dans le droit national. Ce Rapport de Synthèse
1
ne prétend pas répertorier le détail des réponses formulées par chaque Groupe National. S’il
existe des doutes quant à la situation exacte dans une juridiction particulière, il pourra être
fait référence aux Rapports originaux des Groupes.
Analyse de la loi et de la jurisprudence actuelles
1. Quelles sont les différentes procédures post-délivrance disponibles dans votre pays ?
Les procédures postérieures à la délivrance peuvent-elles avoir lieu tant devant l’office
des brevets que devant une juridiction ?
Les procédures post-délivrance sont disponibles devant les juridictions de tous les pays
ayant répondu à cette question. Les Groupes Nationaux ont décrit les procédures postdélivrance disponibles avec plus ou moins de détails.
Dans la majorité des pays ayant répondu à cette question (tels que détaillés ci-après),
les procédures post-délivrance telles que les procédures de réexamen (Australie,
Canada, Danemark, Indonésie, Italie, Japon, Norvège, Singapour, États-Unis1),
d’opposition (Autriche, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Norvège, Pologne,
Afrique du Sud, Suisse, Royaume-Uni) et de modification ou de limitation (Canada, Chili,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Norvège, Paraguay, Pérou,
Pologne, Portugal, Singapour, Suisse, Royaume-Uni), sont disponibles devant les
offices de brevets nationaux et les appels sont introduits devant les tribunaux nationaux.
En ce qui concerne l’action en nullité, les pays se divisent en deux catégories selon que
la procédure a lieu devant l’office des brevets national ou devant les tribunaux (ou les
deux), la majorité des pays compris dans la première catégorie faisant état
spécifiquement du droit de faire appel d’une décision d’annulation de l’office des brevets
local devant un tribunal national.
Dans tous les Rapports de Groupes qui mentionnent expressément les actions en
déclaration de non-contrefaçon comme des procédures post-délivrance, celles-ci sont
portées devant le tribunal, à l’exception de la Hongrie, où les actions en déclaration de
non-contrefaçon sont disponibles devant l’office des brevets national puis susceptibles
d’appel devant le tribunal. Le Rapport de la République tchèque indique qu’une
procédure post-délivrance de jugement déclaratif est disponible devant l’office des
brevets national afin d’interpréter la portée des revendications.
Certains pays ayant répondu à cette question n’ont pas de procédures post-délivrance
devant l’office des brevets national et toutes les procédures de brevet relèvent de la
compétence du tribunal (Indonésie, Pays-Bas2, Espagne, Thaïlande, Turquie et
Ukraine).
Il convient de noter que l’Afrique du Sud et la Suisse sont des pays sans examen de
fond, et par conséquent la demande de brevet n’est pas appréciée sur le fond selon les
critères de nouveauté et / ou d’activité inventive. En l’absence d’un examen sur le fond,
le dossier d’examen n’inclut tout simplement pas la demande de brevet et les
procédures d’examen qui y sont associées.
2. Le dossier d’examen peut-il être pris en compte afin d'interpréter la portée des
revendications durant les procédures post-délivrance ?
1
L’America
Invents Act (AIA), promulgué le 16 septembre 2012, autorise de nouvelles procédures post-délivrance devant le US Patent and
Trademark Office, notamment l’Inter-Partes Review (IPR) et le Post Grant Review (PGR). Le PGR est déposé dans les 9 mois qui
suivent la délivrance et l’IPR peut être présenté après ce délai.
2
Toutefois, pour les brevets nationaux néerlandais, l’action en nullité devant le tribunal doit être précédée d’une demande de conseil sur la validité
par l’office des brevets national. 2
Les pays qui tiennent compte du dossier d’examen sont les suivants : Argentine,
Australie, Brésil, Chine, Danemark, Équateur, Finlande, France, Indonésie, Israël,
Japon, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Philippines, Singapour, Suède, Turquie et ÉtatsUnis. Parmi ces pays, l’Australie, le Danemark, le Mexique, la Turquie, l’Ukraine et les
États-Unis ont des dispositions légales qui prévoient formellement la possibilité de se
référer au dossier d’examen. Les autres pays se fondent sur la jurisprudence ou sur des
principes généraux du droit.
Les pays ayant fourni un rapport et qui n’autorisent strictement aucune utilisation du
dossier d’examen aux fins d’interprétation des revendications sont : le Canada, la
République tchèque, le Chili, la Hongrie, la Norvège, le Portugal et l’Afrique du Sud.
Parmi ces pays, le Chili, la Hongrie et la Norvège ont soit pris des dispositions légales
interdisant explicitement la prise en considération du dossier d’examen, soit interprété
des dispositions légales prévoyant de limiter la portée de la protection conférée par un
brevet au contenu des revendications. Le Portugal et l’Afrique du Sud se fondent sur la
jurisprudence et sur l’interprétation des tribunaux.
Certains pays tiennent parfois compte du dossier d’examen dans des cas limités ou font
état de décisions diverses en la matière. Ces pays sont les suivants : Autriche,
Allemagne, Pérou, Pologne, Espagne et Royaume-Uni.
Le Rapport autrichien précise que le dossier d’examen peut être utilisé dans les
procédures administratives mais pas dans les procédures judiciaires.
Le Rapport allemand explique que l’article 69 de la Convention sur le brevet européen
est interprété comme indiquant que seules les revendications actuelles et la description
existante peuvent être utilisées pour interpréter l’objet du brevet. Toutefois, le dossier
d’examen peut être retenu comme une preuve circonstancielle lors de l’appréciation
d’éléments ambigus des revendications. En outre, le dossier d’examen peut être utilisé
lorsque le défendeur à une action en contrefaçon est le demandeur à une procédure
d’opposition, afin d’éviter les contradictions de mauvaise foi.
En Russie et au Royaume-Uni, l’utilisation du dossier d’examen pour interpréter la
portée des revendications n’est pas interdite par la loi ou par des précédents
contraignants. Les dossiers d’examen des brevets russes et britanniques sont
accessibles au grand public. Au Royaume-Uni, il peut être fait référence au dossier
d’examen afin d’élucider la signification d’une revendication. Le dossier d’examen facilite
la compréhension du raisonnement du breveté et permet d’inclure ou d’exclure certains
éléments de la revendication (même si, en pratique, le dossier d’examen est rarement
invoqué). Dès lors, les tribunaux n’utilisent pas le dossier d’examen pour interpréter les
revendications mais pour comprendre leur logique.
Dans un certain nombre de pays, il existe peu ou pas de jurisprudence en la matière (ou
bien la jurisprudence existante fournit des orientations limitées), de sorte que cette
question doit être abordée de façon théorique et sans réponse définitive quant aux
utilisations possibles du dossier d’examen. Ces pays sont les suivants : Bulgarie,
Estonie, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Suisse et Thaïlande.
3. Motivations politiques des décisions tendant à autoriser ou à interdire l’utilisation du
dossier d’examen dans les procédures post-délivrance
La majorité des pays qui autorisent l’utilisation du dossier d’examen dans les procédures
post-délivrance partagent les mêmes motivations et les mêmes motivations politiques, à
savoir éviter qu’un breveté invoque de mauvaise foi des arguments contradictoires dans
le cadre de différentes procédures, et l’obligation de prendre en considération toutes les
preuves légitimes au cours de la procédure. Les Rapports de Groupes insistent
3
particulièrement sur cette question, les Groupes nationaux (Argentine, Australie,
Danemark, Israël, Italie, Japon, Paraguay, Philippines, Espagne, Suisse, États-Unis)
relevant l’importance morale de faire en sorte que les contradictions délibérées et
avantageuses du breveté ne passent pas inaperçues. Parmi les autres motifs avancés,
on peut citer le fait de connaître tous les faits avérés et d’éviter l’extension de la portée
du monopole.
La sécurité juridique est citée comme le principal motif pour ne pas tenir compte du
dossier d’examen dans les procédures post-délivrance. Certains Groupes nationaux
européens mentionnent spécifiquement l’article 69 de la Convention sur le brevet
européen, qui dispose que : « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen
ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications
». Plusieurs Groupes nationaux européens font une interprétation stricte de cette
disposition en indiquant qu’aucun autre élément n’est retenu pour interpréter les
revendications (Bulgarie, Pays-Bas et Royaume-Uni). Le Rapport tchèque se réfère à la
loi sur les brevets de la République tchèque, qui dispose que seuls la description et les
dessins peuvent être utilisés pour interpréter les revendications du brevet (et non le
dossier d’examen).
Dans les Rapports de Groupes indiquant que le dossier d’examen peut être utilisé dans
certaines circonstances, le principal motif invoqué est la volonté de dissiper les
ambiguïtés que pourraient receler les revendications, et l’utilisation du dossier d’examen
pour faciliter l’évaluation de l’intention du breveté dans la demande initiale.
4. Analyse de l’approche de la prise en considération du dossier d’examen par les pays
ayant répondu à cette question
(a)
Types de dossiers d’examen pris en considération
(i)
Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les modifications ou
les arguments ou les deux ?
Lorsque le dossier d’examen est pris en compte, la plupart des pays affirment
que le dossier d’examen peut inclure à la fois les modifications et les arguments.
Certains pays relèvent que cette question ferait l’objet d’une décision au cas par
cas (c’est notamment le cas de l’Autriche, où le dossier d’examen est pris en
considération uniquement devant l’office des brevets et non lors de procédures
judiciaires). Le Groupe équatorien souligne que si le dossier d’examen peut
inclure les modifications ou les arguments, l’utilisation du dossier d’examen est
laissée à la discrétion du juge.
(ii)
Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les interprétations
limitatives résultant implicitement des arguments du demandeur ; ou bien
n’inclut-il que les déclarations définissant explicitement la protection ?
Dans la majorité des pays où le dossier d’examen est pris en considération, les
conséquences tirées des arguments et les déclarations explicites du breveté sont
prises en compte. De nombreux pays (Argentine, Danemark, Allemagne, PaysBas, Norvège) estiment que, si des notions implicites peuvent être prises en
compte, celles-ci doivent être sans équivoque et dépourvues d’ambiguïté. Le
Brésil, la Chine, l’Équateur, l’Italie, le Mexique, le Paraguay, l’Espagne et la
Turquie autorisent uniquement la prise en compte des déclarations explicites.
Au Danemark et en Israël, le dossier d’examen n’a jamais été pris en compte
dans le passé ou ne l’a été que dans des cas limités. Le Danemark suggère
qu’aussi bien les déclarations / arguments implicites que les déclarations /
4
arguments explicites devraient être pris en compte, tandis qu’Israël laisse
entendre que seules les déclarations explicites devraient être prises en
considération.
Le Groupe singapourien relève que la jurisprudence n’a jusqu’à présent inclus
que les déclarations explicites, mais que les références implicites ne peuvent
pas être totalement exclues.
(iii)
Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les seules
modifications apportées aux revendications ; ou inclut-il aussi les
modifications apportées à la description dans tous ses aspects ?
Les modifications apportées aux revendications sont généralement considérées
comme relevant de l’utilisation la plus probable du dossier d’examen. Toutefois,
la quasi-totalité des pays ayant répondu à cette question affirment que le dossier
d’examen pris en considération devrait inclure également les modifications
apportées à la description dans tous ses aspects.
Le Paraguay est le seul pays qui n’autorise que les modifications apportées aux
revendications dans le cadre de l’utilisation du dossier d’examen. La Chine
souligne que si le dossier d’examen inclut les modifications apportées à la
description dans tous ses aspects, il n’inclut pas les modifications apportées à
l’abrégé de la description.
Le Groupe américain rappelle au lecteur que les modifications apportées à la
description ne sont pas autorisées dès lors qu’elles conduisent à une extension
quelconque de la portée de la demande initiale. D’autres Groupes nationaux
rappellent au lecteur que si le dossier d’examen pris en considération peut
inclure toutes sortes de modifications, celles-ci ne doivent pas aboutir à une
extension de la portée de la protection. Cette observation est formulée, en
particulier, par les pays dans lesquels le dossier d’examen ne peut, en principe,
être pris en considération que pour restreindre la portée des revendications
(Australie, Danemark, Finlande, Japon, Mexique, Pays-Bas, Suède, Turquie,
États-Unis) (voir (v) ci-dessous).
Les Groupes nationaux qui justifient la recevabilité du dossier d’examen au motif
que toutes les preuves acceptables doivent être examinées, sont favorables à la
prise en considération du dossier d’examen au regard de toutes les
modifications, quel que soit l’aspect des revendications / de la description auquel
elles se rapportent (Autriche, Japon et Mexique).
(iv)
Les modifications apportées et / ou arguments invoqués pour distinguer
l’invention d’un document de l’art antérieur ou pour pallier une
insuffisance de description ou d’autres conditions de forme sont-ils
appréciés de la même manière ?
Dans tous les cas, pour les pays dans lesquels le dossier d’examen peut être
utilisé dans les procédures post-délivrance, il n’existe aucune restriction quant
aux motifs ou aux intentions qui sous-tendent les modifications apportées ou les
arguments invoqués.
Les Groupes nationaux susmentionnés n’ayant pas de jurisprudence ou une
jurisprudence limitée sur les points traités par cette question (tels qu’Israël)
indiquent qu’ils ne voient pas comment une distinction pourrait être établie entre
les motifs des modifications apportées ou des arguments invoqués dans le
dossier d’examen.
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(v)
Le fait que la procédure de délivrance ait pour effet d’élargir
l’interprétation des revendications ou, au contraire, de la limiter, a-t-il une
incidence ?
Cette question divise les pays ayant fourni un rapport. Les Groupes nationaux
qui expliquent que le dossier d’examen peut à la fois élargir et limiter
l’interprétation des revendications (Argentine, Autriche, Brésil, Chine, Équateur,
Indonésie, Israël, Italie, Paraguay, Philippines, Espagne, Suède, Ukraine)
constatent souvent qu’en réalité, le dossier d’examen aura généralement pour
effet de limiter la portée potentielle des revendications par rapport à leur
interprétation ordinaire.
Toutefois, dans la mesure où le dossier d’examen est considéré comme faisant
partie des éléments utilisés pour interpréter les revendications, il est possible
que certains événements se produisant pendant la période d’examen permettent
d’élucider la signification des revendications par rapport à d’autres
interprétations.
Certains pays notent que même si, techniquement, le dossier d’examen ayant
pour effet d’élargir l’interprétation des revendications pourrait être autorisé, les
autorités nationales seraient réticentes à accepter de telles modifications (Brésil,
Singapour), ou bien qu’il n’y a pas d’exemple jurisprudentiel dans lequel les
revendications seraient interprétées plus largement (Finlande, France, Israël,
Pays-Bas).
Les pays qui autorisent la prise en compte du dossier d’examen uniquement si
elle a pour effet de limiter l’interprétation des revendications sont les suivants :
Australie, Danemark, Japon, Mexique, Turquie et États-Unis. Le Groupe suédois
rapporte que s’il existe une restriction quant à l’élargissement de l’interprétation
des revendications au regard du dossier d’examen dans les procédures
judiciaires, les preuves d’élargissement peuvent être jugées recevables par
l’office des brevets national, à condition que le déposant puisse démontrer que la
portée du brevet était destinée à être interprétée plus largement depuis son
dépôt.
(b)
La prise en considération du dossier d’examen dépend-elle du moment auquel
l’examen a eu lieu ?
Pour la majorité des pays, la prise en considération du dossier d’examen ne
dépend pas du moment auquel l’examen a eu lieu. Les Groupes mexicain et
américain soulignent qu’en règle générale, seul le dossier d’examen relatif aux
procédures spécifiques en cause devrait être pris en considération.
Le Rapport du Groupe israélien explique que le dossier d’examen issu d’une
procédure entre les mêmes parties devrait avoir plus d’importance que les
déclarations effectuées pendant l’examen initial.
Le Groupe espagnol souligne que si la prise en considération ne dépend pas du
moment auquel l’examen a lieu, il existe une jurisprudence en Espagne qui peut
exclure la recevabilité d’arguments juridiques présentés par un avocat comme
dossier d’examen valable. Par conséquent, il est noté que le degré d’importance
de déclarations issues d’une action en nullité peut dépendre du contexte dans
lequel celles-ci sont effectuées ou rapportées.
(c) L’utilisation du dossier d’examen dépend-elle du type de procédure post6
délivrance ou de l’autorité qui statue ?
Les pays qui n’autorisent les procédures post-délivrance que dans le cadre de
procédures judiciaires (voir 1. ci-dessus) mettent l’accent sur cette restriction en
réponse à cette partie de la Question 229, du fait de son importance par rapport
à l’autorité qui peut statuer sur le dossier d’examen.
Le Rapport du Groupe mexicain affirme que seul le dossier d’examen issu du
brevet en cause peut être retenu et pris en considération.
Tous les autres pays affirment que la nature et l’emplacement de la procédure
n’ont aucune incidence sur la recevabilité du dossier d’examen.
(d) Le dossier d’examen issu d’une demande étrangère correspondante peut-il être
pris en considération dans une procédure post-délivrance dans votre juridiction?
Si la réponse est positive, dans quelles circonstances ?
La majorité des pays qui autorisent le dossier d’examen dans les procédures
post-délivrance admettent que les autorités puissent prendre en considération le
dossier d’examen issu d’une demande étrangère. Plusieurs pays notent
cependant que le dossier d’examen est soumis à l’appréciation du juge, qui
statue au cas par cas. Les pays qui soumettent les preuves étrangères au
pouvoir discrétionnaire du juge dans les procédures post-délivrance sont la
Chine, l’Indonésie, la France, les Pays-Bas et l’Espagne. Le Rapport du Groupe
indonésien mentionne en outre que seuls les dossiers d’examen provenant de
« grands pays » et étayés par des « motifs solides » peuvent être jugés
recevables dans une procédure post-délivrance.
Un certain nombre de pays autorisant la prise en considération du dossier
d’examen étranger notent que ceci se produit rarement et uniquement dans des
circonstances exceptionnelles (Italie et Pays-Bas).
Les Groupes australien et mexicain font remarquer que le dossier d’examen
étranger ne devrait généralement pas être pris en compte, sauf à revêtir une
importance particulière. Le Groupe ukrainien rapporte que le dossier d’examen
étranger ne serait pas pris en considération.
Enfin, Israël et le Japon n’ont pas encore de jugement définitif sur cette question.
Le Japon évoque une jurisprudence ancienne permettant la prise en
considération du dossier d’examen étranger dans les procédures postdélivrance, mais il n’y a pas de précédents jurisprudentiels modernes sur ce
point.
(e) L’utilisation du dossier d’examen est-elle limitée aux actions en contrefaçon au
cours desquelles la doctrine des équivalents est invoquée ?
Dans la plupart des pays qui utilisent le dossier d’examen dans les procédures
post-délivrance, la prise en considération du dossier d’examen n’est pas limitée
aux actions en contrefaçon au cours desquelles la doctrine des équivalents est
invoquée.
Les Rapports des Groupes finlandais, espagnol, ukrainien et américain
constatent que l’utilisation du dossier d’examen est plus fréquente dans les
actions en contrefaçon au cours desquelles la doctrine des équivalents est
invoquée.
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Parmi les pays utilisant le dossier d’examen dans les procédures postdélivrance, l’Autriche se distingue comme le seul pays dans lequel la prise en
considération du dossier d’examen est interdite dans les actions en contrefaçon,
en raison du fait que le dossier d’examen ne peut être pris en compte que dans
le cadre d’une procédure administrative et non judiciaire.
Les Rapports des Groupes italien, thaïlandais et turc acceptent l’opinion
générale selon laquelle la prise en considération n’est pas limitée aux actions en
contrefaçon au cours desquelles la doctrine des équivalents est invoquée.
Cependant, ils font observer que la jurisprudence en la matière est limitée, voire
inexistante, de sorte qu’ils ne peuvent pas donner de réponse définitive.
5. Les implications de l’utilisation du dossier d’examen dans une juridiction étrangère sur la
procédure d’examen nationale
La plupart des Groupes indiquent que la prise en considération du dossier d’examen
étranger a des répercussions sur la procédure d’examen nationale et demanderait une
plus grande vigilance dans les arguments qui sont présentés ou les modifications qui
sont apportées. Le Rapport du Groupe argentin note que « la prise en compte du
dossier d’examen étranger pour l’interprétation des revendications limitera la capacité
de modifier mais aussi d’interpréter les revendications ». Le Rapport du Groupe
canadien fait observer que la possibilité que le dossier d’examen canadien soit pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des revendications dans un autre pays
pourrait avoir un impact sur l’examen d’une demande de brevet au Canada. Le Rapport
du Groupe hongrois suggère qu’une attention particulière doit être apportée à la
rédaction des arguments, afin de ne pas inclure de déclarations susceptibles de
conduire à une interprétation limitative dans un autre pays. Des observations similaires
ont été formulées dans les Rapports des Groupes autrichien, brésilien, allemand,
français, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, singapourien et américain. Le
Rapport du Groupe danois note que la possibilité d’utiliser le dossier d’examen étranger
dans d’autres pays est problématique car elle peut conduire les demandeurs à ne pas
présenter des arguments qu’ils jugeraient appropriés par ailleurs, d’où le risque de
prolonger les procédures danoise et européenne, d’augmenter les coûts, et, en
définitive, d’aboutir à une issue moins favorable. Le Rapport du Groupe japonais va
dans le même sens en précisant qu’il faut considérer le pays le plus restrictif, ce qui
entraîne un allongement supplémentaire de la procédure d’examen.
Le Rapport thaïlandais souligne qu’en pratique, la plupart des brevets délivrés en
Thaïlande reposent sur la délivrance de brevets parallèles à l’étranger, et que les
communications avec l’office des brevets thaïlandais jouent donc un rôle limité dans
l’interprétation des revendications. Le Groupe sud-africain fait remarquer que cela aurait
des conséquences sur la pratique locale, en particulier au regard de la pratique sudafricaine consistant à modifier les revendications pour les adapter à celles d’un brevet
parallèle délivré à l’étranger.
Les Groupes belge et chinois notent que si le dossier d’examen étranger est utilisé, les
différences entre les pays peuvent donner lieu à des inefficacités et à des interprétations
divergentes. Le Groupe chilien relève que l’utilisation du dossier d’examen étranger
pourrait être problématique si la loi était soudainement modifiée dans le futur. Le Groupe
français suggère qu’il serait avantageux de faire apparaître au dossier d’examen, dans
toute la mesure du possible, que les suppressions ou les modifications exigées par
l’OEB sont faites uniquement pour satisfaire aux exigences spécifiques de la loi
européenne et qu’elles ne doivent pas être interprétées comme des renonciations ou
des abandons par rapport à des demandes parallèles dans d’autres pays. Les Rapports
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des Groupes israélien et mexicain insistent sur le besoin accru de coordination avec les
agents étrangers.
Parmi les Rapports de Groupes qui considèrent l’utilisation du dossier d’examen comme
moins problématique, le Groupe estonien constate que, bien qu’elle puisse être
problématique, l’utilisation du dossier d’examen ne devrait pas être exclue dès lors que
le dossier d’examen est issu d’un pays dans lequel la législation en matière de brevets
est harmonisée avec celle de l’OEB. Le Rapport finlandais indique que s’il convient
d’exercer la plus grande vigilance, l’utilisation du dossier d’examen n’est en principe pas
problématique à partir du moment où le conseil en brevets est informé de cette prise en
considération et des juridictions qui intéressent le demandeur. Le Groupe britannique
relève que si l’utilisation du dossier d’examen étranger peut avoir des répercussions sur
la pratique nationale, elle n’est généralement pas problématique pour un conseil en
brevets avisé, à condition que celui-ci tienne compte de la façon dont les modifications
ou les arguments pourraient être appréciés par un tribunal étranger.
Les Rapports de l’Australie, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Équateur, de
l’Indonésie, de l’Italie, du Paraguay, du Pérou, de la Russie et de la Suède indiquent que
l’utilisation d’un dossier d’examen étranger ne serait pas problématique puisqu’elle ne
serait pas considérée dans leur juridiction. Le Rapport des Philippines souligne que
l’utilisation d’un dossier d’examen étranger ne devrait pas être problématique car les lois
philippines sont modelées sur les lois américaines en matière de brevets, et, de ce fait,
la loi, la jurisprudence et la pratique américaines ont, à tout le moins, un effet probant
sur la loi et la pratique relatives aux brevets aux Philippines.
6. La disponibilité des procédures post-délivrance sur la base de l’art antérieur et des
arguments antérieurs issus du dossier d’examen
Dans le même ordre d’idées, les Groupes ont été invités à indiquer si 1) un brevet peut
être annulé dans le cadre de procédures post-délivrance sur la base du même art
antérieur que celui pris en compte par l’examinateur au cours de l’examen de la
demande, et, si la réponse est positive, 2) si le brevet peut être annulé sur la base des
mêmes arguments que ceux utilisés par l’examinateur. La très grande majorité des pays
ont répondu oui aux deux questions. Les Rapports de l’Autriche, de la République
tchèque, de la Finlande, de la Russie et de la Norvège ont souligné que, bien que cela
soit possible, l’annulation du brevet serait peu probable ou plus difficile si le motif
d’annulation reposait à la fois sur le même art antérieur et sur les mêmes arguments. Le
Groupe polonais a noté que la charge de la preuve serait beaucoup plus lourde dans ce
cas.
Les Groupes canadien et américain indiquent que le même art antérieur et les mêmes
arguments peuvent être soulevés devant un tribunal, mais qu’une nouvelle question
serait nécessaire pour une action en nullité devant l’office des brevets. De la même
façon, les Rapports du Mexique, du Pérou et des Philippines ont souligné que cela ne
serait possible que sur la base d’une nouvelle question ou d’un nouveau raisonnement
concernant l’art antérieur.
Le Rapport estonien constate qu’il n’existe aucune règlementation ou jurisprudence sur
ce point. Le Groupe indonésien considère qu’il est très peu probable qu’un brevet puisse
être annulé sur la base du même art antérieur et des mêmes arguments.
9
Propositions en vue d’une harmonisation
1. L’harmonisation de l’utilisation du dossier d’examen dans les procédures post-délivrance
est-elle souhaitable ?
Presque tous les pays ont répondu par l’affirmative à cette question. Le Groupe danois
note que cela permettrait non seulement d’offrir une meilleure sécurité juridique aux
titulaires de brevets et aux tiers, mais aussi de réduire le risque de voir différents
tribunaux nationaux parvenir à des décisions divergentes en ce qui concerne la validité
et la contrefaçon de brevets ayant essentiellement les mêmes revendications. Le
Groupe chinois a nuancé sa réponse en précisant que les lois des différents pays
devaient être pleinement respectées. Le Groupe japonais indique qu’il faut d’abord
harmoniser les critères d’interprétation des revendications. Dans le même esprit, le
Groupe allemand considère que l’harmonisation de l’utilisation du dossier d’examen
dans les procédures post-délivrance n’est souhaitable que s’il existe aussi une
harmonisation de la méthode servant à déterminer la portée de la protection. Le Groupe
portugais note que cela serait particulièrement souhaitable à l’échelle européenne. Le
Rapport de la Thaïlande suggère qu’une telle harmonisation permettrait d’éliminer
certains coûts de transaction liés aux litiges en matière de brevets et qu’elle aurait
d’autres effets bénéfiques.
Les Rapports des Groupes mexicain et tchèque suggèrent que l’harmonisation sur ce
point n’est pas forcément souhaitable. De même, le Rapport du Pérou indique qu’elle ne
serait pas souhaitable en raison du principe de territorialité, du système objectif
d’examen technique et des différences en matière de pratiques.
2. Est-il possible de définir une règle harmonisée susceptible d’être universellement
acceptée pour définir les cas dans lesquels le dossier d’examen peut être utilisé ?
La majorité des Groupes ayant fourni un rapport indiquent que l’harmonisation est
possible. Cependant, plusieurs Groupes (Estonie, Finlande, Indonésie, Paraguay,
Pérou, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Thaïlande et Turquie) ont souligné qu’une
telle harmonisation serait difficile ou peu probable. Le Rapport du Groupe polonais
indique que cela n’est pas possible dans l’immédiat, mais que c’est un objectif qui mérite
d’être poursuivi. Le Groupe australien propose que l’harmonisation se concentre sur la
mauvaise foi ou la fraude. Le Groupe mexicain indique que l’harmonisation est possible
selon le principe général de la libre appréciation des preuves. Les Rapports du Portugal
et de la Norvège suggèrent que l’harmonisation doit être maintenue à un niveau
minimum.
Les Rapports de l’Autriche, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Équateur et
de l’Italie indiquent que l’harmonisation sur ce point est très difficile, voire impossible.
3. Propositions de règles harmonisées
a. Parties du dossier d’examen étranger qui pourraient être prises en considération
En ce qui concerne les parties du dossier d’examen étranger qui doivent
éventuellement être prises en considération, les Rapports de Groupes font état d’une
grande divergence d’opinions. Les Rapports des Groupes mexicain, estonien et danois
indiquent que la libre appréciation des preuves doit prévaloir, le Groupe danois
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relevant, pour sa part, que les revendications doivent toujours constituer le point de
départ de l’appréciation. Le Groupe indonésien souligne que peut être utilisé le dossier
de l’examen au fond. Le Rapport du Groupe israélien note que n’importe quelle partie
de dossiers d’examen étrangers pourrait être prise en considération, selon
l’appréciation du tribunal ou de l’office. Le Rapport de l’Équateur suggère que le dossier
d’examen doit être pris en considération dans son intégralité et que le dossier d’examen
étranger doit être retenu dans la mesure où les situations sont analogues. Les Rapports
de l’Argentine et de Singapour indiquent que la prise en considération doit être limitée
aux seules modifications apportées aux revendications et que les arguments et autres
éléments du dossier d’examen doivent être exclus. Le Groupe britannique suggère
d’adopter une approche souple et raisonnable. Le Rapport des Philippines fait observer
qu’une discussion sur le fond au cours de l’examen de la nouveauté doit constituer une
règle largement acceptable en vue d’une utilisation du dossier d’examen. Le Groupe
américain suggère que le dossier d’examen doit être considéré comme faisant partie de
l’interprétation des revendications et qu’il doit comprendre aussi bien les modifications
que les arguments présentés au cours de l’examen, dans la mesure où il paraît
raisonnable de tenir compte des arguments invoqués devant un office des brevets dans
le cadre de l’application des droits conférés par un brevet dans un autre pays, à
condition toutefois que les arguments factuels invoqués dans un pays soient présentés
dans un contexte se rapportant à la même question ou à une question similaire dans un
autre pays. Le Groupe américain note cependant que cette question devrait être
examinée attentivement car l’existence de différences significatives dans les normes
juridiques liées à la brevetabilité dans les différents pays, ou de différences
significatives dans les revendications elles-mêmes, pourrait rendre l’utilisation du
dossier d’examen dans un autre pays inappropriée ou inéquitable. Le Groupe français
note que les éléments du dossier d’examen comprennent ceux émanant du déposant
ou acceptés explicitement ou de manière implicite mais nécessaire par celui-ci. Le
Rapport de l’Allemagne suggère que le dossier d’examen peut être utilisé dans les cas
où il facilite la compréhension par l’homme de l’art de certains des termes employés
dans les revendications mais que, dans ces cas, il ne devrait pas se voir accorder plus
d’importance que les autres sources d’information. Le Groupe allemand suggère en
outre que dans les cas où les termes des revendications sont clairs, il ne devrait pas y
avoir lieu de prendre en considération le dossier d’examen.
De nombreux Groupes considèrent que, s’il est utilisé, le dossier d’examen étranger
doit être limité aux déclarations ou aux modifications explicites (Espagne, Portugal,
Paraguay, Norvège, Pays-Bas, Finlande, Chine, Chili et Autriche).
D’autres Groupes notent que l’utilisation du dossier d’examen étranger devrait être
limitée aux situations dans lesquelles une proposition d’interprétation vient en
contradiction avec le dossier d’examen ou est directement contraire à celui-ci, ou bien
viole les principes de bonne foi et d’équité (Suisse, Russie, Pologne, Hongrie, Belgique
et Australie).
Certains Groupes proposent une règle harmonisée interdisant l’utilisation du dossier
d’examen étranger (Afrique du Sud, Japon, Canada et Bulgarie).
b. Type de procédure pour la prise en considération de dossiers d’examen étrangers
Les Groupes ont également été invités à proposer une règle harmonisée pour définir le
type de procédure ou les circonstances dans lesquelles le dossier d’examen étranger
pourrait être pris en considération. La plupart des Groupes ayant fourni un rapport ont
proposé l’application d’une règle harmonisée applicable dans toute procédure postdélivrance (Argentine, Chine, Équateur, France, Israël, Japon, Mexique, Norvège,
Singapour et Suède). Le Rapport de l’Australie note que le dossier d’examen étranger
serait très vraisemblablement utilisé dans une action en révocation et en contrefaçon
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mais qu’il pourrait aussi être pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’extension de la durée. Le Groupe britannique propose que l’utilisation du dossier
d’examen soit limitée aux procédures judiciaires. Le Rapport des Philippines indique
qu’une règle serait surtout applicable dans les procédures d’annulation, mais qu’elle
pourrait également s’appliquer aux actions en contrefaçon. Le Groupe indonésien
suggère que la règle devrait être prise en considération dans une procédure ayant pour
objet la même question d’interprétation de la portée des revendications. Le Rapport de
la Finlande propose que le dossier d’examen soit pris en considération dans toute
procédure post-délivrance dans laquelle la portée de la protection est examinée. Le
Groupe chilien propose la prise en considération du dossier d’examen dans les actions
en contrefaçon uniquement.
4. Possibilités d’harmonisation dans ce domaine
a. L’harmonisation dans ce domaine doit viser à contrebalancer le rôle, vis-à-vis des
tiers, joué par les termes des revendications eux-mêmes par des considérations
équitables, selon lesquelles un breveté n’est pas autorisé à adopter une position pour
distinguer l’invention d’un document de l’art antérieur et une autre position contradictoire
pour invoquer une contrefaçon. Il convient également d’éviter les situations dans
lesquelles les modifications apportées ou les arguments invoqués pour des raisons
spécifiques devant une juridiction pourraient être sortis de leur contexte lors de leur
examen devant une autre juridiction. À la lumière des différentes propositions des
Groupes, plusieurs approches pourraient être envisagées, notamment :
i. ne prendre en compte le dossier d’examen que si la signification de l’un des
termes employés dans les revendications n’est pas claire pour un homme du
métier ;
ii.
limiter l’utilisation du dossier d’examen aux situations dans lesquelles le
dossier d’examen vient en contradiction avec une interprétation proposée ou
est totalement contraire à celle-ci ;
iii. limiter l’étendue du dossier d’examen pris en considération aux déclarations
explicites du déposant et aux déclarations de l’examinateur qui sont
explicitement ou implicitement acceptées par le déposant ; et
iv. définir le niveau de force probante du dossier d’examen au regard d’autres
éléments de preuve extrinsèques et intrinsèques.
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