Klosters, 04

Portugal
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Portugal
Report Q 155
in the name of the Portuguese Group
by Carlos OLAVO and Gonçalo MOREIRA RATO
Conflicts between trademarks and company and business names
1.a)
i)
In Portugal company names are protected by Decree-Law nº 129/98 of the
13 May 1998.
ii)
As regards protection of business names there are no specific legislation.
In fact the concept of business name is very discussed in Portugal. For some
authors the business name concerns only the name of establishment, for other
authors the business name includes the name of establishment and the company
name.
b)
i)
To obtain a company name, under articles 45 and following of the referred
law, a request must be made at the Portuguese Register of Companies
(RNPC).
This register may refuse a company name by confusion with another company
name but also by confusion with an identical or similar name of establishment or
mark that could mislead the public as regard the ownership of these rights (article
33 nº 5 of the referred Decree-Law).
However, in order to benefit from this protection the owner of said prior right must
communicate such right to the RNPC (article 33 nº 6).
ii)
As regards business names there are no specific law.
If we consider the business name as a company name the rules are those already
mentioned.
If we consider the business name as a name of establishment , a request must be
filed at the Portuguese Industrial Property Institute - INPI (article 233 of the
Portuguese Industrial Property Code).
The Names of Establishment may be refused by confusion with an identical or
similar mark or company name.
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c)
d)
i)
In the terms of article 189, 1, f) of the Portuguese Industrial Property Code a
Mark may be refused or invalidated based on a prior company name.
ii)
It is also possible in the terms of the same article that a Mark may be refused
or invalidated based on a business name, in the sense of a name of
establishment.
i)
The use of a company name may be forbidden based on a prior identical or
similar mark that may mislead the public.
ii)
The use of a business name may also be forbidden based on a prior identical
or similar mark.
e)
The answers would not be different if the earlier trademark or company or business
names are so well known that they have got a strong reputation across the market.
f)
In Portugal, in principle, anyone may use it's family name, as a distinctive sign
(company name, name of establishment or trademark).
g) i) ii) iii)
In Portugal there is no link or relationship between the Trademark Office
(INPI) and the Register of Companies (RNPC).
h)
i)
In Portugal the authority responsible for dealing with conflicts between
trademarks and company and business names when the company name is
to be authorised is the Register of Companies (RNPC).
As regards name of establishments the authority responsible is the Industrial
Property Institute (INPI).
ii)
At the Portuguese Register of Companies there are no opposition
proceedings.
At the Portuguese INPI there are opposition proceedings so they are the respective
services.
iii)
i)
The Portuguese Commerce Courts created by Law nº 3/99 of the 13th
January 1999.
In Portugal, there are no limited protection for a name of establishment.
In the terms of article 5 nº 5 of the Industrial Property Code, industrial property rights cover
all country.
2.a)
We agree that an earlier trademark right could be used to prevent the adoption or
use of identical or confusingly similar company or business names. The identity or
similarities of the goods/services of the trademark and the activities undertaken
under the company or business name, or other criteria such as dilution or risk of
association, as well as the reputation or notoriety of the trademark, should be taken
into account.
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In Portugal there are a number of Court cases for this situation.
By a decision of the Lisbon Civil Court dated 19th March 1996 the company name
"AR DE ROQUE" has been refused based on the well known trademarks "HARD
ROCK" of the Hard Rock Holding Ltd.
By a decision of the 30 May 2000 the Lisbon Civil Court invalidated the company
name "PLANETA HOLIÚDE" based on the well known trademarks "PLANET
HOLLYWOOD" from the company Planet Hollywood International, Inc.
The Funchal Civil Court refused, on the 25 January 2000, the Name of
Establishment "CLOÉ" on the basis of the company name of the French company
CHLOÉ and its trademarks.
b)
We agree that an earlier company or business name could be used to prevent the
use and/or registration of an identical or confusingly similar trademark based on the
same criteria.
c)
In our opinion, it would not be necessary to have a national register with all
company and business names recorded.
In Portugal it will be sufficient that a link exist between the two registers in order that
when studying the respective rights the services could verify if there are in the other
register any identical or similar right.
d)
In Portugal, anyone who which to adopt a company name must obtain an
authorisation by the Register of Companies and as regards Names of
Establishment to obtain the authorisation of the INPI.
e)
Once a company name or a name of establishment has been adopted, the conflicts
with trademarks should be solved by the same rules and proceedings applied to
conflicts between trademarks.
f)
In our opinion, there is a parallelism with conflicts between trademarks and Internet
domain names.
In fact, the use of a company name and a domain name is very close.
Trademarks are intended for products and services but the company names and the
domain names identify companies. This could given place to serious confusions in
the market.
We think that it should be stopped the usurpation of trademarks and company
names through domain names.
The WIPO experience in this field could help to found solutions.
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In Portugal, the usurpation of a trademark or a company name through a domain
name is considered an act of unfair competition in the terms of article 260 of the
Portuguese Industrial Property Code.
Rapport en français
1.a)
i)
Au Portugal les dénominations sociales sont protégées, actuellement, par le
décret-loi nº 129/98 du 13 mai 1998.
Il existe, donc, une législation spécifique pour régler les questions
concernant les dénominations sociales.
ii)
En ce qui concerne les noms commerciaux, il n'existe pas de législation
spécifique au Portugal pour sa protection.
En effet, le Code de la Propriété Industrielle portugais ne se rapporte au nom
commercial qu´indirectement, dans l'article 232, au sujet du nom
d´établissement.
De ce fait, le concept même de nom commercial est très discuté. Pour
certains auteurs, le nom commercial concerne seulement le nom
d'établissement, mais pour d'autres auteurs le nom commercial comprend le
nom d'établissement et aussi la dénomination sociale.
b)
i)
Pour obtenir une dénomination sociale, selon les articles 45 et suivants de la
loi susmentionnée, on doit faire une requête au Registre Nationale des
Personnes Morales (RNPC - Registo Nacional das Pessoas Colectivas).
Ce Registre pourra refuser cette demande de dénomination sociale par
confusion avec une autre dénomination sociale mais aussi par confusion
avec des noms d'établissement ou des marques similaires ou identiques qui
puissent induire le public en erreur sur la propriété de ces signes distinctifs
(article 33 nº5 du Décret-loi).
Toutefois, pour bénéficier de cette protection le titulaire du droit de propriété
industrielle antérieur doit le communiquer au RNPC (article 33 nº6 du susdit
Décret-loi).
ii)
En ce qui concerne le nom commercial, il n'y a pas, comme nous l'avons
indiqué, de législation spécifique.
Si on considère le nom commercial comme une dénomination sociale, les
règles sont celles déjà mentionnées.
Si on considère le nom commercial comme le nom d'établissement, il devra
être déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) selon
l'article 233 du Code de la Propriété Industrielle.
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Les noms d'établissements peuvent êtres refusés par confusion avec une
marque ou une dénomination sociale antérieures identiques ou confusément
similaires.
c)
i)
Aux termes de l'article 189 - 1, alinéa f) du Code de la Propriété Industrielle,
une marque peut être refusée ou invalidée et son usage interdit si la marque
en question contient une dénomination sociale qui n'appartient pas au
titulaire de l'enregistrement, ou que celui-ci n'est pas autorisé à utiliser, ou
seulement une partie caractéristique de celle-ci, si elle est susceptible
d'induire le consommateur en erreur ou confusion.
Il y en a plusieurs cas dans la jurisprudence portugaise où des marques ont
été refusées ou invalidées sur la base des dénominations sociales.
d)
ii)
Il est aussi possible, aux termes du même article 189 du Code de la
Propriété Industrielle, qu´ une marque soit refusée ou invalidée sur la base
d'un nom commercial, si on le prend dans le sens de nom d'établissement,
sur la base des mêmes critères.
i)
L'usage d'une dénomination sociale peut être interdit sur la base d'un
enregistrement d'une marque antérieure si la dénomination sociale est
identique ou similaire à la marque en question ou si elle est susceptible
d'induire le consommateur en erreur ou confusion.
A notre avis, le simple dépôt de marque, selon la loi et la jurisprudence
portugaise, n'est pas suffisante pour interdire l'usage ; il faut toujours l´
enregistrement de la marque.
L'article 62 du Décret-loi nº129/98 établit que l'usage illégal d'une
dénomination accorde aux intéressés le droit d'exiger son interdiction.
ii)
e)
L'usage d'un nom commercial peut aussi être interdit sur la base d'un
enregistrement de marque antérieur sur la base des mêmes critères.
Les réponses aux paragraphes précédents c) et d) ne seraient pas différentes pour
les marques, dénominations sociales ou noms commerciaux antérieurs qui sont
tellement notoires qu'ils bénéficient d'une forte réputation sur le marché.
La notoriété du signe antérieur aidera à invalider ou à interdire l'usage de la
dénomination ou de la marque et sera un des critères à prendre en compte.
f)
Au Portugal, en principe, toute personne a la liberté d'utiliser son patronyme, à titre
de signe distinctif dans son activité économique.
Notamment :
une personne a la faculté d'inclure son nom dans la dénomination sociale
d'une société, dont elle est l'un des associés (articles 32, 33, 37, 38, 39, 40,
41 et 42 du Décret-loi nº 129/98);
5
-
-
une personne a la possibilité de faire de son patronyme le nom
d'établissement de son entreprise (article 229 du Code de la propriété
industrielle) ;
une personne peut déposer son patronyme à titre de marque (article 165 du
Code de la propriété industrielle).
Il n'y a pas des règles spéciales pour régler la question concernant le problème
quand la dénomination sociale et/ou la marque correspond au nom patronymique
du propriétaire. Quant au nom d´établissement, l'article 231 - 3 du Code de la
Propriété Industrielle permet que les personnes ayant des patronymes identiques
les y incluent, du moment où les différents noms puissent se distinguer
parfaitement.
Le principe est que toute personne a le droit d'utiliser son nom patronymique dans
les actes et faits de son commerce.
Mais l'usage du nom ne doit pas être déloyal. Il est déloyal, notamment lorsque le
titulaire du nom n'exerce pas personnellement le commerce et se borne à prêter
son nom pour bénéficier de la notoriété acquise par le premier exploitant.
Le conflit entre deux homonymes, prétendant chacun à l'usage de son nom à titre
de signe distinctif, doit être résolu par l'application des règles de la concurrence
déloyale établies dans l'article 260 du Code de la Propriété Industrielle.
g)i) ii) Au Portugal, il n'y a pas de lien ni de rapport entre l'Office des Marques (INPI) et le
Registre des dénominations sociales (RNPC) dans le but de coordonner leur
pratique.
En effet, la seule situation où il y a une certaine liaison c'est lors de la procédure
administrative de demande d'enregistrement d'un nom d'établissement à l'INPI, où
un certificat du RNPC, confirmant qu'il n'existe pas de dénomination sociale
antérieure identique ou similaire, doit être joint.
h)
i)
Au Portugal, l'autorité responsable pour traiter des conflits entre les marques
et les dénominations sociales au moment où la dénomination sociale va être
autorisée, est le RNPC.
En ce qui concerne les noms d'établissement, l'autorité responsable est
l'INPI.
ii)
Au Registre Nationale des Personnes Morales (RNPC), il n'y a pas des
procédures d'opposition en ce qui concerne les dénominations sociales.
A l'INPI, il y a des procédures d'opposition pour tous les droits prévus dans le
Code de la Propriété Industrielle (brevets, dessins et modèles, marques,
noms et enseignes d'établissement). Ce sont, donc, les services de l'INPI qui
vont décider les oppositions.
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iii)
La Loi nº 3/99, du 13 janvier, a créé les Tribunaux de Commerce, lesquels
sont compétents pour décider de toute question concernant les droits de
propriété industrielle prévus dans le Code de la Propriété Industrielle, ainsi
que les actions en nullité ou annulation prévues dans ce Code.
Ainsi, c'est les Tribunaux de Commerce qui sont compétents pour traiter les
conflits ayant trait aux marques et aux noms d´établissement, ainsi que les
actions en nullité ou annulation des dénominations sociales qui se basent sur
une marque ou un nom d´établissement antérieur, du moment où il existe un
de ces Tribunaux dans la « comarca » territorialement compétente.
i)
Au Portugal, il n'y a pas de protection pour les noms d'établissement qui soit
restreinte à une partie du pays correspondant à l'endroit où les activités
commerciales et industrielles ont été établies.
Aux termes de l'article 5 nº5 du Code de la Propriété Industrielle, tous les droits de
propriété industrielle couvrent tout le territoire portugais.
j)
On doit remarquer que, au Portugal, pour que les marques ou les noms
d'établissement soient pris en compte par le Registre des dénominations sociales
(RNPC) lors de l'étude des nouvelles dénominations, ses titulaires doivent les
communiquer au RNPC selon l'article 33 nº6 du Décret-loi nº129/98.
2.a)
Nous sommes d'accord qu'un droit de marque antérieur puisse être utilisé pour
prévenir l'adoption ou l'usage de dénominations sociales ou noms d'établissement
identiques ou confusément similaires, ce qui est déjà une pratique courante.
La loi concernant les dénominations sociales prévoit cette solution dans son article
33 nº5.
Dans ce cas, on prend en considération l'identité ou la similarité des biens/services
de la marque et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom
d'établissement, le risque d'association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la
marque.
Au Portugal, nous avons des décisions des Tribunaux portugais concernant ce
genre de situation.
Une décision du Tribunal Civil de Lisbonne du 19 mars 1996 a interdit la
dénomination sociale «AR DE ROQUE - Fornecimentos de Música e Comida, Lda.»
sur la base des enregistrements de marque portugais «HARD ROCK», en plusieurs
Classes, de la société HARD ROCK HOLDING LTD. Dans cette décision le juge a
utilisé les mêmes critères de similarité que l'Office des Marques utilise pour
l'appréciation de similitude entre les marques - comparaison des expressions et des
produits et services (activités) en question, notoriété des marques et concurrence
déloyale .
Le Tribunal Civil de Lisbonne par un arrêt du 30 mai 2000 a annulé la dénomination
sociale «PLANETA HOLIÚDE - Actividades Hoteleiras, S.A.» sur la base des
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enregistrements de marque portugais «PLANET HOLLYWOOD» de la société
PLANET HOLLYWOOD INTERNATIONAL, INC. Cette décision est identique dans
ses arguments à la décision antérieure.
Par un arrêt du 25 janvier 2000 le Tribunal du Funchal a annulé le nom
d'établissement « CLOÉ» de la société portugaise Figueira de Freitas & Rodrigues,
Lda., sur la base de la notoriété de la dénomination sociale de la société française
CHLOÉ, S.A. et de ses marques internationales «CHLOÉ» et sur la similarité des
activités des deux sociétés.
b)
Nous sommes d'accord qu'une dénomination sociale puisse être utilisée pour
prévenir l'usage ou l'enregistrement d'une marque identique ou confusément
similaire, ce qui est déjà une pratique courante.
Le Code de la Propriété Industrielle le prévoit dans son article 189 - 1, f).
Les critères sont les mêmes que dans la situation antérieure.
c)
A notre avis, il n'est pas nécessaire qu'il existe un registre national contenant toutes
les dénominations sociales et noms d'établissement enregistrés.
Au Portugal il serait suffisant que les deux Registres en question - RNPC et INPI soient liés de façon à que lors de l'étude des demandes des droits en question on
puisse vérifier s'il existe dans l'autre Registre des expressions identiques ou
similaires.
d)
Au Portugal, la personne qui veut adopter une nouvelle dénomination sociale ou un
nouveau nom d'établissement doit toujours obtenir l'autorisation par les Registres
respectifs - soit du RNPC en ce qui concerne les dénominations sociales, soit de
l'INPI en ce qui concerne les noms d'établissement.
I) i) ii) iii) iv) Au Portugal, l'examen effectué par les autorités compétentes prend
toujours en considération l'existence des droits antérieurs identiques ou
similaires, notamment des dénominations sociales, des noms
d'établissement et des marques.
II)
On doit toujours prendre en considération les activités de l'entreprise dans le
but d'évaluer les similarités du paragraphe I) supra.
Selon l'article 33 nº2 du Décret-loi nº129/98, en ce qui concerne les dénominations
sociales, pour évaluer les possibilités de confusion entre elles on doit prendre en
considération la similarité de ses activités.
C'est, à notre avis, un des éléments les plus importants pour pouvoir établir les
possibilités de confusion.
III)
i)
Selon la loi portugaise concernant les dénominations sociales, le
critère de similarité à appliquer par le Registre des dénominations
sociales (RNPC) pour l'acceptation ou le rejet des nouvelles
8
dénominations sociales est identique à celui utiliser par l'Office des
Marques (INPI) et par les Tribunaux portugais lors de l'appréciation de
similitude entre les marques.
En effet, le susdit Décret-loi établit dans ses articles 32 et 33 les principes
auxquelles les dénominations sociales doivent respecter - le principe de la
vérité et le principe de la nouveauté.
Selon le principe de la vérité, les éléments qui composent une dénomination
sociale doivent être vrais et ne pas induire en erreur sur l'identification, la
nature juridique ou l'activité de son titulaire.
Le principe de la nouveauté établit que les dénominations sociales doivent
être distinctes et pas susceptibles de confusion ou erreur avec d'autres
dénominations déjà enregistrées.
En ce qui concerne ce principe, on doit prendre en considération le genre de
société, le lieu du siège de la société, la similarité des activités et son champ
d'action territorial.
ii)
Au Portugal, le Registre des dénominations sociales (RNPC) ne
consulte pas les banques de donnés des marques ou des noms
d'établissement du Bureau des Marques (INPI).
Il analyse seulement les marques qui ont étés communiquées au RNPC par
ses titulaires à l'abri de l'article 33 nº6 du Décret-loi nº129/98.
A notre avis, il serait convenable d'établir des liaisons entre les deux
Registres pour que les services de chaque Registre puisse vérifier chaque foi
qu'ils font l'examen des nouvelles dénominations sociales ou des nouvelles
demandes d'enregistrement de marques ou des noms d'établissement s'il
existe des droits similaires dans l'autre Registre.
e)
Une fois que la dénomination sociale ou que le nom d'établissement ont été
adoptés, on doit résoudre les conflits avec les marques par les mêmes règles et
procédures appliquées aux conflits entre marques.
Au Portugal, on peut engager des actions judiciaires pour annuler les
dénominations sociales identiques ou confusément similaires à des marques
enregistrées.
En effet, l'article 5 -3 du Code de la Propriété Industrielle établit que les
enregistrements de marque, de dénominations d'origine, de noms et enseignes
d'établissement sont des motifs de refus ou annulation des dénominations sociales
postérieures identiques ou similaires.
Les actions en annulation doivent être engagées dans le délai de dix ans à compter
de la date de constitution de la société (article 5 - 4 du même Code).
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f)
A notre avis, il y a des parallélismes avec les conflits entre les marques et les noms
de domaine sur Internet.
En effet, il un champ d'utilisation très proche entre les noms de domaine sur
Internet et les dénominations sociales.
Contrairement aux marques, qui sont destinées à des produits et services, les
dénominations sociales et les noms de domaine identifient des «entreprises». Cela
peut donner lieu à de graves confusions sur le marché.
On peut considérer dans ce problème des conflits entre les noms de domaine et les
dénominations deux aspects.
-
-
d'un côté, la similarité entre les noms, c'est - à - dire, les conditions dans
lesquelles un nom de domaine peut constituer une dénomination sociale et
une dénomination sociale peut constituer un nom de domaine.
d'un autre côté, le problème du conflit entre les expressions que constituent
les noms de domaine et les dénominations sociales.
Nous pensons qu'il faut empêcher l'usurpation des marques ou des dénominations
sociales par les noms de domaine.
L'expérience de l'OMPI dans ce domaine pourra aider à trouver des solutions.
Au Portugal, l'usurpation d'une marque ou d'une dénomination sociale par un nom de
domaine peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale prévu dans l'article
260 du Code de la Propriété Industrielle.
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