LE DELAI DE GRACE AUX ETATS-UNIS APRES L`ENTREE EN

LE DELAI DE GRACE AUX ETATS-UNIS
APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU SYSTEME DES BREVETS
Le 16 septembre 2011, le Président Obama a promulgué la loi intitulée America Invents Act
(ci-après « AIA »), qui apporte d’importants changements au système de brevets américain.
Le changement le plus radical, qui entrera en vigueur le 16 mars 2013, est sans aucun doute
l’abandon du « droit au brevet au premier inventeur » et l’adoption du « droit au brevet au
premier déposant ».
En effet, le système de brevets américain se distinguait jusqu’ici par le principe du « first-toinvent », qui conférait le droit au brevet au premier inventeur, alors que dans la plupart des
autres pays ou régions du monde, le brevet est accordé au premier déposant à soumettre une
demande de brevet (« first-to-file »). Selon les dispositions de la nouvelle loi, c’est toujours
l’inventeur authentique qui a droit au brevet, mais celui-ci doit obligatoirement être également
le premier déposant. Avec l’adoption de ce « First-Inventor-to-File System », le droit
américain des brevets s’aligne donc sur le reste du monde.
Ce changement s’accompagne d’une révision importante de la définition de l’art antérieur. Le
nouveau paragraphe 102(a)(1) de l’article 35 U.S.C. §102 dispose: « une personne a droit à
un brevet sauf si l’invention revendiquée a été brevetée, décrite dans une publication
imprimée, en usage public, en vente, ou mise à la disposition du public par tout autre moyen,
avant la date de dépôt effective de l’invention revendiquée ». Cette disposition s’apparente au
critère de nouveauté absolue qui requiert qu’une demande de brevet soit déposée avant que
l’invention soit rendue accessible au public n’importe où dans le monde. Cependant, l’AIA
prévoit deux exceptions à la définition de l’art antérieur prévue au paragraphe 102(a), offrant
ainsi une période de grâce d’un an protégeant l’inventeur des effets d’une divulgation de son
invention avant le dépôt d’une demande de brevet.
•
Première Exception – Période de grâce personnelle (35 U.S.C. §102(b)(1)(A)): Une
divulgation de l’invention faite « par l’inventeur ou par un co-inventeur ou par une
autre personne ayant obtenu l’objet divulgué directement ou indirectement de
l’inventeur ou du co-inventeur », et effectuée un an ou moins avant la date effective de
dépôt de l’invention revendiquée ne constitue pas un art antérieur opposable à la
brevetabilité de l’invention. Ainsi, en particulier, ce délai de grâce a pour effet qu’une
divulgation faite par l’inventeur dans un délai maximum de 12 mois avant la date
effective de dépôt dont bénéficie sa demande de brevet ne rend pas cette dernière
invalide.
A ce propos, il est important de noter que, selon la nouvelle loi, si une demande de
brevet américaine revendique la priorité d’une demande antérieure, sa date effective
de dépôt est la date de priorité, et cela même si la demande antérieure est une demande
étrangère (35 U.S.C. §102(d)). Cette disposition, qui rend caduque la doctrine
Hilmer1, bénéficie aux déposants étrangers (c’est-à-dire non-américains).
•
Deuxième Exception – Souvent appelée « Régime du premier à publier » (35 U.S.C.
§102(b)(1)(B)): Une divulgation faite un an ou moins avant la date effective de dépôt
d’une invention revendiquée ne constitue pas un art antérieur opposable à la
brevetabilité de l’invention si « l’objet divulgué avait, avant cette divulgation, été
décrit publiquement par l’inventeur ou par un co-inventor ou par une autre personne
l’ayant obtenu directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur ».
Ainsi, cette disposition protège les inventeurs contre les divulgations effectuées par un
tiers si la divulgation de l’inventeur est antérieure à celle du tiers en question. Cette
disposition a quelques fois été interprétée comme favorisant le « premier à publier ».
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront pour toutes les demandes de brevet américain
déposées à compter du 16 mars 2013.
Il semble primordial de rappeler que la période de grâce offerte par le système américain ne
trouve son intérêt que lorsqu’une protection de l’invention n’est désirée qu’aux Etats-Unis ou
lorsqu’une invention a, par erreur, été divulguée avant le dépôt d’une demande de brevet. En
effet, dans un grand nombre de pays ou régions du monde, et en particulier en Europe, la
divulgation d’une invention antérieurement au dépôt d’une demande de brevet constitue une
barrière absolue à la brevetabilité.
1
Selon la doctrine Hilmer, quand une demande de brevet américaine revendique une priorité étrangère, la date
de dépôt de la demande étrangère peut être utilisée pour se défendre ou se protéger contre des références citées à
l’encontre de la demande américaine. Par contre, la date effective de la demande américaine utilisée comme art
antérieur est la date de dépôt de la demande américaine et non la date de dépôt de la demande étrangère.
----------------------------------------------------------------35 U.S.C. § 102 - Conditions for patentability; novelty (seulement parties pertinentes présentées cidessous)
(a) Novelty; Prior Art- A person shall be entitled to a patent unless—
1. the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale,
or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
2. the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application
for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application,
as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing
date of the claimed invention.
(b) Exceptions—
1. DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF
THE CLAIMED INVENTION- A disclosure made 1 year or less before the effective filing date
of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—
A. the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained
the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
B. the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the
inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or
indirectly from the inventor or a joint inventor.
(d) Patents and Published applications effective as Prior ArtFor purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed
invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been
effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—
1. if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application
for patent; or
2. if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section
119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120,
121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date
of the earliest such application that describes the subject matter.
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Denise Hirsch
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Rédaction de la note
Béatrice M. Aveline, Ph.D.
Mandataire agréée près l'Office Européen des Brevets
Qualifiée en tant que US Patent Agent
Cabinet Plasseraud