Directives concernant les procédures devant l`Office de

Transcription

Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles
DIRECTIVES RELATIVES AUX
PROCÉDURES DEVANT L’OFFICE DE
L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES)
PARTIE D, SECTION 2 :
PROCÉDURES DE DÉCLARATION DE
DÉCHÉANCE OU DE NULLITÉ,
DISPOSITIONS MATÉRIELLES
Version finale : novembre 2007
Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2
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TABLE DES MATIÈRES
REMARQUE LIMINAIRE .......................................................................................................... 3
1.
2.
3.
LES CAUSES DE NULLITÉ OU DE DÉCHÉANCE ...................................................................... 3
LES EFFETS DE LA DÉCHÉANCE OU DE LA NULLITÉ .............................................................. 3
APPRÉCIATION DES CAUSES DE DÉCHÉANCE...................................................................... 4
3.1.
Non-usage ............................................................................................................. 4
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
Marque communautaire devenue une désignation usuelle................................... 8
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
Charge de la preuve ................................................................................................. 10
Exemples.................................................................................................................. 10
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE ........................................................................................ 10
4.1.
La marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de
l'article 7 du RMC ............................................................................................................ 10
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
Dates à prendre en considération ............................................................................ 11
Critères à appliquer .................................................................................................. 11
Exception opposable en matière d'absence de caractère distinctif..................... 11
4.2.1.
Charge de la preuve, critère à appliquer et date à prendre en considération ........... 12
Mauvaise foi......................................................................................................... 12
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
5.
Charge de la preuve ...................................................................................................8
Désignation usuelle ....................................................................................................9
Public pertinent...........................................................................................................9
Marque communautaire devenue propre à induire en erreur.............................. 10
3.3.1.
3.3.2.
4.
Charge de la preuve ...................................................................................................4
Usage sérieux ............................................................................................................5
Étendue géographique de l'usage ..............................................................................6
Durée à prendre à compte..........................................................................................7
Exception à la règle des cinq ans...............................................................................7
Justes motifs pour le non-usage.................................................................................7
Date à prendre en considération .............................................................................. 12
Notion de la mauvaise foi ......................................................................................... 12
Exemples de mauvaise foi........................................................................................ 12
Exemples d'absence de mauvaise foi ...................................................................... 13
CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE ........................................................................................ 13
5.1.
Mêmes causes que celles qui constituent aussi les motifs relatifs de refus au
sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition) ............................................................. 13
5.2.
Exceptions opposables à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 1, du
RMC 14
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
Consentement à l'enregistrement............................................................................. 14
Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures . 14
Forclusion par tolérance ........................................................................................... 14
Non-usage de la marque antérieure ......................................................................... 15
Autres droits antérieurs........................................................................................ 15
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
Droit au nom ou à l'image......................................................................................... 15
Droit d'auteur ............................................................................................................ 16
Droit de propriété industrielle.................................................................................... 16
5.4.
RMC
5.5.
Exception opposable à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 2, du
............................................................................................................................. 16
Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures
............................................................................................................................. 16
6. EXCEPTION GÉNÉRALE OPPOSABLE AUX DEMANDES EN DÉCHÉANCE OU EN NULLITÉ .......... 17
6.1.
Décision précédente ayant le même objet et la même cause............................. 17
6.2.
Exception pour les décisions d'opposition........................................................... 17
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REMARQUE LIMINAIRE
Les procédures de déclaration de déchéance ou de nullité ne sont jamais
engagées par l'Office. L'initiative en revient au demandeur en déchéance ou
en nullité.
1.
Les causes de nullité ou de déchéance
Article 55, paragraphe 1, du RMC
L'expression «demandes en déchéance et les demandes de déclarations de
nullité» peut être synthétisée par «procédures engagées devant la division
'annulation».
Article 50 du RMC
Les causes de déchéance sont:
• le non-usage;
• le fait que la marque soit devenue la désignation usuelle dans le
commerce d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée;
• le fait que la marque soit devenue propre à induire le public en erreur.
Les déclarations de nullité peuvent s'appuyer sur des causes de nullité
absolue ou relative.
Article 51 du RMC
Les causes de nullité absolue sont les suivantes:
• l'enregistrement a été effectué contrairement aux dispositions de
l'article 7 du RMC;
• le dépôt de la demande de marque communautaire a été fait de
mauvaise foi.
Article 52 du RMC
Les causes de nullité relative sont les suivantes:
• les mêmes causes qui celles qui constituent aussi les motifs relatifs de
refus au sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition);
• l'existence d'un droit au nom ou à l'image antérieur;
• l'existence d'un droit d'auteur antérieur;
• l'existence d'un droit de propriété industrielle antérieur;
• l'existence de tout autre droit antérieur conférant une protection
similaire.
2.
Les effets de la déchéance ou de la nullité
Article 54 du RMC
En cas de déclaration de déchéance, la marque communautaire est réputée
n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets
prévus par le règlement sur la marque communautaire, selon que le titulaire
est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à
laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée par la
division d'annulation sur demande de l'une des parties.
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En cas de déclaration de nullité, la marque communautaire est réputée n'avoir
pas eu, dès l'origine, les effets prévus au règlement, selon que la marque a
été déclarée nulle en tout ou en partie.
3.
Appréciation des causes de déchéance
Article 50, paragraphe 1, point a), du RMC
3.1.
Non-usage
Si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, après l'enregistrement de
la marque communautaire et avant la présentation de la demande en
déchéance, la marque communautaire n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux
au sens de l'article 15 du RMC, son titulaire est déclaré déchu, à moins qu'il
n'existe de justes motifs pour le non-usage (3.1.6). Si seule est utilisée une
partie des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée, le
titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour la partie non utilisée de
ceux-ci.
Dans l'affaire T-126/03 (ALADDIN), le Tribunal de première instance a conclu
que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de
services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein,
plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière
autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces
produits ou services n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories
dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été
effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des
produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu'il
n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la
catégorie concernée, alors l'usage sérieux de la marque pour lesdits produits
ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (point 45).
Le Tribunal a également déclaré que le titulaire de la marque antérieure ne
doit pas être privé de toute protection pour des produits qui, sans être
rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage
sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un
même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire (point
46).
Un exemple de l'application de ce principe est donné par le Tribunal de
première instance dans l'affaire T-256/04 (RESPICUR):
Le Tribunal a conclu que, dans la mesure où la finalité ou la destination du
produit ou du service revêt un caractère essentiel, le critère de finalité ou de
destination est primordial dans la définition d'une sous-catégorie de produits
ou de services. La finalité et la destination d'un produit thérapeutique sont
exprimées par son indication thérapeutique. La substance active et l'obligation
d'une prescription par le médecin sont, en règle générale, inappropriées pour
définir une sous-catégorie de produits (points 29 à 31).
3.1.1.
Charge de la preuve
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La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque communautaire.
Dès lors qu'une demande en déchéance a été dûment déposée au plan
formel, la charge de la preuve de l'usage sérieux, au sens de l'article 15,
paragraphe 1, du RMC, ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage,
incombe au titulaire. Le rôle de l'Office consiste à apprécier les preuves qui lui
sont présentées à la lumière des moyens des parties. Il ne lui appartient pas
de recueillir lui-même des éléments de preuve.
3.1.2.
Usage sérieux
Les moyens d'appréciation de l'usage sérieux dans les procédures devant la
division d'annulation sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à l'examen de
la preuve de l'usage de marques communautaires dans la procédure
d'opposition. Il convient dès lors de suivre les dispositions détaillées
contenues dans la partie 6 des directives relatives à la procédure
d'opposition. Les aspects les plus importants sont reproduits ci-dessous.
Ni le règlement sur la marque communautaire ni le règlement d'exécution ne
définissent la notion d'«usage sérieux». Dans le contexte de l'article 10,
paragraphe 3, de la directive, la Cour de justice a toutefois énoncé plusieurs
principes importants concernant l'interprétation de cette notion.
Arrêt Ansul 2003
Dans l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, la Cour a énoncé les principes
suivants:
•
l'usage sérieux est un usage effectif de la marque (point 35);
•
l'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué
à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par
la marque (point 36);
•
il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la
marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final
l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de
distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux
qui ont une autre provenance (point 36);
•
un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur
le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas
seulement au sein de l'entreprise concernée (point 37);
•
l'usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui
sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par
l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le
cadre de campagnes publicitaires, est imminente (point 37);
•
il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du
caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des
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circonstances propres à établir la réalité de son exploitation
commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés
dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des
parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la
marque (point 38);
•
l'appréciation des circonstances de l'espèce peut justifier la prise en
compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause,
des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la
fréquence de l'usage de la marque (point 39);
•
il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours
quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle
qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service
concerné sur le marché correspondant (point 39).
Ordonnance La Mer 2004
Dans son ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer dans l'affaire C-259/02, la
Cour de justice a développé les critères énoncés dans l'arrêt Ansul comme
suit:
•
la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour
maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou
services dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce
qu'il appartient dans chaque cas au juge national de porter. Les
caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou
la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée
pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services
identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux,
ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire
est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être
pris en considération (point 22);
•
l'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits
pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer
qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation
a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque
(point 24);
•
une règle de minimis ne peut être fixée (point 25).
3.1.3.
Étendue géographique de l'usage
L'usage sérieux peut également être constaté lorsque la marque n'a été
utilisée que dans une partie de la Communauté, par exemple dans un seul
État membre ou dans une partie de celui-ci. Toute autre règle opérerait une
discrimination entre les petites et les grandes entreprises et serait donc
contraire à l'objectif poursuivi par le régime de la marque communautaire, qui
se veut ouvert aux entreprises, quelles que soient leur taille ou leur type.
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Le caractère suffisant de l'usage dans une partie seulement de la
Communauté trouve son expression dans les déclarations conjointes du
Conseil et de la Commission inscrites au procès-verbal du Conseil lors de
l'adoption du RMC (déclarations conjointes du Conseil et de la Commission
du 20 octobre 1995, n° B 10 à 15, JO OHMI 1996, p. 615). Selon ces
déclarations, «Le Conseil et la Commission considèrent qu'un usage sérieux
au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la
Communauté». Bien que ces déclarations n'aient qu'une valeur interprétative
et ne soient pas juridiquement contraignantes, elles ont été appliquées par
l'Office.
Il convient toutefois de souligner que ce sont les conditions ou les critères
européens et non nationaux qui doivent être respectés. Il se peut que, dans
certains cas, les critères quantitatifs européens soient plus stricts que les
critères nationaux correspondants.
3.1.4.
Durée à prendre à compte
Tout d'abord, la demande en déchéance doit être rejetée si la marque
communautaire n'est pas enregistrée depuis cinq ans à la date de
présentation de la demande en déchéance. En principe, la période de cinq
ans commence à courir à compter de la date de la demande en déchéance.
Si le titulaire de la marque communautaire démontre que sa marque a fait
l'objet d'un usage sérieux au cours de cette période de cinq ans, la demande
en déchéance est rejetée, sous réserve de l'exception mentionnée cidessous.
3.1.5.
Exception à la règle des cinq ans
Le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant
la présentation de la demande n'est pas pris en considération lorsque des
préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent
seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être
présentée. La charge de la preuve que le titulaire en a effectivement eu
connaissance incombe au demandeur en déchéance.
3.1.6.
Justes motifs pour le non-usage
3.1.6.1. Risques commerciaux
La notion de justes motifs doit être considérée comme faisant essentiellement
référence à des circonstances sans rapport avec le titulaire de la marque qui
lui interdisent d'utiliser ladite marque plutôt qu'à des circonstances liées à ses
difficultés commerciales.
Tribunal de première instance, affaire T-156/01, GIORGI / GIORGIO AIRE,
point 41
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En conséquence, les difficultés financières qu'une entreprise rencontre du fait
d'une récession économique ou dérivant de problèmes financiers de la
société elle-même, tels qu'une procédure pour insolvabilité, une faillite ou une
cessation temporaire d'activité, ne sont pas considérées comme de justes
motifs pour le non-usage d'une marque au sens de l'article 50, paragraphe 1,
point a), du RMC. Ce genre de difficultés fait partie de la conduite normale
d'une entreprise.
Décision n° 120/2001 Ecros(fig) / ERCROS (EN)
3.1.6.2. Intervention du gouvernement
Les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics
sont les deux exemples de justes motifs pour non-usage expressément cités
à la deuxième phrase de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC.
Les restrictions à l'importation couvrent un embargo commercial touchant les
produits protégés par la marque. Les autres prescriptions des pouvoirs
publics peuvent être un monopole d'État, qui empêche toute forme
d'utilisation, ou une interdiction gouvernementale de vendre des produits pour
des raisons de santé ou de défense nationale. Des exemples typiques sont
les procédures réglementaires auxquelles le titulaire doit se soumettre avant
de mettre les produits ou services en cause sur le marché.
Décision n° 1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (pour les produits
pharmaceutiques)
3.1.6.3. Force majeure
D'autres motifs légitimes de non-usage sont les cas de force majeure qui
empêchent le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire.
Article 50, paragraphe 1, point b) du RMC
3.2.
Marque communautaire devenue une désignation usuelle
Lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son
titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service
pour lequel elle est enregistrée.
3.2.1.
Charge de la preuve
La charge de la preuve incombe au demandeur en déchéance qui doit
démontrer que l'expression est devenue la désignation usuelle dans le
commerce par le fait:
• de l'activité du titulaire ou
• de l'inactivité du titulaire.
La division d'annulation ne mène pas sa propre enquête sur la question. Elle
se borne à analyser les faits et les observations présentés par les parties.
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Si le titulaire utilise la marque comme un terme descriptif et que cela a pour
conséquence que ledit terme devienne une désignation usuelle dans le
commerce du produit ou service en cause, alors la marque communautaire
est susceptible d'être annulée.
Lorsque le titulaire de la marque communautaire a fait tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui dans les circonstance du cas d'espèce, la
marque ne peut pas être annulée.
3.2.2.
Désignation usuelle
La marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service
non pas pour quelques personnes seulement, mais pour la grande majorité
du public pertinent, y compris les professionnels intervenant dans la
commercialisation du produit ou service en cause. Il ne suffit pas que la
marque soit utilisée comme un synonyme ou une abréviation pour désigner
un produit ou un service particulier, si le public pertinent reconnaît le terme
comme une marque désignant les produits ou services d'une entreprise
particulière.
Ainsi, une personne faisant une recherche sur l'internet pourrait dire, pour des
raisons de brièveté, qu'elle va «googler», mais cette forme abrégée ne fait
pas de GOOGLE (marque communautaire n° 1104306) un terme générique.
Cela reste un terme qui désigne les produits et services d'une entreprise
donnée. Il est courant que l'on utilise des expressions abrégées sans pour
autant que l'expression perde sa fonction originelle d'indication de l'origine.
Si la marque devient la désignation usuelle dans le commerce en dépit de
l'activité du titulaire, le titulaire ne peut pas être déchu de ses droits. L'activité
du titulaire couvre la publicité, l'apposition d'avertissements sur des
étiquettes, le recours à l'article 10 du RMC (reproduction dans des
dictionnaires), mais cette liste n'est pas exhaustive.
3.2.3.
Public pertinent
Dans sa décision préjudicielle dans l'affaire C-371/02 (BOSTONGURKA), la
Cour de justice a déclaré:
«…dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution
au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque
enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en
compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la
désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des
consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques
du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui
interviennent dans la commercialisation de celui-ci.»
Article 50, point c), du RMC
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3.3.
Marque communautaire devenue propre à induire en erreur
Si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son
consentement, la marque est propre à induire le public en erreur notamment
sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou
services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire peut être déchu de ses
droits. Dans ce contexte, on entend par qualité une caractéristique ou un
attribut et non un niveau ou une norme d'excellence.
3.3.1.
Charge de la preuve
Il appartient au demandeur en déchéance d'établir que la marque est
devenue propre à induire en erreur. Il doit également démontrer que c'est
l'usage qui en est fait par le titulaire qui induit en erreur. Si la marque est
utilisée par une partie autre que le titulaire, il appartient au demandeur en
déchéance d'établir que le titulaire a consenti à cet usage.
se borne à analyser les faits et les arguments présentés par les parties.
3.3.2.
Exemples
La marque communautaire figurative distinctive contient l'expression
«fromage de chèvre» et est enregistrée pour du fromage de chèvre.
Supposons que la marque est utilisée à la fois pour du fromage de chèvre et
de brebis. Le titulaire de la marque communautaire peut être déclaré déchu
de ses droits.
La marque communautaire figurative distinctive contient l'expression «pure
laine nouvelle» et est enregistrée pour des vêtements. La marque est utilisée
pour des vêtements fabriqués avec des fibres synthétiques. Le titulaire de la
marque communautaire peut donc être déclaré déchu de ses droits.
Une marque communautaire se compose d'une étiquette distinctive contenant
également l'expression «chaussures en cuir véritable» et est enregistrée pour
des chaussures comprises dans la classe 25. Il est démontré que le titulaire
ne vend que des chaussures fabriquées avec d'autres matériaux que le cuir.
Le titulaire de la marque communautaire peut donc être déchu de ses droits.
4.
Causes de nullité absolue
4.1.
La marque communautaire a été enregistrée contrairement aux
dispositions de l'article 7 du RMC
Lorsque, lors de son enregistrement, la marque communautaire était de
nature à soulever une objection pour l'un des motifs énoncés à l'article 7 du
RMC, elle peut être annulée, sous réserve de l'exception visée au point 4.2 cidessous.
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Un exemple de cette situation est l'affaire de la brique Lego, où la marque
communautaire n° 107029 a été enregistrée contrairement aux dispositions
de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC. En l'espèce, en acceptant la
marque à l'enregistrement, l'Office a appliqué un critère que la Cour de justice
a jugé incorrect dans une autre affaire. Dans le cadre du recours, la décision
de la division d'annulation a été confirmée par la Grande chambre de recours
(R-856/2004 G). Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de
première instance. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'approche
confirmée par la Grande chambre de recours sera suivie par la division
d'annulation dans des affaires similaires.
Un autre exemple est celui où l'Office a accepté l'enregistrement d'un terme
sans avoir connaissance de son caractère descriptif au moment de
l'enregistrement.
Tribunal de première instance, affaire T-237/01 (marque communautaire
n° 90134, BSS)
se borne à analyser les faits et les arguments présentés par les parties.
4.1.1.
Dates à prendre en considération
À l'exception des circonstances décrites au point 4.2, les dates à prendre en
considération aux fins de l'appréciation doit être faite sont la date de dépôt et
la date d'enregistrement de la marque communautaire. Si les circonstances à
la date de dépôt de la demande de marque communautaire étaient de nature
à soulever une objection au titre de l'article 7 du RMC et que tel n'a pas été le
cas, la marque peut être déclarée nulle. Par ailleurs, des événements
survenus entre le moment de l'acceptation pour la publication et
l'enregistrement peuvent également être pris en compte. Ainsi, entre la date
de dépôt et la date d'enregistrement, la marque peut être devenue la
désignation usuelle dans le commerce des produits ou services pour lesquels
elle est enregistrée.
4.1.2.
Critères à appliquer
Les directives d'examen contiennent les critères détaillés à appliquer pour
apprécier si une demande de marque communautaire est conforme à
l'article 7 du RMC. Les mêmes critères s'appliquent aux procédures en nullité.
4.2.
Exception opposable en matière d'absence de caractère distinctif
Caractère distinctif acquis
Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux
dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, mais
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qu'elle a acquis un caractère distinctif après l'enregistrement par l'usage qui
en a été fait, elle ne peut être déclarée nulle.
4.2.1.
Charge de la preuve, critère à appliquer et date à prendre en
considération
Il appartient uniquement au titulaire de la marque communautaire de faire
valoir et de prouver le caractère distinctif acquis. L'appréciation des éléments
de preuve doit se faire conformément aux dispositions pertinentes des
directives d'examen. Le titulaire doit démontrer qu'à la date du dépôt de la
demande en nullité, la marque avait acquis un caractère distinctif et que tel
est toujours le cas.
Article 51, paragraphe 1, point b), du RMC
4.3.
Mauvaise foi
Lorsque le titulaire a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de
marque communautaire, celle-ci peut être déclarée nulle.
4.3.1.
Date à prendre en considération
La situation doit être examinée à la lumière des circonstances qui prévalaient
à la date de dépôt. Les événements postérieurs peuvent éclairer la situation à
la date de dépôt, mais le moment déterminant à prendre en compte est la
date de dépôt proprement dite.
4.3.2.
Notion de la mauvaise foi
Pas plus le RMC que le REMC ne définit la mauvaise foi. L'Office a déclaré
que l'on peut considérer comme de la mauvaise foi «un acte malhonnête qui
ne correspondrait pas aux normes d'un comportement commercial
acceptable», mais cette définition n'est pas exhaustive. D'autres
comportements peuvent être considérés comme de la mauvaise foi. Au plan
conceptuel, la mauvaise foi peut être comprise comme étant une «intention
malhonnête».
Décision de la division d'annulation
communautaire n° 2386126, ER)
du
10 octobre 2004
(marque
Décision des chambres de recours dans l'affaire R 582/2003-4 (EAST SIDE
MARIO’S)
Les exemples visés aux points 4.3.3 et 4.3.4 ne sont pas exhaustifs. L'étude
de cas du 31 janvier 2003 sur la mauvaise foi contient une discussion utile à
ce sujet (http://oami.europa.eu/fr/enlargement/pdf/badfaith).
4.3.3.
Exemples de mauvaise foi
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Il y a mauvaise foi lorsque le demandeur de la marque communautaire
cherche, par l'enregistrement, à revendiquer la marque d'un tiers avec lequel
il a eu des relations contractuelles ou précontractuelles.
Un indice de mauvaise foi peut être le fait qu'une demande de marque
communautaire concerne une marque qui a déjà été annulée pour mauvaise
foi dans un État membre.
Décision de la division d'annulation du 25 août 2003 (marque communautaire
n° 1302306, POGGIO AL CASONE).
Lorsque le titulaire d'une marque communautaire introduit des demandes
répétées pour la même marque afin d'éviter les conséquences d'une
déchéance totale ou partielle en raison du non-usage de marques
antérieures, le titulaire agit de mauvaise foi.
4.3.4.
Exemples d'absence de mauvaise foi
Une demande de marque communautaire déposée après que la même
marque a été rejetée par l'office central de la propriété industrielle d'un État
membre pour cause de caractère descriptif ne constitue pas un acte de
mauvaise foi.
communautaire n° 2644243, AALBORG)
du
23 novembre 2004
(marque
Le régime de la marque communautaire n'exige pas d'un demandeur qu'il ait
l'intention d'utiliser la marque lorsqu'il fait une demande d'enregistrement. Par
conséquent, l'absence d'intention d'utiliser la marque n'est pas un motif
constitutif de mauvaise foi. De même, demander une protection pour une
large gamme de produits et de services ne constitue pas un acte de mauvaise
foi.
communautaire n° 1628395, NAKED)
du
14 décembre 2004
(marque
Le fait que, durant la procédure de demande de marque, le demandeur
présente des revendications, telles que la priorité ou l'ancienneté, qui sont
ensuite rejetées, ne constitue pas un acte de mauvaise foi.
Décision de la division d'annulation du 27 septembre 2004 (marque
communautaire n° 369942, XENIVM)
5.
Causes de nullité relative
5.1.
Mêmes causes que celles qui constituent aussi les motifs relatifs de
refus au sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition)
Page 13
Les conditions fondamentales pour considérer un droit antérieur visé à
l'article 8 du RMC comme un motif relatif de nullité sont les mêmes que pour
une procédure d'opposition. Les directives relatives à la procédure
d'opposition doivent être appliquées en conséquence.
5.2.
Exceptions opposables à une demande au titre de l'article 52,
paragraphe 1, du RMC
5.2.1.
Consentement à l'enregistrement
La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire
du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement
de cette marque avant la présentation de la demande en nullité. Le
consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la
marque communautaire. Il suffit qu'il le soit avant le dépôt de la demande en
nullité. L'Office tient compte à cet égard du contrat conclu en ce sens entre
les parties.
5.2.2.
Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles
antérieures
Lorsque le titulaire d'un droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une marque
communautaire ou a introduit une demande reconventionnelle dans une
action en contrefaçon devant un tribunal communautaire des marques sur la
base des droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, il ne peut pas
présenter une nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à
l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, qu'il aurait pu invoquer dans la
procédure initiale.
Bien que l'article 96 du RMC impose aux tribunaux communautaires des
marques l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes
reconventionnelles et leurs résultats, dans la pratique, ce n'est pas toujours le
cas. Le titulaire d'une marque communautaire qui souhaite se prévaloir de
l'exception visée à l'article 54, paragraphe 2, du RMC, doit produire des
preuves provenant de la juridiction nationale à l'appui de sa demande.
Article 53 du RMC
5.2.3.
Forclusion par tolérance
Lorsque le titulaire d'une marque communautaire ou d'une marque nationale
antérieure a accepté pendant cinq années consécutives l'usage de ladite
marque en connaissance de cet usage, la marque communautaire ne peut
pas être déclarée nulle. Il appartient au titulaire de la marque communautaire
litigieuse de démontrer:
Page 14
•
•
•
que la marque communautaire a été utilisée dans la Communauté
pendant au moins cinq années consécutives;
que le titulaire de la marque antérieure en avait connaissance ou que
l'on pouvait raisonnablement penser que tel était le cas et
qu'il n'a rien fait pour empêcher cet usage.
Les trois conditions doivent être satisfaites.
Un exemple de cas où l'on pourrait raisonnablement penser que le titulaire a
connaissance de l'usage de la marque communautaire litigieuse est celui où
les deux titulaires ont présenté à la même occasion des produits ou des
services sous leurs marques respectives.
Article 56, paragraphes 2 et 3, du RMC
5.2.4.
Non-usage de la marque antérieure
Lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins à la
date de la demande de déclaration de nullité, le titulaire de la marque
communautaire peut demander que le titulaire d'une marque antérieure
produise la preuve que celle-ci a fait l'objet d'un usage sérieux ou qu'il existe
de justes motifs pour le non-usage. L'appréciation de l'usage sérieux ou des
justes motifs pour le non-usage doit être réalisée conformément à la partie 6
des directives relatives à la procédure d'opposition, dont les principaux
éléments sont repris au point 3.1.2 ci-dessus.
La date pertinente aux fins de l'appréciation de l'usage de la marque est
différente de celle de la procédure d'opposition. En tout état de cause, lorsque
la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans à la date du dépôt de la
demande de déclaration de nullité, la preuve de l'usage sérieux doit couvrir
cette période. Par ailleurs, lorsque la marque antérieure est enregistrée
depuis cinq ans au moins avant la publication de la demande de marque
communautaire qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité, la
preuve de l'usage au cours de cette période doit également être produite.
5.3.
Autres droits antérieurs
Une marque communautaire peut être déclarée nulle sur la base des droits
mentionnés ci-après lorsque l'usage de la marque aurait pu être interdit en
vertu du droit communautaire ou national régissant leur protection. La liste qui
suit n'est pas une liste exhaustive de ces droits antérieurs.
5.3.1.
Droit au nom ou à l'image
Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l'image d'une
personne. L'Office n'a pas de recueil à cet égard équivalent à celui visé à
Page 15
l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Le droit applicable et la manière dont il est
appliqué doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision
antérieure de l'Office n'ait clairement statué sur ce point.
Article 52, paragraphe 2, point b), du RMC
5.3.2.
Droit d'auteur
Le droit d'auteur est protégé dans chaque État membre et en dépit de
l'harmonisation des législations sur le droit d'auteur dans la Communauté, il
peut y avoir des différences en ce qui concerne les conditions de la protection
et l'étendue précise de celle-ci. Le droit applicable et la manière dont il est
appliqué doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision
antérieure de l'Office n'ait clairement statué sur ce point.
Article 52, paragraphe 2, point c), du RMC
5.3.3.
Droit de propriété industrielle
D'autres droits de propriété industrielle au niveau national ou communautaire,
tels que le dessin ou modèle communautaire enregistré, peuvent être
invoqués. Le droit national applicable et la manière dont il est appliqué
doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision antérieure
de l'Office n'ait clairement statué sur ce point. Dans le cas des dessins ou
modèles communautaires, il n'est pas nécessaire de prouver le type de
protection conféré par la loi. La division d'annulation applique les normes en
matière de dessins ou modèles communautaires.
5.4.
Exception opposable à une demande au titre de l'article 52,
paragraphe 2, du RMC
La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire
du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement
de cette marque avant la présentation de la demande en nullité. Le
consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la
marque communautaire. Il suffit qu'il le soit avant la présentation de la
demande en nullité. L'Office tient compte à cet égard du contrat conclu en ce
sens entre les parties.
5.5.
Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles
antérieures
Lorsque le titulaire d'un droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une marque
communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action
en contrefaçon devant un tribunal des marques communautaires sur la base
des droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, il ne peut pas
Page 16
présenter de nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à
l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, qu'il aurait pu invoquer dans la
procédure initiale.
Bien que l'article 96, du RMC impose aux tribunaux communautaires des
marques l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes
reconventionnelles et leurs résultats, dans la pratique, ce n'est pas toujours le
cas. Le titulaire d'une marque communautaire qui souhaite se prévaloir de
l'exception visée à l'article 54, paragraphe 2, du RMC, doit produire des
preuves de la juridiction nationale à l'appui de ses moyens.
6.
Exception générale opposable aux demandes en déchéance ou
en nullité
6.1.
Décision précédente ayant le même objet et la même cause
Outre les exceptions spécifiques visées aux points 4.2, 5.2, 5.4 et 5.5 cidessus, une demande en déchéance ou en nullité est réputée irrecevable
lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause et impliquant les
mêmes parties a été examinée par un tribunal national et a acquis l'autorité
de la chose jugée. Il en va de même des demandes sur lesquelles l'Office a
déjà statué.
6.2.
Exception pour les décisions d'opposition
En revanche, une décision antérieure de l'Office dans une procédure
d'opposition n'exclut pas une demande en nullité successive fondée sur les
mêmes droits antérieurs. Toutefois, il est peu probable que la procédure de
nullité aboutisse à une décision différente, sauf si une ou plusieurs des
conditions suivantes sont satisfaites:
• de nouveaux faits sont établis (par exemple, preuve de l'usage ou de la
renommée de la marque antérieure qui n'était pas disponible durant la
procédure d'opposition);
• la manière dont les appréciations juridiques fondamentales sont
réalisées (par exemple, les critères d'évaluation du risque de
confusion) a changé à la suite, par exemple, de décisions
intermédiaires de la Cour européenne de justice;
• la décision initiale n'a pas été rendue correctement dans le respect des
normes applicables.
Page 17

Directives concernant les procédures devant l`Office de

Transcription

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