Ne perdez pas la tête — Le terme « FLIP

Ne perdez pas la tête — Le terme « FLIP-TOP » n’est pas distinctif des
produits du tabac
janv. 21, 2015
Auteure : Tamara Céline Winegust
Dans Philip Morris Products S.A. c. Imperial Tobacco Canada Limited, 2014 FC 1237, la Cour fédérale du Canada a maintenu une
décision de la Commission des oppositions des marques de commerce rejetant une demande de Philip Morris pour enregistrer
l’appellation « FLIP-TOP » (à abattant) pour des produits du tabac. Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L. a représenté le défendeur avec
succès.
Cette décision illustre qu’une opposition peut réussir lorsque la marque de commerce proposée est descriptive des produits qui lui
sont liés, même si la marque n’est pas « clairement descriptive ».
La demande pour « FLIP-TOP » déposée en septembre 2008 se basait uniquement sur un emploi projeté. Elle fut opposée sur la
base des motifs qu’elle était clairement descriptive et non distinctive. L’opposant arguait que « FLIP-TOP » ne pouvait pas être perçu
comme une marque de commerce, car ce terme est couramment utilisé pour décrire un type d’emballage pour les produits du tabac.
La Commission des oppositions a constaté que cette marque n’était pas distinctive, s’est abstenue de se prononcer sur le caractère
clairement descriptif, et a rejeté la demande. Philip Morris a porté la décision en appel.
La juge Bédard a rejeté l’appel. La preuve a démontré que les paquets à abattant « flip-top » et les boîtes à abattant « flip-top » sont
utilisés dans les dispositions réglementaires canadiennes pour les produits du tabac et que les boîtes à abattant sont mentionnées
dans les demandes de brevets canadiens, y compris ceux de Philip Morris. Il n’y avait aucune preuve liée à l’utilisation, ou à
l’utilisation prévue, de la marque par Philip Morris. La Cour a convenu avec la Commission des oppositions que le consommateur
concerné percevrait le terme « flip-top » comme une référence à un type d’emballage du produit, plutôt qu’un élément identifiant la
source du produit.
La marque proposée « FLIP-TOP » n’a pas été jugée suffisamment descriptive des produits visés par la demande pour constituer
une « description claire » (en vertu de l’al. 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce). Cependant, elle était suffisamment
descriptive de l’emballage du produit pour la rendre non distinctive. Une preuve du caractère distinctif acquis par l’usage serait
nécessaire pour démontrer que le terme peut fonctionner comme une marque de commerce.
Il convient aussi de noter que la juge Bédard a jugé que parce que la Commission des oppositions n’avait pas statué sur le motif
« clairement descriptif » et que Imperial Tobacco n’avait pas interjeté un contre-appel, ce motif ne pouvait être considéré en appel.
Ceci signifie que les prochains défendeurs dans le cadre de ce type d’appels (c.-à-d., les défendeurs qui contesteront avec succès
devant la Commission des oppositions) devraient envisager un contre-appel des motifs d’opposition pour lesquels la Commission n’a
pas rendu de décision. Procéder ainsi devrait garantir que ces motifs d’opposition sans décision restent viables, dans la mesure où
la Cour renverse la décision de la Commission sur des motifs initialement fondés.
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