Les licences sur des brevets : vos droits sont-ils

Brevets
Juillet 2002
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
Les licences sur des brevets : Vos droits sont-ils protégés?
Jean-François Hébert
Les actifs les plus importants des entreprises manufacturières ou de haute technologie découlent souvent de leurs
droits de propriété intellectuelle, notamment sous la forme de licences exclusives concédées par d’autres
entreprises ou centres de recherche leur permettant d’exploiter un brevet.
Nul besoin d’élaborer sur l’importance pour une entreprise de faire breveter une invention et d’enregistrer les
droits en découlant conformément à la législation applicable afin d’éviter que l’invention ne tombe dans le
domaine public et que quiconque puisse l’utiliser.
Il est toutefois nécessaire de rappeler qu’il est tout aussi important de procéder à l’enregistrement des droits
découlant d’une licence exclusive. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique toujours suivie par les entreprises, il
n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une exigence législative formelle nécessaire quant à l’opposabilité de ces
droits.
La Cour d’appel du Québec a récemment confirmé une décision rendue sur ce sujet par la Cour supérieure du
Québec dans l’affaire 3288731 Canada inc. c. Les Poinçons de Waterloo inc.1 (ci-après « 3288731 » et
« Waterloo »).
Dans cette affaire, Waterloo bénéficiait du droit exclusif de fabriquer des poêles barbecue aux termes d’une
licence exclusive qui lui avait été concédée sur un brevet par un tiers. Ultérieurement à la concession de cette
licence exclusive à Waterloo, 3288731 a acquis le brevet de ce tiers et enregistré la cession au bureau des brevets.
3288731 a ensuite demandé à Waterloo de cesser de fabriquer les poêles barbecue au motif que les droits exclusifs
de Waterloo ne lui étaient pas opposables puisqu’ils n’avaient pas été enregistrés au bureau des brevets
conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets.
Waterloo, en se fondant sur le fait que sa licence était toujours valide et que son existence avait été portée à
l’attention de 3288731 avant que celle-ci n’acquière le brevet, a refusé d’obtempérer à la demande de cette
dernière. 3288731 a alors demandé au tribunal de prononcer une ordonnance d’injonction enjoignant Waterloo de
cesser de fabriquer les barbecues.
1
C.A.M. 500-09-006534-986, le 26 février 2001, M. Fish, J. Delisle, M. Robert jca, confirmant C.S Bedford, 460-05-000290-960, le 7 avril 1998, Léo Daigle
jcs.
Fasken Martineau DuMoulin S.R.L.
Droit du travail
2
La Cour supérieure a jugé que la licence de Waterloo était nulle à l’égard de 3288731 puisqu’elle n’avait pas été
enregistrée au bureau des brevets. La Cour a par ailleurs indiqué que 3288731 aurait été tenue de respecter la
licence exclusive de Waterloo si elle avait été enregistrée au bureau des brevets antérieurement à son acquisition
du brevet. La Cour a de plus indiqué que la connaissance que pouvait avoir 3288731 de l’existence de la licence
concédée à Waterloo ne pouvait remplacer son enregistrement selon les dispositions de la Loi sur les brevets.
L’ordonnance d’injonction a, par conséquent, été prononcée et Waterloo a dû cesser de fabriquer les barbecues
pour lesquels une licence lui avait pourtant été concédée. La Cour d’appel a confirmé cette interprétation.
Il n’est pas nécessairement pratique courante pour les entreprises de faire enregistrer au bureau des brevets les
droits de propriété intellectuelle qui leur résultent de licences exclusives. Or, la Loi sur les brevets est claire. Pour
être opposable à un tiers subséquent, une cession de brevet de même que tout acte de concession ou translatif du
droit exclusif d’exécuter et d’exploiter une invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des
tiers doivent être enregistrés au bureau des brevets.
Comme la valeur d’une entreprise réside souvent dans ses droits de propriété intellectuelle, et particulièrement
dans les licences exclusives qui lui ont été concédées par des tiers, il est donc essentiel que les droits acquis soient
dûment enregistrés conformément à la loi. Dans le cas contraire, celui qui acquiert ultérieurement le brevet ou qui
se voit concéder une autre licence exclusive, que ce soit dans un contexte de faillite ou autrement, n’est pas lié par
la licence antérieurement concédée et peut empêcher le titulaire de cette licence de continuer d’exploiter les droits
brevetés. Dans ces circonstances, il n’y a pas de lieu de courir un tel risque.
On peut communiquer avec Me Jean-François Hébert, de Québec, au 418.640.2024 ou à :
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