TITRE 1 : L`ICANN face au cybersquatting au sens - DROIT

L’article 4 a (i) des Principes
directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms
de domaine.
Ulrich SPRENGER
Mémoire de D.E.A. Informatique et Droit
UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1
Sous la direction de Christian Le Stanc
Septembre 2001
Plan Général
Introduction
Titre 1 : L’ICANN face au cybersquatting au sens strict
Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques
Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine.
Section 2 : Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine.
Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs
Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique
Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque
Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque
Titre 2 : L’ICANN face aux conflits légitimes
Chapitre 1 :Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux
représentants
d’autres intérêts légitimes.
Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents.
Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage
Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression.
Section 1 : La protection du consommateur.
Section 2 : La liberté d’expression proprement dite
Conclusion
1
INTRODUCTION
“ Bienvenue dans la vie point com… ”. Si certains prédicateurs ont affirmé que le troisième millénaire
serait spirituel, pour certains juristes il sera certainement “ point com ”. Les noms de domaine ont
désormais envahi nos vies. Ils ne se contentent plus aujourd’hui d’exister tranquillement à chaque
intersection de la Toile, mais s’expriment librement via les supports publicitaires de ce que certains
appellent “ la vieille économie ”. Personne ne peut plus les ignorer, ils sont partout. Pour passer de
l’ancienne à la nouvelle économie, la recette est en fait très simple. Il suffit de prendre une vieille
marque un peu poussiéreuse, de lui ajouter un “.com ”, “ .net ” ou “.org ” amoureusement choisi chez
son registrar favori, pour donner naissance à un joli nom de domaine tout neuf, qui fort d’une
réputation chèrement acquise dans des temps anciens, est prêt pour affronter le e-buisness.
Si le nom de domaine ne se définit évidemment pas exclusivement par rapport à la marque et qu’à sa
naissance il n’a même pas cherché à l’imiter, fort est de constater qu’aujourd’hui que la cohabitation
est difficile.
Le nom de domaine peut se définir essentiellement par sa fonction. Ainsi, selon certains auteurs, il
“ identifie un “ lieu ” sur le réseau, c’est à dire, de fait, une machine à laquelle un site, une
prestation…peuvent être rattachés. ”1. Plus techniquement il désignerait donc “ (…) l’adresse
symbolique permettant une mémorisation et une identification plus facile du site disponible sur le
réseau ”2. Selon certains, il serait “ la portion d’adresse Internet comprise entre le préfixe www du
début et le suffixe de fin (.com, .org, .net.,fr etc) ”3.
Les noms de domaines fonctionnent dans le cadre d’une table générale de concordance dénommée
“ DNS ”(Domain Name System), qui permet d’assurer le lien entre le nom proprement dit et l’adresse
informatique de chaque machine reliée au réseau, dite “ adresse IP ”4.
Le nom de domaine, défini en tant qu’adresse électronique, s’efforce donc d’être simple et accessible
pour être efficace, en se passant des suites de chiffres que constituent le protocole TCP/IP (Transfert
Control Protocol/ Internet Protocol). 5
Aujourd’hui, le monde des affaires se l’est approprié en l’utilisant comme un vulgaire support
commercial destiné à attirer les “ cyberclients ” de demain. Quoi de plus naturel pour les entreprises
d’utiliser leurs marques, déjà connues du public, pour communiquer avec lui sur le réseau?
Marques et noms de domaine forment aujourd’hui le nouveau couple diabolique qui perturbe les
règles juridiques établies. Les auteurs s’interrogent toujours sur sa nature juridique, en ne pouvant
s’empêcher de le comparer à la marque6. Est-il comme elle un signe distinctif, susceptible un jour de
coexister d’une manière indépendante et pacifique à côté de la marque, de la dénomination sociale, du
nom commercial ou de l’enseigne ? L’avenir nous le dira. Aujourd’hui, force est de constater que dans
une large mesure, le nom de domaine est non seulement un véritable doublon de la marque, mais
encore un moyen subtil de détourner celle-ci en la modifiant légèrement. Ainsi, nombre de marques
connues voient quotidiennement leurs droits détournés par des internautes ou des sociétés
concurrentes qui attirent les utilisateurs vers leurs pages en altérant quelque peu la marque originaire
quand celle-ci a déjà été enregistrée auprès de la NSI, ou tout simplement en la reprenant telle quelle
lorsqu’elle n’existe pas encore sur le Web. Le “ cybersquatting ” était né.
Si marques et noms de domaines s’affrontent aujourd’hui devant presque tous les tribunaux de la
planète, c’est qu’il existe une différence fondamentale entre leurs attributions respectives.
1
Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2331
Christiane Féral-Schul, Cyberdroit, page177
3
Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2331 (Ledrich E., Le statut des noms de domaine,
Mémoire DEA Montpellier, 2000, p2)
4
Pour une étude complète de la question voir “ Internet, noms de domaine et droit des marques ”
Mémoire de DEA de Romain Gola, Aix-Marseille, 1998, pages 24 à 47.
5
“ Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d’une façon conviviale
pour les utilisateurs de l’Internet. L’objectif est de faire en sorte qu’une adresse facile à mémoriser et à
identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux adresses IP. ”
Rapport Final de L’OMPI du 30 avril 1999( n°10)
6
Le régime juridique du nom de domaine en question, Frédéric Glaize et Alexandre Nappey,
Juriscom.net 19 février 2000
2
2
La marque est en effet un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique
ou morale qui ne s’acquiert, en droit français, que par un enregistrement au près de l’INPI après un
examen de validité.
Le nom de domaine générique de premier niveau ne s’obtient qu’auprès de la NSI après une simple
demande et une recherche de disponibilité. Si le nom de domaine est libre, il appartiendra au premier
requérant. C’est la fameuse règle tant décriée du “ Premier arrivé, premier servi ”7, mais qui trouve
sa raison d’être dans le fonctionnement même du réseau, à une adresse ne pouvant correspondre qu’un
seul nom de domaine.
De ce simple constat on comprend mieux que les conflits naissent avant tout d’une lacune, d’une
imperfection au niveau de l’attribution des noms de domaines, puisqu’elle n’est limitée qu’à une
simple recherche de disponibilité.
Si le cybersquatting a été, il y a quelques années encore, un véritable sport national aux Etats-Unis, les
internautes enregistrant à tour de bras les marques les plus connues dans l’espoir de les revendre à
leurs légitimes propriétaires, la situation s’est largement assainie depuis que le juge s’est saisi du
problème.
Internet ne connaissant pas de frontières, les nombreuses jurisprudences nationales des pays
industrialisés, bien qu’elles soient remarquables et louables, pêchent cependant par leur isolement.
Les marques de tous les pays ont été si brutalement malmenées, qu’il fallait trouver une solution
globale qui réponde efficacement à l’ampleur du problème.
Les Américains ont donc initié une réforme globale de l'attribution des adresses et des noms de
domaines sur l'Internet. Réforme qui a abouti fin décembre 98 à un accord entre Européens et
Américains sur la création de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),
organisme international qui prendra le relais de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).8
L’ICANN9 est une société de droit privé américain à but non lucratif dont le siège se trouve à San
Diego (Californie). Elle a été créée à l’initiative du gouvernement américain à la fin du contrat
d’exclusivité qui existait entre le DOC (Department of Commerce) et la société NSI (Network
Solution Inc.), qui commercialisait à travers toute la planète les noms de domaine.
Jusqu’alors, le gouvernement américain, via L’IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
disposait d’un véritable monopole dans l’administration et la gestion de l’Internet.
Sans perdre complètement la main mise sur le réseau, le gouvernement américain, dans une optique
très libérale, a donc créé l’ICANN qui a ouvert le marché de l’enregistrement des noms de domaine à
la concurrence.10
L’ICANN est un organisme original de part sa composition et son fonctionnement. Il est en effet un
organisme international composé de membres et d’organismes de tous pays dont le but commun est
d’assurer le bon fonctionnement de l’Internet.11
S’inspirant fortement des recommandations de l’OMPI12 dans son Rapport Final du 30 avril 199913,
l’ICANN a élaboré un ensemble de règles uniformes et communes à tous les utilisateurs d’Internet
pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine.
Ces “ Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ”14
(“ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ”) ont été adoptés le 26 août 1999 et approuvés
le 24 octobre suivant par l’ICANN. Ils se sont vus complétés le 28 octobre 1999 par des règles
d’applications15 précisant le fonctionnement de la procédure administrative.
Ces principes qui allaient faire couler beaucoup d’encre, critiqués avant même leurs mises en œuvres,
sont entrés en vigueur le premier septembre 1999.
Parmi ces règles, l’article 4(a)(i) que nous nous proposons d’étudier ici. Il est rédigé ainsi :
“ 4. Procédure administrative obligatoire.
Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une procédure
administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l’un des organismes
administratifs
de
règlement
des
litiges
dont
la
liste
figure
à
l’adresse
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (dénommé chacun institution de règlement).
7
“ Le recours à la technique du “ premier arrivé, premier servi ” dans le droit des nouvelles
technologies…ou comment gérer la rareté des ressources naturelles informatiques ”, Laurence
Ravillon, JCP G, n°47, 22 novembre 2000 page 2111
8
Myriam Berber, RFI/Autrans, 9 janvier 1999, “ De L’IANA à L’ICANN : de nombreuses questions
en suspens ”
9
www.icann.org
10
Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2342
11
Pour une étude plus complète voir “ L’Icann en dix leçons ”
12
www.ompi.org
13
www.wipo
14
http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf
15
http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannrules-fr.pdf
3
a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire
au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que
i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une
marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; ”
La procédure administrative obligatoire nécessite la réunion des deux autres conditions (4(a)(ii) et
4(a)(iii)).
Il est important de noter dès à présent que nous nous contenterons d’étudier la première des
conditions. Celle-ci va cependant nous servir de prétexte à une analyse plus globale du règlement des
litiges.
Précisément, l’article 4(a)(i) impose l’identité ou la quasi-identité qui prêterait à confusion entre le
nom de domaine litigieux et la marque invoquée.
Pour obtenir un transfert du nom de domaine, le requérant va devoir s’employer à établir ce caractère
identique ou quasi-identique.
Si cela peut paraître simple, il ne faut pas oublier que ces règles sont globales et qu’elles ne font
référence à aucun droit national particulier. Cependant, l’article 15 (a) des règles d’application dispose
que :
“ La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et
conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit
qu'elle juge applicable. ”
Ainsi, cette règle permet aux arbitres de se référer, chaque fois que cela leur semble nécessaire, aux
droits nationaux des parties lorsque celles-ci sont de la même nationalité.
Cette particularité donne à la procédure administrative toute la souplesse nécessaire à la résolution de
conflits, plus problématique que le cas de “ cybersquatting ” évident.
Les notions et les régimes juridiques de la marque ne sont évidemment pas communs aux différents
pays de la planète. Il semblerait donc que chaque requérant resterait dans une certaine mesure lié à son
droit national pour faire valoir ses droits.
Cependant, si ce droit national peut servir de référence et d’aide à la résolution des litiges, les
principes directeurs restent les seuls critères décisifs pour la solution.
La majorité des litiges concernent essentiellement des requérants de nationalités américaines soumis
au droit des marques de leur pays. Celui-ci diffère assez sensiblement du droit des marques français.
Une présentation sommaire de ces droits de marque nous apparaît donc nécessaire pour mieux
appréhender l’étude des décisions.
En droit français, l’article L.711-1 du CPI définit la marque comme “ le signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou
morale. ”
Pour être protégeable au titre du droit des marques, le signe doit être susceptible de constituer une
marque et être enregistré.
Certains signes sont expressément exclus par la loi de la protection soit en raison d’une interdiction
générale soit spéciale.
De manière générale, sont interdites les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
dont l’utilisation est légalement interdite, ou qui sont de nature à tromper le public.16
Pour être protégeable la marque doit tout d’abord présenter un caractère distinctif. Le signe utilisé est
considéré comme distinctif lorsqu’il est indépendant de la désignation habituelle de l’objet marqué.17
Il ne doit donc pas consister dans la désignation de son objet, les signes génériques seront donc
exclus.18
La marque ne peut pas plus consister dans la description de l’objet auquel elle s’applique. Ainsi, une
marque qui désignerait une des caractéristiques essentielles de son objet serait considérée comme
descriptive et ne pourrait être protégée. Notons tout de suite qu’à ce niveau, la marque s’oppose
fondamentalement au nom de domaine, qui trouve essentiellement sa raison d’être dans son caractère
générique ou descriptif. Cet antagonisme ne va évidemment pas placer la marque et le nom de
domaine sur un pied d’égalité. Ce dernier, libre de toute contrainte juridique est nettement avantagé.
Cette particularité a participé de sa prolifération exponentielle. La marque pour être protégeable doit
encore être disponible. Si cette exigence de disponibilité se retrouve cette fois-ci dans les règles
d’attribution des noms de domaine, elle n’a pas pour la marque la même portée. En effet, pour celleci, cela signifie qu’elle ne préjudicie pas à des droits antérieurs. Tous les autres signes sur lesquels
existent des droits antérieurs empêche la protection de la marque.
16
cf. article L.711-3 CPI
Le droit des marques, Joanna Schmidt-Szalewski, page 9
18
cf. article L.711-2 CPI
17
4
Enfin, pour être effectivement protégée, la marque doit être enregistrée auprès de l’INPI. L’article
L.712.1 du CPI dispose que “ la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ”, qui est en
principe le seul mode d’acquisition du droit de marque. En effet, par exception, les marques notoires
sont dispensées de cette formalité dans la mesure où elles sont protégées du seul fait de leur
notoriété.19
En droit français, cette dernière condition de forme est donc essentielle pour obtenir le titre créateur de
droit.
Tel n’est pas le cas dans le droit américain. Cette différence est importante pour la suite de notre
étude, dans la mesure où elle a permis une certaine souplesse dans le règlement des conflits, en
élargissant la portée de la procédure.
En effet, le Trademark Act (ou Lanham Act) de 1946 est un peu plus large et pragmatique que notre
droit. Si la marque doit être, comme en droit français, distinctive, c’est à dire ni générique ni
descriptive, et disponible, elle ne doit pas être nécessairement enregistrée pour être protégée. Il est
même possible de fonder sa demande d'enregistrement sur l'intention d'utiliser de bonne foi sa marque
dans le commerce. Cependant, il sera nécessaire de rapporter ultérieurement la preuve de cette
utilisation, cette possibilité offerte ne devant pas être perçue comme un moyen de réserver une marque
sans réelle intention de l'utiliser. Le droit américain étant très pragmatique, il fonde la protection sur
l’existence, sur l’utilisation de la marque. Il est en effet impossible de revendiquer des droits sur une
marque qui ne serait pas utilisée, alors qu’il est possible de revendiquer une protection sur une marque
non enregistrée.
Il est bien entendu conseillé aux entreprises américaines de déposer leurs marques si elles veulent voir
leurs protections assurées.
Les Etats-Unis étant un Etat fédéral, deux niveaux de protection cohabitent : un niveau de protection
fédéral, et un niveau de protection dans chaque Etat fédéré.
L’enregistrement d’une marque au près de l’United States Patent & Trademark Office ("PTO"),
procure certains avantages :
Il donne à son titulaire la possibilité d’engager des actions “ for trademark infringement ” aussi bien
devant les cours fédérales que les cours des Etats fédérés ;
D’éventuellement tripler les dommages et intérêts dans une “ infrigement action ” réussie ;
Instaure une présomption de validité de la marque ;
Instaure une présomption de propriété de la marque en faveur du déposant ;
Instaure une présomption d’exclusivité dans l’utilisation de la marque ;
Instaure un présomption de “ non similarité qui prêterait à confusion ” (confusingly similar) avec
d’autres marques déposées ;
Instaure un droit de priorité pour le dépôt de la marque à l’étranger ;
Enfin, il permet d’empêcher l’importation aux Etats-Unis de biens contrefaisants.
Si l’enregistrement permet à la marque d’être efficace, une marque non enregistrée bénéficie d’une
protection selon le droit commun. Cette possibilité a permis bien des avancées dans le règlement des
litiges.
Les principes directeurs ont donc été édictés pour mettre fin d’une manière rapide et peu coûteuse
pour les entreprises, aux pratiques de cybersquatting, définies comme les cas d’enregistrements
abusifs.
Dans la majorité des situations, l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi, c’est à dire
principalement dans le but d’obtenir de la part du légitime propriétaire de la marque contrefaite une
contrepartie financière substantielle.
Le propriétaire d’une marque s’estimant lésé peut dorénavant recourir à un centre d’arbitrage
accrédité par l’ICANN pour récupérer son nom de domaine. Il existe à ce jour quatre centres
d’arbitrage accrédités : le centre de l’OMPI, eresolutions, dispute.org et la NAF (National Arbitration
Forum).
Nous nous contenterons d’étudier les décisions rendues par le centre d’arbitrage de l’OMPI, dans la
mesure où il a immédiatement suscité la confiance des titulaires de marques attirant donc la très
grande majorité des litiges.20
La procédure proposée s’illustre par sa simplicité et le fait qu’elle soit proposée en ligne.
Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte au sujet d’un nom de
domaine dans les domaines .com, .net, et .org en recourant à la procédure administrative de l’ICANN.
Dans l’hypothèse où un litige porterait sur un nom de domaine enregistré dans un domaine
correspondant à un code de pays, la procédure relative aux gTLDs pourrait s'appliquer dans la mesure
19
cf. article 6 bis de la Convention de Paris de 1883
61% pour l’OMPI ; 31% pour le NAF ; 7% pour eresolutions. Source : Syracuse Report par Dr.
Milton Mueller V2.1
20
5
où le contrat d'enregistrement du nom de domaine en question inclut expressément les principes
directeurs de l'ICANN.
En vertu du paragraphe 4.k) des principes directeurs, la procédure administrative obligatoire n’interdit
ni au détenteur du nom de domaine (le défendeur) ni au tiers (le requérant) de porter le litige devant
un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment. Il est possible à chaque partie d’engager une
procédure devant un tribunal avant l’ouverture d’une procédure administrative. Chaque partie peut
aussi engager une procédure devant un tribunal après la clôture de la procédure administrative.
Les cinq principaux stades de la procédure administrative de l’ICANN sont :
1) le dépôt d’une plainte auprès d’une institution de règlement des litiges agréée par l’ICANN et
choisie par le requérant, par exemple le Centre de l’OMPI;
2) la présentation d’une réponse par la personne physique ou morale contre laquelle la plainte a été
déposée;
3) la constitution, par l’institution de règlement choisie, d’une commission administrative composée
d’un ou de trois experts, qui seront appelés à se prononcer sur le litige;
4) la formulation de la décision de la commission administrative et la notification de cette décision à
toutes les parties intéressées; et
5) l’exécution de la décision de la commission administrative par l’unité ou les unités
d’enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l’enregistrement du ou
des noms de domaine en cause.
Cette procédure administrative est donc un véritable test à l’échelle mondiale pour l’ICANN qui s’est
fixé pour but de gérer les noms de domaines et d’assurer la cohabitation avec les droits des tiers.
Pour notre étude nous nous contenterons d’étudier les décisions concernant les gTLDs, puisque leurs
attributions reposent sur la règle du “ premier arrivé, premier servi ”, qui a tant ébranlé les titulaires
de marques.
Ces derniers, grâce à la procédure administrative, réussissent dans 80% des cas à récupérer les noms
de domaine injustement déposés. Il ressort de cette statistique une adéquation certaine de la procédure
avec les problèmes rencontrés par les titulaires de marques. Les situations de “ cybersquatting ” sont
donc efficacement résolues. Pourtant, dans 20% des cas, une décision de rejet est rendue. Ces
décisions de rejet laissent supposer que la marque ne peut pas tout face au nom de domaine, et que ce
dernier a réussi à s’imposer juridiquement dans des situations particulières.
L’étude de ces situations va donc nous aider à dégager les critères permettant aux noms de domaine de
triompher face aux marques.
Si la majorité des litiges traduit une situation de “ cybersquatting ” (TITRE 1), il existe bien des
conflits légitimes (TITRE 2), où le nom de domaine en concurrence avec une marque réussi à
s’imposer.
Nous étudierons donc l’article 4 (a)(i) dans ces différentes situations. Cependant, il sera nécessaire
d’appréhender les deux autres conditions pour comprendre les décisions de rejet qui tentent de
dessiner lentement un régime juridique international du nom de domaine.
6
Titre 1: L’ICANN face au cybersquatting au sens strict
Les règles édictées par l’ICANN se sont fixées pour but immédiat de régler le problèmes du
cybersquatting qui a très vite lassé les grandes entreprises dans leur efforts essentiellement pécuniaires
de récupération de noms de domaine.
A la lecture de l’article 4 (a)(i )qui fait référence aux notions américaines de trade-mark et de servicemark, assimilable en droit français à la marque de commerce et à la marque de service, on aurait pu
craindre une certaine rigueur quant à l’interprétation du texte, mais c’était oublier la souplesse de la
procédure arbitrale. En effet, ces règles édictées en premier lieu pour la résolution des conflits entre
noms de domaine et marques (chapitre 1), se sont adaptées aux autres signes distinctifs, pour
finalement appréhender les noms patronymiques (chapitre 2).
Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques
Depuis quelques années nous assistons à une véritable explosion des noms de domaine sur Internet.
Entre 1996 et 1997 ils ont crû de 244% ; aujourd’hui on estime leur nombre à 120 millions. Si le nom
de domaine peut être totalement fantaisiste, il faut avouer que pour les entreprises il est bien plus
intéressant qu’il corresponde à une marque déjà connue du public afin de diriger au mieux
l’internaute. Comme nous l’avons vu, les règles d’obtention des marques et des noms de domaine sont
totalement antinomiques, si bien que ces derniers pullulent littéralement sur le réseau des réseau en
portant atteinte aux titulaires légitimes des marques.
Il existe à ce niveau deux grands types de conflits qui opposent les marques et les noms de domaine.
Dans l’hypothèse la plus courante, le nom de domaine se comportera en véritable agresseur face à la
marque. En effet dans ce cas de figure, le nom de domaine ne trouve sa raison d’être que dans
l’existence antérieure d’une marque qui a acquis une certaine force économique sur le marché de “ la
vielle économie. ”
Ce nom de domaine peut s’assimiler à un véritable parasite dans la mesure où il va profiter à moindre
coût du prestige ou du moins de la renommée de la marque dans le but de s’en approprier les
honneurs.
Les règles édictées par l’ICANN visaient donc à l’origine ce type de comportement frauduleux, qui
préjudiciait lourdement les titulaires légitimes de marques antérieures. Ce type de litige devait donc
apparaître rapidement comme des plus naturel, puisque le nom de domaine a très vite été considéré
comme l’outil technique dynamique pouvant remplacer la marque, outil juridique fatigué de la vieille
économie.
Pourtant la marque n’a pas dit son dernier mot et tente de résister, voire même de contre attaquer en
adoptant parfois le même rôle agresseur que le nom de domaine.
La marque a comme seule, mais efficace arme, le droit privatif que lui confèrent les lois des différents
pays de la planète. Ainsi armées, des marques postérieures à des noms de domaine ont eu l’audace
d’oser les déloger, profitant du flou juridique qui règne en la matière.
Ce type de conflit, tout de même assez rare, a pour mérite de posez la question de la valeur juridique
accordée au nom de domaine et donc à son régime. En effet, est-il raisonnable de faire prévaloir le
droit de marque sur un nom de domaine antérieur ?
La jurisprudence française a très tôt répondu par la négative, en imaginant des solutions originales
pour protéger le nom de domaine agressé21.
Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine ont été exclus par les règles de
l’ICANN. Pourtant certaines affaires traitées dans le cadre de la procédure correspondaient à ce
schéma.
Un autre cas de figure, non prévu par les principes directeurs, a émergé devant les arbitres des
différents centres de règlement des conflits. Il oppose les titulaires des autres signes distinctifs, nom
commercial et enseigne, aux noms de domaines.
Ici, nous envisagerons donc ces trois cas de figure qui n’appelleront pas aux mêmes conclusions. En
effet, la résolution des conflits sera sensiblement différente selon que le nom de domaine porte atteinte
à une marque antérieure (Section 1), ou qu’il s’oppose à une marque postérieure (Section 2), ou
encore qu’il imite les autres signes distinctifs (Section 3).
21
TGI Le Mans, 1è ch., 29 juin 1999
7
Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine.
C’est le cas de figure le plus classique et le seul qui a été originairement prévu par les règles édictées
par l’ICANN. Il occupe naturellement la grande majorité des procédures arbitrales. Il convient
cependant d’opérer une distinction selon que le nom de domaine reproduit à l’identique la marque,
c’est ce que nous qualifierons de cybersquatting (A) ou qu’il l’imite au point de prêter à confusion, il
s’agira la de typosquatting (B).
A. Le Cybersquatting.
Les décisions étudiées ici, au simple regard de l’article 4 (a)(i), ne vont pas transporter le lecteur averti
dans un espace rhétorique captivant, dans la mesure où les arbitres se bornent, à ce niveau d’analyse, à
constater l’identité de la marque et du nom de domaine. Mais le juriste, tatillon par nature, s’est tout
de même posé la question quasi métaphysique de savoir ce qu’était l’identité au regard des “ Principes
directeurs ”.
Selon la définition qui nous est donnée par le Larousse, est identique ce qui est parfaitement similaire,
et, est similaire ce qui peut être assimilé à une autre chose. Ainsi, assimiler c’est rendre semblable. En
bref, l’identité serait quelque chose de parfaitement assimilable à une autre.
Dans leurs demandes, les requérants, forts de leurs titres chèrement acquis, n’appellent les arbitres
qu’à constater l’identité de leurs marques avec les noms de domaines. Il est tout de même intéressant
de remarquer , tant au regard de la procédure que du système probatoire, que le requérant appui
régulièrement sa demande sur une multitude de titres, donc de droits différents ne portant pas sur le
même objet, pour, en définitive, tous les opposer à un seul nom de domaine. Selon eux, plusieurs
droits distincts pourraient être identiques à un seul nom de domaine. Autrement dit, un nom de
domaine pourrait être identique à plusieurs marques.
Dans le cadre de la procédure, l’identité ne s’apprécierait donc pas véritablement d’une manière
stricte.
Pourtant, les arbitres comparent les termes pour juger de ce caractère, sans justification particulières.
Les formules employées parlent d’elles même : “ Complainant contends that the respondent has
registered as a domain name a mark which is identical to the service mark and trade mark registered
and used by the complainant. ” (D 99-0001);
“The complainant is sufficient under the notice pleading principles of the united states that the
respondent has registered a domain name which is identical to the mark registered and used by
complainant.”(D 2000-0007);
“That the domain name in issue exactly copies that mark” (D 2000-0193);
“The domain name is identical to the trademarks of the complainant.” (D 2000-0747).
Les défendeurs, quant à eux, ne contestent que très rarement le caractère identique, tant que celui ci
est évident. En revanche, peut être débattue à ce niveau la question de la titularité des droits. En effet,
l’article 4 (a)(i) dispose in fine, “ in which the complainant has rights ”. Et de se poser : “ Which
one ”, “Lesquels”, “Quels droits”? Bien que nous soyons ici dans le domaine de l’évidence, et que la
propriété du titre vient naturellement à l’esprit, la question s’est posée de savoir si un requérant non
propriétaire, mais simple usager d’une marque pouvait invoquer légitimement l’article 4 (a)(i).
Dans une première affaire D 2000-0003, le panel donne quelques explications et précisions
intéressantes pour que le défendeur puisse prouver ses droits, au regard de l’article 4(a)(ii) :
“How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to
a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of
Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances,
in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all
evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for
purposes of Paragraph 4(a)(ii):
(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the
domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of
goods or services; or
(ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain
name, even if you have acquired no trademark or service mark rights...”
Il est bien précisé ici, bien que nous nous placions du côté du défendeur, qu’il n’est pas nécessaire
d’être propriétaire d’une marque pour pouvoir empêcher le transfert du nom de domaine. Ainsi,
l’utilisation d’un nom de domaine ne suppose pas la propriété d’un quelconque droit de marque sur ce
8
nom. Ce qui est valable pour le défendeur l’est aussi pour le demandeur qui ne doit pas
obligatoirement avoir acquis un droit de marque pour revendiquer le transfert d’un nom de domaine.
Dans une affaire D 2000-0422, il a été jugé, très justement, que le texte ne prévoyait pas que le
requérant soit nécessairement propriétaire des titres revendiqués pour invoquer l’identité.
“Paragraph 4 a(i) of the policy contemplates proceedings relating to trademarks “in which the
complainant has rights”. It does not require that complainant own the mark in issue. The dipositive
issue here is not who own the registrations(...).the issue is whether Athome has demonstrated
sufficient “rights” in the mark to warrant its appearing as complainant without athome.net. Common
law rights in trademarks arise primarily trough use, not mer registration.”
Il est intéressant de noter ici que le panel fait référence au droit commun américain des marques dans
la mesure où l’enregistrement n’est pas une condition nécessaire pour la protection d’une marque et
que de ce fait, le requérant a pu bénéficier de la protection par son droit d’usage de la marque.
La solution aurait été certainement différente, pour une société où son droit national aurait imposé
l’enregistrement de la marque pour bénéficier d’une protection.
En effet, dans la mesure où les arbitres s’inspirent des droits nationaux des parties pour régler les
litiges, une entreprise située dans un pays où son droit national n’autoriserait pas la protection d’une
marque par le simple usage de celle-ci, n’aurait certainement pas pu bénéficier de l’article 4 (a)(i), en
l’absence de droit reconnu. Dans cette décision les arbitres ont considéré qu’il suffisait au requérant
de détenir, au minimum, “ sufficient rights ”. La preuve de ces droits a été rendue possible dans cette
affaire par la particularité du droit anglo-saxon qui n’impose pas l’enregistrement.
Pour demander le transfert d’un nom de domaine, encore faut il pouvoir prétendre à quelques droits
sur une marque.
Cette jurisprudence est confirmé dans une décision D 2000-1400 :
“It is generally understood that an exclusive right in a trademark can be acquired with, or without,
registration. This is the case when the mark has been established on the market.”
Quoi qu’il en soit, les arbitres, dans leur décisions, procèdent naturellement à une analyse in concreto
pour apprécier ce caractère identique de la marque et du nom de domaine. Les formules employées ici
sont le plus souvent lapidaires :
“It is clear beyond cavil that the domain name <worldwrestlingfederation.com> is identical or
confusingly similar to the trademark and service mark registered and used by complainant, WORLD
WRESTLING FEDERATION” (D 99-0001).
“The domain name <musicweb.com> is identical to the service mark registered and used by
complainant, MUSICWEB.” (D 2000-0001)
“The domain name "alcoholicsanonymous.net" is identical to the trademark registered and used by
Complainant. The first requirement of Paragraph 4(a) of the Policy is therefore satisfied.” (D 20000007).
“It is prima facie obvious that the Domain Name is confusingly similar to the Complainant's
BRITANNICA mark.” (D 2000-0753).
“There is no question that the domain name in dispute is identical to a mark in which Complainant
has rights. The domain name incorporates, in full, the NIKE mark, which has been used by
Complainant since 1971. The mark also is the subject of several U.S. trademark registrations owned
by Complainant.” (D 2000-1120).
“The Complainant alleges that flammarion.com is identical to the Complainant’s trade-mark
FLAMMARION. The Panel finds this to be true” (D 2000-1132).
“There is no doubt that the Respondent’s Domain Name is identical to the Complainant’s well-known
and registered trademarks” (D 2000-1156).
Ces extraits de décisions n’appellent pas à de plus amples commentaires, si ce n’est que l’appréciation
de l’identité fait appel à l’évidence. Pourtant, lors des premiers conflits la question s’est posée de
savoir si le suffixe .com, .net ou .org devait entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’identité.
Ainsi, dans une affaire D 2000-53, opposant le géant Microsoft et un particulier, le panel a affirmé :
“ The domain name <microsoft.org> is nearly identical to the trademark registered and used by
Complainant, MICROSOFT. The only difference between the <microsoft.org> domain name and the
MICROSOFT trademark is the suffix ".ORG" an irrelevant distinction which does not change the
likelihood for confusion”.
9
Dans une autre, le panel a précisé que le nom de domaine en son entier était similaire à la marque
même avec le suffixe .net :
“The Domain Name is guerlain.net. The Panel finds that the second level domain (i.e.: guerlain) is
identical to the numerous trademark registrations of the word "Guerlain" held by Complainant. In
addition, the whole of the Domain Name is confusingly similar to those trademark registrations.”
Les suffixes n’entrent donc pas en ligne de compte dans l’appréciation de l’identité d’une marque et
d’un nom de domaine. Cette solution est à approuver puisque les suffixes ont avant tout une fonction
technique avant d’indiquer à l’internaute vers quels types de sites il se dirige.
Le problème de la signification de ces extensions est important, dans le sens où, en théorie, il devrait
clairement indiquer à l’internaute la catégorie de site. Un “ .com ” devrait exclusivement désigner un
site commercial, tandis qu’un “ .org ” devrait être réservé aux organisations non gouvernementale.
Malheureusement, le système de nommage ne reflète absolument pas la réalité.
L’idéal serait de créer de véritables extensions spécialisées. La récente réforme de l’ICANN va dans
ce sens. La création des sept nouvelles extensions procède de cette démarche. L’extension “ .biz ” va
certainement assainir la situation, dans la mesure où elle est réservée aux titulaires légitimes de droit
de propriété intellectuelle. L’expérience française d’attribution des “ .fr ”, nous démontre tout l’intérêt
d’un contrôle a priori, qui a permis d’éviter nombres de litiges.
L’attribution anarchique des “ .com ”, ne pouvait qu’inévitablement conduire à ces situations de
“ cybersquatting ”.
L’identité de la marque et du nom de domaine présume, dans la majorité des cas, un véritable cas de
cybersquatting, où généralement un particulier a déposé un nom de domaine reproduisant à l’identique
une marque célèbre dans l’espoir de le revendre à son légitime propriétaire. Cette démarche
frauduleuse est ensuite prouvée grâce aux deux autres conditions que sont l’absence de droit ou le
manque d’intérêt légitime et la mauvaise foi.
Au niveau de l’identité, le cybersquatteur est malheureusement plus perfide dans son rôle de
“ contrefacteur compulsif ”. En effet, Internet permettant à tout internaute de s’exprimer via une page
Web, il est tentant, pour tous ceux exprimant une certaine mégalomanie, de s’attirer un maximum de
visiteurs, source de satisfaction, en enregistrant son miroir virtuel sous le nom tronqué d’une marque
célèbre. Grossièrement ou habilement déguisé, le nom de domaine imitant une marque célèbre, dirige
l’internaute vers un site qui n’a généralement rien à voir avec ce que l’on pouvait espérer. Cette
déformation typographique de la marque transformée en nom de domaine “ bâtard ”, qui assurément
détourne l’internaute de sa requête initiale, a été désignée par certains auteurs sous le vocable de
typosquatting.
Cette pratique, au regard de l’article 4 (a)(i), va porter le débat vers le concept du “ confusaly
similar ” ou en français du “ au point de prêter à confusion ”.
B. Le Typosquatting
Le typosquatting peut se définir comme la modification sensible de la typographie d’une marque en
un nom de domaine destinée à détourner l’internaute du site vers lequel il pouvait légitimement croire
se diriger. Cette pratique a principalement un but commercial, dans la mesure où la tromperie sur la
marque est censée générer un trafic important, principale source de revenu via la publicité pour les
sites internet.
Ce problème pose de nombreuses difficultés aux titulaires des marques détournées. Celles-ci sont tout
d’abord contrefaites pour ensuite, éventuellement, causer un véritable détournement de clientèle.
Toute la difficulté pour les arbitres va résider dans l’appréciation de la confusion possible dans l’esprit
du public de la marque et du nom de domaine. Cette appréciation, bien qu’elle s’efforcera de respecter
une certaine objectivité, ne sera tout de même pas vierge de toute subjectivité.
L’un des critères que l’arbitre examine avec attention, porte sur la notoriété de la marque attaquée.
Plus celle-ci est grande, plus le typosquatteur a des chances de succomber. Il faut noter que dans ce
cas, le défendeur aura évidemment plus de mal à démontrer un intérêt légitime et une absence de
mauvaise foi.
Pour ce qui nous concerne, l’arbitre devra apprécier si l’ampleur de la modification est suffisante pour
caractériser une confusion dans l’esprit de l’internaute. Jusqu’à quel degré de différence, le nom de
domaine ne peut prêter à confusion ?
Les décisions étudiées ici nous montrent de quelle manière les arbitres ont condamné ces pratiques.
Une décision Yahoo ! (D 2000-0273) - dans laquelle pas moins de 37 noms de domaines imitant, de
près ou de loin, le célèbre moteur de recherche ont été déposés - condamne implacablement les
défendeurs, qui ne sont certes pas défendus, en considérant comme vraies les allégations de la
compagnie américaine relatives aux fautes de frappes et de prononciations :
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“Twenty of the YAHOO! Formative Domain Names fully incorporate Complainant’s valuable and
protectable trademark YAHOO! within the second-level domain name under the top level .COM. The
remaining seventeen YAHOO! Formative Domain Names, comprised of typographical misspellings
and phonetic misspellings of Complainant’s YAHOO! mark, are confusingly similar to Complainant’s
YAHOO! mark.”
Le panel va préciser ici, en décortiquant chaque nom de domaine, les conditions pour que ceux ci
soient “ confusaly similar ”.
Tous les noms de domaine reproduisant exactement ou quasi-identiquement dans leurs corps la
marque yahoo ! prêtent à confusion :
“On its face, each domain name in issue incorporates the term "Yahoo", or a close variant of
"Yahoo". Twenty-two of the domain names in dispute include the term "Yahoo". Identity is clear ”.
Il en est de même pour ceux dont l’imitation s’éloigne plus de la marque. La décision est ici plus
critiquable, mais se justifie dans la mesure où les défendeurs n’ont pas répondu :
“Each of the remaining 15 domain names in dispute includes a variant of "Yahoo, YAHU.COM and
YHU.COM exhibiting perhaps the most noticeable variation on the term "Yahoo". In lights of the facts
and factors discussed below, each of the remaining 15 domain names in issue, as well as each of the
22 domain names incorporating "Yahoo", is confusingly similar to the YAHOO! mark.”
Pour les deux noms de domaine cités ici, une solution différente aurait certainement pu être envisagée
en démontrant un intérêt légitime et une bonne foi, puisque ceux ci ne reproduisaient pas la marque et
ne l’imitaient que grossièrement.
Dans ce type d’affaire, ce sont donc essentiellement les marques les plus connues qui sont contrefaites
et qui peuvent subir un véritable préjudice.
Ainsi, en reprenant la solution précitée le panel, dans une affaire “ altavista ”22, précise que, quand
bien même la modification ne créait pas de mots identiques ne prêtant pas en eux même à confusion,
le simple fait que le typosquatteur ait tenté de détourner à son avantage la marque célèbre, devait
amener à conclure que de telles erreurs typographiques conduisaient à rendre le nom de domaine
“ confusingly similar ” avec la marque :
“The Complainant provided evidence to the effect that it was registered owner of the trademark
ALTAVISTA in a number of jurisdictions prior to the registration of the Domain Names by the
Respondent. All of the Domain Names have been formed by commencing with "altavista" and
modifying one of the letters in it to create a non-identical word. In this regard the Panel subscribes to
the decision in Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., WIPO Case No. D2000-0273, where the panel held
that such misspellings were a "close variant" of the complaint’s mark and therefore confusingly
similar.
The Panel is also of the opinion that it is evident that the Respondent was intending to take advantage
of inadvertent misspellings of web users. Therefore, notwithstanding that the misspellings may create
words which in and of themselves are not confusing with the Complainant’s trademark, as the
intention of the user at the time of incorrectly typing was obviously, in the Panel’s opinion, to type the
Complainant’s trademark, the only conclusion is that such misspellings of a trademark must
necessarily lead to confusion on behalf of the user.”
Dans une affaire Louis Vuitton23 le centre d’arbitrage a jugé que l’absence de la lettre “ o ” dans louis
rendait le nom de domaine “ confusingly similar ”, dans la mesure où cette absence était imperceptible
au niveau de la prononciation, tant en anglais qu’en espagnol, et que peu d’internautes se rendraient
compte de cette différence :
“The only difference between the trademark of the Complainant "Louis Vuitton" and the domain name
"luisvuitton.com" is the absence of the letter "o" in luisvuitton.com. This small difference is not
perceptible in the English or the Spanish languages, for example, so that the way to pronounce both
words in these languages would be identical or almost identical. As such few English or Spanish
speakers would notice the difference, and most search engines would lead to luisvuitton.com as well
as vuitton.com. The panel therefore finds that the domain name of the Respondent is confusingly
similar to the trademark names and domain name of the Complainant”.
Autre exemple avec la célèbre encyclopédie britannique, dans une affaire Britannnica avec trois “ n ”
(D 2000-0753) où l’internaute était dirigé vers site qui offrait une variété de service en ligne, tel que
22
23
D 2000-0873
D 2000-0430
11
des informations, du sport, ou encore de la météo. Le typosquatteur, pour sa charge, avait déposé une
foultitude de noms de domaine se rapprochant de près ou de loin à la célèbre encyclopédie. A titre
illustratif :
“ BRITANNICA.NET ;BRITANNICCA.COM ;
KIDSBRITANNICA.COM ;EBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.NE
T ;EBRITANNICA.ORG ;ENCYCLOPEDIABRITANNICA.COM ;
ENCYCLOPEDIABRITANNICA.NET… ”
Ici, le demandeur invoque la confusion en se fondant sur sa renommée mondiale, pour démontrer que
le typosquatteur ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à ses droits :
“Respondent's britannnica.com domain name is virtually identical and confusingly similar to
Complainant's BRITANNICA and BRITANNICA.COM registrations and BRITANNICA and
BRITANNICA.COM marks. As evidenced by Complainant's numerous trademark registrations for,
and wide reputation in, the BRITANNICA Marks, "it is not possible to conceive of a plausible
circumstance in which the Respondent could legitimately use the domain name"
britannnica.com(...)The facts that (i) Complainant's BRITANNICA Marks have a strong reputation
and are widely-known throughout the world; (ii) Respondent has demonstrated a history of obtaining
domain names which are misspellings or variations of widely-known or famous trademarks;”
D’autres décisions font appel à la notion de “marque de renommée”, telle que définie par l’article 6 de
la convention de Paris. Ainsi dans une affaire D 2000-0022, a été jugé que :
“DIOR and CHRISTIAN DIOR are registered trademarks of the Complainant. Several other
trademarks of the Complainant consist of the core words DIOR or CHRISTIAN DIOR to which words
or letters have been added (e.g. DIORLIGHT,DIORIFIC, DIORISSIMO, DIORESSENCE,
DIORELLA). Complainant has for several decades successfully been using its invoked trademarks
primarily in the areas of fashion and cosmetics. It can be said that these trademarks have become
well-known marks in the sense of art. 6 bis of the Paris Convention. In view of the above, the
Administrative Panel finds that the Domain Names are confusingly similar to the trademarks DIOR
and CHRISTIAN DIOR of the Complainant.”
Pour préciser un peu plus en quoi le typosquatting peut être condamnable, nous pouvons faire
référence à la décision eurotunnel (D2000-0038), où l’ajout d’un trait d’union entre “ euro ” et
“ tunnel ” rend inopérant la défense désireuse de prouver l’absence d’identité, en soulignant qu’une
recherche sur cette marque via un moteur, ferait apparaître le site du défendeur en bonne place et que
de ce fait le nom de domaine prêtait à confusion :
“"In Euro-Tunnel.com the hyphen is separating two distinct words Euro and Tunnel which is not
identical to the trademark word "Eurotunnel" which is a single word. Eurotunnel PLC does not have
any Trade, Service nor word mark registered which includes a hyphen. By consciously avoiding
Eurotunnel domains both the letter and spirit of the cited paragraph 2(b) were complied with. The
Panel does not regard the use of a hyphen as constituting a material difference and finds the domain
name Euro-tunnel.com in all material respects identical to Complainant’s registered marks. In any
event, Panel also considers the domain name confusingly similar to Complainant’s registered marks.
In this respect, note the Respondent’s statement that"….. if submitted to search engines whenever
anyone requested a search for Eurotunnel, Euro-Tunnel.com would be prominent among the results
….".”
Les exemples de ce type pourraient être multipliés tant les conflits en cette matière sont nombreux. Il
faut néanmoins retenir que pour démontrer un cas de typosquatting, il est nécessaire de prouver que la
transformation opérée par le nom de domaine a pour but de détourner l’internaute du site vers lequel il
pouvait légitimement croire se diriger, quand bien même cette transformation serait d’une telle
grossièreté qu’elle ne rendrait pas le nom de domaine identique ou quasi-identique à la marque
protégée, et ce en appréciant ce caractère au regard de la notoriété de la marque.
Ces conflits opposaient une marque préexistante à un nom de domaine, ce qui facilitait la
démonstration des deux autres conditions pour obtenir le transfert. Pourtant, il est des cas où, même
une marque postérieure arrive à triompher d’un nom de domaine, ce qui a pu laisser croire, qu’en
toutes circonstances, ce droit de propriété industriel était le plus à même de le détrôner.
Section 2: Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine.
Les règles édictées par l’ICANN n’avaient par pour but de régler ce type de conflit dans la mesure où
il est difficile de parler de “ cybersquatting ” lorsque l’on se trouve en présence d’un conflit opposant
un nom de domaine et une marque postérieure. En effet, il n’est pas concevable d’affirmer que le
12
déposant du nom de domaine préjudiciait au droit du tiers à l’époque de l’enregistrement, dans la
mesure où ce droit n’existait pas à cette époque.
Ce type de conflit est donc très rare au sein de la procédure. Sa présence s’explique toutefois en raison
des particularités du droit des marques anglo-saxon. En effet, en droit américain, il est possible de
faire reconnaître des droits sur une marque sans que celle-ci ait été au préalable enregistrée. De ce fait
toutes les demandes tendant à faire reconnaître un droit sur une marque sont examinées sans qu’il soit
nécessaire de produire un titre.
Des marques ayant été déposées postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine ont pu ainsi
servir de fondement à la restitution du nom de domaine identique.
A. L’affaire E-radio (D 2000-174)
Cette affaire qui opposait un titulaire de marque postérieure à un nom de domaine confirme la
tendance jurisprudentielle de cette procédure, qui refuse de constater la mauvaise foi dans le dépôt et
l’utilisation d’un nom de domaine antérieur à une marque.
Le complaignant, “ Interep National Radio Sales Inc. ”, a fait une demande tendant à la protection de
la marque “ E-RADIO ” le 5 mai 1998 qui lui a été délivrée le 2 août 1999.
Le défendeur, “ Intercard Inc. ”, a enregistré le nom de domaine “ eradio.com ” le 3 mai 1996 soit près
de 2 ans avant la demande de marque du demandeur.
Si, à la simple lueur du titre et des faits, l’arbitre a pu conclure que le nom de domaine était similaire à
la marque et que le défendeur n’avait ni droit ni intérêt légitime, il n’a pu conclure que la dernière
condition était remplie.
Le fait que le défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux 2 ans avant la demande de marque
du demandeur ne permet pas de prouver la mauvaise foi :
“The fact that Respondent registered its domain name two (2) years before the intent to use
application of Complainant was filed and three (3) years before Complainant started using the mark
is persuasive to the Panel that none of the bad faith factors in Policy 4(b) apply”
Quand bien même le demandeur aurait déposé une marque qui serait identique à un nom de domaine,
si le dépôt est postérieur, cela ne peut présumer un acte de cybersquatting.
Ici les deux premières conditions ont été remplies par le demandeur qui a prouvé le caractère identique
du nom de domaine et l’absence de droit ou d’intérêt légitime dans l’utilisation de ce nom dans la
mesure où le défendeur n’a jamais utilisé l’adresse internet.
Cependant l’arbitre a considéré que la mauvaise foi n’avait pas été établie puisque la marque n’existait
pas au moment du dépôt du nom de domaine.
L’arbitre applique d’une manière implacable la règle du “ premier arrivé, premier, servi ” dans la
mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque même si aucun site n’a été
développé.
B. L’affaire “Shopnet.com” (D 2000-0512)
Dans ce litige, le demandeur, la société “ Highlight Communication ”, était titulaire de la marque
“ shopnet ” obtenue le 31 janvier 2000. Le défendeur, une société américaine de pièces détachées
d’automobile, avait déposé le nom de domaine “ shopnet.com ” le 18 août 1996 en relation avec son
activité.
Cette décision est remarquable dans le sens où l’arbitre se pose la question de cette postériorité de la
marque invoquée.
En effet, s’il reconnaît volontiers que la marque est identique au nom de domaine au regard de
l’article 4 (a) i), il s’interroge sur le fait de savoir si le demandeur devait avoir les droits de marque
concernés à l’époque où le défendeur avait déposé le nom de domaine litigieux :
“However the question arises as to whether the Complainant has to have had the rights concerned (or
at least an earlier connected right, such as unregistered rights in the mark) at the time the Respondent
registered the domain name in question”
Il constate que les règles de l’ICANN ne l’indique pas, mais qu’il serait irrégulier d’affirmer
qu’acquérir des droits pourrait remettre en cause un enregistrement non contestable :
“The Policy does not in terms say so but it would be odd (to say the least) if subsequently acquired
rights could impugn an otherwise unobjectionable registration”
L’arbitre considère donc que cette affaire doit être réglée par l’article 4 (a) (iii) qui traite de la
mauvaise foi :
“In practical terms it seems to the Panel that this issue falls to be addressed under the requirement
that the registration has to have been effected in bad faith”
Nous ne nous attarderons pas ici sur les réflexions personnelles de l’arbitre quant à l’étymologie du
mot “ shopnet ” ni sur les débats portant sur l’existence d’un site rattaché au nom de domaine.
Nous constaterons que dans sa décision, l’arbitre reconnaît que le demandeur avait des droits sur la
marque “ shopnet ”, au moment de la plainte, mais qu’il n’en avait pas au moment de l’enregistrement
du nom de domaine par le défendeur :
13
“So far as paragraph 4(a)(i) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") is
concerned, the Panel concludes that the Complainant has shown that it has as at the date of filing the
Complaint an identical registered mark "shopnet". The Complainant has not shown that it had such a
mark or any other relevant rights at the time of the Respondent's registration. Insofar as this is
relevant it is addressed in relation to bad faith, below.”
L’arbitre considère ensuite que le simple fait d’avoir utilisé un site en rapport avec l’activité
commerciale du défendeur suffisait à démontrer que celui-ci avait des droits ou un intérêt légitime.
Il rejète finalement la mauvaise foi en raison du caractère postérieur de la marque. En effet, il
considère que la mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine se caractérise par la
connaissance de la réputation du demandeur avec l’idée de lui revendre plus tard :
“Typically this will be the knowledge of the Complainant's goodwill or reputation and the
opportunistic registration of the name concerned with the possibility of sale to the owner of the
goodwill firmly in mind”
Compte tenu du fait que la marque n’existait pas au moment de l’enregistrement du nom de domaine,
la mauvaise foi du défendeur lors de l’enregistrement ne pouvait être établie.
En conséquence, l’arbitre a rejeté la demande de transfert du demandeur.
Nous le voyons, les arbitres ne se sont pas tous limités à la lettre du texte pour rendre leurs décisions.
Dans le rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999, les paragraphes 163 à 168 traitent de la portée de la
procédure qui se veut limitative. En effet, dans son paragraphe 167, il est bien précisé que les
enregistrements effectués en violation de noms commerciaux ne sauraient relever pour l’instant de la
procédure.24
Pourtant, malgré cette prudence quant à la portée de la procédure, les arbitres se sont adaptés en
essayant d’imaginer des solutions protectrices des titulaires de ces droits.
Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs
La lettre de l’article 4 (a)(i) fait simplement référence à la notion de marque dans laquelle le
demandeur a des droits. Pourtant la communication qu’une entreprise peut espérer entreprendre sur
Internet ne se limite évidemment pas aux simples marques qu’elle peut détenir. Il est tout aussi
intéressant pour elle, d’attirer l’internaute sur des sites reproduisant sa dénomination sociale, son nom
commercial ou bien encore ses enseignes . Ces signes distinctifs protégés, en droit français, par les
articles 771-2 et suivant du CPI, sont définis par le professeur Chavane comme étant des “ moyens
phonétiques ou visuels qui permettent à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des
établissement similaires. ”. Cette définition peut aisément s’adapter au nom de domaine qui pourrait
être assimilé à un moyen technique permettant à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou
des établissement similaires.
Il va sans dire que ces signes distinctifs, au grand dam de leurs titulaires, ont été, tout comme les
marques, utilisés par les cybersquatteurs aux mêmes fins frauduleuses. Cette situation ne pouvait
échapper aux arbitres tout comme elle l’a été par l’ensemble des juges nationaux. La lecture de
l’article 4 (a)(i) a donc été naturellement étendue à ces droits que l’on retrouve d’une manière assez
semblable dans les différents pays de la planète.
Ici, la double dichotomie opérée pour les marques, à savoir la distinction entre marque
antérieure/postérieure et cybersquatting/typosquatting, est évidemment applicable aux conflits
opposant un nom de domaine et un signe distinctif.
Nous nous contenterons cependant de citer quelques décisions illustrant le glissement opéré par les
arbitres pour pouvoir considérer la reproduction de ces signes, à l’identique ou presque, dans un nom
de domaine, comme pouvant porter atteinte aux droits de leurs titulaires.
Une première décision D 2000-261 opposant la société “ Franck Wagner & son ” et un particulier a
ouvert le débat en la matière. Dans cette affaire le requérant ne possédait pas de droit de marque sur sa
dénomination sociale “ Franck Wagner & son ”, mais invoquait le fait qu’elle utilisait ce signe
distinctif, à savoir son nom, depuis 1947 dans ses affaires, de même que “ FW&son ” comme un logo
depuis 1980. “ Wagner across america ” était, quant à lui, son slogan publicitaire depuis 1996.
24
167. La deuxième limitation définirait les cas d’enregistrement abusif uniquement par rapport aux
marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms
commerciaux, d’indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés
comme relevant de la définition de l’enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative.
Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits
(et des marques de services) constituait la forme d’abus la plus répandue, et que les législations sur les
noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient moins
harmonisées dans les différents pays, bien qu’il existe des normes internationales exigeant que les
noms commerciaux 132 et les indications géographiques 133 soient protégés.
14
Malheureusement, cette société n’a jamais déposé ces signes comme marque, mais alléguait tout de
même le fait que son nom, son logo et son slogan identifiait ses biens et ses services.
Le panel a cependant décidé qu’il devait rejeter la plainte et ce pour plusieurs raisons que nous allons
étudier.
Le panel a estimé que le requérant n’avait pas prouvé qu’il possédait une marque de commerce ou de
fabrique similaire aux noms de domaine attaqué. En effet, le requérant n’a pas rapporté la preuve qu’il
utilisait son nom, son logo et son slogan comme des marques désignant le nom d’un service ou d’un
produit particulier :
“ It has alleged a trade name, a logo and a slogan, but it has not provided any evidence that any of
these phrases are being used as a trade or service mark, that is, as a name of a particular product or
service.”
Le panel se justifie en reprenant la lettre de l’article 4 (a)(i), qui ne vise qu’à protéger les
“ trademarks ” et les “ service marks ”, tout en se posant la question de savoir si les “ trade name
rights ” avaient pu être envisagé lors de la rédaction de ce texte. Malheureusement pour le demandeur,
le panel s’est refusé à une telle extension :
“Paragraph 4(a) (i) is specific and only refers to trademarks and service marks. The Panel is not sure
whether the language of this clause was deliberate or an oversight on the part of its drafters. Under
U.S. law, trade name rights are not materially dissimilar from trademark rights. Nevertheless, the
Panel feels constrained to follow the literal language of the Paragraph. The remedies, procedures and
protections provided by the Policy are very different from that provided at law; it would not be
appropriate for the Panel to expand on them”.
De cette décision, nous pouvons conclure que, quand bien même un requérant ne serait pas titulaire de
droits de marques, sa dénomination sociale, son nom commercial, ses logos ou ses enseignes doivent
être utilisées comme des marques pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 4 (a)(i).
Dans une décision D 2000-177, le requérant, la société “ Bartercard Ltd & Bartercard International
Pty Ltd ” réclamait la restitution du nom de domaine “ batercard.org ”.
Elle alléguait, mais sans en rapporter la preuve, qu’elle état titulaire de nombreuses marques incluant
sa dénomination sociale “ batercard ”.Comme dans la décision précédente, elle affirmait aussi qu’elle
était connu dans les affaires sous ce nom depuis 1991 et qu’elle possédait un site “ batercard.com ”,
ainsi que plusieurs autres incluant son nom.
Le panel va, ici, accepter les allégations du demandeur en affirmant que le nom de domaine était
similaire au point de prêter à confusion avec ses marques, dans la mesure où les différents noms de
domaine utilisés par le demandeur contenait le nom de “ batercard ”.
Le panel a donc pris en considération tous les éléments de fait, en attachant un peu plus d’importance
aux noms de domaine du demandeur, pour établir que ce dernier utilisait bien son nom dans les
affaires comme une marque.
Pour justifier ces décisions, les arbitres sont obligés d’assimiler les signes distinctifs des requérant à
des marques. En pratique, la majorité des grandes entreprises ont déposé ces signes comme des
marques pour éviter toute usurpation. Il suffit que le nom de domaine reproduise, ne serait ce qu’une
partie d’un de ces signes ou de ces marques pour que le requérant remplisse la première condition.
Ainsi dans un décision D 2000-392, le requérant, la société “ ASKONAS HOLT Ltd ”, voulait
récupérer le nom de domaine “ askontasholt.com ”. Cette société n’a pas enregistré son nom
commercial comme une marque, mais affirme tout de même que le nom de domaine enregistré est
similaire au nom de sa compagnie , invoquant des“ common trademark rights”.
La question était donc de savoir si un nom commercial, non enregistré, dans lequel le requérant
invoque des droits de la “ common trademark law” pouvait être protégé par les principes directeurs.
Le panel note tout d’abord, comme nous l’avons déjà vu précédemment, que les principes directeurs
n’impliquaient pas nécessairement que la marque soit enregistrée. Ensuite, au regard de la “ common
trademark law ”, il souligne que des droits de marque peuvent être attribués à des noms et à des signes
sur la base de l’utilisation de ceux-ci, même en l’absence de l’enregistrement d’une marque :
“It should be noted that the Policy does not require that a trademark be registered in order to be
invoked under the Policy. Common law trademark rights can indeed be vested in names and signs on
the basis of the use which is made thereof, even in the absence of a trademark registration.”
Ainsi, les arbitres cherchent toujours à reconnaître des droits de marque au requérant afin qu’il
remplisse les conditions imposées par l’article 4(a)(i).
La solution est confirmée dans cette affaire par référence à deux autres décisions, où les noms de
domaine s’opposaient à des noms patronymiques.
15
Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique
Les problèmes soulevés par ce type de conflits sont réservés à une petite partie de la population qui
ont fait de leur personne leur fonds de commerce.
En effet, les grands noms de ce monde, qu’ils soient écrivains, comédiens, chanteurs ou sportifs de
haut niveau, ont un véritable intérêt économique à être présent sur le Web aux fins de satisfaire les
envies de leurs admirateurs, en construisant leurs sites comme des vitrines de leurs savoir-faire.
Ces personnes sont connues internationalement de part leurs noms patronymiques ou leurs
pseudonymes. Si l’usage de son nom patronymique sur le Web ne suscite pas de commentaire
particulier, celui des pseudonymes s’est avéré plus problématique.25 Le cybersquatteur, qui semble
toujours avoir une longueur d’avance, a très vite devancé ces stars en déposant comme nom de
domaine leurs noms patronymiques et pseudonymes.
Il faut avouer que ces pratiques ne sont, en règle générale, que des ruses pour attirer l’internaute vers
un site censé générer un maximum de trafic. Dans la majorité des cas il s’agit plus de sites
pornographiques ou de jeux d’argent que de site construit par un fan.
Afin que ces détournements ne nuisent pas aux personnes visées par les noms de domaine, il est
important que ces dernières puissent récupérer ce qui d’une certaine manière leur appartient.
Si le droit commun de la majorité des pays de la planète permet une telle sanction, il n’était pas
évident, de prime abord, que les règles édictées par l’ICANN puissent s’appliquer automatiquement
aux noms patronymiques.
En effet, comme nous l’avons déjà entrevu, le rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999 excluait
expressément la résolution de ce type de litiges.
Encore une fois les arbitres ne se sont pas directement sentis liés par ce texte et ont imaginé des
solutions forgées autour de l’article 4 (a)(i) pour résoudre ces situations un peu particulières.
Dans la mesure où les règles édictées par l’ICANN ne visent que des droits de marque, les arbitres
doivent opérer une construction juridique propre à assimiler le nom patronymique à une marque
(section 1), quand ce nom n’a pas été préalablement protégé comme une marque en tant que telle
(section 2).
Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque
La difficulté pour les arbitres en cette matière a été plus grande que pour les autres signes distinctifs.
En effet, s’il peut être concevable, en droit anglo-saxon essentiellement, d’assimiler un nom
commercial ou une enseigne à une marque, la même solution est plus délicate à atteindre en ce qui
concerne les noms patronymiques. Quels sont les critères objectifs susceptibles d’attirer le nom
patronymique dans la sphère du droit des marques ?
C’est en analysant deux décisions, qui sont devenues des références en la matière, que nous pouvons
répondre à cette question.
Pourtant, le raisonnement qui justifie cette assimilation (Paragraphe 1), ne s’est pas toujours
automatiquement vérifié (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le raisonnement qui justifie cette assimilation
Deux décisions, que nous qualifierons de principe, ont participé à cette assimilation qui permet aux
stars de la planète de récupérer aisément leurs noms de domaine frauduleusement déposés.
A. L’affaire Jeanette Winterson (D 2000-235)
Jeanette Winterson est un écrivain connu aux Grande-Bretagne. Elle a publié, dans 21 pays et dans 18
langues, neufs livres depuis 1985, et a aussi écrit des scenarii pour la télévision.
Le succès ayant ses inconvénients, elle s’est aperçue que son nom patronymique avait été déposé
comme nom de domaine par un particulier, chercheur aux départements d’histoire et de philosophie de
l’université de Cambridge.
Celui-ci, en mars 2000, avait enregistré un nom de domaine “ writrdomains.com ” dédiés aux
écrivains les plus connus, dont Jeanette Winterson. La page d’introduction justifiait ce site en
affirmant que des pages seraient développées sur ces auteurs dans le but de :
25 Lionel THOUMYRE, "Pseudonymes et noms de domaine", Juriscom.net, novembre 1998. Première publication : Netsurf, n°31, octobre 1998
Gérard Haas, "Pseudonymes et noms de domaine", 12 août 1998, Juriscom.net
16
"... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book
signings, and much more besides."
Bien que ce déposant avait tout de même l’intention de revendre quelques noms de domaine pour
financer ses activités, il semblait, a priori, de bonne foi.
En effet, soucieux dans sa défense de ne pas passer pour un vulgaire cybersquatteur, cette personne
affirmait qu’elle était respectueuse du droit en la matière, puisqu’elle avait déposé ce nom en sachant
qu’il n’était protégé par aucun droit de marque.
Au regard des deux autres conditions des principes directeurs, il semble bien que ce déposant ait eu un
intérêt légitime et qu’il ait agi de bonne foi. Mais quid du caractère identique du nom de domaine et de
la marque ?
L’arbitre, dans cette décision, a élaboré un raisonnement qu’il convient à présent d’étudier.
Il s’est tout d’abord posé la question de savoir si “ a trademark is required to be registered? ”.
Pour répondre à cette question, qui comme nous l’avons déjà vu s’est posée en d’autres matières,
l’arbitre se réfère aux paragraphes 149 et 150 du rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999, qui
souligne le fait que les procédures actuelles “ ne prennent pas suffisamment en considération tous les
droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat
d’enregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui
ne sont pas propriétaires de marques ”, et que de ce fait, “ la procédure devrait permettre de prendre
en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure
équitable. ”.
Il constate ensuite, à la lecture de l’article 4 (a)(i), que les principes n’imposent pas que la marque du
requérant soit enregistrée auprès d’une autorité quelconque, pour qu’un tel droit existe :
“The Rules do not require that the Complainant's trademark be registered by a government authority
or agency for such a right to exist.”.
L’arbitre continue son raisonnement en s’appuyant sur le contrat passé entre le déposant et
l’organisme enregistreur du nom de domaine, qui précise que, à la connaissance du déposant,
l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers :
“You represent that, to the best of your knowledge and belief, neither the registration of the domain
name nor the manner in which it is directly or indirectly used infringes the legal rights of a third
party.”
L’arbitre relève ici, que l’expression “legal rights” dans une marque, ne suppose pas l’enregistrement
de celle-ci.
En s’appuyant sur le paragraphe 15(a) des règles d’application des principes directeurs, qui précise
que “ la commission statue sur la plainte aux vues des écritures et des pièces qui lui ont été soumises
et conformément aux principes directeurs, aux présente règles et à tout principe ou règle de droit
qu’elle juge applicable”, l’arbitre va prendre en compte le fait que les deux parties au litige sont
domiciliées au Royaume-Uni et qu’il convient de se référer au droit et à la jurisprudence de ce pays
pour éclairer ce débat.
Nous voyons apparaître ici l’intérêt d’une telle procédure qui permet aux arbitres, dans des situations
difficiles, de se dégager temporairement de la rigueur relative des principes directeurs en se référant
aux jurisprudences nationales, pour trouver une solution respectueuse des droits du demandeur.
L’arbitre va construire son raisonnement avec rigueur puisqu’il va opérer une analyse jurisprudentielle
comparative du problème qui lui est soumis.
La demanderesse a produit dans cette affaire une décision du National Arbitration Forum du 25 février
2000 (FA 0002000093633), que l’arbitre a pris, naturellement, en considération.
Dans cette décision le NAF a considéré qu’un nom de domaine, utilisé dans les affaires depuis 1996,
pouvait être qualifié de “ trademark ”.
Bien que la référence à cette décision n’était pas la plus appropriée, l’arbitre se pose la question de
savoir si, au Royaume-Uni, la position des tribunaux était similaire.
En se referant a une décision [A.G. Spalding & Bros. .v. A.W. Gamage Ltd. (1915) 32 RPC 273 at
283]., l’arbitre va faire apparaître le problème de droit de cette affaire, à savoir si, “ under English
common law unauthorized use of a mark can be restrained other than by an action for infringement of
a trade mark. ”
Dans cette décision il avait été jugé que : ".. nobody has any right to represent his goods as the goods
of somebody else. It is also sometimes stated in the proposition that nobody has the right to pass off
his goods as the goods of somebody else.".
En d’autres termes, si la loi britannique ne permet pas à un demandeur d’une marque non enregistrée
d’intenter une action en contrefaçon, elle ne lui interdit pas néanmoins l’action de “ passing-off ”.
En droit français nous aurions certainement raisonné sur le fondement de la responsabilité délictuelle
de l’article 1382 du Code Civil.
De ces constations, l’arbitre s’en retourne aux principes directeurs pour affirmer que l’article 4 (a)(i)
17
“is not to be construed by reference to the criteria of registrability under English law” mais “more
broadly in terms of the distinctive features of a person's activities.”.
Ainsi, les différentes caractéristiques de l’activité d’une personne doivent être prises en compte pour
la résolution des conflits opposant les droits d’une personne à un nom de domaine.
Dans la mesure où l’arbitre considère que la demanderesse bénéficie d’une voie de recours valable
dans son pays pour obtenir le transfert du nom de domaine, que le déposant ne doit pas porter atteinte
aux droits des tiers, et que ces droits ne doivent pas être nécessairement enregistrés, il va conclure
qu’elle a établi des droits dans la marque Jeanette Winterson et que le nom de domaine en présence est
identique à cette marque :
“This refers to rights not registered trademarks of a third party. The Panel is, therefore, satisfied that
the Complainant has for the purposes of para. 4a(i) of the Policy established trade mark rights in the
mark JEANETTE WINTERSON and that the domain names in issue are identical to that Mark. The
Complainant, therefore, meets the requirements of para. 4a(i) of the Policy.”
A la lumière de cette solution, pour qu’un demandeur puisse obtenir le transfert d’un nom de domaine,
il doit démontrer que l’utilisation de son nom patronymique dans le nom de domaine est frauduleuse
puisque qu’il est interdit a toute personne de représenter comme ses biens, les biens de quelqu’un
d’autre. Dans la mesure où le nom patronymique est assimilé ici à un bien, générateur de droits, ce
nom peut être susceptible de créer des droits de marque non enregistrés, recevables au regard des
principes directeurs.
Ce raisonnement original a été repris dans d’autres décisions qui font à présent jurisprudence.
B. L’affaire Julia Roberts (D 2000-210)
La célèbre actrice Julia Roberts a aussi vu son nom patronymique déposé en nom de domaine par un
particulier, dont le but était de le mettre aux enchères et de gagner par ce biais quelques subsides.
Les éléments dans cette affaire sont exactement similaires à la précédente, Julia Roberts n’ayant
jamais enregistré son nom de domaine comme une marque.
Cette décision a été rendue le 29 mai 2000, soit une semaine après l’affaire Winterson qui a ouvert la
brèche et a donc servi de référence pour la solution.
La demanderesse a donc apporté tous les éléments de faits susceptibles de prouver sa renommée
mondiale, en affirmant que le nom de domaine enregistré était similaire à son nom patronymique et à
ses “ common law trademark rights ” qu’elle revendique dans son nom.
L’arbitre n’a pas ici, construit une décision aussi élaborée que dans l’affaire Winterson puisqu’il y fait
référence pour se justifier.
En revanche, il va confirmer son raisonnement en s’appuyant sur “ the United States Lanham Act,
Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d). ”, pour démontrer que l’utilisation du nom de domaine
“ Juliaroberts.com ” “ infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a
likelihood of confusion ”.
Sur cette base l’arbitre admet la revendication de droits de marque sur son nom patronymique, tout en
précisant que l’enregistrement de ces droits n’était pas nécessaire et qu’une décision récente faisant
référence au droit anglais avait admis l’existence de “ common law trademark rights in an autor’s
name. ”.
Il confirme finalement le raisonnement produit dans l’affaire Winterson, en considérant qu’il suffit
pour un demandeur de justifier de “ rights in common law trademark or sufficient rights to ground an
action for passing off. ”
Des “ droits communs sur une marque ” ou une action en “ passing-off ” sont donc deux critères pour
satisfaire aux exigences de l’article 4 (a)(i).
Si cette assimilation du nom patronymique à une marque fonctionne dans la majorité des cas, celle-ci
n’est cependant pas automatique.
Paragraphe 2 : Une assimilation non automatique
Le raisonnement produit dans ces deux affaires n’est absolument pas automatique, et il ne suffit pas
d’être une star pour pouvoir affirmer que son nom patronymique est source de droits de marque.
C’est ce qu’ont appris à leurs dépens les chanteur américain Sting (A) et Bruce Springteen (B).
A. L’affaire Sting (D 2000-596)
18
Ici, tout semblait être joué d’avance. D’un côté un chanteur américain de renommée mondiale, de
l’autre un illustre inconnu qui s’est subitement mis à utiliser le nom de domaine “ sting.com ” qu’il
avait déposé très tôt, en juillet 1995, après avoir été contacté par des représentants de la star.
Depuis les décisions Winterson et Julia Roberts, il a été acquis qu’une personnalité pouvait assimiler
son nom patronymique à une marque, en démontrant l’existence de celle-ci.
Dans ce litige, il ne s’agissait pas du nom patronymique, mais du pseudonyme du chanteur. La
question était donc de savoir dans quelle mesure une personne pouvait revendiquer des droits de
marque sur son pseudonyme.
Dans cette affaire originale, l’existence de tels droits n’a pas été démontrée, ce qui a naturellement
conduit le panel à rejeter la demande de transfert du chanteur.
Tout en rappelant les conséquences de ces décisions novatrices, la non limitation des règles aux
marques non enregistrées, et la possibilité de ne “ détenir ” que des droits (in which the complainant
“ has ” right), l’arbitre va estimer que le nom du chanteur Sting n’est ni a service mark, ni a
trademark.
Pour démontrer son raisonnement, l’arbitre va poser la problématique suivante, à savoir si la notoriété
d’une personne suffit à établir des droits de marque sur son nom :
“The question that arises is whether being known under a particular name is the same as having
rights in that name as a "trademark or service mark.”
Pour cet arbitre ce raccourci n’est pas évident et il va le démontrer en opposant la jurisprudence des
décisions précitées aux paragraphes 165 à 168 du “ Rapport final concernant le processus de
consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet ” du 30 avril 1999, qui traitent de la
portée de la procédure administrative.
En effet, à cette époque il avait été décidé de limiter la portée de la procédure administrative aux seuls
cas de “ cybersquatting ” ou plus précisément “ aux cas d’enregistrements abusifs, effectués
délibérément de mauvaise foi ” qui seraient définis uniquement par rapport aux marques de produits
ou de services. Ainsi selon la majorité des commentateurs, “ les enregistrements effectués en
violation de noms commerciaux, d’indications géographiques ou de droits de la personnalité ne
seraient pas considérés comme relevant de la définition de l’enregistrement abusif aux fins de la
procédure administrative ”.
Cette prudence des commentateurs de l’époque s’expliquait par le fait qu’il était préférable de
s’attaquer dans un premier temps aux cas avérés de cybersquatting qui touchent, il est vrai, dans une
large proportion les détenteurs de marques de commerce et de service.
Devant l’engouement de cette procédure, ces limitations qui se voulaient temporaires ont très vite été
repoussées et les nouveaux problèmes ont été abordés frontalement.
Malgré les doutes de l’arbitre quant à l’applicabilité du cas aux règles de procédure édictées par
l’ICANN, il va tout de même décider que quand bien même le requérant serait connu mondialement
sous le nom de Sting, le nom litigieux dans cette affaire, contrairement aux cas Julia Roberts et
Jeannette Winterson, est aussi un nom commun dans la langue anglaise avec plusieurs significations,
et que de ce fait cette affaire devait être distinguée des autres. Ainsi, parce que le nom Sting est aussi
un nom commun en anglais, le chanteur n’aurait pas de droit sur ce nom.
Nous remarquons ici un des problèmes originel qui a créé le gouffre qui oppose aujourd’hui le nom de
domaine à la marque : le caractère générique du nom de domaine.
L’arbitre a, d’une certaine manière, considéré que l’antériorité linguistique du nom commun face à un
pseudonyme, qui en définitive ne fait que le reproduire, suffisait à écarter toute demande de droit de
marque.
Puisque le nom commun de “ sting ” préexistait nécessairement au pseudonyme, il bénéficie d’une
certaine antériorité qui lui confère une priorité, pour ma part incertaine. En effet, l’arbitre considère, à
tort, que le fait que le mot “ sting ” soit un nom commun empêche l’assimilation du nom “ Sting ”,
pris comme un pseudonyme, à une marque.
Ce raisonnement est contestable dans la mesure où ce même mot peut parfaitement être utilisé comme
une marque dans tous les domaines où il n’apparaîtrait pas comme générique.
Est-ce à dire que dans cette affaire, l’arbitre a inconsciemment considéré que le fait pour ce chanteur
d’avoir opté pour ce pseudonyme exprimait, en fait, un trait de sa personnalité, “ piquante ” ? Le
pseudonyme pourrait-il devenir générique, dans la mesure où il tente d’être un bien matériel, une
véritable marchandise dont le nom en désignerait l’objet ?
Quoi qu’il en soit, il n’y a rien qui permettait de penser que le chanteur n’aurait pas pu déposer ce
nom commun comme une marque.
L’arbitre a un peu trop vite refusé d’admettre que ce pseudonyme ne pouvait être protégeable au titre
du droit des marques pour la seule raison qu’il était un nom commun dans la langue anglaise.
Il n’y a donc pas lieu, dès qu’il a été démontré que le requérant n’avait aucun droit sur son nom, de
s’attarder sur les deux autres conditions qui n’ont pas été remplies.
19
En revanche, il est intéressant de remarquer un des aspect de la défense, qui a noté que vingt marques
“ sting ” avaient été déposées aux Etats-Unis dans des domaines divers, et qu’aucune de ces marques
n’étaient possédées par le chanteur qui revendiquait que la marque “ Sting ” était “ world famous and
exclusively associated with the Complainant ”. De ces vingt droits de marques existants, la défense
concluait que la marque revendiquée par le chanteur, ne pouvait lui être exclusivement associée.
Si cette assertion peut être considérée comme juridiquement valable, elle ne referme cependant pas la
brèche qui oppose la marque au nom de domaine, bien au contraire, puisqu’elle a pour vice de
constater que vingt titulaires légitimes de droits de marques sur le nom de domaine litigieux peuvent
théoriquement engager une procédure, qui elle, aurait toutes les chances d’aboutir.
B. L’affaire Bruce Springteen (D 2000-1532)
Il est important de souligner, que dans cette affaire, les arbitres n’ont pas refusé de considérer le nom
patronymique du chanteur comme une marque. Si monsieur Springteen n’a pas obtenu le transfert du
nom de domaine reproduisant son nom, c’est que, aux yeux de la majorité des arbitres, les deux autres
conditions cumulatives n’étaient pas remplies.
Dans cette décision apparaît une opinion dissidente, qui lui est annexée, comme c’est de coutume aux
Etats-Unis, et qu’il conviendra d’analyser.
Dans cette affaire, les prétentions des parties sont intéressantes à étudier. En effet, monsieur
Springteen, en s’appuyant sur les décision Winterson et Roberts, affirme, qu’en raison de sa
renommée mondiale, il détient des droits de marque sur son nom patronymique, et qu’il apporte donc
la preuve que le nom de domaine déposé est identique à son nom.
En ce qui concerne les deux autres conditions, monsieur Springteen va souligner le fait que le
défendeur possède environ 1500 noms de domaines reproduisant les noms patronymiques de
célébrités, et que ceux-ci redirigent l’internaute vers le site “ celebrity1000.com ” du défendeur.
Le défendeur, quant à lui, va élaborer un raisonnement intéressant pour prouver essentiellement son
intérêt légitime et sa bonne foi.
Tout d’abord, il rappelle aux arbitres, que le nom de domaine “ brucespringteen.net ” a été déjà
déposé par la maison de disque du chanteur, et que de ce fait, l’utilisation du nom de domaine
en “ .com ” ne dénigrait pas le nom de Bruce Springteen.
Pour ce qui concerne son intérêt légitime, il soutient que rien ne permet de penser qu’une autorisation
est nécessaire pour pouvoir déposer un nom de domaine reproduisant le nom patronymique d’une
personne.
En raisonnant par analogie, il indique que l’utilisation du nom d’une célébrité en première page d’un
magazine, ne signifie pas que ce magazine revendique quelques droits que ce soit sur ce nom, mais
qu’il va traiter simplement de l’artiste en question.
Ce défendeur, soucieux d’une certaine liberté d’expression, en appelle aux habitudes et à l’intelligence
des internautes, qui en tapant le nom de domaine “ brucespringteen.com ”, comprennent que le site sur
lequel ils sont dirigés n’est pas le site officiel du chanteur.
Ce qui est remarquable dans cette décision, c’est la manière dont l’arbitre va donner tort au chanteur,
en affirmant que les décisions Winterson et Roberts, tout en y faisant référence pour assimiler le nom
patronymique à une marque sont entachées d’erreurs.
Si en effet, il accepte le fait que dans les affaires précitées les noms patronymiques avaient acquis “ a
secondary meanning ” créant des droits de marque sans enregistrement, dans celle qui lui est soumise,
il considère que le requérant n’a pas apporté la preuve de ce caractère.
Cette position est à mon sens critiquable, car aucun critère objectif ne permet d’affirmer que Julia
Roberts ou Jeanette Winterson sont plus connues que Bruce Springteen. Peut être que l’arbitre n’était
pas un grand amateur des mélodies de ce chanteur…
Pour étayer son propos, l’arbitre va prendre en considération le fonctionnement général d’Internet.
Il fait remarquer qu’une recherche des mots “ bruce springteen ” sur Internet va proposer plus d’un
millier de liens, et que de ce fait n’importe quel internaute va comprendre que ceux-ci ne
correspondent pas tous à des sites officiels. Il en conclut donc, qu’il est difficile d’affirmer que
l’enregistrement du nom de domaine en cause “ can be "misleading" in its diversion of consumers to
the "celebrity1000.com" website. ”
De plus, en faisant partager ses propre recherches sur le site en question, il souligne que les “ common
law rights ” de Mr Springteen ne sont pas ternis (“ ternished ”), puisque aucun lien ne redirige
l’internaute vers des sites pornographiques ou autres.
L’arbitre continue le développement de son raisonnement en affirmant que l’enregistrement de ce nom
de domaine n’avait pas pour but de bloquer les activités en ligne de Bruce Springteen, puisque le
défendeur n’a pas déposé ce nom en “ .org ” ou en “ .net ”, alors qu’il aurait pu le faire pour un faible
coût.
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Il en profite au passage pour exprimer son avis sur les autres décisions en la matière dont il juge les
conclusions relatives à l’empêchement pour les titulaires de marques de les déposer comme noms de
domaine trop hâtives :
“This Panel believes that previous Panels have all too readily concluded that the mere registration of
the mark, and indeed other marks of a similar nature, is evidence of an attempt to prevent the
legitimate owner of registered or common law trade mark rights from obtaining a "corresponding
domain name".
Mais pour ce panel, la véritable clef du problème se cache dans la confusion possible dans l’esprit de
l’internaute entre le nom de domaine et la marque du demandeur:
“the key issue appears to be the requirement that the use of the domain name must "create a
likelihood of confusion with the Complainant’s mark".”
D’après tous les éléments de fait étudiés dans cette affaire, le panel conclut qu’il est difficile de voir
dans ce dépôt une confusion possible.
En ce qui concerne la mauvaise foi, le panel considère que la référence à l’affaire Winterson n’est pas
pertinente, puisqu’à ses yeux cette décision fait une erreur d’interprétation de cette condition au
niveau de la charge de la preuve. C’est en effet au demandeur de prouver que le nom de domaine a été
enregistré et utilisé de mauvaise foi et non au défendeur de prouver qu’il est de bonne foi.
En l’espèce monsieur Springteen n’a pas rapporté cette preuve.
Ce qui est tout de même intéressant dans cette affaire, est la mise en relief de l’opinion du panel sur le
rôle d’Internet :
“The internet is an instrument for purveying information, comment, and opinion on a wide range of
issues and topics. It is a valuable source of information in many fields, and any attempt to curtail its
use should be strongly discouraged. Users fully expect domain names incorporating the names of well
known figures in any walk of life to exist independently of any connection with the figure themselves,
but having been placed there by admirers or critics as the case may be.”
L’opinion dissidente va dans son raisonnement établir que les deux autres conditions sont bien
remplies et que le nom de domaine aurait du être transféré au demandeur.
Le manque d’intérêt légitime est, pour lui, simplement établi par la seule constatation que le
demandeur ne dispose d’aucun droit sur le nom patronymique en question.
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle est établie par différents faits, comme l’intention d’attirer les
internautes en créant une confusion sur un site à des fins commerciales.
Nous le voyons ici, les mêmes circonstances de fait peuvent être interprétées différemment selon les
arbitres et conduire à des décisions antinomiques.
Quoi qu’il en soit, ressort ici le fait qu’il ne suffit pas de détenir un quelconque droit de marque pour
pouvoir exiger le transfert du nom de domaine qui le reproduit ou qui l’imite, encore faut il que ce
dernier puisse effectivement être considéré comme prêtant confusion.
Certaines circonstances font qu’il existe des conflits relevant de situations légitimes.
En ce qui concerne les noms patronymiques et leur protection, il convient à présent d’étudier quelques
décisions qui ne vont pas appeler à de larges commentaires, dans la mesure où ces noms sont
préalablement protégé par un droit de marque enregistré.
Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque
Cette section ne va pas présenter de difficultés particulières puisque les noms patronymiques
revendiqués sont protégés par un droit de marque. Ce sera donc celle-ci qui sera invoquée pour
récupérer le nom de domaine déposé abusivement.
Nous nous contenterons ici de citer quelques décisions représentatives de la situation sans apporter de
plus amples développements.
La première décision correspondant à ce schéma a impliqué la société “ Christian Dior ” pour le nom
de domaine “ dior.org ”.26 La demande du requérant était fondée sur la marque américaine “ DIOR ”
déposée le 10 février 1970. Au regard de l’article 4 (a)(i), l’arbitre n’ a eu aucune difficulté pour
constater la similarité, d’autant que la marque était notoire, et que le défendeur ne contestait en aucune
façon les faits qui lui était reprochés. La protection du nom patronymique du célèbre couturier par une
marque lui a donc évité les longues démonstrations que nous avons pu étudier précédemment.
La décision “ jeanpaulgaultier.com ”27 est plus significative puis qu’ici, le nom patronymique de cet
autre couturier a été repris entièrement. Celui-ci, ou plutôt ses sociétés, n’ont pas eu plus de mal à
récupérer le nom de domaine frauduleusement déposé puisque “ Jean-paul Gaultier ” est une marque
déposée en France et à l’international dans de nombreuses classes.
26
27
D 2000-0023 du 9 mars 2000
D 2000-0822 du 31 octobre 2000
21
Une autre décision D 2000-0060, traitait du pseudonyme de feu Mohamed al Fayed, dit “ Dodi al
Fayed ”, qui a été déposé comme nom de domaine après sa mort tragique au mois d’août 1997.
La société requérante, “ Harrods Limited ” qui détenait les droits sur la marque communautaire
“ DODI FAYED ” a obtenu là encore très logiquement le transfert.
Nous pouvons aussi citer une décision “ Alain Delon ”, où là encore, le nom patronymique du célèbre
acteur était protégé par le droit des marques.
Si ces décisions ne bouleversent pas le règlement des litiges, elles posent tout de même une question
intéressante au sujet des noms patronymiques français.
En effet, sur quels fondements ces personnalités auraient pu demander le transfert, sachant que le droit
français ne procure aucune protection au titre du droit des marques sans enregistrement ?
Si nous nous référons au droit français, nous pouvons nous appuyer sur une décision “ Amélie
Moresmo ”28, pour apporter un élément de réponse. Dans cette affaire, la championne a réussi à
récupérer son nom de domaine sur le fondement du droit de la personnalité. En effet le nom
patronymique étant un droit de la personnalité, il fait l’objet d’une protection à part entière,
“ permettant à son titulaire de se défendre contre toute appropriation indue de la part d’un tiers,
lorsque
celui-ci,
par
l’
utilisation
qu’il
en
fait,
cherche
à
tirer
profit
de
la
confusion
qu’il
créée dans l’esprit du public. ”29
Nous constatons qu’il est donc possible en France de protéger son nom patronymique contre le
“ cybersquatting ”. Mais qu’elle aurait été la position d’un arbitre dans une situation similaire ?
Dans la mesure où il aurait été obligé de rendre sa décision au regard de l’article 4 (a)(i), il n’aurait
pas pu valablement reconnaître des droits de marques à la joueuse de tennis puisque le droit français
n’offre pas une telle possibilité. Si nous ajoutons à cela les recommandations de l’OMPI dans son
rapport de 1999, préconisant justement la non soumission de ce type de litige à l’arbitrage30, il est
difficile d’imaginer une décision de transfert.
En attendant que ces règles évoluent, nous pouvons affirmer qu’il est préférable qu’un nom
patronymique soit protégé par un droit de marque, pour que la solution du litige ait toutes les chances
d’aboutir à une décision de transfert, dans la mesure où ces situations se placent dans le cadre de
conflits légitimes.
Titre 2 : L’ICANN face au conflit légitime
Selon le “ Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine
de l’Internet ” du 30 avril 1999, la procédure administrative devait se limiter aux seuls cas évident de
“ cybersquatting ” définis comme les “ enregistrement abusifs effectués délibérément de mauvaise
foi. ”.
Si cette prudence que nous avons déjà évoquée était de mise à l’époque, nous considérons
qu’aujourd’hui il convient d’élargir le champ de la procédure à tous les litiges en vue d’accélérer la
tentative d’harmonisation des conflits entre noms de domaine et marques.
Si limiter la portée de la procédure aux seuls cas de “ cybersquatting ” pouvait sembler raisonnable,
cela ne pouvait empêcher les demandeurs titulaires de droits de marques de succomber quelquefois
devant quelques droits ou intérêts concurrents.
Cette limitation de la portée de la procédure s’exprime statistiquement par une moyenne de 80% de
transferts et de 20% de rejets.
Dans cette partie il convient donc d’étudier ce phénomène avec attention, puisqu’ a priori, les
titulaires de marques auraient dû obtenir une décision de transfert.
La question est ici de savoir pourquoi et comment les titulaires de tels droits ont échoué face aux noms
de domaine.
Nous nous éloignerons donc du sujet de notre mémoire, en ce qu’il se limite à l’étude de l’article 4 (a)
(i), pour étudier les deux autres conditions sur lesquelles s’appuient ces décisions de rejet.
En effet, dans la quasi totalité des affaires étudiées, le demandeur possède effectivement un droit de
marque, qui, s’il n’est pas toujours parfaitement identique, est au moins “ similaire au point de prêter à
confusion ”, dans la mesure où il a été démontré une appréciation large de cette condition.
Pourtant, nous étudierons quelques rares décisions où le demandeur succombe parce qu’il n’a pas de
droit, ou parce que sa marque n’est pas “ similar or confusingly similar ”.
Les raisons qui ont conduit les arbitres à prendre de telles décisions sont très variées et il est donc
difficile d’opérer une dichotomie claire et satisfaisante pour les présenter.
Une des raisons communes à toutes ces décisions pourrait tout de même résider dans l’acceptation
tacite que la détention de droits privatifs sur les marques ne saurait justifier à elle seule les mêmes
droits sur les noms de domaine.
28
TGI NANTERRE, Ordonnance de référé, 13/03/2000
http://www.brmavocats.com/fr/juris/jurisprudence.asp#id24
30
cf. n°167 du rapport du 30 avril 1999.
29
22
Quand bien même les principes directeurs édictés par l’ICANN s’étaient fixés pour but d’offrir une
procédure simple, rapide et efficace aux titulaires de marques face aux cybersquatteurs pour obtenir le
transfert des noms de domaines illégitimement acquis, ils ont été rédigés de façon à ne pas laisser le
présumé cybersquatteur sans défense.
Cette défense s’apprécie aux regards des articles 4 (a) (ii) et 4 (a) (iii) qui permettent aux défendeurs
de prouver qu’ils ont des droits ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et qu’ils n’ont pas
déposé et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
L’interpénétration de ces deux conditions est très intéressante à étudier de part leur connexité voire
leur causalité.
En effet, en l’absence de droit ou d’intérêt légitime, la mauvaise foi peut être plus facilement
présumée. De même, en présence d’une mauvaise foi évidente, il ne peut exister de droits ou d’intérêts
légitimes.
Pourtant, le manque ou l’absence de droit ou d’intérêt légitime n’entraîne pas automatiquement un
dépôt et/ou une utilisation de mauvaise foi.
Si la connexité est le premier pas vers la causalité, elle n’est que le premier pas.
Dans ces décisions, les arbitres mettent souvent en exergue les subtilités de ce texte tout en
s’employant à étayer leurs raisonnements de toutes les sources législatives, jurisprudentielles ou
doctrinales propres à s’appliquer dans leurs affaires.
La diversité de ces sources explique souvent les contradictions qui apparaissent dans des décisions
semblables. Il ne faut pas oublier que quand bien même cette procédure est dite administrative, eu
égard aux circonstances de l’espèce et notamment de la nationalité des parties, l’arbitre se réserve le
droit de faire référence à telle ou telle législation.
Evidemment, les américains étant les plus gourmands de cette procédure, c’est en majorité au droit et
à la jurisprudence américaine qu’il est fait référence.
Si les marques succombent ici, c’est bien que le conflit était légitime et qu’un droit de marque à lui
seul ne suffit à obtenir le transfert d’un nom de domaine identique ou similaire.
L’étude des autres conditions est donc indispensable pour tenter d’établir les causes de ces échecs.
Nous ne diviserons pas cette partie en une étude indépendante de ces deux conditions salvatrices pour
les noms de domaine en raison de leur connexité et des constructions chaotiques qu’elles entraînent.
Ce qui dérange ici, c’est la mauvaise foi, notion difficile à cerner en ce qu’elle s’éloigne rapidement
de toute considération objective.
Notre étude n’a pas pour but d’étudier précisément cette notion, mais cherche seulement à comprendre
pourquoi un titulaire de droits de marque a échoué dans son entreprise de récupération de noms de
domaine.
Nous nous inspirerons ici du rapport du 30 avril 1999, qui considère que “ les enregistrements de
noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté d’expression ou par des considérations
non commerciales légitimes ne seraient pas réputés non plus abusifs ” , et que les “ litiges survenant
entre des détenteurs de droits concurrents de bonne foi ou les représentants d’autres intérêts
concurrents légitimes sur la question de savoir si deux noms étaient similaires au point d’induire en
erreur, [ils] ne relèveraient pas de la procédure. ”.
Ce rapport considère donc que le droit à la liberté d’expression est un droit légitime et que les
considérations non commerciales légitimes qui ont animé l’enregistrement du nom de domaine
litigieux ne sauraient caractériser un enregistrement abusif.
Les litiges relevant de droits concurrents ne devaient pas, en principe, relever de la procédure. Or,
nous l’avons déjà vu, ce type de litige s’est peu à peu installé dans ce type de règlement.
Pour notre étude, nous considérerons donc que les marques se sont à la fois retrouvées face aux
détenteurs de droits concurrents et aux représentants d’autres intérêts légitimes (chapitre1), mais
surtout face à la liberté d’expression (chapitre 2).
Chapitre 1 : Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux représentants
d’autres intérêts légitimes.
23
Dans cette partie, nous traiterons de tous ces conflits qui n’avaient pas vocation à relever de la
procédure arbitrale dans la mesure où les marques se trouvaient en conflit face à des détenteurs de
droits concurrents ou quelques intérêts légitimes. La question est ici de savoir quelle est la nature de
ces droits et de ces intérêts qui ont fait échouer les titulaires de marques et sur quels fondements des
règles édictées par l’ICANN les arbitres se sont basés pour rendre de telles décisions.
Il ne faut pas oublier que dans cette procédure, dans une large mesure, les décisions sont rendues par
un arbitre unique. Cette particularité donne à l’arbitre un pouvoir considérable qui ne se prive pas d’en
user et de s’éloigner parfois de la lettre du texte.
Il est important de s’interroger, à ce niveau d’analyse, sur la manière dont les arbitres rendent leurs
décisions.
Dans le cadre de cette procédure, les trois conditions doivent être remplies pour que le demandeur
obtienne un transfert du nom de domaine. A la lecture des décisions nous constatons qu’elles sont
toutes rendues selon le même modèle, la même forme. Il apparaît qu’elle sont rendues selon un certain
syllogisme dans la mesure où chaque condition est étudiée indépendamment et successivement.
Pourtant, il serait illusoire de penser que les arbitres rendent leurs décisions en respectant ce
syllogisme. Les arbitres sont avant tout des hommes qui rendent leurs décisions non seulement sur des
bases objectives, mais encore et surtout en fonction de leurs expériences, leur convictions
nécessairement subjectives.
Le syllogisme n’est en fait qu’artificiellement recréé. L’arbitre, d’autant plus qu’il est seul dans la
majorité des décisions, a déjà une idée sur la solution du litige avant de l’étudier et de la construire au
regard des textes.
Si ce comportement naturel à tous les juges joue moins pour l’article 4(a)(i), il prend toute son
ampleur pour l’étude des deux autres conditions.
L’intérêt légitime et la mauvaise foi sont des notions proches et difficiles à discerner tant elles sont
intimement liées.
En effet, avant de rendre sa décision, l’arbitre se forge une opinion a priori sur la bonne ou mauvaise
foi du défendeur. Une fois cette opinion forgée, l’arbitre va construire sa décision autour des règles de
règlement des conflits, ce qui explique parfois les interprétations extensives de certaines de ces
conditions et donc la diversité des décisions rendues. La large place faite à la subjectivité, dans la
mesure où l’arbitre est souvent seul, fait perdre dans une certaine mesure du crédit aux règles
objectives édictées.
C’est ce phénomène qui explique en partie les 80% de décisions de transfert ; les arbitres ayant un a
priori favorable aux titulaires de droits de marque.
En ce qui concerne les décisions de rejet que nous nous proposons d’étudier, c’est cette même
subjectivité qui crée les déséquilibres, les hésitations, les incohérences entre l’absence d’intérêt
légitime ou de droit et la mauvaise foi.
Le parti pris est ici d’étudier des décisions qui ne sont pas directement critiquables, dans la mesure où
les défendeurs avaient en effet quelques revendications légitimes sur les noms de domaines litigieux,
revendications qui pourraient s’assimiler à quelques droits commerciaux.
En effet, dans la majorité de ces décisions, si le demandeur a succombé, c’est qu’en face de lui le
défendeur était de bonne foi, et que de ce fait l’arbitre lui a reconnu quelques droits ou quelques
intérêts légitimes, sans toutefois les identifier clairement.
Nous distinguerons dans cette partie deux grands types de conflits. Les premiers vont rassembler les
litiges relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents (Section 1), les seconds les litiges relevant
de problèmes de langage (Section 2).
Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents.
Le nom de domaine présente un intérêt majeur, celui d’être facilement mémorisable pour l’internaute,
en ce qu’il présente, dans la majorité des cas, un caractère générique ou descriptif.
Les grandes entreprises l’ont bien compris, et ont tenté, par la voie de la protection qu’offre le droit
des marques, de s’approprier de tels identifiants.
En déposant comme marques des termes descriptifs en leur ajoutant le “ .com ”, leurs titulaires
espéraient, fort de leurs titres, obtenir le transfert qui leur aurait ouvert les portes de “ la nouvelle
économie ”.
Il faut souligner que ces pratiques trouvent leurs sources dans les conseils des avocats et des juristes.
En effet, dans la mesure où le régime juridique du nom de domaine n’est pas construit, il était naturel
d’utiliser le droit des marques pour s’assurer une certaine protection.
Si l’utilisation du droit des marques est légitime pour une entreprise aux fins de protéger un nom de
domaine qu’elle a enregistré, elle ne l’est pas dans le but de s’approprier celui d’un autre qui ne
l’aurait pas protégé par ce mode de protection.
Face à de telles pratiques, les arbitres ne se sont pas laissés manipuler, en refusant la plupart de ces
demandes.
24
Dans le cyberespace, il ne suffit pas d’être titulaire de droits de marque pour pouvoir prétendre à
l’attribution de noms de domaine qui seraient similaires ou similaires au point de prêter à confusion.
En effet, pour que le demandeur obtienne une décision de transfert, encore faut-il qu’il prouve la
similarité (Paragraphe 1), ou que le défendeur n’ait quelques droits ou intérêts légitimes sur le nom
de domaine (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’absence de similarité.
Il convient de remarquer que de telles décisions sont rares. Cependant, certains demandeurs se sont
vus refuser le transfert pour une absence de droit (A), alors que d’autres ont vu leurs prétentions
écartées en raison du caractère générique ou descriptif de leurs marques (B).
A . L’absence de droit sur la marque.
Lorsque l’on part en guerre, mieux vaut être armé. C’est ce que certains demandeurs ont oublié en
intentant un recours devant les arbitres de l’OMPI.
1. L’affaire Cityutilities. (D2000-407)
Dans cette décision du 19 juin 2000, le demandeur représentait la ville de Springfield en ce qu’elle
distribuait du gaz, de l’eau et de l’électricité. Le défendeur était un webmaster de profession et un
client du demandeur qui a déposé le nom de domaine “ Cityutilities.com ” comme un lien vers un
autre site lui appartenant.
L’arbitre reconnaît ici que le nom de domaine est identique au terme “ cityutilities ”, mais que le
demandeur n’a pas de droit sur ce nom.
Il remarque ensuite que ce terme est utilisé par beaucoup de municipalités aux Etats-Unis pour
désigner de tels services. De plus ce terme décrit plus des types de services que l’origine de ceux-ci:
“In other words, the term "city utilities" describes the type of services offered by a utility company
within a city, rather than the source of such services”
De cette constatation, l’arbitre considère que ce terme est générique et qu’il ne peut donc être une
marque protégeable.
Ce raisonnement est intéressant, dans la mesure où, dans la majorité des autres décisions, les arbitres
se refusent à apprécier la validité d’une marque. Ici, l’arbitre s’est permis cette analyse dans la mesure
où, en l’absence de titre, il fallait bien chercher si le demandeur avait des droits sur ce nom.
En absence de droit, rien ne sert de prétendre au transfert d’un nom de domaine.
2.
L’affaire Fiducial (D 2000-1044)
Ce litige opposait la société “ Fiducial Inc ”, une filiale de la holding française “ Fiducial SC ”, et un
particulier français qui avait déposé les noms de domaine “ fiducial.net ” et “ fiducial.org ”.
Le requérant a ici succombé parce qu’il n’a pu établir de droits sur la marque de service qu’il
revendiquait.
En effet, le seul document qu’il a pu produire était la marque déposée par la Holding française.
Malheureusement pour lui, ce seul document n’a pas suffit à convaincre l’arbitre des droits qu’il
revendiquait. Ce dernier constate que le demandeur n’a pas pu démontrer qu’il possédait une licence
sur la marque ou qu’il était lui même propriétaire d’un telle marque.
Le requérant revendiquait en plus des “common law rights to the "Fiducial" service mark in the
United States based upon prior use in commerce”, comme cela est possible en droit américain, mais
n’a pas pu en apporter la preuve.
En l’absence de preuve, l’arbitre a considéré qu’il ne lui appartenait pas, au regard des règles édictées
par l’ICANN, d’apprécier cette protection :
“It is outside of the scope of the authority of the Panel, which is Administrative in nature, to
determine whether or not a corporate name used by a US company is or is not eligible to protection
as a trademark in the US according to common law rules based on the evidence provided, which in
addition mainly relates to another company indirectly owned by Complainant.”
Il faut donc retenir de cette décision qu’en l’absence de titre, le demandeur doit apporter tous les
éléments de preuve nécessaires à l’arbitre pour qu’il puisse effectivement constater des droits dans le
nom de domaine litigieux. Il ne constatera pas de droit en l’absence d’éléments probatoires sérieux.
Le demandeur a donc vu sa demande rejetée, alors que le défendeur n’avait pas pu produire de
réponse dans les délais impartis et qu’il a donc été impossible de discuter sur ses droits ou intérêts
légitimes et sa mauvaise foi.
B. Le caractère générique ou descriptif des marques
25
1. L’affaire High Class (D 2000-100)
Ici, le conflit opposait la société italienne “ High-Class Distribution ” à une société américaine
proposant des services en ligne.
Le demandeur possédait plusieurs marques comprenant le terme “ High-Class ” :
HIGH-CLASS
Italian registration No. 00696511 [Class 18] filed June 6, 1994 for
"Leather and its imitations, articles made of these materials not included in other classes; animal
skin; trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and other saddlery articles"
H HIGH-CLASS
Japanese registration No. 179.494/1997 [Class 18] filed November 20, 1997
HIGH CLASS BY CLAUDIO BUDEL
Japanese registration No. 128.541/1997 [Class 18] filed June 16, 1997
H HIGH-CLASS BY CLAUDIO BUDEL
Canadian registration No. 862,228 [Class 18] filed November 24, 1997
United States registration No. 75/400.381 [Class 18] filed December 4, 1997
United Kingdom registration No. 2,151,627 [Class 18] filed November 21, 1997
Republic of Ireland registration No. 4120/07 [Class 18] filed November 7, 1997
Australian registration No. 748,799 [Class 18] filed November 13, 1997
Korean registration No. 97-52630 [Class 18] filed November 12, 1997
Japanese registration No. 179.494/1997 [Class 18] filed November 20, 1997
International registration No. 684,991 [Class 18] filed December 12, 1997 covering:
Albania: Austria: Bulgaria: Benelux: Switzerland: Czech Republic: Germany: Spain: France:
Hungary: Croatia: Liechtenstein: Monaco: Portugal: Romania: Russia: Slovenia: Slovak Republic
Il est intéressant de reproduire tous ces titres, dans la mesure où cette société possède effectivement de
nombreux droits de marque dans de nombreux pays - incluant le nom de domaine en question - mais
que l’arbitre lui a refusé le bénéfice du caractère identique en reconnaissant qu’à l’exception de la
marque italienne “ HighClass ”, le demandeur n’avait pas prouvé l’utilisation d’une marque plus
simple.
De plus, en faisant référence à la classe 18, “ Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie. ”, l’arbitre considère que ce terme est descriptif en ce qu’il concerne des biens de
luxe :
“Indeed, in the Panel's view HIGH CLASS for Class 18 goods would generally be regarded as
incapable of distinguishing by reason of descriptiveness. The disclaimer to the US trademark
evidences this. "High Class" is inherently descriptive, particularly where high quality luxury goods of
the type dealt in by the Complainant are concerned.”
Cette assimilation de produits en cuir à des biens de luxe est tout de même un peu rapide, dans la
mesure où de tels produits ne sont pas automatiquement assimilés à des articles de luxe.
Quoi qu’il en soit, ce raccourci opéré a amené l’arbitre à décider que le nom de domaine n’était ni
identique, ni identique au point de prêter à confusion et que la demande devait donc être rejetée.
De plus, l’arbitre constate que le défendeur ne pouvait connaître l’existence de tels droits puisque le
nom de domaine a été enregistré le 26 juin 1994, et que, mis à part la marque italienne déposée 20
jours plutôt, les autres marque l’ont été entre 3 et 3 ans et demi plus tard.
Face à une marque postérieure, l’arbitre ne pouvait constater la mauvaise foi du défendeur dans le
dépôt du nom de domaine, ce qui renforce sa décision.
Nous pouvons donc penser que c’est cette particularité qui a conduit l’arbitre à considérer qu’il n’était
pas en présence de cybersquatting, et qu’il a construit sa décision en conséquence. Nous pouvons donc
affirmer que le fait de constater l’absence de similarité caractérise un certain excès de zèle de la part
de cet arbitre.
2.
L’affaire Snooze (D 2000-488)
Le requérant était une société nommée “Cappt’n Snooze Management ” qui revendiquait des droits sur
la marque “ snooze ”, le défendeur un simple particulier qui avait déposé le nom de domaine
“ snooze.com ”.
Selon l’arbitre, le demandeur présentait deux séries de droits de marque.
La première pour la marque de commerce australienne “ snooze ”, la seconde pour les marques
“capt’n snooze ” et “ chooze snooze ”.
Il est intéressant de constater que pour la première marque, l’arbitre souligne le fait que le demandeur
n’a pas apporté de preuve sur ce droit et que de plus les noms de domaine qu’il possède en relation
avec cette marque, à savoir “ snooze.com.au ” et “ snooze.co.nz ” ont été déposés et obtenus dans le
courant de l’année 2000, alors que le nom de domaine litigieux l’avait été en octobre 1997. De cette
constatation, ces noms de domaine ne pouvaient être des éléments propres à appuyer la demande :
“the Panel does not consider them an appropriate basis for the current claim.”
26
Pour les secondes marques, l’arbitre va forger sa décision sur le caractère générique de ce mot qui
signifie “ petit somme ” ou “ sieste ” en anglais.
Il va considérer que quand bien même ce mot a été associé à un autre, “ capt’n ”, l’utilisation du droit
de marque lui permettait de protéger le mot “ snooze ” tout seul :
“This prima facie opinion could be altered by evidence showing that the Complainant’s use of the
trade mark was such that it was entitled to protection for the word SNOOZE alone.”
Pour justifier de la protection d’un terme générique, l’arbitre va rechercher si, effectivement, le
demandeur pouvait revendiquer des droits sur ce mot. En procédant à une analyse in concreto,
l’arbitre constate qu’il lui a été impossible de repérer une quelconque utilisation du mot “ snooze ”
comme une marque dans les sites du demandeur :
“The Panel was unable to locate even a single occurrence of the word SNOOZE used alone in a trade
mark sense.”
L’arbitre reconnaît que le demandeur pouvait être connu sous la marque “ capt’n snooze ”, mais pas
sous la marque “ snooze ” seule, qui est un mot courant dans la langue anglaise :
“While revealing a likelihood that the Complainant has a substantial reputation, at least in Australia,
neither the evidence before it nor the Panel’s own research suggest that this reputation extends to use
of the word SNOOZE alone, which is, as the Respondent has noted, a common word in the English
language.”
Parce que le nom de domaine revendiqué était un mot courant en anglais et que le demandeur n’a pas
pu établir qu’il était connu sous la marque “ snooze ”, l’arbitre a considéré que le nom de domaine ne
pouvait être similaire au point de prêter à confusion.
Il faut retenir de cette décision que quand bien même le demandeur possède un droit de marque
composé en partie d’un terme générique, cela ne lui permet pas d’obtenir le transfert du nom de
domaine qui reproduit la partie générique de la marque, s’il n’établit pas un droit de marque certain
sur ce terme.
Paragraphe 2 : Les droits ou intérêts légitimes du défendeur.
Dans cette partie, nous nous proposons d’étudier les décisions dans lesquelles les titulaires de droits de
marques se sont vus opposer des droits ou des intérêts légitimes sur les noms de domaine.
Cette opposition fait référence à l’article 4 (a) (ii) des règles édictées par l’ICANN qui utilise la
conjonction de coordination “ ou ” pour distinguer les droits et les intérêts légitimes.
De ce fait, quand un arbitre reconnaît le bénéfice de cet article au défendeur, il n’est pas évident de
savoir si l’arbitre a constaté l’existence de droits ou d’intérêts légitimes, puisqu’il se contente de
reprendre la formulation de l’article.
Nous considérerons donc que le défendeur peut revendiquer des droits lorsqu’il est possible de
l’identifier directement par le nom de domaine (A), et qu’il peut invoquer un intérêt légitime dans les
autres cas (B).
A. Les droits du défendeur
1.
L’affaire Euro2000 (D 200-230)
Cette affaire opposait ici la société “ ISL Marketing ” et l’UEFA à la société “ European Unique
Organisation 2000 ” qui avait déposé le nom de domaine “ euro200.com ” le 28 avril 1997, soit trois
ans avant la coupe d’Europe de football.
Cette décision est intéressante parce qu’elle oppose deux titulaires de droits sur la marque
“ euro2000 ”.
En effet, l’UEFA est propriétaire de droits sur les marques de commerce et de service “ Euro 2000 ” et
le défendeur propriétaire aux Etats-Unis de la même marque de commerce “ in connection with
"providing information concerning historical, cultural and entertainment events by means of a global
computer information network", applied for on April 2, 1997 (reference to a filing date of February 2,
1997, by Respondent appears to be incorrect) and registered on April 25, 2000, registration No.
2345898. ”.
Ce même défendeur possède aussi un marque “ Euro 2000 ” au Bénélux (lieu de l’Euro 2000) pour
“ metal building materials, non-metal building materials, and products made of plastic ”.
Nous nous trouvons donc en présence d’un conflit qui fait apparaître le problème de compatibilité du
principe de spécialité du droit des marques avec les noms de domaine qui l’ignorent.
Cette affaire oppose donc bien une marque à un titulaire de droits similaires, d’autant plus que la
Cour d’appel de Paris dans une décision du 13 juin 2000 a rejeté la demande de l’UEFA tendant à
faire cesser l’utilisation par le défendeur de la marque “ Euro 200 ”.
La Cour a en effet considéré que l’UEFA n’était pas propriétaire d’une marque de renommée qui lui
aurait permis d’écarter le principe de spécialité.
Ces éléments étant posés, la discussion qui a occupé les arbitres est assez intéressante.
En effet, dans la mesure où les deux parties étaient titulaires de droits sur la marque “ Euro 2000 ”, la
question s’est posée de savoir qui des deux avait plus de droits dans l’utilisation du nom de domaine
reproduisant exactement ces marques.
27
Pour démêler cet épineux problème, les arbitres ont dû parlé football…
Ils se sont demandés si le football, et donc la coupe d’Europe 2000, était un sport populaire qui
justifiait que le nom de domaine soit transféré à l’UEFA.
Plus précisément, ils se sont interrogés sur le fait de savoir la marque “ Euro 2000 ” était associée pour
les Européens à la coupe d’Europe de football 2000. Après réflexion, cet état de fait a été admis, mais
n’a pas suffit à ordonner le transfert.
Une réflexion intéressante des arbitres a été produite sur la question de savoir ce qu’il fallait entendre
par “ rights ” dans l’article 4 (a) (ii).
En effet, l’UEFA affirmait que le défendeur n’avait pas déposé la marque en 1997 comme il l’affirme,
mais en l’an 2000.
Si la marque existe bien et que le défendeur a bien démontré qu’il avait un intérêt sur le nom de
domaine, cela ne signifie pas pour autant que cet intérêt est légitime.
Il convient donc de reproduire ici, l’intégralité de ce raisonnement qui a tout de même, in fine, conduit
les arbitres à considérer que la décision de la Cour d’appel de Paris avait créé un “ droit ”, au moins
temporaire, au sens de l’article 4(a) (ii) :
“Respondent’s possible rights or legitimate interests in respect of the domain name under Paragraph
4 (a)(ii) of the Policy were the subject of considerable study by the Panel. While Respondent has
certainly shown that it has an interest in the domain name, not all interests are "legitimate". It was
suggested that Respondent’s legitimate interest, or "rights", in the domain name arise from
Respondent’s ownership of a corresponding U.S. trademark registration. Complainants object that
Respondent filed its U.S. trademark application on April 2, 1997 (its claim in the response that it filed
it on February 2, 1997 is a mistake, as evidenced by Exhibit 2B filed by Respondent itself), i.e. after it
received Complainant’s cease and desist letter dated February 18, 1997. The same chronology
applies to the trade name rights of Respondent and to its purchase of a Benelux trademark for
building materials. While the interpretation of the word "rights" in Paragraph 4 (a) (iii) is not obvious
(and perhaps some future guidance by ICANN would be in order), the Panel’s feeling is that the
general principle that the owner of a domain name identical to a previous trademark or service mark
may, when challenged by the trademark owner, establish (retroactively) legitimate use simply by filing
a fresh trademark application in a jurisdiction other than those where the Complainant’s trademark is
registered, is a dangerous principle. The owner of every contested domain name will always easily
find at least one register where its opponent’s trademark or service mark is not registered. Paragraph
4(c)(i) of the Policy regards chronology as relevant. In WIPO Case No. D2000-0030, Lion Nathan
Limited v. Wallace Waugh, the fact that Respondent had filed a U.S. trademark application and
obtained a notice of allowance did not "carry weight" since Respondent did not register the trademark
"before [Complainant] complained of [Respondent’s] activities". On the other hand, Respondent’s
U.S. trademark in our case went all the way to registration and there is no evidence that
Complainants opposed it (a move they may have made).
This difficult issue, on the other hand, became moot because of the Paris decision, which, as
mentioned earlier, created in the Panel’s opinion a "right" under Paragraph 4(a)(ii), at least
temporary, for Respondent to use the domain name."
“For the record, thus, it seems that issues connected with Paragraph 4(b)(iv) of the Policy may have
been solved in favor of the Complainants, had not the Paris decision created a "right" of the
Respondent on the domain name preventing the Panel from finding for the Complainants.”
Ainsi, la décision de Paris, en ce qu’elle a reconnu des droits au défendeur, a empêché le panel de
reconnaître des droits aux demandeurs qui auraient pu remporter le litige. Il n’appartient donc pas aux
arbitres de remettre en cause des décisions de juridictions nationales.
2.
L’affaire DW (D 2000-1202)
Cette affaire a opposé la société allemande “ Deutsche Welle ” et la société américaine “ Diamond
Ware Limited ” qui a déposé le nom de domaine “ dw.com ”.
Le demandeur “ Deutsche Welle ” est une société de radio-télévision opérant sous
l’acronyme “ DW ”, et propriétaire de plusieurs marques comprenant ou incluant ces deux lettres
depuis les années 1980.
Le défendeur est une société développant des logiciels sous l’acronyme “ DW ” depuis 1994, année de
l’enregistrement du nom de domaine.
Face à ces deux sociétés, les arbitres ont tout d’abord considéré que le nom de domaine était
effectivement identique à la marque de commerce du demandeur, notant au passage que l’adjonction
du “ .com ” était inopérante.
De même, la limitation géographique de la marque ne pouvait être prise en compte.
28
Pour rejeter la demande de transfert du titulaire des droits de marque, les arbitres ont dû se référer aux
deux autres conditions.
Ils ont considéré que le défendeur avait prouvé “a bona fide offering of goods and services over the
past few years and well before the Complainant‘s first protest.”
En effet, le nom de domaine correspondait bien au nom commercial sous lequel opérait le défendeur.
De plus l’enregistrement de ce nom était antérieur à tout dépôt de la marque du demandeur en dehors
de l’Allemagne, et que de ce fait le défendeur ne pouvait connaître l’existence de tels droits.
En ce qui concerne la mauvaise foi, le panel a considéré que l’offre de vente du défendeur, même a un
prix élevé, ne constituait pas à lui seul, une telle preuve.
Aux yeux des arbitres, l’enregistrement de ce nom de domaine ne constituait donc pas un acte de
cybersquatting.
En outre, ils ont même démontré que le demandeur s’était rendu coupable de “ reverse domain name
hijacking ”, en démontrant qu’il avait intenté ce recours de mauvaise foi, constitutif d’un abus de
procédure.
En effet, il n’ignorait pas les droits du défendeur attachés aux noms de domaine dans la mesure où ce
dernier offrait un site actif en relation avec “a bona fide offering of goods and services”.
Le panel a considéré que le demandeur n’avait intenté cette procédure que dans le but de s’approprier,
sous le couvert de ses droits de marques, le nom de domaine du défendeur.
Il convient de retenir dans cette affaire, que quand bien même un requérant disposerait de droits de
marque sur un nom de domaine, encore faut-il qu’il se demande si l’utilisateur de ce nom n’a pas aussi
quelques droit ou quelques intérêts légitime dans cette utilisation. Faute de quoi il pourrait subir le
même sort que cette société allemande qui a cru un peu vite que fort d’un titre, les règles édictées par
l’ICANN lui permettraient d’obtenir le fameux sésame de la nouvelle économie qu’est le nom de
domaine.
3.
L’affaire MASCF (D 2000-0450)
Restons dans les acronymes avec cette décision originale en ce que l’arbitre a refusé d’ordonner un
transfert en indiquant que les parties devraient intenter une action devant les juridictions nationales
compétentes.
Le demandeur était la “ MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ” et le
défendeur une société américaine qui n’a pas répondu à l’instance.
Le demandeur, fort de ses titres, aurait dû remporter le litige d’autant plus que la réponse du défendeur
faisait défaut.
L’arbitre a tout de même constaté, qu’effectivement, le nom de domaine litigieux était identique aux
marques du demandeur. Il rappelle pour ce faire que le code de propriété intellectuelle français dans
son article L 711-1 § 2 (a) reconnaissait que des lettres étaient protégeables au titre du droit des
marques. Il fait en plus référence à de la jurisprudence française31 qui reconnaît dans ces décisions la
validité de tels acronymes.
Néanmoins, il affirme haut et fort que le panel n’a pas le pouvoir d’apprécier de la validité d’une
marque française protégée par la loi française : “Nevertheless, this Panel is not empowered to rule on
the validity of a French trademark under French law, which is an issue properly to be adjudicated by
the French courts in case of a litigation in this regard.”
Il considère donc qu’a priori la marque du demandeur est valide et qu’elle est identique au nom de
domaine litigieux.
En se penchant sur les droits où les intérêts légitimes, et en l’absence d’une réponse du défendeur,
l’arbitre a continué à raisonner sur le droits des marques et à ses conséquences juridiques sur les noms
de domaine.
Il a noté que la marque du demandeur n’était pas connue et ne lui permettait pas un transfert
immédiat.
Il a de plus constaté, en raisonnant toujours par rapport au droit des marques, qu’il n’y avait pas de
concurrence entre les parties et que de ce fait il ne pouvait y avoir de confusion dans l’esprit du public,
et qu’il ne considérait pas que la marque était contrefaite.
Il va encore plus loin en reconnaissant que devant une juridiction française la solution aurait été tout
autre. Il cite pour se justifier la décision Atlantel du tribunal de Bordeaux32 qui a décidé qu’une
marque enregistrée en France et connue dans ce pays ne pouvait être déposé comme un nom de
domaine par une autre société française.
Malheureusement pour le demandeur, il rappelle une nouvelle fois que la procédure administrative
n’était pas : “ opening a forum for adjudicating intricate questions of law under a given municipal
31
. Paris, Jan. 8, 1979, Annales Propr. Industrielle 1981, 56.
Paris, May 23, 1997, Bull. doc. PIBD 1997 N° 637, III, 439. Toulouse, Feb. 23, 1995, Juris-Data N° 40399.
J. Schmidt-Szalewski, France, in International Encyclopedia of Laws, The Hague, London, Boston, 1999, N° 581.
A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris, 1999, 106.
32
Ord. Réf. July 22, 1996, N° 1366/96 – 1543/96.
29
law. On the contrary, they aim at eliminating various forms of flagrant misuses of the principle "first
come first served" for the registration of domain names.”.
Enfonçant le clou, il note que : “the present regulations do not empower a panel to protect a French
trademark which is not worldwide known against the registration by a third party of a similar domain
name, absent a showing that there is no legitimate interest and there is bad faith on the part of the
third party”.
L’arbitre refuse ensuite de reconnaître la mauvaise foi pour des raisons que nous ne traiterons pas ici.
Ce qui est remarquable, c’est que l’arbitre reconnaît que le demandeur est le véritable bénéficiaire du
nom de domaine, et qu’il devrait intenter une action devant les tribunaux français pour obtenir le
transfert !!
4.
Les affaires E-Auto (D 2000-47 ; D 2000-96 )
Dans ces affaires, le demandeur, la société “ eAuto L.L.C. ”, avait intenté des recours contre les
compagnies “ Triple S Auto part d/b/a Kung Fu Yea Entreprises Inc. ” et “ Eauto Parts ” qui avaient
déposé respectivement les noms de domaine “ eautolamps.com ” et “ eautoparts.com ”.
Le demandeur possédait une affaire depuis janvier 1996 via un site Internet “ eauto.com ” qui
proposait des informations sur les voitures.
Il était le titulaire d’une marque de commerce “ EAUTO ” depuis le 29 août 1997.
Fort de ce titre, il espérait récupérer les noms de domaine reproduisant en partie sa marque de
commerce.
Dans la première décision, l’arbitre s’est penché sur le caractère distinctif de la marque. S’il reconnaît
que le terme “ auto ” est générique et que l’adjonction de la lettre “ e ” devait être entendue comme
“ electronique ” caractérisant l’Internet, il admet cependant que la marque est distinctive :
“That is because "auto" is generic for information on and sales of automobiles and related products
and services, and the letter "e" preceding it has come to be understood as an electronic, Internetbased form of the same (e.g., e-commerce, email, e-retailing).”
Il affirme ensuite qu’un nom de domaine incorporant entièrement une marque distinctive devait être
considéré comme similaire au point de prêter à confusion :
“When a domain name incorporates, in its entirety, a distinctive mark, that creates sufficient
similarity between the mark and the domain name to render it confusingly similar.”
Pour rejeter les demandes de transferts, les arbitres ont dans ces décisions considéré que les
défendeurs avaient des droits sur ces noms de domaine.
Dans la première affaire, le défendeur vendait des lampes de voitures depuis dix ans. En choisissant le
terme descriptif d’eautolamps comme nom de domaine il n’avait fait qu’exprimer un intérêt légitime.
L’arbitre reconnaît ici qu’une personne peut parfaitement et légitimement utiliser un nom de domaine
qui diffère de son nom commercial. L’absence d’un nom commercial dans lequel un nom de domaine
est dérivé ne rend pas l’enregistrement et l’utilisation illégitime :
“the absence of a corporate name from which a domain name was derived does not render the
registration and use illegitimate”.
Dans la seconde affaire, l’arbitre reprend les conclusions de la première décision pour affirmer que le
nom de domaine est bien similaire à la marque au point de prêter à confusion.
Cependant, le demandeur dans ce litige avait déposé un nom de domaine qui l’identifiait directement
car celui-ci reproduisait en partie le nom de sa société.
Cette état de fait ne pouvait que renforcer son droit dans l’utilisation du nom de domaine.
L’arbitre note en plus que la marque EAUTO est : “ on the weaker side of the range of distinctive
marks. ” et que la faiblesse de cette marque rendait difficile la preuve du manque d’intérêt légitime du
défendeur :
“The weakness of the EAUTO trademark makes it difficult for Complainant to argue that Respondent
lacks a legitimate interest in the domain name eautoparts.com”
L’utilisation de tels noms de domaine, dans la mesure où ils sont descriptifs et qu’ils permettent
d’identifier leurs titulaires, permettent d’affirmer qu’ils proviennent de droits légitimes.
B . L’intérêt légitime du défendeur.
Dans cette partie, nous nous éloignerons brièvement de notre sujet en ce qu’il se limite à l’étude de
l’article 4 (a) (i), pour analyser et déterminer ce qui peut caractériser l’intérêt légitime.
Le paragraphe 4 (c) des Rules nous donne quelques indications :
“ c) Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de domaine et vos intérêts
légitimes qui s’y attachent. Lorsque vous recevez une plainte, reportez-vous au paragraphe 5 des
règles de procédure pour déterminer comment préparer votre réponse. Si la commission considère les
faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom
de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être
constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:
30
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom
correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services,
ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré,
même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans
intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la
marque de produits ou de services en cause ”.
Ici, nous constaterons que cet article n’est qu’indicatif et que les éléments qui le composent ne sont
donc pas cumulatifs.
La première indication pourrait s’analyser comme une condition nécessaire.
La seconde, quant à elle, définirait plus un droit comme nous avons pu l’envisager précédemment.
La troisième, enfin, pourrait servir de base à la définition de l’intérêt légitime, comme nous allons
essayer de le démontrer.
1.
L’affaire “ myinfospace.com ” (D 2000-0068)
Le demandeur était une société américaine dénommée “ InfoSpace.com Inc ” qui détient non
seulement un site “ infospace.com ”, mais encore plusieurs droits aux Etats-Unis sur la marque
“ INFOSPACE ”.
Le défendeur était un particulier, professeur de l’université de l’Illinois, qui par le dépôt du nom de
domaine “ myinfospace.com ” fournissait aux internautes ses informations provenant de l’espace…
Le nom de domaine litigieux a été déposé en janvier 1999, alors que les marques revendiquées par le
demandeur ont été obtenues dès décembre 1997.
Nous nous plaçons donc dans un conflit classique de marque antérieure face à un nom de domaine.
Si l’arbitre constate que le nom de domaine n’est pas similaire, il est en revanche “ confusingly
similar ”. Pour se déterminer ainsi, il va faire référence à la jurisprudence américaine en la matière
prise en application du “ U.S. Anti-Cybersquatting Consummer Protection Act ”.
En effet, dans une décision Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 2000 U.S. Dist.
LEXIS 4732 (D. Mass. March 31, 2000), il a été jugé que pour déterminer le cybersquatting, il fallait
comparer la marque et le nom pris seuls, indépendamment des autres facteurs pris normalement en
considération dans une action d’infrigement :
“In recent decisions, the federal courts have concluded that the element is determined by comparing
the mark and name alone, independent of the other marketing and use factors usually considered in a
traditional infringement action”
Pour rejeter la demande de transfert du demandeur, l’arbitre va fonder sa décision sur l’article 4 (a) (ii)
qui se réfère à l’article 4 (c) des Rules.
Il va considérer que les faits présentés lui suffisent pour affirmer que le défendeur avait démontré que
le nom de domaine correspondait à une offre de bonne foi de produit ou de service, et que de plus, il
fait “ un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de
détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de
produits ou de services en cause. ”
De ce constat, l’arbitre va refuser de caractériser la mauvaise foi, dans la mesure où la similarité du
nom de domaine n’avait pas pour but d’attirer la clientèle du demandeur.
2.
L’affaire “ Photokina.com ” (D 2000-0491)
Dans cette affaire, le demandeur était titulaire de la marque “ Photokina ” en Allemagne et aux EtatsUnis. Le défendeur, quant à lui, avait déposé le nom de domaine “ photokina.com ” pour le compte de
la société “ Photokina Marketing Corporation ” qui n’avait aucun lien juridique avec la société
demanderesse.
L’arbitre a considéré que le nom de domaine était effectivement similaire à la marque, mais il a refusé
d’ordonner le transfert.
Pour ce faire, il a examiné l’intérêt légitime du demandeur. Il considéra que le défendeur avait un
intérêt légitime sur le nom de domaine.
En effet, ce dernier n’avait déposé le nom de domaine que pour le compte de la société philippine
“ Photokina ”. Celle-ci existe depuis plus de 20 ans et possède environ 5000 magasins à travers le
pays.
L’arbitre va même affirmer que cette société semble avoir des droits “ meilleurs ” sur la marque
“ Photokina ” :
“The Respondent is apparently working on behalf of a third entity, which itself might well have better
rights to the Photokina trade name and trademark in the Philippines”
31
Il ajoute que les litiges de ce genre, à savoir entre deux parties ayant des intérêts légitimes ou des
droits concurrents, doit être réglé devant les juges compétents comme cela a été déjà décidé dans
l’affaire “ Sixnet ”33 :
“Any dispute of this kind between bona fide users of the same mark or name is properly to be
adjudicated by ordinary courts of law in the relevant jurisdiction upon regular proceedings with full
evidence and pleadings of facts and legal issues”
Pour ces raisons, l’arbitre ne peut retenir la mauvaise foi du défendeur en affirmant qui plus est que la
marque invoquée par le demandeur n’était pas une marque connue qui aurait pu empêcher le dépôt du
nom de domaine contesté.
Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage
Si l’anglais a été pendant longtemps la langue la plus parlée du Web, cela n’est plus vrai aujourd’hui.
Selon des études récentes la langue de Shakespeare recule sensiblement alors que l’espagnol et le
français ne cessent de progresser.34
Internet étant avant tout un outil de communication, toutes les langues s’y retrouvent. Cette richesse
culturelle qui ne reflète malheureusement pas encore toutes les diversités, pose des problèmes
juridiques délicats quant à la résolutions des litiges entre une marque et un nom de domaine.
En effet, comme nous avons déjà pu le voir, la marque et le nom de domaine s’opposent
fondamentalement quant à leurs natures. Alors que la marque est soumise à des règles strictes qui ne
lui permettent pas de revêtir un caractère générique ou descriptif, le nom de domaine est libre de
toutes ces contraintes. Par essence, le nom de domaine est générique et descriptif.
Cette particularité ne peut évidemment s’apprécier qu’au regard de la langue utilisée. Comme pour les
marques, ce qui peut être descriptif ou générique dans une langue ne le sera pas dans une autre.
Face à ces problèmes de langage, de nombreuses marques, sûres de leurs droits, ont tenté de récupérer
les noms de domaines qui les reproduisaient. Pourtant, dans une large mesure, elles ont échoué dans
cette conquête. Les noms de domaines ont une nouvelle fois triomphé, en forgeant leurs droits sur le
langage, qui est le seul à les faire exister.
A la lecture de certaines de ces décisions, certains ont pu affirmer que le principe de spécialité
s’appliquait aux noms de domaines. Si la question s’est effectivement posée, il serait hasardeux d’y
apporter une réponse aussi tranchée.
Dans ce genre de conflit, il est possible de dégager deux cas de figures. Dans un premier cas, les
marques n’ont pas pris conscience qu’elles pouvaient être génériques ou descriptives dans certaines
situations. Dans le second cas, elles ne revêtaient pas, ou peu ces caractères, mais ont tout de même
succombé pour des raisons assez originales qui peuvent nous faire affirmer qu’Internet n’est pas le
terrain de chasse gardé des marques.
Nous étudierons les conflits opposant les marques aux noms de domaine génériques (Paragraphe 1),
puis ceux les opposant à des noms de domaine originaux (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les marques face aux noms de domaine génériques
A. L’affaire Crew (D2000-0054)
Cette affaire se situe dans la première vague de décisions rendues par les arbitres de l’OMPI. Elle est
remarquable dans la mesure où les arbitres se sont posés la question de savoir si un nom de domaine
générique devait succomber face à une marque quasi-identique.
En l’espèce, le demandeur, “ J.Crew International ”, était une entreprise de vêtements et d’accessoires
pour homme et femme, propriétaire des marques “ J.CREW ” et “ CREW ”. Le défendeur, qui avait
déposé le nom de domaine “ crew.com ”, était une société “ Telepathy Inc ” dont l’objet était la vente
de noms de domaine.
Nous nous plaçons donc dans un conflit qui oppose un titulaire de marque à une entreprise qui ne
semble pas avoir de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
La majorité des arbitres ont considéré qu’il s’agissait d’un acte de cybersquatting et ont donc ordonné
le transfert. En effet, au regard de l’article 4(a)(i), ils ont considéré que si le nom de domaine n’était
pas similaire, il prêtait tout de même à confusion.
Pourtant, dans cette affaire, une voix dissidente s’est élevée. Cette voix a affirmée que la décision
rendue faisait une mauvaise application des règles édictées par l’ICANN, dans la mesure où elle
conduisait à empêcher l’enregistrement de noms de domaine dans le but de les revendre à d’autres que
les titulaires de marques.
33
(N° D-2000-008).
34
Cf. http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--148967-0,FF.html
32
Cet arbitre dissident recadre l’affaire en précisant un peu plus les faits. Il fait tout d’abord remarquer
que le demandeur n’utilise véritablement que la marque “ J.CREW ” et non la marque “ CREW ”
seule. Il rappelle ensuite que les parties à l’instance n’étaient pas étrangers l’un de l’autre. En effet,
bien avant le litige, le demandeur avait sollicité le défendeur pour qu’il devienne un partenaire de son
réseau publicitaire. Le défendeur a même permis au demandeur de placer des bannières publicitaires
sur le site litigieux. Ce n’est que lorsqu’il est apparu certain que le défendeur ne céderait pas son nom
de domaine que le demandeur a engagé la procédure administrative.
Ces précisions étant apportées, l’arbitre va reprendre l’analyse des conditions.
S’il reconnaît que le nom de domaine est bien similaire, il considère que dans la mesure où le nom de
domaine est générique, la solution devrait être différente de ce qui a été jugé.
S’appuyant sur ‘The American Heritage Dictionary”, il nous donne les définitions du mot “ Crew ” :
“CREW1 (kr›) n. 1.a. A group of people working together; a gang: a CREW of stagehands. b. A
group of people gathered together temporarily; a crowd. 2.a. All personnel operating or serving
aboard a ship. b. All of a ship's personnel except the officers. c. All personnel operating or serving
aboard an aircraft in flight. 3.a. Sports. A team of rowers, as of a racing shell. b. The sport of rowing.
--CREW intr.v. CREWed, CREW·ing, CREWs. To serve as a member of a CREW: CREWed for
my sister on a sloop; a spacecraft that was CREWed by a team of eight people. [Middle English creue,
military reinforcement, from Old French creue, increase, from feminine past participle of creistre, to
grow, from Latin cr¶scere. See ker-2 below.]
CREW2 (kr›) v. Chiefly British. A past tense of crow2.”
En français, “ crew ” peut se définir non seulement comme un équipage, une équipe, mais encore
comme le passé du verbe gazouiller.
Si pour la majorité des arbitres, le défendeur devait connaître au moment de l’enregistrement
l’existence des droits de marque du demandeur, pour l’arbitre dissident cela semble inapproprié pour
un terme générique.
A l’appui de cette réflexion, il cite de nombreuses décisions américaines qui considèrent que le
propriétaire d’une marque n’a pas par définition un titre qui lui permettrait de revendiquer des droits
sur tous les noms de domaine incorporant sa marque :
“ Additionally, as numerous courts have stated, a trademark owner is not by definition entitled to all
domain names incorporating their trademark or even those identical to their trademark”35.
Il affirme que cela est d’autant plus vrai que le mot est générique ou d’un sens commun.36
Il considère que la majorité des arbitres, par leur décisions, reconnaît que le propriétaire d’une marque
a en quelque sorte un “ droit divin ” dans son utilisation :
“Furthermore, the majority seems to assume that a trademark owner has some sort of God given right
to use the trademark to the exclusion of others”.
Pour rétablir un certain équilibre, cet arbitre va citer un de ses pairs qui a fait observer qu’un droit de
marque ne conférait pas à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation du mot ou des mots, mais qu’il
ne donnait à son titulaire que la possibilité d’empêcher son usage contre la vente d’un autre produit
que le sien :
"A trademark does not confer a right to prohibit the use of the word or words…. A trademark only
gives the right to prohibit the use of it so far as to protect the owner's goodwill against the sale of
another's product as his."37
Pour simplifier son raisonnement, l’arbitre va affirmer que le demandeur ne possède pas tous les droits
sur le mot générique “ Crew ” en vertu de son droit de marque.
Cette approche originale va naturellement conduire l’arbitre à considérer que le défendeur avait
quelques droits ou intérêts légitimes dans l’utilisation du nom de domaine “ crew.com ”.
Il affirme que lorsque le nom de domaine et la marque sont génériques, et d’autant plus lorsqu’ils ne
comprennent qu’un simple et court nom commun, les droits ou intérêts légitimes devraient plus
s’apprécier en faveur de l’utilisateur du nom de domaine :
“Where the domain name and trademark in question are generic, and in particular where they
comprise no more than a single, short, common word, the rights and interests inquiry is more likely to
favor the domain name owner”.
Pour se justifier, il site la décision “ Hasbro ”38, où il a été jugé que le titulaire d’une marque célèbre
ne dispose pas automatiquement du droit de l’utiliser comme nom de domaine ; la “ Trademark Law ”
ne supportant pas un tel monopole. Il affirme donc que si un internaute utilise innocemment et pour
des raisons légitimes une marque connue comme nom de domaine, et qu’il est le premier à
l’enregistrer, il devrait pouvoir continuer à l’utiliser, s’il apporte la preuve qu’il n’a en aucune façon
porté atteinte aux droits du titulaire de la marque :
35
‘See, Judge Pregerson’s excellent discussion of this issue in Lockheed Martin Corp. v. Network
Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), aff'd, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).’
36
This is especially so where the mark is generic and a common term. See, Cello Holdings, LLC v.
Lawrence-Dahl Companies, 2000 U.S. Dist. LEXIS 3936 (S.D. N.Y. 2000),
37
Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924)
38
Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F.Supp.2d 117, (D. Mass., 1999)
33
“If another Internet user has an innocent and legitimate reason for using the famous mark as a
domain name and is the first to register it, that user should be able to use the domain name, provided
that it has not otherwise infringed upon or diluted the trademark.”.
L’arbitre considère que le but des règles édictées par l’ICANN est de régler exclusivement les cas de
cybersquatting, c’est à dire d’enregistrement abusif, et non tous les litiges susceptibles de survenir
entre une marque et un nom de domaine comme cela est le cas en l’espèce.
L’arbitre continue sa démonstration en affirmant que la dernière condition n’est pas plus remplie.
Nous ne nous attarderons pas sur ce point qui sort du cadre de notre sujet. Nous devons simplement
retenir de cette décision que le consensus n’a pas été totalement atteint. Nous citerons donc la
conclusion de cet arbitre dissident, qui considère que la majorité des arbitres ont outrepassé les
compétences qui leur étaient attribuées, en endossant le rôle du législateur. Leur décision crée, à ses
yeux, une situation dangereuse, où l’utilisation d’un mot générique comme nom de domaine peut être
empêchée par le titulaire d’une marque qui souhaite s’approprier cette marque générique injustement :
“We are not legislators, but arbitrators. The majority, in an effort to stop a practice that it seems to
take upon itself to believe is an unstated purpose of the ICANN Policy, has completely over-stepped its
mandate as arbitrators. The decision creates a new and unauthorized test out of whole cloth, based on
assumptions of fact by arbitrators without evidence on the subject, instead of using the appropriate
and carefully crafted three step test for required evidence set out by the ICANN’ Policy and Rules. In
my judgment, the majority's decision prohibits conduct which was not intended to be regulated by the
ICANN policy. This creates a dangerous and unauthorized situation whereby the registration and use
of common generic words as domains can be prevented by trademark owners wishing to own their
generic trademarks in gross. I cannot and will not agree to any such decision, which is fundamentally
wrong. I respectfully dissent from the majority decision of my fellow professional panelists.”
Cette opinion dissidente a ouvert la voie à une approche plus respectueuse des droits des internautes
qui utilisent des noms de domaine génériques, sans préjudicier véritablement aux droits des titulaires
de marques.
B. L’Affaire Rollerblading. (D2000-0427)
Cette affaire opposait le célèbre fabriquant de “ roller en ligne ” à un adepte de ce sport qui avait
déposé le nom de domaine “ rollerblading.com ” pour faire partager au monde sa passion.
Le demandeur, la société “ Rollerblade Inc.”, titulaire de la marque “ Rollerblade ” depuis le 19 mars
1985, a demandé à ce titre que le nom de domaine litigieux lui soit transféré dans la mesure où il était
identique à la partie substantive de sa marque.
Si le demandeur a ici échoué, c’est que dans une certaine mesure il a été victime de son succès.
En effet, si la marque “ Rollerblade ” désigne des “ patins à roulettes en ligne ”, il est clair
qu’aujourd’hui celle-ci est entrée dans le langage courant. De Paris à New York, le terme Rollerblade
est couramment employé pour désigner de tels patins à roulettes.
Le défendeur l’a bien compris, et a naturellement invoqué le caractère générique de la marque pour se
défendre.
Classiquement, les arbitres se refusent à apprécier le caractère générique de la marque, pour résoudre
le litige.
Cependant ils reconnaissent volontiers, sans considération de l’usage générique actuel du terme, que
le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque dans laquelle le titulaire
a des droits.
Si le panel a refusé d’ordonner le transfert, c’est qu’il a considéré que les deux autres conditions
n’étaient pas remplies.
Il est intéressant de relever les remarques des arbitres quant aux allégations du demandeur sur ce
point.
Le requérant affirmait en effet que l’internaute ne pouvait utiliser de bonne foi le nom de domaine en
relation avec une offre de services, dans la mesure où ce nom était dérivé de sa marque.
A cette assertion, les arbitres ont considéré que le défendeur ne cherchait qu’à commercer sur la
popularité d’un terme générique utilisé par un grand nombre de personnes pour ce sport populaire :
“However, the evidence appears to support Respondent’s claim that it is merely seeking to trade on
the popularity of a term used generically by many people for a popular sport.”
Ils affirment ensuite que le défendeur n’a pas transformé la marque en verbe dans le but de s’en
approprier sa renommée :
“This is not a case where the defendant has converted a famous mark into a verb to benefit from
association with the mark.”
Au contraire, cette situation apparaîtrait comme un cas où le public a créé un terme générique dérivé
de la marque du demandeur, et que le défendeur n’a fait que la reprendre pour son site,
“ rollerblading ”, désignant l’action de faire du “ Rollerblade ” :
34
“ Instead, this appears to be a case where the public created a generic term derived from
Complainant’s mark, and Respondent has used that term in a manner consistent with common public
use.”
Sur ces constatations, les arbitres ont considéré que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime
dans l’utilisation de ce nom de domaine.
Une fois cette condition admise, la mauvaise foi pouvait être difficilement démontrée. Les arbitres
rappellent pourtant dans cette partie de l’analyse que le défendeur avait prouvé que le terme
“ rollerblading ” était communément utilisé comme un terme générique et que son utilisation en tant
que nom de domaine ne créait pas de confusion avec la marque du demandeur.
Nous le voyons, si une marque reprend un terme générique, il sera difficile pour son titulaire de
prétendre à une véritable confusion dans la mesure où l’internaute utilisateur du nom de domaine a un
droit ou un intérêt légitime et n’a pas enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
Une décision “ Penguin ”39 vient confirmer ce type de raisonnement. Dans cette affaire qui opposait
un éditeur de livre et un particulier, les arbitres ont admis que le nom de domaine était identique à la
marque, mais que les deux autres conditions n’étaient pas remplies. En effet, dans cette espèce, le
défendeur a réussi à démontrer qu’il était connu depuis bien longtemps sous le surnom de “ penguin ”.
C. L’Affaire Mérinos (D2000-0803)
Cette affaire est intéressante à plusieurs niveaux. Elle a en effet la particularité d’avoir été rendue en
français, et d’introduire d’une certaine manière le principe de spécialité dans les noms de domaine.
Ce litige opposait la société “ Slumberland France ”, titulaire de la marque “ Mérinos ”, à la société
“ Dotcomway ” dont l’activité est de développer et d’exploiter des sites Internet.
Cette dernière avait enregistré le nom de domaine “ merinos.com ” le 18 novembre 1998.
A priori, ce litige semblait bien répondre à la définition du “ cybersquatting ” analysé comme un
enregistrement abusif, dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprenait une marque plus ou
moins connue, et que le site lui étant rattaché n’était pas véritablement exploité.
Le demandeur considérait que ce dépôt violait les principes édictés par l’ICANN et lui causait un
préjudice en ce qu’il l’empêchait de poursuivre ses efforts publicitaires, en le privant de créer son
propre site “ mérinos.com ”.
En effet, le demandeur soutenait en premier lieu que le nom de domaine était identique dans sa partie
caractéristique à ses marques, engendrant ainsi un risque de confusion ; que le défendeur ne pouvait
justifier d’aucun droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine dans la mesure où il ne détenait
aucune marque ce signe et que ce nom de domaine n’était ni sa dénomination sociale ni son enseigne ;
enfin, compte tenu du fait que le demandeur était domicilié en France, qu’il ne pouvait ignorer
l’existence de la marque “ Mérinos ” et qu’il était donc sur ce constat de mauvaise foi.
Le défendeur quant à lui soutenait que le terme “ Mérinos ” avait un sens en soi pour désigner une
race de mouton et donc par extension la laine de celui-ci.
Il soutenait également que le principe de spécialité ne pouvait permettre au titulaire de la marque
“ Mérinos ” d’empêcher des tiers d’utiliser ce terme pour des produits ou des services, ni identiques,
ni similaires.
Pour démontrer sa bonne foi il soutenait qu’il avait décidé de créer un portail dédié à la laine, et qu’il
avait déposé à cet effet les noms de domaines “ lambswood.com ” et “ cachemire.com ”.
L’arbitre a donc dû , dans cette affaire, se poser la question de savoir si le titulaire d’une marque
pouvait empêcher un tiers d’utiliser un signe identique sans que cela prête à confusion.
Pour répondre par la négative, le panel s’est donc référé au principe de spécialité.
L’arbitre constate tout d’abord que le requérant a déposé sa marque dans les classes 6, 12 et 20 pour
désigner des articles de literies.
Il remarque ensuite que le nom de domaine est effectivement identique à la marque invoquée.
Mais pour refuser d’admettre que les conditions de l’article 4 (a) (i) sont remplies, il souligne que les
marques invoquées “ n’ont pas désigné les services de communication de la classe 38 auxquels la
notion de nom de domaine renvoie nécessairement, sinon exclusivement ”.
Pour justifier cette assimilation du nom de domaine aux services de la classe 38, il se réfère à un arrêt
du TGI de Paris du 24 mars 200040.
Ainsi, en raison du principe de spécialité qui régit le droit des marques, le nom de domaine ne serait ni
identique ni similaire au nom de domaine au point de prêter à confusion.
L’arbitre ajoute qu’il en aurait été autrement si la marque avait été notoire. Il considère au contraire,
qu’en raison de la notoriété moyenne de la marque et de son caractère partiellement descriptif, le nom
de domaine ne pouvait prêter à confusion.
Pour cet arbitre, le demandeur n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article 4 (a) (i).
Nous le savons, dans la mesure où les trois conditions sont d’application cumulative, nous pouvons en
rester là.
39
D 2000-0204
TGI Paris, 3ème ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, : Revue Communication, Commerce
électronique, juin 2000, p. 20 s., obs.C.Caron
40
35
Si cette décision a pu renforcer l’idée que pour protéger un nom de domaine, il suffisait d’enregistrer
sa marque en classe 38 et faire ensuite jouer le principe de spécialité41 dans un litige avec nom de
domaine, cela n’est plus vrai aujourd’hui.
En effet, deux récentes décisions françaises, l’affaire “ Ze Bank ”42 et l’affaire “ Leonardo ”43
“ induisent que l’enregistrement d'une marque en classe 38 ne confère pas une protection absolue
contre tout usage du signe sur Internet. Au contraire, en considérant Internet comme un simple
support, les magistrats reconnaissent que des acteurs d'activités différentes peuvent y être présents
tout en employant des dénominations proches voire identiques. ” 44
Cette analyse est intéressante, dans la mesure où il apparaît que les juges français n’appliquent pas
dans toute sa rigueur le principe de spécialité, dans un conflit entre un nom de domaine et une marque.
Quoi qu’il en soit, les règles édictées par l’ICANN n’y font pas référence, se cantonnant à ses trois
conditions.
Paragraphe 2 : Les marques face aux nom de domaine originaux.
Ici, les titulaires de marques se sont principalement heurtés aux deux autres conditions qui se sont
révélées être favorable au défendeur en raison de problèmes liés au langage.
A. L’Affaire “ Maruti ” (D 2000-0518)
Cette affaire semblait, encore une fois, gagnée d’avance pour le demandeur titulaire de la marque
“ Maruti ”, puisqu’il était opposé à un simple particulier qui n’avait rattaché qu’une pauvre page
personnelle au nom de domaine “ maruti.com ”.
Si l’arbitre dans ce litige a effectivement considéré que le nom de domaine était similaire à la marque
du demandeur, il n’en a pas pour autant ordonné le transfert.
En effet, dans ce conflit qui nous transporte temporairement vers les terres indiennes imbibées de
religion et de mysticisme, les Dieux ont été plus fort que la marque.
Le demandeur, la société indienne “ Maruti Udyog limited ” revendiquait le nom de domaine
“ maruti.com ”, déposé par des parents attentionnés pour leur enfants.
En effet, le mot “ maruti ” signifie “ Lord Hanuman ” qui est un Dieu hindou. Le défendeur de
confession hindouiste a prénommé son premier enfant “ Maruti ”. Il est en effet d’usage dans ce pays
de donner des noms de dieux à ses enfants.
La religiosité et le respect de pratiques ancestrales n’empêchant pas l’utilisation des nouvelles
technologies, les défendeurs ont créé un petit site dédié à leur enfant sous le nom de domaine
“ maruti.com ”.
De cette situation de fait assez originale, l’arbitre a pu déduire que le défendeur avait bien un droit ou
un intérêt légitime dans l’utilisation du nom de domaine, et qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi.
En effet, le site qui ne contient que quelques photos de cet “ enfant-Dieu ” et quelques textes, n’est pas
utilisé à des fins commerciales et ne porte pas préjudice à la marque ou au nom commercial de
“ Maruti ”.
Il est tout de même amusant de constater que les éléments de preuves apportés par la défense se sont
limités à l’acte de naissance de leur enfant ainsi qu’à quelques exemples à valeur statistique,
démontrant que le nom de “ Maruti ” était utilisé par des milliers d’indiens.45
Nous le voyons, il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour pouvoir prétendre à la restitution
d’un nom de domaine identique. Face à ces problèmes de langage, les titulaires de marques ne peuvent
raisonnablement prétendre à un monopole sur ces termes génériques, descriptifs ou originaux
employés quotidiennement.
B. L’Affaire “ Findus ” (D2000-0807)
Ici encore, notre marque européenne “ Findus ” a goûté avec amertume aux délices linguistiques
concoctés par nos amis américains.
Si pour le gastronome français la marque “ Findus ” évoque des plats surgelés, pour l’américain, ce
terme ne signifie rien d’autre que “ trouvez nous ”, lorsqu’il est prononcé en langue anglaise.
41
Cédric Manara, Dalloz Affaire du 25 janvier 2001, n°4/7013, page 377
TGI Nanterre du 2 avril 2001
43
TGI Nanterre du 28 mai 2001
44
cf. Frédéric Glaize “ Application du principe de spécialité aux marques sur Internet ” Juriscom.net,
21 juillet 2001, <http://www.juriscom.net>
45
There are thousands of Indians in the world whose business or personal names start with Maruti.
The following are examples of domain names, which have been registered by third parties:
maruticomputers.com; marutiinc.com; marutionline.com; emaruti.com; imaruti.com; mymaruti.com;
marutisoft.com;
marutitech.com;
maruticars.com;
marutiorganics.com;
marutiworld.com;
maruticourier.com; maruticonsultants.com.
42
36
Dans cette affaire, la société suisse “ Sudnif S.A. ” , propriétaire de la marque “ Findus ” espérait bien
récupérer le nom de domaine “ findus.com ” déposé par le défendeur dans l’optique de développer un
moteur de recherche anglais.
S’il n’est pas contesté que le nom de domaine est bien similaire à la marque, le
transfert n’en a point été obtenu pour autant.
En effet, les arbitres ont refusé d’ordonner le transfert pour des raisons linguistiques
qui leur paraissaient évidentes.
Ils ont considéré que dans la mesure où le nom de domaine était construit sur les
mots anglais “ find ” et “ us ”, le défendeur pouvait avoir un intérêt légitime dans son
utilisation.
Ils ont noté que de nombreux site anglais étaient construits autour de ces deux mots,
notamment pour des moteurs de recherche46.
Cette décision est remarquable car il est clair que les arbitres ont voulu mettre en
avant ces problèmes de langage pour la solution de ce litige.
En effet, le défendeur n’avait pas développé de site, cela restait un projet qu’il
n’avait pu mettre en œuvre. C’est pour cette raison que les arbitres ont refusé de
reconnaître un droit dans l’utilisation du nom de domaine et qu’ils ont admis que le
défendeur, “ may have a legitimate interest in the domain name ” pour une utilisation
qui ne préjudicierait pas au demandeur.
Cette solution s’inscrit toujours dans la logique qui ne permettrait pas à un titulaire
de marque d’obtenir un monopole dans l’utilisation commune d’un terme.
C. L’Affaire “ Tchin-Tchin ” (D2000-0426)
Cette décision s’inscrit toujours dans le même schéma. D’un côté un titulaire d’une
maque, de l’autre un particulier qui a enregistré ce nom de domaine évocateur
“ tchin-tchin.com ”.
Encore une fois, l’arbitre a considéré que quand bien même le nom de domaine serait
similaire à la marque invoquée, le défendeur avait des droits ou un intérêt légitime
dans son utilisation et qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi.
Il note pour cela que le terme “ tchin-tchin ” est bien connu dans la langue française
pour désigner le toast que l’on porte, tout comme le terme “ prosit ” en allemand ou
“ cheers ” en anglais. Et de citer notre “ Petit Larrousse Illustré ” dans sa version de
1984 traduit pour l’occasion :
“Tchin-tchin" or "Tchin" used when clinking glasses, to carry a toast. Tchin-tchin!”
Face à de telles décisions, nous ne pouvons que conseiller les titulaires de marques
de s’interroger sérieusement, avant toute action, sur la véritable originalité de leurs
signes distinctifs. Plus celui-ci sera banal, moins il aura de chance de s’imposer face
à un nom de domaine dans le cadre de la procédure administrative édictée par
l’ICANN.
46
www.findus.net, www.findushere.com, www.findit.com, www.findlaw.com, www.findfast.com,
www.usfind.com, www.usafind.com, www.findmail.com
37
Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression.
Dès sa création, Internet est apparu comme étant un outil de communication fabuleux
pour la liberté d’expression. Si les gouvernements démocratiques l’ont bien compris
en encourageant son développement, certains Etats totalitaires, comme la Chine, ne
cessent d’essayer de le contrôler, non sans certains succès, dans le but d’empêcher la
diffusion d’informations qui seraient contraires à leurs politiques.
Internet permet à chacun de s’exprimer librement et de participer d’une manière
active à la diffusion de l’information, sous la réserve d’être correctement référencé.
En effet, si les pages personnelles fleurissent un peu partout sur le Web, il faut
avouer qu’elles ne sont pas toutes facilement accessibles. Aujourd’hui, la meilleure
façon d’exister sur le Net, en apparaissant en bonne place dans un moteur de
recherche, est encore d’avoir enregistré son “ .com ”. Celui-ci, qui s’apprête à
devenir la première “ ressource électronique ” en voie d’épuisement, suscite toujours
autant les convoitises en ce qu’il reste le véritable sésame de l’Internet.
Les titulaires de marques le savent, et multiplient ainsi les procédures de récupération
(de recouvrement pourrait on dire) des noms de domaine reproduisant ou imitant
leurs signes distinctifs.
Si cette politique peut se comprendre et se défendre, elle a tout de même pour but
avoué de monopoliser la diffusion de l’information sur les marques concernées.
Internet est le seul média susceptible de faire trembler les géants, tant sa maîtrise est
impossible.
La récente affaire “ jeboycottedanone.com ” illustre parfaitement la situation
actuelle, en ce qu’elle a finalement porté le débat sur la liberté d’expression. En effet,
il apparaissait clairement que l’action du géant de l’agroalimentaire n’avait pour
autre but que de faire taire ce particulier qui critiquait ouvertement la politique
sociale du groupe et appelait de plus au boycott des produits.
La décision rendue est remarquable en ce qu’elle a refusé d’ordonner le transfert,
considérant que s’il y avait effectivement contrefaçon des logos de la marque, celleci n’était en revanche pas constitué dans l’utilisation du nom de domaine.47
Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel initié par les arbitres de
l’OMPI, qui ont refusé, au nom de la liberté d’expression, de permettre aux titulaires
de marques de disposer d’un véritable monopole sur l’utilisation de leurs signes
distinctifs dans des noms de domaine.
Il ne faut pas oublier que la majorité des litiges concerne des intervenants américains
qui connaissent tous par cœur le premier amendement de la constitution de leur
pays48.
Fondement de la démocratie de ce pays, la liberté d’expression permet véritablement
de tout dire sur le Net.
Le rapport du 30 avril 1999 de l’OMPI avait envisagé ce type de litiges en
considérant qu’ils avaient toute leur place au sein d’une procédure administrative :
“ Les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté
d’expression ou par des considérations non commerciales légitimes ne seraient pas
réputés non plus abusifs. ”49
47
“ Attendu que l'utilisation du terme "danone" dans le nom de domaine enregistré par Olivier
Malnuit correspond cependant à une référence uniquement pour indiquer la destination du site
polémique et ouvert à des pétitions de l'intéressé ; qu'associé au terme très explicite "jeboycotte", il ne
peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion quant à l'origine du service affecté pour ce
nom ; que l'enregistrement de la marque Danone ne peut faire obstacle à une telle référence ;
Attendu que, de ce chef, la contrefaçon n'est donc pas manifeste et il ne peut être fait droit aux
demandes de la Sté Compagnie Gervais Danone tendant à voir faire interdire à Olivier Malnuit de
détenir et d'exploiter le nom de domaine et ordonner la radiation dudit nom ; ”
48
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”
38
La liberté d’expression avait donc été envisagée comme pouvant permettre aux
internautes d’utiliser dans des noms de domaines des marques valablement
enregistrées.
Les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative édictée par
l’ICANN ont donc été très novatrices en la matière, en ce qu’elles ont défini les
conditions dans lesquelles ce droit légitime à la liberté d’expression pouvait
valablement s’opposer au droit des marques traditionnel. Construites autour de
raisonnements intéressants, elles ont véritablement donné un intérêt certain aux
conditions 4 (a) (ii) et 4 (a) (iii).
Les titulaires de marques ont appris, non sans un certain désarroi, qu’ils n’étaient pas
les seuls à pouvoir communiquer sur la Toile, et qu’il fallait qu’ils cohabitent
pacifiquement avec de nombreux particuliers très bavards.
Nous pouvons distinguer deux grands types de décisions. Le premier refuse
d’ordonner le transfert au nom de la protection du consommateur (Section 1), les
seconds au nom de la liberté d’expression proprement dit (Section 2).
Section 1 :La protection du consommateur.
Internet, dans son approche commerciale, suscite de nombreuses interrogations quant
à l’information du consommateur. Si les sites officiels s’efforcent de rassurer au
maximum les “ cyberclients ”, d’autres n’hésitent pas à critiquer ouvertement, à tort
ou à raison, les marques les plus célèbres. Si la critique sur Internet est le plus
souvent destructive, il arrive qu’elle soit constructive, en fournissant à l’internaute
les informations gênantes que les marques se refusent naturellement à divulguer.
La protection du consommateur, telle que nous allons l’envisager, va s’analyser en
un partage équitable de la diffusion de l’information sur les marques entre les grosses
entreprises et les internautes soucieux de faire partager leurs connaissances en la
matière.
A. Les affaires “ Pages jaunes ” (D2000-0489 et D2000-0490).
Dans ces deux affaires, dont le centre d’arbitrage a été saisi le même jour, le
complaignant, “ France Telecom ”, reprochait à deux sociétés américaines d’avoir
déposé les noms de domaine “ pagesjaunes.com ” “ pages jaunes.net ” et “ les-pagesjaunes.com ”.
Nous insisterons cependant sur la première décision, en ce qu’elle a véritablement
créé un raisonnement intéressant.
France Telecom est en effet, titulaire de plusieurs marques sur les signes “ les pages
jaunes ”, déposées en France depuis 1977.
Le défendeur, la société “ Les Pages jaunes Francophones ” répertorie aux Etats-Unis
les personnes et les entreprises offrant des services en français.
En droit français, la solution aurai été classique. Les tribunaux auraient constaté la
contrefaçon des marques et auraient ordonné les transferts des noms de domaine.
Pourtant la solution a été tout autre, puisque les arbitres ont rejeté la plainte de
France Telecom, ordonnant le maintient des noms de domaine au défendeur. Cette
décision est originale dans la mesure où les arbitres ont essayé de prendre du recul
par rapport au règlement classique de ce type de litige, en prenant en considération le
caractère mondial d’Internet.
Cette décision a pris en compte le caractère et la fonction particulière des “ pages
jaunes ” à travers le monde.
Le panel constate, en effet, que le concept même de “ Yellow Pages ” est apparu
pour la première fois aux Etats-Unis en 1954. Il rappelle que le terme “ pages jaune ”
49
Rapport de l’OMPI du 30 avril 1999 n°172
39
est généralement utilisé pour désigner un répertoire téléphonique et que les éditeurs
de nombreux pays s’étaient regroupés au sein de l’association “ Yellow Pages
Association ” qui comprend 199 éditeurs et 80 membres. Le panel souligne bien que
ce terme est utilisé dans la majorité des pays de la planète pour désigner le même
service.
De ce constat la question s’est posée de savoir si une entreprise, titulaire de d’une
telle marque, pouvait légitimement revendiquer l’appropriation de ce nom de
domaine.
Le panel constate évidemment la similarité entre la marque de France Telecom et les
noms de domaine, mais élabore un raisonnement intéressant pour refuser le transfert.
Le panel va tout d’abord affirmé qu’il est dans l’impossibilité de savoir si oui ou non
le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime dans le nom de domaine. En effet, à
l’époque des faits, les sites contestés n’étaient pas en activité. Le panel affirme qu’il
semblerait contraire aux règles de l’ICANN de permettre à un site de rester en
construction pendant des années, mais qu’il n’avait pas d’autorité en la matière :
“It might also be contrary to the policy of the registrar to allow for sites to be under construction for
years without effective use, but this Panel has no authority in that regard, which is a contractual
matter properly to be adjudicated under the contract between registrant and registrar and by
proceedings between them.”
Toute la construction du raisonnement va donc reposer sur l’appréciation de la
mauvaise foi.
Le défendeur affirmait pour sa défense que le terme “ pages jaunes ” était clairement
descriptif et que donc les marques de France Telecom n’étaient pas valides. Les
arbitres ont rapidement et très justement écarté ce point, en indiquant qu’il n’avaient
pas à juger de la validité d’une marque.
Ils se sont au contraire focalisés sur les besoins du public à se connecter à des sites
offrant des annuaires sous la plus commune des dénominations.
Ils ont considéré que le fait pour de tels services d’être connus dans le monde sous le
nom de “ Yellow Pages ”, empêchait le requérant de revendiquer des droits exclusifs
sur le nom de domaine fondés sur ses titres. Et de rajouter intelligemment que
certains termes descriptifs devaient rester dans le domaine public dans le but de
permettre à la “ société de l’information ” de fonctionner paisiblement :
“Some descriptive terms have to remain in the public domain in order for the
information society to run smoothly.”
Les arbitres ont donc ici créé de toute pièce un concept original que nous pourrions
dénommé “ le cyber domaine public ”. Ils affirment clairement que l’intérêt du
public serait mieux servi si les internautes avaient la possibilité d’accéder à des
annuaires électroniques via plusieurs sociétés et sites :
“We conclude that the public interest is best served if the net users can access to
business directories through more than one company and site.”
De cette phrase, ressort d’une certaine manière, la conception américaine de la
société de consommation qui ne peut fonctionner sans une certaine concurrence.
Il faut laisser aux consommateurs que sont les internautes, le choix dans les sites
qu’ils veulent consulter pour cette activité particulière des pages jaunes. Le
monopole d’une société sur un tel type de service ne serait donc pas compatible avec
“ l’esprit du Net ”. Pourtant la particularité technique d’attribution des noms de
domaine conduit naturellement à l’exclusivité, et la décision des arbitres n’empêche
pas le défendeur de profiter de celle-ci.
Le panel n’est cependant pas en contradiction avec lui-même puisqu’il existe
différente façon d’enregistrer le terme pages jaunes dans un nom de domaine et
notons au passage que France Telecom possède déjà “ lespagesjaunes.fr ” ce qui lui
permet de fournir sa propre prestation sans que ses intérêts soient mis en péril par le
non transfert du nom de domaine :
“Further, we find that through the vast array of web sites which Complainant
directly or indirectly controls, the Complainant can propose its services and derives
40
enough income from advertising, so that its own interests are not imperiled by the
coexistence with the Respondent’s domain name.”
Cette solution originale nous semble donc équitable, surtout si nous envisageons les
conséquences qu’une solution contraire aurait pu engendrer.
En effet, si France Telecom avait pu récupérer tous les noms de domaine
reproduisant sa marque, il aurait empêché toutes les autres compagnies de fournir un
service similaire sous un nom de domaine clair et simple à retenir.
La règle du “ premier arrivé, premier servi ” trouve ici une nouvelle justification, en
ce qu’elle répond à certains “ impératifs naturels ” que sous entend Internet.
Cette nouvelle exception au droit des marques consacre donc “ l’intérêt du public ”
qui empêcherait le titulaire d’une marque de s’approprier tous les noms de domaine
correspondant de près ou de loin à un signe descriptif.
Cette solution pose cependant de nouvelles difficultés. En effet, certains auteurs se
sont posés la question : “ qu’est ce qu’un terme descriptif qui doit rester dans le
domaine public afin que la société de consommation fonctionne aisément ? ”50.
Nous pouvons essayer d’y répondre en affirmant que la marque ne doit pas pouvoir
user de ses titres pour monopoliser, par le biais de termes génériques, des services
dont l’internaute aurait besoin. Pour définir ce besoin, il est nécessaire de raisonner
par rapport à la notion de consommateur. C’est en cherchant à le protéger, en le
plaçant au cœur de la société de consommation, que les arbitres ont pu décider que la
marque ne pouvait prétendre au contrôle de tous les noms de domaine lui étant
rattachés.
B. L’Affaire “ icqplus.org ” (D 2001-0003)
AOL, un des géants de l’Internet, possède un nombre important de marques
protégeant son produit “ ICQ ”, en anglais “ I seek you ”, un logiciel de messagerie
instantanée. AOL est déjà titulaire des marques et noms de domaine “ icq.com ” et a
régulièrement obtenu le transfert de nombreuses adresses électroniques
contrefactrices.
Monsieur Vadim Eremeev, un internaute russe, a récemment développé un logiciel
gratuit qui permet de changer non seulement l’apparence d’ICQ, mais encore de
l’améliorer. Il a naturellement nommé son œuvre “ Icqplus ” et la propose en
téléchargement sur son site “ icqplus.org ”.
Il reconnaît qu’il connaissait les droits de marque du requérant et fait remarquer au
panel qu’il a volontairement choisi l’extension “ .org ” afin d’indiquer à l’internaute
du caractère non commercial de son site. Ainsi il aurait fait disparaître toute
confusion possible entre son nom de domaine et la marque du requérant :
The Domain Name was registered in order to provide an understandable conformity between the
name of the Respondent's software product and the name of the site on the Internet, and at the same
time avoid any confusion on the association between the Respondent and the official services of the
Complainant. In order to indicate the non-commercial orientation of the Respondent’s services, the
.org TLD was used as a contrast to the Complainant’s official web site at "icq.com".
L’arbitre dans cette affaire reconnaît tout de même que le nom de domaine est
similaire au point de prêter à confusion avec la marque célèbre du complaignant,
mais à tout de même refuser d’ordonner le transfert.
Il considère en effet que le site du défendeur n’est pas commercial et qu’il n’y a pas
de risque de détourner le consommateur ou de ternir les marques du requérant :
“the Panel therefore concludes that the Complainant has failed to prove that
Respondent is not making a legitimate noncommercial or fair use of the Domain
Name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to
tarnish the trademark/s of the Complainant”.
50
Christophe Caron, “ Communication-Commerce électronique ” Edition du jurisclasseur, n°99, page
24, octobre 2000.
41
L’internaute russe avait pris soin, après avoir été contacté par les représentants
d’AOL, d’ajouter des liens sur le site officiel et de fournir quelques explications
quant à la nature du site et quant aux droits de marque du requérant.
Si le défendeur n’a pas succombé, c’est que ses intentions ne préjudiciaient pas
véritablement le demandeur. Au contraire, nous pouvons penser que les services qu’il
propose sur son site son en faveur du consommateur en ce qu’ils lui permettent
d’améliorer le programme du demandeur sans en retirer un gain pécuniaire.
L’arbitre a donc considéré que le nom de domaine n’avait été ni enregistré ni utilisé
de mauvaise foi.
Cette décision s’inscrit dans cette mouvance qui permet aux internautes d’apporter
leurs contributions au développement de l’Internet en les autorisant d’utiliser dans
une certaine mesure des marques valablement enregistrées.
C. L’Affaire “ Aol Trader ” (D 2000-1604)
Ici encore, l’américain AOL va perdre le nom de domaine intéressant de
“ aoltrader.com ”. Dans cette affaire, le défendeur avait enregistré ce nom de
domaine dans le but de fournir des informations et des services relatifs aux actions en
bourse du groupe. Il définit lui même son site comme :
"My site is a place where someone who is interested in trading the America Online
stock via a brokerage transaction can come to me for advice on what the best
available purchase/sale price may be at the time. Therefore, because I trade the
stock AOL, I bought the domain name <aoltrader.com>."
L’arbitre considère ici que le nom de domaine est bien similaire au point de prêter à
confusion, l’ajout du nom “ trader ” étant sans signification légale.
Cependant, il va considérer que le défendeur a un droit ou un intérêt légitime dans
l’utilisation du nom de domaine. L’arbitre constate que le site est en relation avec
une offre de bonne foi de service, (i.e., online stock brokerage services), et que le
demandeur en fait un usage loyal (fair use).
Enfin, pour déterminer la bonne foi du défendeur, l’arbitre va prendre en
considération le fait d’avoir décliner toute affiliation avec le complaignant. En effet,
pour cet arbitre, cette attitude est une preuve de sa bonne foi, telle qu’elle ressort de
la “ fair use ” doctrine :
“Further, Respondent's disclaimer on its web site of any affiliation with Complainant
supports a determination of "good faith," for purposes of application of the "fair use"
doctrine. See 15 U.S.C. §1115(4).”
Pourtant tout en reconnaissant cet élément favorable, il va tout de même considérer
que l’enregistrement et l’utilisation ont été faites de mauvaise foi, dans la mesure où
le défendeur avait proposé de vendre le nom de domaine au demandeur pour une
somme excessive.
Malgré cette anicroche, il faut retenir que l’intérêt légitime a été retenu empêchant
AOL de s’approprier un nom de domaine qu’elle n’aurait certainement jamais utilisé.
D’une certaine manière, c’est le consommateur qui ressort victorieux de ce litige, en
ce qu’il est toujours le destinataire potentiel de ce type de service.
Section 2 : La liberté d’expression proprement dite
La liberté d’expression dans les décisions que nous allons étudier est mise au premier
plan. Pourtant, il ne suffit pas de l’invoquer pour garder un nom de domaine qui
reproduirait une marque. Les arbitres prennent en considérations de nombreux
éléments factuels pour se déterminer et il n’est pas toujours évident de dégager des
42
conditions claires qui permettraient de conserver un nom de domaine au nom de la
liberté d’expression.
Nous étudierons donc plusieurs décision similaires qui n’ont pas toujours abouti aux
mêmes solutions.
A. L’Affaire “ Bridgestone Firestone ” (D 2000-0190)
Le requérant, la société américaine de pneumatiques “ Bridgestone-Firestone ” est
titulaire depuis 1921 de plusieurs marques de commerce et de services incluant les
termes de “ bridgestone ” et de “ firestone ”, ainsi que de plusieurs noms de domaine
en “ .com ” reprenant ses marques.
Le défendeur, un ancien employé de la firme en litige avec elle depuis 1990 a, le 8
août 1999, enregistré le nom de domaine “ bridgestone-firestone.net ”, afin
d’exprimer librement ses griefs.
Le demandeur ne pouvant accepter pareille situation a naturellement engagé une
procédure devant les arbitres de l’OMPI. Celui-ci a d’ailleurs été prévoyant en ce qui
concerne sa communication électronique puisqu’il a fait enregistrer, pour empêcher
leurs utilisations, les noms de domaine peu favorables de “ ihatebridgestone.com ”,
“ ihatefirestone.com ” et “ bridgestonesucks.com ”.
Malheureusement pour lui, la critique s’est exprimée sur un site dont le nom de
domaine n’est pas aussi virulent, bien au contraire.
Le défendeur était dans cette affaire sûr de ses droits dans la mesure où il a porté la
discussion directement sur le terrain de la liberté d’expression.
En effet, celui-ci reconnaît que son site a un objet critique, et que le premier
amendement de la constitution américaine lui permet d’utiliser les marques du
demandeur dans des noms de domaine, sans qu’il soit lié par la notion de “ fair use ”,
exception de l’U.S. Dillution Act de 1996 pour l’utilisation d’une marque célèbre si
l’usage est non commercial :
“Respondent contends that in using the Complainants’ trademarks in the Domain
Name, he is protected by the guarantee of free speech under the First Amendment of
the U.S. Constitution and is exempted from liability by the "fair use" exemption
under the U.S. Federal Anti-Dilution Act of 1996 for use of a famous mark if the use
is for noncommercial purposes or for news reporting and commentary.”
Le défendeur précise que sur son site toutes les précautions ont été prises pour que
l’internaute ne puisse pas croire qu’il se trouve sur le site officiel du demandeur.
Les arbitres ont, sans difficulté, constaté la similarité du nom de domaine avec les
marques du demandeur.
Comme d’habitude, la solution va basculer sur les deux autres conditions intimement
liées.
Pour affirmer que le défendeur avait bien un droit et un intérêt légitime fondés sur la
liberté d’expression, les arbitres ont procédé à une longue analyse faisant référence à
de nombreux précédents.
Pourtant, avant d’étudier la liberté d’expression, ils se sont attachés à étudier le
caractère non commercial du site et la notion de “ fair use ” telle qu’elle a été définie
par l’ U.S. Federal Anti-Dilution Act of 1996.
Dans l’affaire “ Brookfield ”51 citée dans la décision, les arbitres ont noté que la
notion de “ fair use ” avait vocation à s’appliquer dans le cyberespace :
“ The fair use doctrine applies in cyberspace as it does in the real world.”. Dans
cette affaire, il a été jugé que la notion de “ fair use ” n’était pas respectée, parce que
le nom de domaine litigieux revêtait un caractère commercial, et que de plus il
utilisait l’extension “ .com ”.
51
See Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1065 (9th
Cir. 1999)
43
A contrario, dans l’affaire qui nous intéresse, les arbitres notent que l’extension
choisie est un “ .net ”, alors que dans la majorité des décisions que nous avons pu
étudier, cela n’avait aucune conséquence pour la solution du litige.
Les arbitres vont ensuite faire référence à une décision “ Bally ”52 où il avait été
décidé que l’utilisation de la marque dans le nom de domaine était nécessaire pour
pouvoir exprimer des critiques sur celle-ci et que le défendeur n’usait que de son
droit à la critique sans porter préjudice au demandeur :
“In Bally, the court held that the defendant’s use of a trademark in an Internet site
for purposes of consumer commentary and criticism did not infringe or dilute the
plaintiff’s mark. The court held that the defendant was "exercising his right to
publish critical commentary about Bally" and that he could not do so without making
reference to Bally”
Cette décision faisait directement référence au premier amendement :
“This is speech protected by the First Amendment”.
De plus cette cour a considéré que les internautes ne pouvaient raisonnablement
croire être connectés au site officiel de la marque puisqu’il était nommé “ Bally
sucks ”, ce qui peut se traduire, dans un langage châtié, “ Bally c’est nul ” :
“However, the court pointed out that "no reasonably prudent Internet user would
believe that "Ballysucks.com" is the official Bally site or is sponsored by Bally."”.
Dans cette affaire “ Bally ”, le nom de domaine incriminé était donc très évocateur.
Cependant, les arbitres ont considéré que le défendeur n’avait aucune raison
particulière d’utiliser cette circonlocution pour exprimer ses critiques :
“The Panel sees no reason to require domain name registrants to utilize
circumlocutions like <trademarksucks.com> to designate a website for criticism or
consumer commentary.”
De ces nombreuses constations, les arbitres se sont donc posés la question de savoir
si un usage loyal et la liberté d’expression pouvaient être invoqués en défense d’une
demande de transfert de nom de domaine :
“The question presented in this case is whether fair use and free speech are defenses
to a claim for transfer of a domain name under the Policy”.
Pour répondre par l’affirmative, il vont exclusivement se référer au paragraphe 4 (c)
(iii) où la notion de “ non-commercial fair use ” apparaît. Ils notent que malgré
l’absence de référence à la notion de liberté d’expression dans les règles édictées par
l’ICANN qui ne sont pas limitatives, son exercice démontre un droit ou un intérêt
légitime. Et de rajouter que le droit à la liberté d’expression devait être un des
fondements de l’Internet :
“Although free speech is not listed as one of the Policy’s examples of a right or
legitimate interest in a domain name, the list is not exclusive, and the Panel
concludes that the exercise of free speech for criticism and commentary also
demonstrates a right or legitimate interest in the domain name under Paragraph 4
(c)(iii). The Internet is above all a framework for global communication, and the
right to free speech should be one of the foundations of Internet law.”
Nous le voyons, les arbitres ont été très prudents dans leur analyse, en cherchant
toujours à se justifier. Nous devons en conclure que la reproduction exacte d’une
marque dans un nom de domaine, si l’usage fait est non commercial, et qu’il ne
préjudicie pas au droit du titulaire de la marque, peut conduire au rejet du transfert au
nom de la liberté d’expression. L’utilisation de l’extension “ .net ” étant un indice
supplémentaire favorable à cette approche sans pour autant être déterminent.
B. Les Affaires “ sucks.com ”
52
Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F.Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998)
44
Les noms de domaine composés de marques célèbres et de ce fameux “ sucks ” qui
irrite tant les entreprises se sont littéralement multipliés pour apparaître comme la
référence du nom de domaine critique. Les affaires sont nombreuses, et s’il est
généralement admis qu’un nom de domaine pareillement composé ne constitue pas
un enregistrement abusif, toutes les décisions ne sont pas semblables. En effet,
parfois ces “ sucks.com ” sont acceptés, parfois ils sont rejetés.
1. Les “ Sucks.com ” acceptés
Dans une décision “ wallmartcanadasucks.com ”53, l’arbitre a élaboré un long
développement pour refuser d’ordonner le transfert. Comme dans la décision
précédente, il va faire référence à de nombreuses jurisprudences américaines tout en
comparant les règles édictées par l’ICANN avec celles élaborées de l’U.S Anticybersquatting Consumer Protection Act (“ ACPA ”).
De toute ces références, l’arbitre va conclure solennellement que l’utilisation de
“ sucks.com ” rattaché au nom d’une entreprise était devenu une formule, un
standard pour exprimer ses critiques sur Internet :
“The use of the SUCKS.COM suffix attached to a company name has become a
standard formula for Internet sites protesting the business practices of a company”
Ce qui est intéressant pour notre étude, c’est qu’il affirme que cet ajout de “ sucks ”,
dans la mesure où il est couramment employé, ne permet pas d’affirmer que le nom
de domaine est similaire ou similaire au point de prêter à confusion.
Le nom de domaine, parce qu’il est clair, ne risque pas de semer le doute dans
l’esprit de l’internaute.
Pourtant, quand bien même ce nom de domaine laisserait entendre que le site lui
étant rattaché serait le lieu de critiques, son utilisation ne doit pas porter préjudice au
titulaire de la marque en ce qu’il serait considéré comme un site commercial destiné
à détourner la clientèle de la marque.
La liberté d’expression ne doit donc pas servir de prétexte à l’utilisation d’un site à
des fins commerciales qui préjudicieraient aux titulaires de marques.
Dans une décision “ lockheedsucks.com ” et “ lochheedmartinsucks.com ”, les faits
étaient en tout point similaires. Nous nous intéresserons ici au caractère similaire de
ce nom de domaine par l’ajout de ce “ sucks ”.
Les arbitres font référence à de nombreuses décisions du centre d’arbitrage où il avait
été jugé que cet ajout rendait le nom de domaine “ confusingly similar ”54.
Ils notent avec justesse que, jusqu’à présent, seule la décision
“ wallmartcanadasucks.com ” que nous venons d’entrevoir, a considéré que le nom
de domaine ne prêtait pas à confusion.
Invoquant à la fois le bon sens et l’esprit des règles édictées par l’ICANN, ils
considèrent qu’un nom de domaine combinant une marque et le mot “ sucks ”
indique clairement qu’il ne peut être affilié à une marque :
“A majority of this Panel agrees with the result reached by the panelist in the
Wallmartcanadasucks.com case, and disagrees with the opposite view in the previously cited cases.
Both common sense and a reading of the plain language of the Policy support the view that a domain
53
D 2000-1104
Diageo PLC v. Zuccarini, WIPO Case No. D2000-0996, Oct. 22, 2000 (guinness-sucks.com,
guinness-really-sucks.com, and others); Wal-Mart Stores, Inc. v. MacLeod, WIPO Case No. D20000662, Sept. 19, 2000 (wal-martsucks.com); Cabela’s Inc. v. Cupcake Patrol, NAF Case No. FA95080,
Aug. 29, 2000 (cabelassucks.com); Direct Line Group Ltd. v. Purge I.T., WIPO Case No. D20000583, Aug. 13, 2000 (directlinesucks.com); Dixons Group PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D20000584, Aug. 13, 2000 (dixonssucks.com); Freeserve PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D2000-0585,
Aug. 13, 2000 (freeservesucks.com); National Westminster Bank PLC v. Purge I.T., WIPO Case No.
D2000-0636, Aug. 13, 2000 (natwestsucks.com); Standard Chartered PLC v. Purge I.T., WIPO Case
No. D2000-0681, Aug. 13, 2000 (standardcharteredsucks.com); Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks,
WIPO Case No. D2000-0477, July 20, 2000 (wal-martcanadasucks.com & others).
54
45
name combining a trademark with the word "sucks" or other language clearly indicating that the
domain name is not affiliated with the trademark owner cannot be considered confusingly similar to
the trademark”
Nous ne pouvons que nous rallier à cette analyse, dans la limite toutefois, des problèmes posés par la
langue, comme nous allons pouvoir le constater.
2. Les “ sucks ” rejetés
Dans une décision “ accorsucks.com ”, le panel a considéré que le nom de domaine
était similaire au point de prêter à confusion et a refusé d’ordonner le transfert.
Pour comprendre cette solution, il est nécessaire de se replacer dans le contexte
factuel de l’espèce.
En effet, comme le note le pane, la société “ Accor ” et le défendeur sont tous deux
de nationalité française :
“ La Commission estime, d’autre part, en raison, notamment, de la nationalité française des parties,
établies toutes deux en France, du fait que les marques alléguées principalement sont des marques
françaises et que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux a son siège en France, qu’a
titre subsidiaire une approche de droit français peut être utilisée pour la solution du litige. ”
Les arbitres se sont alors posés la question de savoir si l’internaute français pouvait comprendre la
signification de l’ajout de “ sucks ” :
“ Ou bien le suffixe "sucks" est compris, dans le sens ci-dessus exposé, par le public susceptible de
lire le nom <accorsucks.com>, ou bien ce suffixe, pour le public concerné, n’a pas de sens
particulier.
Dans le premier cas d’un public anglophone averti, ou connaissant les pratiques de "cybergriping", le
mot "sucks" signifiera un service potentiel de critiques probablement distinct de la personne titulaire
de la marque et destiné à accueillir les doléances des mécontents de ladite marque. Le public
concerné ne fera donc pas, sans doute, de confusion entre "accor" et "accorsucks" (v. en ce sens
Décisions OMPI D2000-1015, Lockheed Martin corp.; D2000-1104, Wal Mart Stores; D2000-1455,
Mc Lane Company). ”
Pourtant les arbitres sont restés imbibés du droit français et de l’action en contrefaçon pour refuser de
dénier la similarité :
“ Il demeurera, néanmoins, dans cette situation, que la marque "accor" est totalement reproduite
dans la séquence "accorsucks" . Ceci, au regard du droit français, et indépendamment de tout risque
de confusion, peut constituer une contrefaçon de marque, par application de l’article L.713-2 du
Code français de la propriété intellectuelle qui dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire : (a) la reproduction (…) d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que
‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’ (…) pour des produits ou services identiques à
ceux désignés dans l’enregistrement".
Toujours au regard du droit français, il ne paraît pas que le Défendeur pourrait alléguer
sérieusement l’article L.713-6 du même Code qui indique : "L’enregistrement d’une marque ne fait
pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) (b) référence
nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant
qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine", en
raison spécialement du dernier alinéa du texte qui ajoute : "toutefois, si cette utilisation porte atteinte
à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite". ”
Pour confirmer leur raisonnement, les arbitres vont même jusqu’à faire référence au droit commun de
la responsabilité, jurisprudence et doctrine à l’appui, pour indiquer que l’exception de parodie si elle
est utilisée dans l’intention de nuire est fautive :
“ La Commission ajoutera, toujours pour le droit français, que si la question de la licéïté de la
parodie de marque est discutée, même lorsqu’il n’y a pas de confusion possible, l’utilisation de la
marque de tiers dans l’intention de nuire est fautive et peut engager la responsabilité civile de
l’auteur de ladite utilisation ”55
Si cette décision peut paraître choquante, eu égard aux nombreux cas similaires étudiés, il faut
souligner qu’elle s’est inscrite dans un cadre franco-français et qu’elle a le mérite de rappeler que
l’anglais n’a pas le monopole de l’Internet. En effet, il ne semble pas évident qu’un français puisse
saisir la signification de ce mot “ sucks ” :
55
v. TGI Paris, 9 mars 1987, JCP 1988, II, 20957, note Auvret ( aff. BASF) et, sur l’ensemble de la
question, P.Tréfigny, L’imitation, contribution à l’étude juridique des comportements référentiels,
Coll . CEIPI, PUS, 2000, n° 326, p. 243, note 60
46
“ Parallèlement à ce qui précède, la commission estime que dans le cas d’un public non anglophone,
voire anglophone, mais peu habitué aux expressions familières ou argotiques, bref, d’un public
ignorant la signification du mot "sucks" en soi ou pour désigner des sites de "cyberprotestation", la
formule "accorsucks" ne signifie rien de plus que l’adjonction à la marque connue "accor" d’un
suffixe dénué de sens particulier et, donc est inapte à constituer un "tout indivisible" modifiant
globalement la perception de la marque "accor" constituant les deux premières syllabes de la
séquence "accorsucks". ”.
Pour confirmer ces propos, le panel va faire référence à un autre décision rendue par le centre
d’arbitrage :
“De même, la Décision OMPI D2000- 0996, Diageo plc, a relevé : "As the Internet extends far
beyond the Anglophone world, a more difficult question arises as to whether non-english speaking
users of the Internet would be confused into believing that such a site is owned and / or controlled by
the Complainant. Because the word ‘sucks’ is a slang word with which all English speakers may not
be familiar, this Administrative Panel concludes that there may well be circumstances where Internet
users are not aware of the abusive connotations of the word and consequently associate the domain
name with the owner of the trademark.”
Il existerait donc des circonstances particulières dans lesquelles l’internaute ne serait pas averti de ces
connotations abusives associées aux noms de domaine.
Le panel a considéré que parce que le public pourrait se tromper, le nom de domaine serait similaire
au point de prêter à confusion :
“ Dans ces conditions, la Commission estime que le public pourra penser que le nom de domaine en
litige réfère à un service en relation avec le Requérant et, dès lors, le nom de domaine en cause sera
semblable au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits. ”.
Cette décision ne doit pas être critiquée parce qu’elle a le mérite de replacer les conflits dans leurs
contextes.
Une des solutions envisagées pour régler définitivement ce type de conflit serait de créer directement
une nouvelle extension “ .sucks ”.56
La liberté d’expression ne s’exprime pas exclusivement par le biais de ces constructions linguistiques,
et il nous faut maintenant envisager des actions un peu plus violentes.
C. L’Affaire “ Greenpeace ” (D 2001-0376)
Greenpeace s’est forgée depuis sa création la réputation d’être une organisation dont les actions sont
pour le moins “ musclées ”. Tout le monde a encore en mémoire la sinistre aventure du “ rainbow
warrior ”.
Aujourd’hui force est de constater que cette organisation s’est adaptée aux nouvelles technologies et à
Internet, en faisant du “ cybersquatting ” la forme moderne de l’action “ coup de poing ”.
Ici, l’organisation va apprendre qu’il n’est pas possible de tout se permettre au nom de la liberté
d’expression et de la sauvegarde de notre planète.
Les différends qui opposent Greenpeace et la société française “ COGEMA ” sont bien connus.
Greenpeace avait déjà frappé fort en installant une webcam à la sortie du fameux tuyau qui rejetait,
selon elle, des déchets radioactifs.57
A l’heure d’Internet, cette organisation a, le plus simplement du monde, déposé le nom de domaine de
“ cogema.org ” pour exprimer ses revendications écologiques.
La décision des arbitres de l’OMPI va reposer essentiellement dans l’appréciation de la mauvaise foi.
En effet, pour le panel, il n’existait aucun doute sur la similarité entre la marque et le nom de domaine.
De plus, dans la mesure où le nom de domaine reproduisait exactement la marque du requérant, et
qu’aucune autre indication du genre “ sucks ” n’y était ajoutée, la confusion dans l’esprit du public
devait s’analyser comme certaine.
Nous pouvons affirmer que ces seules considérations suffisaient à ordonner le transfert. Pourtant, les
arbitres ont continué leur analyse en démontrant la mauvaise foi de Greenpeace d’une manière assez
brutale.
56
“ Prenant en compte les usages actuels d'internet par les citoyens, les syndicats et la société civile, et
anticipant leur généralisation, Essential Information, animée par Ralph Nader, ont proposé la création
de sept nouveaux domaines de premier niveau.
Le suffixe .sucks serait créé pour permettre aux gens d'exprimer leur mécontentement a l'encontre
d'entreprises ou de tous types d'organismes. Essential Information évoque, à titre d'hypothèse,
aol.sucks, ompi.sucks, ou greenpeace.sucks. Il est évidemment exclu que l'entreprise ou l'organisation
concernée puisse acquérir et contrôler le .sucks correspondant à l'entreprise. ”,
Lettre n°27 - Militantisme et communication politiques en ligne (2)
29 mai 2000, http://www.temps-reels.net
57
Voir l’article de Florence Guernalec, “ Greenpeace vs Cogema ”, du 27 juin 2000,
http://www.linternaute.com/0redac_actu/0006_juin/000627greenpeace.shtml
47
En effet, pour établir cette condition, le panel a fait référence aux relations tendues qui existaient entre
les deux groupes :
“It is internationally known that the Complainant and the Respondent have permanently been in
conflict, GREENPEACE INTERNATIONAL multiplying political, legal or even physical actions and
harassments against the company COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES
(COGEMA) for the purpose of blocking the activities of the latter.”
De cet état de fait, il apparaissait clairement que Greenpeace avait déposé le nom de domaine de
mauvaise foi :
“These statements make it abundantly clear that the Domain Name was adopted with full knowledge
of the Complainant’s well-known COGEMA trade name and trademarks, and in bad faith.”
Le panel a donc véritablement pris en considération l’attitude agressive de Greenpeace vis à vis de la
COGEMA pour affirmer que ce dépôt avait été fait de mauvaise foi et qu’il préjudiciait au
demandeur :
“The registration of the Domain Name by such an aggressive opponent to the Complainant is, as
such, a sufficient element to prove the bad faith of the Respondent. Indeed, this registration by
GREENPEACE INTERNATIONAL of the Domain Name is evidently intended” .
Il faut noter que le panel souligne le fait qu’en tout état de cause Greenpeace pourra continuer de
s’exprimer sur son site, et qu’il n’a donc pas véritablement besoin du nom de domaine litigieux.
Nous le constatons, il n’est pas si évident de faire jouer la liberté d’expression pour conserver un nom
de domaine. Dans cette décision le panel a considéré que ce dépôt n’avait pour autre but que de
dénigrer la marque du demandeur et qu’il revêtait un caractère illégitime. Nous remarquerons que
c’était le cas pour toutes nos autres affaires sans que ce caractère illégitime n’ait été démontré.
Pour pouvoir valablement faire jouer la liberté d’expression, il est donc conseillé d’enregistrer un nom
de domaine qui dénigre sans ambiguïté la marque en question. Pourtant, nous l’avons vu, ce caractère
non ambiguë doit s’apprécier en fonction de la nationalité et de la langue des parties.
La solution proposée par le groupe “ Essential Information ” de créer une nouvelle
extension “ .sucks ”, semble aujourd’hui la plus satisfaisante en consacrant la liberté d’expression sur
Internet à l’échelle internationale.
48
CONCLUSION
Toutes ces décisions ont le mérite d’apporter des solutions nouvelles et originales dans le règlement
des litiges entre un nom de domaine et les titulaires de droits de marque.
Nous avons pu constater que dans les cas de “ cybersquatting ” évidents, cette procédure est
redoutablement efficace de part sa simplicité, sa rapidité et son faible coût. Si, à l’origine elle a été
spécialement conçu pour les titulaires de marques, elle a su s’adapter à des situations plus délicates, en
proposant des solutions qui ont soulevé la douloureuse question du statut juridique du nom de
domaine au niveau international.
L’enseignement principal de cette étude souligne que les titulaires de marques n’ont pas un droit
acquis au nom de domaine. En effet, si la marque préexistait au nom de domaine, celle-ci ne peut pas
en toutes circonstances s’approprier ce dernier. Nous avons pu le découvrir lorsque la marque s’est
avérée trop faible, ou lorsque des intérêts supérieurs lui ont rappelé qu’elle n’évoluait pas dans son
environnement naturel.
La route de la cohabitation pacifique entre ces deux signes distinctifs est encore longue. Pourtant, il
est possible de préconiser quelques conseils et d’imaginer des solutions qui permettront d’enterrer
plus vite la hache de guerre.
Au titre des conseils, nous ne pouvons qu’encourager les titulaires de marques à faire preuve de
parcimonie dans leurs actions, dans la mesure où Internet est un espace de liberté qui s’accommode
mal de prétentions monopolistiques. Tous ceux qui ont voulu faire taire les internautes bavards l’ont
appris à leurs dépens. Tous ceux qui ont crû qu’Internet n’était qu’un nouveau moyen de faire des
affaires ont dû se raviser et laisser une place à l’esprit désintéressé et bienveillant.
La marque a souvent été trop gourmande en croyant qu’elle pouvait s’approprier seule le “ gâteau
Internet ”.
Au titre des solutions, nous ne pouvons qu’espérer la reconnaissance légale du nom de domaine en
tant que signe distinctif à part entière.
Si cette solution est envisageable pour les entreprises, elle ne règle pas la situation des particuliers. En
effet, dans quelle mesure l’internaute aurait un droit au nom de domaine lorsque celui-ci imiterait une
marque ou un autre signe distinctif ?
La réponse se situe certainement dans une meilleure attribution des noms de domaines, notamment
avec les nouvelles extensions. Celles-ci doivent dorénavant répondre à des exigences précises comme
la nécessité de prouver de l’existence d’un titre dans la demande. Il est aussi souhaitable d’encourager
les sous domaines qui permettraient de créer de véritable catégories qui réintroduiraient le principe de
spécialité dans les noms de domaine.
49
LISTE DES DECISIONS
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d99-0001.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0007.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0193.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0747.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0003.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0003.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1400.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0001.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1120.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1132.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1156.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-53.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0273.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0873.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0430.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0753.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0022.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0038.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0190.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1104.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0996.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0627.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-174.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-261.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-177.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-392.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0822.html
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-235.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-210.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-596.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1532.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0023.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0060.html
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-407.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1044.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-100.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-488.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-230.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1202.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0450.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0047.html
50
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-96.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0068.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0491.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-008.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0054.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0427.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0204.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0803.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0518.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0807.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0426.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0489.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0490.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2001-0003.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1604.html
•
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0376.html
51
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages Généraux
•
Droit de la propriété industrielle, par Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst, Précis Dalloz 5è
éd. 1998
•
Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux
• Droit de la propriété industrielle ,Ed. Dalloz, 3ème édition, 1997 Schmidt- Szalewski J.
• Le droit des marques, Joanna Schmidt-Szalewski
•
Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de
l’Internet du 30 avril 1999 http://wipo2.wipo.int/
•
“ TradeMarks and domain names ”, Patrik Gunning, Senior Associate, Mallesons Stephen Jaques
Mémoires et Thèses
•
Internet, noms de domaine et droit des marques, par Romain Gola, mémoire pour le DEA Droit
des médias, réalisé sous la direction de Monsieur le Professeur Jean Frayssinet, 1997-1998,
Faculté de Droit et de Sciences politiques d’Aix-Marseille.
•
Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine, étude réalisée par Alexandre
Nappey, DESS droit du multimédia et des systèmes d’information, Université Robert Schumann
et CEIPI, Strasbourg, août 1999.
•
Le statut des noms de domaine, Ledrich E., , Mémoire DEA Montpellier, 2000
Articles
•
“ Le régime juridique du nom de domaine en question ”, Frédéric Glaize et
Alexandre Nappey, Juriscom.net 19 février 2000
•
“ Etat des lieux du règlement international des litiges ”, Cyril Fabre, Expertise,
avril 2000, page 96
•
“ Le recours à la technique du “ premier arrivé, premier servi ” dans le droit des
nouvelles technologies…ou comment gérer la rareté des ressources naturelles
informatiques ”, Laurence Ravillon, JCP G, n°47, 22 novembre 2000 page 2111
•
"Pseudonymes et noms de domaine", Lionel Thoumyre Juriscom.net, novembre 1998. Première publication : Netsurf, n°31, octobre 1998
•
"Pseudonymes et noms de domaine", Gérard Haas 12 août 1998, Juriscom.net
•
“ Application du principe de spécialité aux marques sur Internet ” Frédéric Glaize Juriscom.net,
21 juillet 2001
,
,
• “ Communication-Commerce électronique ” Christophe Caron, Edition du jurisclasseur, n°99,
page 24, octobre 2000
• “ Plaidoyer pour une évolution de la jurisprudence ”, Fabrice Hercot, expertise, mai 2001
• “ De l’antériorité d’un nom de domaine sur une marque ”, Frédéric Glaize, Expertise, Janvier
2001
52
• “ L’imitation, contribution à l’étude juridique des comportements référentiels ”, P.Tréfigny Coll .
CEIPI, PUS, 2000, n° 326, p. 243, note 60
• Lettre n°27 - Militantisme et communication politiques en ligne (2) 29 mai 2000,
http://www.temps-reels.net
• “ Le droit des marques aux frontières du virtuel ”, Eric franchi, 17/03/2001 http://www.lexelectronica.org/articles/v6-1/franchi.htm
53
WEBLIOGRAPHIE
http://www.icann.org
http://www.iana.org/
http://www.internic.net/
http://www.dnso.org/
http://www.juriscom.net/
http://www.jurisexpert.com/
http://www.jurisnet.org/
http://www.lex-electronica.org/
http://www.ompi.int
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.brmavocats.com
http://www.legalis.net/legalnet
http://www.droit-technologie.org/fr/
54
ANNEXES
55
Principes directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs adoptés le 26 août 1999
Documents d’application approuvés le 24 octobre 1999
Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
Note : Ces principes directeurs sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en
oeuvre peut être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm.
Principes directeurs régissant le règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaine
(approuvés par l’ICANN le 24 octobre 1999)
1. Objet. Les présents principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges
relatifs aux noms de domaine ("principes directeurs") ont été adoptés par l’Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Incorporés par renvoi dans votre
contrat d’enregistrement, ils énoncent les clauses et conditions applicables à l’occasion d’un
litige entre vous et toute partie autre que nous mêmes (l’unité d’enregistrement) au sujet de
l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de l'Internet enregistré par vous. La
procédure visée au paragraphe 4 des présents principes directeurs sera conduite
conformément aux règles d'application des principes directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure"), disponibles à
l’adresse www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, et aux règles supplémentaires de
l’organisme choisi pour administrer le règlement du litige.
2. Vos dires. En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine, ou le maintien en
vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous
garantissez que a) ce que vous avez déclaré dans votre contrat d’enregistrement est
complet et exact, b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera
en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez
pas le nom de domaine à des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de
domaine en violation des lois ou règlements pertinents. Il vous incombe de déterminer si
votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux
droits d’autrui.
3. Annulation, transfert et modification. Nous annulerons ou transférerons un
enregistrement de nom de domaine, ou lui apporterons toutes autres modifications qui
s’imposent, dans les cas suivants :
56
a) sous réserve des dispositions du paragraphe 8, sur instruction à cet effet, émanant de
vous ou de votre mandataire et donnée par écrit ou par des moyens électroniques
appropriés;
b) sur ordonnance à cet effet d’un tribunal ou d’une instance arbitrale, selon le cas
d'espèce; ou
c) à réception d’une décision d’une commission administrative ordonnant une telle mesure
dans toute procédure administrative à laquelle vous avez été partie et qui a été conduite en
vertu des présents principes directeurs ou d'une version ultérieure de ceux-ci qui aura été
adoptée par l’ICANN. (Voir ci-après le paragraphe 4.i) et k)).
Nous pouvons aussi annuler ou transférer l’enregistrement d’un nom de domaine ou lui
apporter d’autres modifications en application des clauses de votre contrat d’enregistrement
ou d’autres exigences légales.
4. Procédure administrative obligatoire.
Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une
procédure administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l’un des
organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l’adresse
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (dénommé chacun institution de règlement).
a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative
obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement
compétente que
i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à
une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y
attache; et
iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d’apporter la preuve que
ces trois éléments sont réunis.
b) Preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi. Aux fins du
paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée
par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement
aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de
domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à
un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que
vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque
de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous
êtes coutumier d'une telle pratique,
iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les
opérations commerciales d’un concurrent ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins
lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous
appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui
concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace
Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
57
c) Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de domaine et
vos intérêts légitimes qui s’y attachent. Lorsque vous recevez une plainte, reportez-vous
au paragraphe 5 des règles de procédure pour déterminer comment préparer votre réponse.
Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve
présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y
attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des
circonstances ci-après:
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom
correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de
services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine
considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine
sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion
ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
d) Choix de l’institution de règlement. Le requérant choisit l’institution de règlement parmi
celles qui sont agréées par l’ICANN en soumettant sa plainte à cette institution de
règlement. L’institution de règlement choisie administre la procédure, sauf lorsqu'il y a
jonction de procédure comme il est prévu au paragraphe 4)f).
e) Introduction de l’instance, ouverture de la procédure et nomination de la
commission administrative. Les règles de procédure définissent la marche à suivre pour
l’introduction de l’instance et le déroulement de la procédure et pour la nomination de la
commission qui sera appelée à statuer sur le litige (la "commission administrative").
f) Jonction de procédures. En cas de pluralité de litiges entre vous et un requérant, vous
ou le requérant pouvez demander la jonction des procédures y relatives auprès d’une même
commission administrative. Cette demande sera faite auprès de la première commission
administrative nommée pour connaître d’un litige en instance entre les parties. Cette
commission administrative peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation, de joindre plusieurs procédures ou toutes les procédures afférentes à ces
litiges, à condition que les litiges faisant l’objet de cette jonction de procédures soient régis
par les présents principes directeurs ou par une version ultérieure de ceux-ci qui aura été
adoptée par l’ICANN.
g) Taxes et honoraires. Toutes les taxes et tous les honoraires perçus par une institution
de règlement en relation avec un litige porté devant une commission administrative
conformément aux présents principes directeurs sont acquittés par le requérant, sauf dans
les cas où vous choisissez de porter de un à trois le nombre des membres la commission
administrative, comme il est prévu au paragraphe 5)b)iv) des règles de procédure, auquel
cas toutes les taxes et tous les honoraires seront partagés à parts égales entre vous et le
requérant.
h) Notre association à la procédure administrative. Nous ne devons pas prendre part et
nous ne prenons en aucun cas part à l’administration ni au déroulement d’une procédure
devant une commission administrative. En outre, notre responsabilité ne saurait être
engagée du fait des décisions rendues par une commission administrative.
i) Mesures de réparation. Les mesures de réparation pouvant être demandées et
obtenues par le requérant dans le cadre de toute procédure auprès d’une commission
administrative sont limitées à la radiation de votre nom de domaine ou au transfert de
l’enregistrement de votre nom de domaine au requérant.
j) Notification et publication. L’institution de règlement nous avise de toute décision
rendue par une commission administrative au sujet d’un nom de domaine que vous avez
enregistré auprès de nous. Toutes les décisions rendues conformément aux présents
principes directeurs sont publiées intégralement sur l’Internet, sauf dans le cas exceptionnel
où la commission administrative décide de retrancher certaines parties de sa décision.
k) Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure administrative obligatoire visée au
paragraphe 4 ne vous interdit pas, non plus qu’elle n’interdit au requérant, de porter le litige
devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l’ouverture de cette
procédure administrative obligatoire ou après sa clôture. Si une commission administrative
58
décide que votre enregistrement de nom de domaine doit être radié ou transféré, nous
surseoirons à l’exécution de cette décision pendant dix (10) jours ouvrables (selon les
usages établis au lieu de notre siège) après en avoir été informés par l’institution de
règlement compétente. Nous exécuterons ensuite cette décision, à moins d’avoir reçu de
vous dans ce délai de dix (10) jours ouvrables un document officiel (par exemple la copie
d’une plainte, portant le tampon d’enregistrement d'un greffe de tribunal) attestant que vous
avez engagé des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant en un for dont le requérant
a accepté la compétence conformément au paragraphe 3)b)xiii) des règles de procédure.
(En règle générale, ce sera soit au lieu de notre siège, soit à celui de votre adresse telle
qu’elle figure dans notre répertoire. Pour plus de précision, voir les paragraphes 1 et 3)b)xiii)
des règles de procédure). Si nous recevons un document de cette nature dans le délai de
dix (10) jours ouvrables imparti, nous n’exécuterons pas la décision de la commission
administrative et nous ne prendrons aucune autre mesure tant que nous n’aurons pas reçu
i) preuve satisfaisante à nos yeux d’un règlement entre les parties; ii) preuve satisfaisante à
nos yeux du rejet ou du retrait de votre action en justice; ou iii) copie d’un jugement par
lequel un tribunal compétent vous déboute de votre action en justice ou dit que vous n’avez
le droit de continuer à utiliser votre nom de domaine.
5. Autres litiges et conflits. Tous autres litiges vous opposant à une partie autre que nousmêmes au sujet de l’enregistrement de votre nom de domaine qui ne relève pas de la
procédure administrative obligatoire prévue au paragraphe 4 sont réglés entre vous et cette
autre partie par voie judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être
invoquée.
6. Association de l’ICANN aux litiges. Nous ne prendrons en aucune façon part à un litige
vous opposant à une partie autre que nous-mêmes en ce qui concerne l’enregistrement et
l’utilisation de votre nom de domaine. Vous ne devez pas nous citer comme partie ni nous
associer d’aucune manière à une telle procédure. Au cas où nous serions cités comme
partie dans une procédure de cette nature, nous nous réservons le droit de recourir à tout
moyen de défense que nous jugerons approprié et à prendre toute autre mesure nécessaire
pour assurer notre défense.
7. Maintien du statu quo. Nous ne pouvons radier, transférer, activer, désactiver ou
modifier d’une autre manière le statut de l’enregistrement d’un nom de domaine en vertu des
présents principes directeurs, si ce n’est dans les conditions prévues au paragraphe 3 cidessus.
8. Transfert au cours d’un litige.
a) Transfert d’un nom de domaine à un nouveau détenteur.
Vous ne pouvez pas transférer l’enregistrement de votre nom de domaine à un autre
détenteur i) pendant qu’une procédure administrative visée au paragraphe 4 est en instance
et pendant les quinze (15) jours ouvrables (selon la pratique constatée au lieu de notre
principal établissement) suivant la clôture de cette procédure, ni ii) pendant qu’une action en
justice ou une procédure d’arbitrage concernant votre nom de domaine est en instance, à
moins que la personne à qui l’enregistrement du nom de domaine est transféré accepte, par
écrit, d’être liée par la décision du tribunal ou de l’arbitre. Nous nous réservons le droit
d’annuler tout transfert d’enregistrement d’un nom de domaine à un autre titulaire qui serait
fait en violation des dispositions du présent alinéa.
b) Changement d’unité d’enregistrement. Vous ne pouvez pas transférer l’enregistrement
de votre nom de domaine à une autre unité d’enregistrement pendant qu’une procédure
administrative visée au paragraphe 4 est en instance et pendant les quinze (15) jours
ouvrables (selon l’usage constaté au lieu de notre principal établissement) suivant le clôture
de cette procédure. Vous pouvez transférer l’administration de l’enregistrement de votre nom
de domaine à une autre unité d’enregistrement pendant qu’une action en justice ou une
procédure d’arbitrage est en instance, à condition que le nom de domaine que vous avez
59
enregistré auprès de nous continue de faire l’objet de la procédure engagée contre vous
conformément aux présents principes directeurs. Au cas où vous transféreriez chez nous
l’enregistrement d’un nom de domaine pendant qu’une action en justice ou une procédure
d’arbitrage est en instance, ce litige resterait soumis aux principes directeurs de l’unité
d’enregistrement d’où l’enregistrement du nom de domaine aurait été transféré.
9. Modification des principes directeurs. Nous nous réservons le droit de modifier à tout
moment les présents principes directeurs avec la permission de l’ICANN. Nous publierons la
version révisée de nos principes directeurs à l'adresse <URL> trente (30) jours au moins
avant leur entrée en vigueur. Si les présents principes directeurs ont déjà été invoqués par
introduction d’une plainte auprès d’une institution de règlement, la version en vigueur à la
date considérée restera applicable à votre égard jusqu’au règlement du litige; en toute autre
hypothèse, les modifications apportées aux principes directeurs vous lieront dans tout litige
portant sur un nom de domaine, même s’il est né avant la date d’entrée en vigueur de cette
modification. Au cas où vous contesteriez une modification des présents principes
directeurs, votre seul recours consiste à faire radier l’enregistrement de votre nom de
domaine auprès de nous, sans pouvoir toutefois prétendre à un remboursement de taxes. La
nouvelle version des principes directeurs reste applicable à votre égard jusqu’à la radiation
de l’enregistrement de votre nom de domaine.
60
Règles d’application des principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs
aux noms de domaine
Principes directeurs adoptés le 26 août 1999
Documents d’application approuvés le 24 octobre 1999
Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Note : Ces règles sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en oeuvre peut
être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm.
Règles d’application des principes directeurs régissant le
règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
("règles de procédure")
(approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999)
Les procédures administratives de règlement des litiges selon les principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptés par
l’ICANN sont régies par les présentes règles ainsi que par les règles supplémentaires de
l’institution de règlement chargée d’administrer la procédure, qui sont affichées sur le site
Web de celle-ci.
1. Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par
Requérant la partie qui dépose une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de
domaine.
ICANN l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
For une instance judiciaire du lieu soit a) où l’unité d’enregistrement à son siège (à condition
que le détenteur du nom de domaine en ait reconnu la compétence dans son contrat
d’enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l’utilisation du nom de
domaine ou nés de cette utilisation), soit b) où le détenteur du nom de domaine a son
domicile, tel qu’il est indiqué pour l’enregistrement du nom de domaine dans le répertoire
d’adresses de l’unité d’enregistrement à la date à laquelle la plainte est déposée auprès de
l’institution de règlement.
Commission la commission administrative constituée par l’institution de règlement pour
statuer sur une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de domaine.
Expert/membre de (la) commission toute personne nommée par l’institution de règlement
pour faire partie d'une commission.
Partie le requérant ou le défendeur.
Principes directeurs les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges
relatifs aux noms de domaine, qui sont incorporés par renvoi dans le contrat
d’enregistrement et en font ainsi partie intégrante.
61
Institution de règlement un organisme de règlement des litiges agréé par l’ICANN. La liste
de ces organismes figure à l’adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.
Unité d’enregistrement l’entité auprès de laquelle le défendeur a enregistré le nom de
domaine qui fait l’objet de la plainte.
Contrat d’enregistrement le contrat conclu entre une unité d’enregistrement et le détenteur
d’un nom de domaine.
Défendeur le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine contre lequel une plainte est
introduite.
Recapture illicite de nom de domaine l’invocation de mauvaise foi des principes directeurs
pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l’enregistrement de ce nom de
domaine.
Règles supplémentaires les règles adoptées par l’institution de règlement chargée
d’administrer une procédure en complément des présentes règles. Les règles
supplémentaires, qui ne sauraient être en contradiction avec les principes directeurs ni avec
les présentes règles, portent notamment sur les taxes et honoraires, les limites et directives
en ce qui concerne le nombre de mots et de pages, les moyens de communication avec
l’institution de règlement et avec la commission et la forme des pages de couverture.
2. Communications
a) Pour transmettre une plainte au défendeur, il incombe à l’institution de règlement
d’employer les moyens dont il peut raisonnablement disposer pour que le défendeur reçoive
effectivement notification. L’institution de règlement est réputée s’être acquittée de cette
obligation si elle donne effectivement notification au défendeur ou emploie à cet effet les
mesures suivantes :
i) envoi de la plainte à toutes les adresses postales et adresses de télécopieur A)
indiquées pour l’enregistrement de ce nom de domaine dans le répertoire d’adresses de
l’unité d’enregistrement en ce qui concerne le détenteur du nom de domaine enregistré, le
contact technique et le contact administratif et B) fournies par l’unité d’enregistrement à
l’institution de règlement en ce qui concerne le contact pour la facturation relative à
l’enregistrement; et
ii) envoi de la plainte sous forme électronique (y compris les annexes, dans la mesure
où elles existent sous cette forme) par messagerie électronique :
A) aux adresses de messagerie électronique indiquées pour ces contacts
technique, administratif et pour la facturation;
B) au postmaster@<le nom de domaine contesté>; et
C) si le nom de domaine (ou "www." suivi du nom de domaine) pointe vers une
page Web active (autre qu’une page générique dont l’institution de règlement constate
qu’elle est tenue par une unité d’enregistrement ou un prestataire de services Internet
pour parquer des noms de domaine enregistrés par des détenteurs de noms de
domaine multiples), à toute adresse de messagerie électronique indiquée ou lien de
messagerie électronique figurant sur cette page Web; et
iii) envoi de la plainte à toute adresse pour laquelle le défendeur a notifié sa
préférence à l’institution de règlement et, dans la mesure du possible, à toutes autres
adresses indiquées par le requérant à l’institution de règlement en vertu du
paragraphe 3.b)v).
b) Sauf dispositions du paragraphe 2.a), toute communication écrite au requérant ou au
défendeur prévue par les présentes règles sera faite par le moyen pour lequel l'intéressé a
marqué sa préférence (voir les paragraphes 3.b)iii) et 5.b).iii)), ou, en l’absence d’une telle
indication
i) par télécopie ou transmission de facsimilé, avec confirmation de la transmission; ou
62
ii) par courrier postal ou service de messagerie, port prépayé et avec demande
d'accusé de réception; ou
iii) par voie électronique via l’Internet, à condition qu’il y ait une trace de sa
transmission.
c) Toute communication à l’institution de règlement ou à la commission doit être faite par les
moyens et de la manière (notamment en ce qui concerne le nombre d’exemplaires) prescrits
dans les règles supplémentaires de l’institution de règlement.
d) Les communications sont établies dans la langue prescrite au paragraphe 11. Les
communications par messagerie électronique sont envoyées en clair, si cela est réalisable.
e) Toute partie peut actualiser ses coordonnées par notification à l’institution de règlement et
à l’unité d’enregistrement.
f) Sauf disposition contraire des présentes règles ou décision contraire d’une commission,
toutes les communications prévues par les présentes règles sont réputées avoir été faites :
i) si elles sont effectuées par télécopie ou transmission de facsimilé, à la date indiquée
sur la confirmation de la transmission;
ii) si elles sont effectuées par courrier postal ou par service de messagerie, à la date
apposée sur l’accusé de réception;
iii) si elles sont effectuées via l’Internet, à la date à laquelle la communication a été
transmise, pour autant que cette date de transmission soit vérifiable.
g) Sauf disposition contraire des présentes règles, tous les délais calculés, en vertu des
présentes règles, à partir de la date à laquelle une communication a été effectuée
commencent à courir à la date la plus ancienne à laquelle la communication est réputée
avoir été faite conformément au paragraphe 2.f).
h) Il est communiqué copie de toute communication
i) faite par la commission à une partie : à l’autre partie;
ii) faite par l’institution de règlement à une partie : à l'autre partie; et
iii) faite par une partie : à l’autre partie, à la commission et à l’institution de règlement,
selon le cas.
i) Il incombe à l’expéditeur de conserver une trace écrite de la réalité et des circonstances de
l’envoi, qui devra être tenue à disposition pour vérification par les parties concernées et pour
référence.
j) Si la partie expéditrice d’une communication reçoit un avis de non délivrance de cette
communication, elle doit sans délai en communiquer la teneur à la commission (ou, s’il n’a
pas encore été nommé de commission, à l’institution de règlement). La suite de la procédure
concernant cette communication et une éventuelle réponse s’effectuera conformément aux
instructions de la commission (ou de l’institution de règlement).
3. La plainte
a) Toute personne physique ou morale peut engager une procédure administrative en
adressant une plainte en vertu des principes directeurs et des présentes règles à toute
institution de règlement agréée par l’ICANN. (Pour cause de capacité limitée ou pour
d’autres raisons, une institution de règlement peut parfois être provisoirement dans
l’impossibilité d’accepter des plaintes. L’institution de règlement refusera alors l’introduction
de la plainte. La personne physique ou morale peut dans ce cas soumettre la plainte à une
autre institution de règlement.)
b) La plainte doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas
sous cette forme) sous forme électronique et doit :
63
i) comporter une requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte conformément aux
principes directeurs et aux présentes règles;
ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de
téléphone et de télécopieur du requérant et, le cas échéant, du mandataire habilité à agir au
nom de celui-ci dans la procédure administrative;
iii) indiquer la méthode d'acheminement que le requérant préfère pour les
communications qui lui seront destinées au cours de la procédure administrative (personne
à contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages
électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier;
iv) indiquer si le requérant choisit de faire statuer sur le litige un expert unique ou une
commission composée de trois membres et, lorsque le requérant opte pour la commission
de trois membres, fournir les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la
commission (ces candidats peuvent être choisis sur la liste d'experts de toute institution de
règlement agréée par l’ICANN);
v) donner le nom du défendeur (détenteur du nom de domaine) et tous les éléments
d’information (y compris les adresses postale et électronique et les numéros de téléphone et
de télécopieur) connus du requérant sur la manière d’entrer en contact avec le défendeur ou
son mandataire éventuel, y compris les coordonnées obtenues lors de tractations ayant
précédé le dépôt de la plainte, de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution
de règlement de transmettre la plainte selon la procédure prévue au paragraphe 2.a);
vi) préciser le ou les noms de domaine sur lesquels porte la plainte;
vii) indiquer l’unité ou les unités d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de
domaine sont enregistrés à la date du dépôt de la plainte;
viii) préciser la ou les marques de produits ou de services sur lesquelles s'appuie la
plainte et, pour chaque marque, décrire les produits ou les services, le cas échéant, pour
lesquels la marque est utilisée (le requérant peut aussi décrire séparément d’autres produits
et services pour lesquels il a, au moment où il introduit la plainte, l’intention d’utiliser la
marque à l’avenir.);
ix) exposer, conformément aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte
est fondée, en indiquant notamment
1) en quoi le ou les noms de domaine sont identiques, ou semblables au point
de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le
requérant a des droits; et
2) pourquoi le défendeur (détenteur du nom de domaine) doit être considéré
comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte
ni aucun intérêt légitime s’y rapportant; et
3) pourquoi le les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été
enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi. (Cet exposé doit, pour les éléments (2) et
(3), développer tous les points pertinents visés aux paragraphes 4.b) et 4.c) des
principes directeurs. Il doit respecter les limites éventuelles, en nombre de mots ou de
pages, prescrites dans les règles supplémentaires de l’institution de règlement.);
x) préciser, conformément aux principes directeurs, les mesures de réparation
demandées;
xi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme
en rapport avec l’un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte;
xii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la plainte, ainsi que la page
de couverture prescrite par les règles supplémentaires de l’institution de règlement, a été
envoyée ou transmise au défendeur (détenteur du nom de domaine) conformément au
paragraphe 2.b);
xiii) comporter une déclaration selon laquelle le requérant accepte, en ce qui concerne
toute contestation d'une décision administrative de radiation ou de transfert de
64
l'enregistrement du nom de domaine, la compétence judiciaire d'un (au minimum) for
expressément désigné;
xiv) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du requérant ou de
son mandataire :
"Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant
l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement
dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours
de cette nature à l'encontre a) de l'institution de règlement et des membres de la
commission, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité d'enregistrement, c) de
l'administrateur du service d'enregistrement et d) de l'Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents."
"Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa
connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin
illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient
sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa
forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de
bonne foi."; et
xv) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve, y
compris d'une copie des principes directeurs applicables au nom de domaine ou aux noms
de domaine en conflit et, le cas échéant, de l'enregistrement de la marque de produits ou de
services sur lequel s'appuie la plainte, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces.
c) La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de
domaine soient enregistrés par le même titulaire.
4. Notification de la plainte
a) L'institution de règlement examine la plainte pour en vérifier la conformité administrative
aux principes directeurs et aux présentes règles et, si la plainte est conforme, transmet celleci (accompagnée de la page de couverture explicative prescrite par les règles
supplémentaires de l'institution de règlement) au défendeur, de la manière prescrite au
paragraphe 2.a), dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception des taxes et
honoraires dus par le requérant en vertu du paragraphe 19.
b) Si l'institution de règlement constate l'irrégularité administrative de la plainte, elle notifie
sans délai au requérant et au défendeur la nature des irrégularités constatées. Le requérant
dispose d'un délai de cinq (5) jours pour corriger ces irrégularités; à l'expiration de ce délai,
la procédure administrative sera considérée comme abandonnée, sans préjudice de la
possibilité pour le requérant d'introduire une plainte différente.
c) La date d'ouverture de la procédure administrative est la date à laquelle l'institution de
règlement s'acquitte de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2.a) de
transmettre la plainte au défendeur. d) L'institution de règlement informe immédiatement le
requérant, le défendeur, l'unité ou les unités d'enregistrement concernées et l'ICANN de la
date d'ouverture de la procédure administrative.
5. La réponse
a) Dans les vingt (20) jours suivant la date d'ouverture de la procédure administrative, le
défendeur soumet une réponse à l'institution de règlement.
b) La réponse doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas
sous cette forme) sous forme électronique et doit :
i) répondre point par point aux allégations contenues dans la plainte et exposer tous
les motifs justifiant que le défendeur (détenteur du nom de domaine) conserve
l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en conflit (cette partie de la réponse doit
respecter les limites prescrites dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement
en ce qui concerne le nombre de mots ou de pages.);
65
ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de
téléphone et de télécopieur du défendeur (détenteur du nom de domaine) et de tout
mandataire habilité à agir au nom de celui-ci dans la procédure administrative;
iii) indiquer la méthode d'acheminement que le défendeur préfère pour les
communications qui lui seront destinées dans la procédure administrative (personne à
contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages
électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier;
iv) si le requérant a choisi la solution de l'expert unique pour statuer sur le litige (voir le
paragraphe 3.b)iv)), indiquer si le défendeur opte au contraire pour soumettre le litige à la
décision d'une commission composée de trois membres;
v) si le requérant ou le défendeur opte pour la commission de trois membres, fournir
les nom et coordonnées de trois candidats pour constituer la commission (ces candidats
peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute institution de
règlement agréée par l'ICANN);
vi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme
en rapport avec l'un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte;
vii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la réponse a été envoyée
ou transmise au requérant, conformément au paragraphe 2b) ; et
viii) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du défendeur ou de
son mandataire :
"Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa
connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n'est pas présentée à une fin
illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient
sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa
forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de
bonne foi."; et
ix) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve à l'appui
de la thèse du défendeur, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces.
c) Si le requérant a choisi de faire statuer sur le litige un expert unique et que le défendeur
opte pour la commission de trois membres, le défendeur est tenu de payer la moitié du
montant des taxes et honoraires fixés dans les règles supplémentaires de l'institution de
règlement pour une commission de trois membres. Ce paiement doit être effectué en même
temps que la réponse est remise à l'institution de règlement. Si le montant requis n'est pas
versé, le litige sera tranché par un expert unique.
d) À la demande du défendeur, l'institution de règlement peut, à titre exceptionnel, proroger
le délai imparti pour remettre la réponse. Ce délai peut également être prorogé par
convention écrite entre les parties, sous réserve que cette convention soit approuvée par
l'institution de règlement.
e) Si le défendeur ne présente pas de réponse, en l'absence de circonstances
exceptionnelles, la commission statue sur le litige en se fondant sur la plainte.
6. Nomination de la commission et délai pour le prononcé de la décision
a) Chaque institution de règlement établit et rend publique une liste contenant les nom et
qualités de membres potentiels de commission.
b) Si ni le requérant, ni le défendeur n'a opté pour la commission composée de trois
membres (paragraphes 3.b)iv) et 5.b)iv)), l'institution de règlement désigne, dans les cinq (5)
jours suivant la date à laquelle elle a reçu la réponse, ou suivant l'expiration du délai imparti
pour présenter une réponse, un expert unique choisi sur sa liste de membres potentiels de
commission. Les taxes et les honoraires, pour l'expert unique, sont intégralement à la charge
du requérant.
66
c) Si le requérant ou le défendeur choisit de faire statuer sur le litige une commission de trois
membres, l'institution de règlement nomme trois (3) experts pour composer cette
commission selon les procédures exposées au paragraphe 6.e). Les taxes et honoraires,
pour une commission de trois membres, sont intégralement à la charge du requérant, sauf
lorsque le choix de la commission de trois membres a été fait par le défendeur, auquel cas
les taxes et honoraires dus sont partagés à parts égales entre les parties.
d) Sauf s'il a déjà opté pour la commission de trois membres, le requérant communique à
l'institution de règlement, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle lui a été
communiquée une réponse dans laquelle le défendeur opte pour une commission de trois
membres, les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la commission. Ces
candidats peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute
institution de règlement agréée par l'ICANN.
e) Lorsque soit le requérant, soit le défendeur opte pour la commission de trois membres,
l'institution de règlement s'efforce de nommer pour constituer cette commission un membre
pris sur la liste de candidats fournie par chacune des parties. Si l'institution de règlement
n'est pas en mesure, dans un délai de cinq (5) jours, de procéder à la nomination d'un
membre de la commission, à ses conditions habituelles, parmi les candidats figurant sur la
liste de l'une ou l'autre des parties, elle nomme à cet effet un expert figurant sur sa propre
liste de membres potentiels de commission. Le troisième membre de la commission est
nommé par l'institution de règlement qui le choisit sur une liste de cinq candidats que
l'institution de règlement soumet aux parties; l'institution de règlement effectue ce choix
entre les cinq candidats en respectant un équilibre raisonnable entre les préférences des
deux parties, que celles-ci ont cinq (5) jours pour lui indiquer à compter de la date à laquelle
l'institution de règlement leur a soumis sa liste de cinq candidats.
f) Une fois que tous les membres de la commission sont nommés, l'institution de règlement
notifie aux parties le nom des experts qui composent cette commission et la date limite à
laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, la commission communiquera sa décision sur
le litige à l'institution de règlement.
7. Impartialité et indépendance
Tout membre d'une commission doit être impartial et indépendant et, avant d'accepter sa
nomination, doit faire connaître à l'institution de règlement toute circonstance de nature à
soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Si, à un moment
quelconque de la procédure administrative, apparaissent des circonstances nouvelles de
nature à soulever un doute sérieux sur l'impartialité et l'indépendance du membre de la
commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à l'institution de
règlement. Dans un tel cas, l'institution de règlement a toute latitude pour nommer un
suppléant.
8. Communication entre les parties et la commission
Aucune des parties ni aucune personne agissant au nom d'une partie ne peut communiquer
unilatéralement avec la commission. Toute communication entre une partie et la commission
ou l'institution de règlement doit être adressée au responsable du dossier, qui est nommé
par l'institution de règlement de la manière prescrite dans les règles supplémentaires de
celle-ci.
9. Transmission du dossier et à la commission
L'institution de règlement transmet le dossier à la commission dès la nomination de l'expert
appelé à statuer sur le litige lorsqu'il s'agit d'une commission composée d'un membre
unique, ou dès la nomination du dernier membre de la commission dans le cas d'une
commission composée de trois membres.
10. Pouvoirs généraux de la commission
67
a) La commission conduit la procédure administrative de la façon qu'elle juge appropriée,
conformément aux principes directeurs et aux présentes règles.
b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale
et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
c) La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité.
Exceptionnellement, elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, proroger un délai fixé
par les présentes règles ou par elle-même.
d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des
éléments de preuve.
e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur
toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges
multiples portant sur des noms de domaine.
11. Langue de la procédure
a) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat
d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement;
toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des
circonstances de la procédure administrative.
b) La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle
de la procédure administrative soit accompagnée d'une traduction complète ou partielle dans
cette langue.
12. Autres écritures
Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, requérir la production d'autres écritures ou pièces par les parties.
13. Audiences en personne
Toute audience en personne est exclue (y compris toute audience par téléconférence,
visioconférence ou conférence via le Web), sauf si la commission décide, dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation et à titre exceptionnel, qu'une audience en personne
est nécessaire pour lui permettre de statuer sur la plainte.
14. Défaut
a) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l'un
quelconque des délais fixés par les présentes règles ou par la commission, celle-ci poursuit
l'instruction de la plainte et rend sa décision.
b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux
dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celleci peut en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées.
15. Décisions de la commission
a) La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été
soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe
ou règle de droit qu'elle juge applicable.
b) Sauf circonstances exceptionnelles, la commission transmet sa décision sur la plainte à
l'institution de règlement dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa nomination en
application du paragraphe 6.
c) Si la commission est composée de trois membres, elle adopte ses décisions à la majorité.
d) La décision de la commission est formulée par écrit, motivée, indique la date à laquelle
elle a été rendue et comporte le nom de l'expert unique ou des membres de la commission.
e) Les décisions de la commission et les opinions dissidentes doivent normalement
respecter les directives de longueur énoncées dans les règles supplémentaires de
68
l'institution de règlement. Toute opinion dissidente doit être jointe à la décision prise à la
majorité. Si la commission constate que le litige ne relève pas du paragraphe 4.a) des
principes directeurs, elle prononce cette conclusion. Si, au vu des éléments qui lui ont été
soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple
dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement
dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa
décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure
administrative.
16. Communication de la décision aux parties
a) Dans les trois (3) jours suivant la réception de la décision de la commission, l'institution de
règlement en communique le texte intégral à chacune des parties, à l'unité ou aux unités
d'enregistrement intéressées et à l'ICANN. L'unité ou les unités d'enregistrement intéressées
communiquent immédiatement à chacune des parties, à l'institution de règlement et à
l'ICANN la date à laquelle la décision doit être exécutée conformément aux principes
directeurs.
b) Sauf instruction contraire de la commission (voir le paragraphe 4.j) des principes
directeurs), l'institution de règlement publie la décision dans son intégralité, ainsi que la date
de sa mise à exécution, sur un site Web accessible au public. Est publiée en tout état de
cause la partie de toute décision statuant sur la mauvaise foi dans l'introduction d'une plainte
(voir le paragraphe 15.e) des présentes règles).
17. Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure a) Si les parties transigent
avant que la commission ait rendu sa décision, la commission clôt la procédure
administrative. b) Si, avant que la commission ait statué, il devient inutile ou impossible de
poursuivre la procédure administrative pour quelque raison que ce soit, la commission clôt la
procédure administrative, à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées,
dans un délai qu'il appartient à la commission de fixer.
18. Incidence de procédures judiciaires
a) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure
administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, il
appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la
poursuivre et de rendre sa décision.
b) Si une partie intente une action en justice alors qu'une procédure administrative
concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte est en instance, elle
doit en aviser immédiatement la commission et l'institution de règlement. Voir le
paragraphe 8 ci-dessus.
19. Taxes et honoraires
a) Le requérant paie à l'institution de règlement, dans le délai prescrit, le montant de la
provision pour taxes et honoraires fixé conformément aux règles supplémentaires de
l'institution de règlement. Si le défendeur opte, en vertu du paragraphe 5.b)iv), pour
soumettre le litige à une commission composée de trois membres alors que le requérant a
choisi la solution de l'expert unique, il paie à l'institution de règlement la moitié des taxes et
honoraires prévus pour la commission de trois membres. (Voir le paragraphe 5.c)). Dans
tous les autres cas, l'intégralité des taxes et honoraires dus à l'institution de règlement est à
la charge du requérant, exception faite des circonstances prévues au paragraphe 19.d). Une
fois la commission nommée, l'institution de règlement restitue au requérant le solde éventuel
de la provision constituée, conformément aux prescriptions de ses règles supplémentaires.
b) L'institution de règlement ne donne pas suite à une plainte tant qu'elle n'a pas reçu du
requérant la provision visée au paragraphe 19.a).
c) Si l'institution de règlement n'a pas reçu la provision dans les dix (10) jours suivant la
réception de la plainte, la plainte est réputée retirée et il est mis fin à la procédure
administrative.
d) Exceptionnellement, par exemple lorsqu'une audience en personne a lieu, l'institution de
règlement demande aux parties le paiement de taxes ou honoraires supplémentaires, selon
des modalités établies en accord avec les parties et la commission.
69
20. Exclusion de responsabilité
Sauf en cas d'action fautive délibérée, l'institution de règlement et tout membre de
commission sont dégagés de toute responsabilité à l'égard des parties en ce qui concerne
tous actes ou omissions en rapport avec une procédure administrative conduite en vertu des
présentes règles.
21. Amendements
Les présentes règles sont applicables à la procédure administrative engagée en vertu d'elles
dans leur version en vigueur à la date où la plainte est soumise à l'institution de règlement.
Les présentes règles ne peuvent pas être modifiées sans l'approbation expresse de
l'ICANN, donnée par écrit.
70
ORGANISATION MONDIALE
WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
WIPO Arbitration and Mediation Center
PLAINTE TYPE
Cette plainte type a été élaborée par le Centre de l’OMPI et vise à indiquer la marche à suivre pour
déposer une plainte auprès du Centre de l’OMPI conformément aux principes directeurs de l’ICANN.
L’utilisation de cette plainte type n’exclut pas que la plainte puisse être jugée irrecevable après que le
Centre aura vérifié si elle satisfait aux conditions de forme et ne garantit pas que le requérant
obtiendra gain de cause.
71
PAGE DE COUVERTURE POUR LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE
Vous trouverez ci-joint une plainte qui a été déposée contre vous auprès du Centre
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le centre) conformément aux principes directeurs régissant le
règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs) adoptés par
l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999.
Le contrat d’enregistrement du ou des nom(s) de domaine, que vous avez conclu avec l’unité
ou les unités d’enregistrement, renvoie aux principes directeurs, en conséquence desquels vous vous
êtes aussi engagé à vous soumettre et à participer à une procédure administrative obligatoire au cas où
un tiers (un requérant) déposerait une plainte auprès d’une institution de règlement des litiges, telle
que le centre, au sujet d’un nom de domaine que vous avez enregistré. Vous trouverez le nom et les
coordonnées du requérant, ainsi que le ou les nom(s) de domaine qui fait ou qui font l’objet de la
plainte dans le document qui accompagne la présente page de couverture.
Vous n’êtes pas tenu d’agir dans l’immédiat. Lorsque le centre aura vérifié que la plainte
satisfait aux conditions de forme des principes directeurs, des règles d’application des principes
directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles) et des
règles supplémentaires du centre pour l’application des principes directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles supplémentaires) et lorsqu’il aura reçu
le paiement requis du requérant, il vous transmettra une copie officielle de la plainte. Vous aurez
alors 20 jours civils pour transmettre, au centre et au requérant, une réponse à la plainte,
conformément aux règles et aux règles supplémentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander
l’assistance d’un conseil juridique afin qu’il vous représente au cours de la procédure administrative.
Vous trouverez les principes directeurs de l’ICANN à l’adresse :
http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.
Vous trouverez les règles de l’ICANN à l’adresse :
http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm.
Vous trouverez les règles supplémentaires du centre, ainsi que d’autres renseignements
concernant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l’adresse :
http://arbiter.wipo.int/domains.
Vous pouvez aussi vous adresser au centre pour obtenir l’un des documents susmentionnés.
Vous pouvez contacter le centre à Genève (Suisse) par téléphone, au numéro +41 22 338 9111, par
télécopie, au numéro +41 22 740 3700, et par courrier électronique, à l’adresse :
[email protected].
Veuillez avoir l’obligeance de transmettre au centre les coordonnées auxquelles vous
souhaitez recevoir a) la version officielle de la plainte et b) d’autres communications au cours de la
procédure administrative.
Une copie de la présente plainte a aussi été envoyée à l’unité ou aux unités d’enregistrement
auprès de laquelle ou desquelles le ou les nom(s) de domaine mentionnés dans la plainte a/ont été
enregistrés.
En déposant la présente plainte auprès du centre, le requérant s'engage à se conformer et à se
considérer comme lié par les dispositions des principes directeurs, des règles et des règles
supplémentaires.
120
Institution de règlement :
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MEDIATION DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
[REQUÉRANT]
|
(Requérant)
:
|
|
Nom(s) de domaine contesté(s)
|
|
nom(s)
complet(s)]
-v-
[Donner le(s)
|
|
|
|
[DÉFENDEUR]
|
|
(Défendeur)
_________________________________|
|
PLAINTE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT AUX
PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME
DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE
I.
1.
Introduction
La présente plainte est soumise pour décision, conformément aux principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs),
adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, aux
règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaine (les règles), approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999, et aux règles
supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles supplémentaires). Voir le paragraphe 3.b) des
règles.
II. Parties
A. Requérant
[paragraphe 3.b)ii) et iii) des règles]
2.
Dans le cadre de cette procédure administrative, le requérant est [indiquer le requérant
(préciser son nom et, s’il y a lieu, sa personnalité juridique, son lieu d’enregistrement et son
établissement principal)].
3.
Les coordonnées du requérant sont les suivantes :
Adresse :
122
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Adresse électronique :
[S’il y a plusieurs requérants, donner les informations ci-dessus pour chacun d’entre eux,
indiquer le lien qui existe entre les différents requérants et préciser pourquoi ceux-ci ont, à
l’égard du ou des noms de domaine contestés, un intérêt commun suffisant pour qu’il puisse y
avoir jonction de plaintes]
4.
Dans le cadre cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du
requérant est :
[Le cas échéant, identifier le mandataire habilité à agir au nom du requérant et donner ses
coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse
électronique); s’il y a plusieurs mandataires, donner les coordonnées de chacun d’entre eux]
5.
La méthode d’acheminement que le requérant préfère pour les communications qui lui seront
destinées au cours de la procédure administrative est la suivante :
Communications exclusivement électroniques
Méthode d’acheminement :
courrier électronique
Adresse :
[Indiquer une adresse électronique]
Contact :
[Donner le nom d’une personne]
Communications comportant des documents sur papier
Méthode d’acheminement :
[Préciser : par télécopieur, par voie postale ou par
service de messagerie]
Adresse :
[Donner une adresse, le cas échéant]
Télécopieur :
[Donner un numéro de télécopieur]
Contact :
[Donner le nom d’une personne]
B. Défendeur
[paragraphe 3.b)v) des règles]
6.
Conformément à [indiquer pourquoi la personne physique ou la personne morale
mentionnée dans la plainte est désignée comme étant le défendeur (p. ex. : répertoire d’adresses de
l’unité d’enregistrement intéressée, registre InterNIC], le défendeur dans cette procédure
administrative est [indiquer le nom complet et, le cas échéant, la personnalité juridique, le lieu
d’enregistrement et l’établissement principal, ou le domicile, du défendeur)]. Des copies de
l’imprimé des recherches effectuées dans la base de données susmentionnée le [date] sont jointes
(annexe [A]).
7.
Les éléments d’information dont dispose le requérant sur la manière d’entrer en relation avec
le défendeur sont les suivants :
123
[Fournir toutes les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur, adresse électronique) du défendeur, y compris celles qui ont pu être utilisées dans
le cadre de tractations ayant précédé le dépôt de la plainte et celles qui sont accessibles par le
biais d’annuaires électroniques.]
[S’il y a plusieurs défendeurs, donner les coordonnées de chacun d’entre eux et indiquer les
raisons pour lesquelles ils font l’objet d’une plainte jointe.]
III. Nom(s) de domaine et unité(s) d’enregistrement
[paragraphe 3.b) vi) et vii) des règles]
8.
Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants :
[Indiquer de manière exacte et précise le ou les noms de domaine contestés]
9.
L’unité ou les unités d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont
enregistrés est/sont:
[Donner le nom et les coordonnées complètes de l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le
ou les noms de domaine sont enregistrés]
IV.
Règles de compétence applicables pour la procédure administrative
10.
Le règlement du présent litige relève des principes directeurs et la commission administrative
est compétente pour statuer sur le litige. Le contrat d’enregistrement, en vertu duquel le ou les noms
de domaine faisant l’objet de la présente plainte ont été enregistrés, inclut les principes directeurs. [Si
besoin est, indiquer la date à laquelle le ou les noms de domaine ont été enregistrés et préciser la
langue dans laquelle a été établi le contrat d’enregistrement qui rend les principes directeurs
applicables au(x) nom(s) de domaine.] Une copie exacte et conforme des principes directeurs
applicables au(x) nom(s) de domaine objet(s) de la plainte, est jointe à la présente plainte (annexe
[B]).
11.
En outre, conformément au paragraphe 4a) des principes directeurs, le défendeur est tenu de
se soumettre à une procédure administrative obligatoire parce que :
1)
le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à
confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
2)
le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime
qui s’y attache; et
3)
le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
124
V.
Moyens de fait et de droit
[paragraphe 4.a), b), c) des principes directeurs; paragraphe 3 des règles]
12.
La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :
[Conformément au paragraphe 3.b)viii) des règles, préciser la ou les marques de produits ou
de services sur lesquelles s’appuie la plainte et, pour chaque marque, décrire les produits ou
les services, le cas échéant, pour lesquels la marque est utilisée. Le requérant peut aussi
décrire séparément d’autres produits et services pour lesquels il a l’intention d’utiliser les
marques à l’avenir. Si besoin est, joindre une copie des certificats d’enregistrement des
marques correspondantes.]
[Conformément au paragraphe 3.b)ix) des règles, exposer les éléments de fait et de droit sur
lesquels la plainte est fondée, en indiquant notamment 1) en quoi le ou les noms de domaine
sont identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de
services sur laquelle le requérant à des droits; 2) pourquoi le défendeur doit être considéré
comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni
aucun intérêt légitime s’y rapportant; et 3) pourquoi le ou les noms de domaine doivent être
considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi.]
[Lors de l’examen des points 2) et 3) ci-dessus, il convient d’accorder une attention
particulière aux aspects pertinents des principes directeurs (paragraphe 4.b) et c)), et
notamment aux éléments suivants :
Les faits montrent-ils que le nom de domaine a été enregistré ou acquis
essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière
l’enregistrement de ce nom de domaine au propriétaire de la marque de produits ou de
services (normalement le requérant) ou à un concurrent de ce requérant, à titre onéreux et
pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine peut avoir
déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine?
Le nom de domaine a-t-il été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la
marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de
domaine, et le détenteur du nom de domaine est-il coutumier d’une telle pratique?
125
Le nom de domaine a-t-il été enregistré essentiellement en vue de perturber les
opérations commerciales d’un concurrent?
En utilisant ce nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a-t-il sciemment
tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un
autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la
marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou
l’approbation du site ou de l’espace Web du titulaire de l’enregistrement ou d’un produit
ou d’un service qui y est proposé?
Avant d’avoir eu connaissance du litige, le détenteur du nom de domaine a-t-il
manifestement utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en
relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs
sérieux à cet effet?
Le détenteur du nom de domaine (personne physique, entreprise ou autre
organisation) est-il connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de
droits sur une marque de produits ou de services? ou
Le détenteur du nom de domaine fait-il un usage non commercial légitime ou un
usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les
consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services
en cause?]
[La partie de la plainte (“Moyens de fait et de droit”) consacré à l’exposé requis en vertu du
paragraphe 3.b)ix) des règles ne doit pas excéder les 5000 mots prévus au paragraphe 10.a)
des règles supplémentaires.]
[Les documents fournis à l’appui des allégations doivent être joints sous la forme d’annexes de
la plainte. Les textes des précédents ou des observations invoqués doivent être cités dans leur
intégralité.]
VI. Mesures de réparation demandées
[paragraphe 3.b)x) des règles]
13.
Conformément au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, pour les raisons indiquées dans
la partie V ci-dessus, le requérant demande à la commission administrative constituée dans le cadre de
la présente procédure administrative [choisir une mesure pour chaque nom de domaine : de rendre
une décision ordonnant que <indiquer le (les) nom(s) de domaine contesté(s)> soit (soient)
transféré(s) au requérant/soit (soient) radié(s)].
126
VII. Commission administrative
[paragraphe 3.b)iv) des règles]
14.
Le requérant choisit de faire statuer sur le litige [un expert unique/une commission
administrative composée de trois membres].
[Si le requérant a choisi le recours à un expert unique, le texte suivant peut aussi être
incorporé, sans que cela soit néanmoins nécessaire à ce stade : “Pour le cas où le défendeur
opte pour une Commission administrative de trois membres, le requérant propose les
personnes ci-après, parmi lesquelles le centre s’efforcera d’en nommer une comme membre de
la Commission administrative conformément au paragraphe 6 des règles et au paragraphe 7
des règles supplémentaires" – indiquer le nom des trois personnes proposées, qui peuvent être
choisies sur la liste publiée du centre ou sur la liste de tout autre organisme de règlement des
litiges agréé par l’ICANN.]
[Si le requérant a opté pour une commission administrative de trois membres, les
renseignements ci-après doivent être obligatoirement indiqués : "Le requérant désigne les
personnes ci-après, parmi lesquelles le centre s’efforcera d’en nommer une comme membre de
la commission administrative conformément au paragraphe 6 et au paragraphe 7 des règles
supplémentaires" – indiquer le nom des trois personnes proposées, qui peuvent être choisies
sur la liste publiée du centre ou sur la liste de tout autre organisme de règlement des litiges
agréé par l’ICANN]
VIII. For
[paragraphe 3.b)xiii) des règles]
15.
Conformément au paragraphe 3.b)xiii), le requérant accepte, uniquement en ce qui concerne
toute contestation de la part du défendeur d’une décision rendue par la commission administrative
ordonnant le transfert ou la radiation de l’enregistrement du ou des noms de domaine qui [fait/font]
l’objet de la plainte, la compétence des tribunaux [indiquer les tribunaux au moins du lieu :
- où l’unité d’enregistrement a son siège (dans la mesure où le défendeur en ait reconnu la
compétence dans son contrat d’enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à
l’utilisation du nom de domaine), ou
- où le défendeur a son domicile, tel qu’il est indiqué pour le détenteur du nom de domaine
dans le répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement à la date à laquelle la plainte est
déposée auprès du Centre de l’OMPI].
[Le choix du for doit être effectué pour chaque nom de domaine, objet de la plainte]
IX. Autres procédures juridiques
[paragraphe 3.b)ix) des règles]
16.
Indiquer toute autre procédure juridique qui a été éventuellement engagée ou menée à terme
en rapport avec le ou les noms de domaine sur le(s)quel(s) porte la plainte .
127
X. Communications
[paragraphe 3.b)xii) des règles; paragraphe 4.b) des règles supplémentaires]
17.
Une copie de cette plainte, ainsi que la page de couverture prescrite par les règles
supplémentaires, ont été envoyées ou transmises au défendeur le [date] par [indiquer la ou les
méthodes de communication et les coordonnées utilisées, en application du paragraphe 2.b) des
règles].
18.
Une copie de cette plainte a été envoyée ou transmise à l’unité ou aux unités
d’enregistrement intéressée(s) le [date] par [indiquer la ou les méthodes de communication et les
coordonnées utilisées].
XI. Paiement
Conformément aux Règles et aux Règles supplémentaires, l'acquittement des taxes
d'un montant de [indiquer le montant] US $ a été effectué par [indiquer le mode de
paiement].
XI. Déclaration
[paragraphe 3.b)xiv) des règles]
19.
Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant
l’enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés
contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à
l’encontre a) du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et des membres de la commission, sauf
en cas d’action fautive délibérée, b) de l’unité ou des unités d’enregistrement intéressée(s), c) de
l’administrateur du service d’enregistrement, d) de l’Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents.
20.
Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa
connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n’est pas introduite à une fin illégitime, par
exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu’elle contient sont justifiées en vertu
des règles et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu’elle pourra être étendue par une
argumentation recevable et de bonne foi.
Plainte déposée par,
___________________
[Nom]
Date : ______________
128
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION
WIPO Arbitration and Mediation Center
FORMULAIRE DE RÉPONSE TYPE
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré ce formulaire de réponse type
pour indiquer aux défendeurs la marche à suivre pour présenter une réponse dans le cadre
d’une procédure administrative ouverte auprès du Centre. L’utilisation du formulaire type en
tant qu’élément fondamental pour l’établissement de l’argumentation d’une partie n’exclut
pas la possibilité que le Centre ou une commission administrative demande au défendeur des
renseignements complémentaires. De même, l’utilisation du formulaire type ou le respect
des directives ne garantit pas que le défendeur obtiendra gain de cause.
Les documents suivants devraient être consultés pour l’élaboration et la présentation d’une
réponse :
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
(http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-fr.html);
Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges
relatifs aux noms de domaine (http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-fr.html); et
Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le
règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
(http://arbiter.wipo.int/domains/rules/supplemental-fr.html).
Vous trouverez des informations supplémentaires dans les documents qui suivent :
Guide de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine
(http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html);
Directives relatives à la présentation d’une réponse (accessibles à partir du guide – partie D);
et
Décisions de la commission administrative de l’OMPI
(http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html).
129
Institution de règlement :
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
[NOM ET ADRESSE
DU REQUÉRANT TELS QU’ILS
FIGURENT DANS LA PLAINTE]|
|
|
|
(Requérant)
|
N° de dossier :
|
|
attribué
dossier]
|
|
|
|
--
[Indiquer le numéro
au
Noms de
domaine :
|
[NOM, PRÉNOMS ET
|
ADRESSE DU DÉFENDEUR]
[Indiquer le ou les noms de
|
domaine mentionnés dans la
plainte]
|
(Défendeur)
_________________________________|
|
RÉPONSE
[ ].
Le [indiquer la date de réception de la notification de la plainte et de l’ouverture de la
procédure administrative], le défendeur a reçu notification de la plainte et de l’ouverture d’une
procédure administrative de la part du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le Centre) par
[mél/télécopie/poste/messagerie], l’informant qu’une procédure administrative avait été ouverte par le
requérant conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs
aux noms de domaine (les principes directeurs), adoptés par l’Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, aux règles d’application des principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles), approuvées par
l’ICANN le 24 octobre 1999, et aux règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des
principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les
règles supplémentaires). Le Centre a arrêté la date du [date précisée dans la notification de la
plainte et de l’ouverture de la procédure administrative] pour la présentation d’une réponse par le
défendeur.
[ ].
Par la présente, le défendeur répond aux allégations figurant dans la plainte et demande à la
commission administrative de refuser les mesures de réparations demandées par le requérant.
[ ].
[Le cas échéant, et si l’allégation peut être étayée par des preuves, les règles prévoient qu’un
défendeur peut demander à la commission de constater qu’il y a recapture illicite de nom de domaine]
132
A. Coordonnées du défendeur
[paragraphe 5.b)ii) et iii) des règles]
[ ].
Aux fins de la procédure administrative, les coordonnées du défendeur sont les suivantes :
Nom :
[Préciser le nom et le prénom]
Adresse :
[Préciser l’adresse postale]
Téléphone : [Préciser le numéro de téléphone]
Télécopie :
Mél :
[Préciser le numéro de télécopieur]
[Préciser l’adresse électronique]
[S’il y a plusieurs défendeurs, donner les informations ci-dessus pour chacun d’entre eux]
[ ].
Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du
défendeur est :
[Si le défendeur a un mandataire, donner les coordonnées de celui-ci (adresse postale, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique); s’il y a plusieurs mandataires,
donner les coordonnées de chacun d’entre eux]
[ ].
La méthode d’acheminement que le défendeur préfère pour les communications qui lui seront
destinées au cours de la procédure administrative est la suivante :
Communications exclusivement électroniques
Méthode d’acheminement : courrier électronique
Adresse :
[Indiquer une adresse électronique]
Contact :
[Donner le nom d’une personne]
Communications comportant des documents sur papier
Méthode d’acheminement :
[Préciser : par télécopie, par voie postale
ou par service de messagerie]
Adresse :
[Indiquer une adresse, le cas échéant]
Télécopie :
[Donner un numéro de télécopieur]
Contact :
[Donner le nom d’une personne]
B.
Réponse aux allégations figurant dans la plainte
[paragraphe 4.a), b), c) des principes directeurs; paragraphe 5 des règles]
Selon le paragraphe 5.b)i) des règles, le défendeur doit, dans sa réponse, “répondre point par point
aux allégations contenues dans la plainte et exposer tous les motifs justifiant que le défendeur
(détenteur du nom de domaine) conserve l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en
conflit…”. Compte tenu de ce paragraphe, le défendeur peut souhaiter développer ici tout ou partie
des points suivants, dans la mesure où ils sont pertinents et étayés par des preuves :
133
Le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte sont-ils couverts par les principes directeurs?
Selon le paragraphe 4.a) des principes directeurs, pour qu’un requérant obtienne gain de cause, il
doit établir que les trois conditions suivantes sont remplies : 1) le nom de domaine est identique ou
semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le
requérant a des droits; 2) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt
légitime qui s’y attache; et 3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Étant
donné qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de chacun de ces éléments, le défendeur
peut souhaiter poser la question de savoir dans quelle mesure le requérant a satisfait à cette
obligation. À cet égard, le défendeur peut envisager, par exemple, de
contester les droits sur une marque de produits ou de services revendiqués par le
requérant;
réfuter les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne la façon dont le ou
les noms de domaine seraient identiques ou semblables, au point de prêter à confusion,
à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant revendique des droits;
réfuter les arguments avancés par le requérant, présentant le défendeur comme n’ayant
aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt
légitime qui s’y attache. Des preuves devraient être fournies à l’appui des
revendications du défendeur s’agissant des droits sur le ou les noms de domaine ou des
intérêts légitimes qui s’y attache dont il se prévaut;
réfuter les arguments avancés par le requérant, selon lesquels le ou les noms de
domaine doivent être considérés comme enregistrés et utilisés de mauvaise foi.
Le paragraphe 4.d) des principes directeurs contient plusieurs exemples de circonstances qu’une
commission administrative peut considérer comme constitutives de mauvaise foi. Le paragraphe 4.c)
des principes directeurs contient des exemples de circonstances pouvant constituer la preuve des
droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du
paragraphe 4.a)ii). Compte tenu de ces deux paragraphes des principes directeurs, et en réponse aux
arguments avancés par le requérant, le défendeur devrait expliquer et démontrer que :
-
le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés ou acquis essentiellement aux
fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ces noms de
domaine au requérant, en tant que propriétaire présumé de la marque de produits ou de
services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le
montant des frais que le défendeur a déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine;
-
le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés en vue d’empêcher le requérant
de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur n’est pas
coutumier d’une telle pratique;
134
-
le requérant et le défendeur ne sont pas concurrents ou le ou les noms de domaine
n’ont pas été enregistrés par le défendeur essentiellement en vue de perturber les
opérations commerciales du requérant;
-
le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés par le défendeur en vue de
tenter sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site
Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion
avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation
ou l’approbation du site ou de l’espace Web du défendeur ou d’un produit ou d’un service
qui y est proposé;
-
avant que le défendeur ait eu connaissance du litige, il est établi qu’il a utilisé le ou
les noms de domaine ou un ou des noms correspondant aux noms de domaine en relation
avec une offre de bonne foi de produits ou de services, au fait des préparatifs sérieux à cet
effet;
-
le défendeur (personne physique, entreprise ou autre organisation) a été ou est
connu sous le ou les noms de domaine en question, même s’il n’a pas acquis de droits sur
une marque de produits ou de services;
-
le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de
domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une
confusion ni de tenir la marque de produits ou de services en cause.
Cette partie de la réponse (à savoir dans la réponse type, la partie B, “Réponse aux
allégations figurant dans la plainte”) ne doit pas excéder 5000 mots, hormis les annexes, ainsi
que cela est prévu au paragraphe 10.b) des règles supplémentaires de l’OMPI.
Les pièces et autres preuves fournies à l’appui de la thèse du défendeur doivent être jointes
sous la forme d’annexes de la réponse, avec une liste récapitulative de ces pièces. Les textes
des précédents ou des observations invoqués doivent être cités dans leur intégralité.
C. Commission administrative
[paragraphe 5.b)iv) et v) et paragraphe 6 des règles;
paragraphe 7 des règles supplémentaires]
[ ].
Le défendeur choisit de faire statuer sur le litige [indiquer “un expert unique” si le requérant
a demandé un expert unique et que le défendeur accepte. Si le défendeur n’est pas d’accord et
demande à la place une commission administrative de trois membres, indiquer “commission
administrative composée de trois membres”. Noter que dans ce cas, le défendeur supporte la moitié
des taxes et honoraires perçus par le Centre pour une commission de trois membres, conformément à
l’annexe D des règles supplémentaires. Si le requérant a précisé qu’il voulait une commission
administrative de trois membres, le défendeur ne peut pas choisir un expert unique].
135
[ ].
[Si le défendeur opte pour une commission administrative de trois membres,
indépendamment de savoir si le requérant a aussi opté pour une commission de trois membres, le
défendeur doit donner le nom de trois personnes, parmi lesquelles le Centre s’efforcera d’en nommer
une comme membre de la commission administrative. Les trois personnes proposées peuvent être
choisies sur la liste publiée du Centre ou sur la liste de toute autre organisme de règlement des litiges
agréé par l’ICANN – voir http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm)]
D. Autres procédures juridiques
[paragraphe 5.b)vi) des règles]
[ ].
[Indiquer toute autre procédure juridique qui a été éventuellement engagée ou menée à terme
en rapport avec le ou les noms de domaine sur lesquels porte la plainte et résumer les questions qui
font l’objet de la ou des procédures.]
E. Communications
[paragraphe 5.b)vii) des règles; paragraphe 4.b) des règles supplémentaires]
[ ].
Une copie de cette réponse a été envoyée ou transmise au requérant le [date] par [indiquer la
ou les méthodes d’acheminement], sur la base des coordonnées suivantes [indiquer les coordonnées
utilisées, compte tenu de celles qui sont indiquées dans la plainte].
[F. Paiement
[paragraphe. 5.c) des règles; annexe D des règles supplémentaires]
[ ].
Étant donné que le requérant a opté pour un expert unique et le défendeur pour une
commission de trois membres, ce dernier acquitte en même temps que la présente réponse la somme
de [montant] dollars É-U par [mode de paiement].]
G. Déclaration
[paragraphe 5.b)viii) des règles; paragraphe 12 des règles supplémentaires]
[ ].
Le défendeur déclare que, conformément au paragraphe 12 des règles supplémentaires, sauf
en cas d’infraction délibérée, les commissions administratives, l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle et le Centre ne sont pas responsables pour tout acte ou omission lié à la
procédure administrative.
[ ].
Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa
connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n’est pas présentée à une fin illégitime, par
exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu’elle contient sont justifiées en vertu
des règles et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu’elle pourra être étendue par une
argumentation recevable et de bonne foi.
Réponse présentée par,
___________________
[Nom/signature]
Date : ______________
136
137
Plaintes déposées 2001: gTLDs
138
Résultats: gTLDs
(fin juillet 2001)
Tous litiges (gTLD):
Année
Nombre de litiges
Affaires closes (gTLD):
Transferts
1593
1999
1
Annulations
2000
1841
Plaintes rejetées
386
2001
979
Affaires classées
489
Total:
2821
14
Total:
2482
139
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION…………………………………………………………………p.2
TITRE 1 : L’ICANN FACE AU CYBERSQUATTING AU SENS STRICT…...p.12
Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques…………………..….p.12
Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine….…p.13
A. Le Cybersquatting……………………………………………………………..p.13
B. Le Typosquatting…………………………………………………….………..p.18
Section 2: Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine……p.23
A. L’affaire E-radio (D 2000-174)………………………………………….……p.23
B. L’affaire “Shopnet.com” (D 2000-0512)…………………………………..…p.24
Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs..p.26
Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique………..…p.30
Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque…………….…………p.31
Paragraphe 1 : Le raisonnement qui justifie cette assimilation……………….…p.31
A. L’affaire Jeanette Winterson (D 2000-235)……………………….…………p.31
B. L’affaire Julia Roberts (D 2000-210)…………………………….…………..p.34
Paragraphe 2 : Une assimilation non automatique………………….……….…..p.35
A. L’affaire Sting……………………………………………….…………….…p.36
B. L’affaire Bruce Springteen (D 2000-1532)…………….…………………….p.38
Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque……………………..p.40
TITRE 2 : L’ICANN FACE AUX CONFLITS LEGITIMES…………………..p.44
Chapitre 1 : Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux
d’autres intérêts légitimes………………………………………….p.47
représentants
Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents…..p.48
Paragraphe 1 : L’absence de similarité……………………………….………….p.49
A. L’absence de droits sur la marque. ………………………………….……….p.49
1. L’affaire Cityutilities. (D2000-407) ………………………………………….p.49
2. L’affaire Fiducial (D 2000-1044) …………………………………………….p.50
B. Le caractère générique ou descriptifs des marques…………………………..p.51
1. L’affaire High Class (D 2000-100) …………………………………….…….p.51
140
2. L’affaire Snooze (D 2000-488) ……………………………………….…..….p.52
Paragraphe 2 : Les droits ou intérêts légitimes du défendeur………….……...…p.54
A. Les droits du défendeur………………………………………….………...….p.54
1. L’affaire Euro2000 (D 200-230) ………………………….………….……….p.54
2. L’affaire DW (D 2000-1202) ……………………………….……………..….p.56
3. L’affaire MASCF (D 2000-0450) …………………………………………….p.58
4. Les affaires E-Auto (D 2000-47 ; D 2000-96 ) ……………………………….p.59
B. L’intérêt légitime du défendeur. ……………………………….……….…….p.61
1. L’affaire “ myinfospace.com ” (D 2000-0068) ……………………………….p.61
2. L’affaire “ Photokina.com ” (D 2000-0491)…………………………………..p.62
Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage………………..……..p.63
Paragraphe 1 : Les marques face aux noms de domaine génériques…….………p.64
A. L’affaire Crew (D2000-0054) ……………………………………….……….p.64
B. L’Affaire Rollerblading. (D2000-0427)…………………….…….………….p.68
C. L’Affaire Mérinos (D2000-0803) …………………………….…..………….p.70
Paragraphe 2 : Les marques face aux nom de domaine originaux……………….p.72
A. L’Affaire “ Maruti ” (D 2000-0518) ………………………………………….p.72
B. L’Affaire “ Findus ” (D2000-0807) ………………………………………….p.73
C. L’Affaire “ Tchin-Tchin ” (D2000-0426) …………………………………….p.74
Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression……………………….…p.75
Section 1 :La protection du consommateur. …………………………….……….p.77
A. Les affaires “ Pages jaunes ” (D2000-0489 et D2000-0490)…………………p.77
B. L’affaire “ icqplus.org ” (D 2001-0003) ……………………………….…….p.80
C. L’Affaire “ Aol Trader ” (D 2000-1604) ……………..……………………….p.81
Section 2 : La liberté d’expression proprement dite………………………………p.82
A. L’affaire “ Bridgestone Firestone ” (D 2000-0190)…………………………...p.82
B. Les Affaires “ sucks.com ” …………………………………………...……….p.85
1. Les “ sucks.com ” acceptés…………………………………………………….p.85
2. Les “ sucks.com ” rejetés……………………………………………………….p.87
C. L’Affaire “ Greenpeace ” ……………………………….…………………….p.89
CONCLUSION………………………………….……………….……………….p.92
LISTE DES DECISIONS…………………………………………………………p.94
BIBLIOGRAPHIE……………………..………………………………………….p.96
WEBBLIOGRAPHIE…………………….……………………………………….p.98
141
ANNEXES………………………………………………………………….…….p.99
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine………………………………………………………………….……….p.100
Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaine…………………………………………….p.106
Plainte type……………………………………………………………………….p.119
Réponse type…………………………………….……………………………….p.131
Plainte déposées en 2001………………………..……………………………….p.139
Résultats des litiges en 2001………………………………….………………….p.140
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