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publiés et distribués par Les Éditions Yvon Blais inc.
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(514) 842-3937. Pour abonnements: 1-800-363-3047.
PRÉSENTATION
Volume 14, numéro 2! Une quarante et unième livraison de
Cahiers que j’ai grand plaisir à présenter en ce début d’année.
Fidèle à la tradition, nous publions le tapuscrit qui a remporté
le Prix des cahiers de propriété intellectuelle 2001-2002. En octobre
2001, à un dîner causerie de l’ALAI, ce prix a été décerné à l’unanimité à Judith Harvie1 pour son travail «Noms de domaine et noms
de personne: de quel domaine relève le nom?» portant, entres autres,
sur l’interaction entre le droit des marques et celui du nom patronymique dans le cyberespace2.
La prise de garanties en matière de propriété intellectuelle,
sujet trop souvent négligé mais combien important dans le cadre de
la valorisation des intangibles, est abordée par Bob H. Sotiriadis et
Christian Danis3.
Droit des marques. De récents arrêts de la Section d’appel de la
Cour fédérale du Canada et de la Cour suprême du Canada en droit
administratif permettent à Annie Cormier4 une analyse des nouveaux critères de révision en appel d’une décision rendue par le
registraire des marques de commerce.
1. Conseillère juridique au sein du service juridique de la Société Radio-Canada.
2. Jury composé de l’honorable juge Denis Lévesque, j.c.s., de la professeure Mistrale Goudreau de l’Université d’Ottawa et de Me Viviane de Kinder, avocate à
Montréal.
3. Avocats, du cabinet d’avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet
d’agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. s.e.n.c.
4. Avocate chez Mendelsohn Rosentzveig Shacter.
Julie Larouche5 traite de la question des marques de certification au Canada6.
Le droit d’auteur est toujours présent en force. Marc Baribeau
et Sylvain Gadoury7 nous présentent une analyse des dernières décisions relativement à la protection des compilations au titre du droit
d’auteur. Le professeur Pepin8 reprend les faits de l’affaire Napster
mais pour leur donner une interprétation suivant le droit canadien.
Enfin Pierre-Emmanuel Moyse9, dans un titre10 qui dit tout amorce
le débat sur la présente consultation visant (une nouvelle) actualisation de la Loi sur le droit d’auteur.
La formule des capsules, courts résumés ou présentations sur
un point d’actualité, ayant reçu bon accueil, nous récidivons.
La capsule «brevets» que nous présentent Garabed Nahabedian, Laurent Carrière et Barry Gamache11 traite des conséquences
de l’affaire Dutch12 sur les paiements de taxes auprès du Commissaire aux brevets ou encore du statut de petite ou de grande entité
d’un breveté/demandeur au Canada.
La capsule «droit d’auteur» de Albert Cloutier13 reprend les
enjeux de la réforme de la Loi sur le droit d’auteur.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Avocate, du cabinet d’avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet
Cet article devait être inclus dans le dernier numéro thématique qui portait
sur le Droit des marques. Sa publication avait été décalée afin d’éviter une
crise d’apoplexie à un éditeur – par ailleurs bien compréhensif – qui voyait le
«volume» du numéro déborder fortement des normes contractuelles prévues!
Avocats au ministère de la Justice du Québec, Direction des affaires juridiques.
De la Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke.
Avocat, du cabinet d’avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet
«La Loi canadienne sur le droit d’auteur doit-elle être repansée?»
Tous du cabinet d’avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet
d’agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Le rédacteur en
chef trouve toujours bizarre de se présenter lui-même ou encore de le faire à la
troisième personne. Il s’étonne également qu’il ait fallu se mettre à trois pour
pondre une capsule dont le tapuscrit – songé, sans doute – ne fait quand même
que quatre pages!
Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), (décision du
2001-08-13 de la juge Dawson dans les dossiers T-967-00 et T-968-00); citation
neutre: 2001 F.C.T. 879.
Agent principal de projet à la Direction de la politique de la propriété intellectuelle, secteur de la politique industrielle et scientifique, à Industrie Canada.
Inlassable, Ghislain Roussel14 nous livre sa chronique trimestrielle sur les nouvelles parutions dans le domaine de la propriété
intellectuelle et champs connexes.
Bonne lecture!
Laurent Carrière15
Rédacteur en chef
14. Avocat, secrétaire de la Grande Bibliothèque du Québec.
15. Qui profite de l’occasion pour offrir à tous, tant en son nom personnel qu’en
celui des membres du comité de rédaction, ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Cela n’empêche pas de faire part des perles trouvées dans la révison
d’épreuves de ce numéro. L’auretografe a encore fait des siennes! Ont été ainsi
relevés –et corrigés– un «par qu’on sait quand» pour «par conséquent», un «le
conte carré» pour «contrecarrer» et un «en toute révérence» pour «en toute déférence». On se croirait presque dans Les perles de Thémis ou les joyaux de
l’humour involontaire (Cowansville, Blais, 1990), jadis commis par Jean-Louis
Baudouin et Pascal Élie! Par contre, «l’échangisme musical» suggéré par un
relecteur n’a pas remplacé un «échange musical».
LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE INC.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lise BERTRAND
Société Radio-Canada, Montréal
Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada
Honorable Denis LÉVESQUE
Cour supérieure du Québec,
Montréal
Ejan MACKAAY
Faculté de droit, Université de
Montréal
Claude BRUNET
Ogilvy Renault, Montréal
Stefan MARTIN, secrétaire
Fraser Milner Casgrain, Montréal
Laurent CARRIÈRE
Léger Robic Richard, Montréal
Victor NABHAN
Droit d’auteur
OMPI, Genève
Vivianne DE KINDER, trésorière
Montréal
Marcel DUBÉ
Faculté de droit
Université de Sherbrooke
Annie ROBITAILLE
Bombardier Inc., Montréal
Ian ROSE
Lavery De Billy,
Montréal
Mistrale GOUDREAU,
vice-présidente
Faculté de droit, droit civil,
Ottawa
Ghislain ROUSSEL, président
La Grande bibliothèque
du Québec,
Montréal
Lucie GUIBAULT
Instituut voor Informatierecht,
Amsterdam
Raymond TRUDEAU
Smart & Biggar
Montréal
Rédacteur en chef
Laurent CARRIÈRE
Rédacteur en chef adjoint
Stefan MARTIN
Comité de rédaction
Lise BERTRAND, avocate
Société Radio-Canada, Montréal
Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada
Claude BRUNET, avocat
Ogilvy Renault, Montréal
Laurent CARRIÈRE, avocat
Léger Robic Richard, Montréal
Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal
Marcel DUBÉ
Faculté de droit
Université de Serbrooke
Johanne FORGET, avocate
Les Éditions Yvon Blais inc.,
Montréal
Mistrale GOUDREAU, professeur
vice-présidente du comité
Faculté de droit,
section de droit civil,
Université d’Ottawa, Ottawa
Lucie GUIBAULT
Instituut voor Informatierecht
Amsterdam
Honorable Denis LÉVESQUE, juge
Cour supérieure du Québec,
Montréal
Ejan MACKAAY, professeur
Faculté de droit,
Université de Montréal
Stefan MARTIN, avocat
secrétaire du comité
Byers Casgrain, Montréal
Annie ROBITAILLE
Bombardier Inc., Montréal
Ian ROSE
Lavery De Billy,
Montréal
Ghislain ROUSSEL, avocat
président du comité
La Grande bibliothèque du Québec,
Montréal
Raymond TRUDEAU
Smart & Biggar
Montréal
Comité exécutif de rédaction
Laurent CARRIÈRE
Mistrale GOUDREAU
Stefan MARTIN
Ghislain ROUSSEL
Comité éditorial international
François DESSEMONTET
Professeur de droit
Universités de Lausanne et
de Fribourg
Directeur du Centre de droit
de l’entreprise (CEDIDAC)
Lausanne, Suisse
Paul E. GELLER
Avocat et professeur adjoint
University of Southern California
Law Center
Los Angeles, USA
Jane C. GINSBURG
Professeur de droit
Columbia University
School of Law
New York, USA
Teresa GRZESZAK
Université de Varsovie, Pologne
André LUCAS
Professeur de droit
Université de Nantes, France
Nebila MEZGHANI
Professeur de droit
Université de Tunis, Tunisie
Victor NABHAN
Droit d’auteur
OMPI, Genève
Antoon A. QUAEDVLIEG
Doyen, Faculté de droit
Université catholique de Nimègue
Nijmegem, Pays-Bas
Paolo SPADA
Professeur de droit
Institut de droit privé
Université Degli Studi di Roma
«La Sapienza»
Rome, Italie
J.A.L. STERLING
Avocat et professeur de droit
Center for Commercial Law Studies
Queen Mary & Westfield College
Université de Londres
Londres, Grande-Bretagne
Alain STROWEL
Avocat et professeur de droit
Facultés universitaires Saint-Louis
Bruxelles, Belgique
Kamen TROLLER, Avocat
De Pfyffer Argand Troller et associés
Genève, Suisse
Silke von LEWINSKI
Institut Max-Planck pour le droit
étranger et international des
brevets, du droit d’auteur et
du droit de la concurrence
Münich, Allemagne
TABLE DES MATIÈRES
Noms de domaine et noms de personne: de quel domaine
relève le nom?
Judith Harvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
La prise de garanties en matière de propriété intellectuelle
Bob H. Sotiriadis et Christian Danis . . . . . . . . . . . . 581
Les nouveaux critères de révision en appel d’une décision
rendue par le registraire des marques de commerce
Annie Cormier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Les marques de certification au Canada
Julie Larouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Les complications de la compilation
Marc Baribeau et Sylvain Gadoury . . . . . . . . . . . . 653
Et si Napster était une compagnie canadienne?
René Pepin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
La Loi canadienne sur le droit d’auteur doit-elle être repansée?
Pierre-Emmanuel Moyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
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518
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Capsule – Brevets – Un montant insuffisant d’annuités
peut entraîner la péremption d’un brevet
Garabed Nahabedian, Laurent Carrière et
Barry Gamache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Capsule – Droit d’auteur – La Loi sur le droit d’auteur:
qu’en est-il de sa réforme
Albert Cloutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
Livres parus
Ghislain Roussel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Vol. 14, no 2
Noms de domaine et noms
de personne: de quel domaine
relève le nom?
Judith Harvie*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
2. Le droit canadien quant aux noms d’individus . . . . . . . 523
2.1 Le nom: attribut de la personnalité et élément de
propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
2.1.1 La situation au Québec . . . . . . . . . . . . . 525
2.1.2 La situation dans le reste du Canada. . . . . . 531
2.2 Le nom protégé en tant qu’objet de commerce . . . . . 536
2.2.1 La Loi sur les marques de commerce . . . . . . 536
*
© Judith Harvie, 2001.
LL.B. Conseillère juridique au sein du service juridique de la Société RadioCanada. Présidente de la section du droit constitutionnel et des libertés civiles
de la division Québec de l’Association du Barreau canadien. La première version
de ce texte a été préparée dans le cadre du cours de maîtrise DRT-6870 A – Droit
de la propriété intellectuelle de l’Université de Montréal qui était donné par le
professeur Ejan Mackaay. L’auteure tient à remercier Me Martin-Pierre Boulianne pour ses commentaires, son support et son aide précieuse lors de la finalisation de ce texte. Ce texte s’est d’ailleurs vu décerner le Prix 2001-2002 des CPI.
519
520
2.2.2 Le passing-off . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
2.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
3. Les règles consensuelles applicables aux noms
de domaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
3.1 L’ICANN et sa politique de règlement uniforme
des litiges pour les noms de domaine «.com», «.net»
et «.org» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
3.1.1 Les recommandations . . . . . . . . . . . . . . 549
3.1.2 La mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . 551
3.1.3 L’application des Principes directeurs aux
noms de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . 555
3.1.3.1 Noms de domaine identiques ou semblables
au point de prêter à confusion avec une
marque de produits ou de services sur
laquelle le requérant a des droits. . . . 556
3.1.3.2 L’absence quant au détenteur du nom de
domaine de droit ou d’intérêt légitime . 568
3.1.3.3 Le nom de domaine a été enregistré et est
utilisé de mauvaise foi . . . . . . . . . 571
3.1.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
3.2 L’ACEI et l’élaboration d’une politique de règlement
extrajudiciaire de différends (RED) pour les noms de
domaine «.ca» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
4. Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
1. Introduction
Depuis le milieu des années 90, Internet, le réseau des réseaux,
a pris un essor considérable: de 1995 à ce jour, on estime que le
nombre d’utilisateurs d’Internet est passé d’environ 16 millions à
515 millions1. En ce moment, on évalue à 35 millions le nombre
d’adresses Web sur le réseau et on estime que ce nombre augmente à
raison de 750 000 par semaine2. Avec des nombres aussi importants,
on peut se demander comment il est possible de s’y retrouver. Les
connections Internet fonctionnent à l’aide d’un système d’adresses
IP (Internet Protocol), qui consiste en des adresses numériques uniques pour chaque ordinateur, comme par exemple 132.204.136.21.
Sur le Web, ces adresses IP sont reliées à des adresses plus conviviales que l’on appelle «noms de domaine» et ce, à l’aide d’un système
appelé «système des noms de domaine» (Domain Name System ou
«DNS»).
Les noms de domaine sont formés généralement d’un domaine
que l’on qualifie de premier niveau (top level domain). Il existe deux
catégories de domaines de premier niveau soit, d’une part, les domaines génériques (gTLD), tels les «.com» «.net» «.org» et, d’autre part,
les codes de pays (ccTLD), tels les «.ca» pour le Canada, «.fr» pour la
France et «.za» pour l’Afrique du Sud. Il existe une quantité limitée
de domaines de premier niveau et des organismes sont désignés partout dans le monde afin de s’occuper de leur gestion. À ce domaine de
premier niveau, on ajoute une combinaison de lettres et/ou de chiffres qui forme le domaine de deuxième niveau. Habituellement, on
forme ainsi le «nom de domaine», soit l’adresse sous laquelle les sites
Web sont généralement repérés par les internautes (comme par
exemple le nom de domaine «radio-canada.ca»).
Pour devenir titulaire d’un nom de domaine, il faut obligatoirement s’enregistrer auprès d’une unité d’enregistrement accréditée
1. NUA, How Many Online, en ligne:
<http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html>.
2. F. Berger, «Le monde virtuel bouscule le droit» La Presse [de Montréal] (4 avril
2001) en ligne: <http://www.cyberpresse.ca/reseau/internet/xp/mul_
p1047199.html>.
521
522
par l’organisme responsable du nom de domaine de premier niveau.
Cet enregistrement s’effectue généralement en contrepartie de frais
annuels raisonnables. Sur tout le réseau, chaque nom de domaine est
unique et ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement. Celui-ci
n’oblige toutefois pas nécessairement l’utilisation effective du nom
de domaine sur le Web. Par ailleurs, un nom de domaine donné peut
tout simplement renvoyer automatiquement à une autre adresse
Internet.
Dans le cas des domaines de premier niveau génériques «.com»,
«.net» et «.org», à moins que le nom de domaine choisi ne fasse déjà
l’objet d’un enregistrement, il n’y a pratiquement aucune limite
quant à la combinaison de lettres et/ou de chiffres qui peut être enregistrée. Le système d’enregistrement de ces noms de domaine fonctionne sur une base de «premier arrivé, premier servi». Dans le cas
du système d’enregistrement des domaines de premier niveau lié à
un pays, par contre, certains pays ont fixé des critères
d’enregistrement de noms de domaine comme, par exemple, la présence de la personne dans le pays, l’enregistrement d’un seul nom de
domaine par personne, la démonstration d’un intérêt dans le nom de
domaine. Par ailleurs, la majorité des systèmes d’enregistrement des
noms de domaine liés à des pays fonctionnent également sur la base
de «premier arrivé, premier servi».
Le système des noms de domaine a permis l’enregistrement de
noms de domaine faciles à identifier et à mémoriser. On a enregistré
des noms de domaine liés aux noms d’entreprises, de personnes, de
services ou de produits qui étaient connus ou qui sont devenus
connus de façon à permettre un repérage facile, rapide et efficace des
sites Web. Le nom de domaine s’est vite transformé en un signe distinctif sous lequel la promotion des produits et des activités peut être
faite.
Toutefois, le fait qu’il ne puisse y avoir qu’un seul enregistrement et donc qu’un seul détenteur par nom de domaine pour le
monde entier a rapidement entraîné des abus, surtout au regard de
l’intérêt commercial grandissant de la fenêtre Internet. Ainsi, certains individus ont enregistré quantité de noms de domaine liés à des
noms ou à des marques connus, empêchant ainsi les détenteurs légitimes de ces noms ou de ces marques d’utiliser ces noms de domaine
et de pouvoir y créer des sites qui soient facilement repérables pour
les internautes. Parfois, ils espèrent ainsi entraîner un trafic sur
leur site à l’aide de ces noms de domaine connus. Souvent, ils spéculent sur le rachat de ces noms de domaine par leurs détenteurs
Noms de domaine et noms de personne...
523
légitimes. Ces phénomènes ont rapidement été qualifiés de «cybersquattage».
Le phénomène du cybersquattage s’est également étendu aux
noms de domaine composés de noms de personnalités connues. Ainsi,
des vedettes comme Julia Roberts et Céline Dion ont vu leur nom
enregistré comme nom de domaine par des tiers, souvent sur le nom
de domaine de premier niveau «.com», les empêchant ainsi de créer
un site Web sous la dénomination la plus prisée. En plus des vedettes, plusieurs autres personnalités connues ont subi le même sort.
Par exemple, la version française du nom du pape Jean-Paul II a été
réservée par un Congolais tandis que la version anglaise du même
nom a été réservée par un Américain. Plusieurs personnalités politiques ont vu également leur nom squatté. Au Canada, par exemple,
l’ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard, les premiers
ministres Jean Chrétien, Bernard Landry et Mike Harris ainsi que
la ministre Pauline Marois font partie du nombre. Mêmes certains
dirigeants d’entreprises, tel le président du conseil et chef de la direction de BCE et Bell Canada, Jean Monty, ont subi le même sort. Il y a
maintenant près d’un an, un Torontois a même enregistré le nom de
domaine «momboucher.com»3. Or, quels sont les recours de ces personnes qui ne s’appartiennent plus sur Internet?
Dans le présent texte, nous discuterons du régime de protection
accordé au nom afin de déterminer les recours ouverts aux personnes
voyant leur nom enregistré par des tiers comme nom de domaine.
Pour ce faire, nous analyserons d’abord la protection accordée au
nom au Québec et au Canada. Par la suite, nous analyserons, d’une
part, les règles consensuelles s’appliquant aux noms de domaines de
premier niveau «.com», «.net» et «.org» et, d’autre part, la façon dont
ces règles sont appliquées aux noms de personnes enregistrés comme
noms de domaine. Enfin, nous aborderons brièvement la politique de
règlement extrajudiciaire des différends de l’Autorité canadienne
pour les enregistrements Internet [ci-après l’«ACEI»] qui est actuellement en cours d’élaboration.
2. Le droit canadien quant aux noms d’individus
Le nom est l’élément distinctif qui permet de désigner une personne; il est l’expression de l’identité. Voir son nom sali, c’est être
3. F. Berger, «Les noms volés sur Internet», La Presse [de Montréal] (4 avril 2001)
en ligne: <http://www.cyberpresse.ca/reseau/internet/xp/mul_p1047200.html>.
524
sali. La protection du nom fait donc partie des droits de la personnalité. Dans leur ouvrage intitulé Le droit des personnes physiques4, les
auteures Édith Deleury et Dominique Goubau mentionnent quant à
la défense du nom:
Expression trop intime de la personnalité de l’individu pour en
être séparée, on comprend que l’utilisation de son nom par un
tiers, comme toute autre forme d’atteinte à son intégrité, soit
sanctionnée5.
Les tribunaux ont également reconnu aux individus un droit de
propriété sur leur nom puisque ce nom peut avoir un volet patrimonial. En effet, le prestige rattaché à un nom peut servir à des fins
commerciales ou encore, à l’inverse, un nom peut devenir prestigieux
parce qu’associé à un certain type de commerce. À titre d’exemple,
nous pouvons citer le cas de la voiture PICASSO vendue en Europe
ou encore les parfums CALVIN KLEIN. Ainsi, dans l’affaire Fondation Le Corbusier c. Société en commandite Manoir le Corbusier
Phase I6, où la Cour a accordé à la Fondation Le Corbusier une
injonction permanente ordonnant à Société en commandite Manoir
le Corbusier Phase I de cesser l’utilisation du pseudonyme «Le Corbusier», l’honorable juge Lyse Lemieux soulignait à la p. 2873:
La nature juridique du droit au nom ou pseudonyme comporte
différents éléments, les uns se rattachant au droit de la propriété, les autres aux droits de la personnalité – ces éléments
n’étant pas mutuellement exclusifs:
Le pseudonyme, à l’instar du nom d’un individu, est à la fois
une propriété, un des éléments constitutifs de la personnalité
civile et le signe distinctif de cet individu, dont la valeur morale
et patrimoniale est, le plus souvent, dissociée [note omise]7.
Dans le rapport intérimaire de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (World Intellectual Property Organization ou
«WIPO») [ci-après l’«OMPI»] intitulé «The recognition of right and
the use of names in the Internet Domain Name System», publié le 12
4. É. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques, 2e éd., Cowansville
(Qc.), Yvon Blais, 1997.
5. Ibid. au par. 190.
6. [1991] R.J.Q. 2864 (C.S.) [ci-après «Le Corbusier»].
7. Voir S. Martin, «La protection du nom de scène» dans Service de la formation permanente Barreau du Québec, dir., Développements récents en droit du divertissement, Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 2001, 203.
525
avril 2001 et qui discute notamment des droits de la personnalité
dans le contexte des noms de domaine, il est mentionné:
The personality right, also known as the «right of publicity» in
certain jurisdictions, has been defined as «the inherent right of
every human being to control the commercial use of his or her
identity [...].»
The personality right has its antecedents in the concept of privacy, but now also finds increasing intellectual support in the
law of unfair competition. Under the theory of privacy, courts
especially in Europe and the United States, beginning more
than a century ago, started granting protection against unauthorized advertising and other intrusive forms of commercial
use of a person’s identity (in particular, a person’s name or picture), on the ground that such use, without permission, is an
affront to the person’s human dignity and state of mind8.
Nous examinerons d’abord la question de la protection du nom
en tant qu’attribut de la personnalité et élément de propriété pour
ensuite nous tourner vers la protection qui a été accordée au nom en
tant qu’objet de commerce.
2.1 Le nom: attribut de la personnalité et élément de
propriété
2.1.1 La situation au Québec
Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne9 édicte
que tout être humain possède la personnalité juridique10 et qu’il a
droit à l’intégrité de sa personne11, à la sauvegarde de sa dignité, de
son honneur et de sa réputation12 ainsi qu’au respect de sa vie
privée13. À travers ces droits, le nom se trouve protégé en tant
qu’attribut de la personnalité.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OMPI, The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain
Name System: Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process (12 avril 2001) [ci-après «Rapport intérimaire»), en ligne: <http://wipo2.
wipo.int/process2/rfc/rfc3/index.html>.
L.R.Q., c. C-12 [ci-après la «Charte québécoise»].
Art. 1 Charte québécoise.
526
Le Code civil du Québec reconnaît de façon encore plus explicite
la protection accordée au nom:
Art. 1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a
la pleine jouissance des droits civils.
Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité,
tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie
privée.
Ces droits sont incessibles.
Art. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: [...]
5o Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix
à toute autre fin que l’information légitime du public [...].
Art. 55. Toute personne a droit au respect de son nom [...].
Art. 56. Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.
Tant le titulaire du nom que son conjoint ou ses proches
parents, peuvent s’opposer à cette utilisation et demander la
réparation du préjudice causé.
[Les italiques sont nôtres].
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, force est de conclure que le nom se voit accorder une protection accrue au Québec.
Malgré tout, il existe peu de jurisprudence portant précisément sur
la protection du nom d’individus.
Il ressort néanmoins de cette jurisprudence que l’utilisation du
nom d’un individu n’est pas toujours fautive. En effet, la protection
du nom doit être soupesée avec la liberté d’expression et la liberté de
presse protégées au paragraphe 2b) de la Charte canadienne des
droits et libertés14, tel que prévu au paragraphe 36(5o) C.c.Q. Ainsi,
l’utilisation du nom pour des fins d’information légitime du public ne
14. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-après la «Charte canadienne»].
527
constituera pas une faute. Ce principe avait d’ailleurs été reconnu
bien avant l’adoption de la Charte canadienne et du nouveau Code
civil du Québec. Déjà dans l’affaire Deschamps c. Renault Canada
ltée15, la Cour supérieure soulignait:
Certainly it cannot be contended that the mere publication of
an individual’s photograph or name is always and in itself a violation of his rights. Clearly, there are instances, such as the
reporting of news and the discussion of public issues and public
figures, where the public interest may override private rights
[note omise].
Dans l’affaire Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. qui porte sur le
droit à l’image, dont le régime de protection s’apparente à celui du
nom, la Cour suprême du Canada a affirmé la nécessité de pondérer
les droits en présence avant de conclure à la faute:
Une seule question se pose: c’est celle de la pondération des
droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit du public à
l’information peut justifier la diffusion d’une photographie
prise sans autorisation16.
Évidemment, le fait de nommer quelqu’un dans le cadre de la
diffusion d’informations diffamatoires fautives concernant cette personne sera sans contredit une atteinte à son nom, ainsi qu’à sa réputation.
Sera également fautif le simple fait de créer la confusion en utilisant le nom d’une personne, en associant par exemple ledit nom
avec un produit ou un service sans le consentement du titulaire du
nom de façon à en tirer un bénéfice. La décision Deschamps17 est un
excellent exemple de cette situation. Dans cette affaire, l’humoriste
connu Yvon Deschamps avait accepté de se faire photographier avec
l’actrice Dominique Michel à la suite du tournage d’un film. Sur les
photos apparaissait également une voiture de marque Renault, la
compagnie Renault étant commanditrice du film. Cette dernière souhaitait utiliser ces photos ainsi que le nom des artistes à des fins
publicitaires, mais la Cour supérieure a accordé une injonction pour
l’en empêcher. Dans son jugement, l’honorable juge Rothman
déclare:
15. (1977), 18 C. de D. 937 à la p. 940 (C.S.) [ci-après «Deschamps»].
16. [1998] 1 R.C.S. 591 à la p. 618, juges L’Heureux-Dubé et Bastarache [ci-après
«Aubry»].
17. Supra, note 15.
528
The Court is satisfied, quite apart from any question of defamation or libel and quite independently of whether the poster is of
good or poor quality, that the names and likenesses of petitioners
involve proprietary rights which they are free to exploit commercially or to refrain from doing so, and equally free to decide
the conditions under which such exploitation shall take place.
It is clear from the evidence that their names and likelinesses
have a real commercial value capable of being translated into
money terms. Specific proof was made as to the remuneration
paid to the petitioners for their publicity services by various
distributors of commercial products and services. Moreover, in
this day and age, it would be hard for any Court not to take judicial notice of how common it is for film stars and other public
figures to lend their names and talents to commercial promotion. Such advertising and endorsement is an every day fact,
and it was not at all unusual for Renault to be interested in
obtaining some identification with the two stars. [...]
Now, if the right of commercial exploitation of a film star’s
name and image is a proprietary right, a real right in property
which is capable of yielding a financial return, then it cannot be
appropriated or used by anyone without the consent of its
owner [Note omise; les italiques sont nôtres.]18.
Dans l’affaire Genest c. Société de courtage immobilier du Trust
Général inc.19, le Trust Général a dû dédommager monsieur Théo
Genest, agent immobilier à son compte, pour avoir affublé un acteur
de son nom dans le cadre d’une publicité du Trust Général, ce qui
avait entraîné la confusion. La Cour a même conclu que le nom de
monsieur Genest utilisé dans le cadre de son commerce constituait
un bien protégé au sens de l’article 6 de la Charte québécoise qui
garantit à toute personne la jouissance paisible et la libre disposition
de ses biens, dans la mesure prévue par la loi. La Cour supérieure a
souligné, à la p. 9:
18. Supra, note 15 aux p. 940-41. Voir Le Corbusier, supra, note 6. Voir aussi Torrito c. Fondation Lise T. pour le respect du droit à la vie et à la dignité des personnes lourdement handicapées, [1995] R.D.F. 429 (C.S.) où la Cour supérieure
a émis une injonction contre cette fondation afin qu’elle cesse d’utiliser dans le
cadre de ses activités le nom d’une jeune fille décédée qui était lourdement handicapée et ce, malgré des prétentions d’intérêt public de la part de la fondation.
19. (1er novembre 1984), Québec, no 200-05-005023-812, J.E. 84-992 (C.S.).
529
En effet, le demandeur, à force de travail, d’apparitions publiques, de dévouement dans différents organismes, Chambre de
commerce, etc., s’est littéralement fabriqué un nom de commerce, tout le public le connaissant comme étant «Théo
Genest». [...]
S’agit-il d’un «bien» au sens de l’article 6 de la [Charte québécoise]? La Cour croit devoir conclure dans l’affirmative.
La [Charte québécoise] en effet ne distingue aucunement entre
bien corporel ou incorporel et il est de doctrine constante que
lorsque le législateur n’a pas cru devoir distinguer il n’appartient pas aux tribunaux de le faire20.
Récemment, dans l’affaire Malo c. Laoun21 concernant le droit à
l’image d’une artiste quant à l’utilisation sans autorisation de sa
photo pour des fins publicitaires, on a plaidé devant la Cour supérieure que l’artiste en question ne pouvait se plaindre d’une atteinte
à sa vie privée puisque sa vie et son image sont publiques par choix.
La Cour a rejeté cette position en concluant que le droit à l’image de
l’artiste bénéficie d’un statut juridique autonome:
Lors de l’utilisation non autorisée de la photographie d’une
artiste connue, l’atteinte touche directement le droit à l’image
sans nécessairement affecter le droit à la vie privée. Le recours
au respect de la vie privée peut être nécessaire comme fondement de l’action de celui qui n’est ni artiste, ni vedette et dont
on prend la photo sans autorisation. Mais la personnalité publique bénéficie aussi de la protection de son image, soit pour en
empêcher la diffusion dans un contexte qui ne lui convient pas
ou encore pour exiger une compensation monétaire pour le
bénéfice commercial rattaché à sa notoriété et à sa réputation22.
Il n’existe pas à notre connaissance de jurisprudence au Québec
portant directement sur l’enregistrement par des tiers de noms
d’individus comme noms de domaine. Cependant, au regard de la
législation et de la jurisprudence, nous croyons pouvoir affirmer avec
certitude que la protection accordée aux noms permettrait aux indi20. Voir aussi Piscines Trévi inc. c. Lanthier, (12 janvier 1994), Longueuil,
no 505-05-000259-900, J.E. 94-276 (C.S.).
21. [2000] R.J.Q. 458 (C.S.), en appel.
22. Ibid. à la p. 474. Voir aussi Éthier c. Boutique à coiffer Tonic, [1999] R.R.A. 100
(C.S.).
530
vidus «expropriés» de leur nom sur Internet de faire valoir leur droit
au Québec dans le contexte où ils subiraient un préjudice en raison
de cette utilisation ou de la confusion ainsi créée. Nous pensons également que le simple fait de ne plus pouvoir enregistrer son nom
comme nom de domaine devrait être considéré comme un préjudice,
à moins que la personne qui l’a enregistré ait un droit à faire valoir
sur le nom en question. Les cas de cybersquatteurs qui, en toute
mauvaise foi, enregistrent des noms de personnes célèbres simplement pour abuser de la notoriété de ces personnes seraient, selon
nous, définitivement sanctionnés par les tribunaux.
Évidemment, si l’enregistrement du nom par un tiers visait
l’exercice légitime de la liberté d’expression, comme par exemple la
création d’un site Internet critiquant une personnalité publique, les
tribunaux devraient peser les droits en présence. En effet, il faudrait
pondérer la liberté d’expression de la personne ayant enregistré le
nom de domaine et la protection devant être accordée au nom de la
personnalité publique dépossédée de son nom sur Internet, conformément au test élaboré par la Cour suprême du Canada dans
l’affaire Aubry23. Plusieurs éléments devraient alors être pris en
considération. Par exemple, les tribunaux pourraient se poser les
questions suivantes: est-il vraiment nécessaire de détenir précisément le nom de la personnalité comme nom de domaine pour pouvoir
créer un site la critiquant? Est-ce que l’utilisation du nom précis
d’une personnalité comme nom de domaine ne fait pas simplement
naître une confusion quant au lien que peut avoir le site avec la personnalité? Est-ce que le fait que cet enregistrement empêche la personnalité d’utiliser son nom comme propre nom de domaine afin de
créer un site Internet ne constitue pas une atteinte suffisante qui
devrait entraîner une certaine restriction à la liberté d’expression
quant à l’enregistrement de noms de domaine?
Selon nous, la possibilité d’enregistrer quantité de noms de
domaine pour créer des sites dédiés à la critique d’une personnalité
publique, sans avoir à prendre le nom précis de cette personnalité,
jouera certainement en défaveur de ces détenteurs de noms de
domaine. En effet, les tribunaux risquent fort de conclure que le fait
d’imposer à une personne qui veut concevoir un site dédié à une personnalité connue, de le faire sous un autre nom de domaine que le
nom précis de cette personnalité, constitue un aménagement raisonnable qui permet d’équilibrer les droits en présence.
23. Supra, note 16.
531
Enfin, dans l’éventualité où deux personnes auraient exactement le même nom, il serait difficilement justifiable, selon nous, de
retirer l’enregistrement de ce nom à l’une des deux personnes. Dans
ce cas, la règle du «premier arrivé, premier servi» devrait continuer à
prévaloir.
2.1.2 La situation dans le reste du Canada
Dans le dernier quart de siècle, les tribunaux du Canada
anglais ont créé un nouveau délit fondé sur l’appropriation illicite de
la personnalité (misappropriation of personality)24. Ce nouveau délit
a fait son apparition dans l’affaire Krouse c. Chrysler Canada Ltd25.
Dans cette affaire, un joueur de football, Bobby Krouse, se plaignait
que Chrysler, dans le cadre d’une campagne publicitaire, avait utilisé sans son consentement une photo prise pendant une partie de
football où il pouvait être reconnu. Le tribunal de première instance
avait conclu que «the mere identifiable use of Krouse in the [advertisement] in this manner would be sufficient to constitute a tort»26,
entraînant de ce fait la création d’un nouveau délit. La Cour d’appel
de l’Ontario a confirmé cette création:
I, therefore, conclude from the foregoing examination of the
authorities in the several fields of tort related to the allegations
made herein that the common law does contemplate a concept
in the law of torts which may be broadly classified as an appropriation of one’s personality27.
Toutefois, la Cour a rejeté le recours de Krouse au motif qu’on
ne pouvait conclure du simple fait que Krouse était identifiable sur la
photo que celui-ci endossait le produit de Chrysler:
Here the photograph was not used in such a way as to associate
the respondent with the commercial enterprise or production of
the [advertisement], a fact which is not without legal significance [...]. In essence, [Chrysler]’s main purpose seems to be to
utilize the promotion of the game of football generally to attract
followers of that sport to the automobile show-rooms of its affiliated dealers in the hope of selling [Chrysler]’s product.
24. Voir E. M. Singer, «The Development of the Common Law Tort of Appropriation of Personality in Canada», (1998) 15 R.C.P.I. 65. Voir aussi S. H. Abramovitch, «Misappropriation of personality » (2000) 33 Can. Bus. L.J. 230.
25. (1973), 40 D.L.R. (3e) 15 (C.A. Ont.) [ci-après «Krouse»].
26. (1971), 25 D.L.R. (3e) 49 à la p. 61 (H.C. Ont.).
27. Supra, note 25 à la p. 28.
532
The danger of extending the law of torts to cover every such exposure in public not expressly authorized is obvious [...]. The
public in our community would not consider any players so
represented on the screen as thereby endorsing the products
advertised on the same programme, nor would a viewer reasonably associate in any other way the players so depicted and
the product mentioned in the programme’s commercial messages [Les italiques sont nôtres.]28.
Dans l’affaire Athans c. Canadian Adventure Camps Ltd.29, la
Cour a appliqué la règle d’appropriation illicite de la personnalité.
Canadian Adventure Camps avait décidé pour des fins publicitaires
de styliser une photographie du skieur nautique canadien George
Athans sans son consentement. La Cour est arrivée à la conclusion
que cela constituait une appropriation illicite de la personnalité
d’Athans et ce, bien que la photographie ne permettait pas de conclure que ce dernier endossait Canadian Adventure Camps, puisqu’il
était difficilement reconnaissable:
I say at once that, on the basis of recent authority, it is clear
that Mr. Athans has a proprietary right in the exclusive marketing for gain of his personality, image and name, and that the
law entitles him to protect that right, if it is invaded. [...]
The commercial use of his representational image by the defendants without his consent constituted an invasion and pro tanto
an impairment of his exclusive right to market his personality
and this, in my opinion, constitutes an aspect of the tort of
appropriation of personality. This conduct gives rise to an
action sounding in tort that is separate and distinct from any
action based on infringement of trademark or copyright, should
that exist. [...]
In the circumstances, the reproduction for commercial advantage of the photograph in the form which it took, was an invasion of Mr. Athans’ exclusive right to market his personality
[note omise]30.
28. Ibid. aux p. 29-30. Voir aussi Racine c. C.J.R.C. Radio Capitale Ltée (1977), 17
O.R. (2e) 370 (Co.Ct. Ont.).
29. (1977), 80 D.L.R. (3e) 583 (H.C. Ont.).
30. Ibid. aux p. 592 et 595. Voir aussi Baron Philippe de Rothschild S.A. c. La Casa
de Habana Inc. (1987), 19 C.P.R. (3e) 114 (H.C. Ont.) [ci-après «Philippe de
Rothschild»] et Joseph c. Daniels (1986), 11 C.P.R. (3e) 544 (C.S. C.-B).
533
Cette conclusion élargissait l’application de la règle aux cas de
simple utilisation du nom ou de l’image (mere identifiable use) contrairement à la position de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire
Krouse31 qui exigeait l’endossement du produit ou du service pour
conclure à un délit.
Récemment, la Cour de division générale de l’Ontario s’est prononcée sur les limites d’application de la règle d’appropriation illicite
de personnalité dans l’affaire Gould Estate c. Stoddart Publishing
Co.32. Glenn Gould avait accordé en 1956 plusieurs entrevues au
journaliste et photographe Jock Carroll au cours desquelles plusieurs photos avaient été prises. À l’époque, ces rencontres avaient
mené à la publication d’un article dans le Weekend Magazine. Plusieurs années plus tard, après le décès de Glenn Gould, Jock Carroll
a écrit un livre intitulé Glenn Gould: Some Portraits of the Artist as a
Young Man dans lequel se retrouvaient des photos prises lors des
rencontres ayant eu lieu en 1956 ainsi que des commentaires sur ces
rencontres.
La succession de Glenn Gould a entrepris des procédures
notamment sur la base d’une appropriation illicite de la personnalité
en raison de l’utilisation des photos. La Cour, à l’instar de la Cour
d’appel dans l’affaire Krouse33, a conclu qu’il est essentiel qu’il y ait
un endossement du produit pour conclure à l’appropriation illicite de
la personnalité34. Ainsi, la simple utilisation du nom ou de l’image
n’était pas suffisante. Toutefois, est-ce que l’utilisation de l’image et
du nom pouvait constituer un endossement implicite du produit? La
Cour a rejeté cet argument sur la base de l’intérêt qu’a le public à
connaître la vie de Glenn Gould à travers une œuvre comme le livre
en cause. La Cour a donc fait la distinction entre, d’une part, l’utilisation de la personnalité simplement dans le but de vendre des
produits ou services et, d’autre part, l’utilisation de la personnalité
aux fins d’information légitime du public. Ce faisant, la Cour a
procédé, selon nous, à une forme de pondération entre la liberté
d’expression du journaliste, d’une part, et les droits de la personna-
31. Supra, note 25.
32. (1996), 74 C.P.R. (3e) 206 (Div. gén. Ont.) (sub nom. Posen c. Stoddart Publishing Co.) (1998), 161 D.L.R. (4e) 321 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la
C.S.C. refusée [1991] 1 R.C.S. xii. [ci-après «Gould»].
33. Supra, note 25.
34. Voir aussi Dubrulle c. Dubrulle French Culinary School Ltd. (2000), 8 C.P.R.
(4e) 180 (C.S. C.-B.).
534
lité, d’autre part35. Force est de reconnaître que cette approche est
très similaire à celle retenue au Québec.
La Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Gould a plutôt conclu
que la règle d’appropriation illicite de personnalité ne trouvait pas
application pour les motifs suivants:
The owner of the negatives is the author and owner of the copyright in the photographs and the author of the written material
in the book is the owner of the copyright in that written material. The subject of the photographs and the written materials
has no proprietary interest whatsoever unless he or she had
obtained an interest by express contract or implied agreement
with the author. Looked at in this light, the concept of appropriation of personality has no application. Once Gould consented,
without restriction, to be the subject-matter of a journalistic
piece, he cannot assert any proprietary interest in the final
product nor can he complain about any further reproduction of
the photographs nor limit the author of the journalistic piece
from writing further about him36.
À notre connaissance, il n’existe pas non plus au Canada
anglais de décision portant sur l’utilisation par des tiers de noms de
personnalités comme noms de domaine. Toutefois, on peut certainement penser que la règle de l’appropriation illicite de la personnalité
serait soulevée dans un tel cas. Il serait intéressant de voir l’impact
qu’aurait la division de la jurisprudence actuelle entre la simple utilisation du nom ou de l’image et la nécessité d’avoir un endossement
de produits ou services, implicite ou explicite dans le contexte des
cybersquatteurs. Si la deuxième exigence était retenue, cela risquerait sérieusement de limiter les cas où les cybersquatteurs se verraient sanctionnés. En effet, dans plusieurs cas, le cybersquatteur
enregistre le nom, mais n’ouvre aucun site Internet. Dans ce contexte, comment conclure que le nom de la personnalité enregistré
comme nom de domaine par un tiers constitue un endossement de
produits ou services? Cela risque de rendre inefficace l’application de
cette règle aux cybersquatteurs. De plus, même si un site Internet
est ouvert sous le nom de domaine, encore faut-il que l’on puisse qua-
35. Voir aussi Shaw c. Berman (1997), 72 C.P.R. (3e) 9 (Div. gén. Ont.) et Horton c.
Tim Donut Ltd. (1997), 75 C.P.R. (3e) 451 (Div. gén. Ont.), conf. par (1997), 75
C.P.R. (3e) 467 (C.A. Ont.).
36. Arrêt de la Cour d’appel, supra, note 32 à la p. 330.
535
lifier ce site de produit ou de service. Il est vrai que plusieurs sites
Internet offrent des produits ou des services et peuvent certainement être qualifiés de services. Dans ce contexte, nous pensons que
l’utilisation du nom d’une personnalité connue comme nom de
domaine afin d’attirer des internautes pourrait se voir qualifiée
d’endossement du service à tout le moins implicite.
Dans les cas d’enregistrement de nom de la personnalité à titre
de nom de domaine pour des fins de critique, il est difficile de prévoir
quelle serait la réaction des tribunaux au regard de la décision
Gould37. Est-ce que, dans ce contexte, les tribunaux arriveraient à la
conclusion qu’il y a endossement d’un produit ou d’un service, même
implicite? Peut-on vraiment conclure qu’un site qui critique une personnalité est un produit ou un service? En outre, est-ce que les fins
légitimes d’information du public suffiraient à justifier l’enregistrement du nom comme nom de domaine? Est-ce que le fonctionnement d’Internet et du système des noms de domaine aurait un
impact sur la conclusion à tirer? Il serait intéressant de voir quelles
réponses les tribunaux donneraient à ces questions. Compte tenu de
la jurisprudence portant sur l’appropriation illicite de la personnalité, nous pensons qu’il est loin d’être évident que les personnes dont
les noms sont enregistrés auraient gain de cause sur cette base.
Enfin, soulignons que les provinces de la Colombie-Britannique38, de la Saskatchewan39, du Manitoba40 et de Terre-Neuve41
ont adopté des lois qui protègent la vie privée, lesquelles mettent en
place un délit de violation de la vie privée lorsqu’un tiers utilise le
nom d’une personne sans son consentement pour des fins publicitaires, de promotion ou, dans certains cas, de gain. Ces lois pourraient
combler certaines lacunes de l’application du délit d’appropriation
illicite de la personnalité42. Toutefois, à notre connaissance, aucune
décision pertinente concernant la protection du nom n’a été rendue
en vertu de ces législations.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Supra, note 32.
Privacy Act, L.R.C.-B. 1996, c. 373, art. 1 et 3.
Privacy Act, L.R.S. 1978, c. P-24, art. 2 et 3, mod. par L.S. 1979, c. 69, art. 19.
Privacy Act, L.R.M. 1987, c. P-125, art. 2 et 3.
Privacy Act, L.R.T.-N. 1990, c. P-22, art. 3 et 4.
Voir à ce sujet l’analyse détaillée de D. Vaver, «What’s mine is not yours: Commercial appropriation of personality under the privacy acts of British Columbia, Manitoba and Saskatchewan», (1981) 15 U.B.C.L.R. 241.
536
2.2 Le nom protégé en tant qu’objet de commerce
2.2.1 La Loi sur les marques de commerce
Au Canada, la Loi sur les marques de commerce43 met en place
un régime législatif de protection des marques de commerce de marchandises ou de services. En vertu de ce régime, il est possible
d’enregistrer une marque de commerce de marchandises ou de services de façon à assurer au propriétaire de cette marque le droit exclusif d’emploi de celle-ci dans tout le Canada, en ce qui concerne les
marchandises ou services44, à moins que l’invalidité de la marque ne
soit démontrée.
Comme nous l’avons mentionné, il arrive que le nom d’une personne soit associé à un commerce, un service ou un bien. Pour constituer une marque de commerce, le nom doit être employé «par une
personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou
exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à
bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres»45. La
Loi sur les marques de commerce spécifie les cas où une marque de
commerce est employée:
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison
avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de
la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du
commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur
les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si
elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel
point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la
propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison
avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services [...].
43. L.R.C. 1985, c. T-13 [ci-après la «L.m.c.»].
44. Art. 19 L.m.c.
45. Art. 2 L.m.c. («marque de commerce»). Pour les fins du présent article, nous ne
nous attardons pas aux marques de commerce projetées dont le régime est
similaire, sauf en ce qui a trait au moment de l’enregistrement (art. 40 L.m.c.).
Voir aussi D. Vaver, Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks, Concord (Ont.), Irwin Law, 1997 à la p. 186.
537
Enfin, en plus d’être employée, la marque doit être distinctive
afin de pouvoir être protégée. C’est souvent sur cet aspect que la difficulté se pose en premier en matière de noms de personnes. En effet, il
est difficile d’enregistrer un nom de personne comme marque de
commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce, puisque
l’on considère que celui-ci n’a pas le caractère distinctif requis.
À ce sujet, la Loi sur les marques de commerce édicte à l’alinéa
12(1)a):
12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est
enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le
nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est
décédé dans les trente années précédentes [Les italiques sont
nôtres.] [...].
Pour déterminer si un mot que l’on cherche à enregistrer est
«principalement» un nom de personne, c’est la réaction de la population canadienne devant ce nom qui sert de critère. À ce sujet, l’auteur
David Vaver mentionne:
So whether the name is initially registrable will depend upon
how a Canadian of ordinary intelligence and ordinary education in English or French would respond to it. Would he think
that the «primary (chief) (principal) (first in importance) meaning of the word» was «merely (only) (nothing more than)» a
name or surname?46
Le 16 août 2000, le Bureau des marques de commerce a rendu
public un énoncé de pratique indiquant qu’une objection formulée en
vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce «sera
prise en considération seulement si au moins 25 occurrences du nom
ou du nom de famille peuvent être trouvées dans des annuaires téléphoniques canadiens»47.
Cependant, «[l]orsqu’une recherche révèle que la marque est
constituée du nom ou du nom de famille d’un particulier célèbre, une
46. Supra, note 42 à la p. 336. Voir Standard Oil Co. c. Registraire des marques de
commerce (1968), 55 C.p.R. 49 (C. de l’É.) et Registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd. (1972), [1974] R.C.S. 438.
47. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Journal des marques de commerce, v. 47, no 2390, Ottawa, Industrie Canada aux p. 168-69 (16 août 2000).
538
objection pourrait être soulevée même s’il y a moins de 25 occurrences dans les annuaires canadiens»48. Ainsi, c’est seulement dans ces
deux cas que le critère de la réaction du public canadien sera appliqué.
Il faut toutefois reconnaître que les cas de noms de personnes
enregistrés comme noms de domaine surviennent généralement
dans le contexte de noms de personnes célèbres. Ainsi, il est peu probable que ces noms puissent être considérés comme des mots qui ne
sont pas principalement le nom d’un particulier vivant ou décédé
dans les trente dernières années. Par ailleurs, même dans les cas de
noms de personnes qui ne sont pas célèbres ou qui sont décédées
depuis au moins trente ans et dont le nom pourrait se qualifier au
sens de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, encore
faudrait-il que leur nom puisse se qualifier de marque, c’est-à-dire
qu’il soit employé en rapport avec des marchandises ou des services.
Souvent, c’est lorsqu’un nom est employé en rapport avec des marchandises ou des services, qu’il devient célèbre. Le problème reste
donc entier.
Le législateur a cependant prévu une solution. Ainsi, il a
reconnu que, dans certains cas, le nom d’une personne devenait à ce
point lié à une marchandise ou à un service qu’il pouvait acquérir un
caractère distinctif (secondary meaning) et être enregistré comme
marque de commerce. En effet, le paragraphe 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce édicte:
(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) [...] peut être enregistrée si elle a été
employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en
titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant [Les italiques sont nôtres.].
Or, la Loi sur les marques de commerce définit le mot «distinctive» à l’article 2 en ces termes:
2. [...] «distinctive» Relativement à une marque de commerce,
celle qui distingue véritablement les marchandises ou services
en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire,
des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est
adaptée à les distinguer ainsi.
48. Ibid.
539
La preuve du caractère distinctif du nom devra donc être présentée pour que celui-ci puisse être enregistré. Dans son ouvrage
intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition,
l’auteur Harold G. Fox émet les commentaires suivants quant à la
démonstration qui doit être faite du caractère distinctif du nom personnel:
Names of Individuals: As has already been reviewed, the name
of an individual is not prima facie registrable. Without proof of
user sufficiently long and widespread that its primary meaning
has been lost and it has acquired a secondary and distinctive
meaning denoting and distinguishing the goods of a particular
bearer of that name, it can neither be registered as a trade
mark, nor its use restrained on the part of another person of the
same name [...]. In the case of names or surnames of individuals, it is only in exceptional circumstances that registration of
such names should be permitted. An application for registration of a surname ought to be closely scrutinized and acceptance only obtained where its distinctive character is clearly
proved. Much depends upon the nature of the name itself and
the extent of its use [notes omises]49.
Dans l’affaire John Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson,
Société en nom collectif50, la Cour d’appel fédérale a rappelé le fardeau de preuve applicable en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce. Dans cette affaire, la Cour d’appel devait
décider si le mot descriptif «Export» pouvait être enregistré51 comme
marque de commerce au motif que ce mot avait acquis un caractère
distinctif au sens du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce. En ce qui a trait au fardeau de preuve relatif au caractère
distinctif, la majorité de la Cour, sous la plume du juge Rothstein, a
reconnu que la «jurisprudence relative aux demandes fondées sur le
paragraphe 12(2) parle souvent de “charge lourde”»52. Puis, l’honorable juge Rothstein a souligné:
Bien qu’aucune décision ne suggère le contraire, je pense qu’il
est salutaire de confirmer que la norme de preuve requise par le
paragraphe 12(2) est la preuve prépondérante, comme dans les
49. H. G. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e éd.,
Toronto, Carswell, 1972 aux p. 127-28.
50. [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2000] 2
R.C.S. xi.
51. L’alinéa 12(1)b) L.m.c. interdit l’enregistrement d’un mot clairement descriptif.
52. Supra, note 50 à la p. 168.
540
autres instances civiles. Le terme «charge lourde» paraît tenir
au caractère exceptionnel du paragraphe 12(2). Le paragraphe
12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité
d’une marque de commerce suivant les alinéas 12(1)a) ou b) [...].
Le paragraphe 12(2) étant une exception à la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, le requérant doit soumettre une preuve qui n’est pas requise lorsqu’une marque de
commerce n’est pas un terme clairement descriptif. En l’espèce,
il faut prouver que l’emploi prolongé a fait qu’un mot descriptif
en liaison avec la bière est devenu distinctif du produit brassé
de Molson. Si une telle preuve est soumise, elle doit être
évaluée suivant la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas
d’autre fardeau que celui de satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2)53.
Quoi qu’il en soit, il est peu fréquent qu’une personne réussisse
à enregistrer un nom d’individu à titre de marque de commerce54 de
façon à pouvoir faire valoir la protection rattachée à un tel enregistrement. Et même si une personne réussit à enregistrer son nom
comme marque de commerce au Canada, cette réussite ne lui sera
pas nécessairement d’une grande utilité si elle devait se plaindre que
son nom a été enregistré comme nom de domaine par un tiers. En
effet, les recours traditionnels accordés au détenteur de marque de
commerce – soit l’action en contrefaçon55, en concurrence déloyale56
et en dépréciation d’achalandage57 – se sont avérés mal adaptés
lorsque appliqués aux noms de domaine58. Par exemple, le recours en
contrefaçon exige que la marque soit employée, au sens de la Loi sur
les marques de commerce, par un tiers, en rapport avec des marchandises ou des services. On doit admettre qu’il peut être difficile de
démontrer qu’un nom de personne enregistré comme nom de
domaine est ainsi employé en rapport avec des marchandises ou services59. Le recours en concurrence déloyale exige, quant à lui, qu’il y
53. Ibid. à la p. 169.
54. Voir notamment General Motors du Canada c. Décarie Motors Inc./Moteurs
Décarie inc., [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.); Valint N.V. c. Mario Valentino S.p.A.
(1999), 4 C.P.R. (4e) 1 (C.F. (1re inst.)). D. Vaver, supra, note 42 à la p. 334 et s.
55. Art. 6, 19 et 20 L.m.c.
56. Art. 7 L.m.c.
57. Art. 22 L.m.c.
58. Voir P.-E. Moyse, «Les noms de domaine: un pavé dans la marque», (1997) 9
C.P.I. 425; M.-H. Deschamps-Marquis, «Les noms de domaine: au delà du mystère», (1999) 11 C.P.I. 591; C. Morgan, «Noms de domaine et marques de commerce utilisés sur Internet: Un survol des enjeux actuels d’une perspective
canadienne», à paraître (2002) 14-3 C.P.I.
59. Voir par ex. Sprint Communications Company L.P. c. Merlin International
Communications Inc. (2000), 9 C.P.R. (4e) 307 (C.F. (1re inst.)).
541
ait confusion dans l’esprit du public entre la marque de commerce
protégée et le nom de domaine. La possibilité de faire cette preuve
dépendra de la notoriété du nom de la personne en cause et de la
nature du site ayant enregistré ce nom comme nom de domaine.
Ainsi, dans les cas où un cybersquatteur tente d’accroître
l’achalandage sur son site grâce au nom de personne célèbre utilisé
comme nom de domaine, il serait possible de faire une telle preuve.
Cependant, dans plusieurs autres cas, cela pourrait s’avérer très difficile, notamment les cas d’enregistrement de noms de personnes
sans ouverture de site.
Soulignons qu’il n’est pas nécessaire au Canada qu’une marque
de commerce soit enregistrée pour être protégée. Le simple fait
qu’elle soit utilisée en rapport avec des produits ou des services de
façon distinctive pourra lui accorder une certaine protection sur tout
le territoire où elle est utilisée, principalement sur la base du recours
en passing-off. Ainsi, le nom d’une personne pourrait fait l’objet
d’une certaine protection même s’il n’était pas enregistré, pourvu
que l’on puisse le qualifier de marque de commerce, c’est-à-dire qu’il
soit utilisé60 de façon distinctive en rapport avec des marchandises
ou des services. Il est donc pratiquement aussi difficile de faire reconnaître une pareille protection à un nom de personne que de le faire
enregistrer comme marque de commerce. Toutefois, comme l’analyse
serait vraisemblablement effectuée dans le contexte factuel d’une
violation alléguée, les tribunaux pourraient être tentés d’accorder le
statut de marque de commerce à un nom de personne célèbre enregistré comme nom de domaine par un tiers. Il sera tout aussi difficile
d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un recours en passing-off
puisque ce recours est de même nature que celui en concurrence
déloyale ouvert aux marques enregistrées. Nous traiterons plus longuement du recours en passing-off en matière de marques non enregistrées dans la prochaine section.
En ce qui a trait à l’individu qui enregistre un nom de personne
comme nom de domaine, on peut se demander si celui-ci pourrait
faire valoir une marque de commerce sur ce nom de domaine et, par
le fait même, sur le nom de la personne. Il est possible qu’un nom de
domaine soit qualifié de marque de commerce et soit même enregis60. Il n’est pas nécessaire que la marque de commerce de common law soit
employée au sens de la Loi sur les marques de commerce pour être protégée.
Voir R. S. Jolliffe, «The Common Law Doctrine of Passing Off» dans G.F. Henderson, dir., Trade-Marks Law of Canada, Scarborough (Ont.), Carswell, 1993,
197 à la p. 208.
542
tré comme tel, pourvu qu’il remplisse les conditions requises,
c’est-à-dire être distinctif et être employé en rapport avec des marchandises ou des services61. La Loi sur les marques de commerce
interdit toutefois l’utilisation comme marque de commerce de toute
matière, incluant le nom, pouvant laisser croire qu’une personne est
reliée à un bien ou un service, à moins d’obtenir le consentement de
cette dernière:
9. (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque composée de
ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: [...]
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport
avec un particulier vivant [...].
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou
autrement, quant à une entreprise, d’une marque:
a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu,
selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle
autre personne, société, autorité ou organisation que le
présent article est censé avoir voulu protéger [...].
C’est en se fondant sur cette disposition que l’animateur
Johnny Carson a empêché l’enregistrement de la marque «Here’s
Johnny» pour des toilettes portables62. Toutefois, l’interdiction porte
seulement sur les utilisations ayant principalement un but commercial. Dans l’affaire Association olympique canadienne c. Konica
Canada inc.63, l’honorable juge Denault de la Cour fédérale affirmait:
Les mots «comme marque de commerce ou autrement» renforcent simplement le qualificatif principal de ces articles, c’est-àdire les mots «à l’égard d’une entreprise». Ainsi donc, les mots
«ou autrement» signifient en fait «ou à l’égard d’une entreprise
de toute autre manière». Les articles n’interdisent pas les utilisations qui n’ont aucun but commercial. En fait, j’estime qu’ils
61. C. Morgan, supra, note 58.
62. Carson c. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2e) 57. Voir aussi Philippe de Rothschild,
supra, note 30.
63. [1990] 2 C.F. 703 (C.F. (1re inst.)) inf. par [1992] 1 C.F. 797 (C.A.F.).
543
n’interdisent même pas l’emploi d’une marque à moins que
celle-ci ne soit principalement utilisée dans un but commercial
[Les soulignements sont dans l’original.]64.
Ainsi, pour qu’une personne puisse invoquer l’alinéa 9(1)k) afin
de se plaindre de l’enregistrement de son nom comme nom de
domaine, il faudrait que le nom de domaine soit utilisé principalement dans un but commercial. Tel que déjà mentionné, ce n’est malheureusement pas toujours le cas en matière de cybersquattage.
Par ailleurs, il est nécessaire que le nom d’une personne ait
acquis une certaine notoriété afin que celle-ci puisse se prévaloir de
l’alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce. Dans son
article intitulé «La protection du nom de scène », l’auteur Stefan
Martin souligne:
Ce fardeau de preuve s’avère très exigeant. Si Johnny Carson a
réussi à s’opposer à l’enregistrement de la marque de commerce
«Here’s Johnny», on notera que l’actrice Farrah Fawcett, le couturier français Jean Cacharel, ainsi que le peintre québécois
Niska ont dû constater à leurs dépens que la «connaissance
judiciaire» ne s’étendait pas au monde des arts et du spectacle.
Toutefois, l’absence ou le caractère limité de la notoriété n’est
pas fatal à la mise en œuvre de la disposition précitée. En effet,
l’action pourrait néanmoins aboutir si la preuve démontre un
risque de confusion entre les activités de l’artiste et les marchandises ou services distribués et vendus au Canada par
l’utilisateur de la marque litigieuse [notes omises]65.
Enfin, la Loi sur les marques de commerce prévoit que, malgré
l’enregistrement d’une marque, une personne peut toujours exercer
ses activités commerciales de bonne foi sous son nom personnel:
64. Ibid. à la p. 710. Quoique la Cour d’appel ait renversé la décision rendue par le
tribunal de première instance, elle a néanmoins confirmé ce point:
À mon avis, la lecture du libellé clair des articles 9 et 11, dans leur contexte,
limite la portée des termes «ou autrement» à l’emploi d’une marque officielle ou
d’une marque qui lui ressemble à un point tel qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, relativement à une entreprise. Il ressort de cette
lecture que la prohibition est, de façon fonctionnelle, reliée au cadre réglementaire de la Loi dans son ensemble. Son intention est manifestement de parfaire
et de compléter ce cadre, et elle n’est pas inconstitutionnelle» [note omise]
(arrêt de la Cour d’appel, ibid. à la p. 811, juge Hugessen).
65. Supra, note 7 à la p. 217. Voir aussi D. Vaver, supra, note 42 à la p. 335.
544
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce
déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé
par une personne non admise à l’employer selon la présente loi
et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services
en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial
créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une
marque de commerce ne peut empêcher une personne:
a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial [...]66.
Ainsi, si une personne utilise de bonne foi son propre nom
comme nom commercial et l’enregistre comme nom de domaine, il
sera très difficile au détenteur d’une marque portant sur le même
nom de venir s’en plaindre.
2.2.2 Le passing-off
Bien que le nom d’une personne ne soit pas enregistré ou ne
puisse être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce, cela n’empêche pas cette personne de tenter de faire valoir des
droits sur son nom lorsque celui-ci est associé à un commerce, un produit ou un service, en vertu du délit de common law de passing-off.
L’auteur David Vaver, dans son livre intitulé Intellectual Property
Law: Copyright, Patents, Trade-marks, souligne à ce sujet:
Unregistrable identifiers (e.g., scents) or even invalidly registered marks may still be protected at common law against passing-off. [...]
66. L’article 2 L.m.c. définit le nom commercial comme étant le «[n]om sous lequel
une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une
société de personnes ou d’un particulier». Mentionnons que déjà dans l’affaire
The Hurlbut Company c. The Hurbult Shoe Company, [1925] R.C.S. 141, la
majorité de la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Duff, soulignait
ce qui suit à propos du cas où deux personnes utiliseraient le même nom:
The law is quite clear that no man can acquire a monopoly of his own surname
in such a way as to prevent another person of the same name honestly using
that name in connection with his goods or his business, but that is subject to
the important qualification that no man is entitled by the use of his own name
or in any other way to pass off his goods as the goods of another, and if he is
using his own name with that purpose, or even, without the conscious intention
of doing so, with the effect of doing so, and if, when he becomes aware of the fact
that such is the effect of his conduct, he persists in that conduct without taking
reasonable care to qualify the representation implied in his conduct in such a
way as to avoid deceiving persons who otherwise would be deceived by it, he
cannot be said to be using his own name in good faith for his own legitimate
business purposes (aux p. 142-43).
545
Passing-off aims primarily to prevent the disruption of economic relations by misrepresentation. So proof is required of
• a reputation or goodwill acquired by the plaintiff in its business, name, mark, or other trading symbol;
• a misrepresentation by the defendant causing deception or
confusion between the two enterprises;
• actual or likely damage to the plaintiff; and
• no reason of public policy to withhold a remedy67.
Ainsi, l’action en passing-off empêche une personne de faire des
représentations trompeuses qui laisseraient croire frauduleusement
que son entreprise, ses biens ou ses services sont associés à ceux d’un
autre et ce, de façon à porter atteinte au droit de propriété de ce dernier sur son achalandage, incluant non seulement sa clientèle, mais
aussi la renommée du commerce et le pouvoir d’attraction de celui-ci.
Le plaignant devra démontrer que l’objet du commerce qu’il tente de
faire protéger d’une confusion frauduleuse – que ce soit le nom du
commerce, un bien ou un service – a acquis un sens distinctif (secondary meaning) qui le relie à son commerce dans l’esprit du public68.
L’auteur R. Scott Jolliffe souligne d’ailleurs à ce sujet:
Inherently non-distinctive marks are typically descriptive of
the business or the quality or nature of its wares or services or
their geographic origin. [...] Names and symbols of this type are
usually considered to be weak trade-marks and, without proof
of long and extensive use leading to the development of a secondary meaning (i.e., as a trade-mark as opposed to a mere description), may not be protectable. [...]
In these situations, the descriptive word or product appearance
can only acquire a protectable secondary meaning or distinctiveness when it can be shown that consumers accept and recognize the word or appearance as denoting the products of a
single seller or source. Secondary meaning is a matter of fact to
be determined from relevant evidence [notes omises]69.
67. Vaver, supra, note 45 aux p. 178-79. Voir notamment Ciba-Geigy Canada Ltd.
c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120.
68. Fox, supra, note 49 aux p. 529-32, 575-76 et 614-36.
69. R. S. Jolliffe, supra, note 60 à la p. 207.
546
Ainsi, puisque, tel qu’exposé ci-dessus dans la section portant
sur les marques de commerce, il est difficile de faire reconnaître au
nom d’une personne un caractère distinctif en rapport avec un commerce, il sera tout aussi difficile pour une personne de prétendre à un
recours en passing-off pour l’enregistrement de son nom comme nom
de domaine.
Dans l’éventualité où un nom de personne aura acquis un
caractère distinctif lié à un commerce, il faudra démontrer que
l’utilisation qu’en fait le tiers est susceptible de prêter à confusion.
La confusion existera si les produits ou les services ont une certaine
similitude quant à leur nature. Cependant, en matière de noms de
personne, il est beaucoup plus fréquent que le nom d’une personne
célèbre soit utilisé par un tiers pour commercialiser des produits ou
services qui sont exclus du champ d’activités dans lequel la personne
est devenue célèbre. Selon l’auteur R. Scott Jolliffe, il n’est pas nécessaire que les biens ou les services soient du même champ d’activités
pour qu’un recours en passing-off soit possible:
The House of Lords decision in A.G. Spalding & Brothers v.
A.W. Gamage Ltd. [(1915), 32 R.P.C. 273 (H.L.)] allowed for the
expansion of the doctrine of passing off beyond its classical
boundaries, making actionable situations where the defendant’s conduct falsely suggests an association with the plaintiff’s business, even though the plaintiff and the defendant
were not competing traders in the same line of business. [...]
The tort in its modern application protects against injury to
business reputation or goodwill through the use of any form of
misrepresentation whether or not the defendant is in direct
competition with the plaintiff. [...]
The fields of activity of the plaintiff and defendant are still a
relevant consideration when determining a likelihood of confusion. The rationale is that the opportunity for confusion
increases when the products are similar in nature [notes
omises]70.
Cependant, en matière de noms de personne, dans les affaires à
l’origine du développement de la règle d’appropriation illicite de personnalité, les tribunaux ontariens ont refusé d’accueillir certains
recours en passing-off en invoquant l’absence de champs d’activités
70. Ibid. aux p. 220-21.
547
communs71. L’auteur Robert G. Howell a beaucoup écrit sur cette
question, notamment quant à la distinction existant entre la règle
d’appropriation illicite de personnalité et le recours en passing-off72:
[L]es causes historiquement exigeaient que la célébrité soit
perçue par le public comme «endossant», «autorisant ou
approuvant» les produits ou l’entreprise ou exerçant un «contrôle sur la qualité» de ceux-ci. Dans la plupart des cas d’usurpation de célébrité, une tromperie de cette ampleur ne pouvait
être établie et l’action en passing off n’était pas possible. Ainsi,
en Ontario, l’exigence la plus sévère d’association – le besoin
pour les parties d’opérer dans un soi-disant «champ commun
d’activités» – a traditionnellement été maintenue par les tribunaux, fournissant, nous semble-t-il, les motifs nécessaires pour
la création de ce nouveau tort, plus souple, d’appropriation de
personnalité. Bien que maintenant discréditée au RoyaumeUni et en Australie, la soi-disant règle du «champ commun
d’activités» jouit encore d’un statut équivoque au Canada
[notes omises]73.
Cette situation n’aura certainement pas pour effet de faciliter
un recours en passing-off qu’une personne voudrait faire valoir en
raison de l’enregistrement de son nom personnel comme nom de
domaine74.
Soulignons au passage qu’au Québec un recours similaire en
concurrence déloyale peut être intenté en vertu de l’article 1457
71. Krouse c. Chrysler Canada Ltd. (1971), 25 D.L.R. (3e) 49 (H.C.Ont.) inf. par la
Cour d’appel de l’Ontario pour d’autres motifs ((1973), 40 D.L.R. (3e) 15);
Athans c. Canadian Adventure Camps Ltd., (1977), 80 D.L.R. (3e) 583 (H.C.
Ont.).
72. R. G. Howell, «Récents développements dans la commercialisation des personnages et les droits de la personnalité dans les juridictions de common law: Crocodile Dundee; Ninja Turtles et Ewoks», (1994) 7 C.P.I. 231 [ci-après «Récents
développements»]; R. G. Howell, «The Common Law Appropriation of Personality Tort», (1986) 2 I.P.J. 149; R.G. Howell, «Character Merchandising: The
Marketing Potential Attaching to a Name, Image, Persona or Copyright Work»,
(1991) 6 I.P.J. 197. Voir aussi F. Grenier, «Notions de concurrence déloyale et
association de bien et de services aux personnes réelles ou fictives» dans Service de la formation permanente Barreau du Québec, dir., Développements
récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), Cowansville (Qc.), Yvon
Blais, 1995, 205.
73. R. G. Howell, «Récents développements» ibid. aux p. 236-37.
74. Sur le recours en passing-off et les noms de domaine, voir N. J. Vermette,
«Domain Names in the Realm of Trademark law», (2000) 60 R. du B. 149.
548
C.c.Q.75. Ainsi, dans l’affaire Kisber & Co. ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.76, la majorité de la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Rousseau-Houle, a restreint l’utilisation que l’entreprise
de monsieur Ray Kisber, Kisber & Associates, pouvait faire du nom
«Kisber» dans le domaine de la liquidation et de la vente aux enchères. La majorité de la Cour s’est fondée sur le fait que l’utilisation du
nom «Kisber» par Ray Kisber & Associates dans des réclames publicitaires avait eu pour effet de tromper le public en créant la confusion
avec les activités commerciales de l’entreprise du frère de Ray, monsieur Stephen Kisber, Kisber & Co., une compagnie qui oeuvrait déjà
dans le même domaine.
2.3 Conclusion
Certains pourraient considérer que le Canada dispose des
moyens nécessaires pour lutter contre le cybersquattage en matière
de noms de personnes enregistrés comme noms de domaine, d’autres
non. Toutefois, l’absence de jurisprudence sur cette question, malgré
l’existence de nombreux cas, met en relief un problème fondamental:
les individus hésitent à prendre action devant les tribunaux bien que
leur nom soit squatté sur Internet. On peut les comprendre: le caractère mondial d’Internet a fait en sorte que les nombreuses questions
concernant la juridiction des tribunaux et les limites d’application
des jugements se sont posées à tout recours concernant Internet. En
outre, les différences notables quant au droit applicable d’un pays à
l’autre n’ont pas eu pour effet de faciliter la tâche des justiciables77.
Enfin, il faut admettre que les délais et les coûts inhérents aux procédures judiciaires en ont probablement découragé plus d’un à entre75. Voir M. Goudreau, «Concurrence déloyale en droit privé – commentaires
d’arrêts», (1984) 15 R.G.D. 133; L. Carbonneau, «La concurrence déloyale au
secours de la propriété intellectuelle» dans Service de la formation permanente
Barreau du Québec, dir., Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 1995, 239. Comme le mentionne
ce dernier auteur: «la notion civiliste de concurrence déloyale, comme composante d’un régime global de responsabilité civile, est beaucoup plus large que le
concept de passing-off développé par la common law, lequel s’attaque à une
série de situations relativement bien définies» (à p. 273). Ainsi, le concept civiliste de concurrence déloyale porte sur les actes de confusion, de dénigrement,
de désorganisation et les actes parasitaires.
76. [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.).
77. Quant au droit applicable à la protection des noms dans les différents pays,
voir J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right
in Persona: The Right of Publicity (United States) and Portrait Law (Netherlands) Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles, Boston,
Kluwer Law International, 1996; OMPI, Rapport intérimaire, supra, note 8 au
par. 148.
549
prendre un recours afin de faire valoir ses droits sur un nom de
domaine.
Le développement rapide d’Internet a néanmoins fait en sorte
que les problèmes reliés aux noms de domaine sont devenus de plus
en plus fréquents et graves au fil des ans. De nombreuses discussions
ont donc eu lieu à travers le monde concernant l’organisation et la
gestion du système de noms de domaine afin de résoudre ces problèmes. Il fallait trouver une solution rapide et efficace qui soit d’application générale. Il semble que celle-ci soit passée par l’imposition de
règles consensuelles aux personnes qui enregistrent des noms de
domaine et ce, peu importe où ils se trouvent dans le monde.
3. Les règles consensuelles applicables aux noms de
domaine
3.1 L’ICANN et sa politique de règlement uniforme des
litiges pour les noms de domaine «.com», «.net» et «.org»
3.1.1 Les recommandations
Le 5 juin 1998, la National Telecommunications and Information Administration [ci-après la «NTIA»] qui relève du département
américain du Commerce a publié une politique intitulée «Management of Internet Names and Addresses» [ci-après le «Livre blanc»]78
dans lequel il était recommandé que soit créée une nouvelle société
privée à but non lucratif chargée de gérer le système de noms de
domaine pour l’ensemble du réseau Internet. Suite à cette recommandation, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
[ci-après l’«ICANN»] a été créée en octobre 1998 afin de s’occuper de
la gestion du système de noms de domaine79.
En outre, dans son Livre blanc, le gouvernement américain
affirmait qu’il demanderait à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [ci-après l’«OMPI»] d’engager «un processus
équilibré et transparent, auquel participeront les propriétaires de
marques et les membres de la communauté de l’Internet qui ne sont
78. États-Unis, National Telecommunications and Information Administration,
Statement of Policy: Management of Internet Names and Addresses, Department of Commerce, 5 juin 1998, en ligne: <http://frwebgate5.access.gpo.gov/
cgi-bin/waisgate.cgi?WAISdocID=22185825995+2+0+0&WAISaction=
retrieve>.
79. Au sujet du rôle d’ICANN, voir en ligne: <http://www.icann.org>.
550
pas propriétaires de marques, afin [...] de faire des recommandations
pour une méthode uniforme de résolution des litiges entre marques
et noms de domaine impliquant la «cyberpiraterie» (par opposition
aux litiges résultant d’un conflit de droits entre propriétaires légitimes de marques) [...]»80.
Après avoir reçu l’approbation de ses États membres, l’OMPI a
commencé le processus de consultation demandé par le gouvernement américain et a publié son rapport final intitulé La gestion des
noms et adresses de l’Internet: Questions de propriété intellectuelle le
30 avril 1999 [ci-après «Rapport final 1999»]81. La principale recommandation de ce rapport était l’établissement d’une procédure administrative uniforme et obligatoire de règlement des litiges
concernant les noms de domaine de premier niveau générique pouvant être enregistrés sans restriction82, soit les «.com», «.net» et
«.org». Cette procédure administrative devait être rapide, efficace et
peu coûteuse ainsi que se dérouler principalement en ligne. De plus,
son application devait être limitée aux cas d’enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi et en violation des droits
de tiers dans une marque de produits ou de services. L’OMPI soulignait dans son rapport:
Deux limitations de la portée ont été, comme nous l’avons indiqué, préconisées par ces commentateurs.
La première restreindrait l’application de la procédure aux cas
d’enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise
foi. [...]
La deuxième limitation définirait les cas d’enregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms
commerciaux, d’indications géographiques ou de droits de la
personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la
définition de l’enregistrement abusif aux fins de la procédure
80. NTIA, supra note 78. Traduction par l’OMPI dans OMPI, Rapport final: La gestion des noms et adresses de l’Internet: Questions de propriété intellectuelle, 30
avril 1999 au par. 24, en ligne: <http://wipo2.wipo.int/process1/report/
index.html> [ci-après «Rapport final 1999»].
81. OMPI, ibid. au par 25.
82. OMPI, ibid. au chap. 3. Bien que cette recommandation se limitait à certains
domaines de premier niveau générique, l’OMPI encourageait les administrateurs des domaines de premier niveau lié aux pays à analyser le rapport afin
qu’ils déterminent s’il n’y aurait pas lieu d’adopter ces recommandations
(OMPI, ibid. au par. 43).
551
administrative. Ceux qui préconisent cette forme de limitation
ont souligné que la violation des marques de produits (et des
marques de services) constituait la forme d’abus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient
moins harmonisées dans les différents pays [...]. [...]
[N]ous considérons qu’il est prématuré, pour l’heure, d’étendre
la notion d’enregistrement abusif au-delà des cas de violation
des marques de produits et de services. Une fois qu’une certaine
expérience aura été acquise en ce qui concerne l’application de
la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question
de l’élargissement de la notion d’enregistrement abusif à
d’autres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être
réexaminée [Les italiques sont nôtres.]83.
À la suite de la publication du Rapport final 1999, l’OMPI a présenté ses recommandations à l’ICANN. Or, ces recommandations
semblaient indiquer clairement que la procédure proposée ne s’appliquerait pas aux cas de noms de personnalités enregistrés comme
noms de domaine.
3.1.2 La mise en œuvre
L’ICANN a procédé à des analyses et à des consultations concernant la procédure administrative recommandée par l’OMPI. Le
24 octobre 1999, l’ICANN a adopté des Principes directeurs régissant
le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine84
[ci-après les «Principes directeurs»] qui reprennent presque dans
leur intégralité les recommandations de l’OMPI quant à la procédure
administrative de règlement des litiges concernant les noms de
domaine.
Les Principes directeurs ont été adoptés par toutes les unités
d’enregistrement accréditées des domaines de premier niveau
83. OMPI, ibid. aux par, 165-68.
84. ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en ligne:
<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>; traduction par
l’OMPI, Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs
aux noms de domaine, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf> [ci-après les «Principes directeurs»].
552
«.com», «.net» et «.org»85. En outre, 22 administrateurs de domaines
de premier niveau liés à des pays les ont adoptés86.
Il est prévu dans les Principes directeurs mêmes que, d’une
part, ceux-ci sont incorporés par renvoi dans tous les contrats d’enregistrement des noms de domaine et, d’autre part, qu’ils s’appliquent
obligatoirement à tout litige concernant l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui pourrait naître entre le détenteur de
ce nom de domaine et un tiers.
Le paragraphe 4a) des Principes directeurs spécifie à quels litiges s’applique la procédure administrative obligatoire:
a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une
procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le
requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que
i) votre nom de domaine est identique ou semblable au
point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de
services sur laquelle le requérant a des droits;
85. Le 16 novembre 2000, l’ICANN a sélectionné sept nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), soit «.aero», «.coop», «.museum», «.biz», «.info»,
«.name» et «.pro». Les trois premiers sont commandités par des organisations
qui représentent la communauté d’intérêt spécifiquement visée par le domaine
de premier niveau, tandis que les quatre derniers opèrent sous les politiques
générales établies par l’ICANN. Le domaine de premier niveau «.info» est en
fonction depuis septembre 2001, tandis que «.biz» l’est depuis novembre 2001
(pour «.info», voir en ligne: <http://www.afilias.info/gateway> et pour «.biz»,
voir en ligne: <http://www.neulevel.biz/>). Tous deux sont soumis aux Principes directeurs. À ce sujet, dans son rapport intitulé The Recognition of Rights
and the Use of Names in the Internet Domain Name System: Report of the
Second WIPO Internet Domain Name Process et publié le 3 septembre 2001 (en
ligne: <http://wipo2.wipo.int/process2/report/html/report.html> [ci-après
«Rapport final 2001»]) l’OMPI mentionne au par. 33:
All four new unsponsored gTLDs are expected to apply the UDRP. In addition,
three of them, .biz, .name and .pro are expected to apply a dispute-resolution
procedure as a means of enforcing the limitation of purpose governing them
(registration by businesses for .biz, registration by individuals for .name and
registration by accountants, lawyers and physicians for .pro). The intended
dispute-resolution policies to be applied by the new sponsored gTLDs are in the
process of development, but they are expected to address potential questions of
bad faith abuse of intellectual property rights and enforcement of restriction
conditions governing the purpose of the new gTLDs.
86. Pour la liste complète des pays, voir OMPI, Rapport final 2001, ibid. au par. 20.
553
ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun
intérêt légitime qui s’y attache; et
iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi
[Les italiques sont nôtres.].
C’est la partie qui conteste la validité du nom de domaine qui
doit faire la preuve de ces trois éléments.
Les Principes directeurs énoncent de façon non limitative, au
paragraphe 4c), des circonstances où il devra être conclu à l’existence
d’un droit ou d’un intérêt légitime de la part du détenteur du nom de
domaine, soit des cas où l’élément énoncé à l’alinéa 4a)ii) n’aura pas
été démontré:
i)
avant d’avoir eu connaissance du litige, le détenteur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services,
ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le détenteur (que ce soit un individu, une entreprise ou une
organisation) est connu sous le nom de domaine en cause,
même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) le détenteur fait un usage non commercial légitime ou un
usage loyal (fair use) du nom de domaine sans intention de
détourner à des fins lucratives les consommateurs en
créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou
de services en cause.
Les Principes directeurs énoncent également de façon non limitative, au paragraphe 4b), des circonstances où il devra être conclu à
la mauvaise foi quant à l’enregistrement et l’utilisation du nom de
domaine, soit des cas où l’élément énoncé à l’alinéa 4a)iii) sera
démontré:
i)
les faits montrent que le détenteur a enregistré ou acquis le
nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de
louer ou de céder d’une autre manière cet enregistrement
au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre
onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le
554
détenteur peut démontrer avoir déboursé en rapport direct
avec le nom de domaine;
ii) le détenteur a enregistré le nom de domaine en vue
d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de
services de reprendre sa marque sous forme de nom de
domaine, et le détenteur est coutumier d’une telle pratique
(provided that the holder has engaged in a pattern of such
conduct);
iii) le détenteur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un
concurrent; ou
iv) en utilisant le nom de domaine, le détenteur a tenté sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs
d’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui
appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la
marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du détenteur ou de son site Web ou d’un produit ou service qui y est
proposé.
Les litiges sont tranchés par des commissions administratives
constituées par les institutions de règlement agréées par l’ICANN.
En ce moment, il existe quatre organismes agréés à titre d’Institution de règlement: l’OMPI, qui a été le premier organisme agréé le
1er décembre 1999; le National Arbitration Forum [ci-après le
«NAF»] agréé le 23 décembre 1999; eResolution, qui a son siège social
à Montréal et a été agréé le 1er janvier 2000 et enfin CPR Institute for
Dispute Resolution, agréé le 22 mai 200087.
Les commissions sont formées pour chaque litige et peuvent
être composées d’un ou de trois membres, selon le désir des parties88.
Les commissions administratives ne procèdent pas à une audience
en personne, sauf dans des cas exceptionnels où cela serait requis
pour statuer sur la plainte89. Elles statuent sur la plainte au vu des
87. ICANN, Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, en ligne: <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.
88. ICANN, Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en ligne:
<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>; traduction de l’OMPI,
Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme
d e s l i t i g e s r e l a t i f s a u x n o m s d e d o m a i n e , e n l i g n e : < h t t p : / / a r b iter.wipo.int/domains/rules/icannrules-fr.pdf> [ci-après les «Règles
d’application»].
89. Ibid à l’art. 13.
555
écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux
Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou
règle de droit qu’elles jugent applicable90. Leurs décisions sont publiques, sauf dans des cas exceptionnels91.
Les seules réparations qui peuvent être accordées en vertu des
Principes directeurs sont limitées à la radiation du nom de domaine
ou son transfert au requérant92. En outre, bien que la procédure soit
obligatoire, les Principes directeurs prévoient qu’il n’est pas interdit
aux détenteurs ou aux requérants de porter également le litige
devant un tribunal compétent qui sera appelé à statuer et ce, que ce
soit avant l’ouverture ou après la clôture de la procédure administrative93. Le paragraphe 18a) des Règles d’application prévoit à ce sujet:
a) Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur le
nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la
commission de décider de suspendre ou de clore la procédure,
ou de la poursuivre et de rendre sa décision.
Le 9 décembre 1999, une commission administrative constituée
par l’OMPI était saisie du premier litige en vertu des Principes directeurs, lequel concernait le nom de domaine «worldwrestlingfederation.com». Le 14 janvier 2000, la commission a rendu sa décision
dans ce premier litige. À la fin du mois de juillet 2001, 4 155 litiges
avaient été portés devant l’une ou l’autre des institutions de règlement agréées94. Il semble donc que cette nouvelle procédure simple
et efficace ait rapidement suscité de l’intérêt.
3.1.3 L’application des Principes directeurs aux noms de personnes
Les individus qui voyaient leur nom personnel squatté sur
Internet se sont vite intéressés à cette nouvelle façon rapide et efficace de régler les litiges concernant les noms de domaine et ce, bien
que le rapport de l’OMPI à l’origine des Principes directeurs ait spéci90. Ibid. au par. 15a).
91. Ibid. au par. 16b). Pour les décisions rendues par l’OMPI, voir en ligne:
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld-fr.html>; pour les décisions rendues par eResolution, voir en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions.htm>; pour les décisions rendues par NAF, voir en ligne:
<http://www.arbforum.com/domains/decisions.asp>; pour les décisions rendues par le CPR, voir en ligne: <http://www.cpradr.org/ICANN_Cases.htm>.
92. Principes directeurs, supra, note 84 au par. 4i).
93. Ibid. au par. 4k).
94. OMPI, Rapport final 2001, supra, note 85 au par. 11.
556
fié explicitement que la procédure ne s’appliquerait pas aux droits de
la personnalité.
La première décision que nous avons recensée concernant un
nom personnel enregistré par un tiers à titre de nom de domaine a
été rendue le 16 mars 200095. Depuis, au moins 70 autres décisions
ont été rendues sur le sujet, principalement par des commissions
administratives constituées par l’OMPI. Sur l’ensemble de ces décisions, à notre connaissance, seulement sept ont été défavorables au
requérant. Ce résultat peut paraître assez surprenant. Toutefois, on
doit tenir compte du fait que le contexte factuel des affaires pousse
souvent les commissions à sanctionner des abus manifestes dans
l’enregistrement de noms de domaine, au risque parfois de forcer
quelque peu certains concepts.
Analysons l’interprétation donnée aux trois critères applicables
en vertu des Principes directeurs dans le cadre des décisions portant
sur des noms de personnes enregistrés comme noms de domaine.
3.1.3.1 Noms de domaine identiques ou semblables au point de
prêter à confusion avec une marque de produits ou de services
sur laquelle le requérant a des droits
Pour les individus se plaignant que leur nom personnel avait
été enregistré comme nom de domaine par un tiers, la plus grande
difficulté était de démontrer que leur nom constituait une marque de
produit ou de service de façon à réussir à faire la preuve du premier
élément des Principes directeurs96.
95. Harrods Limited c. Boyd, OMPI D2000-0060, en ligne: <http://arbiter.wipo.
int/domains/decisions/html/2000/d2000-0060.html> (16 mars 2000) (dodialfayed.com) [ci-après «Harrods»].
96. En effet, il est largement admis que l’ajout de «com», «net» ou «org» ne doit pas
être pris en considération lorsque l’on analyse si un nom de domaine est identique ou similaire (Voir MPL Communications, Limited c. LOVEARTH.net,
NAF FA0104000097086, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97086.htm> (4 juin 2001) (paul-mccartney.com, paul-mccartney.net and
sirpaulmccartney.com) [ci-après «MPL Communications I»]; MPL Communications, Limited c. 1WebAddress.com, NAF FA0104000097092, en ligne:
<http://www.arbforum.com/domains/decisions/97092.htm> (4 juin 2001)
(epaulmccartney.com) [ci-après «MPL Communications II»]; Apple Corps Limited c. LOVEARTH.net, NAF FA0108000098812, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/98812.htm> (25 septembre 2001) (thebeatles.org,
the-beatles.org, the-beatles.net, ethebeatles.com, ithebeatles.com, and ibeatles.com); Gualtiero Marchesi Trademark s.r.l. c. Labruna, NAF
FA0105000097194, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/
97194.htm> (2 juillet 2001) (gualtieromarchesi.com) [ci-après «Marchesi»]).
557
Dans certains cas, l’affaire fut assez aisée, puisque la personne
connue ou sa succession détenait déjà une marque de commerce sur
le nom. Par exemple, la chanteuse Madonna, qui a contesté l’enregistrement du nom de domaine «madonna.com», détient une marque de
commerce enregistrée sous son nom aux États-Unis97. Ces cas sont
cependant exceptionnels.
En effet, dans la grande majorité des cas, les personnalités
connues n’ont pas de marque de commerce enregistrée sous leur
nom. Les Principes directeurs n’exigent cependant pas que les droits
du requérant sur la marque de produits ou de services soient enregistrés. La première affaire ayant traité de cette question en détail est
la décision Winterson98 dans laquelle l’auteure anglaise Jeanette
Winterson voulait se réapproprier son nom sous les domaines de premier niveau «.com», «.org» et «.net». La commission a conclu qu’il
n’était pas nécessaire, pour être protégé en vertu des Principes directeurs, que le nom ait les caractéristiques requises pour pouvoir être
enregistré comme marque de commerce selon le droit anglais, mais
simplement que le nom soit suffisamment distinct pour que la personnalité puisse prétendre à un droit de common law permettant
d’empêcher le passing-off sur ledit nom:
In the Panel’s view, trademarks where used in para. 4a of the
Policy is not to be construed by reference to the criteria of regis97. Ciccone p/k/a Madonna c. Parisi et «Madonna.com», OMPI D2000-0847, en
ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.
html> (12 octobre 2000) (madonna.com) [ci-après «Madonna»]. Voir également
Andretti c. Alberta Hot Rods, NAF FA0108000099084, en ligne: <http://www.
arbforum.com/domains/decisions/99084.htm> (4 octobre 2001) (michaelandretti.com) [ci-après «Andretti»]; Harrods, supra note 95; MPL Communications I, ibid.; MPL Communications II, ibid.; Marchesi, ibid. Voir aussi l’affaire
Van Hooijdonk c. Tait, OMPI D2000-1068, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2000/d2000-1068.html> (4 novembre 2000) (pierrevanhooijdonk.com) [ci-après «Van Hooijdonk»] dans laquelle le joueur de soccer
connu mondialement détenait une marque enregistrée en relation avec les articles de sports et les services de publicité et récréatifs; Experience Hendrix,
L.L.C. c. Hammerton et The Jimi Hendrix Fan Club, OMPI D2000-0364, en
ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0364.
html> (15 août 2000) (jimihendrix.com) [ci-après «Experience Hendrix»] et
Playboy Enterprises International, Inc. c. Good Samaritan Program, OPMI
D2001-0241, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/
d2001-0241.html> (17 mai 2001) (hugnefner.com) dans laquelle l’entreprise
Playboy a valablement fait valoir sa marque de commerce enregistrée sur la
signature de son fondateur, Hugh M. Hefner, bien que le nom de domaine n’ait
pas inclus les éléments de style de la signature en raison des limites techniques.
98. Winterson c. Hogarth, OMPI D2000-0867, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html> (22 mai 2000) [ci-après «Winterson»].
558
trability under English law [...] but more broadly in terms of the
distinctive features of a person’s activities. In other words, akin
to common law right to prevent unauthorised [sic] use of a
name. Thus, applying English law the Complainant clearly
would have a cause of action to prevent unauthorized use of the
Mark JEANETTE WINTERSON in passing-off99.
Nous soulignons que dans cette affaire le détenteur du nom de
domaine avait enregistré une quantité de noms d’auteurs et avait
clairement exprimé son intention de les vendre au plus offrant. Il
avait même écrit à une dizaine d’auteurs pour leur offrir de leur
vendre leur nom en échange de 3 % de leurs revenus sur la vente de
leurs livres pour l’année 1999.
Plusieurs causes concernant des noms de célébrités ont repris
le principe établi dans l’affaire Winterson et ont conclu que le nom de
la personne célèbre avait acquis le statut d’une marque de commerce
de common law. Par exemple, dans le cas de l’actrice Julia Roberts,
la commission a conclu que son nom avait acquis, au regard du droit
américain, un «sufficient secondary association with Complainant
that common law trademark rights do exist under United States trademark law»100. Dans les cas de vedettes connues du monde des arts
99.
100.
Ibid au par. 6.12.
Roberts c. Boyd, OMPI D2000-0210 à la section 6, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html> (29 mai 2000)
(juliaroberts.com) [ci-après «Roberts»]. Voir aussi Marino Jr. c. Video Images
Productions et al., OMPI D2000-0598, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2000/d2000-0598.html> (2 août 2000) (danmarino.
com) [ci-après «Marino»]; Rudner c. Internetco Corp., OMPI D2000-0581, en
ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0581.html>
(ritarudner.com) (3 août 2000); Jagger c. Hammerton, NAF FA0007000095261,
en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/95261.htm> (11 septembre 2000) (mickjagger.com) [ci-après «Jagger»]; Helen Folsade Adu known
as Sade c. Quantum Computer Services Inc., OMPI D2000-0794, en ligne:
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0794.html>
(sade.com) (26 septembre 2000); Adjani c. Second Orbit Communications, Inc.,
OMPI D2000-0867, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/
html/2000/d2000-0867.html> (4 octobre 2000) (isabelle-adjani.net) [ci-après
«Adjani»]; Estate of Stanley Getz a/k/a Stan Getz c. Vogel, OMPI D2000-0773,
e n l i g ne : < http : / / a r b it er . w ip o. in t / d om a in s / d ec is ion s / h t m l/ 2 0 0 0 /
d2000-0773.html> (10 octobre 2000) (stangetz.com) [ci-après «Getz»]; Carter c.
The Afternoon Fiasco, OMPI D2000-0658, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2000/d2000-0658.html> (nikcarter.com, nikcarter.net
et nikcarter.org) (17 octobre 2000); Feinstein c. PAWS Video Productions, OMPI
D2000-0880, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/
d2000-0880.html> (michealfeinstein.net, michealfeinstein.com et purefeinstein.com) (21 octobre 2000); MPL Communications I, supra note 96; MPL Communications II, supra note 96; MPL Communications Limited c. Hammerton,
NAF FA0009000095633, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/
559
ou du sport, on établit généralement le lien entre le nom de la personne et le service que cette personne rend en tant qu’acteur, chanteur, auteur, animateur ou sportif. En outre, le nom de la personne
célèbre se retrouve souvent sur des produits ou des services reliés à
ses activités, tels des livres, des chandails, des disques, des films, des
spectacles ou autres. C’est dans ce contexte que le nom de la célébrité
acquiert le statut de marque de commerce de common law pour des
services ou des produits.
Dans l’affaire Glover c. Pogue101, l’artiste George-Marie Glover,
qui travaillait sous le seul prénom «George-Marie», a même réussi à
faire reconnaître une marque de commerce de common law sur ce
prénom. À ce sujet, la commission mentionnait:
101.
decisions/95633.htm> (25 octobre 2000) (linda-mccartney.net, lindamccartney.com et paulmccartney.com) [ci-après «MPL Communications III»]; Harrison c. LOVEARTH.net, NAF FA0104000097085, en ligne: <http://www.
arbforum.com/domains/decisions/97085.htm> (4 juin 2001) (george-harrison.
com, george-harrison.org, george-harrison.net, georgeharrison.com, georgeharrison.org, georgeharrison.net) [ci-après «Harrison I»]; Harrison c. 1WebAddress.
com, NAF FA0104000097090, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/
decisions/97090.htm> (4 juin 2001) (egeorgeharrison.com) [ci-après «Harrison
II»]; Starkey c. LOVEARTH.net, NAF FA0104000097089, en ligne: <http://
www.arbforum.com/domains/decisions/97089.htm> (4 juin 2001) (ringo-starr.
net) [ci-après «Starkey»]; The Authors Guild, Inc. et Aiken c. Old Barn Studios,
Ltd., eResolution AF-0582a, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/
dnd/decisions/0582.htm> (8 janvier 2000); Kidman c. Zuccarini d/b/a Cupcake
Party, OMPI D2000-1415, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/
html/2000/d2000-1415.html> (23 janvier 2001) (nicholekidman.com et nicolekidmannude.com) [ci-après «Kidman»]; Dion et Sony Music Entertainment
(Canada) Inc. c. Burgar operating or carrying on business as Celine Dion Club,
OMPI D2000-1838, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/
2000/d2000-1838.html> (13 février 2001) (celinedion.com) [ci-après «Dion»];
Brown c. Julie Brown Club, OMPI D2000-1628, en ligne: <http://arbiter.
wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1628.html> (13 février 2001)
(juliebrown.com) [ci-après «Brown»]; Ford c. Kruzicevic, OMPI D2001-0059, en
ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html>
(20 mars 2001) (patriciaford.com et patricia-ford.com); Harper c. The Reprahduce Company, OMPI D2001-0647, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/
decisions/html/2001/d2001-0647.html> (1er juillet 2001) (royharper.com);
Andretti, supra, note 97; Houston c. Kaliweb, Inc., NAF FA0107000098060, en
ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/98060.htm> (4 septembre
2001) (allanhouston.net); Kingsolver c. Old Barn Studios, Ltd., eResolution
AF-0762, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/
0762.htm> (25 avril 2001) (barbarakingsolver.com) [ci-après «Kingsolver»];
Lemieux c. Creato, eResolution AF-0791, en ligne: <http://www.eresolution.ca/
services/dnd/decisions/0791.htm> (24 mai 2001) (mariolemieux.com) [ci-après
«Lemieux»].
2001/d2001-0600.html> (11 juin 2001) (georgemarie.com).
560
The evidence does not indicate that Complainant owns any trademark registration for «George-Marie». However, the evidence
includes Complainant’s business cards in which the name
«George-Marie, LLC» is used as a mark in connection with
Complainant’s artistic services. Thus, the Panel concludes that
«George-Marie, LLC» serves as a service mark. The Panel further concludes that, as a result of Complainant’s 15 years of use
of such mark, Complainant has rights thereto102.
Il est à noter que dans cette affaire le détenteur du nom de
domaine n’avait fait aucune représentation et n’avait créé aucun site
sous le nom de domaine.
Une marque de commerce de common law a également été
reconnue dans d’autres domaines que le monde des arts ou du sport.
Par exemple, dans l’affaire Monty and Pat Roberts, Inc. c. Keith103, la
commission a conclu que le nom de Monty Roberts constituait une
marque de commerce de common law pour les services qu’il rend
sous son nom en matière de dressage de chevaux. La commission a
tiré la même conclusion dans l’affaire Rattner c. BuyThisDomainName (John Pepin)104 en ce qui concerne les services que Steven
Rattner rend sous son nom dans le domaine des investissements
bancaires. Finalement, dans l’affaire Juzwin c. Glen Stephens
Stamps105, la commission a conclu que la réputation du plaignant,
un marchand de timbres, était suffisamment bien établie pour permettre la création d’une marque de commerce de common law propre
au plaignant.
Dans certains cas, les commissions ont conclu à l’existence
d’une marque de commerce de common law bien que le lien entre le
nom et un produit ou un service ait été assez mince, comme par
102.
103.
104.
105.
Ibid. à la partie 6.
OMPI D2000-0299, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0299.html> (9 juin 2000) (montyrobers.net) [ci-après
«Roberts»].
2000/d2000-0402.html> (3 juillet 2000) (stevenrattner.com) [ci-après «Rattner»]. Voir également Marty Rodriguez Real Estate Inc. c. Lancaster Industries,
html/2000/d2000-1468.html> (24 décembre 2000) (martyrodriguez.com) dans
laquelle l’entreprise de courtage immobilier de madame Rodriguez a réussi à
faire reconnaître une marque de commerce de common law portant sur le nom
personnel de cette dernière en raison du sens distinctif que ce nom avait acquis
dans le domaine de la vente immobilière.
NAF FA0106000097690, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97690.htm> (2 août 2001) (richardjuzwin.com) [ci-après «Juzwin»].
561
exemple dans le cas de l’homme d’affaires Philip Berber106, dont le
nom avait seulement fait l’objet d’une couverture dans les médias à
la suite d’une importante transaction ou dans le cas de la ministre
fédérale de la Justice Anne McLellan107, où la commission a conclu à
l’existence d’une marque de commerce de common law simplement
sur la base qu’Anne McLellan était bien connue au Canada à titre de
députée de la circonscription électorale d’Edmonton Ouest au Parlement et également à titre de ministre de la Justice et solliciteur
général du Canada108.
Dans l’affaire Diller c. Internetco Corp.109, l’homme d’affaires
américain Barry Diller œuvrant dans les domaines du film, de la
télévision et des technologies interactives – notamment à titre de
président et président directeur général de l’entreprise USA Networks Inc. – a réussi à faire reconnaître une marque de commerce de
common law portant sur son nom, bien que les services rendus par
les entreprises dans lesquelles il est impliqué ne soient pas connus
sous son nom. La commission a affirmé à ce sujet:
The Complainant is claiming common law servicemark rights
in his own name which he contends is widely known to the
American public as an unusually successful and knowledgeable
business executive and investor. To substantiate this claim, the
Complainant has shown, inter alia, that his name is cited in the
U.S. media with great frequency [...]. [...]
The Panel finds the Respondent has registered a domain name
identical to a service mark in which the Complainant has common law rights110.
Dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine n’avait fait
aucune représentation. Le nom de domaine a été transféré.
Dans l’affaire Lecavalier c. Lecavalier111, la commission a carrément fait référence aux droits de la personnalité pour conclure à
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Berber c. Flanagan, OMPI D2000-0661, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2000/d2000-0661.html> (8 août 2000) (philipberber.com) [ci-après «Berber»].
Anne McLellan c. Smartcanuk.com, eResolution AF-0303a et AF-303b (25 septembre 2000) (annemclellan.com et annemclellan.org).
Voir aussi CMG Worldwide Inc. v. Maughtya, NAF FA0009000095641 (8 mai
2000) (princessdi.com et princessdiana.com).
2000/d2000-1734.html> (9 mars 2001) (barrydiller.org).
eResolution AF-0282a, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm> (6 septembre 2000).
562
l’application des Principes directeurs. Dans cette affaire, le hockeyeur Vincent Lecavalier se plaignait que son oncle détenait les
noms de domaine «vincentlecavalier.net», «vincentlecavalier.org» et
«vincentlecavalier.com». Sur la question de l’existence d’une marque
consistant dans le nom du joueur de hockey, la commission a conclu,
à la partie 4:
Le nom patronymique d’une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de
chaque personne humaine. Certaines d’entre elles, ayant
acquis une notoriété, ont également la possibilité d’exploiter
leur nom patronymique, lequel devient également un élément
de leur patrimoine.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est même reconnu, que
Vincent Lecavalier jouit d’une notoriété internationale qui
l’autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale
son patronyme.
L’absence d’enregistrement du nom patronymique en tant que
marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le
demandeur à [sic] sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d’être enregistrée en tant que marque112.
Dans les récentes causes Leonard Asper c. Communication X
Inc.113 et Israel Harold Asper c. Communication X Inc.114, la commission a adopté une position contraire qui, selon nous, est beaucoup
plus conforme au droit applicable. Dans ces deux affaires (dont les
motifs sont pratiquement similaires), l’homme d’affaires canadien
Israel Harold Asper, bien connu à travers le Canada et internationalement notamment à titre de fondateur de CanWest Global Communications Corp. ainsi que son fils, Leonard Asper, lui aussi connu
pour son travail au sein de la même entreprise, ont tenté, sur la base
des Principes directeurs, de récupérer leur nom personnel qui avait
112.
113.
114.
Voir également l’affaire Adjani, supra note 100 dans laquelle la commission a
notamment référé aux principes du droit suisse de protection du nom; l’affaire
Getz, supra, note 100 dans laquelle la commission fait référence au Code civil de
la Californie qui affirme le droit d’une succession d’empêcher l’utilisation du
nom de la personne décédée.
html/2001/d2001-0539.html> (11 juin 2001) (leonardasper.com, leonardasper.net et leonardasper.org).
html/2001/d2001-0540.html> (11 juin 2001) (izzyasper.com, izzyasper.net et
izzyasper.org).
563
été enregistré par un tiers comme nom de domaine. Ils ont prétendu
détenir une marque de commerce de common law sur leur nom en
raison de leur notoriété dans le domaine des médias (plusieurs articles de journaux les concernant avaient été déposés en preuve). La
commission a refusé de reconnaître une telle marque de commerce,
malgré qu’elle ait conclu que le détenteur n’avait pas d’intérêt légitime dans les noms de domaine et qu’il agissait de mauvaise foi.
La commission a distingué les droits de la personnalité et les
marques de commerce. Elle a ensuite passé en revue les décisions
ayant reconnu l’existence des marques de commerce de common law
portant sur des noms de personnes et a souligné que ces décisions
reconnaissaient généralement l’existence d’une telle marque parce
que le nom est à ce point associé aux services rendus par la personne
célèbre et à la publicité entourant ces services (chanteurs, auteurs,
acteurs, personnalités sportives et certains services d’affaires), qu’il
acquiert un sens distinctif. Dans le domaine d’affaires de messieurs
Asper, ce lien n’était tout simplement pas présent:
The pure business cases are more problematic. An obvious difference between them and the above situations is that it is less
likely that a business person will use his or her name to market
their own goods or services, and very unlikely that they will do
so to market someone else’s. Take, by way of examples, Henry
Luce, Kenneth Thomson, Conrad Black and Rupert Murdoch.
Are their publications marketed as a product connected to the
person in question? Not likely. It is also not likely that someone
would pay a fee to use these names in the promotion of a good or
service with which they have no connection. Yet, each of these
gentlemen is or was a famous businessman with a very high
profile in the publishing business and held in high regard by
many115.
La commission a souligné que messieurs Asper ne faisaient pas
affaires sous leur nom personnel, puis a conclu que:
personal names used as marks are treated as strong marks
upon a showing of secondary meaning and a mark comprising a
personal name will acquire secondary meaning if a substantial
segment of the public understands the designation, when used
in connection with services or a business, not as a personal
115.
Supra, note 113 au par. 6.22.
564
name, but as referring to a particular source or organization.
No such secondary meaning has been proved for the name
«Leonard Asper»116.
La Commission a même suggéré à Israel Harold Asper de se
présenter devant les tribunaux de droit commun de son pays afin de
plaider l’utilisation illicite de son nom117.
Deux autres affaires avaient remis en cause l’application du
principe de marque de commerce de common law dans le contexte
des noms personnels avant les décisions impliquant Israel Harold
Asper118 et son fils Leonard Asper119. Ainsi, dans l’affaire Summer
p/k/a Sting c. Urvan120, la commission a mentionné qu’à son avis il
n’était pas évident que le fait pour une vedette d’être connue sous un
nom particulier faisait naître un droit dans ce nom et équivalait à
une marque dans un produit ou service. La commission admet que
plusieurs décisions rendues en vertu des Principes directeurs ont
tranché dans ce sens, mais elle ajoute qu’au regard du Rapport final
1999 de l’OMPI à l’origine de l’adoption des Principes directeurs, il
est clair que l’intention était de ne pas protéger les noms de personnes sous les Principes directeurs:
In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful
whether the Uniform Policy is applicable to this dispute.
Although it is accepted that the Complainant is world famous
under the name STING, it does not follow that he has right in
STING as a trademark or service mark [italiques de l’original]121.
Toutefois, la commission ajoute qu’à tout événement, le cas en
l’espèce se distingue des nombreuses causes concernant des noms de
vedettes puisque, contrairement à ces affaires, le nom «STING» est
un mot commun dans la langue anglaise qui a plusieurs sens. En
conséquence, la commission affirme qu’elle aurait tendance à conclure que le chanteur Sting ne détient pas une marque de produits ou
de services sur son nom, mais elle prend néanmoins la peine d’ana-
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Ibid au par. 6.27.
Supra, note 114 au par. 6.29.
Idid.
Supra, note 113.
OMPI D2000-0596, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0596.html> (20 juillet 2000).
Ibid. au par. 6.5.
565
lyser les deux autres critères qui ne sont pas, selon elle, prouvés, ce
qui entraîne de toute façon le rejet de la plainte.
La décision la plus critique face au courant jurisprudentiel permettant l’application des marques de commerce de common law aux
noms de personnes célèbres bien que ces noms soient associés à un
service est la décision Springsteen c. Burgar et Bruce Springsteen
Club122. Dans cette affaire, le chanteur bien connu Bruce Springsteen tentait de se réapproprier le nom de domaine «brucespringsteen.com». La commission, composée pour cette affaire de trois
membres, fut divisée quant au résultat. Deux des membres, dans des
motifs concordants, ont souligné que dans la majorité des juridictions il serait impossible d’enregistrer un nom comme «Bruce
Springsteen». En ce qui a trait aux marques de commerce de common
law, ils ont ajouté qu’il serait nécessaire que le nom ait acquis un
«distinctive secondary meaning giving rise to rights equating to
unregistered trade marks, notwithstanding the non-registerability
of the name itself»123. Selon eux, il n’avait pas été démontré que le
nom de Bruce Springsteen avait acquis ce sens secondaire, à la
partie 6124:
It should be noted that no evidence has been given of the name
«Bruce Springsteen «having acquired a secondary meaning; in
other words a recognition that the name should be associated
with activities beyond the primary activities of Mr. Springsteen
as a composer, performer and recorder of popular music [Les
italiques sont nôtres.].
C’est sur ce dernier point que la majorité diffère avec, d’une
part, l’opinion du membre dissident dans cette affaire et, d’autre
part, l’ensemble des décisions rendues par les commissions qui ont
eu à se prononcer sur la question. Il est à noter que la majorité
continue néanmoins son analyse en tenant pour acquis que Bruce
Springsteen est une marque de commerce de common law et rejette
néanmoins la plainte sur la base des autres critères125.
122.
123.
124.
125.
html/2000/d2000-1532.html> (25 janvier 2001) [ci-après «Springsteen»].
Ibid.
Il est intéressant de noter que dans l’affaire Dion, supra note 100, qui concernait
la même personne comme détenteur du nom de domaine et pratiquement les
mêmes faits, la commission est arrivée au résultat inverse.
566
Dans les récentes décisions concernant les auteurs Julian Barnes126, Louis De Bernieres127, Anthony Beevors128 et Margaret
Drabble129, dont les noms avaient été enregistrés par le même individu qui était en cause dans l’affaire Winterson130, la commission
s’est crue dans l’obligation de répondre aux motifs de la majorité
dans l’affaire Springsteen131. Tout d’abord, en ce qui a trait à
l’application du principe de marque de commerce de common law aux
noms de personnes connues, la commission a affirmé dans la décision
Barnes, à la partie 6:
First it is necessary to understand what is a «common law trade
mark» in the UK. This involves understanding what is meant
by «passing off», because the easiest way of defining a common
law trade mark is to say that it is an unregistered mark used by
its proprietor in the course of trade, the unauthorized use (or
imitation) of which by another trader will lead to passing off.
Passing off is a tort based upon proposition that it is unlawful to
represent contrary to fact that one’s goods or services are the
goods or services of another. Commonly, such misrepresentations are made by using a name or mark, which identifies the
claimant or is otherwise a symbol of his goodwill.
The clearest example of a common law trade mark is a person’s
name, which as the Respondent has pointed out may sometimes
be difficult to register as a trade mark. So, if the Panel writes a
novel and falsely represents that the author is Julian Barnes,
the Complainant would sue in passing off and would undoubtedly succeed. In that example «Julian Barnes» is the common
law trade mark.
La commission a ensuite souligné qu’en ce qui a trait à la nécessité que le nom ait acquis un sens secondaire pour pouvoir faire
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Barnes c. Old Barn Studios Limited, OMPI D2001-0121, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0121.html> (julianbarnes.com) (26 mars 2001) [ci-après «Barnes»].
De Bernieres c. Old Barn Studios Limited, OMPI D20001-0122, en ligne:
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0122.html>
(louisdebernieres.com) (26 mars 2001).
Beevor c. Old Barn Studios Limited, OMPI D2001-0123, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0123.html> (antonybeevor.com) (26 mars 2001).
Drabble c. Old Barn Studios Limited, OMPI 2001-0209, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0209.html> (26 mars 2001)
(margaretdrabble.com).
Supra, note 98.
Supra, note 122.
567
valoir un droit de common law sur la marque, cette exigence n’est
applicable que dans les cas où le sens premier du nom en cause est
simplement descriptif et ne réfère pas clairement dans l’esprit du
public à la personne se plaignant de l’utilisation de son nom:
Where celebrities are concerned the concept seems slightly out
of place in that by definition celebrities have famous names,
which serve to identify them to the world at large. The issue is
only likely to be of any significance where, unlike this case, the
Complainant is seeking to show rights going beyond the activity for which he or she is well-known [...]132.
Enfin, la commission a conclu que, bien que le recours en passing-off de common law ne confère pas à strictement parler un droit
sur le nom mais permette plutôt d’empêcher qu’un tiers fasse de
fausses représentations à l’aide du nom, cela n’a pas pour effet
d’empêcher l’application de l’alinéa 4(a)i) des Principes directeurs,
puisqu’on peut dire avec justesse que le recours en passing-off de
common law revient, dans les faits, à donner au plaignant un droit
sur son nom à titre de marque.
Au regard de l’ensemble de la jurisprudence, il est clair qu’en
vertu des Principes directeurs, les noms de personnalités connues
enregistrés par des tiers ont généralement été qualifiés assez facilement de marques de commerce de common law sur des produits ou
des services. À ce sujet, la décision Springsteen ressemble davantage
à une erreur de parcours que l’amorce d’un courant jurisprudentiel.
Il s’agit d’un résultat peut-être souhaitable au point de vue de
l’équité en raison des abus qui existaient et qui existent toujours en
matière d’enregistrement de noms de personnalités connues comme
noms de domaine par des tiers. Cependant, ceci a eu pour effet
d’étendre sensiblement la notion de marque de commerce de common law et même d’y inclure des notions de droits de la personnalité
dans certains cas. Il sera maintenant intéressant d’observer quel
impact auront les décisions récentes concernant Israel Harold
Asper133 et son fils Leonard Asper134.
132.
133.
134.
Barnes, supra, note 126.
Supra, note 114.
Supra, note 113.
568
3.1.3.2 L’absence quant au détenteur du nom de domaine de droit ou
d’intérêt légitime
De manière générale, les commissions n’ont eu aucune difficulté à conclure à l’absence de droit ou d’intérêt légitime du détenteur du nom de domaine, lorsque celui-ci avait enregistré le nom
d’une personnalité connue. Dans la majorité des cas, les commissions
n’ont eu qu’à se fonder sur le fait, d’abord, que le nom de la personnalité connue était distinctif, ensuite, que le nom de domaine n’était
pas le nom personnel du détenteur mais bien de la personnalité
connue et, enfin, que le détenteur n’avait pas l’autorisation de la personnalité connue pour l’enregistrer135.
Dans l’affaire Marino136, la commission affirme, en caractère
gras, à la partie 6:
In fact, in light of the uniqueness of the name DanMarino.com,
which is virtually identical to the Complainant’s personal name
and common law trademark, it would be extremely difficult to
foresee any justifiable use that the Respondent could claim. On
the contrary, selecting this name gives rise to the impression of
an association with the complainant [sic], which is not based in
fact.
En outre, dans plusieurs cas, ou bien aucun site Web n’était en
développement sous le nom de domaine enregistré, ou bien le site
développé utilisait de mauvaise foi le nom de la personnalité connue
à des fins lucratives, ce qui venait confirmer l’absence de droit ou
d’intérêt légitime137. Dans d’autres cas, les détenteurs de noms
de domaine avaient enregistré plusieurs noms de personnalités
connues, ce qui a généralement eu pour effet de confirmer la conclusion qu’il y avait absence de droit ou d’intérêt légitime de la part du
détenteur138.
135.
136.
137.
138.
Voir Winterson, supra, note 98; Roberts, supra, note 100; Rattner, supra, note
104; Jagger, supra, note 100; Madonna, supra note 97. Dans cette dernière
affaire, le fait que le détenteur ait enregistré en Tunisie le nom Madonna n’a pas
été retenu par la commission qui a conclu que ce n’était qu’une tentative pour
contourner l’application des Principes directeurs.
Supra, note 100.
Voir Cho Yong Pil c. ImageLand, Inc., OMPI D2000-0229, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0229.html> (10 mai 2000)
[ci-après «Cho Yong Pil»]; Experience Hendrix, supra, note 97; Jagger, supra,
note 100; Madonna, supra, note 97; MPL Communications III, supra, note 100.
Voir Roberts, supra, note 100; Kidman, supra, note 100; Dion, supra, note 100;
Brown, supra, note 100; MPL Communications I, supra, note 96; MPL Commu-
569
On retrouve très peu de cas où le détenteur du nom de domaine
a pu faire valoir qu’il avait enregistré ce nom pour en faire un usage
non commercial légitime ou loyal, sans intention de créer une confusion avec le nom de la personnalité connue, comme par exemple le
cas où le nom de domaine est utilisé pour créer un site légitime critiquant la personnalité connue. L’affaire Roberts139 est l’un des rares
cas où le détenteur a plaidé qu’il avait enregistré le nom de domaine
«montyroberts.net» à cette fin. Dans cette affaire, le détenteur du
nom de domaine avait créé un site qui critiquait fortement les techniques du dresseur de chevaux Monty Roberts. Aucun produit n’était
vendu sur ce site, mais un hyperlien se trouvant sur le site renvoyait
les internautes vers un autre site où l’on vendait des produits relatifs
au dressage de chevaux. Ce site de vente était relié au détenteur du
nom de domaine «montyroberts.net».
La défense du détenteur du nom de domaine du site était principalement fondée sur sa liberté d’expression de critiquer Monty
Roberts. Au regard de cette prétention, la commission a effectué un
exercice de pondération entre les droits du détenteur de s’exprimer
librement sur Internet afin de communiquer son opinion sur Monty
Robert et le droit de Monty Roberts dans son nom, qui a atteint le
statut de marque de services dans le domaine du dressage de chevaux. La commission a souligné, à la partie 6:
Respondent’s claim to use of Complainant’s mark for legitimate
news dissemination purposes is a serious one, since the Panel is
greatly concerned to assure that rights of the public to freely
communicate their views on the Internet are protected and preserved. However, in balancing the rights of Complainant in its
mark, and the rights of Respondent to freely express its views
about Complainant’s services, the Panel concludes that
Respondent has impermissibly taken advantage of Complainant’s commercial interests in the mark. [...]
[T]he right to express one’s views is not the same as the right to
use another’s name to identify one’s self as the source of those
views. One may be perfectly free to express his or her views
about the quality or characteristics of the reporting of the New
York Times or Time Magazine. That does not however, trans-
139.
nications II, supra, note 96; Harrisson I supra, note 100; Harrison II supra, note
100; Starkey, supra, note 100; Lemieux, supra, note 100.
Supra, note 103.
570
late into a right to identify one’s self as the New York Times or
Time Magazine140.
La commission a aussi tenu compte dans son analyse du fait
que le site contenait un hyperlien vers un site qui vendait des produits relatifs au dressage de chevaux, pour finalement conclure que
le détenteur du nom de domaine n’avait pas l’intérêt légitime requis.
Enfin, la décision Springsteen141 est unique en son genre sur
cette question. Dans cette affaire, le Canadien Jeff Burgar avait
enregistré une quantité importante de noms de vedettes, dont «brucespringsteen.com». Ces noms de domaine avaient pour fonction de
renvoyer les internautes à un site portant sur les vedettes intitulé
«celebrity1000.com» où les internautes se voyaient offrir la possibilité de voter pour leur vedette préférée. Dans une décision majoritaire, la commission est arrivée à la conclusion qu’il s’agissait d’un
usage non commercial légitime ou loyal sans intention de détourner
des consommateurs à des fins lucratives. Pour ce faire, les membres
de la majorité se sont fondés sur le fait que, lors d’une recherche sur
le Web à l’aide du nom «Bruce Springsteen», ils sont tombés sur des
milliers d’occurrences, lesquelles ne pouvaient être considérées par
les internautes comme référant toutes à des sites officiels ou autorisés. En outre, les membres de la majorité ont souligné le fait que le
nom de Bruce Springsteen n’était pas terni par son association avec
le site «celebrity1000.com». Le membre dissident est arrivé à la conclusion contraire en soulignant que le fait de retenir le nom de
domaine «brucespringsteen.com» faisait en sorte que plusieurs internautes allaient directement se rendre à cette adresse en pensant
qu’il s’agirait de l’adresse du site officiel de l’artiste, ce qui aurait
pour effet de les induire en erreur.
À notre avis, c’est la position retenue par la commission dans
les affaires Dion142 et Brown143 qui est la mieux fondée. Les faits de
ces affaires sont similaires à ceux de l’affaire Springsteen. En effet,
dans ces deux cas, les noms de domaine étaient enregistrés par Jeff
Burgar ou un club fondé par lui. Les noms de domaine ont d’abord eu
140.
141.
142.
143.
Ibid. Voir Berber, supra, note 106. Voir aussi Kendall c. Mayer re: skipkendall.com, OMPI D2000-0868, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0868.html> (26 octobre 2000) [ci-après «Kendall»] où la
commission expose le débat entre la liberté d’expression et le droit des marques,
mais refuse de le trancher en l’espèce puisqu’elle considère que la troisième
condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
Supra, note 122.
Supra, note 100.
Supra, note 100.
571
pour fonction de renvoyer les internautes au site «celebrity1000.com». Puis, à un certain point dans le temps qui n’est pas précisé, le détenteur a créé à ces adresses des sites non autorisés dédiés
aux vedettes. Dans les deux cas, la commission est arrivée à la conclusion suivante:
So long as the admitted bunch of celebrity domain names were
all directed to the < celebrity1000 > site, Mr Burgar’s conduct
must be characterised as a stock-piling [sic] of leading artiste’s
[sic] name, their only substantial function then being to attract
people to view advertising on the site144.
Quant à la création des nouveaux sites non autorisés dédiés
aux vedettes, la commission arrive à la conclusion:
It is for [Mr. Burgar] to show that the new use of the site is substantial and genuine, rather than merely a colourable continuation of his former stockpiling activity. Given the successive
ways in which this registration has been employed, I am completely unsatisfied that he has made out any sufficient justification under Paragraph 4(c)(iii)145.
Au regard de l’ensemble de la jurisprudence, il semble que les
Principes directeurs aient été utilisés jusqu’à présent pour sanctionner des abus dans l’enregistrement de noms de personnalités. Selon
nous, il s’agit là d’un résultat positif. Quant à l’affaire concernant le
nom de domaine «montyroberts.net», nous devons admettre que nous
ne sommes pas surpris du résultat. Cela confirme d’ailleurs notre
opinion suivant laquelle les tribunaux québécois adopteraient vraisemblablement cette position dans le contexte d’une pondération des
droits.
3.1.3.3 Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi
Le dernier des trois éléments à démontrer en vertu des Principes directeurs ne pose généralement pas de difficulté aux personnalités cherchant à récupérer leur nom sur Internet. En effet, dans la
plupart des cas, il a été facile de démontrer que le détenteur avait
enregistré plusieurs noms de personnalités comme noms de domaine
et qu’en conséquence il s’était engagé dans une telle pratique de
144.
145.
Ibid. à la section 6(3).
Ibid. à la section 6(3).
572
façon coutumière (a pattern in such conduct)146, que le détenteur
avait tenté de vendre le nom de domaine pour un prix excédant ses
frais147 ou, encore, que le nom de domaine était utilisé pour attirer
des internautes à des fins lucratives148. De plus, dans plusieurs cas,
le nom de domaine ne menait à aucun site, ce qui permettait également à la commission de conclure qu’il était utilisé de mauvaise
foi149. En outre, mentionnons également l’affaire Juzwin dans
laquelle le détenteur, un concurrent du plaignant œuvrant lui aussi
dans le domaine de la vente de timbres, ne cherchait qu’à détourner
les clients du plaignant vers son propre site150.
Encore une fois, sur cette question, l’affaire Springsteen fait
exception151. La majorité de la commission est arrivée à la conclusion
que, bien que le détenteur eût enregistré le nom de plusieurs autres
vedettes, cela ne constituait pas une pratique coutumière empêchant
Bruce Springsteen d’enregistrer son nom, puisque le détenteur
n’avait enregistré que le nom de domaine «brucespringsteen.com»,
laissant les noms de domaine «.net» et «.org» libres. D’ailleurs, la
majorité de la commission a souligné que le site officiel de Bruce
Springsteen se trouvait sous le domaine de premier niveau «.net».
Quant à la question de confusion, la majorité l’a rejetée pour des
motifs similaires à ceux exposés quant à l’intérêt légitime dans le
nom de domaine. La majorité a conclu:
For all the reasons set out above, the users of the internet do not
expect all sites bearing the name of celebrities or famous historical figures or politicians, to be authorised or in some way
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Voir Cho Yong Pil, supra, note 137; Winterson, supra, note 98; Roberts, supra,
note 100; Marino, supra, note 100; Experience Hendrix, supra, note 97;
Madonna, supra, note 97; Dion, supra, note 100; Brown, supra, note 100; Kingsolver, supra, note 100; Lemieux, supra, note 100.
Voir Cho Yong Pil, ibid.; Roberts, ibid.; Rattner, supra, note 104; Experience
Hendrix, ibid.; MPL Communications I, supra, note 96; MPL Communications
II, supra, note 96; Marchesi, supra, note 96; Kingsolver, ibid.
Voir Roberts, supra, note 103; Marino, ibid.; Jagger, supra, note 100; Harrison I
supra, note 100; Harrisson II supra, note 100; Starkey, supra, note 100;
Madonna, ibid.; Dion, ibid.; Brown, ibid.
Voir Winterson, supra, note 98; Adjani, supra, note 100; Van Hooijdonk, supra,
note 97; CMG Worldwide, Inc. c. Naughtya Page, NAF FA0009000095641, en
ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/95641.htm> (8 novembre
2000).
Juzwin, supra, note 105.
Supra, note 122. Voir également l’affaire Van Halen c. Morgan, OMPI
D2000-1313, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/
2000/d2000-1313.html> (20 décembre 2000) dans laquelle la commission arrive
à la conclusion que le fait de retenir le nom de la personnalité comme nom de
domaine pour faire un site de fans ne constitue pas de la mauvaise foi.
573
connected with the figure themselves. The internet is an instrument for purveying information, comment, and opinion on a
wide range of issues and topics. It is a valuable source of information in many fields, and any attempt to curtail its use should
be strongly discouraged. Users fully expect domain names
incorporating the names of well known figures in any walk of
life to exist independently of any connection with the figure
themselves, but having been placed there by admirers or critics
as the case may be152.
Dans les affaires Dion153 et Brown154, la commission a affirmé
son désaccord avec la position prise par la majorité dans l’affaire
Springsteen, en soulignant que le raisonnement de la majorité dans
cette affaire différait de la position prise par les commissions jusqu’à
présent sur cette question.
Une commission a également conclu à l’absence de mauvaise foi
dans l’affaire Kendall155. Dans cette affaire, le requérant se plaignait
de l’enregistrement par son beau-frère de son nom de golfeur comme
nom de domaine. À cette adresse, son beau-frère avait créé un site où
il expliquait en détail une chicane qu’il avait eue avec Kendall
concernant un prêt. Le titre du site était d’ailleurs «Skip Kendall –
PGA Golf Pro and Deadbeat (?) – You be the Judge». Ce site ne contenait aucune publicité et n’offrait aucun produit à vendre. La commission a conclu qu’aucun élément de mauvaise foi ne semblait applicable en l’espèce. La commission a déploré que l’on tente d’utiliser les
Principes directeurs dans un débat qui relevait clairement de la diffamation, sujet qui n’est nullement visé par les Principes directeurs.
3.1.4 Conclusion
Il est évident que les Principes directeurs ont permis de sanctionner plusieurs abus qu’il y avait en matière d’enregistrement de
noms de personnalités comme noms de domaine. Le cybersquattage
est un mal qu’il faut éradiquer par des moyens rapides et efficaces.
Cela s’est parfois fait au détriment de la notion de marque de commerce de common law. Néanmoins, le résultat global nous semble
positif.
152.
153.
154.
155.
Supra, note 122 à la partie 6.
Supra, note 100.
Supra, note 100.
Supra, note 140.
574
Au mois de juin 2000, à la demande d’une vingtaine de ses
membres, l’OMPI a mis en branle un second processus de consultation sur les noms de domaine afin de répondre aux questions qui
avaient été laissées en suspens lors du premier processus, notamment la question de la protection des noms de personnes dans
l’enregistrement des noms de domaine. Son rapport final intitulé The
Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain
Name System: Report of the Second WIPO Internet Domain Name
Process156, fut publié le 3 septembre 2001 [ci-après «Rapport final
2001»].
L’OMPI avait soumis à la consultation trois propositions quant
aux noms de personnes:
a) ne rien modifier à la situation actuelle de façon à ce que
seuls les noms se qualifiant à titre de marque de commerce
de common law soient protégés;
b) prévoir l’application des Principes directeurs aux noms personnels sur la base des droits de la personnalité;
c)
modifier l’application des Principes directeurs aux noms
personnels sur la base des droits de la personnalité seulement dans le cas du futur domaine de premier niveau
«.name».
Dans son Rapport final 2001, l’OMPI a d’abord souligné la
diversité des approches prises par les différents pays quant à la protection du nom, puis elle a conclu qu’il n’existait pas de norme internationale en cette matière. L’OMPI a ensuite passé brièvement en
revue la jurisprudence portant sur les noms de domaine telle que
rendue en vertu des Principes directeurs avant de conclure ainsi:
The UDRP [les Principes directeurs] has proven to be a useful
tool for giving expression to the protection of personal names
where trademark rights exist in those personal names, where
the domain name holder has no right or legitimate interest and
where there is evidence of bad faith in the registration and use
of the domain name. However, it by no means affords comprehensive protection to personal names. For a start, the names of
many persons, particularly ordinary persons, may have no distinctiveness attached to them, either inherently or as a result of
156.
Supra, note 85.
575
use. Secondly, the names of political figures, religious leaders,
scientists and historical persons may never have been used in
commerce and, thus, are unlikely to have trademarks associated with them. Nevertheless, many sensitivities may attach to
their use157.
L’OMPI a ensuite analysé les commentaires formulés quant
aux trois propositions dans le cadre du processus de consultation.
Bien que plusieurs commentateurs favorisaient une application plus
large des Principes directeurs, incluant les noms de personne sur la
base des droits de la personnalité, la majorité des commentateurs
penchait plutôt en faveur du statu quo. Or, tout en reconnaissant que
plusieurs sensibilités puissent être choquées par l’enregistrement de
noms de personne et qu’il puisse sembler injuste qu’une personne
ayant acquis un respect considérable dans son milieu ne jouisse pas
d’une marque de commerce de common law, l’OMPI a néanmoins
recommandé qu’aucune modification ne soit apportée aux Principes
directeurs «to accommodate broader protection for personal names
than that which currently exists in the UDRP [les Principes directeurs]»158. L’OMPI a par ailleurs souligné à ce sujet:
The most cogent of the arguments against modification of the
UDRP [les Principes directeurs] is, we believe, the lack of an
international norm protecting personal names and the consequent diversity of legal approaches deployed to protect personal
names at the national level. We consider that this diversity
would place parties and panelists in an international procedure
in an untenable position and would jeopardize the credibility
and efficiency of the UDRP [les Principes directeurs]. [...]
In making this recommendation, we are conscious of the
strength of feeling that the unauthorized, bad faith registration
and use of personal names as domain names engenders. We
believe, however, that the most appropriate way in which the
strength of this feeling should be expressed is through the
development of international norms that can provide clear
guidance on the intentions and will of the international community159.
Il faudra voir si la recommandation finale de l’OMPI aura un
impact sur les décisions des commissions en cette matière. En effet,
157.
158.
159.
Ibid au par. 188.
Ibid au par. 201.
Ibid. aux par. 201 et 203.
576
cette recommandation, telle que formulée, semble donner son aval
au courant jurisprudentiel établi par les commissions. Certains commentaires formulés par l’OMPI nous semblent toutefois indiquer
que, de l’avis de cette dernière, certaines décisions ayant reconnu
que des noms de personne se qualifiaient à titre de marques de commerce de common law étaient injustifiées160.
3.2 L’ACEI et l’élaboration d’une politique de règlement
extrajudiciaire de différends (RED) pour les noms
de domaine «.ca»
Depuis la création des noms de domaine de premier niveau
«.ca» en 1987 jusqu’au 1er décembre 2000, leur attribution et leur
enregistrement étaient administrés par le comité bénévole .CA
dirigé par M. John Demco, directeur des installations informatiques
de l’Université de la Colombie-Britannique. Pendant cette période,
les noms de domaine «.ca» étaient attribués selon des critères restrictifs: la personne désirant procéder à l’enregistrement devait être
canadienne et un seul enregistrement par personne ou organisme
était permis pour chacune des langues officielles. En outre, les noms
de domaine devaient se référer au nom légal, à la désignation sociale
ou à la marque de commerce canadienne du demandeur. Bien que
limitant le cybersquattage, ces exigences avaient également pour
effet de réduire le nombre d’enregistrements de noms de domaine
«.ca» de façon importante.
Après des études, il a été décidé, d’une part, de permettre
l’enregistrement des noms de domaine «.ca» selon la règle de «premier arrivé, premier servi» en imposant des exigences beaucoup plus
souples en matière de présence au Canada161 et, d’autre part, de
mettre sur pied un processus de règlement extrajudiciaire de différends. L’ACEI, organisme à but non lucratif, a été créé en décembre
1998 afin d’exploiter le domaine de premier niveau «.ca». Après des
discussions avec le comité .CA de l’Université de la ColombieBritannique, l’ACEI a pris charge du registre officiel des noms de
domaine «.ca» à compter du 1er décembre 2000.
Depuis sa création, l’ACEI s’affaire notamment à mettre au
point une politique de règlement extrajudiciaire des différends
160.
161.
Ibid au par. 199.
ACEI, Procédures, politiques et exigences concernant l’agrément des registraires:
Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires (en
vigueur depuis le 1er décembre 2000), en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/3.RPPG_00006FR.pdf>.
577
[ci-après la «Politique de RED»]. Au printemps 2000, un rapport sur
la première consultation publique de l’ACEI au sujet de la politique
en matière de règlement des différends a été préparé par le professeur Micheal Geist162. Quant à la portée que devrait avoir la Politique de RED, le professeur Geist souligne dans son rapport que
«[l]’appui à une politique qui traiterait les marques de commerce non
déposées, les noms commerciaux ou les noms personnels est très
limité»163. Il ajoute:
L’inclusion de noms personnels dans le processus RED n’est
pas favorisée. Toutes les observations qui traitent spécifiquement des noms personnels font valoir les difficultés pratiques
inhérentes de la définition de ce qui constitue un nom personnel
et le fait que des milliers de demandeurs éventuels de noms de
domaine pourraient posséder le même nom164.
Dans ses recommandations, le professeur Geist conclut sur ce
point que «[l]a majorité des répondants préfèrent une Politique de
RED avec une portée étroite limitée aux marques de commerce déposées car une Politique de RED plus large serait considérée comme
une source d’abus et d’incertitude»165.
Tenant compte des commentaires reçus de différents organismes suite à la publication d’une première Politique de RED provisoire en matière de règlement extrajudiciaire des différends en
septembre 2000166, l’ACEI a publié une seconde Politique de RED
provisoire le 7 septembre 2001 pour fins de commentaires167. Cette
seconde politique provisoire repose sur certains objectifs établis par
l’ACEI, notamment le fait que la politique respectera le principe du
«premier arrivé, premier servi», qu’elle prendra modèle, dans la
mesure du possible, sur les Principes directeurs et les Règles d’appli-
162.
163.
164.
165.
166.
167.
M. Geist, Consultation de l’ACEI sur le processus de règlement extrajudiciaire
des différends (RED): Rapport et analyse (printemps 2000), en ligne:
<http://www.cira.ca/official-doc-french/42.ADR_report_fr.pdf>.
Ibid. à la deuxième partie, section Bi).
Ibid. à la troisième partie, section B.
Ibid., Troisième partie, B.
ACEI, Politique en matière de règlement des différends: [Politique de consultation] affichée le 26 septembre 2000, en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/32.La_politique_provisoire_de_RED.pdf>.
ACEI, Règles en matière de règlement des différends de l’ACEI: Demande de commentaires: 7 septembre 2001, en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/83.DRP_rul_fr_20010907.pdf>.
578
cation de l’ICANN et qu’elle ne visera pas à créer de nouveaux droits
juridiques (tels que le droit d’utiliser un nom personnel)168.
L’ACEI incorporera à la version définitive de la Politique de
RED et des règles, les commentaires qui contribueront à la réalisation des objectifs établis par l’ACEI. Cette version finale de la Politique de RED et des règles devrait être publiée et entrer en vigueur
sous peu169.
La seconde Politique de RED provisoire s’inspire donc des Principes directeurs de l’ICANN quant à sa portée et son fonctionnement,
tout en comprenant des modifications qui lui permettent de
s’adapter aux lois et aux droits en vigueur au Canada, ainsi qu’aux
exigences en matière de présence au Canada pour les titulaires de
noms de domaine. Elle ne s’applique pas explicitement aux noms de
personnes enregistrés comme domaine. Cependant, elle ne se limite
pas non plus aux marques de commerce enregistrées au Canada. En
effet, pour le moment, la Politique de RED provisoire prévoit que,
pour avoir gain de cause, le plaignant doit démontrer:
a) que le nom de domaine «.ca» du titulaire crée la confusion
avec une marque sur laquelle le plaignant a des droits;
b) que le titulaire n’a aucun intérêt légitime dans le nom de
domaine; et
c)
que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise
foi170.
Le titulaire du nom de domaine obtiendra toutefois gain de
cause s’il réussit à prouver, selon la prépondérance des probabilités,
qu’il a un intérêt légitime dans ce nom de domaine au sens de l’article
3.6 de la Politique de RED171.
Contrairement aux Principes directeurs de l’ICANN, la Politique de RED provisoire exige qu’au moment où une personne entreprend une procédure, elle respecte les exigences en matière de
168.
169.
170.
171.
ACEI, Rapport de l’ACEI sur la consultation concernant la politique et les règles
en matière de règlement des différends, septembre 2001, en ligne: <http://www.
cira.ca/official-doc-french/85.Cira_report_on_dispute_resolution_policy_
and_rules_consultation_FR.pdf>.
Ibid.
Ibid. à l’art. 4.1.
Ibid.
579
présence au Canada172. De plus, la Politique de RED définit la notion
de «marque» et y inclut notamment une «marque de commerce, y
compris les mots composant un dessin-marque, ou nom commercial
qu’une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie
au Canada pour distinguer ses marchandises, ses services ou son
entreprise ou ceux d’une personne lui ayant octroyé une licence à cet
égard, de ceux d’autres personnes»173. Enfin, la Politique de RED
ajoute que la marque doit être distinctive au Canada quant à la personne qui prétend y avoir des droits ou quant à son prédécesseur en
titre174.
Ainsi, à moins de changements majeurs, tout est en place pour
que les développements jurisprudentiels découlant de l’application
des Principes directeurs aux noms de personnalités influencent également l’application de la Politique de RED aux noms de domaine
«.ca». Est-ce que les décideurs sauront résister? Les litiges devront
être tranchés non seulement sur la foi de la preuve soumise conformément à la Politique de RED et aux règles de procédure adoptées
par l’ICANN175, mais aussi eu égard aux lois fédérale et provinciale
canadiennes applicables. On peut donc se demander quel sera
l’impact du droit canadien en la matière sur les décisions à venir.
Une seule chose est sûre: il sera extrêmement intéressant d’observer
les développements importants suite à la mise en place de cette politique.
4. Conclusion
Le nom constitue l’expression de la personnalité, un élément de
propriété et, parfois, un outil de commerce. Il ne fait aucun doute que
celui-ci doit être protégé. La protection du nom entre toutefois en
conflit avec d’autres valeurs fondamentales de notre société démocratique, telles la liberté d’expression et la liberté de commerce. Il est
donc nécessaire d’atteindre un juste équilibre et c’est ce que nos tribunaux canadiens ont tenté de faire jusqu’à présent par différents
moyens.
Le développement des médias de masse ainsi que la valeur
commerciale accrue accordée à certains noms de personnalités
connues ont augmenté les besoins de protection des noms. Toutefois,
172.
173.
174.
175.
Ibid. à l’art. 1.4. Pour les exigences en matière de présence au Canada, voir
supra, note 161.
Supra, note 167 au par. 3.2a).
Ibid. au par. 3.3a).
Ibid. au par. 4.2.
580
c’est la venue d’Internet, son développement fulgurant ainsi que le
fonctionnement du système des noms de domaine qui ont réellement
posé le problème avec le plus d’acuité.
Ces dernières années ont vu naître des développements sans
précédent en matière de protection du nom, principalement au
regard des Principes directeurs adoptés par l’ICANN. On peut être
critique quant à la rigueur juridique de ces développements. Néanmoins, on doit reconnaître qu’ils sont venus répondre à des abus
criants qui existaient impunément sur le Web. Il faudra maintenant
suivre l’impact du Rapport final 2001176 de l’OMPI et de sa recommandation de n’apporter aucune modification aux Principes directeurs pour assurer la protection des noms de personne qui ne se
qualifient pas de marque de commerce.
Plusieurs autres développements sont à prévoir dans les
années à venir. Premièrement, il sera intéressant de voir la portée
qui sera donnée à la politique RED de l’ACEI quant à la protection
des noms de personnalités. Ensuite, plusieurs États ont adopté
récemment ou pensent adopter prochainement des lois prévoyant
spécifiquement la protection du nom sur Internet. Par exemple, les
États-Unis ont adopté en novembre 1999 le Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) qui met en place des dispositions
concernant les noms de personnes sur Internet177. En août 2000,
l’État américain de la Californie a également adopté une législation
similaire178. Le 12 avril 2000, le gouvernement italien a adopté un
projet de loi concernant les noms de domaine «.it» qui prévoit la protection des noms de personnages célèbres179. Enfin, il est question
que la politique de règlement des litiges qui sera applicable au
domaine générique «.name » lors de son entrée en fonction, prévoie la
protection des noms de personnes sur la base des droits de la personnalité180. Voilà un débat qui n’a pas fini de faire couler de l’encre!
176.
177.
178.
179.
180.
Supra, note 85.
Anticybersquatting Consumer Protection Act, en ligne: <http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html>. Voir aussi Intellectual Property Constituency, Synopsys Paper on the Trademark Cyberpiracy
Prevention Act, en ligne: <http://ipc.songbird.com/cyberpiracy_paper.html>.
Business and Profession Code, en ligne: <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/
calawquery?codesection=bpc&codebody=&hits=20>.
Voir B. Michaux, «Italie: Un projet de loi sur l’enregistrement abusif de noms de
domaine» dans Droit des nouvelles technologies, Actualité, janvier 2000, en
ligne: <http://www.droit-technologie.org/fr/1_2.asp?actu_id=2129853307
&motcle=nom+de+domaine&mode=motamot>.
Rapport final 2001, supra, note 85, par. 190.
Vol. 14, no 2
La prise de garanties en matière
de propriété intellectuelle
Bob H. Sotiriadis* et Christian Danis**
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
2. Contexte législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
3. Validité et publication des sûretés . . . . . . . . . . . . . . 588
4. Que peut-on donner comme garantie en matière de PI? . . 591
4.1 Brevets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
4.2 Droit d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
4.3 Marques de commerce, dessins industriels et
topographies de circuits intégrés . . . . . . . . . . . . 594
4.4 Obtentions végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
4.5 Secrets de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
*
© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.
Avocat, Bob H. Sotiriadis est l’un des associés principaux du cabinet d’avocats
LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.
** Avocat, Christian Danis est membre du cabinet d’avocats LÉGER ROBIC
RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce
ROBIC, s.e.n.c.
581
582
4.6 Particularités concernant les licences que l’on prend en
garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
5. Caractéristiques pouvant affecter ces droits . . . . . . . . 599
5.1 Propriété des technologies . . . . . . . . . . . . . . . 599
5.2 Validité et durée de vie de ces droits . . . . . . . . . . 599
5.3 Valeur réelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
6. Un mot sur la réalisation de vos sûretés affectant
des droits de PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
7. Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
1. Introduction
À l’origine, le droit des sûretés était très peu développé: en cas
de défaut de son débiteur, on pouvait prendre celui-ci comme esclave
jusqu’au paiement de sa dette. On pouvait également prendre un
parent, son épouse ou encore ses propres esclaves. Ceci était logique
car la force du travail de l’individu était à peu près son seul bien intéressant. Ensuite, lorsque la propriété de la terre devint individuelle,
l’équivalent des hypothèques sur les terres apparut. Par contre, cette
sûreté était encore occulte et n’était connue que du créancier et de
son débiteur. Le droit des sûretés a beaucoup évolué depuis et nous
sommes aujourd’hui à une époque où les débiteurs cherchent à obtenir du capital sur la foi unique de certains de leurs actifs intangibles,
comme les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, d’un point de
vue tant fédéral que provincial, le droit est toujours en développement face au rôle que doit jouer la propriété intellectuelle en relation
avec les sûretés et la recherche de financement.
Il n’y a pas si longtemps, dans la majorité des transactions commerciales, la propriété intellectuelle n’était examinée que très brièvement, à la toute fin de leur vérification diligente par des praticiens
qui ne s’y connaissaient que très peu en la matière, responsabilité
professionnelle oblige. De nos jours, la propriété intellectuelle représente souvent une partie substantielle, sinon la plus importante, de
la valeur totale de plusieurs entreprises. Ceci est d’autant plus vrai
pour les nouvelles entreprises des secteurs de hautes technologies et
des biotechnologies en démarrage qui sont à la recherche de financement. Conséquemment, les prêteurs, faute d’actifs tangibles, se tournent de plus en plus vers les actifs intangibles comme les droits de
propriété intellectuelle pour garantir leurs prêts, souvent plus par
obligation que par choix.
Les prêteurs, pour garantir leurs prêts, ont traditionnellement
cherché à se prémunir contre la faillite éventuelle de leurs débiteurs
en obtenant des sûretés sur, entres autres, la propriété immobilière
tels les bâtiments commerciaux, ou sur l’équipement, ou encore sur
les inventaires de leurs débiteurs. Cette propriété immobilière ne
583
584
pourra que rarement disparaître totalement, sauf en cas d’incendie
par exemple, et même dans ce cas, il restera toujours le terrain qui
aura une certaine valeur en soi. De plus, les assurances rembourseront possiblement la perte de l’immeuble. C’est pourquoi aujourd’hui
les transactions immobilières sont des transactions de routine, où les
consommateurs peuvent facilement, et à peu de frais, obtenir du
financement en donnant en garantie lesdits biens dont ils se portent
acquéreurs.
Par contre, beaucoup de sociétés de la nouvelle économie ne
possèdent que très peu de ces actifs dit «traditionnels». Ces sociétés
du savoir se retrouvent souvent à la recherche de capital avec en
poche, dans le meilleur des cas, une demande de brevet pour un nouveau produit ou procédé, ou sinon avec seulement une bonne idée qui
reste à être commercialisée et, peut-être, une marque de commerce
ou un droit d’auteur. On peut donc comprendre l’appréhension du
prêteur à s’engager envers ces entrepreneurs qui viennent frapper à
sa porte.
Ces créanciers, qui peuvent être tant institutionnels que des
entreprises spécialisées dans le financement par capital de risque,
ou encore ces concédants de licences qui cherchent à s’assurer du respect des licences accordées à leurs licenciés, notamment du paiement
des redevances, recherchent avant tout la «sûreté» dans leur décision
de prêter ou non ou d’accorder une licence ou un autre avantage à
leur débiteur, et cette «sûreté» se retrouve principalement dans i) la
valeur résiduelle du bien qui est pris en garantie, si ce dernier est
dissocié de l’entreprise qui le possède originalement, ii) la facilité de
revendre le bien pris en garantie en cas de défaut, iii) la facilité à
vérifier la propriété réelle des actifs que l’on veut donner en garantie,
ainsi que iv) la facilité que ce prêteur aura à enregistrer sa sûreté et à
l’exécuter s’il devait y avoir un défaut du débiteur.
Tous ces éléments sont, pour le créancier, malheureusement
très difficiles à évaluer avec précision lorsqu’on examine des droits
de propriété intellectuelle. Il faut généralement se tourner vers un
expert dans le domaine, ce qui fait inévitablement augmenter les
coûts de la transaction et peut donc en compromettre la viabilité économique. De plus, il est bon de garder à l’esprit qu’un droit de propriété intellectuelle, même enregistré, reste toujours vulnérable à
l’attaque et à l’invalidation subséquente et que, de plus, il perd souvent beaucoup de sa valeur s’il est dissocié de son créateur, ce qui est
presque inévitable si l’on veut réaliser sa sûreté...
585
Ces droits de propriété intellectuelle peuvent toutefois avoir
une valeur extrêmement significative. On peut donc déceler un certain malaise ou une certaine ambiguïté dans le raisonnement du prêteur qui hésite à financer des projets sur la base de capital
intellectuel, en partie dû à l’ignorance de la valeur intrinsèque que
ces droits de propriété intellectuelle peuvent avoir, mais également
en partie dû à l’incertitude actuelle qui règne dans le système juridique canadien sur la manière de prendre en garantie des droits de
propriété intellectuelle. Mais le critère le plus important réside en la
manière de s’assurer que cette garantie puisse être exécutoire et le
rester pour toute la durée du prêt en cas de défaut du débiteur. Il en
résulte que les entreprises canadiennes sont empêchées de pleinement bénéficier de leur pouvoir d’emprunt et c’est le développement
économique canadien dans son ensemble qui s’en trouve alors touché, ce qui affecte inévitablement la compétitivité du Canada à
l’échelle internationale.
Nous tenterons d’exposer dans cet article ce que doit garder à
l’esprit le créancier, lorsque viendra le temps pour lui de prendre la
décision de prêter ou non sur la base des actifs intangibles de son
débiteur, ainsi que ce que le débiteur doit savoir lorsqu’il obtient du
capital ou autre avantage en donnant en garantie son actif intellectuel souvent le plus important. Nous discuterons plus loin des tiers,
tels des licenciés ou concédants de licences, qui peuvent également
être impliqués et pourront avoir un rôle continu souvent non négligeable dans la transaction. En résumé, le créancier devra donc
s’assurer que les droits de propriété intellectuelle du débiteur sont
valides et que les sûretés qui lui sont accordées et qui grèveront les
droits du débiteur sont également valides et exécutoires dans les
juridictions applicables. En définitive, nous tenterons donc de clarifier un domaine du droit toujours en recherche de direction.
2. Contexte législatif
Au Canada, tel que nous l’enseigne notre constitution, les
transferts de propriété et les droits civils sont soumis aux différentes
juridictions provinciales1. L’enregistrement de sûretés doit donc se
faire, à première vue, au niveau provincial. Par contre, ce qui touche
l’insolvabilité et les droits de propriété intellectuelle tombe dans le
champ de juridiction du gouvernement fédéral2. Toutes les provinces
1. Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C.
(1985), app. II, no 5, par. 92(13).
2. Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C.
(1985), app. II, no 5, par. 91 (21) (22) et (23).
586
canadiennes, le Québec faisant exception, ont adopté, avec certaines
variations, un Personal Property Security Act (PPSA), qui a été
modelé sur l’article 9 du American Uniform Commercial Code. Par
ailleurs, le droit des sûretés au Québec, sur lequel nous nous concentrerons, est, lui, régi par le Code civil du Québec3 (ci-après C.c.Q.)
qui, en 1994, a fusionné toutes les différentes sûretés qui existaient
préalablement en une seule sûreté, appelée l’hypothèque, une conception légale de sûreté qui est en plusieurs points similaire aux
sûretés existantes en vertu des législations PPSA des provinces de
common law4.
L’article 2666 C.c.Q. énonce que «l’hypothèque grève soit un
ou plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un
ensemble de biens compris dans une universalité». La sûreté est
définie sous la législation des provinces de common law comme étant
un «intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement, ou
l’exécution d’une obligation...»5. Par ailleurs, en vertu de la législation québécoise, une personne peut hypothéquer autant un bien
immeuble qu’un bien meuble6 et les biens meubles comprennent les
actifs intangibles7. Donc, en principe, les diverses formes de propriété intellectuelle peuvent être grevées de sûretés à titre d’actifs
incorporels et les transactions mettant en jeu des droits de propriété
intellectuelle donnés en garantie seront assujettis aux différentes
législations PPSA des provinces de common law ou aux dispositions
du C.c.Q. qui régissent les sûretés et qui ont toutes prévu la création
de registres provinciaux où doivent être obligatoirement publiées les
sûretés accordées pour être opposables aux tiers. L’article 2684
C.c.Q. reconnaît d’ailleurs que les brevets et les marques de commerce peuvent, entre autres biens, être validement hypothéqués par
«celui qui exploite l’entreprise».
Par contre, il existe également en vertu des différentes lois
fédérales sur la propriété intellectuelle8 des registres pancanadiens
3. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.
4. À ce sujet, voir A. Grenon, «Major Differences Between PPSA Legislation and
Security over Movables in Quebec under the New Civil Code», (1996) 26 Cdn.
Bus. L.J. 391.
5. Loi sur les sûretés mobilières (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, art. 1.
6. Art. 2660 C.c.Q.
7. Art. 899 C.c.Q.
8. Les principales étant la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4, accessible à
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/index.html; la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C.
(1985), c. C-42, accessible à http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html; la Loi sur
les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, accessible à http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/index.html; la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), c.
587
qui sont maintenus par les autorités administratives compétentes
concernant l’existence et, en certains cas, le transfert de ces droits
intangibles. Tel que nous le verrons plus loin, certaines de ces lois
régissant la propriété intellectuelle énoncent même qu’une cession
qui n’a pas été enregistrée sous le régime de la loi fédérale appropriée est sans effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent qui a
lui-même enregistré sa cession. Il n’existe par contre aucune définition législative de ce qu’on entend par «cession», ni même aucune disposition dans ces lois fédérales sur la propriété intellectuelle qui ne
traitent directement des sûretés et des priorités à accorder entre ces
dernières.
Il en résulte un conflit possible entre la publication et la priorité
des sûretés publiées en vertu d’un registre provincial et non du
registre fédéral concerné, et vice-versa. En effet, le créancier qui, lors
d’un financement, prend en garantie un droit de propriété intellectuelle doit-il considérer la création de sa sûreté comme une «cession»,
dû au fait que le débiteur lui «cède» conditionnellement un droit dans
son actif, et la faire enregistrer au registre fédéral approprié ou
doit-il seulement la faire publier au registre provincial pour qu’elle
soit opposable aux tiers? Cette question semble banale à première
vue mais elle est d’une grande importance en cas de conflit entre
deux sûretés accordées sur un même droit de propriété intellectuelle
et qui auraient été publiées aux deux registres différents. Quand on
sait que certains de ces droits peuvent avoir une valeur considérable,
la question prend toute son importance. Selon certains, en vertu de
la doctrine de la suprématie élaborée en droit constitutionnel, en cas
d’incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale, la loi
fédérale prévaudrait dans la mesure de l’incomptabilité9. Nous nous
contenterons de mentionner que le débat est loin d’être réglé et a déjà
fait couler beaucoup d’encre, mais qu’il n’y a eu jusqu’à maintenant
que très peu d’interprétations jurisprudentielles sur le sujet impliquant un conflit de sûretés. Donc, tel que suggéré par plusieurs
auteurs, une grande partie des praticiens suggéreront à leurs clients
I-9, accessible à http://lois.justice.gc.ca/fr/I-9/index.html; la Loi sur les topographies de circuits intégrés, L.R.C. (1985), c. I-14.6, accessible à http://lois.justice.gc.ca/fr/I-14.6/index.html; et la Loi sur la protection des obtentions végétales,
L.R.C. (1985), c. P-14.6.
9. Voir par exemple R.C.C. Cumming, «The relationship between personal property
security acts and section 178 of the Bank Act: federal paramountcy and provincial legislative policy», C.B.L.J., 1988, vol. 14, p. 315; D. Doak Horne, «Taking
Security In Intellectual Property», 1996, p. 7, disponible à http://www.
gowlings.com; ainsi que R. H. El Sissi, «Security Interests in Copyright», (1996)
10 I.P.J. 35, p. 52-53.
588
d’enregistrer leurs sûretés aux deux registres (provincial et fédéral)
par mesure de précaution.
3. Validité et publication des sûretés
Il existe différentes dispositions législatives qui gouvernent la
création et l’opposabilité des sûretés en général dans les juridictions
provinciales mais, habituellement, une sûreté est créée lorsque le
débiteur signe une convention de sûreté10 qui, en plus de donner une
valeur à la sûreté, définit de façon suffisante l’objet de la garantie
pour l’identifier ou, s’il s’agit d’une universalité de meubles, l’indication de la nature de cette universalité11. Ceci ne pose généralement pas de problème.
Il est à noter que l’article 2683 C.c.Q. limite l’utilisation de
l’hypothèque mobilière sans dépossession en ce que ce genre d’hypothèque ne peut être consentie que par les personnes morales et les
personnes physiques qui exploitent une entreprise. L’article 2684
C.c.Q., quant à lui, limite les constituants de l’hypothèque sur une
universalité de biens corporels ou incorporels aux seules personnes
ou fiduciaires qui exploitent une entreprise. Il est aussi à noter qu’en
vertu des articles 2950 et 2954 C.c.Q., l’hypothèque sur des biens
futurs prend son rang dès son inscription au registre provincial et ce,
même à l’égard de biens acquis subséquemment.
Un problème additionnel vient ici se poser en ce qu’il est possible, en vertu des législations provinciales, de publier une sûreté sur
une universalité de biens meubles, présents et à venir, tandis que les
registres fédéraux sur la propriété intellectuelle ne peuvent que
tenir un registre contenant, entres autres, les cessions sur des biens
particuliers et qu’il n’existe pas de procédure pour enregistrer une
sûreté/cession sur, par exemple, tous les brevets ou marques de commerce d’un même débiteur. On doit également se rappeler qu’en
vertu de l’article 1801 C.c.Q., est réputée non écrite toute clause
selon laquelle, pour garantir l’exécution de l’obligation de son débiteur, le créancier se réserve le droit de devenir propriétaire irrévocable de bien ou d’en disposer.
10. Voir le jugement récent de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire De
Lanauze c. Investissements Kitza Inc., J.E. 2001-981 C.S. (en appel) au sujet de
la nécessité de constituer l’hypothèque par écrit.
11. L.A. Coster, «Financing and Securing Intellectual Property», p. 13, accessible à
http://www. bereskinparr.com; voir également l’article 2697 C.c.Q.
589
Par ailleurs, une fois créée, une sûreté, pour bénéficier d’une
priorité sur des sûretés subséquentes, doit aussi être publiée au
registre provincial approprié. Au Québec, il s’agit du Registre des
droits personnels et réels mobiliers12 ou R.D.P.R.M. et, en Ontario, le
Personal Property Security Registration System ou P.P.S.R.13. Ces
registres provinciaux ont été créés pour donner avis aux tiers de
l’existence de certaines sûretés pouvant affecter les biens d’un débiteur. C’est l’unique façon, pour le créancier, de pouvoir donner avis
aux tiers qu’il détient une sûreté sur certains biens de son débiteur,
et c’est pourquoi une sûreté qui a été dûment publiée pourra généralement être exécutée contre un tiers qui a acquis le bien grevé et qui
n’avait pas connaissance de l’existence de cette sûreté.
Une des caractéristiques essentielles de ces registres est leur
accessibilité rapide et la pertinence et la fiabilité de l’information qui
y est contenue: avant de conclure certaines transactions, les parties
ont tout avantage à consulter le registre provincial pour vérifier si
des sûretés ne grèvent pas déjà les actifs concernés, ce qui aura pour
effet d’affecter la valeur desdits actifs et, par conséquent, la valeur
de la sûreté. En effet, tel que déjà mentionné, une sûreté y prend
généralement rang à partir du moment où elle est publiée au
registre, ce qui contraste avec les registres fédéraux sur la propriété
intellectuelle qui ont plutôt été créés pour garder des registres du
nom des propriétaires des droits accordés, mais sans plus. Il est donc
important que la sûreté soit valablement créée, mais il faut de plus
s’assurer que celle-ci sera bien publiée dans la bonne juridiction pour
la rendre opposable aux tiers.
Lors de la signature d’une convention créant une sûreté sur un
droit de propriété intellectuelle, une des questions importantes sera
donc de déterminer dans quelle juridiction il faudra publier la sûreté
pour la rendre opposable aux tiers et ainsi protéger sa créance. Le
Code civil du Québec, ainsi que les autres législations provinciales
PPSA, contiennent des dispositions relatives au forum approprié
pour la publication des sûretés. Par exemple, l’article 3105 C.c.Q.
12. http://si1.rdprm.gouv.qc.ca/index.asp
13. Pour les autres provinces canadiennes: la Nouvelle-Écosse, le NouveauBrunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve ont tous créé leur propre
Personal Property Registry (P.P.R), tous accessibles à www.acol.ca en vertu
d’une entente entre les provinces maritimes. Colombie Britannique: Personal
Property Registry (P.P.R.) en ligne à www.bconline.gov.ca; Alberta: Personal
Property Registry (P.P.R.) en ligne à www2.gov.ab.ca/information/registries/
ran.cfm; Saskatchewan: Personal Property Registry (P.P.R.) en ligne à
www.saskjustice.gov.sk.ca/branches/PerProReg/toc.htm; Manitoba: Personal
Property Registry (P.P.R.) en ligne à www.gov.mb.ca/cca/personp.html.
590
énonce que la validité d’une sûreté inscrite sur un bien incorporel est
régie par la loi du domicile du constituant à l’époque de son inscription, tandis que sa publication et ses effets sont régis par la loi de la
juridiction dans laquelle le constituant est présentement domicilié.
Ceci est donc un critère mobile qui rend très importante la clause au
contrat créant la sûreté qui oblige le débiteur à aviser le prêteur de
tout changement de domicile jusqu’au remboursement total de la
créance. De plus, l’article 3080 C.c.Q. indique qu’en cas de renvoi à la
loi étrangère par le Code civil, celui-ci se fait à l’exclusion des règles
de conflits de cette loi étrangère. C’est donc dire qu’en cas de changement de domicile du débiteur, une sûreté qui aura été publiée au
R.D.P.R.M. pourra devoir être publiée à nouveau dans une autre province et que les effets de cette sûreté pourront être régis par cette
autre loi provinciale.
L’article 3106 C.c.Q. prévoit, lui, des situations où une sûreté
qui a été publiée dans une autre juridiction sera réputée publiée au
Québec à compter de la première publication lorsque le débiteur élit
domicile au Québec et remplit certaines conditions à l’intérieur de
délais prescrits. La loi ontarienne quant à elle stipule que la validité
et l’opposabilité d’une sûreté dans un intangible est régie par la loi de
la juridiction dans laquelle se trouve le débiteur au moment où la
sûreté grève le bien intangible en question14 et que le débiteur sera
présumé être situé à sa place d’affaires, s’il en existe une, à son siège
social, s’il existe plus d’une place d’affaires et, à défaut, à sa résidence principale15. La loi ontarienne contient également des dispositions relatives au renvoi à une loi étrangère, mais prévoit toutefois
un renvoi qui inclut les règles de conflits de la loi étrangère.
Par conséquent, lors de la création de toute sûreté, il est fortement suggéré de procéder au moins à la publication de ladite sûreté
en vertu de la législation de la province dans laquelle le débiteur est
situé au moment de la signature de la convention créant cette
sûreté16. Bien que la législation provinciale contienne plusieurs
règles en matière de détermination des rangs des priorités en cas de
défaut de débiteur, en règle générale, le fait qu’un créancier ait
publié sa sûreté aura pour effet de lui donner priorité sur les créanciers qui publieront leurs sûretés postérieurement à la sienne. Par
ailleurs, cela implique également que les créanciers qui ont publié
14. Loi sur les sûretés mobilières (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, par. 7(1).
15. Loi sur les sûretés mobilières (Ontario), L.R.O. 1990, c. P-10, par. 7(4).
16. Tel que mentionné précédemment, par exemple, au Québec, la publication
s’effectue au R.D.P.R.M. et en Ontario, en vertu du Personal Property Security
Registration System.
591
leurs sûretés antérieurement bénéficieront d’une priorité sur lui. Il
est donc primordial d’exécuter diverses recherches dans les différents registres publics pour déterminer le rang de la sûreté qui sera
octroyé à un créancier s’il accepte de prêter à son débiteur.
4. Que peut-on donner comme garantie en matière de PI?
Tel que mentionné, les droits de propriété intellectuelle sont
considérés, du point de vue du droit civil, comme des biens meubles
incorporels qui font partie du gage commun des créanciers de ceux
qui en sont titulaires. Parmi ces droits de propriété intellectuelle, il
appert que les brevets et les demandes de brevets, les œuvres protégées par droits d’auteur, enregistrés ou non, les marques de commerce enregistrées et non enregistrées, les dessins industriels enregistrés et non enregistrés, les topographies de circuits intégrés enregistrées, les obtentions végétales enregistrées et, peut-être même
dans certaines juridictions, les secrets de commerce pourraient servir de sûretés. Nous les reprendrons en détail ci-après et relèverons
certains points à garder en tête lorsque vient le temps pour le créancier de prendre une décision sur la valeur des droits sur lesquels des
sûretés pourraient être grevées. On doit par contre toujours se rappeler que, lors de la prise de garanties sur ces actifs intangibles, les
législations fédérales et provinciales devront être considérées.
4.1 Brevets
La Loi sur les brevets énonce à son paragraphe 50(1) que «Tout
brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la
totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par
écrit». Le paragraphe 50(2), lui, prévoit que «Toute cession de brevet
et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et
d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un
tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce
que le commissaire établit». Pour sa part, l’article 51 édicte que
«Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à
l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession
n’ait été enregistré, au terme de ces articles, avant l’enregistrement
de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation»17. Comme nous l’avons déjà mentionné, les lois fédérales sur la
17. Voir à ce sujet 3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo, (1998) B.E.
98-605 (C.S.Q.); confirmé en appel (2001), [2001] A.Q. 804 (C.A.Q.); voir également à ce sujet le commentaire de Panagiota Koutsogiannis sur cette affaire,
«Registration of Licence Agreements under the Patent Act: the Saga of a Barbecue» (2001), 3-6 W.L.L.R. 3.
592
propriété intellectuelle ne contiennent pas de définition de ce qui est
entendu par «cession» aux termes, par exemple, de l’article 51 de la
Loi sur les brevets. Il est à noter qu’en common law, on a déjà conclu
que le créancier «cessionnaire en garantie» d’un brevet était considéré comme un «cessionnaire» au sens de la Loi sur les brevets18. Il
n’est donc pas du tout certain qu’un tel enregistrement au Bureau
des brevets octroie des droits supplémentaires au créancier et il est
même possible qu’un tel enregistrement n’ait aucun effet réel.
Par contre, la décision récente de la Cour supérieure du Québec
dans l’affaire 3288731 Canada Inc. c. Les Poinçons de Waterloo19,
confirmée en appel le 26 février 2001 est venue rappeler qu’il est très
important d’enregistrer les droits accordés sur un brevet au Bureau
des brevets, même si les effets n’en sont pas absolument clairs. En
effet, cette affaire concerne les droits d’un licencié exclusif d’un brevet face à un cessionnaire subséquent du brevet en question qui avait
été donné sous licence. L’acquéreur du brevet ne se considérait pas
lié par la licence accordée avant la cession puisque le licencié n’avait
pas enregistré sa licence au Bureau des brevets avant l’enregistrement de la cession en sa faveur. Dans cette affaire, même si
l’acquéreur du brevet avait connaissance de la licence qui avait été
accordée, la cour a décidé que le cessionnaire du brevet n’était pas lié
par cette licence car elle n’avait pas été enregistrée au Bureau des
brevets, en contravention des articles 50 et 51 de la Loi sur les brevets. Le juge s’exprime ainsi:
Poinçons ne peut donc opposer à la demanderesse le contrat [de
licence] qu’elle a signé avec Bo-ox. En revanche, la demanderesse aurait été tenue de le respecter si son enregistrement
avait eu lieu comme l’article 51 le prévoit. La connaissance que
pouvait avoir la demanderesse de l’existence du contrat entre
Poinçons et Boox ne peut remplacer son enregistrement suivant l’article 51.20
18. Voir Colpetts c. Sherwood, (1927) 3 D.L.R. 7 (Alta. A.D.).
593
Cette décision fait donc ressortir toute l’importance de se conformer aux articles 50 et 51 de la Loi sur les brevets et d’enregistrer
toute cession d’un droit dans un brevet au Bureau des brevets. Faute
de décisions jurisprudentielles claires à savoir si l’octroi d’une sûreté
sur un brevet doit être considéré comme une cession au sens de la Loi
sur les brevets, le dicton «il vaut mieux prévenir que guérir» a encore
toute son importance.
4.2 Droit d’auteur
La Loi sur le droit d’auteur contient des dispositions semblables
à celles de la Loi sur les brevets, touchant les cessions et l’obligation
de les enregistrer au Bureau du droit d’auteur. L’article 54(1) prévoit
la tenue d’un registre des droits d’auteur contenant, entres autres,
les noms ou titres des œuvres ou autres objets du droit d’auteur de
même que des noms et adresses des auteurs, des cessionnaires de
droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans
un droit d’auteur. L’article 53(2) prévoit quant à lui que le certificat
d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence
du droit d’auteur et le fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire. Ceci n’est par contre qu’une présomption
simple qui peut être renversée.
Il est à noter que cette loi ne contient pas non plus de définition
de ce qu’on entend par «cession», ni ne fait directement référence aux
sûretés accordées sur un droit d’auteur. En effet, l’article 57(3) de
cette loi énonce simplement que la cession antérieure d’un droit
d’auteur doit être déclarée nulle à l’encontre de tout cessionnaire du
droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux, à moins que celui-ci n’ait été enregistré
de la manière prévue par la présente loi. Le principe même de cette
disposition semble clair. Par contre, dans l’affaire Banque Mercantile du Canada c. Télé-Métropole International Inc., (1995), [1995]
A.Q. 448 (C.A.Q.), la Cour d’appel du Québec a énoncé, à la page 6,
que «ces enregistrements [au Bureau du droit d’auteur] ne conféraient aucune valeur juridique comme telle, de sorte que la priorité
d’enregistrement ne donnait aucun droit supérieur» à la banque qui
avait enregistré la cession en garantie qui lui avait été octroyée sur
un droit d’auteur. La même question doit donc se poser ici également: une cession en garantie est-elle comprise dans le sens à accorder au mot «cession» à l’article 57(3) de la Loi sur le droit d’auteur21?
21. Voir à ce sujet l’article de R.H. El Sissi, «Security Interests in Copyright»,
(1996) 10 I.P.J. 35, p. 52-53.
594
Dans l’affaire Poolman c. Eiffel Productions SA, (1991) 35
C.P.R. (3d) 384 (C.F.P.I.) portant sur les droits de production cinématographique du roman Agaguk de Yves Thériault, la Cour fédérale, division de première instance a jugé, dans l’affaire d’un conflit
entre deux cessionnaires d’un même droit d’auteur, que le fait d’avoir
respecté les formalités d’enregistrement en vertu de la loi fédérale
n’exclut pas les dispositions du Code civil sur la vente du bien
d’autrui. Poolman alléguait que l’auteur lui avait cédé ses droits
dans le roman en 1964, et qu’il les avait enregistrés au Bureau du
droit d’auteur en 1991. Eiffel Productions a, quant à elle, acquis ses
droits en 1989 et ne les a jamais enregistrés au niveau fédéral. On
a conclu dans cette affaire que l’enregistrement de la cession au
Bureau du droit d’auteur ne crée rien de plus qu’une présomption
réfutable de propriété. Le juge s’exprime en effet ainsi:
In principle, the registering of the instrument under which an
interest in a copyright is granted is not compulsory and, except
as expressly provided for the benefit of a subsequent assignee
in s. 57(3) above, creates nothing more than a presumption of
ownership of such interest, which is rebuttable.
On doit donc ici également, faute de directives judiciaires claires, recommander tout de même la prudence et procéder à l’enregistrement des sûretés sur un droit d’auteur aux deux registres
provincial et fédéral appropriés.
4.3 Marques de commerce, dessins industriels et
topographies de circuits intégrés
Tel que mentionné précédemment, le C.c.Q. prévoit expressément à son article 2684 qu’une marque de commerce peut être hypothéquée. Il semble même qu’une marque de commerce fondée sur un
emploi projeté puisse aussi être cédée, et donc hypothéquée22. Cela
veut dire que, contrairement au droit commun où le droit dans une
marque naît de son emploi, en droit canadien une demande d’enregistrement d’une marque qui est basée sur un emploi futur de ladite
marque peut être cédée, et donc hypothéquée. La Loi sur les marques
de commerce, la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les topographies de circuits intégrés ne font pas non plus référence aux priorités à accorder aux sûretés pouvant grever ces droits de propriété
22. Voir à ce sujet 468241 Ontario Ltd. c. Cotton Ginny Ltd., (1990), [1990]
T.M.O.B. 470.
595
intellectuelle, ni même à la possibilité d’enregistrer lesdites sûretés
aux registres correspondants. Il n’est toutefois pas rare de voir des
sûretés enregistrées dans le registre fédéral des marques de commerce. En effet, bien que l’article 48 prévoie la possibilité de transférer une marque de commerce déposée ou non et de procéder à
l’inscription du transfert au registre, cette loi ne définit pas par
contre si la prise d’une sûreté doive être considérée comme un transfert. Un grand nombre de praticiens ont donc pris l’habitude de les
enregistrer tout de même au registre fédéral.
La Loi sur les dessins industriels, à son article 13(1), prévoit
quant à elle la possibilité de céder un dessin enregistré ou non, au
moyen d’un écrit qui est enregistré au Bureau du commissaire aux
brevets (qui est en charge d’administrer la Loi sur les dessins industriels). Pour leur part, les articles 16 et 21 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés prévoient que l’intérêt dans une topographie peut être transmis et que de tels droits peuvent être enregistrés.
Il est à noter que la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les
dessins industriels et la Loi sur les topographies de circuits intégrés
ne contiennent pas non plus de dispositions semblables à la Loi sur le
droit d’auteur et à la Loi sur les brevets concernant la nullité de cessions non enregistrées face aux cessionnaires subséquents. En
conséquence, outre le fait de donner avis aux tiers qu’un transfert a
eu lieu ou qu’une sûreté a été accordée sur ces droits de propriété
intellectuelle, et ainsi se constituer une preuve de connaissance du
droit en question en cas de litige, l’enregistrement de sûretés ne
semble pas être utile au niveau du registre fédéral pour ces droits.
4.4 Obtentions végétales
L’article 31(3) de la Loi sur la protection des obtentions végétales édicte que «À défaut d’enregistrement, la cession des droits protégés par un certificat d’obtention végétale est non passable à tout
cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était pas informé et
qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits». Cette loi
rend inopposable toute cession non publiée antérieurement au cessionnaire subséquent de bonne foi à titre onéreux ayant publié une
cession consentie en sa faveur. Toutefois, elle ne spécifie pas non
plus si la prise de sûretés doit être comprise dans le sens du mot «cession» de cet article 31, et donc le même appel à la prudence est également applicable ici.
596
4.5 Secrets de commerce
Il ne fait pas de doute que les secrets de commerce peuvent être
vendus et il est pratique courante de procéder à des transferts de
savoir-faire ou «know-how» et de l’information confidentielle, par
exemple en vertu d’un contrat de licence. Peut-on par exemple grever
un secret de commerce d’une sûreté? L’article 1612 C.c.Q. laisse
sous-entendre qu’un secret commercial serait un «bien» susceptible
d’un droit de propriété, qui pourrait donc être grevé d’une sûreté
lorsqu’il parle de «propriétaire du secret»23. Par contre, jusqu’à présent, la jurisprudence canadienne ne semble pas prête à reconnaître
que de l’information confidentielle soit susceptible d’appropriation
(voir à ce sujet l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Cadbury
Schweppes c. Aliments FBI, [1999] 1 R.C.S. 142 ainsi que l’arrêt
Tri-Tex Co. Inc. c. Gideon, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.Q.); requête pour
permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée (2000),
[1999] C.S.S.R. 524, qui suggèrent que l’information confidentielle
est protégée par la législation canadienne contre les usages non autorisés, mais non qu’un vrai «droit de propriété» puisse être reconnu).
Donc, avec une jurisprudence encore incertaine sur la vraie nature
de l’information confidentielle (incluant les secrets de commerce et le
savoir-faire), nous ne pouvons qualifier avec certitude l’information
confidentielle comme susceptible d’appropriation, et qui pourrait
donc être grevée de sûretés.
Jusqu’à ce qu’une interprétation jurisprudentielle sans équivoque vienne clore le débat, nous suggérons tout de même d’inclure
les secrets de commerce, le savoir-faire et l’information confidentielle dans la description de biens grevés dans le contrat créant la
sûreté, pour permettre au créancier de disposer de la totalité des
actifs grevés en cas de défaut de son débiteur car, souvent, le droit de
propriété intellectuelle en question ne pourra être exploité à sa
pleine valeur sans le savoir-faire ou les secrets de commerce qui
l’accompagnent.
4.6 Particularités concernant les licences que l’on prend en
garantie
Il existe deux situations principales où un créancier pourrait
acquérir des droits dans une licence à titre de garantie: première23. À cet effet, voir L . Payette et S. Picard, «Les prises de garantie en matière de
transferts de technologie», conférence prononcée le 2 décembre 1998 – Association du Barreau Canadien – Licensing Executives Society (U.S.A. and
Canada).
597
ment, le licencié d’un droit de propriété intellectuelle pourrait vouloir donner en garantie les droits qu’ils a acquis du concédant d’une
licence ou, encore, ce pourrait être le titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle qui voudrait donner en garantie le droit dans lequel il a
déjà concédé une licence et par lequel, par exemple, il a le droit de
percevoir pour une période de temps déterminée des redevances sur
les produits vendus de son licencié. Ces droits du concédant peuvent
donc avoir une grande valeur aux yeux du créancier, qui peut y voir
une source de revenus stables pour une longue période et ainsi être
disposé à accorder l’avantage recherché par son débiteur sur la
garantie des droits de ce dernier dans la licence.
Au Québec, le contrat de licence entre dans la catégorie des contrats innomés, qui serait, sous plusieurs aspects, assimilable au contrat de louage24. Dans l’affaire Marcotte c. Courtois, [1985] C.S. 1259,
la Cour avait à traiter de la qualification d’un permis de taxi, et elle a
déclaré que les licences, permis ou autorisations étant en principe
des biens dans le commerce et constitutifs de droits, il serait donc
possible de les donner en garantie. Toutefois, certaines dispositions
du contrat de licence peuvent faire qu’en pratique il serait très difficile, sinon impossible, pour le créancier de réaliser sa sûreté en cas
de défaut du débiteur. Nous reviendrons sur ce point un peu plus
loin.
En vertu de la common law, même si une licence peut être
transférable et avoir une grande valeur, toutes les licences ne
seraient pas de la «personal property» susceptible d’être donnée en
garantie car les droits conférés par la licence ne seraient qu’une «permission» ou un «privilège» d’utiliser certains droits appartenant au
concédant de la licence, droits pouvant aussi être retirés: ainsi, certaines licences ne tomberaient pas sous l’emprise des législations
PPSA. C’est exactement ce que la cour d’appel de l’Ontario est venue
énoncer dans l’affaire National Trust c. Bouckhuyt (1987) 61 O.R.
(2d) 640 (O.C.A.), infirmant (1987), 59 O.R. (2d) 556 (O.H.C.J.),
concernant un quota de production de tabac25. Par la suite, dans
24. I.G.U. (Ingraph) Inc. c. L.B.G.P. Consultants Inc., J.E. 90-1224 (C.S.Q.); voir
également à ce sujet l’analyse de L. Payette et S. Picard, «Les prises de garantie
en matière de transferts de technologie», conférence prononcée le 2 décembre
1998 – Association du Barreau Canadien – Licensing Executives Society
(U.S.A. and Canada).
25. Voir également au même effet les affaires Bank of Montreal c. Bale (1992), 4
P.P.S.A.C. (2d) 114 (O.C.A.) concernant un quota de production de lait et
209991 Ontario Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1988), 8
P.P.S.A.C. 135 (O.H.C.) concernant un permis d’exploitation d’une résidence
pour personnes âgées.
598
l’affaire Re Foster, (1992), 3 P.P.S.A.C. (2d) 6 (Ont. Gen. Div.) concernant un permis de taxi, la Cour a conclu que le permis de taxi en
question tombait sous l’emprise de la législation PPSA de l’Ontario.
Dans cette affaire, la Cour a conclu que certains facteurs étaient
déterminants pour la caractérisation d’une licence comme «personal
property» ou non:
There is no hard and fast rule as to the nature of a business or
professional licence. It appears that the characterization of
such a licence depends on the extent to which the licence holder
can be said to have been granted a vested right on the one hand;
or a privilege wholly dependent on the discretion of the issuing
Ministry or regulatory body on the other hand.26
On peut donc en conclure que le prêteur devra examiner la
licence pour trouver des indices démontrant que les droits concédés
sont plus qu’un simple privilège ou une permission pour pouvoir validement être grevée d’une sûreté. Si, par exemple, le concédant se
réserve le droit de mettre fin au contrat de façon discrétionnaire, il se
peut bien que cette licence ne se qualifie pas comme «personal property» susceptible d’être donnée en garantie.
De plus, même si on en arrive à la conclusion que le contrat de
licence est susceptible d’être grevé d’une sûreté, aussi bien en vertu
du droit civil que de la common law, il y a certains éléments essentiels à considérer qui vont affecter la valeur réelle de la licence. En
effet, les licences sont souvent limitées dans le temps, le territoire, la
portée des droits concédés, l’exclusivité ou la non-exclusivité, le droit
d’accorder des sous-licences, et les royautés payables. Ce sont autant
d’éléments qui vont affecter de façon significative la valeur de la
licence et par conséquent le montant du financement que le créancier
sera prêt à accorder: ils devront donc tous être soigneusement examinés afin d’en arriver à une décision éclairée.
Par surcroît, la majorité des contrats de licences contiennent
des dispositions standard empêchant le transfert des droits sans le
consentement du concédant, ce qui empêchera la réalisation effective
de la sûreté, à défaut d’avoir négocié une entente avec le concédant
de la licence lors de la prise de la sûreté. On retrouve également souvent des dispositions générales résiliant la licence en cas de faillite
du licencié, ce qui pourra également empêcher la réalisation effective
de la sûreté. Finalement, en cas de réalisation lors d’un défaut du
26. Re Foster, (1992), 3 P.P.S.A.C. (2d) 6 (Ont. Gen. Div.), p. 12.
599
licencié, les acheteurs potentiels de ces droits de propriété intellectuelle sont souvent limités, et le créancier garanti n’est généralement pas familier avec ce marché spécialisé. Ce sont autant de
facteurs qui doivent être pris en considération avant d’accepter de
prêter sur la base d’un contrat de licence et l’avis d’un expert en propriété intellectuelle devra très souvent être recherché pour bien circonscrire le risque réel.
5. Caractéristiques pouvant affecter ces droits
Le créancier doit être informé des implications de la prise d’une
sûreté sur des droits de propriété intellectuelle pour être en mesure
de bien évaluer son risque et prendre une décision éclairée d’accorder
ou non un avantage à son débiteur. Pour cela, il se doit de comprendre les caractéristiques pouvant affecter les droits offerts à titre
de garantie, et plus important encore, la valeur de ces droits. Bien
que nous ne comptons pas exposer de manière exhaustive toutes les
caractéristiques de chacun des droits de propriété intellectuelle,
nous tenterons de mettre en relief ci-après les caractéristiques principales des droits les plus souvent utilisés comme garantie.
5.1 Propriété des technologies
La première chose dont le créancier voudra s’assurer avant de
prêter sur la foi d’actifs intangibles est que le débiteur est réellement
le propriétaire du ou des droits en question. Des recherches aux
registres fédéraux appropriés seront essentiels pour vérifier la validité du titre de propriété de même que si d’autres sûretés ne grèvent
pas déjà ces actifs, lesquelles prendraient rang avant celle envisagée. La reconstitution de la chaîne des titres au niveau contractuel
est aussi essentielle. Celle-ci se fera en remontant jusqu’aux créateurs des droits, en s’assurant que les droits ont bien été cédés
contractuellement et valablement jusqu’au débiteur, s’il y a lieu.
Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur spécifie que
l’employeur est présumé, à moins de stipulation contraire, le premier
titulaire du droit d’auteur lorsque l’œuvre est exécutée par un
employé dans le cadre de son emploi.
5.2 Validité et durée de vie de ces droits
Une fois que l’on aura déterminé que le débiteur est bien le propriétaire réel des droits, on doit ensuite s’assurer que les droits en
question sont toujours valides et déterminer leur durée de vie effec-
600
tive. Certains de ces droits de propriété intellectuelle sont des créations statutaires qui ont des durées de vie fixes et d’autres peuvent
durer indéfiniment. En effet, un brevet délivré sur une demande
déposée après le 30 septembre 1989 a, en principe, une durée de vie
de 20 ans27 à partir de la date de sa demande, sous réserve du paiement de taxes périodiques. Si lesdites taxes ne sont pas payées dans
le délai réglementaire, le brevet sera alors périmé28. Il est donc primordial pour le créancier de s’assurer que son débiteur fera le paiement de ces taxes de maintien de façon continue et dans les délais.
On insérera généralement une clause au contrat créant la sûreté qui
prévoira une obligation pour le débiteur de fournir une preuve
au créancier de paiement des taxes de façon périodique. Un droit
d’auteur, quant à lui, subsiste généralement pour toute la vie de
l’auteur et pour une période de 50 ans après sa mort29, sous réserve
de certaines exceptions30. Pour ce qui est d’une marque de commerce
enregistrée et qui est employée, la protection offerte par la Loi sur les
marques de commerce s’étend pour une période initiale de 15 ans31,
renouvelable indéfiniment sur paiement des droits applicables. Une
marque de commerce qui n’est pas «employée» au sens de la Loi est
susceptible de voir son enregistrement radié.
5.3 Valeur réelle
Ensuite, ces droits peuvent avoir certaines caractéristiques qui
vont en affecter la valeur réelle et qu’il est important de garder à
l’esprit. Bien qu’il soit très difficile, voire impossible, d’évaluer avec
certitude la valeur exacte d’un droit de propriété intellectuelle, certains facteurs peuvent être pris en considération. Certains disent
même qu’évaluer des droits de propriété intellectuelle relève plus de
l’art que de la science. Nous tenterons donc de dresser une liste non
exhaustive de certains de ces facteurs: par exemple, un brevet est
composé de revendications qui vont en circonscrire la portée, et donc
la force, ce qui en affectera inévitablement la valeur réelle d’un point
de vue de ce que le titulaire du brevet aura comme privilège exclusif
de fabriquer, construire, exploiter et vendre, et ce qu’il pourra empêcher les tiers de faire32. La valeur d’une marque de commerce sera,
27.
28.
29.
30.
Voir les articles 44 à 46 de la Loi sur les brevets.
Par. 46(2) de la Loi sur les brevets.
Art. 6 de la Loi sur le droit d’auteur.
Par exemple, le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit la réversibilité du droit
d’auteur cédé aux représentants légaux 25 ans après la mort de l’auteur,
nonobstant tout arrangement contraire.
31. Art. 46 de la Loi sur les marques de commerce.
32. Art. 42 de la Loi sur les brevets.
601
quant à elle, tributaire de sa distinctivité et de sa notoriété par rapport aux autres marques de commerce. Une marque dénuée de distinctivité n’a pas de valeur. Une marque non employée ou employée à
mauvais escient perd de la distinctivité. L’emploi par un tiers de la
même marque (ou d’une marque similaire) fait réduire et peut même
faire perdre la distinctivité. Un contrôle de l’emploi doit donc
s’exercer.
Le territoire où les droits sont accordés et sont en vigueur est
également très important: un brevet américain vaut, par la force des
choses, généralement beaucoup plus qu’un brevet correspondant au
Canada. La durée de vie restante des droits est aussi à considérer: un
brevet peut valoir énormément d’argent mais, s’il expire dans un an
ou deux, sa valeur s’en trouve grandement diminuée.
Enfin, tel que discuté auparavant, la valeur des droits sera
aussi affectée si des licences, exclusives ou non, ont été accordées à
des tiers pour exploiter ces droits, si des sous-licences peuvent être
accordées ou, encore, si le débiteur n’est que licencié des droits. Les
royautés payables ou à percevoir des licences sont aussi un autre facteur important. Finalement, la valeur peut toujours être affectée par
la possibilité de conflits ou de contrefaçon des droits en question par
rapport à ceux de tiers. Ce dernier point est d’autant plus difficile à
évaluer et peut engendrer des coûts supplémentaires très importants lorsque l’on parle, par exemple, de la possibilité d’exploiter
librement une technologie couverte par des brevets dans différents
pays.
6. Un mot sur la réalisation de vos sûretés affectant des
droits de PI
Une fois l’analyse du risque et de la valeur des technologies ou
autres droits de propriété intellectuelle terminée, mais avant la
prise de décision d’accorder du financement, le créancier doit également être au fait des recours qui s’offrent à lui en cas de défaut de son
débiteur éventuel.
En cas de défaut de son débiteur, le créancier garanti pourra
utiliser tous les droits et remèdes disponibles dans les législations
PPSA ou dans le Code civil du Québec. Généralement, ces droits permettent la prise en possession des biens grevés ou encore la vente
desdits biens, les recettes étant utilisées en paiement de la dette, le
602
tout après un certain délai durant lequel toute partie intéressée
pourra remédier au défaut. On se doit de garder en tête que le nouveau propriétaire des droits suite à la réalisation de la sûreté devra
faire enregistrer la cession au registre fédéral approprié, pour qu’elle
soit opposable aux tiers. Il n’y aura souvent aucun jugement venant
confirmer l’exercice d’un des remèdes disponibles en cas de défaut
pour la réalisation de la sûreté, ce qui peut poser un problème
d’enregistrement de la cession au niveau fédéral si le débiteur ne coopère pas. Il est donc recommandé de prévoir des dispositions dans le
contrat même créant la sûreté donnant au créancier une procuration
irrévocable de signer tout document nécessaire ou utile au nom du
débiteur pour donner effet au contrat en cas de défaut de sa part. Il
semblerait même qu’une telle procuration en faveur du créancier
serait plus facilement reconnue si l’hypothèque qu’il détient a été
préalablement enregistrée au registre fédéral approprié33.
7. Conclusion
Les lois fédérales de propriété intellectuelle qui créent ces
droits de propriété intellectuelle énoncent des règles d’enregistrement, de transmissibilité ou de cession desdits droits mais ne définissent pas le sens à accorder au mot «cession» ni ne font mention du
traitement à accorder aux sûretés. De ce que discuté ci-haut, il
appert donc que la création d’une sûreté peut, dans certains cas, être
considérée comme une «cession» en garantie, d’où l’importance de
vérifier tous les registres.
Malgré l’absence de dispositions expresses sur la publication
des sûretés dans les lois touchant la propriété intellectuelle, il est
devenu pratique commune de publier les sûretés aux registres fédéraux et provinciaux appropriés, lorsque les coûts associés à ces
dépôts ne sont pas exorbitants, en tenant compte du nombre d’actifs
en jeu (des droits doivent être payés pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement d’un droit pour lequel la publication
d’une sûreté est souhaité au niveau fédéral).
Notons aussi que, même si des recherches dans les registres de
droit de propriété intellectuelle fédéraux sont utiles, les sûretés
consenties sur des droits de propriété intellectuelle n’apparaîtront
33. P.B. Côté et A.P. Bergeron, La propriété intellectuelle au Québec: financement
et réalisation, McMaster Meighen, 1998, p. 47.
603
pas toujours sur les registres fédéraux, principalement pour les raisons suivantes:
i)
simplement parce que quelques-uns de ces droits peuvent
ne pas être enregistrés (comme c’est souvent le cas pour les
droits d’auteurs et pour les marques de commerce);
ii) parce qu’une sûreté consentie sur un bien acquis subséquemment à la signature du contrat créant la sûreté
(comme c’est le cas pour les sûretés consenties sur les universalités de biens présents et à venir) ne peut pas être
enregistrée contre les titres de ces actifs dans les registres
fédéraux; ou encore
iii) en raison des délais de plus en plus longs dans le traitement
des demandes d’enregistrement dans les bureaux fédéraux
de propriété intellectuelle.
Donc, même si toutes les recherches disponibles sont effectuées
de façon rigoureuse, il existe toujours une possibilité qu’une sûreté
grève l’actif qui est l’objet de la recherche mais qu’elle n’y soit pas
indiquée. Une solution possible est de tenter de prévoir ces carences
dans les représentations et garanties du contrat, ce qui, au moins,
laisse la possibilité au créancier de poursuivre son débiteur pour bris
de contrat si certains éléments non divulgués sont découverts suite à
la signature du contrat.
Il est aussi très important de noter que les registres fédéraux de
propriété intellectuelle ne rejetteront pas une demande d’enregistrement d’une cession subséquente à une tierce partie même si une
sûreté antérieure avait été enregistrée sur ce même bien et que la
cession soit une cause de défaut en vertu du contrat créant la sûreté,
ce qui met en doute la valeur même d’un tel enregistrement d’une
sûreté au niveau fédéral. De plus, les registres fédéraux ne donneront même aucun avis au titulaire d’une sûreté enregistrée antérieurement de l’enregistrement d’une cession subséquente ou qu’une
autre sûreté vient d’être enregistrée relativement au bien déjà grevé.
Lorsque la valeur des actifs grevés de sûretés est substantielle,
il est donc fortement recommandé d’enregistrer ces sûretés aux
registres fédéraux ainsi que provinciaux, jusqu’à ce qu’une interprétation jurisprudentielle sans équivoque de ces dispositions puisse
être obtenue. Pour éviter ce genre de problèmes, une pratique s’est
développée à l’effet qu’au lieu de prendre une sûreté dans les droits
604
de propriété intellectuelle d’un débiteur, le débiteur cède ses droits
au créancier jusqu’au remboursement total du prêt, avec une licence
consentie du créancier au débiteur pour que ce dernier puisse continuer d’utiliser lesdits actifs. Alors que cette pratique résout les problèmes inhérents à l’enregistrement de droits autant aux registres
fédéraux qu’aux registres provinciaux ainsi que le problème de la
nécessité de faire valoir sa sûreté dans le cas où le débiteur ferait
défaut de rembourser son prêt, les cessions imposent tout de même
au créancier le devoir de procéder à l’enregistrement aux registres
fédéraux appropriés, le créancier étant le nouveau propriétaire des
droits en question.
De plus, dans le cas d’un litige qui toucherait ces actifs de propriété intellectuelle, le nouveau propriétaire aurait une obligation
d’être partie au litige, ce que ne souhaitent pas nécessairement les
créanciers. Toutefois, cette pratique n’est pas recommandée pour les
marques de commerce à cause des obligations de contrôle de l’emploi
imposées à leurs propriétaires en vertu de l’article 50 de la Loi sur les
marques de commerce. Par ailleurs, dans la plupart des cas, le créancier ne se trouve pas dans une position où il est capable de remplir
ces obligations. Cette pratique n’est pas non plus recommandée pour
les brevets, où le titulaire d’un brevet doit être une partie dans tout
litige touchant ses droits (article 55 (1) et (3) de la Loi sur les brevets)
et, s’il refuse de se joindre à l’action comme co-demandeur, le licencié
qui intente une action pour contrefaçon pourra le forcer à être partie
au litige34. En résumé, même s’il existe toujours plusieurs barrières
à la prise en garantie d’actifs intangibles comme les droits de propriété intellectuelle, ces droits peuvent receler une valeur souvent
insoupçonnée par le créancier qui n’est pas familier avec ce domaine,
qui manquera ainsi une belle opportunité.
34. Voir Pitney Bowes Inc. c. Yale Security (Canada) Inc. (1987), 80 N.R. 267
(C.A.F.); Bloc Vibre Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc. (1983),
76 C.P.R. (2d) 269 (C.F.P.I.).
Vol. 14, no 2
Les nouveaux critères de révision en
appel d’une décision rendue par le
registraire des marques de commerce
Annie Cormier*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
2. Les normes de contrôle en vigeur avant l’arrêt Molson . . . 608
3. La remise en question des critères de révision existants . . 611
4. La reformulation des normes de contrôle . . . . . . . . . . 617
5. Le caractère significatif de la nouvelle preuve introduite
lors de l’appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
6. Les critères de révision en matière de radiation d’un
enregistrement de marque de commerce . . . . . . . . . . 621
7. Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
*
© Annie Cormier, 2001
Annie Cormier est avocate chez Mendelsohn Rosentzveig Shacter. Elle tient à
remercier Me Jean Carrière pour la révision de ce texte.
605
1. Introduction
L’article 56 de la Loi sur les marques de commerce1 prévoit le
droit d’appel de toute décision rendue par le registraire des marques
de commerce. Le paragraphe 5 de l’article 56 de la Loi prévoit la possibilité d’introduire de la preuve additionnelle lors de l’appel. Le
libellé de l’article est à l’effet qu’il «peut être apporté une preuve en
plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut
exercer toute discrétion dont le registraire est investi».
Selon le régime d’appel de l’article 56, le dossier constitué
devant le registraire forme la base de la preuve qui sera considérée
par la Cour saisie de l’appel et les parties sont libres d’ajouter à cette
preuve. Vu la possibilité de produire une preuve nouvelle, la procédure d’appel d’une décision du registraire n’est pas le processus habituel par lequel le juge doit rendre une décision sur la base du dossier
tel que constitué en première instance. Le régime de l’article 56
accorde une large marge de manœuvre aux parties lors de l’appel et
une large discrétion judiciaire en conséquence à la Cour saisie de
l’appel.
La Loi ne précise toutefois pas de quelle façon cette discrétion
doit être exercée. Faute de précision dans le texte de la Loi, diverses
normes de contrôle ont été formulées par la jurisprudence. Les
mêmes normes de contrôle ont été appliquées jusqu’à tout récemment. En effet, la division d’appel de la Cour fédérale, dans l’arrêt
des Brasseries Molson c. John Labatt Ltée2, a jugé bon de reformuler
les critères de révision applicables à une décision du registraire tant
dans la situation où une nouvelle preuve est produite qu’en l’absence
de preuve additionnelle.
Le présent article a pour objectif de résumer l’évolution de la
jurisprudence relativement à la question de la norme de contrôle
applicable dans le cadre de la révision d’une décision du registraire
1. L.R.C. (1985), c. T-13; ci-après «la Loi».
2. [2000] 3 C.F. 145; (2001), 5 C.P.R. (4d) 180; [2000] A.C.F. 159. Cet arrêt a été
rendu le 3 février 2000.
607
608
des marques de commerce. Nous examinerons brièvement l’état du
droit tel qu’il était avant la décision Molson de la Cour d’appel fédérale et les motivations à la base de ce bouleversement jurisprudentiel. Nous traiterons ensuite des nouvelles normes de contrôle en
vigueur tant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
marque de commerce qu’en matière de radiation d’une marque de
commerce.
2. Les normes de contrôle en vigeur avant l’arrêt Molson
La section d’appel de la Cour fédérale a exprimé différemment
son opinion dans le temps sur les critères de révision à appliquer lors
de l’appel d’une décision du registraire des marques de commerce. Le
critère de révision a vacillé entre le critère de l’erreur simple3 et celui
de l’erreur manifeste4. Néanmoins, le critère de la décision correcte
demeurait celui généralement admis par la jurisprudence, abstraction faite de la question de l’introduction d’une nouvelle preuve5.
L’arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco
Corp.6 de la Cour suprême du Canada fut souvent cité comme la décision à l’origine de la doctrine conventionnelle selon laquelle, lorsqu’il
y a appel d’une décision du registraire, celle-ci est susceptible de révision suivant le critère de la décision correcte7. Cette doctrine coexistait avec le principe selon lequel la Cour doit s’abstenir, en exerçant
sa compétence d’appel, d’annuler à la légère une décision prononcée
par des agents d’audition qui possèdent une vaste expérience en
matière d’oppositions formulées contre des demandes d’enregistre-
3. Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1982),
60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.), p. 71.
4. Playboy Enterprises, Inc. c. Germain (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (C.A.F.), p. 272;
Oyen Wiggs Green & Mutala c. Pauma Pacific Inc. (1999), 84 C.P.R. (3d) 287
(C.A.F.), p. 288.
5. McDonald’s Corp. c. Silcorp Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F.P.I.), p. 210,
confirmé par (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.); Labatt Brewing Co. c. Molson
Breweries (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.), p. 221; Redsand Inc. c. Dylex Ltd.
(1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F.P.I.), p. 382; Young Drivers of Canada Enterprises
Ltd. c. Chan (1999), 2 C.P.R. (4d) 329 (C.F.P.I.), p. 336; Novopharm Ltd. c. Bayer
Inc. (1999), 3 C.P.R. (4d) 305 (C.F.P.I.), p. 309.
6. [1969] R.C.S. 192.
7. McDonald’s Corp., supra, note 5, p. 210; Dial Corp. c. Fiorucci S.p.A. (1997), 74
C.P.R. (3d) 150 (C.F.P.I.), p. 155; G.S.W. Inc. c. Registraire des marques de commerce (1999), 87 C.P.R. (3d) 300 (C.F.P.I.), p. 302 et 303; Young Drivers of
Canada Enterprises Ltd., supra, note 5, p. 335; Novopharm Ltd., supra, note 5, p.
309; Brasseries Molson, supra, note 2, p. 166 à 168.
Les nouveaux critères de révision en appel d’une décision...
609
ment de marques de commerce8. Le juge Ritchie a déclaré dans son
jugement:
In my view the Registrar’s decision on the question of whether
or not a trade mark is confusing should be given great weight
and the conclusion of an official whose daily task involves the
reaching of conclusions on this and kindred matters under the
Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in Freed
and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al.:
[...] reliance on the Registrar’s decision that two marks are
confusingly similar must not go to the extent of relieving
the judge hearing an appeal from the Registrar’s decision
of the responsibility of determining the issue with due
regard to the circumstances of the case.9
Une autre décision clé fut celle rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.10, où la Cour exprima son désaccord avec la
norme de contrôle appliquée par le juge de première instance, soit
celle de l’erreur manifeste. Selon la Cour d’appel, la question devrait
plutôt être: le registraire a-t-il simplement erré dans sa décision?11
Ce fut la décision McDonald’s Corp. c. Silcorp Ltd. rendue par
la section de première instance de la Cour fédérale12 et confirmée par
la section d’appel13 qui énonça clairement pour la première fois le critère de révision de la décision correcte. D’une part, la Cour fédérale
qualifia les décisions du registraire traitant les questions de la confusion ou du caractère distinctif d’une marque de commerce dans le
cadre de procédures en opposition comme essentiellement des conclusions de faits, pour lesquelles le registraire n’avait pas à exercer
sa discrétion:
It seems clear that in opposition proceedings where the issue is
essentially one of fact concerning confusion or distinctiveness,
the decision of the registrar or the Board represents a finding of
fact and not the exercise of discretion. Therefore, the court
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Supra, note 6, p. 200.
Ibid., p. 200.
Supra, note 3.
Ibid., p. 71.
Supra, note 5.
Supra, note 5.
610
should not impose upon itself the same degree of restraint, in
reviewing that decision, as it would if the decision were essentially an exercise of discretion. It is thus free to review the facts
to determine whether the decision of the registrar or Board was
correct [...]14
En d’autres mots, la Cour fédérale fut d’avis qu’elle n’avait pas
à s’imposer le même degré de réserve lors de la révision d’une telle
décision que lors de la révision d’une décision purement discrétionnaire. La Cour a donc procédé à la révision des faits de l’affaire afin
de se prononcer sur l’exactitude de la décision du registraire. De
plus, la Cour s’empressa d’ajouter que la Cour saisie de l’appel devait
prendre en considération l’expérience et l’expertise du registraire et,
plus important encore, considérer les nouveaux éléments de preuve
présentés qui n’étaient pas devant le registraire15.
Sur ce dernier point, plusieurs décisions de la Cour fédérale
considéraient que le dossier bonifié de nouveaux éléments de preuve
constituait un nouveau dossier, qui devait être complètement reconsidéré16. C’est dans cette optique que ces décisions avaient recours à
la notion du procès dit de novo. Lorsque la Cour devait se pencher sur
une nouvelle preuve, elle exerçait pleinement sa discrétion par rapport à la décision rendue par le registraire17. Cependant, la nouvelle
preuve devait être jugée suffisamment significative pour donner lieu
à un procès de novo18.
Dans l’affaire G.S.W. Inc. c. Registraire des marques de commerce, la Cour fédérale rappelle que la Cour suprême du Canada
ainsi que la Cour d’appel fédérale ont accordé une grande latitude à
la Cour saisie d’un appel d’une décision du registraire19. Selon cet
arrêt, la Cour saisie de l’appel peut intervenir lorsque la décision du
registraire est entachée d’une erreur de droit ou de fait. De plus,
l’intervention de la Cour peut se justifier du fait que la nouvelle
preuve déposée en appel demande un résultat différent. Malgré ces
14. Supra, note 5, p. 210.
15. Ibid., p. 210.
16. Assurances-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co. (1995), 63
C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 228; Merrill Lynch & Co. c. Banque de Montréal
(1996), 66 C.P.R. (3d) 150 (C.F.P.I.), p. 157; Danjaq Inc. c. Zervas (1997), 75
C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.), p. 299; Fonorola, Inc. c. Motorola, Inc. (1998), 78
C.P.R. (3d) 509 (C.F.P.I.), p. 513.
17. Merrill Lynch & Co., supra, note 16, p. 157; Fonorola Inc., supra, note 16, p.
513.
18. Fonorola Inc., supra, note 16, p. 513.
19. Supra, note 7, p. 303.
611
deux situations où la Cour pourra intervenir, cette dernière devra se
demander s’il est nécessaire, pour en arriver à une décision juste et
correcte, qu’elle substitue sa décision à celle du registraire20. La
Cour conclut qu’une telle situation ne devrait pas se présenter fréquemment.
En résumé, la jurisprudence majoritaire était à l’effet qu’afin de
renverser la décision du registraire, la Cour devait être satisfaite que
le registraire en était arrivé à une conclusion erronée relativement
au droit ou aux faits, ou que la nouvelle preuve produite devant la
Cour était suffisamment significative pour requérir un résultat différent.
3. La remise en question des critères de révision existants
Des changements ont commencé à se faire sentir lorsque certains juges de la section de première instance de la Cour fédérale ont
soulevé la nécessité de procéder à une reformulation plus moderne
des critères de révision. La décision Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan fut la première à soulever le débat lorsqu’elle
mentionna que les critères de révision devaient être formulés dans
des termes différents pour prendre en considération les enseignements récents de la Cour suprême du Canada en droit administratif21. Contrairement au raisonnement émis par la Cour fédérale dans
l’affaire MacDonald’s Corp.22, le juge Lutfy fut d’avis que la question
de la confusion devait maintenant être qualifiée d’un sujet mixte de
droit et de faits et qu’en conséquence, le critère de révision devrait
être moins permissif que celui de la décision correcte23. Le juge Lutfy
émit l’opinion que les critères de révision devraient se rapprocher
plus de ceux associés à la décision manifestement erronée ou déraisonnable. Cependant, considérant que cette question n’avait pas été
entièrement débattue entre les parties lors de l’instance, le juge
Lutfy se résigna à appliquer le critère de la décision correcte qui,
selon lui, démontrait moins de déférence envers la décision du registraire.
La Cour suprême du Canada a, coup sur coup, réexaminé en
profondeur les critères de révision applicables aux décisions des tri20.
21.
22.
23.
Ibid., p. 303.
Supra, note 5, p. 335.
Supra, note 5.
Ibid., p. 335.
612
bunaux administratifs dans les affaires Southam24, Puchpanathan25
et Baker26. Dans l’arrêt Southam27, la Cour suprême évalua les différentes normes de contrôle, nommément celle de la décision correcte,
considérée comme la norme exigeant le moins de retenue, et celle du
caractère manifestement déraisonnable, considérée comme la norme
exigeant le plus de retenue. Selon la Cour, en l’absence de clause privative, les décisions du tribunal peuvent être contrôlées même s’il n’a
pas outrepassé sa compétence28. Toutefois, la Cour saisie de l’appel
doit prendre en considération plusieurs facteurs pour déterminer
quelles sont les limites qu’elle doit observer dans l’exercice de sa juridiction d’appel prévu par la loi. Parmi ces facteurs, on retrouve la
nature du problème, les règles de droit applicables et interprétées
adéquatement eu égard à leur objet, et l’expertise du tribunal administratif29. La Cour suprême a retenu l’expertise comme le facteur le
plus important qu’une Cour doit considérer pour arrêter la norme de
contrôle applicable30. Les questions au sujet desquelles les membres
du tribunal sont susceptibles d’en savoir beaucoup plus que la plupart des juges constituent son champ d’expertise.
Après avoir passé en revue les différentes normes de contrôle
existantes, la Cour suprême a arrêté son choix sur une norme
démontrant une retenue plus grande que la norme de la décision correcte, mais moins élevée que celle de la décision non manifestement
déraisonnable, soit celle de la décision raisonnable simpliciter31. En
d’autres mots, la Cour appelée à contrôler la décision du tribunal doit
se demander si cette décision était raisonnable ou non. La Cour
suprême justifie, entre autres, le recours à cette nouvelle norme au
fait que le droit d’interjeter appel de la décision du tribunal administratif est prévu par un texte de loi. Ainsi, l’existence d’un tel droit justifie que la Cour, chargée du contrôle de ces décisions, ne soit pas
tenue à n’y chercher que des erreurs manifestement déraisonnables.
Comme la norme du caractère manifestement déraisonnable sert
principalement à déterminer si un tribunal a outrepassé sa compétence, elle sera rarement la norme à appliquer dans le cas d’appels de
décisions rendues par des tribunaux spécialisés.
24. Directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.
25. Puchpanathan c. Canada (M.C.I.), [1998] 1 R.C.S. 982.
26. Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2
R.C.S. 817.
27. Supra, note 24.
28. Ibid., p. 772.
29. Ibid., p. 766.
30. Ibid., p. 773.
31. Ibid., p. 779.
613
La Cour suprême justifie également le recours à une nouvelle
norme pour tenir compte de l’expertise particulière des tribunaux
administratifs:
Si le Parlement confie l’examen de certaines questions à un tribunal administratif plutôt qu’aux tribunaux ordinaires (du
moins en première instance), il est permis de présumer que
c’est parce que le tribunal administratif apporte un certain
avantage que les juges ne sont pas en mesure d’offrir. Pour
cette seule raison, le contrôle des décisions d’un tribunal administratif doit souvent se faire non pas en regard de la norme de
la décision correcte, mais en fonction d’une norme exigeant de
faire montre de retenue.32
La Cour suprême nous suggère un test nous permettant
d’appliquer la norme de contrôle de la décision déraisonnable lorsqu’elle analyse la différence entre cette norme et celle de la décision
manifestement déraisonnable:
La différence entre «déraisonnable » et «manifestement déraisonnable» réside dans le caractère flagrant ou évident du
défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal,
la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable.
Cependant, s’il faut procéder à un examen ou à une analyse en
profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.33
Finalement, la Cour fait remarquer le lien étroit qui existe
entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme
de la décision «raisonnable simpliciter».
En conclusion, la Cour suprême note que le critère de la décision raisonnable marque un déplacement, du critère de la décision
correcte vers un critère exigeant plus de retenue de la part de la Cour
saisie de l’appel.
Le juge Evans de la Cour fédérale réitéra quelque temps après
la trilogie de la Cour suprême, dans la décision Novopharm Ltd. c.
Bayer Inc.34, les propos du juge Lutfy dans l’affaire Young Drivers35.
32.
33.
34.
35.
Ibid., p. 776.
Ibid., p. 777.
Supra, note 5.
Supra, note 5.
614
Le juge Evans reconnut l’importance de reformuler les critères de
révision applicables aux appels interjetés en matière de marques de
commerce, pour tenir compte de la jurisprudence contemporaine en
droit administratif portant sur la norme de contrôle applicable aux
décisions des tribunaux spécialisés. De plus, cet exercice fut jugé
nécessaire pour enrayer la contradiction apparente qui existe entre
le critère de la décision correcte et le principe de la retenue judiciaire
qui s’impose en matière d’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé.
Le juge Evans se résigna toutefois à analyser la question en
profondeur considérant que les faits dans la présente affaire ne lui
fournissaient pas l’occasion de relever le défi posé par le juge Lutfy
dans l’affaire Young Drivers. En effet, de nouveaux éléments de
preuve suffisamment importants avaient été produits sur la question essentielle du caractère distinctif de la marque pour le convaincre que le critère applicable au présent cas n’était nul autre que
celui de la décision correcte.
Finalement, le juge juge Evans saisit l’occasion qui se présenta
à lui dans l’affaire Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.36 pour
reformuler les critères de révision applicables aux appels du registraire des marques de commerce à la lumière de la jurisprudence
récente de la Cour suprême du Canada en droit administratif. Le
juge Evans rappelle que le critère de révision généralement admis
est celui de la décision correcte, même si les tribunaux ont toujours
fait preuve d’une certaine réserve à l’égard des décisions du registraire des marques de commerce, en raison de sa juridiction statutaire exclusive de tribunal de première instance dans certains
champs de compétence37. En particulier, le juge Evans fait remarquer que le registraire des marques de commerce est régulièrement
exposé aux problèmes de confusion entre une marque existante et
une marque proposée et ce, dans des situations commerciales
variées. De cette expérience découle une jurisprudence informée et
cohérente38. Toutefois, le juge Evans mentionne qu’il fut également
admis que lorsque de nouveaux éléments de preuve significatifs sont
déposés devant la cour saisie de l’appel, le paragraphe 56(5) de la Loi
accorde à cette Cour une large discrétion judiciaire39.
36.
37.
38.
39.
(1999), 3 C.P.R. (4d) 224 (C.F.P.I.).
Ibid., p. 230.
Ibid., p. 233.
Ibid., p. 231.
615
Par ailleurs, la nature des droits en litige dans le cadre des procédures en opposition de marques de commerce doit être prise en
considération. Ces droits sont essentiellement de nature économique, c’est-à-dire qu’ils visent la protection des consommateurs à
l’encontre des fausses représentations et protègent les producteurs
et les distributeurs de biens de la compétition déloyale. Aussi important que puissent être ces intérêts, ceux-ci doivent être relativisés
dans notre système de droit par rapport à l’importance que notre système démocratique accorde à la protection des droits de l’homme, par
exemple. Par conséquent, la nature des droits impliqués commande
une plus grande retenue judiciaire.
Le juge Evans est d’avis que la question de savoir si une certaine confusion est vraisemblable ou non est une question mixte de
faits et de droit. Tout d’abord, il s’agit d’une question de droit, car le
registraire doit déterminer si les critères statutaires ont été satisfaits et ainsi sa décision repose sur une certaine appréciation de la
Loi. Il s’agit également d’une question de faits, car les faits particuliers à chaque affaire revêtent une importance particulière pour
l’issue du litige. L’aspect significatif des faits et le poids limité de
chacune des décisions rendues par le registraire contribuent également à ajouter à la retenue judiciaire.
Ainsi, après avoir passé en revue les facteurs à prendre en
considération dans le cadre de la détermination du critère de révision applicable à la décision du registraire, le juge Evans a formulé la
conclusion suivante:
[TRADUCTION] En conclusion, j’estime, après avoir évalué ces
facteurs, que même si la Loi sur les marques de commerce
accorde un droit d’appel absolu ainsi que le droit de présenter
des éléments de preuve supplémentaires, le tribunal d’appel
doit faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’il examine la
conclusion du registraire au sujet de la confusion, pourvu, à
tout le moins, qu’aucun élément de preuve important n’ait été
présenté sur une question de faits et qu’aucune erreur de droit
ne soit alléguée.
Compte tenu, notamment, de la compétence spécialisée du
registraire sur la question de la confusion, des motifs sousjacents à l’octroi du pouvoir additionnel au registraire et la
nature des droits en jeu, la conclusion «purement et simplement déraisonnable», qui signifie «manifestement erronée»
616
selon l’arrêt Southam, est la plus pertinente des trois normes
de révision existant à l’heure actuelle.40
Par ailleurs, l’impact de l’introduction d’une nouvelle preuve en
appel sur la norme de contrôle dépendra de la valeur probante de
cette nouvelle preuve. Si cette nouvelle preuve n’ajoute rien de significatif au dossier, mais est somme toute la répétition plus élaborée de
la preuve existante, son addition ne devrait pas affecter la norme de
contrôle appliquée par la Cour siégeant en appel. Si, au contraire, la
preuve additionnelle va au-delà de celle présentée au registraire, la
Cour devra alors s’interroger à savoir si, à la lumière de cette nouvelle preuve, le registraire n’aurait pas rendu une décision erronée
sur la question à laquelle se rattache cette preuve et, peut-être également, sur la décision dans sa totalité.
Toutefois, le juge Evans est d’opinion que lorsque la preuve
additionnelle est importante au point de modifier fondamentalement
le dossier présenté au registraire, la Cour peut renvoyer le dossier
devant le registraire pour que celui-ci se penche de nouveau sur les
questions en litige41. Selon la Cour, dans l’établissement du régime
d’appel en matière d’opposition, l’intention du législateur était de ne
pas encourager les parties à considérer l’audition devant le registraire comme un simple préambule à un appel devant la Cour fédérale. Alors, au lieu de procéder à un procès de novo, il est préférable
de remettre le dossier au tribunal spécialisé désigné par la Loi. Il
existe des précédents où la Cour fédérale, en section de première instance, a retourné le dossier devant le registraire, soit pour que
celui-ci examine un nouveau motif d’opposition soulevé en appel42,
soit pour qu’il tranche des questions auxquelles il s’était abstenu de
répondre43. Nous pouvons émettre certaines réserves quant à la justesse de cette démarche compte tenu des délais et des coûts qu’elle
engendre.
Bref, la Cour fédérale a mis la table dans les affaires Young
Drivers, Novopharm Ltd., et Garbo Group Inc. pour permettre à la
division d’appel d’entériner les nouveaux critères de révision formulés par elle.
40. Ibid., p. 234. La traduction en langue française de ce texte se retrouve aux
pages 4 et 5 de la décision Christian Dior, S.A. c. Division Neckwear Ltd.,
[2000] A.C.F. 395 (C.F.P.I.).
41. Ibid., p. 235 et 236.
42. General Foods Canada Inc. c. Tradition Fine Foods Ltd. (1991), 35 C.P.R. (3d)
564 (C.F.P.I.), p. 568.
43. Assurance-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co. (1995), 63
C.P.R. (3d) 225 (C.F.P.I.), p. 229.
617
4. La reformulation des normes de contrôle
La Cour d’appel fédérale a tranché le débat entourant la détermination de la norme de contrôle applicable aux appels interjetés
des décisions du registraire des marques de commerce dans l’arrêt
Molson44. Dans un premier temps, la Cour d’appel rejette la référence faite à la notion de procès de novo pour qualifier le régime
d’appel de l’article 56 de la Loi. La Cour souligne que l’expression
«procès de novo » est devenue d’utilisation courante pour décrire
l’appel de l’article 56, sans être appropriée pour décrire la nature de
cet appel. La Cour rappelle que cette notion renvoie habituellement
à un procès qui requiert la création d’un tout nouveau dossier faisant
abstraction de la preuve présentée dans les procédures antérieures45. Contrairement à un procès de novo, un appel sous le régime de
l’article 56 implique une révision des conclusions du registraire.
Considérant que l’expertise du registraire est reconnue, cette révision doit être empreinte d’une certaine déférence.
La Cour d’appel souligne que la jurisprudence, entre autres
dans les arrêts Benson & Hedges46 et McDonald’s Corp.47, a toujours
reconnu que la Cour doit demeurer libre de revoir la décision du
registraire, mais que cette décision ne doit pas être rejetée à la
légère. Toutefois, la Cour ajoute que la déférence démontrée par
cette jurisprudence dans l’application de la norme de contrôle de la
décision correcte ne reflète pas la norme de contrôle sans retenue et
rigoureuse qui est de nos jours associée aux termes «correcte» ou
«décision correcte». À cet effet, la Cour réfère aux critères de contrôle
modernes développés dans l’arrêt Southam48. La Cour conclut son
analyse en dégageant les principes suivants:
Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à
la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire
sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence
de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent
de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits,
sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir dis44.
45.
46.
47.
48.
Supra, note 2.
Ibid, p. 166.
Supra, note 6.
Supra, note 5.
Supra, note 24, p. 776 et 777.
618
crétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la
décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve
additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce
qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.49
L’arrêt Molson fut réitéré tant par la section d’appel50 que par
la section de première instance51 de la Cour fédérale.
La récente décision de la Cour fédérale en la matière, l’affaire
Anhauser-Busch, Inc. c. Moosehead Breweries Ltd., confirme la nouvelle tangente de la jurisprudence sur les critères de révision à appliquer:
In my view, since Molson Breweries, supra, has been followed
by subsequent Federal Court of Appeal decisions as well as
Federal Court, Trial Division decisions, Rothstein J.A.’s reasoning must be applied. Therefore, the standard of review of the
decision of the Registrar is reasonableness simpliciter, unless
additional evidence that would have materially affected the
Registrar’s finding of fact or the exercise of his discretion is
adduced, in which case the standard of review will be correctness. Consequently, in light of these principles, the question at
issue is whether the additional evidence adduced by the applicant in the case at bar is sufficient to raise the standard of
review to correctness.52
Les nouveaux critères de révision en appel d’une décision
rendue par le registraire des marques de commerce se résume donc
ainsi: en l’absence de preuve supplémentaire devant la section de
première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son
champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou
49. Supra, note 2, p. 168.
50. Bayer Inc. c. Novopharm Ltd. (2000), 9 C.P.R. (4d) 304 (C.A.F.), p. 305 et 306;
Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association (2000), 9 C.P.R. (4d)
51 (C.A.F.), p. 57; Hotels Confortel Inc. c. Choice Hotels International Inc.
(2000), 12 C.P.R. (4d) 101 (C.A.F.), p. 103.
51. Cornell Trading Ltd. c. Saan Stores Ltd. (2000), 8 C.P.R. (4d) 233 (C.F.P.I.),
p. 241 à 243; Anheuser-Busch, Inc. c. Moosehead Breweries Ltd. (2001), 12
C.P.R. (4d) 361 (C.F.P.I.) p. 378 à 380; Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario
Ltd., [2001] A.C.F.P.I. no 468 (C.F.P.I.) (Q.L.), p. 3; Bay Rest Bedding Co. c.
Bedford Furniture Industries, Inc. (2001), 11 C.P.R. (4d) 23 (C.F.P.I..), p. 31.
52. Supra, note 51, p. 380.
619
qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire,
devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable
simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée
devant la section de première instance et que cette preuve aurait pu
avoir un effet sur les conclusions de faits du registraire ou sur
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses
propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du
registraire.
5. Le caractère significatif de la nouvelle preuve
introduite lors de l’appel
L’arrêt Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association53 illustre l’application du principe selon lequel lorsqu’une
preuve additionnelle significative est déposée devant la Cour saisie
de l’appel, le juge peut tirer ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire. Dans cette affaire, un
nouvel affidavit accompagné d’un rapport exhaustif sur l’état du
registre des marques de commerce fut déposé en preuve devant la
section de première instance. Ce rapport démontrait que le mot
«polo» était un terme généralement et largement utilisé dans le commerce de détail au Canada. Selon la Cour d’appel, cette preuve
supplémentaire aurait vraisemblablement affecté la position du
registraire. Par conséquent, la Cour d’appel appliqua la norme de
contrôle de la décision correcte à la révision de la décision rendue par
le juge de première instance54. Néanmoins, la Cour d’appel rejeta
l’appel au motif que la preuve du requérant démontrait que la
marque POLO était clairement la plus connue au Canada des marques figurant au registre.
Le même examen fut réalisé dans la décision Cornell Trading
Ltd. c. Point Saan Stores Ltd.55. L’appelant déposa devant la section
de première instance un nouvel affidavit comprenant des informations additionnelles à propos de l’opération des magasins sous la
marque de commerce en litige ainsi que sur le chiffre d’affaires
annuel de ses magasins. L’affidavit introduisait également des photographies de certains de ces magasins ainsi que des illustrations
des affiches publicitaires et des divers emballages sur lesquels figurait la marque de commerce. La Cour compara la nouvelle preuve
offerte avec celle qui figurait déjà au dossier initial et conclut que la
53. Supra, note 50.
54. Ibid., p. 58.
55. Supra, note 51.
620
nouvelle preuve était de la même nature, mais plus volumineuse,
que la preuve initialement fournie au registraire56. Par conséquent,
la Cour appliqua la norme de contrôle de la décision correcte et rejeta
l’appel au motif que les conclusions du registraire étaient tout à fait
raisonnables dans les circonstances.
Plus récemment, la Cour fédérale, dans la décision Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.57, a réitéré les propos du juge Evans
dans l’affaire Garbo Group Inc. sur l’importance que doivent revêtir
les nouveaux éléments de preuve pour que l’obligation de retenue à
l’endroit de la décision du registraire soit touchée:
[TRADUCTION] En ce qui a trait aux conséquences, pour la
norme de révision, de la production d’éléments de preuve supplémentaires au sujet d’une question portée en appel, elles
dépendront en bonne partie de la valeur probante de la preuve
supplémentaire comparativement au matériel dont le registraire était déjà saisi. Si cette preuve n’ajoute aucun élément
significatif et se résume à une répétition des éléments de
preuve existants sans en rehausser la force, leur ajout ne
devrait pas modifier la norme de révision que la Cour applique
en appel.
En revanche, si la preuve supplémentaire présente des renseignements dépassant la portée du matériel dont le registraire était
déjà saisi, la Cour devrait se demander si, à la lumière de ce matériel,
le registraire en est arrivé à une conclusion erronée au sujet de la
question concernée par cette preuve et au sujet de l’ensemble du
litige. Plus la preuve supplémentaire est substantielle, plus la Cour
d’appel pourra elle-même tirer la conclusion de faits58.
Dans l’affaire Dion Neckwear, la Cour appliqua le critère de
révision de la décision raisonnable simpliciter considérant que les
affidavits supplémentaires s’apparentaient à la preuve dont le registraire était saisi. La Cour rejeta l’appel formé par le requérant considérant que les nouveaux éléments de preuve n’avaient pas une
valeur supérieure comparativement au matériel dont le registraire
était déjà saisi et ne présentaient pas les faits sous un angle différent59.
56. Ibid., p. 243.
57. (2000), 5 C.P.R. (4d) 304 (C.F.P.I.).
58. Ibid., p. 310. La traduction de ce texte se retrouve p. 5 de la référence suivante:
Christian Dior, S.A. c. Division Neckwear Ltd., [2000] A.C.F. 395 (C.F.P.I.).
59. Ibid., p. 311.
621
Il est donc permis de remédier au défaut ou à une insuffisance
dans la preuve présentée au registraire en introduisant de nouveaux
éléments de preuve devant la Cour saisie de l’appel et bénéficier
ainsi d’une norme de révision plus permissive que celle de la décision
raisonnable simpliciter.
6. Les critères de révision en matière de radiation d’un
enregistrement de marque de commerce
Le registraire a, en vertu de l’article 45 de la Loi, le pouvoir de
radier ou de modifier l’enregistrement d’une marque de commerce
lorsqu’il apparaît au registraire que la marque de commerce n’a pas
été employée au Canada à aucun moment au cours des trois années
précédant la date de l’avis au propriétaire de la marque en relation
avec les marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement.
Le rôle de cette procédure est, entre autres, d’amender et de tenir à
jour le registre des marques de commerce.
À l’instar de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Molson rendu
en matière d’opposition, la jurisprudence en matière de radiation
était à l’effet que le tribunal chargé de l’appel ne se devait d’intervenir que lorsque la décision du registraire présentait des conclusions de faits ou de droit erronées, ou qu’elles devenaient erronées à
la lumière de la preuve additionnelle déposée en appel60. Il n’est pas
surprenant de constater que la jurisprudence de la Cour fédérale,
tant en section d’appel qu’en première instance, a intégré les nouveaux critères de révision émis en matière de procédure en opposition à la procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi.
Tout d’abord, dans l’affaire Carter-Wallace Inc., le juge O’Keefe
rappela les propos de la Cour d’appel fédérale et en conclut qu’en
l’absence de nouveaux éléments de preuve en appel, du fait que seule
une erreur de droit était reprochée au registraire, il devait appliquer
la norme de la décision raisonnable simpliciter61. De plus, le juge
O’Keefe apporte des précisions sur l’utilisation de la notion de
«procès de novo» en ces termes:
This is not a trial de novo in either the classical sense of the
word, nor with respect to the more permissive use that has been
60. Gowling, Strathy & Henderson c. Banque Royale du Canada (1995), 63 C.P.R.
(3d) 322 (C.F.P.I.), p. 326; Apotex Inc. c. Borden & Elliot (1999), 3 C.P.R. (4d)
491, p. 496 et 500; Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd. (1999), 87 C.P.R. (3d)
307 (C.F.P.I.), p. 313.
61. Ibid., p. 37 à 39.
622
made of the term recently. Of course, a classic trial de novo is
where the court begins anew with a blank slate, as though the
decision and trial in the court or tribunal below did not occur.
However, the term trial de novo has been recently used to
describe the procedure where, on what can only fairly be called
an appeal, significant additional evidence is adduced, such that
the decision of the court or tribunal cannot, and ought not, be
given the benefit of a normal deference which could be
expected.62
De même, dans l’affaire Société Nationale des Chemins de Fer
Français SNCG, le juge McKeown appliqua la norme de la décision
raisonnable simpliciter vu l’absence d’une nouvelle preuve en appel.
À cette occasion, le juge McKeown reformula le critère de révision
dans ces termes:
The standard can also be restated to say that the Court must
find the Registrar’s decision is not reasonable or is clearly
wrong before it can substitute its own decision for that of the
Registrar.63
Récemment, la section d’appel de la Cour fédérale, dans l’arrêt
United Green Growers Ltd. c. Lang Michener, a rendu une décision
particulière dans laquelle elle analysa les critères de révision à la
lumière du champ de compétence du registraire des marques de commerce64. Après avoir rappelé les normes de contrôle établies dans
l’arrêt Molson, la Cour d’appel décida d’appliquer la norme de contrôle de la décision correcte pour les raisons suivantes. Dans cette
affaire, le registraire s’était engagé dans une analyse de l’usage qui
avait été effectué de la marque de commerce en interprétant et appliquant l’article 2 de la Loi. À cet égard, le registraire opina que les
mots formant la marque n’étaient pas utilisés pour distinguer les
biens du propriétaire de la marque et, en conséquence, n’étaient pas
utilisés à titre de marque de commerce. Pour cette raison, le registraire radia la marque de commerce du registre.
La Cour d’appel fédérale jugea que la question de savoir si la
marque de commerce était utilisée pour distinguer les produits aux62. (2000), 8 C.P.R. (4d) 30 (C.F.P.I.), p. 38.
63. Société Nationale des Chemins de Fer Français FNCG c. Venice SimplonOrient-Express Inc. (2000), 9 C.P.R. (4d) 443 (C.F.P.I.), p. 446.
64. [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F.); (2001), 12 C.P.R. (4d) 89. Notons toutefois que
la requête pour permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada fut
accueillie le 13 septembre 2001.
623
quels elle était reliée ne relevait pas de l’article 45 de la Loi et, de ce
fait, du champ d’expertise du registraire:
En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions
sous l’article 45 et a commis une erreur de droit en s’engageant
dans une enquête pour décider si les mots «Country Living»
étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l’appelante. Il n’y a rien dans l’article 45 qui demande au registraire
de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce
déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer,
les marchandises. Aux termes de l’article 45, le seul devoir du
registraire est plutôt de déterminer, à l’égard des marchandises
que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce, telle
qu’elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois
ans précédant l’avis.65
De plus, la Cour d’appel fut d’avis que le juge de la section de
première instance avait passé sous silence la preuve supplémentaire
déposée devant lui. En conséquence, la norme de contrôle appliquée
fut l’exactitude66. La Cour d’appel renversa la décision de la section
de première instance à la lumière de l’affidavit supplémentaire
déposé en appel de la décision du registraire, lequel démontrait clairement l’usage de la marque de commerce.
Il est intéressant de souligner que les développements jurisprudentiels ont plutôt eu lieu en matière d’instances en opposition et
que les tribunaux se sont contentés d’appliquer les mêmes principes
dans le cadre de la procédure en radiation de l’article 45 de la Loi.
7. Conclusion
La jurisprudence récente s’est chargée d’établir les limites que
doit observer la Cour dans l’exercice du rôle de juridiction d’appel
que lui confie la Loi, et a développé un critère de révision moins permissif ayant pour but de limiter les interventions du tribunal d’appel
et d’accorder plus de poids à la décision du registraire des marques
de commerce. Les décisions Molson de la division d’appel de la Cour
fédérale et Garbo Group Inc. de la section de première instance constituent dorénavant les décisions phares en la matière. Le choix entre
la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter et la
norme de la décision correcte dépendra, dans un premier temps, de
65. Ibid., p. 109.
66. Ibid., p. 107.
624
savoir si le registraire a agi à l’intérieur de sa juridiction et, dans un
deuxième temps, de la qualité de la nouvelle preuve introduite en
appel, le cas échéant. Les parties à l’instance devront apporter de
nouveaux éléments de preuve ayant une valeur réellement supérieure comparativement à la preuve déjà au dossier pour bénéficier
de la norme plus permissive de la décision correcte. Il reste maintenant à voir ce que les tribunaux décideront dans la situation où la
preuve additionnelle aura pour effet de modifier fondamentalement
le dossier présenté au registraire.
Vol. 14, no 2
Les marques de certification
au Canada
Julie Larouche*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
2. La marque de certification, une création législative . . . . 628
2.1 La common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
2.2 La Loi sur les marques de commerce et
ses définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
2.3 Les marques de certification et les signes
distinctifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
3. L’enregistrement d’une marque de certification,
le respect de l’article 23 de la Loi . . . . . . . . . . . . . . 633
3.1 Le titulaire de la marque de certification
(par. 23 (1) de la Loi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
3.1.1 Le titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
3.1.2 Les prédécesseurs en titre . . . . . . . . . . . . 635
3.2 L’emploi de la marque de certification par
les licenciés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
*
© Julie Larouche LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.
Avocate, Julie Larouche est membre du cabinet d’avocats LEGER ROBIC
RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce
ROBIC, s.e.n.c.
625
626
3.3 Les bases de dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
3.3.1 L’emploi au Canada . . . . . . . . . . . . . . . 636
3.3.2 L’emploi projeté au Canada . . . . . . . . . . . 636
3.3.3 L’enregistrement unioniste et l’emploi
hors Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
3.4 Le dépôt d’une marque officielle . . . . . . . . . . . . 638
4. La norme définie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
5. Le respect des exigences d’enregistrabilité prévues à
l’article 12 de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
5.1 Le principe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
5.2 Les exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
5.2.1 L’article 24 de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . 643
5.2.2 L’article 14 de la Loi
. . . . . . . . . . . . . . 643
5.2.3 L’article 25 de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . 644
5.2.4 La détention d’une marque de commerce et
d’une marque de certification confusément
semblable par le même propriétaire . . . . . . 645
6. La protection d’une marque de certification . . . . . . . . . 646
6.1 Les recours administratifs . . . . . . . . . . . . . . . 647
6.1.1 Les oppositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
6.1.2 La procédure en déchéance administrative
en vertu de l’article 45 de la Loi. . . . . . . . . 648
6.2 Les recours judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
6.2.1 L’action en contrefaçon . . . . . . . . . . . . . 648
6.2.2 L’injonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
6.2.3 La radiation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . 649
7. Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
1. Introduction
De nos jours, nous vivons dans une société de consommation
où l’explosion des marchés, la multiplication des entreprises, des
produits et des services embrouillent la vie des consommateurs. Ces
derniers sont bombardés par la publicité et confrontés à de sérieux
choix lors de leurs achats. Dans cet univers de l’offre et de la
demande, les marques de certification deviennent des outils très
précieux. En effet, ces signes viennent en aide aux consommateurs
en attestant la conformité d’un produit ou d’un service à un référentiel donné, soit une norme, contrairement à ceux qui ne le sont pas.
Les marques telles METTEZ-Y DU BEURRE (TMA 383,258),
utilisée dans les annonces radiodiffusées pour la commercialisation
du beurre, PARENT SECOURS (TMA 225,386), employée par des
individus qualifiés pour porter assistance aux jeunes, le DESSIN
D’UNE VACHE (TMA 350,848), apposée sur les produits laitiers
(ci-après reproduite):
et le SWIRLS DESIGN (TMA 138, 840) pour désigner les produits
composés de laine (ci-après reproduite):
627
628
ne sont que certains exemples de marques de certification connues et
protégées au Canada.
Sur le territoire canadien, les marques de certification sont
définies et protégeables en vertu de la Loi sur les marques de commerce1. Autrefois, l’alinéa m) de l’article 2 de la Loi sur la concurrence déloyale, S.C. 1932, ch. 38 donnait une définition d’une marque
de commerce comme étant un symbole employé dans le but d’indiquer que des biens répondaient à un certain standard. Aujourd’hui,
les articles 2, 23, 24 et 25 de la Loi sur les marques de commerce
réglementent les paramètres d’application et d’enregistrabilité des
marques de certification.
2. La marque de certification, une création législative
2.1 La common law
Tout d’abord, il est important de mentionner que les marques
de certification sont nées de la législation et qu’à ce jour, au Canada,
leur protection ne semble assurée que par un enregistrement en
vertu de la Loi sur les marques de commerce.
En common law, la protection des marques de certification ne
semble pas être reconnue. Dans l’affaire Life Underwriters Association of Canada c. Provincial Association of Québec Life Underwriters2, le juge Dubé ne semble pas avoir voulu se prononcer sur
l’existence d’un droit de protection d’une marque de certification en
common law et ce, par défaut de soumission de preuve sur ce point
par les deux parties:
The Provincial also argued that an unregistered certification
mark cannot form the basis for an action. Subsection 23(3) of
the Act provides that the owner of a registered certification
mark may prevent its use by unauthorized persons. As a certification mark is not a creature of the common law or the civil law,
but of the Trade Marks Act, if it is not registered in accordance
with that Act it does not therefore deserve the same protection
as other trade marks. Counsel submitted no precedents for or
against this proposition. My research uncovered nothing on
point. If the certification mark did not exist at common law and
1. Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), c. T-13); aux présentes «la Loi».
2. (1988), 22 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.), juge Dubé, p. 12.
629
is the creature of a statute, it is limited by the provisions of that
statute.
Par ailleurs, ce dernier a refusé l’application d’un recours en
concurrence déloyale entrepris en vertu de la Loi sur les marques de
commerce contre une marque de certification non enregistrée et ce,
pour des raisons constitutionnelles.
Toutefois, dans des cas de marques de commerce non enregistrées, il arrive que des juges réfèrent à la notion de marque de certification:
The opponent’s evidence establishes that it is a co-operative or
association comprising members who raise minks for fur. It was
formed in October of 1985 and, since that time, has sold mink
fur pelts in the United States and Canada in association with
the trade mark AMERICAN LEGEND [marque non enregistrée de l’opposant]. From a review of the two Jacob affidavits, it
would appear that the mark AMERICAN LEGEND is functioning as a certification mark.3
À la lumière de ce qui précède, il a donc lieu de retenir que la
protection des marques de certification en vertu de la common law
n’est pas reconnue au Canada. Toutefois, en Grande-Bretagne, des
juges semblent avoir concédé une certaine protection à des marques
de certification non enregistrées4.
2.2 La Loi sur les marques de commerce et ses définitions
Une marque de certification est définie par l’ensemble des articles 2, 4, 23, 24 et 25 de la Loi sur les marques de commerce.
Pour comprendre l’ensemble du concept d’une marque de certification, il faut tout d’abord se référer à la définition d’une «marque
de commerce» que donne l’article 2 de la Loi:
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi
[...]
3. American Legend Cooperative c. Kaneko (1990), 34 C.P.R. (3d) 326 (Comm.opp.),
p. 328.
4. Erven Warnink B.V. and Another c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and Another,
[1980] R.P.C. 31 (H.L.).
630
«marque de commerce»
Selon le cas:
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de
façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues,
données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés,
par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à
bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par
d’autres;
b) marque de certification;
c)
signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
[...]
Il faut ensuite s’en référer à la définition d’une «marque de certification» contenue à ce même article:
«marque de certification»
Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les
marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne:
a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
c)
soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
d) soit la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont
été produites ou les services exécutés.
Finalement, il faut examiner les critères d’enregistrabilité et
d’applicabilité d’une marque de certification énumérés à l’article 23
de la Loi:
23.(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et
déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrica-
631
tion, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou
à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque
de certification est employée.
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser
d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des
marchandises ou services qui se conforment à la norme définie,
et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être
l’emploi par le propriétaire.
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut
empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l’égard
desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification
déposée est un organisme non constitué en personne morale,
une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet
organisme en son propre nom et pour le compte de tous les
autres membres.
L’ensemble de ces définitions et le concept même de la marque
de certification sont expliqués par la jurisprudence canadienne5. En
fait, cette dernière différencie deux catégories de marques, chacune
ayant une fonction propre.
La première catégorie est constituée des «marques traditionnelles», c’est-à-dire les marques employées par une personne pour
distinguer ses marchandises ou services de ceux des autres. Ces
marques dites traditionnelles englobent les signes distinctifs et les
marques projetées.
La deuxième catégorie est celle des «marques de certification»,
qui sont employées pour attester que des biens ou services rencontrent une certaine norme.
Tout en étant des marques de commerce, les marques de certification sont donc fondamentalement différentes quant à leur fonction
et objectif des marques traditionnelles. Lors d’une consultation avec
un client, les questions suivantes devraient être soulevées afin de
5. Mister Transmission (International) Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1978), 42
C.P.R. (2d) 123, [1979] 1 C.F. 787 (C.F.P.I.); Ordre des Comptables Agréés du
Québec c. Computer Automation, Inc. (1991), 36 C.P.R. (3d) 98 (Comm.opp.).
632
déterminer le type de marque à déposer: «Quel message voulez-vous
transmettre au public par votre marque de commerce?», «Voulezvous qu’elle identifie vos propres produits ou certains produits reliés
à une norme définie?».
Au sens figuré, la marque de certification est un «sceau d’approbation» aidant les consommateurs à reconnaître les produits ou services respectant certains standards recherchés de ceux ne référant à
aucune norme.
Les définitions susmentionnées sont schématiquement résumées dans le tableau qui suit:
2.3. Les marques de certification et les signes distinctifs
À la lecture des définitions de «marque de commerce», «marque
de certification» et «signe distinctif», il appert qu’un façonnement de
marchandises, leur contenant, ou le mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchandises ne puissent pas être enregistrés à titre
de marque de certification, un signe distinctif ne pouvant référer à
un standard.
633
Dans l’affaire Le registraire des marques de commerce c. L’association des brasseries du Canada6, la section d’appel de la Cour fédérale du Canada s’est objectée au dépôt de la forme et de la couleur
(ambre sombre) d’une bouteille qui portait l’inscription «Canada»
près de la base pour indiquer que les marchandises en liaison avec
lesquelles elle serait employée seraient fabriquées au Canada par
une brasserie affiliée à l’intimée ou détentrice d’une licence octroyée
par l’intimée:
[...] Si le Parlement avait eu l’intention qu’un signe employé en
liaison avec des biens puisse être déposé à titre de marque de
certification, il n’aurait pas limité l’application des règles contenues à l’article 13 aux signes distinctifs, il aurait étendu l’application de ces règles aux marques de certification qui consistent
en un signe employé en liaison avec des biens.
En effet, le signe distinctif a pour objectif la distinction des produits ou services de ceux des autres, alors que la marque de certification a pour but de distinguer les produits ou services d’une norme
définie.
3. L’enregistrement d’une marque de certification, le
respect de l’article 23 de la Loi
Pour être enregistrable, une marque de certification doit
répondre aux quatre critères suivants:
(i)
le titulaire (requérant) ne doit pas être impliqué dans la
fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou l’exécution de services tels que ceux précisés
dans la demande d’enregistrement (par. 23(1) de la Loi);
(ii) la marque doit être employée par des licenciés (par. 23(2) et
art. 2 de la Loi);
(iii) les marchandises ou services doivent se conformer à une
norme définie (par. 23(2) et art. 2 de la Loi);
(iv) la marque doit répondre aux exigences d’enregistrabilité
prévues à l’article 12 de la Loi.
Ces critères sont ci-dessous revus.
6. [1982] 2 C.F. 622 (C.A.F.), juge Pratte, p. 626.
634
3.1 Le titulaire de la marque de certification
(par. 23 (1) de la Loi)
3.1.1 Le titulaire
La marque de certification doit être adoptée et déposée par une
personne qui n’est pas impliquée dans la fabrication, la vente, la
location à bail ou le louage de marchandises ou dans l’exécution des
services pour lesquels la marque de certification est employée (par.
23(1) de la Loi).
Le requérant doit prévoir une déclaration à l’effet qu’il n’est pas
engagé dans la production, vente, location des produits ou exécution
des services (al. 30f) de la Loi):
30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant:
[...]
f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la
norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le
louage de marchandises ou ne se livre pas à l’exécution de
services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
Le défaut d’inclure cette déclaration entraînera automatiquement le rejet de la demande d’enregistrement7.
Dans un même ordre d’idée, lors d’une opposition, il y aura rejet
de la demande d’enregistrement s’il y a preuve que le requérant est
engagé dans les fabrication et vente des produits visés par la marque
de certification8. Tout comme il y aura rejet de l’opposition si l’opposant fait défaut de prouver l’implication du titulaire dans la fabrication des produits ou services liés à la marque de certification9.
7. T. Eaton Co. Ltd. c. Corriveau (1963), 41 C.P.R. 245 (Registraire), p. 248.
8. Corn Products Refining Co. c. Chocolate Products Ltd. (1959), 32 C.P.R. 55
(Registraire).
9. Harvey Woods Ltd. c. Sanitized Process Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 342
(Comm.opp.), p. 347.
635
La Commission des oppositions est encline à conclure à
l’implication d’un requérant dans la production des marchandises si
cet individu est également propriétaire d’une marque traditionnelle
antérieurement employée et confusément semblable à la marque de
certification10. D’ailleurs, dans l’affaire Lane’s Bakeries Ltd. c. W.E.
Long Co.11, il a été décidé que:
I have considered all the evidence submitted and the written
arguments. For many years prior to the alleged date of first use,
and continuing to the present time, the applicant has been the
registered owner of the confusing trade mark no. 82/20243 for
use on identical wares.
Although the applicant submitted evidence, it was not presently engaged in the manufacture and sale of the wares in question, it did not submit sufficient evidence to satisfy me as to
when it discontinued that business. On the evidence submitted,
I find that the applicant is not entitled to registration of the certification mark under the provisions of s. 23(1) of the Trade
Marks Act [...].
3.1.2 Les prédécesseurs en titre
Le critère de non-implication du titulaire s’applique également
au niveau des prédécesseurs en titre et ce, plus particulièrement
dans le cas d’une demande d’enregistrement dans laquelle la date de
premier emploi revendiquée est celle d’un prédécesseur en titre.
L’implication de ce prédécesseur en titre dans la fabrication des produits ou l’exécution des services entraînera le rejet de la demande
d’enregistrement si ce fait est prouvé lors de procédures en opposition. À cet effet, référence peut être faite à la décision de la Commission des oppositions dans l’affaire Healthy, Happy, Holy Yoga
Foundation, trading as 3HO Foundation c. Maharishi International
Trade Marks Corporation12:
Another aspect of the opponent’s ground of opposition based on
non-distinctiveness is alleged use of the certification mark by
the applicant’s predecessor in title Marahishi Mahesh Yogi. I
would agree with the opponent’s contention that if the applicant’s predecessor in title had himself performed the applied for
10. Corn Products Refining Co. c. Chocolate Products Ltd. (1959), 32 C.P.R. 55
(Registraire).
11. (1960), 33 C.P.R. 191 (Registraire), J.P. McCaffrey, p. 193.
12. (1983), 74 C.P.R. (2d) 186 (Comm.opp.), D.J. Martin, p. 194 et 195.
636
services in association with the certification mark TRANSCENDENTAL MEDITATION then the mark TRANSCENDENTAL MEDITATION could not qualify as a certification
mark by virtue of s. 23(1) of the Act. I would also agree with the
opponent’s submission that a subsequent assignment to the
present applicant could not correct such a defect.
Par conséquent, la chaîne de titres des titulaires d’une marque
de certification doit être vierge de toute implication au niveau de
l’exécution des produits ou services pour permettre l’enregistrement
de cette marque.
3.2 L’emploi de la marque de certification par les licenciés
Le titulaire d’une marque de certification étant empêché de
fabriquer les produits ou d’exécuter les services reliés à sa marque, il
en autorise l’emploi par des personnes offrant des produits ou services se conformant à la norme définie. L’emploi de cette marque par
ces personnes est réputé en être celui du propriétaire (par. 23(2) de la
Loi).
Bien sûr, cette notion «d’emploi» réfère aux définitions des articles 2 et 4 de la Loi. Par conséquent, il y a nécessité d’un transfert de
propriété ou de possession des marchandises dans la pratique normale du commerce ou de l’exposition ou de l’emploi de la marque
dans l’exécution ou annonce des services. Pour la marque de certification, l’emploi est directement attaché aux licenciés et non au titulaire.
3.3 Les bases de dépôt
3.3.1 L’emploi au Canada
En pratique, une demande d’enregistrement d’une marque de
certification a pour base de dépôt le paragraphe 16(1) de la Loi, soit
l’emploi de la marque au Canada. La date d’emploi alléguée est celle
du premier licencié et sera celle déterminante des droits antérieurs
détenus par le titulaire.
3.3.2 L’emploi projeté au Canada
Cependant, une demande d’enregistrement de marque de certification ne peut pas reposer sur une base d’intention d’emploi (par.
637
16(3) de la Loi) et ce, parce que la notion même d’une «marque projetée», telle que définie par l’article 2 de la Loi, exclut de son champ
d’application la marque de certification:
[...] «marque de commerce projetée»
Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer,
ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues,
données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par
elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou
louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres. [...]
D’ailleurs, le Bureau des marques a pour politique de refuser
toute demande de marque de certification basée sur une intention
d’emploi13.
3.3.3 L’enregistrement unioniste et l’emploi hors Canada
Une demande d’enregistrement d’une marque de certification
peut aussi reposer sur le paragraphe 16(2)14 de la Loi soit l’enregistrement unioniste et l’emploi hors Canada. À ce propos, Le manuel
d’examen des marques de commerce (1996), section II.7.5.4., à la page
49 précise ce qui suit:
5) un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque
déposée et employée à l’extérieur du Canada doit fournir une
copie certifiée de l’enregistrement étranger. Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement correspondant concerne une marque
de certification, c’est-à-dire que le requérant étranger peut
avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l’étranger et vouloir néanmoins l’enregistrer comme
une marque de certification au Canada (inversement, une
marque déposée et employée comme marque de certification
à l’étranger peut être soumise à l’enregistrement à titre de
marque de commerce ordinaire au Canada). La marque de certification doit être employée par ceux qui sont autorisés par le
requérant.
En somme, tous les propos précédents reliés à l’emploi de la
marque de certification sont bien résumés par le juge Thurlow dans
13. Énoncé de pratique publié dans le Journal des marques de commerce, le 18 septembre 1974.
14. Voir les commentaires de Alexander J. STACK, «Certification marks in
Canada», (2000) 17 C.I.P.R. 1, p. 6 et 7.
638
l’affaire Mister Transmission (International) Ltd. c. Registrar of
Trade Marks15:
Comme une marque de certification ne peut être enregistrée en
tant que marque de commerce projetée, il faut, pour qu’elle
puisse être enregistrée, qu’elle soit en usage au moment de la
demande d’enregistrement. Mais comme le requérant, aux termes du paragraphe 23(1), ne doit pas être une personne qui se
livre à la fabrication, la vente, la location à bail ou au louage de
marchandises ou à l’exécution de services, tels que ceux pour
lesquels la marque de certification est employée, il lui est
impossible d’invoquer l’emploi par lui-même pour obtenir
l’enregistrement.
Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant
que l’emploi par une personne autorisée par le propriétaire est
censé être l’emploi par le propriétaire.
3.4. Le dépôt d’une marque officielle
Il est loisible pour une personne de déposer une marque officielle plutôt qu’une marque de certification16, ou vice-versa, ou les
deux à la fois. Bien entendu, la personne doit rencontrer les exigences requises pour être reconnue à titre d’autorité publique, tel que
prescrit au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. D’ailleurs, il est de pratique courante que le titulaire pouvant répondre aux exigences
d’autorité publique dépose à la fois une marque de certification
et une marque officielle. À cet effet, notons les marques suivantes,
enregistrées à ce jour: CONSORZIO TUTELA PARMIGIANO
REGGIANO (& dessin) (LMC 445, 152) à titre de marque de certification et CONSORZIO TUTELA PARMIGIANO REGGIANO (&
dessin) (demande 910, 789) à titre de marque officielle. Toutes deux
s ont la propriété de C O NS O R Z I O D E L FO R M A G G I O
PARMIGIANO-REGGIANO.
Toutefois, la publication d’une marque officielle octroie un
monopole beaucoup plus intéressant pour un titulaire que l’obtention d’un enregistrement de marque de certification. La publication
d’une marque officielle bloque le registre pour tous éventuels dépôts
de marques confusément semblables à la marque officielle et ce, peu
15. (1978), 42 C.P.R. (2d) 123 (C.F.P.I.), juge Thurlow, p. 794.
16. Maple Leaf Meats Inc. c. Corsorzio Del Prosciutto Di Parma (2000), 9 C.P.R.
(4th) 485 (C.A.F.).
639
importe la nature des marchandises ou services associés aux marques en cause17. En effet, le caractère contingent du sous-alinéa
9(1)n)(iii) de la Loi prend son effet dès qu’une marque officielle a été
adoptée et employée au Canada, à juste titre, par l’autorité publique
et une fois que le registraire a donné avis d’adoption et d’emploi de
cette marque par voie de publication dans le Journal des marques de
commerce.
De plus, pour obtenir la publication d’une marque officielle,
l’autorité publique n’a pas à spécifier une norme applicable aux produits ou services, n’est pas empêchée de participer à la fabrication
des produits ou l’exécution des services et n’a pas à préciser les biens
ou services qui sont associés à la marque officielle. Le critère fondamental consiste en la revendication du statut «d’autorité publique».
Tel que défini par la jurisprudence, deux exigences doivent être rencontrées:
(i)
le gouvernement compétent doit exiger un contrôle suffisant sur les activités de l’organisme, et
(ii) les bénéfices réalisés par l’organisme ne doivent pas servir
un intérêt privé mais doivent profiter à l’ensemble du
public18.
De surcroît, la publication d’une marque officielle ne peut pas
être attaquée par opposition, comme dans le cas des marques de commerce traditionnelles ou de certification. L’annulation de cette publication semble seulement être possible par le biais d’un recours en
révision judiciaire devant la Cour fédérale du Canada19.
4. La norme définie
Tel que défini par l’article 2 de la Loi, une marque de commerce
est reconnue à titre de marque de certification lorsque cette dernière
est employée pour distinguer des marchandises ou des services qui
répondent à une norme définie et ce, quant:
(i)
à leur nature ou à leur qualité;
17. R. c. Kruger (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (C.F.P.I.); Canadian Olympic Association c. Techniquip Limited (1999), [1999] A.C.F. 1787 (C.A.F.).
18. Registrar of Trade-Marks c. Canadian Olympic Association (1982), 67 C.P.R.
(2d) 59 (C.A.F.).
19. Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists
of Ontario (2001), 9 C.P.R. (4th) 496; Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del
Prosciutto Di Parma (2001), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.A.F.).
640
(ii) aux conditions de travail ayant entouré la production des
marchandises ou l’exécution des services;
(iii) à la catégorie des personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
(iv) la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été
produites ou les services exécutés.
Une demande d’enregistrement pour marque de certification
doit renfermer une description détaillée de la norme à laquelle les
produits ou services devront être soumis. Pour être explicite, la description doit permettre au public de déterminer la nature précise de
la norme20. D’ailleurs, un énoncé de pratique du Bureau des marques
du 15 juillet 199821 qui a fait suite à la décision rendue dans l’affaire
Molson Breweries c. Labatt Brewing Co. Ltd.22 précise que le Bureau
des marques n’accepte désormais plus de demandes d’enregistrement de marques de certification dont les détails de la norme sont
formulés en termes très généraux.
Dans l’affaire susmentionnée, le requérant avait produit
une demande d’enregistrement pour la marque de certification
KOKANEE (& dessin) et avait précisé, au paragraphe 5 de sa
demande, la norme suivante:
The use of the certification mark indicates that the specific
wares listed above in association with which it is used are of
standard defined by the applicant with respect to their character and quality.23
L’agent d’audience a rejeté la demande d’enregistrement parce
qu’elle ne contenait pas une description détaillée de la norme définie.
20. La formule 5, publiée dans le Journal des marques de commerce du 5 juin 1996,
illustre le contenu suggéré pour une demande d’enregistrement d’une demande
de certification employée au Canada. En particulier, les paragraphes 5 et 6
(marchandises) et 7 et 8 (services) prévoient que la norme applicable aux produits et services doit être définie.
21. Disponible sur le site de L’Office de la propriété intellectuelle du Canada
(OPIC) à l’adresse URL http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/TMNotice.nsf/
06108da1452d886c852568f50060f26c/47b8e5cfa63073de85256966005049c6!
OpenDocument (site consulté le 2001-10-01).
22. (1996), 69 C.P.R. (3d) 274 (Comm.opp.).
23. Molson Breweries c. Labatt Brewing Co. Ltd. (1996), 69 C.P.R. (3d) 274, p. 277.
641
Notamment, dans l’affaire Flowers Canada/Fleurs Canada
Inc. c. Maple Ridge Florist Ltd.24, le requérant avait déposé une
demande d’enregistrement pour la marque de certification MASTER
FLEURIST en association avec des «wholesale et retail florist services» et ce, sur une base d’emploi au Canada. Dans sa demande, le
requérant avait indiqué qu’il n’était pas impliqué dans l’exécution
des services et avait précisé la norme suivante: «the standards
as specified according to the applicant’s formal Accreditation Program». L’agent d’audience Partington a conclu que cette norme était
beaucoup trop imprécise puisqu’elle ne permettait pas au public de
déterminer le standard à appliquer aux services.
Dans les cas où la norme à définir est longue et très technique
ou si des détails lui étant reliés risquent de changer pendant
l’existence de la marque, le requérant peut inclure dans sa demande
d’enregistrement un résumé de la norme qui renverrait à un document qui, lui, contiendrait un énoncé détaillé de la norme. Toutefois,
des copies de ce document doivent être produites au Bureau des marques pour distribution au public sur demande.
En somme, la pratique du Bureau des marques semble être
juste et équitable puisqu’en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi, il y
aura toujours possibilité pour un titulaire d’effectuer une mise à jour
de sa norme auprès du Bureau des marques de commerce.
De surcroît, une attention particulière doit être apportée lors de
la rédaction du libellé des produits ou services visés par la demande
d’enregistrement de la marque de certification. L’agent de marque
ou le responsable de son enregistrement doit faire en sorte d’énumérer tous les produits et services standardisés qui sont offerts par
les licenciés. Cette façon de procéder empêchera que l’emploi de la
marque par les licenciés déborde du cadre du libellé et que la marque
perde son caractère distinctif ou, encore, que la même marque soit
déposée par un licencié pour les produits ou services non visés par
l’enregistrement de la marque de certification. De toute façon, ces
libellés auront toujours la possibilité d’être étendus par le biais du
paragraphe 41(2) de la Loi25.
24. (1998) 86 C.P.R. (3d) 110 (Comm.opp.).
25. La pratique du Bureau des marques exige que la norme à appliquer aux marchandises ou services ajoutés soit aussi décrite lors de la production de la
requête de modification.
642
Il y a peu à dire sur les normes définies quant à la nature, la
qualité, les conditions de travail ayant entouré la production des
marchandises ou services, la catégorie de personnes ayant produit
les marchandises ou exécuté les services et la région dans laquelle les
marchandises ont été produites ou les services exécutés. Toutefois,
des exemples de marques reliées à certains types de certification
reconnus de par la Loi sont reproduits ci-après:
• Région:
• Catégories de gens ayant exécuté les services:
5. Le respect des exigences d’enregistrabilité prévues à
l’article 12 de la Loi
5.1 Le principe
La marque de certification doit répondre aux exigences d’enregistrabilité de l’article 12 (al. a) à d)) de la Loi et ce, au même titre
643
que toute autre marque de commerce traditionnelle. Principalement, la marque de certification ne doit pas porter atteinte à des
droits antérieurs et ne doit pas tromper le public sur la nature, la
qualité ou la provenance géographique des produits ou des services
et ce, bien sûr, sous réserve de l’article 25 de la Loi, qui prévoit une
exception relative aux marques de certification qui sont descriptives
du lieu de provenance des produits ou services avec lesquels elle est
associée.
Notamment, une marque de certification n’est pas enregistrable si elle est constituée du nom des marchandises ou services
visés dans la demande d’enregistrement et si elle est constituée principalement d’un nom de famille d’un particulier vivant ou qui est
décédé dans les trente années précédentes.
5.2 Les exceptions
Cependant, la marque de certification peut échapper aux principes d’enregistrabilité de l’article 12 de la Loi.
En principe, l’alinéa 12(1)d) de la Loi empêche l’enregistrement
d’une marque confusément semblable à une autre marque de commerce. Toutefois, l’article 24 de la Loi permet à une personne de
déposer une marque de commerce créant de la confusion avec une
marque de certification enregistrée et ce, par l’obtention du consentement du titulaire de la marque de certification.
En pratique, il s’agit de la situation où un licencié désire déposer en son nom la marque de certification à titre de marque de commerce et ce, dans le but de distinguer ses produits ou services. Bien
sûr, l’enregistrement obtenu par ce licencié peut être radié par le
registraire lors du retrait du consentement du propriétaire ou lors de
l’annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
Nonobstant l’article 12, un requérant peut réclamer le bénéfice
de l’article 14 de la Loi.
644
L’alinéa 12(1)b) de la Loi interdit l’enregistrement d’une
marque de commerce qui est descriptive du lieu d’origine des produits ou services avec lesquels cette marque sera employée. Toutefois, l’article 25 de la Loi permet l’enregistrement d’une marque de
certification étant descriptive du lieu de provenance des produits ou
services, si les conditions suivantes sont respectées:
(i)
la marque de certification ne crée pas de confusion avec une
marque de commerce déposée;
(ii) le requérant est une autorité administrative d’un pays,
d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprise
dans la région où les produits sont fabriqués et/ou les services exécutés;
(ou)
une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région.
Le titulaire d’une marque déposée en vertu de l’article 25 de la
Loi doit en permettre l’utilisation à toute personne qui fabrique des
produits ou qui exécute des services dans cette région et ce, que cette
personne soit accréditée ou non26. L’exemple doctrinal classique d’un
enregistrement obtenu en vertu de l’article 25 de la Loi est la marque
susmentionnée WOVEN IN THE BRITISH ISLES (& design) (TMA
132, 993).
L’obtention d’un enregistrement en vertu de l’article 25 de la
Loi a beau donner lieu à l’enregistrement d’une marque de certification descriptive d’un lieu géographique, un tel enregistrement
n’octroie cependant pas un monopole exclusif comme celui attaché à
un enregistrement traditionnel. En fait, l’enregistrement obtenu par
le biais de l’article 25 de la Loi est un monopole exclusif sur tout le
territoire canadien excluant la région concernée. À l’intérieur de
cette dernière, la marque fait alors partie du domaine public.
D’ailleurs, un tel enregistrement peut même aller jusqu’à
diluer le monopole provincial détenu par un conseil d’accréditation
des appellations alimentaires protégées par la Loi sur les appellations réservées du Québec (L.Q. 1996, c. 51). Cette loi a pour objet la
26. Sanna, Inc. c. Chocosuisse Union des Fabricants suisses de chocolat (1986), 11
C.I.P.R. 295 (Comm.opp.).
645
reconnaissance des appellations qui sont attribuées à des produits
agricoles et alimentaires, à titre de certification de leur mode de production, de leur région de production ou de leurs spécificités. Elle
confère au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation le pouvoir de reconnaître des appellations lorsque ces dernières respectent une certaine norme prévue par règlement et d’en
réserver l’utilisation aux membres des organismes de certification
accrédités.
Une appellation réservée ne peut pas être utilisée au Québec et
ce, tant au niveau publicitaire qu’au niveau de l’étiquetage et dans la
présentation de tout produit, à moins que ce produit ne soit certifié
par un organisme compétent. La violation de ces principes peut
entraîner de sévères sanctions pénales. Les conseils d’accréditation
des appellations alimentaires auront sûrement tendance à conserver
leur monopole provincial au détriment de l’obtention d’un enregistrement fédéral de marque de certification.
5.2.4 La détention d’une marque de commerce et d’une
marque de certification confusément semblables
par le même propriétaire
Une personne peut être titulaire à la fois d’une marque de certification et d’une marque de commerce traditionnelle. De plus, ce titulaire peut être propriétaire d’une marque de commerce et d’une
marque de certification confusément semblables et associées à des
produits ou services similaires.
Par sa décision dans Mister Transmission (International) Ltd.
c. Registrar of Trade-Marks27, le juge Thurlow explique les raisons
l’ayant incité à accepter la présence au registre de deux marques
(marque de commerce et marque de certification) confusément semblables et appartenant au même propriétaire. Dans cette affaire,
Mister Transmission (International) Ltd. a déposé la marque de certification MISTER TRANSMISSION en association avec des services de «repairing, replacing, renewing and installing automobile
transmissions; the operation of a transmission repair and replacement center».
Le registraire s’est objecté à l’enregistrement de cette marque
sur la base de confusion avec la marque de commerce MISTER
TRANSMISSION, appartenant également à Mister Transmission
27. (1978), 42 C.P.R. (2d) 123 (C.F.P.I.).
646
(International) Ltd. Cette dernière était enregistrée en association
avec des services de «repairing, renewing and installing automobile
transmissions». Il était d’opinion que l’emploi de ces deux marques
dans la même région, l’une marquant l’origine des services et l’autre
indiquant le respect d’une certaine norme, entraînerait de la confusion chez les consommateurs. Le registraire ne voulait pas reconnaître ces deux marques à titre de «marques liées» au sens de l’article
15 de la Loi.
Mister Transmission (International) Ltd. en a donc appelé de la
décision du registraire devant la Cour fédérale du Canada. Le juge
Thurlow a réitéré l’existence de confusion entre la marque de certification et la marque de commerce. Cependant, il a admis l’enregistrement de la marque de certification sur la base de l’article 15 de la
Loi.
Toutefois, le juge en Cour fédérale a apporté une réserve quant
à l’emploi concomitant de ces deux marques, indiquant que l’utilisation d’une marque de commerce et d’une marque de certification
par le même titulaire pourrait faire perdre à l’une de ces marques
son caractère distinctif28.
6. La protection d’une marque de certification
Tel que prescrit par le paragraphe 3 de l’article 23 de la Loi,
c’est au titulaire de la marque de certification d’empêcher l’emploi de
cette dernière par des usagers non autorisés ou des usagers autorisés
excédant les limites de leurs licences.
Seul le propriétaire peut voir à la protection de sa marque de
certification. C’est à lui seul d’entreprendre des recours afin de protéger sa marque. Il n’existe aucune disposition dans la Loi sur les
marques de commerce qui donne droit à un licencié d’une marque
de certification d’empêcher tout usager non autorisé d’employer la
marque ou, encore, d’obliger le titulaire de la marque d’entreprendre
des procédures contre cet usager non autorisé.
Cependant, lorsque le titulaire de la marque de certification
n’exerce pas les mesures appropriées pour faire cesser une utilisation non autorisée de la marque de certification, un licencié peut
28. Voir titre 6.2.3 Attaque judiciaire sur l’invalidité de la marque de certification.
647
entreprendre des procédures légales en son nom, à la fois contre
l’usurpateur et le titulaire inactif (par. 49(4) de la Loi)29.
Le paragraphe 4 de l’article 25 de la Loi précise également que
tout membre d’un organisme (titulaire de la marque de certification)
non constitué en personne morale peut intenter, en son propre nom
et pour le compte de tous les autres, une procédure en vue d’empêcher tout individu ou société d’employer la marque sans autorisation.
Dans toute procédure, qu’elle soit de nature judiciaire ou administrative, lors de l’analyse des critères de confusion (par. 6(5) de la
Loi), l’emploi de la marque qui a été fait par les licenciés sera examiné et pourra être présenté en preuve par le titulaire30.
Les recours classiques exercés par le titulaire d’une marque de
certification sont: les oppositions, la procédure en déchéance administrative pour non-emploi, l’action en contrefaçon, l’injonction et la
radiation judiaire.
6.1. Les recours administratifs
6.1.1. Les oppositions
Le titulaire d’une marque de certification peut également protéger sa marque de certification par le biais de procédures d’opposition devant le registraire des marques de commerce31. Aussi, toute
personne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de certification32.
29. The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47
C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.).
30. Realestate World Services (1978) Ltd. c. G.A. Marton Enterprises Ltd., [1993]
T.M.O.B. 405 (Comm.opp.).
31. Lancel-Sogedi c. Lancelotti Prêt à Porter Inc. (1991), 37 C.P.R. (3d) 535
(Comm.opp.); Canadian Automobile Assn. c. Olde & Co., Inc. (1991), 36 C.P.R.
(3d) 125 (Comm.opp.).
32. E.I. du Pont De Nemours and Co. c. Governor and Co. of Adventurers of
England (1997), 83 C.P.R. (3d) 252 (Comm.opp.); The Wool Bureau of Canada
Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.); Realestate
World Services (1978) Ltd. c. G.A. Marton Enterprises Ltd., [1993] T.M.O.B.
405 (Comm.opp.); Realestate World Services (1978) Ltd. c. Realcorp Inc. (1993),
48 C.P.R. (3d) 397 (Comm.opp.); Canadian co-operative Credit Society Ltd c.
Commercial Union Assurance Co Plc (1992), 42 C.P.R. (3d) 239 (Comm.opp.);
People’s Drug Mart (B.C.) Ltd c. Asklepios Pharmaceutical Co. (1991), 37
C.P.R. (3d) 179 (Comm.opp.) et Those characters from Cleveland, Inc. c. Clem
Saila Inc. (1990), 31 C.P.R. (3d) 69 (Comm.opp.).
648
6.1.2. La procédure en déchéance administrative en vertu de
l’article 45 de la Loi
Toute personne intéressée peut amorcer à l’encontre d’un enregistrement de marque de certification une procédure en déchéance
administrative. Il s’agit là d’une procédure sommaire par laquelle le
registraire somme le propriétaire inscrit d’une marque d’en prouver
l’emploi (ou d’en justifier le non-emploi) dans les trois ans précédant
l’émission de l’avis et ce, sous peine de radiation de l’enregistrement33.
Le titulaire en déchéance ne peut pas produire de preuve
d’utilisation en son nom, ce dernier étant empêché d’employer luimême la marque de certification (par. 1 et 2 de l’article 23 de la Loi).
Ainsi, le titulaire devra fournir un ou des affidavits souscrits par ses
licenciés afin de démontrer l’emploi de sa marque34. La production
d’un affidavit souscrit par le titulaire ayant pour but de démontrer
l’emploi de la marque durant la période pertinente constituerait du
ouï-dire. Toutefois, le titulaire de la marque de certification pourrait
lui-même souscrire un affidavit étayant les raisons justifiant le
non-emploi de la marque dans les trois ans précédant l’émission de
l’avis.
La procédure en vertu de l’article 45 de la Loi doit être employée
à juste titre, c’est-à-dire dans le but de nettoyer le registre canadien
des marques de commerce de toute marque de commerce non
employée ou dont la présence sur le registre n’est plus justifiée35.
Cette procédure ne doit pas être employée dans le but d’obtenir la
radiation de la marque de certification pour défaut de conformité à la
norme établie.
6.2. Les recours judiciaires
6.2.1
L’action en contrefaçon
Les articles 19 et 20 de la Loi s’appliquent au titulaire d’une
marque de certification36. Ce dernier peut alors entreprendre des
33. Riches, McKenzie & Hebert c. Taliano Inc. (1995), 65 C.P.R. (3d) 98 (Registraire).
34. Harris Knitting Mills (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), où il a été accepté que
plus d’un affidavit pouvait être produit à titre de preuve et non seulement souscrit par le titulaire d’une marque de commerce.
35. Saks & Co v. Registrar of Trade Marks et al. (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.).
36. The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47
C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.).
649
recours en contrefaçon pour protéger sa marque de certification. La
contrefaçon d’une marque de certification répond aux mêmes critères que ceux généralement appliqués aux cas d’usurpation de marques traditionnelles.
Dans l’analyse de la confusion entre la marque de certification
et celle l’usurpant, le titulaire de la marque de certification se penchera sur l’emploi qui a été fait de sa marque par ses licenciés,
l’utilisation par les licenciés étant présumée être la sienne (par. 23(2)
de la Loi).
6.2.2 L’injonction
La jurisprudence reconnaît que l’injonction est une mesure
appropriée dans les cas d’usurpation d’une marque de certification.
Bien entendu, les critères d’application de l’injonction (question
sérieuse, dommages irréparables et balance des inconvénients) restent à être démontrés en preuve37.
6.2.3 La radiation judiciaire
La validité d’une marque de certification peut être attaquée en
Cour fédérale. En effet, en vertu de la Loi sur les marques de commerce, et plus précisément son alinéa 18(1)b), l’enregistrement d’une
marque de commerce (marque de certification) peut être invalidé si
cette dernière n’est pas distinctive à l’époque où sont entreprises les
procédures contestant la validité de l’enregistrement38.
Par exemple, advenant le cas où un titulaire est propriétaire
d’une marque de commerce traditionnelle et d’une marque de certification confusément semblables et que ce dernier emploie intensivement sa marque de certification, au point où cette marque devient
très connue du public comme définissant un certain standard. Le
public référera probablement aux deux marques confusément semblables comme se rapportant à une norme définie, et non pas comme
indiquant une source reliée à des produits ou services du titulaire.
Par conséquent, la marque de commerce traditionnelle de ce titulaire deviendra beaucoup moins distinctive.
37. Canadian Standards Association c. Xonex Corp. Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2d) 52
(C.F.P.I.).
38. Heintzman c. 751056 Ontario Ltd. et al. (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.).
650
Dans ce premier cas, sur demande du registraire ou de toute
personne intéressée, la validité de cette marque pourra être attaquée
en Cour fédérale (par. 57(1)). Devant cette Cour, il sera amené en
preuve que la marque de commerce traditionnelle n’est plus distinctive des produits ou services avec lesquels elle est employée parce
qu’elle réfère plutôt à un standard et non à ses produits. À vrai dire,
il s’agit du cas classique où le public confond la marque de commerce
et la marque de certification.
Dans le second cas, un individu est titulaire d’une marque de
certification et d’une marque de commerce traditionnelle confusément semblables. Toutefois, ce dernier utilise beaucoup plus sa
marque de commerce traditionnelle que sa marque de certification.
Par conséquent, le public réfère à ces deux marques confusément
semblables comme étant distinctives de produits ou services du titulaire. La marque de certification perd donc de sa distinctivité.
Relativement à ce second cas, il ne sera pas possible cette fois-ci
de recourir à l’alinéa 18(1)b) de la Loi pour attaquer la validité de la
marque de certification pour cause de non-distinctivité et ce, parce
que cet alinéa renvoie à la définition du qualificatif «distinctive»
défini par l’article 2 de la Loi et qui se lit comme suit:
relativement à une marque de commerce, celle qui distingue
véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises
ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
Il est clair que l’attribut de distinctivité tel que défini par
l’article 2 réfère seulement aux marques de commerce traditionnelles. En aucun cas, cette définition ne fait référence aux marques
servant à définir des produits ou services référant à un certain standard. Pour ces raisons, une personne intéressée ne pourra pas se
baser sur l’alinéa 18(1)b) de la Loi.
En revanche, le seul moyen qui semble être disponible pour
obtenir la radiation de l’enregistrement de la marque de certification
serait de faire appel à la juridiction exclusive de la Cour fédérale (art.
57 de la Loi). Les points suivants pourraient être soulevés:
(i)
la marque de certification a pour but d’identifier des produits ou services d’un certain standard;
651
(ii) avec preuve à l’appui, la marque de certification en question n’indique pas dans l’esprit du public que les produits
ou services répondent à ce certain standard;
(iii) la marque en question n’est pas une marque de certification. Par conséquent, le registre ne reflète pas la réalité.
7. Conclusion
À première vue, les paramètres d’enregistrabilité des marques
de certification semblent très élémentaires. Toutefois, le respect de
plusieurs exigences de forme et de fond demandent à ce que le
concept soit bien maîtrisé et ce, afin de bien orienter les titulaires
dans la manière d’employer leurs marques de certification. Un
emploi répondant aux exigences de la Loi sur les marques de commerce empêchera la dilution de la marque de certification et veillera
à la protection des consommateurs. Au-dessus de toute cette législation, il reste que les marques de certification sont des outils à la
consommation et sont employées dans le seul but d’indiquer aux
consommateurs que des produits ou services répondent à une
certaine norme, contrairement à d’autres qui ne le sont pas.
Comme le disait si bien le juge Cattanach dans l’affaire The
Wool Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.39: «It is
tantamount to the conferment of a seal of approval and would naturally enhance the sale of a product so identified in accordance with
the good repute acquired by the certification mark»!
39. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F.P.I.), juge Cattanach.
Vol. 14, no 2
Les complications de
la compilation
Marc Baribeau et Sylvain Gadoury*
1. Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) . . . . . 655
2. Compilation de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
3. Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
4. L’originalité d’une compilation . . . . . . . . . . . . . . . . 661
5. Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
*
© Gouvernement du Québec, 2001.
Les auteurs sont avocats au ministère de la Justice du Québec, et plus particulièrement à la Direction des affaires juridiques desservant le ministère de la
Culture et des Communications et celui de l’Éducation.
653
Les compilations sont depuis longtemps protégées par droit
d’auteur, mais la jurisprudence récente semble vouloir apporter certaines nuances que nous vous proposons d’analyser.
Avant 1993, ce concept était prévu à la définition d’«œuvre
littéraire», laquelle s’établissait ainsi: «Sont assimilés à une œuvre
littéraire, les tableaux, les compilations, les traductions et les programmes d’ordinateur» (art. 2, de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après
«L.D.A.»).
Donc, à cette époque, les «compilations» n’étaient protégées que
si elles pouvaient se qualifier à titre d’«œuvres littéraires», d’où la
jurisprudence élaborée notamment en matière d’annuaires téléphoniques1, de feuillets publicitaires2, de programmes de course3 et
autres.
1. Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
En 1993, la Loi sur le droit d’auteur est modifiée par la Loi de
mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C.
1993, c. 44) sous plusieurs aspects, dont trois qui nous intéressent
plus particulièrement pour les compilations:
a)
Modification de la définition: «Toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale»; celle-ci se lisait
comme suit: «s’entend de toutes les productions originales
du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en
soit le mode ou la forme d’expression, tels que les livres,
brochures et autres écrits, ... etc.».
1. Télé-Direct (Publications) Inc. c. Intra Canada Télécommunications Ltd. (1986),
13 C.P.R. (3d) 529 (C.S.Q.).
2. Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.
(1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.).
3. British Columbia Jockey Club et al. c. Standen (1985), 8 C.P.R. (3d) 283
(C.A.C.-B.).
655
656
Cette définition est modifiée pour se lire ainsi:
«S’entend de toute production originale du domaine littéraire,
scientifique ou artistique quel qu’en soit le mode ou la forme
d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres
écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences».
b)
La définition d’«œuvre littéraire» est modifiée également,
pour y retirer la notion de «compilations» (et aussi les «traductions» qui seront ajoutées à la définition précédente),
tout en y ajoutant les «compilations d’œuvres littéraires».
c)
On introduit une nouvelle définition, celle de «compilation», qui se lit comme suit: «Les œuvres résultant du choix
ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires,
dramatiques, musicales ou artistiques ou de données». (a.
2, L.D.A.). [Les italiques sont nôtres.]
En fait, pour une vue d’ensemble complète, il faut aussi souligner la modification des autres définitions, à savoir «œuvre artistique», «œuvre dramatique» et «œuvre musicale», qui consistait à
ajouter à ces définitions la «compilation» de ces mêmes œuvres; de
même, l’article 2.1 portant sur les compilations de catégories diverses était également inséré. Mais ces dernières modifications législatives semblent être de moindre importance pour la problématique
que nous voulons aborder.
Par ailleurs, il faut noter la version anglaise de la définition de
«compilation» qui, à la différence de la version française, se décompose explicitement en deux paragraphes distincts:
“compilation” means:
(a) a work resulting from the selection or arrangement of literary, dramatic, musical or artistic works or;
(b) a work resulting from the selection or arrangement of data;
Il appert que toutes ces modifications ont été rendues «nécessaires» à la suite de la signature par le Canada de l’ALÉNA, et plus
particulièrement par l’article 1705 de cet Accord qui prévoyait ceci:
657
1705: Droit d’auteur
1. Chacune des Parties protégera les œuvres visées par l’article
2 de la Convention de Berne, ainsi que toutes autres œuvres
d’expression originale au sens de ladite convention. Ainsi,
notamment,
a) [...]
b) les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles
soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous
toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégées à
ce titre. ... [Les italiques sont nôtres.]
D’où l’intervention du législateur à l’effet de modifier la Loi sur
le droit d’auteur, comme on l’a vu ci-dessus, pour donner suite à ces
engagements contractuels.
Ceci laisse croire que la «compilation de données» est la grande
gagnante de ces modifications législatives, puisqu’elle se voit enfin
reconnue «officiellement», alors qu’auparavant on devait la qualifier
d’«œuvre littéraire» pour prétendre lui conférer la protection du droit
d’auteur.
2. Compilation de données
D’entrée de jeu, il faut rappeler la réflexion du juge Décary, de
la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire de Télé-Direct (Publications)
Inc. c. American Business Information Inc.4 (ci-après «Télé-Direct»):
De toute évidence, les parties à l’ALÉNA voulaient protéger
les compilations de données qui constituent des «œuvres
d’expression originale au sens de ladite convention [de Berne]»
et des «créations intellectuelles». L’emploi de ces deux derniers
mots est très significatif: les compilations de données doivent
être évaluées en fonction de leur caractère intellectuel et créateur.5
4. (1997), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.); permission d’en appeler à la Cour suprême du
Canada refusée le 1998-05-21 (1998), [1998] 1 R.C.S. xv (C.S.C.).
5. (1997), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.), p. 31.
658
Sous la plume du juge Décary, la cour commente alors:
Il reste à voir si les modifications (de 1993) ont apporté protection aux compilations de données «à ce titre», comme le prévoit
l’alinéa 1705(1)b) de l’ALÉNA. Si le fait que la «compilation» est
également définie comme une œuvre «résultant du choix ou de
l’arrangement... de données» semble, au premier abord, conférer aux compilations leur propre statut, équivalant à celui des
œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, il
n’est pas sûr que cet effet ressorte lorsque cette définition reçoit
une interprétation contextuelle. Aux termes du paragraphe
5(1) [mod. par L.C. 1994, c. 47, art. 57] de la Loi, le droit
d’auteur ne protège pas une compilation en tant que telle, mais
une œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale ou artistique, à laquelle, selon toute probabilité, le type de données se
rattache le mieux. En outre, la définition de l’expression «toute
œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale»,
– les mots même employés au paragraphe 5(1) –, énoncée à
l’article 2, fait état des compilations comme n’étant qu’un
«mode ou la forme d’expression» de l’un ou l’autre de ces quatre
types d’œuvres. La question de savoir si le Canada s’est pleinement acquitté des engagements découlant de l’article 1705 de
l’ALÉNA continue donc de se poser, mais il n’est pas nécessaire
que je la tranche pour statuer sur le présent appel.6 [Les italiques sont nôtres.]
Cependant, il tranchera d’une certaine façon en précisant être
«parvenu à la conclusion que les modifications de 1993 n’ont pas
changé l’état du droit en matière de droits d’auteur en ce qui concerne
les compilations7. Ces modifications n’ont fait que confirmer de façon
claire quel était ou quel aurait dû être l’état du droit: le choix ou
l’arrangement de données ne produit une compilation protégée que si
celle-ci constitue une création originale et intellectuelle.» (p. 32,
C.F.). [Les italiques sont nôtres.]
Pour mieux préciser la conclusion de la Cour d’appel fédérale, il
semble que nous pouvons ajouter que cette «création originale et
intellectuelle» ne sera donc, selon notre compréhension de ces propos, que le «mode ou la forme d’expression» de l’un ou l’autre des
quatre types d’œuvres, à savoir littéraire, dramatique, musicale ou
6. (1997), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.), p. 32.
7. Cette conclusion permet à la Cour d’appliquer la jurisprudence antérieure à
1993.
659
artistique, selon le rattachement des données à l’une ou l’autre de ces
œuvres.
3. Discussion
Nous ne sommes pas d’accord avec ce constat et nous pensons
que le législateur a voulu effectivement octroyer la protection du
droit d’auteur à une compilation (ou banque) de «données», quel que
soit l’objet sur lequel ces données portent. D’autre part, si certaines
imprécisions législatives persistent, la jurisprudence a reconnu ce
type de compilation, lui conférant alors la protection recherchée.
C’est ce que nous tenterons de démontrer.
Comme premier argument, rappelons la définition de «compilation» qui exprime que celle-ci peut être le résultat «du choix ou de
l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques,
musicales ou artistiques ou de données».
Il semblerait donc que la compilation de données, peu importe
son objet, peut être protégée par droit d’auteur, pourvu que l’organisation des éléments constituant cette compilation soit «originale».
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce dernier point.
Cependant, c’est l’article 5 de la Loi qui assure aux «œuvres
susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur» la protection du droit
d’auteur: «Sous réserve des autres dispositions de la présente loi8,
le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée
ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ...».
Or, si la définition de «compilation» ne peut être amputée de
cette référence à des «données», en tant que telles, il faut reconnaître
que l’article 5 L.D.A. réfère à cette définition plus générale de «toute
œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale», rendant cette dernière prédominante lorsqu’il s’agit de déterminer ce
qui est protégé par droit d’auteur au Canada.
Dès lors, la «compilation» semble alors ne représenter qu’un
«mode ou forme d’expression», soit d’une de ces œuvres énumérées
ci-dessus (littéraire, dramatique, musicale ou artistique), comme
le conclut le juge Décary, soit, plus vraisemblablement, «d’une pro8. La Partie II de la Loi concerne les «objets du droit d’auteur».
660
duction originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique»,
comme le décrit cette dernière définition.
Ce faisant, une «compilation» étant un mode ou forme d’expression d’une production originale du domaine littéraire, scientifique ou
artistique, ceci nous permettrait de conclure que ces «domaines» sont
quelque chose de plus large, de plus englobant que les définitions
spécifiques d’«œuvre littéraire», d’«œuvre artistique», d’«œuvre dramatique» et d’«œuvre musicale».
Cette interprétation est aussi valable pour toute l’énumération
d’œuvres qui suit «les compilations» (toujours à cette définition de
«toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale»), et qui comprend les «livres, brochures et autres écrits, les
conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les
œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les
ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l’architecture ou aux sciences», laquelle devient, elle aussi, une illustration ou un résumé non exhaustif («tels») de différents «modes ou
formes d’expression» d’une telle «production originale du domaine
littéraire, scientifique ou artistique».
Ainsi, nous pourrions affirmer que la compilation de données,
qui ne pourrait pas être qualifiée d’«œuvre littéraire», d’«œuvre dramatique», d’«œuvre musicale» ou d’«œuvre artistique», au sens de ces
définitions, pourrait quand même constituer une production (originale) qui serait du domaine scientifique, un des trois domaines
mentionnés, sans pour autant correspondre aux quatre grandes
catégories d’œuvres précitées. Dès lors, une compilation de données
scientifiques est possible, et sera protégée par droit d’auteur si elle
est «originale».
Mais, même dans ce cas, il faut admettre que beaucoup de compilations de données pourraient ne pas être admissibles à une telle
qualification relative au domaine scientifique, d’autant plus que
cette référence à ce «domaine» est faite sans l’appui d’une définition
de ce qu’il pourrait constituer.
Avec ces ambiguïtés rédactionnelles, il semble bien que c’est
dans l’analyse du concept d’«originalité» tel que développé par la
jurisprudence que nous pourrons réhabiliter, si besoin était, ou développer de nouveaux arguments pour la protection d’une compilation
de «données», en tant que telles, notamment en vérifiant si le juge
661
Décary a apporté certaines précisions à ses propos émis dans l’affaire
Télé-Direct.
4. L’originalité d’une compilation
La définition de «compilation» à la Loi sur le droit d’auteur nous
indique qu’il s’agit avant tout de la résultante «du choix et de
l’arrangement de tout ou partie» d’autres œuvres ou de données et le
paragraphe 5(1) exige d’une œuvre qu’elle soit «originale» afin de
bénéficier de la protection offerte par cette loi.
En définitive, l’originalité sera évaluée dans son application au
choix et à l’arrangement des divers éléments formant la compilation.
Sans faire ici le recensement de toute la volumineuse jurisprudence sur le sujet, nous examinerons certains arrêts qui nous apparaissent particulièrement éclairants à ce chapitre.
Le premier arrêt sur lequel nous portons votre attention est
celui de Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd.9, un arrêt de 1984 de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique où il s’agissait d’établir la contrefaçon d’une
brochure publicitaire vantant les mérites de lits articulés.
En défense, on invoquait l’inexistence de la protection du droit
d’auteur sur ce type d’œuvre, puisque celle-ci était un amalgame
d’idées ou d’éléments que l’on peut retrouver dans d’autres brochures du même type.
La juge McLachlin, aujourd’hui juge en chef du Canada, conféra en ces termes à la compilation en cause la protection du droit
d’auteur:
It is well established that compilations of material produced by
others may be protected by copyright, provided that the arrangement of the elements taken from other sources is the product
of the plaintiff’s thought, selection and work. It is not the several components that are the subject of the copyright, but the
over-all arrangement of them which the plaintiff through his
industry has produced. The basis of copyright is the originality
of the work in question. So long as work, taste and discretion
(1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.).
662
have entered into the composition, that originality is established. In the case of a compilation, the originality requisite to
copyright is a matter of degree depending on the amount of
skill, judgment or labour that has been involved in making the
compilation.10 [Les italiques sont nôtres.]
L’originalité de la compilation est donc tributaire des éléments
suivants: «thought, selection and work..., taste and discretion... skill,
judgment or labour».
En clair, au-delà du travail, il devra également y avoir œuvre de
«création», caractérisée par la réflexion, le choix, le goût, l’habileté et
le jugement de l’auteur de la compilation.
La Cour a donc reconnu que la brochure concernée était une
compilation bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Rappelons
qu’à cette époque, la compilation devait être une «œuvre littéraire»,
selon les définitions applicables, ce qui était le cas dans cette affaire.
Il est également à remarquer que la juge McLachlin en profite
pour établir clairement certaines limites au droit d’auteur sur les
compilations en ce sens que l’auteur doit avoir le droit d’utiliser les
divers éléments qui composent la compilation11, ce qui illustre bien
que la compilation est une œuvre distincte des divers éléments qui la
composent.
Dans l’arrêt de Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.12, il s’agissait de déterminer si un annuaire
téléphonique, évalué non comme un ensemble, ce qui avait déjà été
reconnu comme une compilation protégée, mais plutôt comme une
«sous-compilation», avait le niveau d’originalité requis pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Cette «sous-compilation» était
constituée d’inscriptions en colonnes des noms, adresses et numéros
de téléphone des abonnés aux PAGES JAUNES, (pour lesquelles
Télé-Direct ne revendiquait pas de droit d’auteur), mais aussi de
(1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), p. 84.
11. Soit parce que ces éléments ne bénéficient pas de la protection du droit
d’auteur, ou qu’ils font partie du domaine public ou que l’auteur de la compilation bénéficie d’une autorisation (licence ou cession) à cet égard ou qu’il les a
créés lui-même.
12. Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc. (1997),
[1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.); permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada
refusée le 1998-05-21 (1998), [1998] 1 R.C.S. xv.
663
renseignements comme les numéros de télécopieur, les marques de
commerce et le nombre d’années d’exploitation des entreprises.
La Cour d’appel fédérale y a clairement établi que la somme de
travail, seule, ne saurait représenter cet élément d’originalité conférant la protection du droit d’auteur à une compilation de données et
qu’il est nécessaire de retrouver autre chose, qui attestera l’originalité requise par la Loi:
Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d’ingéniosité. Il ne me paraît pas que
les décisions fondées sur la thèse de la «transpiration»13, en
matière de compilation de données, aient affirmé que la somme
de travail est en soi une source déterminante d’originalité.
Si elles l’ont fait, j’estime qu’elles sont erronées et que leur
approche est incompatible avec les normes d’apport intellectuel
et créatif expressément prévues par l’ALÉNA, puis confirmées
par les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en
1993, et déjà reconnues par le droit anglo-canadien.14
Et la Cour conclut ceci eu égard à la protection de cette «souscompilation»:
La compilation des inscriptions en colonne est une opération
si évidente et si anodine qu’elle ne saurait être protégée par
le droit d’auteur. Certaines compilations de renseignements
usuels sont dressées si mécaniquement qu’il n’y entre aucun
élément créatif.15
Hormis les déclarations du juge Décary quant aux conséquences sur le concept de compilation des modifications apportées en
1993 à la Loi sur le droit d’auteur, dont nous avons fait état précédemment, cet arrêt est très clair sur l’inapplication de la protection
du droit d’auteur à une compilation de données dépourvue d’originalité, telles ces inscriptions en colonnes de renseignements, quand
bien même sa confection représenterait une somme de travail considérable.
Donc, on apporte une nouveauté significative dans l’interprétation du caractère original requis pour la protection d’une compila13. «Sweat of the brow» dans la version anglaise.
14. (1997), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.), p. 37 et 38.
15. (1997), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.), p. 39.
664
tion de données, ce que la jurisprudence antérieure n’avait pas
explorée in se; on est désormais plus critique sur l’élément créatif,
même dans le cas d’une compilation de données assimilable à une
«œuvre littéraire». Cet élément créatif doit être la résultante certaine d’un apport intellectuel, que le seul travail nécessaire à son élaboration ne peut en aucun cas constituer.
Par ailleurs, les annuaires téléphoniques pris dans leur
ensemble peuvent être protégés, comme le rappelle la Cour dans
l’affaire Télé-Direct; mais en ce qui concerne les inscriptions en colonnes, cette «sous-compilation», l’arrêt Ital-Press c. Sicoli16 de 1999
allait appliquer d’autres critères qui nous permettront de cerner un
peu mieux la limite séparant l’originalité de la banalité ou, à tout le
moins, comment faire d’une compilation de données une œuvre protégée.
Il s’agit encore ici de la contrefaçon d’un annuaire téléphonique,
mais cet annuaire n’était pas aussi typique que celui faisant l’objet
de l’arrêt Télé-Direct puisqu’il s’adressait à une communauté culturelle spécifique (la communauté italienne de l’Ouest du Canada).
Le juge Gibson, de la Cour fédérale, confirme d’abord que les
inscriptions téléphoniques dans les pages blanches sont bien une
compilation:
The issue here then,..., is, if telephone listings comprising a
component of the Guidas are compilations, and I am satisfied
that they are, are they “...garden-variety white pages director[ies], devoid of even the slightest trace of creativity?”17
Il analyse par la suite l’existence ou non d’un élément d’originalité applicable à cette compilation pour conclure à sa possible protection et fait le constat suivant:
The plaintiff did not simply take the data provided by subscribers and list that data alphabetically by surname. In the result, I
am satisfied that the end product was not a “garden-variety
white pages directory, devoid of even the slightest trace of creativity”. The process involved skill, judgment and labour. That
the skill and judgment involved might not have been of a high
16. (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.).
17. (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.), p. 165.
665
order is, I am satisfied, of no account. It was sufficient to provide originality in the resulting literary work.18
Cette condition d’originalité en est donc une qui n’est pas des
plus exigeantes puisque son niveau n’a pas à être élevé; ce principe
étant d’ailleurs repris constamment par la jurisprudence et la doctrine:
In order to be protected under the Act, literary quality or merit
in the sense of aesthetic quality or virtue, is not required.19
Voici donc que même des «inscriptions en colonnes» de renseignements peuvent être qualifiées d’œuvres protégées par droit
d’auteur, à titre de compilation, lorsqu’elles sont la résultante d’un
effort intellectuel («skill and judgment»), aussi minime soit-il.
Mais cette dernière compilation pouvait également être qualifiée de «production originale du domaine littéraire»20, ce que
d’ailleurs le juge Gibson confirme (notamment à la page 166, voir
ci-dessus) et qui facilite la conclusion finale. Quel aurait été le résultat de cette démarche si la compilation avait été des données brutes?
L’arrêt suivant va répondre en partie à cette question.
Dans Édutile inc. c. L’Association pour la protection des automobilistes21, la Cour d’appel fédérale avait à se pencher sur un cas de
contrefaçon relativement à un guide de prix d’automobiles et de
camions usagés.
Le guide du demandeur était basé sur un concept reposant sur
la juxtaposition de trois colonnes, soit:
– une colonne «Valeur Marchand», représentant la valeur présumée
du véhicule dans le cadre d’un échange lors d’un achat de véhicule
neuf (laquelle sera remplacée par «Valeur d’échange»);
18. (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F.P.I.), p. 166.
19. John S. MCKEOWN, Fox, Canadian Law of Copyright and Industrial Designs,
3e éd., (Toronto, Carswell, 2000), p. 112. Voir aussi Normand TAMARO, Loi sur
le droit d’auteur, Texte Annoté, 5e éd., (Toronto, Carswell, 2000), p. 162 et s.
20. La Cour a aussi analysé les «blocs d’annonces», qu’elle qualifie de compilation
d’«œuvres artistiques», et pour lesquels elle confirmera la protection: «sufficient skill, judgment and labour were exercised and invested in the design and
layout of the block advertisements…» (p. 168).
21. (2000), [2000] 4 C.F. 195 (C.A.F.); requête pour permission d’en appeler à la
Cour suprême du Canada refusée le 2001-01-25, [2000] C.S.C.R. 302 (C.S.C.).
666
– une colonne «Vente Privé», représentant la valeur présumée du
véhicule dans le cadre d’une transaction entre deux consommateurs; et
– une colonne «Valeur Détail», représentant la valeur présumée du
véhicule lors d’un achat chez un concessionnaire.
Première étape, à quel genre d’œuvre avons-nous affaire? Le
juge Décary, qui a rendu jugement au nom de la Cour, tranche en
faveur de la compilation:
Les guides de l’appelante constituent des œuvres résultant du
choix ou de l’arrangement de données. Cette «compilation»
est-elle pour autant protégée par la Loi sur le droit d’auteur?22
Seconde étape, cet «arrangement de données» est-il protégé? La
Cour répond par l’affirmative et accorde la protection du droit
d’auteur à ce guide, non pas pour la sélection ou l’appellation donnée
aux trois types de marchés retenus ni pour le concept en trois colonnes, ces éléments n’étant pas évalués comme originaux, mais bien
pour «la sélection et la présentation de deux colonnes juxtaposées,
l’une faisant état du marché «Vente Privé», l’autre faisant état du
marché «Valeur Détail»23, qu’elle estime inédite et constituant «une
œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les
choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail»24, pour reprendre les termes
utilisés dans l’arrêt Télé-Direct.
Il est à noter que l’action en contrefaçon a été accueillie, même
si les prix indiqués dans les deux guides étaient différents. D’autre
part, cette compilation de données, constituée par ces inscriptions en
colonnes, forme sans doute un «tableau» (définition d’«œuvre littéraire») et, en conséquence, s’apparente donc à une œuvre littéraire.
Quant au niveau d’originalité requis, comme nous l’avons vu
précédemment, pour conférer la protection du droit d’auteur à une
telle compilation, celui-ci peut être assez bas. Dans ce cas-ci, la juxtaposition des deux colonnes «Vente Privé» et «Valeur Détail» était
nouvelle et a suffi pour en faire une œuvre originale. En effet, selon
la preuve entendue à l’audience, la Cour conclut que cette présenta22. (2000), [2000] 4 C.F. 195 (C.A.F.), p. 200; les italiques sont nôtres.
23. (2000), [2000] 4 C.F. 195 (C.A.F.), p. 206.
24. (2000), [2000] 4 C.F. 195 (C.A.F.), p. 205 et 206; les italiques sont nôtres.
667
tion particulière était la manifestation d’une initiative «géniale» et
«innovatrice» (p. 219).
Notons que le juge Décary, en référant au critère du degré minimal de talent, de jugement et de travail de l’arrêt Télé-Direct,
l’assimile au concept d’«élément créatif» puisqu’il dit, à la page 219:
Il n’est pas facile, en matière de compilation, de tracer la ligne
entre ce qui dénote un degré minimal de talent, de jugement et
de travail et ce qui ne dénote aucun élément créatif.
Ceci a le mérite de nuancer une conclusion de la Cour fédérale
issue d’une décision antérieure, soit l’arrêt CCH Canadian Ltd. c.
Law Society of Upper Canada25 où le juge Gibson avait cru bon de
placer l’habileté et le jugement à un niveau inférieur à celui de la
«créativité» et d’exiger la présence de cette dernière pour qu’une
œuvre, littéraire en l’occurrence, puisse bénéficier de la protection
du droit d’auteur:
While the evidence before the Court demonstrates, beyond a
doubt, that the preparation of the reported judicial decisions,
including the headnote, catchlines, parallel citations, running
heads and other matter added by the publisher, in respect of
the three decisions in question, involved extensive labour, skill
and judgment, I am satisfied that the whole process, particularly those elements involving skill and judgment, lacked the
“imagination” or “creative spark” that I determine to now be
essential to a finding of originality. I am satisfied that editorially enhanced judicial decisions should be measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they
give rise to copyright, in the same way as compilations of data
might be said to be measured following the decision of the Federal Court of Appeal in Tele-Direct.26
Par ailleurs, une décision récente du Tribunal canadien des
relations professionnelles artistes-producteurs27 a interprété qu’une
exigence supérieure de créativité et d’ingéniosité (intellectuelles)
existe pour des compilations de données seulement, ce qui constituerait une exception au principe général, applicable pour les autres
25. (1999), 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I.); jugement porté en appel.
26. (1999), 2 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I.), p. 195.
27. Re Editors’Association of Canada Certification Application, (2001), 12 C.P.R.
(4th) 62 (T.C.R.P.A.P.).
668
compilations, à l’effet que seul le travail, l’habileté et le jugement
seraient suffisants pour démontrer ce seuil d’originalité:
[...] the threshold for originality in respect of most types of compilations is a low one: generally all that is required is that
labour, skill and judgment have been expended, i.e. sweat of
brow; creative spark is not required. The exception occurs in
relation to compilations of data, where the courts have held
that, even though a great deal of labour may have been invested
in it, a compilation of data will not be considered «original» if its
creation did not require ingenuity or creative spark. (p. 82 et
83) [Références omises].
Nous croyons que ces deux dernières décisions ne s’accordent
pas sur ce point avec les décisions de la Cour d’appel fédérale dans les
affaires Télé-Direct et Édutile; celles-ci ont tranché sur la base d’un
«degré minimal de talent, de jugement et de travail», assimilant
alors ce concept à l’«élément créatif» ou «creative spark».
Ce que l’on peut également retenir de l’arrêt Edutile, c’est que
l’originalité de cette compilation de données repose uniquement sur
des éléments «non littéraires» ou «non artistiques»; l’originalité de
cette compilation semble reposer sur sa seule présentation (juxtaposition de deux colonnes précises), ce qui permet alors de s’éloigner
des données en tant que telles. Peu importe les données (qui
d’ailleurs n’avaient pas été reproduites par la défenderesse), cette
présentation particulière constituait une «production originale» pour
la Cour. Il s’agit vraiment ici du concept d’«arrangement» des données, au sens de la définition de «compilation» à la Loi sur le droit
d’auteur.
Il appert que le juge Décary semble avoir élargi la notion de
«compilation» par rapport à celle, plus restreinte, qu’il avait traitée
dans la décision Télé-Direct discutée antérieurement.
Il faut donc observer qu’une compilation de données peut, à
titre d’ensemble ou d’«œuvre résultant du choix ou de l’arrangement... de données», être notamment protégée selon sa présentation,
emportant ainsi une certaine protection pour les données ellesmêmes, que ces dernières se rattachent ou non à des «œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques» ou qu’elles relèvent
ou non «du domaine littéraire, scientifique ou artistique».
669
5. Conclusion
La question de savoir si des compilations de données peuvent
jouir de la protection accordée par l’article 5 de la Loi sur le droit
d’auteur, malgré le fait que les données colligées ne relèvent pas du
«domaine littéraire, scientifique ou artistique», semble donc pouvoir
recevoir une réponse affirmative, à la condition que ces compilations
constituent une «production originale».
Quant à cette condition d’originalité, celle-ci pourra être
remplie par la production d’une œuvre du domaine littéraire, scientifique ou artistique, ou par la présentation particulière de données,
comme sous la forme d’un «tableau», dès lors qu’il y a démonstration,
dans un cas comme dans l’autre, d’un apport intellectuel minimal,
signifiant un degré minimal de talent, de jugement et de travail.
Il sera aussi intéressant d’examiner le résultat de l’appel du
jugement de la Cour fédérale dans l’affaire de CCH Canadian Ltd. c.
Law Society of Upper Canada28, même s’il s’agit d’une œuvre littéraire et non pas d’une compilation de données, puisque si le jugement de première instance exigeant un niveau de créativité supérieur à l’habileté et au jugement devait être maintenu, ce raisonnement devrait logiquement être étendu aux compilations de données.
Nous croyons cependant qu’une telle éventualité constituerait
un renversement de la position de la Cour d’appel fédérale à cet
égard.
28. Le jugement sera peut-être rendu au moment de la publication du présent
texte.
Vol. 14, no 2
Et si Napster était une
compagnie canadienne?
René Pepin*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
2. Les nuages s’accumulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
3. La tempête éclate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
4. La situation au Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
5. Conclusion: que nous réserve l’avenir? . . . . . . . . . . . 692
*
© René Pepin, 2001.
René Pepin, professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke.
671
1. Introduction
Les décisions rendues aux États-Unis par la District Court du
Northern District de Californie en mai et juillet 20001, et en appel
par la U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit en février 20012,
dans le litige opposant une quinzaine de compagnies de disques et la
compagnie Napster, ont suscité énormément d’attention dans les
médias. C’est bien compréhensible. Le logiciel mis au point par le
créateur de Napster, Shawn Fanning, a été créé au début de l’année
1999, mais son utilisation s’est répandue comme une traînée de
poudre. Elle a permis aux internautes d’avoir accès facilement et
rapidement à des centaines de milliers de fichiers musicaux détenus
par d’autres internautes et de les télécharger rapidement et gratuitement sur leur ordinateur. L’industrie américaine du disque y a vu
une attaque vitale à son modus operandi. Qui voudra continuer à
payer pour des bandes magnétiques ou des disques compacts quand
toute la musique populaire devient accessible gratuitement? Elle a
donc cherché à obtenir une injonction interlocutoire pour forcer la
fermeture pure et simple du service offert par Napster.
Notre propos est d’étudier cette affaire, particulièrement dans
le contexte du droit canadien. En effet, le litige aurait bien pu se produire ici, si Napster avait été une compagnie canadienne et si son
logiciel avait fonctionné sur un serveur canadien. La problématique
qu’elle implique dépasse également le cadre d’un seul pays. Elle pose
la question de savoir comment les concepts fondamentaux en
matière de droit d’auteur s’appliquent dans une telle situation.
Peut-on dire de Napster qu’elle copie des œuvres protégées? Ou
qu’elle permet leur reproduction? Bénéficie-t-elle d’une exemption
quelconque, par exemple en jouissant du statut d’entreprise de télécommunications, ou en faisant jouer en sa faveur le concept d’utilisation équitable?
1. A & M Records. c. Napster, Inc. 2000 WL 573136; A & M Records c. Napster, Inc.
(2000), WL1009483.
2. A &M Records, Inc. c. Napster, Inc. (2001), 239 F3d 1004.
673
674
Nous désirons, dans un premier temps, expliquer comment les
fichiers musicaux en sont venus à pouvoir être échangés de plus en
plus facilement sur le réseau Internet. Ensuite, nous étudierons les
décisions rendues dans l’affaire Napster. Cette examen sera utile,
car nous verrons que les concepts utilisés dans la loi américaine sur
le droit d’auteur sont très semblables à ceux qu’on retrouve dans la
nôtre. Nous tenterons enfin de voir, le plus précisément possible,
comment le droit canadien aurait traité ce cas. Il s’agira évidemment
de déterminer jusqu’à quel point il y a des différences entre le droit
canadien et américain en matière de droit d’auteur, et en d’autres
domaines, comme le statut juridique des fournisseurs d’accès au
réseau Internet et des entreprises de télécommunications.
2. Les nuages s’accumulent
Plusieurs personnes semblent avoir oublié que voici quelques
années à peine, l’amateur de musique n’avait d’autre choix que de
payer le prix exigé par les disquaires pour se procurer ses pièces
favorites, ou enregistrer à l’occasion sur bande magnétique une pièce
jouée à la radio3. Le monde de l’informatique a changé tout cela. Les
premiers ordinateurs personnels sont apparus au début des années
80, mais jusqu’en 1998 il était très long et fastidieux de télécharger
un enregistrement musical. Les caractéristiques techniques des
lignes téléphoniques et le fait que le consommateur typique utilise
un modem de 56K faisaient que le téléchargement d’une œuvre de
5 minutes pouvait prendre plusieurs heures. L’invention de l’algorythme de compression MP3 a sonné l’heure du changement. Les
fichiers musicaux pouvant être compressés, leur transfert s’effectue
beaucoup plus rapidement. De plus, le fait que leur transmission se
fasse en mode numérique signifie qu’il n’y a pas de perte de qualité
chaque fois qu’une nouvelle copie d’une œuvre est faite. Napster n’a
pas inventé le format MP3, mais la mise au point de son logiciel a
permis la recherche plus rapide et le téléchargement plus facile d’un
très grand nombre de fichiers musicaux.
Il faut s’arrêter un tant soit peu aux caractéristiques du logiciel
mis au point par M. Fanning, car son mode de fonctionnement particulier a une grande importance sur le caractère applicable ou non de
plusieurs dispositions des lois américaine4 et canadienne sur le droit
3. On trouve un bon historique des changements technologiques dans: Ariel Berschadsky, «RIAA v. Napster: a Window onto the Future of Copyright Law in the
Internet Age» 18 J. Marshall J. Computer & Info. L. 755, p. 755-762.
4. Copyright Act, 17 U.S.C.A. ss. 101-1101.
Et si Napster était une compagnie canadienne
675
d’auteur. Si la compagnie Napster, créée en mai 1999, et dont les services ont été offerts au public au mois d’août, s’était contentée de
mettre sur son serveur des pièces musicales, même achetées en toute
légalité, et les offrir aux internautes, elle aurait enfreint de toute évidence plusieurs dispositions de la loi. La lecture de l’article 3 de la loi
canadienne5 permet de conclure rapidement au non-respect d’au
moins trois droits exclusifs des compositeurs: le droit de reproduire
une partie importante de l’œuvre, le droit d’en exécuter une partie
importante en public, et le droit de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre musicale. Et ce, sans compter les protections accordées par la loi aux compagnies de disques, en plus du
créateur de la pièce musicale, et le fait que les contraventions à la loi
peuvent amener des sanctions à caractère criminel.
La solution trouvée par Napster à la tâche fastidieuse de
rechercher sur le réseau Internet des fichiers MP3 fut simple et élégante6. Il suffisait de permettre aux internautes de les échanger
directement entre eux. Cela fut accompli par la création d’une base
de données contenant seulement les titres des pièces musicales,
et la création d’un logiciel (appelé «Music Share») transformant
l’ordinateur de chaque internaute consentant en serveur virtuel. On
constate donc, ce qui est très important, que les serveurs de Napster
ne contiennent qu’une liste à jour des pièces musicales détenues par
les internautes et leur adresse électronique (IP). Nous disons «les
serveurs», parce que le serveur principal de Napster est relié à 150
autres. La personne intéressée qui se connecte au serveur de Napster lui demande seulement qui possède telle ou telle pièce musicale,
identifiée par le titre, ou le nom de l’interprète, ou par un autre
moyen. Elle est orientée vers l’internaute identifié et la pièce musicale est échangée directement d’un ordinateur personnel à un autre.
On rapporte qu’en juin 2000 le nombre de fichiers en format MP3 disponibles sur Internet se chiffrait déjà à 600 000! On devine l’empressement de l’industrie du disque d’arrêter cette hémorragie. Une
poursuite a été intentée dès décembre 1999.
Quelques décisions de tribunaux ont étudié des situations où
une compagnie avait mis sur pied un système de distribution de pièces musicales par Internet, qui ont toutes conclu à une violation de la
loi américaine. Ainsi, en 1993, dans Frank Music Corp. c. Compuserve Inc.7, la demanderesse a accusé Compuserve, un fournisseur
5. L.R.C. (1985), c. C-42.
6. Supra, note 4, p. 759-60.
7. 839 F. Supp. 1552 (M. D. Fla 1993).
676
d’accès, d’avoir violé ses droits d’auteur dans une chanson. Compuserve se serait rendue coupable de contrefaçon en permettant à ses
clients de télécharger sur un de ses babillards électroniques des pièces musicales, en conservant sur son serveur une copie de ces pièces
musicales et en permettant à d’autres clients de télécharger les
fichiers musicaux. Compuserve s’est défendue en arguant que le service de babillard électronique était géré par une autre compagnie,
qui était responsable du contenu, et qu’il lui était physiquement
impossible de vérifier tous les messages affichés quotidiennement
pour détecter ceux contenant des fichiers musicaux. L’affaire a été
réglée hors cour deux ans plus tard, non sans que Compuserve verse
568 000 $ en dommages-intérêts. Ce qui n’est pas loin d’un aveu de
culpabilité...
Une autre affaire plus importante est survenue en 1995 dans:
Religious Tech. Ctr. c. Netcom On-Line Comm. Servs. Inc.8. Netcom
était accusée d’avoir permis à un de ses abonnés de placer sur un de
ses serveurs hébergeant des groupes de discussion des textes de
l’Eglise de Scientologie protégés par le droit d’auteur. Le tribunal a
d’abord noté que ce n’était pas Netcom qui avait copié les textes incriminés. Il fit ensuite une analogie, qui va être reprise dans l’affaire
Napster, entre Netcom et le propriétaire d’une machine à photocopier. Il estima (dans un jugement interlocutoire) que Netcom ne pouvait être coupable de contrefaçon que si l’on prouvait qu’elle savait ou
aurait dû savoir que son service était utilisé de façon à enfreindre la
loi. Malheureusement pour nous, la cause fut réglée hors cour, donc
avant d’être jugée au mérite.
3. La tempête éclate
La Record Industry Association of America («RIAA»), est une
association regroupant presque 90 % des maisons de disques. Elle se
voue à la défense de leurs intérêts économiques. Elle a intenté coup
sur coup des poursuites juridiques contre les compagnies MP3.com,
en janvier 20009 et Napster, en décembre 1999. Le litige contre
MP3.com est plus simple à résumer. La compagnie a littéralement
copié des dizaines de milliers de disques compacts sur son site web.
Elle prétendait offrir aux internautes le service suivant: ils pouvaient charger sur son site leur musique préférée, «ré-arranger» les
pièces dans une autre séquence si voulu, et la possibilité de les écouter partout sur terre. Il y avait supposément un système de vérifica8. No. C-95-20091 RMW, 1997 U.S. Dist. LEXIS 23572 (N. D. Cal. Jan. 3, 1997).
9. UMG Recordings Inc. c. MP3.com. Inc. 92 F Supp.2d 349.
677
tion du fait que l’internaute avait réellement acheté les pièces téléchargées. Mais c’était plus une vérification de la possession que du
droit de propriété, et elle n’était pas effectuée systématiquement. La
compagnie se défendit en tentant de faire jouer l’exception appelée
«utilisation équitable», sur laquelle nous reviendrons bientôt. Le tribunal rejeta cet argument et accorda l’injonction réclamée, notant
que la compagnie «volait» littéralement et ostensiblement le fruit du
travail effectué par les compagnies de disques.
Dans l’affaire Napster, la RIAA a aussi réclamé ce que l’on
appellerait au Canada une injonction interlocutoire. Trois décisions
ont été rendues, deux en première instance, et une en appel. La première ne traite pas de concepts de droits d’auteur, car Napster a
cherché à éviter toute responsabilité juridique en prétendant qu’elle
était visée par l’exemption prévue dans la loi intitulée Digital Millenium Copyright Act10.
Cette loi tire son origine de deux textes adoptés par le Congrès
en 1972 et 1995. La Phonorecord Act (1972)11 a reconnu clairement
un droit d’auteur sur les enregistrements sonores d’une œuvre musicale, mais sans traiter spécifiquement de la question de leur représentation publique, ni de leur transmission par Internet. La Digital
Performance Right in Sound Recordings Act (1995) a reconnu pour la
première fois un droit, pour le détenteur du droit d’auteur, sur les
exécutions publiques des œuvres musicales, mais dans des cas limités seulement. En 1998 la DMCA a innové, si on la compare à ce qui
existe au Canada, car le Congrès a traité spécifiquement de la transmission des œuvres par le réseau Internet. Elle porte, entre autres,
sur la situation juridique des stations traditionnelles de radio, qui
voulaient transmettre leur signal tant par ondes hertziennes , i.e. de
la façon traditionnelle, que sur le réseau Internet, par mode numérique.
La loi a confirmé l’obligation de ces entreprises de posséder un
permis, puisque les détenteurs de droits sur les disques avaient un
contrôle exclusif sur la distribution des œuvres sur le réseau Internet. Mais c’est la deuxième partie de la loi qui présente plus d’intérêt
pour l’affaire Napster. Elle traite de la responsabilité des fournisseurs d’accès en ce qui concerne le droit d’auteur. Elle les exempte de
toute responsabilité lorsque certaines conditions sont respectées. La
10. Ci-après DMCA. La loi a été adoptée en 1998: Pub. L. No. 105-304.
11. Pour un survol de ces différentes législations, cf. Edward R. HEARN, «Music
and the Internet: Special Problems and Emerging Solutions», 631 PLI/ Pat
1285, p. 1297et s.
678
question pour Napster était donc double: la compagnie peut-elle,
d’abord, être considérée comme juridiquement un fournisseur
d’accès et, si oui, rencontre-t-elle toutes les conditions nécessaires
pour bénéficier de l’exemption?
La loi modifie l’article 512(a) du Copyright Act12. Cette disposition est cruciale. Elle prévoit d’abord qu’est considérée fournisseur
d’accès l’entreprise dont le travail consiste à transmettre ou aiguiller
de l’information, ou fournir des connexions pour de l’information qui
passe par son système, ou qui store temporairement de l’information
dans le cadre de son entreprise. Cinq conditions doivent être satisfaites, qui sont:
a)
que la transmission soit initiée par une personne autre que
le fournisseur d’accès;
b)
que la transmission de l’information, son aiguillage et les
différentes connexions soient faites par des appareils automatiques, sans sélection d’information par le fournisseur
d’accès;
c)
ce fournisseur n’est pas celui qui choisit le récipiendaire de
l’information transmise;
d)
il ne store par d’informations dans le cadre de son service
qui seraient accessibles à des personnes autres que les destinataires; et
e)
il n’y a aucune modification du contenu de l’information
transmise.
On peut dire, de façon générale, qu’il s’agit de savoir si une
entreprise agit essentiellement comme un conduit passif pour de
l’information qui transite par son service.
La juge Marylin H. Patel, juge en chef de la U.S. District Court,
a d’abord dit qu’il fallait appliquer la règle du «plain language» pour
interpréter l’article 512(a) de la loi, i.e. tenir compte de la totalité du
texte et de son objectif, de façon à donner effet à l’intention du Congrès13. En cas de doute, si une disposition n’est pas claire, on peut
recourir à l’historique de la loi. Sa conclusion principale est à l’effet
12. 17 U.S.C. ss. 101-1101.
13. Supra, note 1, par. 6.
679
que, même en considérant que le système de Napster comprend les
ordinateurs des usagers, la compagnie ne peut être juridiquement
considérée comme fournisseur d’accès. C’est que la loi emploie les
mots «providing connections through a system or network controlled
or operated by or for the service provider».
Or, les pièces musicales ne passeraient pas «à travers» le système de Napster. Une fois les connexions établies entre l’ordinateur
d’un «requérant» et celui de la personne qui possède une copie de la
pièce recherchée, l’échange se fait par le réseau Internet, et non par
les divers serveurs opérés par Napster. Le service de Napster ne
faisait qu’identifier une adresse IP recherchée et fournir une
connexion. L’intention du Congrès était de ne viser que les entreprises qui jouent le rôle de «conduit» pour des communications entre des
tierces parties14. Napster, qui pensait tirer profit du fait que les
fichiers musicaux n’étaient pas sur ses serveurs, a vu cette situation
se retourner contre elle.
Mais ce n’est pas tout. L’article 512(a) prévoit une exemption
pour les systèmes qui pourraient faire infraction à la loi sur le droit
d’auteur «by reason of the provider’s transmitting, routing or providing connections through a system or network controlled or operated
by or for the service provider». Le tribunal venait d’établir que la dernière partie de cette disposition ne visait pas Napster. Restait à vérifier si la compagnie bénéficiait de l’exemption parce qu’elle faisait du
«transmitting» ou du «routing» de fichiers musicaux. Ici aussi, la
réponse fut négative, essentiellement pour le même motif. Napster
ne faisait pas d’aiguillage («routing»), puisque la transmission des
fichiers se faisait par le réseau Internet «régulier», si l’on peut dire.
La juge Patel a ajouté que, même si son interprétation de
l’article 512(a) s’avérait erronée, Napster ne pouvait être exemptée
de responsabilité car d’autres articles de la loi imposent des obligations aux fournisseurs d’accès qui sont mis au courant que des infractions à la loi sur le droit d’auteur sont commises par leurs clients15.
L’article 512(i) est à l’effet que le fournisseur d’accès doit avoir
adopté et doit appliquer une politique à l’effet de débrancher l’accès
aux usagers qui font souvent infraction à la loi. La preuve a montré
que Napster avait une telle politique, mais pour la forme seulement,
et ne l’appliquait pas.
14. Ibid., par. 7.
15. Ibid.
680
La seconde décision, en juillet 2000, porte sur l’application du
Copyright Act. La loi DMCA contient en effet un article à l’effet
qu’elle ne change en rien les autres dispositions de la loi américaine
sur le droit d’auteur. Celui qui ne peut bénéficier de l’exemption
prévue pour les fournisseurs d’accès se trouve dans l’obligation de
montrer qu’il n’a pas enfreint la Copyright Act. Napster était accusée
de trois infractions: «direct infringement», «contributory liability», et
«vicarious liability»16. Ces concepts se retrouvent dans la loi canadienne, sauf le dernier.
Par «direct infringement», l’industrie du disque alléguait que
Napster avait enfreint elle-même un ou plusieurs des droits fondamentaux des détenteurs du droit d’auteur. Elle reproduisait les
œuvres, ou les exécutait en public, ou les transmettait par télécommunication.
Le concept de «contributory infringement» a son équivalent au
paragraphe 27(2) de la loi canadienne. Il interdit la collusion entre
un contrefacteur et une autre personne qui connaît et tolère ces illégalités. En l’occurrence, la disposition interdit de mettre en circulation un enregistrement sonore «alors que la personne qui accomplit
l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit».
Le concept de «vicarious infringement» correspond à la responsabilité du fait d’autrui, traitée à l’article 1457 alinéa 3 du Code civil
du Québec. Mais il n’a pas d’application au niveau du droit canadien
sur le droit d’auteur. Notre droit considère que le lien juridique entre
un contrefacteur et la personne qui a conçu l’appareil qu’il utilise est
trop ténu pour qu’on puisse envisager une responsabilité du fabricant17.
La RIAA a aussi gagné ce second litige, la juge lui ayant accordé
l’injonction réclamée. La juge Patel a considéré que la preuve attestait que presque 90 % des œuvres téléchargées par les utilisateurs de
Napster étaient protégées par le droit d’auteur. Le but essentiel du
«service» mis sur pied par la compagnie était l’échange de fichiers
musicaux sans tenir compte des droits des compositeurs ou des
compagnies de disques. Comme l’a écrit la juge dans des motifs plus
élaborés fournis en août 2000, «The substantial or commercially
16. Voir John DELANEY, «The Law of the Internet: a Summary of U.S. Internet
Caselaw and Legal Developments» 631 PLI / Pat 31, p. 74 et s.
17. Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 1998, 5e éd., p. 379 et s.
681
significant use of the service was, and continues to be, the unauthorized downloading and uploading of popular music, most of which is
copyrighted»18. Il y avait donc violation directe des droits de ces personnes, ce que la loi appelle «direct infringement», au moins par les
clients de Napster.
On était aussi en présence de «contributory infringement», que
la jurisprudence définit ainsi: «a contributory infringer is one who
with knowledge of the infringing activity induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another»19. Encore ici
la preuve était accablante. Des documents émanant de la direction
de Napster démontraient qu’on savait très bien que des milliers de
fichiers en format MP3 étaient chargés sur le système et téléchargés
systématiquement20.
Restait à savoir si Napster pouvait bénéficier de l’exemption
prévue à la loi par le concept d’utilisation équitable, appelé «fair
use». Cette notion existe aussi en droit canadien, mais elle est bien
différente, comme on le verra plus loin. Aux États-Unis, un amendement législatif a énoncé quatre critères à considérer pour établir si
on est en présence d’une utilisation équitable. Ils ont été explicités en
jurisprudence par la Cour suprême dans la décision Sony en 198421,
lorsque s’est posée la question de la légalité de l’utilisation des appareils vidéo. Ces critères sont les suivants.
Il y a d’abord le but et la nature de l’usage qui est fait de l’œuvre
enregistrée. Plus il semble qu’il sera fait un usage commercial de
l’œuvre enregistrée, plus un tribunal sera enclin à conclure à une
violation de la loi. On considère ensuite la nature de l’œuvre en jeu,
i.e. que plus il s’agit d’une œuvre de pur divertissement, plus un tribunal conclura rapidement à une violation de la loi; à l’inverse, une
émission de nouvelles ou d’affaires publiques pourra être enregistrée
impunément. Puis vient le critère de la portion de l’œuvre enregistrée: plus on est face à un enregistrement de la totalité d’une
œuvre, plus il y a danger de violation de la loi. Enfin, le dernier critère, et le plus important, concerne l’impact économique sur le marché de l’œuvre copiée. Puisqu’une loi sur le droit d’auteur cherche à
18. Cf. 114 F. Supp.2d 896, p. 912.
19. Cf, inter alia, Fonovisa inc. c. Cherry Auction Inc. 76 F.3d 259, 264 (9th Cir.
1996).
20. Cf. supra, note 19, p. 918, où la juge Patel écrit: «… facilitating the unauthorized exchange of copyrighted music was a central part of Napster, Inc.’s business strategy from the inception».
21. Sony Corp. of America c. Universal City Studios, Inc. 104 S. Ct. 774 (1984).
682
permettre aux créateurs de tirer un avantage économique de leur
travail, toute action qui leur enlève cette possibilité sera jugée illégale.
Les critères énumérés dans la loi ne sont pas cumulatifs. Le fait
de ne pas en rencontrer un n’implique donc pas nécessairement
qu’une utilisation n’est pas équitable. Leur poids relatif n’est pas
spécifié dans la loi, ni par les tribunaux. Sauf le dernier, tout reste un
cas d’espèce: un juge peut estimer déterminant le fait que l’un ou
l’autre des critères ne soit pas rencontré.
En l’occurrence, la Cour a déterminé que la défense de «fair
use» ne pouvait être invoquée par Napster. Le premier critère, qu’on
aurait pu croire satisfait, au motif que les utilisateurs de Napster
n’agissaient pas dans un but de lucre, ne l’était pas. La juge Patel a
estimé que le fait de charger et télécharger à grande échelle des pièces musicales ne pouvait être considéré une utilisation personnelle.
Le fait aussi que les clients de Napster obtenaient gratuitement un
service pour lequel ils auraient dû notamment payer laissait conclure qu’ils en retiraient un avantage économique22. Quant aux
deuxième et troisième critères, il était évident qu’ils n’étaient pas
satisfaits: il s’agissait d’œuvres de pur divertissement, qui étaient
copiées en totalité. Le dernier critère a été plus problématique. En
un sens, l’industrie du disque avait raison de dire que l’utilisation
effrénée de Napster lui faisait perdre des millions de dollars de ventes. Cela réduisait le volume de ventes de disques CD aux jeunes, et
elle était empêchée en pratique de mettre sur pied un service de
vente «en ligne» de pièces musicales.
Mais Napster a montré que cela n’était pas si évident. Son
service pouvait dans certains cas mousser les ventes de disques,
notamment en aidant de nouveaux artistes à se faire connaître des
amateurs de musique. Les internautes pouvaient aussi écouter une
chanson provenant d’un disque CD avant de prendre la décision
d’acheter le disque. Toutefois, cela ne fut pas suffisant pour convaincre la cour. La preuve d’une violation massive de la loi était
tout simplement trop forte. Et même si l’argument selon lequel
l’échantillonnage de pièces stimulerait les ventes des disquaires
était véridique, il n’empêcherait pas que dans un tel cas on viole les
droits des créateurs à accorder des licences de reproduction et de contrôler l’exploitation de leurs œuvres dans les marchés dérivés. La
jurisprudence a rejeté l’argument selon lequel une pratique qui pour22. Ibid.
683
rait faire augmenter les ventes d’une compagnie détenant des droits
d’auteur atténuerait ou «annulerait» son droit d’exiger le plein paiement des droits d’auteur23.
On a rejeté enfin un argument basé sur le «space shifting», i.e.
que Napster permettrait aux internautes de ré-arranger dans l’ordre
de leur choix des pièces musicales qu’ils possèdent déjà. La preuve
n’était tout simplement pas crédible sur ce point. Le tribunal a donc
enjoint Napster de cesser toute pratique facilitant la violation de la
loi américaine sur le droit d’auteur. Elle devait aussi s’entendre avec
les compagnies plaignantes sur la façon de respecter l’injonction, en
identifiant les œuvres protégées et en élaborant un logiciel qui ferait
en sorte qu’elles ne puissent plus être copiées impunément.
Le 12 février 2001 les décisions rendues en première instance
ont été confirmées pour l’essentiel en appel, même si l’injonction
interlocutoire a été temporairement levée, en attendant la décision
relative à la demande d’injonction permanente. Le juge Beezer, au
nom de la Cour, a rappelé d’abord l’étendue du contrôle juridique
qu’elle exerce à l’égard des décisions en première instance. On constate qu’il s’agit d’une norme semblable à celle applicable en droit
canadien. Elle doit déterminer si, dans la décision en première instance, on a appliqué les bonnes normes juridiques pour l’émission
d’une injonction interlocutoire, et si elle contenait des erreurs juridiques manifestes24.
En ce qui concerne une violation directe du droit d’auteur, les
demanderesses devaient prouver qu’elles possédaient des droits
d’auteur sur des œuvres musicales et qu’un des droits exclusifs
accordé par la loi avait été violé. Aux yeux de la Cour, les utilisateurs
du service de Napster violaient manifestement la loi. En «chargeant»
une œuvre sur un des serveurs de Napster, on violait les «distribution rights» des plaignantes et, en téléchargeant une pièce musicale,
on ne respectait pas leurs droits exclusifs de reproduire les œuvres25.
Pouvait-on prétendre qu’il s’agissait d’une utilisation équitable? Sur ce point, le juge Beezer a confirmé toute l’analyse faite par
23. Ibid., p. 914 in fine.
24. Supra, note 2, p. 1013.
25. Ibid., p. 1014. Cette norme apparaît à plusieurs endroits dans la décision. Par
exemple: «Defendant has failed to show any basis for disturbing the district
court’s findings» (p. 1017), «The district court determined that plaintiffs in all
likelihood would establish Napster’s liability as a contributory infringer. The
district court did not err.» (p. 1020).
684
la cour de première instance. On se rappelle que le premier critère
porte sur la nature et le but de l’utilisation faite d’une œuvre. Selon
la jurisprudence, les tribunaux hésitent à parler d’utilisation équitable lorsqu’une œuvre originale est simplement transmise par un
médium différent26. Les utilisateurs de Napster faisaient un usage
commercial des œuvres musicales, même sans en retirer un bénéfice
financier chiffrable. C’est que le résultat de leurs activités était qu’ils
obtenaient gratuitement une chose pour laquelle ils auraient normalement dû payer. On ne peut dire non plus qu’on fait un usage
personnel d’un fichier lorsqu’on le transmet à un demandeur anonyme27. La cour d’appel a entériné le jugement du tribunal de première instance sur les second et troisième critères.
Quant au quatrième critère, l’impact de l’utilisation sur le marché de l’œuvre originale, on avait jugé en première instance que
Napster rendait plus difficile l’exploitation commerciale des œuvres
en saturant le marché des étudiants de niveau collégial et universitaire, rendant plus difficile pour les compagnies plaignantes la possibilité de vendre les œuvres par modes numériques. Sur ce point, les
arguments de Napster sur le «sampling» et le «space shifting» ont été
rejetés, i.e. qu’on n’a pas trouvé d’erreur dans l’appréciation des faits
de la juge Patel. Il y avait cette réalité incontournable que plus les
utilisateurs de Napster téléchargent d’œuvres musicales, moins ils
sont susceptibles de vouloir acheter de disques et plus ils rendent difficile la possibilité pour les compagnies de disques d’exploiter le marché numérique des œuvres28.
En ce qui concerne l’argument du «contributory infringement»,
la cour a assez rapidement confirmé le jugement de première instance. La juge n’y va pas de main morte: Napster, par sa conduite,
montre qu’elle savait que la loi était violée, aidait les gens à la violer
et, même, encourageait cette pratique29! Quant à la «vicarious liability», le tribunal a simplement dit que le dossier lui permet d’accepter
la conclusion tirée en première instance que les compagnies plaignantes ont montré une forte possibilité de succès sur ce point
lorsque l’injonction sera débattue au mérite30. Il en fut de même pour
la question de l’application de la loi Digital Millenium Copyright Act.
La cour n’a pas tranché de façon définitive la question en jeu. Elle
s’est contentée de reconnaître que les plaignantes avaient soulevé
26.
27.
28.
29.
30.
Ibid., p.1015.
Ibid., p. 1017-19.
Ibid. p. 1019.
Ibid., p. 1024.
Ibid., p. 1025.
685
une difficulté sérieuse quant à la possibilité de Napster d’en bénéficier et que la balance des inconvénients jouait en leur faveur31.
En somme, la seule différence notable entre la décision en appel
et celle en première instance porte sur l’étendue de l’injonction à
accorder. On a estimé en appel que l’injonction accordée en première
instance avait une trop grande portée, parce qu’on avait placé un fardeau de preuve trop lourd sur les épaules de Napster. On a plutôt
jugé ici que les demanderesses devaient fournir à Napster une liste
des œuvres protégées avant que celle-ci ait le fardeau d’empêcher
l’accès à ces œuvres32.
4. La situation au Canada
Comme nous l’avons indiqué en introduction, nous allons chercher à être systématique dans notre étude, pour éviter d’exposer des
généralités qui ne feraient que laisser le lecteur dans une grande
incertitude. Notre tâche ne sera pas si difficile, car la situation juridique de Napster au Canada, à notre avis, est plus facile à circonscrire qu’aux États-Unis. Nous allons vérifier d’abord son statut
juridique, pour voir si elle peut prétendre être une entreprise de télécommunications et, ensuite, quelles prescriptions de la loi canadienne sur le droit d’auteur lui sont applicables.
Napster ne pourrait tout simplement pas prétendre ici avoir le
statut d’une entreprise de télécommunications. C’est qu’à la différence de la loi américaine, notre Loi sur les télécommunications33
prévoit en son paragraphe 16(4) qu’ «il est interdit à l’entreprise
canadienne d’opérer comme entreprise de télécommunications si elle
n’y est pas admissible aux termes du présent article». Une entreprise
ne peut pas se conférer à elle-même ce statut, même si elle le voulait
désespérément. Il faut être une personne morale incorporée en vertu
d’une loi fédérale ou provinciale en tant qu’entreprise de télécommunications, ou avoir agi à ce titre de façon ininterrompue depuis
198734. Le CRTC peut aussi reconnaître ce statut35. Plus précisément, il peut exempter des entreprises de radiodiffusion de certaines
31.
32.
33.
34.
Ibid., p. 1027.
Ibid.
L.R.C. (1985), c. T-3.4.
Ibid., art. 16(1) et 16(2). Si ce n’était que des définitions contenues à l’article 2
de la loi pour des «services de télécommunications». Mais le libellé de l’article
16 ne laisse pas de doute à ce sujet.
35. F. THEMENS, Internet et la responsabilité civile, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 1998, p. 87.
686
prescriptions de la Loi sur la radiodiffusion36 parce que certaines de
leurs activités dépassent le cadre de cette loi37. On sait que certaines
entreprises de télévision par câble cherchent à l’obtenir, pour augmenter la gamme de services offerts au public. Mais encore faut-il le
demander, ce que Napster n’a pas fait, dans l’hypothèse que nous
envisageons, où elle exercerait ses activités au Canada.
Il est vrai que si Napster était considérée comme entreprise de
télécommunications, sa responsabilité serait éliminée quant au
contenu de ce qu’elle véhicule. En effet, l’article 36 de la Loi sur les
télécommunications est clair sur ce point. Il prévoit qu’ «il est interdit
à l’entreprise canadienne (...) de régir le contenu ou d’influencer le
sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le
public»38. Ajoutons tout de suite que la situation n’a pas toujours été
si claire. C’est que la loi actuelle ne date que de 1993 et, dans
l’ancienne loi, il n’y avait pas de disposition qui tranchait clairement
cette question. C’est la jurisprudence qui a dû, à la fin du 19e siècle,
décider si les premières entreprises de télécommunications, les compagnies de télégraphe, étaient responsables civilement du contenu
de ce qu’elles véhiculaient. Après quelques hésitations, elle a formulé
une exception à la règle du droit civil à l’effet que celui qui reproduit
des propos diffamatoires est également «coupable» de diffamation39.
Mais on doit reconnaître que cette règle relative à la diffamation ne résout pas nécessairement la question de savoir si les
entreprises de télécommunications peuvent être jugées responsables
d’une violation du droit d’auteur. C’est probablement pour cela qu’a
été adopté l’alinéa 2.4(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur à l’effet que,
dans le cadre d’une communication au public d’une œuvre par télécommunication, «n’effectue pas une communication au public la
personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunications nécessaires pour que celui-ci l’effectue». Nous devrons donc
étudier la portée de cette disposition dans le cadre de l’étude de la
Loi sur le droit d’auteur40.
36.
37.
38.
39.
L.R.C. (1985), c. B-11.
P. TRUDEL et al., Droit du cyberespace, Montréal, Thémis, 1997, p. 9-18.
Supra, note 33, art. 36.
Pour une revue de ces décisions, cf. P. TRUDEL et al., supra, note 38, p. 5-10 et
s. Certains considèrent que cette question n’est pas totalement solutionnée.
Dans une étude préparée pour le compte du ministère fédéral de l’Industrie et
du Commerce, Mark Hayes écrit: «La loi canadienne n’a jamais adopté l’exemption accordée aux «transporteurs publics» qu’applique la loi américaine aux
délits fondés sur la faute». Voir Étude de la responsabilité relative au contenu
circulant sur Internet, <http://www.strategis.i.gc.ca/SSGF/sf03023.f.html>.
40. Supra, note 5.
687
Cette Loi sur le droit d’auteur cherche à protéger la valeur économique du travail des créateurs. Il faut qu’ils aient créé cependant
une œuvre qui fasse partie d’une des quatre catégories d’œuvres que
la loi reconnaît: les œuvres littéraires, artistiques, musicales ou dramatiques41. La protection accordée aux œuvres musicales s’étend à
quatre catégories de personnes: le créateur de la pièce musicale
écrite sur des portées, qu’on appelle le compositeur, le créateur des
paroles qui peuvent l’accompagner, la compagnie qui a endisqué
l’œuvre et l’artiste-interprète. La protection accordée par la loi est
essentiellement formulée à l’article 3 et est certes, à première vue,
très complète. Cette disposition reconnaît un droit exclusif au titulaire d’un droit d’auteur à l’égard:
a)
de la reproduction de son œuvre;
b)
de son exécution en public;
c)
de son enregistrement42; et
d)
de sa communication au public par télécommunication43.
Il faut donc d’abord vérifier si le service offert par Napster contrevient à l’un quelconque de ces droits. Il nous apparaît évident que
le client de Napster qui utilise son service pour télécharger gratuitement des pièces musicales viole manifestement les droits énoncés à
l’article 3. Ce qui est plus délicat, c’est la question de savoir si Napster elle-même commet des infractions à la loi. Comme on l’a déjà
mentionné, ce qui rend la situation particulière, c’est que Napster
n’exploite que des serveurs contenant des listes de noms de pièces
musicales et des adresses IP. Ce n’est pas elle qui charge ces pièces
musicales sur ses serveurs. Ce n’est pas elle non plus qui les envoie
aux internautes.
Napster viole-t-elle les droits prévus à l’article 3? Il n’y a pas de
jurisprudence à ce sujet. Mais il semble que les décisions américaines soient assez facilement applicables ici44, vu la similitude des
concepts juridiques qu’on retrouve dans les lois. Une chose est évi41.
42.
43.
44.
Ibid., par. 5(1).
Ibid., al. 3(1)d).
Ibid., al. 3(1)f).
Cf. Mark HAYES, supra, note 40, et Commission du droit d’auteur «Tarif des
droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales» décision du 27
octobre 1999, disponible à www.cb-cda.gc.ca/decisions/m27101999-b.pdf.
688
dente: les clients de l’entreprise violent plusieurs des droits exclusifs
énumérés à l’article 3 lorsque des fichiers musicaux sont téléchargés
par Internet. On peut à tout le moins dire sans hésitation que, dans
un tel cas, il y a reproduction d’une œuvre. Cela ne signifie pas pour
autant que Napster elle-même accomplit l’un des actes énumérés à
l’article 3. Mais le dernier paragraphe du paragraphe 3(1) accorde
aussi au titulaire du droit d’auteur le droit exclusif d’autoriser quelqu’un d’autre à accomplir l’un des gestes que la loi lui réserve exclusivement. Peut-on dire que Napster est visée par cette disposition, en
ce sens qu’elle violerait le droit exclusif des détenteurs de droits
d’auteur d’autoriser l’accomplissement d’une des choses prévues à
l’article 3?
La question est délicate, mais il nous semble que non. La jurisprudence canadienne est à l’effet que lorsqu’un tiers se sert de matériel pour violer le droit d’auteur, le propriétaire du matériel ne
commet pas lui-même de violation s’il n’a pas de contrôle sur la façon
dont le matériel est utilisé45. Il nous semble que Napster pourrait
repousser une accusation d’avoir violé l’article 3 in fine en arguant
qu’elle ne prend pas directement part à la reproduction des œuvres
et que, sur la page d’accueil de son site, il est mentionné que les utilisateurs doivent tenir compte de la Loi sur le droit d’auteur46. Il y a
une différence importante entre l’interdiction du paragraphe 27(1) et
celle du paragraphe 27(2). Le premier paragraphe de cet article
interdit d’accomplir un geste que la loi, notamment à l’article 3,
réserve exclusivement aux créateurs. C’est ce que nous venons
d’étudier. En vertu du deuxième paragraphe, est interdite la fixation
d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication lorsque
la personne qui accomplit l’acte «sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit». Au niveau
du paragraphe 27(1), une intention innocente n’est pas un moyen de
défense, et le fait d’ignorer l’existence d’un droit d’auteur n’excuse
aucunement sa violation 47.
Mais même si on pouvait envisager que lorsqu’un client de
Napster charge sur son ordinateur une pièce musicale, ce n’est pas la
compagnie qui «reproduit» ou «représente» l’œuvre, ni autorise ces
45. Pour une bonne revue de cette jurisprudence, cf. J. S. MCKEOWN, Fox Canadian Law of Copyright and Industial Designs, Toronto, Carswell, 3e éd., 2000,
p. 412-8.
46. En doctrine, cf. N. TAMARO, Loi sur le droit d’auteur. Texte annoté, Toronto,
Carswell, 1998, p. 242-255, pour une analyse du paragraphe 3(1) in fine.
47. C’est que le droit d’auteur étant un droit de propriété, il n’est pas pertinent de
plaider un mobile ou une intention.
689
gestes, il semble presque assuré qu’on doive conclure que Napster
transmet les œuvres au public par télécommunication, contrairement à l’alinéa 3(1)f). On sait que la loi a été amendée (en 1988 et
1997) pour viser les communications «au public» et non plus «en
public», pour éviter de ne viser que les représentations en direct
devant un grand public48.
La Commission du droit d’auteur du Canada a rendu une
importante décision en octobre 1999 sur la question de l’application
des droits d’auteur sur le système Internet. Elle était attendue
depuis quatre ans. On devine qu’elle aura un impact juridique
important. La Commission n’a pas le pouvoir, comme un tribunal,
d’interpréter la loi mais, comme entité administrative spécialisée
dans ce domaine, elle peut espérer des tribunaux beaucoup de
respect à l’égard de ses positions. A son avis, une transmission
d’information par Internet est une communication par télécommunication, puisque cela rencontre la définition de «télécommunication»
contenue à l’article 2 de la loi49. De plus, il y a communication au
public d’une œuvre dès qu’elle est effectivement transmise par Internet. Et il y a communication au public «chaque fois qu’une personne
du public utilise un navigateur pour avoir accès à l’œuvre enregistrée sur l’ordinateur d’origine»50. Sa position est donc très claire
sur ce point.
Doit-on considérer que Napster viole le paragraphe 27(2) de la
loi canadienne parce qu’elle met en circulation une œuvre alors
qu’elle «sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit»? Selon la doctrine, il faut répondre
oui, sans grande hésitation51. Le terme «autoriser» n’est pas défini
dans la loi mais, selon la jurisprudence anglaise et canadienne, il
faut lui donner son sens ordinaire, i.e. «sanctionner, appuyer, soutenir». Dans le cas où l’auteur présumé d’une violation a fourni du
matériel qui a servi à violer le droit d’auteur, la jurisprudence considère jusqu’à quel point le propriétaire du matériel avait un contrôle
sur la façon dont il a été utilisé. Ainsi, dans l’affaire Muzak52, la Cour
suprême a jugé que la compagnie, qui possédait une licence pour
48. C’est le résultat auquel ont conduit des décisions comme Can. Admiral c. Rediffusion, [1954] R.C.É. 382.
49. Pour un résumé de la décision de la commission, cf. MCKEOWN, Fox Canadian
Law of Copyright and Industrial Designs, Toronto, Carswell, 2000, 3e éd, p. 502
et s.
50. Commission du droit d’auteur, supra, note 45, p. 36 et s.
51. Mark HAYES, supra, note 40, dans la section «autorisation d’une violation du
droit d’auteur».
52. [1953] 2 R.C.S. 182.
690
enregistrer certaines œuvres protégées, ne violait pas la loi simplement en louant ces enregistrements à des tiers au Canada. Rien
n’indiquait que Muzak garantissait le droit d’exécuter les œuvres en
public sans payer de droits et elle ne faisait rien qui «participe d’une
association ou d’une relation commerciale similaire»53.
On peut peut-être voir mieux le critère utilisé par nos tribunaux en considérant une affaire des États-Unis: CBS Inc. c. Ames
Records & Tapes Ltd.54. Un magasin de disques permettait à des
clients éventuels de louer des disques. Ils pouvaient donc les emmener chez eux et les copier sur ruban magnétique. Il fut jugé que le
magasin ne violait pas la loi car il ne sanctionnait pas, ni ne soutenait, ni n’appuyait le fait que ses clients violent la loi. On voit la différence avec la situation dans l’affaire Napster. Le service de la
compagnie n’existe que par et pour une violation de la loi, si on peut
s’exprimer ainsi. Il sert essentiellement aux internautes à télécharger des fichiers musicaux protégés. Il y a mobile commun entre
Napster et ses «abonnés»: les deux agissent de concert. Dans le cas
d’une violation alléguée du paragraphe 27(2) de la loi canadienne, il
appartient au demandeur de faire la preuve de la connaissance chez
le défendeur de l’existence des droits d’auteur. Ce fardeau est normalement considéré comme lourd. Mais il ne poserait pas de problème
dans l’hypothèse qui nous intéresse. Le demandeur peut bénéficier
aussi de l’article 39, à l’effet que lorsque le droit d’auteur est dûment
enregistré sur une œuvre, le défendeur est réputé avoir un motif
raisonnable de soupçonner que le droit d’auteur subsiste sur ces
œuvres55.
En doctrine, Jacques Labrèche abonde dans ce sens. À son avis,
il y a violation des alinéas 27(2)b) et 27(2)c) de la loi canadienne, en
ce sens qu’à l’égard d’un signal de communication, il y a «mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur», et
«mise en circulation (...) dans un but commercial»56. En effet, les activités de Napster sont clairement commerciales, même si son logiciel
est gratuit, et on ne peut prétendre que les échanges de fichiers
musicaux entre les internautes ne sont que des communications
privées.
53.
54.
55.
56.
Ibid., p. 189.
[1982] Ch. 91.
J.S. MCKEOWN, supra, note 50, p. 524.
Cf. «Droit d’auteur et Internet: l’affaire Napster», p. 180 et s., dans Développements récents en propriété intellectuelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2001 (vol. no 157).
691
Napster peut-elle bénéficier de l’exemption accordée par
l’alinéa 2.4(1)b) à l’effet que «n’effectue pas une communication au
public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de
télécommunications nécessaires pour que celui-ci l’effectue»? Selon
la Commission du droit d’auteur, les «moyens» dont traite cette
disposition englobent «tous les logiciels de connexion, les services
assurant la connectivité, les installations et services offrant l’hébergement sans lesquels la communication n’aurait pas lieu, tout
comme l’équipement de communication, le logiciel et les autres installations qui font partie de l’infrastructure d’une entreprise de télécommunications»57. Ceci semble englober une entreprise comme
Napster, à première vue, mais la Commission ajoute que le rôle des
entreprises de télécommunications doit se limiter strictement à la
fourniture des moyens nécessaires à la transmission de données provenant d’autrui. Elle ne doit participer ni à la communication de
l’œuvre, ni à l’autorisation de sa communication58. Ce qui lui fait conclure que peu d’intermédiaires dans le système Internet peuvent
bénéficier de l’exemption de la loi, car il faut évaluer dans chaque cas
le rôle qu’ils jouent dans une transmission. Un fournisseur d’accès ne
peut donc pas être assuré de bénéficier à tout coup de l’article 2.4.
Napster peut-elle enfin invoquer l’exception relative à l’utilisation équitable? Ce serait très surprenant car, au Canada, cette
notion est plus restrictive que ce qui est le cas aux États-Unis.
L’article 29 de la loi canadienne, inspiré de la législation britannique, traite de «fair dealing», et non de «fair use», ce qui constitue
une différence importante. Il prévoit que ne constitue pas une violation du droit d’auteur l’utilisation équitable «aux fins d’étude privée
ou de recherche». Non seulement ne contient-il pas les quatre critères d’identification d’une utilisation équitable comme aux ÉtatsUnis, mais il limite ce concept à deux objectifs, qui peuvent profiter à
des bibliothèques ou musées, mais pas véritablement aux clients de
Napster.
Le Parlement n’a pas défini ce que constitue une utilisation
équitable, laissant cette tâche aux tribunaux, qui n’ont pas élaboré
un ensemble de règles précises, préférant trancher les cas au mérite.
On peut tout de même dire qu’ils considèrent inévitablement le
nombre et l’ampleur des citations et extraits faits d’une œuvre originale et jusqu’à quel point ils ont servi véritablement à des fins
d’étude privée ou de recherche. La totalité d’une émission de radio ou
57. Supra, note 44, p. 39.
58. Ibid., p. 40.
692
de télévision pourrait, à la limite, être enregistrée, mais par un chercheur qui aura ensuite à décider quelle partie il va utiliser pour son
propre travail59. Il ne peut donc se contenter de reproduire la totalité
d’une émission. On peut remarquer, à titre indicatif, qu’en Australie,
une loi de 1968 a limité à un maximum d’un chapitre, ou 10 % du
nombre de pages d’un volume, ce qui constituerait une utilisation
équitable aux fins de recherche ou d’étude60.
D’autre part, une étude de la jurisprudence61 montre que nos
tribunaux accordent beaucoup moins d’importance qu’aux ÉtatsUnis au critère de l’impact de la reproduction sur le marché potentiel
de l’œuvre originale. Ce qui met les utilisateurs du logiciel de Napster dans une situation encore plus délicate, vu que sont protégées
autant les œuvres qui peuvent ou non être exploitées commercialement. Comme l’a écrit Normand Tamaro:
Un principe fondamental demeure: il est interdit de reprendre
des extraits importants de l’œuvre d’un autre. L’exception au
droit d’auteur n’est donc pas une porte ouverte au libre repiquage d’œuvres préexistantes. [...] si une œuvre de critique, par
ses effets, peut détruire le marché de l’œuvre à l’origine des
emprunts, par exemple en désintéressant les consommateurs,
elle ne pourra se substituer au marché occupé par l’œuvre à
l’origine des emprunts.62
Il est difficile d’être plus clair! On voit donc que là où le bât
blesse pour les utilisateurs de Napster, c’est que, quelle que soit
l’étendue donnée au concept d’utilisation équitable, la loi canadienne
restreint les emprunts aux fins d’étude privée, ou de recherche, ou de
critique, ou de compte rendu (art. 29.1), ce qui n’est jamais pour eux
le cas.
5. Conclusion: que nous réserve l’avenir?
Il n’entre pas dans notre propos de rappeler toutes les péripéties de l’affaire Napster depuis les décisions que nous venons
d’examiner. Disons simplement que la «saga» de Napster n’est pas
59. Cf. D. VAVER, Copyright Law, Toronto, Irwin Law, 2000, p. 191-2.
60. Copyright Act, 1968 (Austrl.) chap. 63, art. 40(3) et 10(2).
61. Pour une bonne étude jurisprudentielle, cf. John S. MCKEOWN, supra, note
49, p. 549-555.
62. N. TAMARO, Loi sur le droit d’auteur. Texte annoté. Toronto, Carswell, 4e éd.,
p. 412.
693
terminée pour ce qui est de la question juridique. Une décision finale,
sur le fond du litige, n’a pas encore été rendue. Entre-temps, la RIAA
a fait parvenir à la compagnie une liste des œuvres protégées, pour
que leur accès soit bloqué, tant que n’aura pas été trouvée une façon
de prélever les redevances. Le moins qu’on puisse dire, c’est que
Napster «se traîne les pieds» dans ce dossier. En avril 2001, la juge
Patel l’a même menacée de fermeture pure et simple si elle n’arrivait
pas à se conformer à son ordre de ne plus tolérer les échanges de
fichiers musicaux protégés63.
Mais ce qui est plus troublant pour l’industrie du disque, c’est
qu’en moins d’un an sont apparus un nombre incroyable d’autres
logiciels, tels Gnutella, iMesh, CuteMX, SpinFrenzy, SafeX, FreeNet, Publius, AudioGalaxy, WinMX, BearShare, etc.64, qui permettent l’échange de fichiers musicaux sans passer par un serveur
central et qui sont de plus en plus faciles à utiliser65. Ce qui fait qu’il
sera encore plus difficile en pratique d’identifier et poursuivre les
contrefacteurs. Et ce n’est certainement pas en s’attaquant aux
internautes individuellement que sera réglé le problème de la contrefaçon!
L’industrie du disque semble avoir réalisé qu’elle ne pourra
plus imposer le statu quo absolu. Elle voit que le système Internet est
là pour rester et qu’elle doit s’adapter à cette nouvelle réalité. Ainsi,
trois grandes entreprises, Emi, Bertelsmann et AOL Time Warner,
ont conclu une entente avec RealNetworks, une entreprise de logiciels, pour lancer un service payant d’accès à la musique, appelé
MusicNet. Ses services seraient proposés sous licence à différents
sites Internet. En juin 2001, Napster s’est jointe à cet accord, mais il
lui reste à obtenir l’assentiment des grandes compagnies de disques,
qui veulent êtres rassurées quant à la façon dont les droits d’auteur
seront acquittés. Vivendi Universal et Sony, les deux autres grandes
entreprises, prévoyaient lancer en septembre 2001 une initiative
semblable sous le nom Pressplay66.
63. Cf. La Presse, 11/4/2001, p. A-13. Napster a aussi demandé au Congrès l’adoption d’un système de licence analogue à celui dont bénéficient les stations de
radio, sauf que les paiements se feraient aux compositeurs et paroliers, et non
aux compagnies de disques. Cf. La Presse, 4/4/2001, p. B-8.
64. Cf. A. BERSCHADSKY, supra, note 4, section VII: Implications for the future.
65. Cf. journal Les Affaires, 21/4/2001, p. 6: «Coupez une tête, il en repoussera
mille autres». Cf. aussi La Presse, 17 juillet 2001, p. B-7 pour la liste des logiciels disponibles à cette date.
66. Cf. The Economist, 7/4/2001, p. 69-70.
694
Reste à savoir si cela aura du succès. Tout dépendra de la capacité de l’industrie du disque d’imposer ce modèle de distribution des
œuvres musicales. Elle cherche aussi un moyen d’encoder ou encrypter efficacement les pièces musicales, de façon à ce qu’elles ne puissent être jouées que sur certains appareils, un certain nombre de fois
et après vérification de l’existence d’un achat légal. Mais à ce jour
presque toutes les tentatives de protection de données ont été
déjouées rapidement par les cracks de l’informatique67.
Quant à nous, qu’il nous suffise de faire remarquer, d’un point
de vue juridique, que le problème que la nouvelle technologie a
apporté n’en est pas un de carence de la loi, mais de difficulté de la
faire respecter. Les créateurs, interprètes et maisons de disques sont
bien protégés par la loi actuelle. On ne peut dire que c’est un cas où la
loi contient un vide qu’il faut se dépêcher de combler. Mais il reste
que l’industrie du disque est menacée jusque dans ses fondements
mêmes par une nouvelle technologie sur laquelle elle n’a pas de contrôle. À notre avis, la poursuite contre Napster ne règle à peu près
rien en pratique. On voit que plusieurs autres entreprises sont apparues, encore plus efficaces et menaçantes, et qui seront plus difficiles
à contrecarrer.
Il nous apparaît certain que les maisons de disques n’ont pas
d’autre choix que de s’adapter à la réalité du réseau Internet. Si elles
le font adéquatement, elles auront trouvé une autre façon d’exploiter
commercialement leurs produits, ce qui n’est pas impensable. Qu’on
se souvienne que l’avènement de la télévision en 1952 n’a pas signé
l’arrêt de mort du cinéma, comme on l’a craint à l’époque. De même,
l’arrivée des vidéos sur le marché en 1975 n’a pas tué non plus le
cinéma.
67. Ibid.
Vol. 14, no 2
La Loi canadienne sur le droit
d’auteur doit-elle être repansée?
Pierre-Emmanuel Moyse*
Commentaires sur le «Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique» du 22 juin 2001 produit par
la Direction de la politique de la propriété intellectuelle Industrie
Canada et la Direction de la politique du droit d’auteur Patrimoine
Canada1.
J’ai lu avec attention l’excellent document qui a été mis à la disposition du public canadien le 22 juin 2001, qui s’intitule «Document
de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique».
Cette synthèse, sous forme d’historique législatif, offre un tableau
intéressant de l’état du droit aujourd’hui.
Depuis 1995 et la publication du rapport final du sous-comité
sur le droit d’auteur2, ce tableau a été coloré d’une jurisprudence
nombreuse, d’origine américaine pour la plupart et, plus récemment,
européenne. Le Canada, sans être en reste, a une production législative plus retenue qui correspond, je crois, à une politique d’atten*
© 2001 Pierre-Emmanuel Moyse LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC
Avocat, Pierre-Emmanuel Moyse est membre du cabinet d’avocats LEGER
ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d’agents de brevets et de marques de
commerce ROBIC. s.e.n.c. Les opinions exprimées n’engagent que l’auteur.
1. Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique,
du 22 juin 2001 produit par la Direction de la politique de la propriété intellectuelle Industrie Canada et la Direction de la politique du droit d’auteur
Patrimoine Canada. Le document est accessible à l’adresse suivante, http://strategis.ic.gc.ca/ssgf/rp01099f.html.
2. Le droit d’auteur et l’autoroute de l’information, Rapport final du sous-comité
sur le droit d’auteur, mars 1995, http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ih01092f.html.
695
696
tisme. Cette attitude a certains avantages en ce qu’elle permet
d’atteindre un certain recul sur des questions d’actualité en observant les réactions du droit aux nouvelles technologies telles qu’elles
se manifestent dans les autres juridictions. Attentisme ne doit pas
signifier pour autant «immobilisme». À ce titre, le processus de
consultation mis en branle par le gouvernement du Canada est une
initiative à saluer.
Avant de présenter la substance des commentaires qui font
l’objet de la présente, je livrerai quelques réflexions d’ordre général
qui résultent de l’observation de l’évolution du droit de ces dernières
années dans le domaine qui nous intéresse. Je proposerai ensuite
une réponse à la première question posée par le document de consultation: La loi doit-elle être modifiée pour permettre un droit spécifique pour les communications à demande?
J’aborderai ensuite brièvement la question des mesures législatives qui ont pour objectif d’empêcher le contournement des mesures
de protection technique – champ magnétique ou barbelé, une question de clôture? Je ne traiterai pas de la question de la responsabilité
des intermédiaires de réseau, faute de temps.
1. Prolégomènes
Il y a des mots qui s’évaporent à la lumière trop vive du progrès.
Le travail de législation est avant tout un travail de rédaction. La
terminologie employée doit être définie avec prudence, ses contours
examinés avec attention. Car c’est le mot qui supporte le syllogisme
juridique. Il définit la taille de l’empreinte que la loi laissera sur cette
terre numérique, le reste étant jachère et attendra la prochaine
ronde législative, comme l’on attendait la saison des moissons. Et
combien de saisons de droit d’auteur a-t-on vu passer? Quelquesunes, serions-nous tentés de répondre, mais qui s’apparentent de
plus en plus à des moussons, des pluies diluviennes de précisions et
d’exceptions!
Le document de consultation nous laisse croire qu’une de ces
saisons approche – nous les appelons «phases» depuis récemment.
On se rappellera qu’en 1988 la définition de programme d’ordinateur a été ajoutée à la liste des définitions de l’article 2 de la Loi
sur le droit d’auteur (ci-après: «Lda»). Cette définition devait être
conjuguée avec la définition d’œuvre littéraire, la première venant
La Loi sur le droit d’auteur doit-elle être «repansée»?
697
ouvrir, par inclusion dans la seconde, le champ de protection
accordée aux programmes d’ordinateur.
Pour épouser cette nouvelle forme de création électronique, la
loi n’a pas eu besoin d’être réécrite. Seuls quelques ajustements
auront été nécessaires [location – article 2.5(1), droit exclusif –
article 3.1(h), acte licite – 30.6, incorporation d’un programme dans
un circuit intégré – 64.2(2) Lda]. L’examen de ces dispositions et leur
application par les tribunaux canadiens nous apportent certaines
informations sur l’efficacité des normes dans le domaine électronique.
Une brève revue de jurisprudence montrera que depuis 1984,
date de la décision remarquable de la juge Reed dans l’affaire
IBM Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc. (1984), 80 C.P.R. (2d) 194
(C.F.P.I.), très peu de décisions ont été rendues sur le sujet jusqu’à
aujourd’hui. Cela veut-il dire que les différends disparaissent? Certainement pas.
Bien plutôt, le mode électronique confère aux œuvres une texture extrêmement fluide qui glisse et le plus souvent échappe à
l’application du droit d’auteur. En matière informatique, la jurisprudence qu’il nous est donné d’étudier est peu stable. Du fait des exigences de compatibilité, des limites mêmes afférentes au langage
informatique et des fonctions recherchées par le logiciel, il devient
extrêmement difficile soit d’attester de l’originalité d’un logiciel, soit
de reconnaître qu’il n’est pas chargé d’emprunts à d’autres logiciels
dont il retire une grande partie de son arborescence fonctionnelle.
Les comparaisons d’interfaces («look and feel») ou de codes sources
ont créé bien plus d’incertitude en droit canadien que de précédents.
Abstraction, filtration, frustration. Ces réflexions s’appliquent, a fortiori, avec encore plus d’acuité à Internet, médium de convergence.
Paradoxalement, et sur cette même période de temps, le droit
des banques de données s’est développé et désormais ces deux branches du droit d’auteur, si l’on peut les nommer ainsi, se juxtaposent
sous l’effet du médium unique qu’est Internet.
J’arrive ici à une première réflexion: il est surprenant, à un
moment où la valeur des activités marchandes en ligne réside dans
l’information, que la question de l’extraction déloyale de données
n’ait pas été abordée dans le document de consultation.
698
C’est là, à mon humble opinion, une absence de taille dans les
sujets qui doivent être examinés par le gouvernement. La majorité
des membres de l’Union européenne ont d’ores et déjà transposé la
Directive banques de données (96/9/CE) en droit interne3. Les premières décisions démontrent l’efficacité du droit d’extraction
déloyale et donc le bénéfice que peut en retirer toute l’industrie de la
nouvelle économie.
À titre d’illustration, dans un arrêt britannique récent, British
Horse Racing Board v. William Hill4, le droit sui generis ou
d’extraction déloyale a permis d’empêcher l’utilisation par le défendeur de données propriétaires concernant des courses canines. Ce
dernier utilisait les données statistiques pour les télécharger sur son
ordinateur et les rendre accessibles via son site Internet. Ce genre
d’utilisation est courant dans l’environnement numérique et le
Canada ne dispose d’aucune disposition spécifique qui ferait écho à
l’article 7 de la Directive européenne. Notre secteur du commerce
électronique, et donc de la production de contenu de données informationnelles, s’en trouve pénalisé.
Internet présente de nombreuses formes d’agissements parasitaires qui relèveraient normalement de l’application d’un droit relevant de la responsabilité délictuelle. Le contournement des moyens
de protection technique, l’usage des balises «meta», ou autres épiphénomènes en sont autant d’exemples. Cependant, ces agissements
sont le plus souvent teintés de propriété intellectuelle, d’où un certain ballottage. Pour référence, on mentionnera l’article 7 de la
Loi sur les marques de commerce et les récentes lignes directrices
3. Directive communautaire 96/09/CE du 11 mars 1996 concernant la protection
juridique des bases de données, JOCE no L 77/20, 27 mars 1996: cette directive
prévoit la protection de la banque de données elle-même ainsi qu’un droit contre
l’extraction déloyale des données qui y sont contenues, http://europa.eu. int/
eur-lex/fr/lif/dat/1996/fr_396L0009.html. Voir Télé-Direct (Publications) Inc. c.
American Business Information Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.) (Banque de
données); décision disponible à http://www.fja.gc.ca/fr/cf/1998/vol2/html/
1998fca21425.p.fr.html. Contra: Telstra Corporation Limited c. Desktop Marketing Systems, (2001) FCA 612, Federal Court of Australia, décision disponible
à http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2001/612.html. Également,
P.-E. MOYSE, «Les créatures subjuridiques – Les bases de données», (1999) 12
Cahiers de propriété intellectuelle 131, également disponible à http://www.
robic.ca/publications/239.htm et à http://www.robic.com/cpi/Cahiers/
12-1/12-1 %2007MoysePierreEmmanuel.htm.
4. British Horse Racing Board c. William Heel, (2001) EWCA Civ 1268, (Supreme
Court of Judicature, Court of Appeal); décision disponible à http://www.courtservice.gov.uk/judgments/judg_home.htm.
699
publiées par le Bureau de la concurrence le 21 septembre 20005. Les
lois actuelles sont résistantes à l’avènement des technologies.
À l’heure où le clavier remplace la plume et où le «copier-coller»
devient l’instrument primordial de la «création» électronique, il est
illusoire de croire que nos tribunaux sauront aisément résoudre les
questions qui leur seront soumises.
J’en arrive à ma seconde réflexion, sous forme de recommandation cette fois, soit qu’un programme d’information et de formation
destiné aux tribunaux devrait être mis en place afin de faciliter et
d’assurer l’exercice du pouvoir d’appréciation et d’interprétation de
nos juges.
2. La loi doit-elle être modifiée pour permettre un droit
spécifique pour les communications à demande?
Le législateur et la doctrine en général sont souvent réfractaires à introduire de nouvelles notions sans qu’elles aient été préalablement avalisées ou acceptées en principe par la communauté
juridique. Ainsi, dans le processus législatif, une certaine forme de
coutume ou de pensée commune semble être requise avant qu’une
proposition fasse son chemin à travers le processus législatif. Il en a
été ainsi de la plupart des droits qui constituent désormais le faisceau de droits de l’article 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Il suffit,
pour s’en persuader, de lire les discussions qui avaient précédé
l’adoption d’un droit spécifique pour la radiodiffusion.
Le débat sur la création de nouveaux droits porte en fait sur
l’élasticité des normes juridiques et de savoir jusqu’où l’interprétation des lois permet d’appréhender des nouvelles formes
d’utilisation des œuvres protégées. Ainsi, le document qui nous est
présenté pour consultation semble faire fi du droit de reproduction.
Pourtant, les débats soulevés par la question de la mémoire cache
n’ont pas trouvé de solutions, ni dans la loi actuelle, ni dans la jurisprudence. Or, le problème est bien réel. L’outil de recherche Google,
par exemple, utilise ce système de mémoire cache pour mémoriser
les sites Internet dans l’état où ils ont été répertoriés lors du premier
référencement. Ainsi, en activant le lien «cached» ou «mémoire
5. Propriété Intellectuelle – Lignes directrices pour l’application de la loi, disponible sur le site de Stategis Canada à http://www.strategis.gc.ca. Sur le droit de
reproduction, voir Ysolde GENDREAU, «Le droit de reproduction et l’Internet»,
(1998) 178 R.I.D.A. 3.
700
cache», il est possible de retracer l’existence d’un contenu Internet,
alors même que la page n’est plus accessible au jour de la consultation. Qu’en est-il si le contenu mis en mémoire avait été répertorié
sans le consentement de l’auteur ou indexé (et donc rendu accessible)
par un tiers en violation des droits de ce dernier? Le référencement
ne se fait pas en principe avec l’autorisation expresse de l’auteur du
site.
On peut comprendre que ce type de mémoire cache est extrêmement utile pour les producteurs de contenu puisqu’il permet d’éviter
les rotations de liens hypertextes cibles. En effet, de nombreux journaux en ligne ou producteurs de contenu font appel à un mécanisme
de changement d’adresse automatique. Il en résulte que les pages
cibles ne sont plus accessibles après un certain temps. Les liens y
pointant deviennent obsolètes, ceci afin d’obliger les lecteurs à visiter directement le site initial et non les sites qui y renvoient.
Pour contourner ce système de rotation d’adresses, de nombreux fournisseurs de services Internet s’interrogent sur la possibilité de mémoriser dans une mémoire cache le contenu accessible en
ligne et d’éviter ainsi les changements réguliers d’adresses sous lesquelles il est indexé. Ce genre d’opération peut être qualifié de
«reproduction» au sens de la loi. Pourtant, sur Internet, il est difficile
de distinguer ce type de reproduction des autres types de reproduction temporaires ou transitoires qui accompagnent les opérations
techniques de diffusion de contenu en ligne.
De la même manière, qu’en est-il de l’application du droit de
reproduction lorsque le contenu est reproduit sur les ordinateurs des
utilisateurs et est partagé entre eux? Cette nouvelle configuration
nous force à reconsidérer l’application du droit de reproduction dans
l’environnement numérique. Les affaires UMG Recordings. Inc. and
Sony Music Entertainment Inc. c. MP3.com Inc.6. du 4 mai 2000 et A
& M Records Inc. c. Napster7 du 10 août 2000 et la décision d’appel
rendue le 12 février 2001 nous invitent à repenser ce qui semble
acquis.
6. UMG Recordings R. Inc. and Sony Music Entertainment Inc. c. MP3.Com, Inc., 4
mai 2000 (Cour fédérale du district sud de New York, 00 Civ. 472; décision disponible à http://www.riaa.org/PDF/MP3_Court_Ruling.pdf.
7. A & M Records Inc. c. Napster, Inc. 10 août 2000 (Cour fédérale du district nord
de Californie) n o C995183, décision disponible à http://www.riaa.org/pdf/
opin.pdf et la décision d’appel, 12 février 2001, elle-même disponible à
http://www.nyls.edu/samuels/copyright/beyond/cases/napster.html.
701
La reproduction étant omniprésente dans le milieu électronique, il n’est pas certain qu’outre les cas flagrants de reproduction
telle que peut l’illustrer l’affaire Playboy c. Freena8, que le droit de
reproduction s’articule difficilement dans l’environnement numérique. Il devient surtout dérangeant si l’on doit, à chaque stade d’une
communication, reconnaître un droit de reproduction mécanique.
La question n’est pas nouvelle puisque, dans un autre contexte,
les articles 30.8 et 30.9 LDA de la loi ont été insérés pour répondre à
la question à l’endroit des enregistrements éphémères lorsque des
entreprises de programmation procédaient à de tels enregistrements
en vue d’une diffusion ultérieure. Outre la question de la responsabilité des intermédiaires, celle de l’application du droit de reproduction
au regard des opérations en ligne, éphémères ou transitoires, n’a
toujours pas été vidée des incertitudes qu’elles posent.
Suite à cette digression, nous revenons à la notion de communication de l’œuvre au public par télécommunication et l’adoption d’un
éventuel droit connexe en la forme d’un droit couvrant les communications à demande.
Dans un article publié en 1996, j’énonçais en introduction que:
À l’épicentre du droit de communication au public se trouve la
notion de public. Le problème relatif à son application est centré autour des nouveaux aspects de l’accession aux œuvres par
les réseaux électroniques. Les transactions sur demande individuelles relèvent-elles du droit de communication au public? Ce
droit correspond en fait à l’adaptation de la norme juridique à la
diffusion de masse des œuvres. La radiodiffusion lui avait déjà
ouvert un large champ d’applications. Puis vint la communication par câble et par satellite. Le droit de communication fut
alors de plus en plus pertinent, couvrant ainsi un grand nombre
d’opérations. Ceci est encore plus vrai aujourd’hui. C’est dans
ce continuum qu’il faut inscrire l’avenir de ce droit, prédisposé à
s’appliquer à la circulation des œuvres dans ce nouvel environnement.9
Cinq ans auront passé et je fais encore miens ces propos. Je ne
crois pas qu’il faille amender le droit de communication au public par
8. Playboy Enterprises Inc. c. Frena, 839 F. Supp. 1552 (M.D. FLA. 1993).
9. Pierre-Emmanuel MOYSE, «Droit d’auteur et espace cybernétique: le dernier
veau d’or», (1996) 1 Auteurs et Média 7, Bruxelles, 7. Disponible sur http://www.
robic.ca/publications/075.htm.
702
télécommunication en précisant qu’il concerne les communications à
la demande de l’utilisateur.
Le droit de communication au public est étroitement attaché à
la personne qui émet, c’est-à-dire à la source de la communication de
l’œuvre. Il est un vecteur juridique du point «A» au point «B». Ainsi,
son application permet de retenir une violation du droit d’auteur
lorsqu’une personne, un utilisateur ou un éditeur prend l’initiative
de cette émission. Il pourra s’agir par exemple de la communication
d’un fichier MP-3 via un logiciel de partage en direction d’un autre
utilisateur qui l’aura commandé.
S’agissant des retransmetteurs ou des intermédiaires tels que
les fournisseurs de services Internet ou les éditeurs en ligne qui insèrent dans leurs pages des liens vers d’autres contenus, il est plus
difficile de reconnaître qu’ils sont véritablement à la source de
l’émission. Ceci explique que certaines législations prévoient l’exonération des intermédiaires dans le processus de communication. Face
à ces difficultés d’interprétation et de qualification, la Commission
du droit d’auteur, dans sa décision Taris 2210, avait fait mention du
droit «satellite» au droit de communication au public par télécommunication, j’entends le droit d’autoriser la communication. À défaut de
pouvoir qualifier une opération de «communication», l’auteur pourrait, au titre de son droit d’autoriser, interdire à toute personne
«d’autoriser» une communication sans sa permission préalable.
Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse où un lien hypertexte n’est pas
considéré comme une «communication au public» en tant que telle,
il pourra s’agir d’une «autorisation» à communiquer11. Le droit d’autoriser complétera ainsi le droit de communication par télécommunication sans s’y confondre. Il s’agit là d’une lecture toute personnelle
de la décision Tarif 22. Le contrefort du droit d’autoriser qui est
contenu in fine dans l’article 3.1 LDA de la Loi sur le droit d’auteur
permet, si l’on en suit cette interprétation de la Commission, de constater des violations de droit d’auteur à l’endroit de certaines opérations techniques qui ne feraient que relayer l’acte illicite et non
communiquer en tant que tel le contenu protégé. Cette construction
10. Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramaticomusicales – Tarif 22, (1999), 1 C.P.R. (4d.) 417; décision également disponible à
http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m27101999-b.pdf; décision commentée par
l’auteur dans un article intitulé Decision «Tariff 22» of the Canadian Copyright
Board and Internet law related Issues, publié à (2000), 1 World Internet Law
Report et disponible à http://www.robic.ca/publications/244-01.htm.
11. Ysolde GENDREAU, «Authorization Revisited», (2001) 48 Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 341, à la page 354.
703
juridique semble tout à fait acceptable. Cependant, elle pose, à mon
sens, certaines complications quant à la gestion ou à l’administration du droit de communication au public par télécommunication.
Cette citation de Shira Perlmutter résume notre opinion sur ce point:
To put it bluntly, this approach no longer works. Even rights
deliberately written to be technologically neutral are quickly
called into question by the rapidity of today’s technological
developments. There ensues a tremendous diversion of time
and energy in debating the precise borders of each right. Which
rights are implicated by a particular type of dissemination – for
example, «making available» online? Reproduction? Distribution? Rental? Communication?
One step in the right direction was taken in the WCT. The
treaty combines the fragmented and specific rights contained
in Berne articles 11, 11bis and 11ter, unifying them into a single broad right of communication to the public.
It must be acknowledged, however, that difficulties lie in the
way of achieving this simplification. First, the existence of fragmented subject matter and fragmented rights have given rise
to fragmented management. This is a practical reality today.
Second, there is the view that narrowly delineated rights are an
appropriate mechanism for avoiding an overbroad scope of protection».12
Lorsque l’on parle de droits économiques, c’est toute une structure de gestions collectives qu’il faut considérer. À chaque droit son
instrument d’imposition de redevance. Dans une culture de diffusion
de masse, la question du guichet unique est réminiscente et il faut
qu’elle soit abordée dans ce processus de consultation publique. S’il
est une chose d’introduire des droits nouveaux ou de consolider
l’architecture législative, il en est une autre de dessiner un schéma
efficace de gestion collective des droits. La décision Tarif 22, par
l’examen qu’elle contient de l’articulation du système de la gestion
des droits au regard des droits substantifs, témoigne des difficultés à
rencontrer.
Dans l’environnement numérique, on peut prétendre que
chaque «démembrement» du droit d’auteur pourrait faire l’objet
12. Shira PERLMUTTER, «Convergence and the Future of Copyright», (2000)
Copyright, Related Rights and Media Convergence in The Digital Context,
ALAI Study Days, June 18-20, 2000, 15, p. 25
704
d’une gestion collective ou d’une licence obligatoire, le cas échéant.
D’ailleurs, le nombre croissant de sociétés de gestion conforte cette
idée. La multiplication des modes et des formes d’utilisation des
œuvres en sont la cause. Ces mécanismes de gestion et d’administration n’ont pas encore été transposés à l’exploitation des œuvres
via Internet. Ça ne saurait tarder et des projets pilotes existent déjà,
notamment pour les œuvres musicales communiquées en ligne.
Pour que le droit ne soit pas un obstacle à l’utilisation, la réutilisation du contenu mis en ligne, on se doit de garder le projet du guichet unique. Pourtant, tout semble montrer que le modèle de gestion
à venir serait plutôt un modèle éclaté. Chaque organisme de gestion
collective tente en effet de ramener à lui les redevances perçues en
application du droit qu’il gère et qui trouve forcément une application sur Internet.
C’est ici que le droit de distribution électronique réapparaît.
Je fus, avec nombre de mes distingués collègues, de ceux qui
étaient réticents à l’adjonction d’un droit de type distribution électronique tel qu’il avait été proposé dans le rapport Lheman en 1994. Ce
rapport proposait en effet d’amender l’article 106.3 de la Loi américaine sur le droit d’auteur afin qu’il couvre la distribution au public
par transmission et que ces transmissions puissent être au titre du
droit exclusif de distribution dont bénéficie l’auteur. Pour certains,
ces modifications, qui n’ont en fin de compte pas abouti, relevaient de
l’hérésie juridique.
En effet, le droit de distribution se comprend, selon ses détracteurs, de la distribution d’exemplaires ou de l’original de l’œuvre
dans sa version matérielle et comporte une limite naturelle en la
forme du principe de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. Selon ce principe, l’auteur d’une œuvre ne peut pas empêcher
la circulation subséquente de son œuvre lorsqu’il a lui-même autorisé ou procédé à la première mise en circulation ou la première
vente de l’œuvre («first sale»). L’œuvre est irrémédiablement esclave
de son enveloppe matérielle. C’est ici le résultat de l’extraordinaire
composition de notre discipline, qui procède à la fois de l’application
des règles de propriété ordinaire sur le support et des règles spéciales qui régissent l’intangible qu’il contient.
Puisque le principe de l’épuisement limite le contrôle de l’œuvre
par son auteur, celui-ci ne contrôlant pas la distribution subséquente
de l’exemplaire, certains ont pu dire qu’il s’agissait là d’un droit
consacré au bénéfice des utilisateurs. Il s’ensuit que le droit de distri-
705
bution, pour des motifs erronés, fut mal compris. En témoignent ces
lignes de Séverine Dusollier:
Dans les premières années du développement d’Internet, les
opposants au droit d’auteur et droit voisin ainsi que les autres
utilisateurs libertaires de ce nouveau média cherchaient à
appliquer par analogie le droit de distribution à la communication de copies d’œuvres par le biais des réseaux. Ceci afin de
profiter de l’épuisement du droit de distribution qui, toujours
selon eux, empêcherait les ayants droit à s’opposer à la réutilisation «on-line» d’une œuvre ou prestation licitement acquise.
«…». Il est vrai qu’à première vue, la distribution «de copies
d’œuvres» sur Internet pourrait être assimilée, au point de vue
fonctionnelle, à la distribution d’exemplaires dans l’environnement traditionnel. En tout cas l’utilisateur n’y voit que du
feu.
et l’auteure poursuit:
Pourtant cette assimilation repose sur deux erreurs. D’une
part, la transmission sur les réseaux d’un exemplaire d’une
œuvre ou d’une fixation d’une prestation ne s’applique pas à la
même copie, au même exemplaire, mais au contraire réalise
une nouvelle copie de l’œuvre, la copie originale restant stockée
dans le disque dur du «distributeur». Dès lors, cette nouvelle
copie ne pourrait ni être une distribution d’un exemplaire, ni
être sujette à épuisement du droit. D’autre part, il faut rappeler
que le droit de distribution ne s’applique qu’aux exemplaires
physiques de l’œuvre ou de la prestation. Ceci a été confirmé
clairement à la fois par les traités de l’OMPI et par la proposition de directives européennes.13
Cette compréhension des choses est erronée.
S’agissant de la notion de distribution, il est aussi faux de dire
que la distribution ne concerne que les exemplaires matériels que
d’affirmer, comme il fut un temps, que le droit de reproduction ne
peut s’appliquer que dans un contexte où l’œuvre considérée est
visible à l’œil nu. On renverra sur ce point le lecteur à l’affaire Boosey
c. Whight, dans laquelle il fut décidé que les rouleaux perforés d’un
piano mécanique ne constituaient pas une copie de la partition musi13. Séverine DUSOLLIER, «Internet et droit d’auteur» (2001) http://www.droittechnologie.org/fr/2_1.asp?dossier_id=56
706
cale au sens du droit d’auteur. Le juge Lindley, en appel, s’est arrêté
à sa «perception» de ce qui est une reproduction illégitime. Comme
nous l’avons vu, ceci a vite été rectifié par le législateur anglais.
Il est grand temps de se départir des impressions que nous laissent les termes comme «copie», «exemplaire» ou «original», qui n’ont
de sens que dans un monde physique. Enfin, le principe de l’épuisement du droit ou de «first sale doctrine» est le précipité d’une solution imparfaite entre le droit de propriété ordinaire et les droits de
propriété intellectuelle. Une fois le support matériel devenu obsolète, il n’y a plus lieu d’avoir recours à l’épuisement du droit et
l’auteur peut se resaisir du contrôle sur le sort de son œuvre dans sa
forme la plus élevée.
Notre suggestion serait donc d’examiner la possibilité d’introduire un droit de distribution par transmission ou un droit de distribution électronique. Il s’agirait certes, pour le Canada, d’une
initiative originale. Elle aurait pour avantage de concentrer la gestion de ce droit aux mains d’une seule société de gestion collective,
qui aurait pour tâche de gérer et d’administrer les œuvres ainsi distribuées en ligne selon leur appartenance aux différentes catégories
et leur mode d’exploitation. Un tel droit est finalement la somme du
droit de communiquer par télécommunication et du droit d’autoriser,
ainsi que nous l’avons vu dans les paragraphes précédents.
De plus, quelle que soit la manière utilisée, le médium utilisé ou
la situation dans le processus de diffusion, le droit de distribution
peut toujours s’appliquer. Les intermédiaires qui seraient relais
dans une opération de communication par télécommunication pourraient très bien être redevables du droit de distribution électronique
si leur responsabilité dans cette distribution va au delà d’un simple
transport d’information.
Je laisse ici en friche ces développements et j’ose espérer que
certains de nos spécialistes prendront la peine d’y apporter leur point
de vue.
3. Des mesures législatives sont-elles requises pour
décourager le contournement des mesures
technologiques utilisées par les titulaires
de droit pour protéger leurs intérêts?
Je crois qu’effectivement le Canada devrait emboîter le pas aux
initiatives législatives américaines et européennes pour permettre
aux ayants droit d’empêcher le contournement des moyens de protec-
707
tion technique. Je renverrais sur ce point notamment à l’affaire Universal City Studios Inc. c. Shawn C. Reimerdes14 ainsi qu’aux
dispositions 1201 du Digital Millennium Copyright Act. Je crois par
contre que la mise en œuvre d’un recours contre le contournement
technique devrait être conditionnelle à la preuve de l’existence d’un
droit dans l’œuvre à laquelle les mesures techniques sont attachées
ou, au moins, de l’existence d’un enregistrement d’un droit d’auteur
sur ladite œuvre. Au moment où je réfléchis sur cet aspect technique
de la production du droit d’auteur, j’apprends que la société Audiosoft a fermé ses portes. Audiosoft était une des sociétés leader dans la
programmation de logiciels permettant de contrôler la distribution
d’œuvres via Internet. La réponse à la machine est-elle vraiment
dans la machine15.
4. Des mesures législatives sont-elles requises pour
décourager l’altération des renseignements sur la
gestion des droits?
Aucun commentaire.
5. Conclusion
Le 29 août 2001, FLIPR (http://www.flipr.com), une société
montréalaise qui diffuse de la musique en ligne, annonçait la signature d’une entente avec la SODRAC (pour la reproduction mécanique des œuvres?). Ainsi, croit-on, la diffusion en ligne se sera lavée
des péchés de Napster. Fort de cette entente et de la mise en vigueur
d’une redevance de 0,04 $ USD par chanson téléchargée, le diffuseur
annonçait qu’il rétablira une situation de juste compromis entre les
ayants droits et les utilisateurs. Il me semble qu’en 1998 c’était la
SOCAN qui avait joué ce rôle rédempteur en soutenant les initiatives de eWorldmusic (http://www.eworldmusic.com).
Chacun y va donc de ses prérogatives, et des ententes sont
signées, ici et là, par des sociétés de gestion qui s’arrogent des droits
dont la seule apparence ne me convainc pas. S’il est indiscutable de
rétablir un système de redevances en contrepartie des utilisations
14. Universal City Studios, Inc. c. Shawn C. Reimerdes, 17 août 2000 (Cour fédérale du district sud de New York) no 00 Civ. 0277; décision disponible à
http://eon.law.harvard.edu/openlaw/DVD/NY.
15. Citation de Charles Kent s’exprimant sur la question de la gestion des droits
numériques (Digital Rights Management): «The answer to the machine is in
the machine».
708
faites par Internet, faisons-le d’une manière coordonnée et en concertation avec d’autres pays. Instituons un organisme unique, articulé
autour d’un droit unique, de distribution électronique ou d’un quelconque autre droit, qui permettra d’éviter la juxtaposition, voire la
compétition, de différentes sociétés de gestion.
Vol. 14, no 2
Un montant insuffisant d’annuités
peut entraîner la péremption
d’un brevet
Un premier commentaire sur les conséquences
de l’affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada
(Le Commissaire des brevets)
Garabed Nahabedian, Laurent Carrière
et Barry Gamache*
Une décision récente de la Section de première instance de la
Cour fédérale du Canada a fait droit à une demande de contrôle judiciaire suite à une décision du Commissaire des brevets du Canada
lequel avait accepté le paiement en retard d’un montant partiel
d’annuités alors que la date fixée pour le paiement des annuités était
révolue. Des montants erronés (en fait, des montants inférieurs à
ceux qui étaient réellement dus) avaient été payés durant plusieurs
années sur la prémisse que le breveté pouvait réclamer le statut de
«petite entité» (et ainsi des montants d’annuités moins élevés) alors
que tel statut ne lui était pas disponible1.
*
© Garabed Nahabedian, Laurent Carrière, Barry Gamache LEGER ROBIC
RICHARD / ROBIC, 2001.
Tous membres du Groupe constitué du cabinet d’avocats LEGER ROBIC
RICHARD et du cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce ROBIC,
s.e.n.c.
1. Dutch Industries Ltd. c. Le Commissaire des brevets, (décision du 2001-08-13 de
la juge Dawson dans les dossiers T-967-00 et T-968-00); citation neutre: 2001
F.C.T. 879; [2001] F.C.J. 1250; disponible sur le site Internet de la Cour fédérale
du Canada à l’adresse URL http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/
2001cfpi879.html.
709
710
Le 24 novembre 1994, le breveté Barton No-Till Disk Inc.
(«Barton») avait accordé une licence exclusive à Flexi-Coil Ltd.
(«Flexi-Coil») par laquelle les droits d’exploiter l’invention décrite
dans le brevet canadien no 2,121,388 («le brevet ‘388») étaient concédés à Flexi-Coil. Le brevet ‘388 résultait d’une demande produite le
15 avril 1994 et fut délivré le 23 juillet 1996. Barton avait également
concédé à Flexi-Coil des droits dans une invention décrite dans la
demande canadienne no 2,146,904 («demande ‘904»).
Dans d’autres procédures initiées devant la Cour fédérale du
Canada, il était allégué que Dutch Industries Ltd. avait contrefait le
brevet ‘388. Dans sa défense à l’encontre de cette procédure, Dutch
Industries Ltd. alléguait que le brevet ‘388 était périmé en raison du
non-paiement des annuités requises à l’intérieur des délais prescrits
pour soumettre celles-ci. Les circonstances du non-paiement de ces
annuités étaient décrites comme résultant du paiement de montants
d’annuités insuffisants puisque le breveté réclamait le statut de
petite entité alors que ce statut ne lui était pas disponible.
Les annuités payées en fonction du statut de petite entité furent
payées par le breveté jusqu’au 29 mars 2000. À ce moment, les procureurs du breveté Barton écrivaient au Commissaire des brevets relativement au brevet ‘388 et à la demande ‘904 en indiquant que
Barton ne pouvait réclamer le statut de petite entité et ce, depuis le
25 novembre 1994. Avec cette lettre, était annexée la balance des
montants d’annuités qui auraient dû être payés par le breveté en
fonction de son statut de grande entité et qui n’avaient pas été payés
depuis le 25 novembre 1994. Le Commissaire des brevets a accepté
ces paiements.
Les demandes de contrôles judiciaires furent initiées par Dutch
Industries Ltd. qui réclamait des ordonnances annulant la décision
du Commissaire d’accepter ces paiements rétroactifs et déclarant
que tant le brevet ‘388 que la demande ‘904 n’étaient dorénavant
plus en vigueur eu égard à l’omission de payer les annuités requises
à l’intérieur des délais prescrits ainsi que l’omission de présenter une
requête en rétablissement à l’intérieur des délais prescrits.
Relativement au brevet ‘388, la Cour a revu les dispositions
applicables de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4 en vigueur à
l’époque pertinente: Le paragraphe 27.1(1) mentionnait que «Le
demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa
demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période
réglementaire». La Loi sur les brevets mentionnait également qu’une
Un montant insuffisant d’annuités...
711
demande était réputée abandonnée si les taxes réglementaires
n’étaient pas acquittées avant l’expiration du délai réglementaire
pour la période en cause. La Loi mentionnait de plus au paragraphe
27.1(3) que la présomption d’abandon était annulée sur dépôt au
Commissaire par le demandeur d’une requête à cet effet dans le délai
réglementaire et paiement des taxes réglementaires.
La Cour fit également référence à l’article 76.1 des Règles sur
les brevets en vigueur à l’époque, laquelle se lisait en partie comme
suit: «Les taxes requises pour maintenir en état la demande de brevet doivent être payées pour chaque période d’un an comprise entre
le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande
au Canada». Les Règles prévoyaient que ces taxes «doivent être
payées» avant l’expiration de chaque période précédemment mentionnée. Finalement, les Règles indiquaient (à l’époque pertinente)
que la requête en rétablissement visée par le paragraphe 27.1(3) de
la Loi devait être déposée dans les six mois qui suivaient la date à
laquelle la demande de brevet était réputée abandonnée. Bien que
l’article 139 des Règles accordait au Commissaire une discrétion
pour étendre certains délais relativement à d’autres sujets, telle discrétion n’existait pas en ce qui concerne les dispositions ci-haut mentionnées de l’article 76.1 des Règles (voir le par. 76.1(6) en vigueur à
l’époque).
Eu égard aux dispositions claires de la Loi sur les brevets, la
Cour considéra qu’il y avait pour le breveté une obligation non équivoque de payer les annuités requises ainsi qu’une conséquence claire
de péremption si les annuités requises n’étaient pas payées à l’intérieur des délais fixés pour ce faire. De plus, la Cour considéra que
toute requête en rétablissement aurait dû être initiée conformément
aux Règles en vigueur à l’époque, c’est-à-dire à l’intérieur de la
période de six mois pour ce faire.
Eu égard à la conclusion que le Commissaire n’avait pas la discrétion pour accepter le paiement de la balance des annuités après
l’expiration de la période pour requérir la requête en rétablissement,
la Cour en vint à la conclusion que tant le brevet ‘388 que la demande
‘904 n’étaient dorénavant plus en vigueur.
Cette décision de la Cour est un avertissement sérieux aux brevetés ainsi qu’à leurs procureurs concernant le statut du breveté
lequel peut influencer le tarif des annuités que doit payer le breveté.
Afin de pouvoir mesurer toutes les implications de cet avertisse-
712
ment, nous ferons ci-après une révision des dispositions législatives
présentement en vigueur visant le statut de petite entité.
L’article 2 des Règles sur les brevets (1996) stipule qu’une
«petite entité» signifie:
Une entité dotée d’au plus cinquante (50) employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes:
a) celle qui a transféré un droit sur l’invention ou octroyé une
licence à l’égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50
employés qui n’est pas une université, ou qui est tenue de le
faire par contrat ou toute autre obligation légale;
b) celle qui a transféré un droit sur l’invention ou octroyé une
licence à l’égard de ce droit à une entité dotée d’au plus 50
employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par
contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du
transfert futur d’un droit sur l’invention ou de l’octroi futur
d’une licence à l’égard de ce droit à une entité dotée de plus de
50 employés qui n’est pas une université, ou de l’existence d’un
contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant le transfert
d’un tel droit ou l’octroi d’une telle licence à cette dernière. [Les
italiques sont nôtres.]
Le montant des droits gouvernementaux à payer pour i) le
dépôt d’une demande de brevet, la requête d’examen d’une demande
ou la délivrance du brevet, ii) une demande internationale, iii) une
requête en réexamen d’un brevet et iv) le maintien en état d’un brevet (ou annuités) est fonction du statut de «petite entité» ou de
«grande entité» du demandeur/breveté.
Dans l’affaire que nous avons analysée, la Cour fédérale a
considéré que le paiement «insuffisant» des taxes de maintien
(annuités) dans un brevet et dans une demande de brevet a créé une
situation qui a causé l’abandon définitif du brevet et de la demande.
Cette décision confirme l’importance de tenir compte dans les
meilleurs délais du statut correct de petite entité ou de grande entité
ou de tout changement de statut d’un demandeur/breveté pour que la
situation puisse être examinée et que le Commissaire puisse être
avisé de tout changement à ce sujet, si nécessaire.
Un montant insuffisant d’annuités...
713
Aujourd’hui, les points suivants doivent plus particulièrement
être considérés dans le cadre de cette détermination du statut de
petite entité ou de grande entité d’un breveté ou demandeur:
– Un paiement d’annuité «insuffisant» est considéré par le Bureau
canadien des brevets comme étant un non-paiement.
– La conséquence d’un tel paiement «insuffisant» est l’abandon du
dossier (brevet ou demande).
– Le statut de petite entité ou de grande entité d’un breveté/demandeur ne peut pas être corrigé par le paiement d’une taxe additionnelle, dans une situation où il est question d’annuités, après
l’expiration de la période de grâce d’un an.
– Le Commissaire n’a pas autorité ou discrétion, en ce qui concerne
le paiement des annuités, d’accepter un paiement correctif d’une
taxe officielle au-delà de la période fixée par la Loi et les Règles sur
les brevets (1996).
– Le défaut de payer l’annuité prescrite à temps ne peut être corrigé
que durant la période de grâce d’un an prévue par l’article 152 des
Règles.
– Le délai pour le paiement des annuités n’est pas «prolongeable»
(article 27.1(1) de la Loi et articles 154(1) et 157 des Règles pour les
demandes et article 46(1) de la Loi et articles 100(1) et 102 des
Règles en ce qui concerne les brevets). Ceci revient à dire que si une
taxe de maintien (annuité) n’est pas payée à temps, ni un brevet ni
une demande ne peuvent être sauvés d’une «péremption» ou d’un
«abandon irrévocable» à moins que les mesures nécessaires soient
prises dans la période de grâce d’un an pour, dans le cas d’un brevet, payer la taxe de maintien en question accompagnée de la
surtaxe nécessaire et, dans le cas d’une demande en instance,
payer la taxe de rétablissement accompagnée de l’annuité due.
La décision du tribunal ci-haut mentionnée concerne en particulier le non-paiement des taxes de maintien dans un dossier (brevet
ou demande). Il y a toutefois d’autres situations dans lesquelles des
taxes officielles sont dues. Suite à cette décision, il est très important
de faire attention aux situations concernant le statut (petite ou
grande entité) d’un demandeur ou breveté, et aux situations dans lesquelles des taxes officielles sont dues et aux délais fixés par la Loi sur
714
les brevets et les Règles sur les brevets (1996). Cette décision a fait
l’objet d’un avis officiel de la part de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada qu’on peut retrouver, entre autres, au site internet
de l’OPIC ainsi qu’à l’édition du 3 octobre 2001 du Journal des
marques de commerce.
Vol. 14, no 2
La Loi sur le droit d’auteur:
qu’en est-il de sa réforme?
Albert Cloutier*
Le 22 juin 2001, l’honorable Brian Tobin, ministre de l’Industrie, et l’honorable Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien,
ont annoncé un processus de consultation et de réforme destiné
à moderniser davantage la législation canadienne sur le droit
d’auteur.
La publication sur Internet du document intitulé Cadre de révision du droit d’auteur marque le début d’un processus qui se poursuivra au cours des années à venir. Ce document décrit le contexte de
la réforme et le processus qui seront adoptés. Le gouvernement y
précise son intention d’examiner des projets de réforme du droit
d’auteur, de consulter la population canadienne et d’élaborer progressivement les modifications législatives qui s’imposeront.
Contexte
La Loi sur le droit d’auteur est entrée en vigueur en 1924 et a
été modifiée pour la première fois en 1931. Des changements importants lui ont également été apportés en 1988 et en 1997. Le gouvernement fédéral s’est engagé à veiller à ce que la Loi demeure l’une
des plus modernes et avant-gardistes du monde. La Loi doit être
*
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2001.
L’auteur est agent principal de projet à la Direction de la politique de la propriété
intellectuelle, secteur de la politique, à Industrie Canada.
715
716
adaptée au contexte économique, social, technologique et international d’aujourd’hui, compte tenu des éléments suivants:
• Internet et d’autres technologies de l’ère numérique;
• deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conclus en 1996, ainsi que les négociations et discussions internationales touchant le droit d’auteur; et
• l’obligation (en vertu de l’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur)
incombant au ministre de l’Industrie de présenter au Parlement,
d’ici septembre 2002, un rapport examinant le fonctionnement de
la Loi sur le droit d’auteur.
La réforme
Les objectifs du processus de révision sont les suivants:
• créer des occasions pour la population canadienne dans la nouvelle économie;
• stimuler la production de contenu culturel et la diversité des choix
pour la population canadienne;
• encourager une forte présence canadienne sur Internet; et
• multiplier les possibilités d’apprentissage pour les Canadiens et
les Canadiennes.
Le gouvernement du Canada examinera les questions, consultera les Canadiens et les Canadiennes et proposera, s’il y a lieu, des
modifications à la Loi, suivant un processus progressif. À cet égard,
des grappes de questions seront identifiées et feront l’objet d’une
série de révisions. Ce processus permettra au gouvernement de
mieux faire face à l’évolution rapide du contexte technologique et
commercial.
La réforme se poursuivra au cours des années à venir. Elle comportera des consultations étroites avec la population. Elle sera déterminée en partie par un dialogue axé sur des questions bien précises.
La substance et le plan d’action de la réforme seront abordés dans le
rapport du ministre de l’Industrie, prévu à l’article 92 de la Loi.
La Loi sur le droit d’auteur: qu’en est-il de sa réforme?
717
Consultations
Dans le cadre du processus de réforme, le gouvernement du
Canada a publié tout d’abord deux documents de consultation sur
d’importants aspects d’Internet: Document de consultation sur les
questions de droit d’auteur à l’ère numérique et Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est
des licences obligatoires de retransmission par Internet.
La publication intitulée Document de consultation sur les
questions de droit d’auteur à l’ère numérique examine des solutions
éventuelles à des problèmes clés relatifs au droit d’auteur dans le
contexte numérique, y compris celles de savoir s’il faut modifier la
Loi pour:
• définir un nouveau droit exclusif en faveur des titulaires de droits
d’auteur, y compris les artistes de spectacle et les producteurs
d’enregistrements sonores, afin de rendre leurs œuvres accessibles en direct;
• empêcher quiconque de contourner les techniques employées pour
sauvegarder les œuvres protégées par un droit d’auteur; et
• interdire la manipulation de l’information servant à gérer les
droits.
Une autre question importante est de savoir dans quelles circonstances les fournisseurs de services Internet peuvent être tenus
responsables des violations au droit d’auteur pour la transmission ou
le stockage d’œuvres protégées. La Loi ne mentionne pas clairement
les conditions sujettes à poursuites, ni n’impose explicitement
aucune restriction quant aux résultats de pareilles poursuites.
La publication intitulée Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet traite des règles suivant
lesquelles les signaux de radio et de télévision peuvent être retransmis sur Internet. La Loi sur le droit d’auteur prévoit l’obtention
d’une licence obligatoire autorisant automatiquement les sociétés de
câblodistribution et de diffusion par satellite à retransmettre les
émissions contenues dans les signaux de radiodiffusion dans la
mesure où elles paient les redevances établies par la Commission du
droit d’auteur. La question est de savoir si la licence obligatoire
718
devrait aussi être accordée pour la retransmission de ces émissions
par Internet et, le cas échéant, comment.
Les Canadiennes et les Canadiens ont été invités à s’exprimer
au sujet de ces documents et à répondre aux questions y étant posées,
avant le 15 septembre 2001. Les ministères ont reçu plus de 650
commentaires de la part des parties intéressées. Les ministères ont
diffusé tous les commentaires sur leurs sites Internet afin de permettre aux parties intéressées d’envoyer leurs répliques. La date
limite pour les répliques était le 22 octobre 2001.
De plus amples détails concernant le processus de réforme et
les consultations, ainsi que les documents et commentaires des intervenants, sont disponibles sur les sites Internet des ministères1.
1. <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01100f.html>
<http://www.patrimoinecanadien.gc.ca>.
Vol. 14, no 2
LIVRES PARUS
Ghislain Roussel
BEAURAIN, Nathalie, et JEZ, Emmanuel, Les noms de domaine de
l’Internet: aspects juridiques, Paris, Litec, 2001, 157 pages, 189
FF, ISBN: 2-7111-3308-7.
BLACK, Trevor, Intellectual Property in the Digital Era, Londres,
Sweet & Maxwell, 2001, 160 pages, ISBN: 0-421-82410-7.
CAMPBELL, Dennis, World Intellectual Property Rights and Remedies, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, Inc., 325 $ US,
ISBN: 0-379-01284-7.
CENTRE FOR COPYRIGHT STUDIES LTD., The Benefits and
Costs of Copyright: An Economic Perspective, Australian Copyright Council, 2000, gratuit, source: http://www.copyright.org.au.
CHENGSI, Zheng, et HONG, Xue, Intellectual Property Enforcement
in China: Leading Cases and Commentary, Londres, Sweet &
Maxwell, China Law Series, 2001, 350 pages, ISBN:
0-421-58790-3.
DAVIES, Gillian, Copyright and the Public Interest, 2e éd., Londres,
Sweet & Maxwell, 2002, ISBN: 0-421-74290-9.
DREYFUS, Nathalie, «Marques de commerce et noms de domaine
de l’Internet», Droit des technologies avancées 1 (2001), Paris,
Hermès science publications, 2001, 256 pages, 373,90 FF, ISBN:
2-7462-0287-5.
FREMLIN, Robert, Entertainment Law, mise à jour par Michael
LANDAU, St. Paul (Minnesota), West Group Inc., 2000, 742
pages, 125 $ US.
719
720
GAUTRAIS, Vincent, Le contrat électronique international, Montréal et Bruxelles, Les Éditons Thémis inc. et Émile Bruylant,
2001.
KAMSTRA, Gerry, SCOTT-RAM, Nick et DORING, Marc, Biothechnology Patents in Europe, Londres, Sweet & Maxwell, 2001, 128
pages, ISBN: 0-752-00706-8.
KASIRER, Nicholas, Le faux en droit privé, Montréal, Les Éditions
Thémis inc., 2000, 204 pages, 37 $, ISBN: 2-89400-114-2.
MARSHALL, Jessie N., Guide to the Nice Agreement Concerning the
International Classification of Goods and Services, Dobbs Ferry
(N.Y.), Oceana Publications, Inc., 85 $ US, ISBN: 0-379-21414-8.
McDONALD, Ian, A Comparative Study of Librairies Provisions
from Photocopying to Digital Communication, Redfern NSW (Australie), Centre for Copyright Studies Ltd., Australian Copyright
Council, 2001, 88 pages, gratuit, source: http://www.copyright.
org.au.
MERKIN, Robert, BLACK, Jack, Copyright and Designs Law, Londres, Sweet & Maxwell, 2001, 2 volumes, ISBN: 0-851-21797-4.
OBADIA, Alexandra, Xéno-transplantation – Le brevet sur l’animal,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2001, 142 pages, 20 $,
ISBN: 2-7605-1118-9.
OLSON, John R., MANIATIS, Spyros M. et WOOD, Nick, Domain
Names: Global Practice and Procedures, Londres, Sweet & Maxwell, 2001, ISBN: 0-421-72720-9.
PIERCE, Jennifer, et PURVIS, Ian, Working with Technology; Funding, Protection and Exploitation, Londres, Sweet & Maxwell,
2001, 600 pages, ISBN: 0-421-59810-7.
PIERRAT, Emmanuel, Le droit du livre, Paris, Éditions du Cercle de
la librairie, 2001, 272 pages, 223,03 FF, ISBN: 2-7654-0792-4.
SAURON, Propriété industrielle et droit communautaire, Paris,
LGDJ, 2001, 121,35 FF, ISBN: 2-275-02073-X.
SHIPPY, Karla C., KUMAR, Vini et THURMOND, Molly E., Trademark Practice and Forms, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, Inc., 225 $ US, ISBN: 0-379-01269-3.
Livres parus
721
TRAINER, Timothy P., Border Enforcement of Intellectual Property,
Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, Inc., 95 $ US, ISBN:
0-379-21411-3.
TRAVERS DE FAULTRIER, Sandra, Droit et littérature: essai sur le
nom de l’auteur, Paris, PUF, 2001, 264 pages, 168 FF, ISBN:
2-13-050709-3.
WEILER, Paul C., Leveling the Playing Field: How the Law Can
Make Sports Better for the Fans, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2000, 367 pages, 29,95 $ US.

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