La notoriété d`une marque nulle… Vente

La notoriété d’une marque nulle…
Vente-privée.com ou comment la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de
Paris rend un hommage singulier et bien malgré elle aux Tontons Flingueurs !
par France CHARRUYER
Société d'Avocats ALTIJ - Société d'Avocats Inter-Barreaux
Avocat Associé Fondateur
Alors que la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » n°09/3 623 085, en tant que dépourvue de
caractère distinctif, vient d’être annulée par la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris, le jeudi 28
novembre 2013, pour les services qu’elle désignait en classe 35, la 3ème section de cette même chambre,
considère, quant à elle, quelques huit jours plus tard et dans le bureau voisin, que notamment la dénomination
sociale, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine « vente-privée.com » (et partant le signe verbal
éponyme) seraient notoires, consacrant par là-même leur distinctivité…
Le Tribunal de Grande Instance de Paris ose donc tout, avec des jugements schizophrènes rendus à quelques
jours d’intervalle.
Georges Lautner, père des « Tontons Flingueurs » récemment décédé, n’aurait sans aucun doute pas manqué
d’apprécier cet hommage posthume, singulier et involontaire, car il faut le reconnaître, « c’est du brutal » : une
marque frappée de nullité par la 1ère section de la 3ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris pour
défaut de distinctivité est indirectement jugée parfaitement distinctive car notoire par la 3ème section de la même
chambre du même Tribunal.
La société VENTE-PRIVÉE.COM a fait appel du premier jugement.
Pour le Tribunal de Grande Instance de Paris, opportunément saisi par la société SHOWROOMPRIVÉ,
l’expression « vente-privée », usuelle et descriptive par essence pour désigner les services de la classe 35, doit être
jugée dépourvue de caractère distinctif et donc insusceptible d’appropriation par le droit des marques.
Par son action en nullité de la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » n°09/3 623 085, la société
SHOWROOMPRIVÉ se sera donc vengée et aura fait appliquer la loi du Talion, la Chambre des recours de
l’OHMI ayant confirmé, le 8 octobre dernier, le rejet de sa demande d’enregistrement de marque
communautaire pour le signe verbal « SHOWROOMPRIVÉ », ce dernier ayant été considéré comme présentant
un caractère descriptif et insuffisamment distinctif pour les produits et services désignés.
Là où les choses deviennent particulièrement savoureuses, c’est que le Tribunal de grande instance de Paris a
refusé à la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » n°09/3 623 085 toute hypothèse d’acquisition
de la distinctivité par l’usage, nonobstant certaines décisions plus souples rendues en la matière et prenant en
considération tant l’usage que la notoriété…
Car oui, pour un signe, l’acquisition d’une forme de distinctivité par l’usage est possible (cf Arrêt du 14 mai
2013 pour le signe Dict.fr), et c’est précisément la position de la 3ème section de la 1ère chambre du Tribunal de
Grande Instance de Paris qui a estimé que les signes distinctifs de la société VENTE-PRIVÉE.COM, parmi
lesquels ses marques semi-figuratives, mais également sa dénomination sociale, son nom commercial, son
enseigne et son nom de domaine, devaient être considérés comme notoires, pour pouvoir ordonner à titre de
mesures provisoires et conservatoires, la cessation de l’exploitation des noms de domaine venteprivees.com,
vente-priveee.com, ventprivee.com et ventprive.com.
VENTE-PRIVEE.COM a donc peut-être perdu l’une de ses marques (verbale française n°09/3 623 085), mais
pas ses autres signes distinctifs (au premier rang desquels ses marques semi-figuratives et ses noms de domaines),
ni surtout sa notoriété…
L’appel en cours quant au premier jugement évoqué nous apportera des éclaircissements.
Néanmoins, l’ambiance à la Lautner régnant au sein de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris
impose d’avoir quelques reflexes salvateurs, car vous ne pourrez pas toujours compter sur une juridiction dont la
main droite ignore ce que fait la main gauche…
Aussi, comment s’y retrouver pour ne pas perdre sa marque et/ou ses investissements ?
1/ Avoir un signe disponible et distinctif, subordonné à des recherches d’antériorités exhaustives
Avant de déposer une marque, d’immatriculer une dénomination sociale ou un nom commercial, ou bien
encore de réserver un nom de domaine, il est nécessaire de s’assurer au préalable de la disponibilité et de la
distinctivité du signe que l’on souhaite adopter.
S’abstenir de le faire s’avère particulièrement risqué et source d’un important contentieux notamment lorsque
ce soin est laissé à des agences de communication ou web agency qui, quelles que soient leurs qualités, ne sont
pas formées juridiquement à cet exercice et surtout pas assurées pour.
En effet, si votre marque, votre dénomination sociale, votre nom commercial ou votre nom de domaine ne sont
pas disponibles, ils ne manqueront pas d’être contestés à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs
qui vous attaqueront en contrefaçon ou en concurrence déloyale, aux fins de vous interdire d’exploiter votre
signe et de vous faire condamner au paiement de dommages et intérêts parfois très élevés.
Si votre marque est attaquée pour défaut de distinctivité vous risquez de la perdre purement et simplement.
Vous gagnez donc du temps et de l'argent, dès le début de votre projet, quel qu’il soit, en faisant réaliser non
seulement une recherche d’antériorités mais également en vous entourant de conseils de professionnels sur la
distinctivité du signe choisi.
L’INPI ne donne aucun blanc-seing lorsque vous déposez une marque, il vous appartient de vous faire
conseiller sous peine de tout perdre à terme.
Imaginez un seul instant qu'un tiers, doté de droits plus anciens, conteste par la suite (une fois que votre
chiffre d’affaires est suffisant pour justifier un préjudice) votre signe distinctif ou n’en demande la nullité.
Vous pouvez être contraint d’arrêter votre processus de production, de retirer vos produits des rayons, de
faire radier votre nom de domaine, de revoir l’ensemble de votre communication et de vous tourner vers une
nouvelle marque. Les risques et frais associés peuvent être énormes.
S’il est fortement recommandé de recourir à un Avocat spécialisé ou à un Conseil en Propriété Industrielle, c’est
principalement parce que les recherches à l’identique auxquelles vous pouvez procéder seul sur la « base de
données marques » de l’INPI ou encore sur Google ne sont nullement suffisantes et ne vous garantissent en aucun
cas la disponibilité de votre signe.
En effet, la disponibilité d’un signe s’apprécie au regard des similitudes avec les signes antérieurs. Sont prises en
compte :


Les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes dans le cadre d’une « appréciation
d’ensemble » ;
Les similitudes des produits et services désignés par les signes.
L’autre raison pour laquelle il est fortement recommandé de recourir à un Avocat spécialisé ou à un Conseil en
Propriété Industrielle, c’est que les recherches d’antériorités ne doivent pas se limiter aux signes distinctifs de
même nature que celui que vous convoitez.
En effet, il n’est pas rare que les conflits entre signes distinctifs naissent du fait par exemple qu’une marque soit
déposée alors qu'un nom de domaine identique existait déjà, ou bien encore qu’une dénomination sociale soit
immatriculée alors que ce nom existait déjà sous la forme d'une marque.
2/ Surveiller son portefeuille de signes distinctifs (et notamment de marques)
L’enregistrement de vos marques est une condition essentielle, mais cela ne suffit pas.
En effet, la protection offerte par le droit des marques ne devient réelle que dans la mesure où les atteintes
potentielles à vos droits sont relevées et les contrefacteurs ou auteurs d’agissements parasitaires (cf Venteprivée.com) traqués.
Votre marque ne peut être protégée effectivement qu’à la condition de mettre en place une surveillance des
marques similaires.
Une protection efficace de votre portefeuille de marques nécessite par conséquent que vous soyez informé des
nouveaux dépôts de marques susceptibles de porter atteinte à vos droits.
La mise en place d’un service de surveillance de vos marques permet :
-
De déceler la publication de demandes d’enregistrement de marques identiques ou similaires à vos
marques visant des produits ou des services appartenant aux classes dans lesquelles ces dernières sont
protégées ;
-
De réagir immédiatement en formant opposition auprès de l’administration, de manière à empêcher
l’enregistrement de la marque contrefaisante ;
-
D’agir en contrefaçon, si le délai d’opposition est dépassé ;
-
D’éviter la forclusion par tolérance de ses marques : en effet, si vous tolérez la coexistence pendant plus
de 5 ans, vous n’aurez plus aucun recours contre la marque de votre concurrent ;
-
De consolider la valeur de votre portefeuille de marques, en cas d’audit, ou dans la perspective d’une
opération portant sur les actifs incorporels de votre entreprise.
La surveillance de vos marques s’effectue généralement sous la forme d’un abonnement annuel.
Elle permet d’identifier les nouveaux dépôts de marques dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques
(France, Europe, régions du monde).
Il vous appartient de rechercher un service de surveillance de marques adapté à vos besoins auprès de
professionnels compétents.