La propriété intellectuelle à Hong Kong

La propriété intellectuelle à Hong Kong:
ce qu’un canadien doit savoir!
Me Nicolas Sapp
Avocat et agent de marques de commerce
Associé responsable du bureau de Québec
ROBIC sencrl
Québec, le 1er juin 2012
La propriété intellectuelle à Hong Kong: un
survol des principes applicables
• L’importance d’enregistrer sa PI à Hong
Kong
• La protection offerte pour:
– Les marques de commerce;
– Les brevets;
– Les dessins industriels.
• La protection de son nom de domaine.
Protéger sa propriété intellectuelle à Hong Kong?
Protéger ma PI à Hong Kong?
• Être le premier à enregistrer sa PI dans un pays
n’empêche pas les autres d’enregistrer ailleurs;
• Le système d’enregistrement de la propriété
intellectuelle à Hong Kong offre une protection
territoriale;
• Pour accroître la protection de votre PI, il est
recommandé de déposer ses droits de propriété
intellectuelle à Hong Kong, une porte d’entrée
sur la Chine.
Protéger ma PI à Hong Kong?
• Hong Kong, pont idéal pour les
négociations de PI, grâce à:
– Son autonomie;
– Son système politique et social avancé;
– La mixité de sa culture Est-Ouest;
– Sa longue expérience dans l’obtention de
brevets américains.
Protéger ma PI à Hong Kong?
• Le titulaire d’un dessin industriel ou d’un
brevet enregistré a le droit d’empêcher
quiconque de fabriquer, importer, utiliser,
vendre ou louer à Hong Kong des produits
ou services qui violent l’enregistrement.
Protection des marques de
commerce
Pourquoi enregistrer sa marque?
– Les marques non enregistrées peuvent
bénéficier de la protection en vertu de la
common law (action en passing off);
– Il faut alors prouver la réputation de la
marque en question et les dommages qui
résultent de l’utilisation de votre marque par
un tiers;
– Une action en passing off est habituellement
une action plus difficile à faire valoir que
l’action en contrefaçon d’une marque
enregistrée.
La protection des marques de commerce
• Les frais pour l’enregistrement d’une marque:
– 3000$ en honoraires et déboursés
• Durée de la protection:
– 10 ans à partir de la date de demande
d’enregistrement;
– Renouvelable.
Questions à se poser avant
d’enregistrer sa marque:
– Est-ce que la marque est distinctive?
– Est-elle descriptive des biens ou services
auxquelles elle se rattache?
– Est-ce qu’elle correspond à un terme connu
dans votre champ de pratique?
– Est-ce que votre marque a déjà été
enregistrée pour les mêmes biens ou
services?
La protection des marques de commerce
• Les 4 étapes du processus d’examen d’une
demande d’enregistrement :
•
•
•
•
Examen de forme
Examen de la demande d’enregistrement
Publication pour opposition
Enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement
Délai: 6 à 7 mois suivant la date de réception de
votre demande d’enregistrement par le
Registraire.
Recommandations
• Enregistrez votre marque à Hong Kong et en
Chine, où il y a un système de protection
distinct: votre enregistrement en Chine ne vous
donne pas automatiquement une protection à
Hong Kong!
• Enregistrez votre marque en cantonnais et en
anglais (translittération ou traduction) pour son
utilisation à Hong Kong et pour lui donner une
résonance et protection plus large.
Recommandations
• Enregistrez votre marque le plus rapidement
possible afin de vous assurer de sa disponibilité
dans votre secteur d’activité et pour initier une
action immédiatement contre une contrefaçon;
• Consultez, de temps à autre, le « Hong Kong
Intellectual Property Journal » (disponible en
ligne) afin de vérifier s’il y a des demandes
d’enregistrement susceptibles de créer la
confusion avec votre propre marque;
Recommandations
• Entamez une action en vertu de
l’Ordonnance sur les marques de
commerce pour tous les cas de
contrefaçon de votre marque à Hong
Kong;
• Entamez une action en « passing off »
pour les dommages subits par votre
entreprise (achalandage et réputation) à
Hong Kong pour vos biens et services;
Recommandations
• Dénoncez les infractions d’ordre criminel
ayant eu lieu à Hong Kong au Intellectual
Property Investigation Bureau of the
Customs and Excise Department (Bureau
des enquêtes liées à la propriété
intellectuelle du Département des douanes
et accises).
Recommandations
• Considérez prendre des mesures
administratives ou judiciaires en vertu des
lois chinoises si l’infraction a lieu sur le
territoire chinois.
* Les recommandations énumérées ci-dessous sont tirés du document
« Trademark Protection in Hong Kong » © 2006 et sont utilisés
avec la permission du Gouvernement de la région administrative
spéciale de Hong Kong.
Protection des brevets
La protection des brevets
Deux types de brevet à Hong Kong:
– Standard (protection maximale de 20 ans);
– De « courte durée » (protection maximale de
8 ans).
Brevet standard
• Un brevet de type standard à Hong Kong sera
délivré suite à l'enregistrement d'un brevet
auprès d’un des trois bureaux de brevets :
– Le Bureau de la propriété intellectuelle de la
République populaire de Chine
– L’Office européen des brevets, eu égard à une
demande désignant le Royaume-Uni;
– L'Office des brevets du Royaume-Uni.
• Aucun examen n’aura lieu à Hong Kong.
Protection de vos dessins
industriels
Un dessin industriel, c’est quoi?
Ce sont les
caractéristiques visuelles
d’un objet, tels que:
• La forme
• La configuration
• Le motif ou les éléments
décoratifs
Durée de la protection
La période de protection d’un
dessin enregistré est renouvelable
pour une période de 5 ans,
jusqu’à un maximum de 25 ans.
Nouveauté: condition essentielle
Le dessin ne doit pas avoir été:
–enregistré antérieurement;
–publié ou révélé antérieurement (à
Hong Kong ou ailleurs).
Noms de domaine
Est-ce que ce courriel vous est familier?
Dear CEO:
We are a domain name registration and dispute organization
in Hong Kong. We have something to confirm with you. We
formally received an application on May 17, 2012. One
company called X Company is applying for following:
YOURMARKHERE.COM.hk
These days, we are dealing with it, so we hope to get the
affirmation from your company. Please let someone in your
company who is responsible for trademark or intellectual
property rights contact us. If there is any question, please
contact us as soon as possible.
Best regards,
Check Domain Name Dept.
Hong Kong NET Network Information & Technology Co., Ltd.
Oversea Internet Domains Accredited Registry
Enregistrer son nom de domaine à Hong Kong
• Votre entreprise ne devrait pas répondre à
ce genre de courriel. Il s’agit
probablement d’un « spam »;
• Par contre, vous devriez songer à
enregistrer un nom de domaine à HK
(.hk);
Hong Kong Internet Registration
Corporation Ltd (HKIRC)
• Organisme privé sans but lucratif qui gère
la résolution des questions liées à
l’enregistrement du nom de domaine
« .hk » à Hong Kong:
– Politique et mécanismes complets de
résolution des différends selon les pratiques
internationales
Visitez le: https://www.hkirc.hk/ (en anglais)
Enregistrer un « .hk »
• Avoir un site Web en cantonnais peut être
profitable pour votre entreprise;
• Enregistrer un « .hk » peut vous protéger
« défensivement »;
• Si vous ne faites pas encore affaires en
Asie, l’enregistrement que vous ferez
maintenant gardera la disponibilité de
votre nom de domaine pour le futur.
La problématique des « squatters »
Les « squatteurs » vont:
– Identifier votre marque ou nom de domaine
enregistré(e) au Canada ou ailleurs;
– Enregistrer la marque ou le nom de domaine à Hong
Kong;
– Vous vendre la marque ou le nom de domaine à un
prix élevé.
Enregistrer votre marque et votre nom de
domaine rapidement est la meilleure façon de se
protéger!
Conclusions
• L’enregistrement de votre PI à Hong Kong est
fortement recommandé si vous avez une
présence en Asie (incluant les entreprises qui y
fabriquent leurs marchandises pour
exportation);
• Même si vous n’êtes pas présents en Asie, un
enregistrement peut vous être utile
« défensivement »;
• Il n’est pas rare que des individus vérifient les
Registres canadiens ou américains pour vérifier
si un enregistrement à été fait à HK. Dans la
négative, ils pourront s’approprier votre PI.
QUESTIONS?