Céramiques - IPR SME Helpdesk

Un projet financé par
l'Union européenne
Guide des droits de propriété intellectuelle en Chine à l’attention des PME
européennes de l’industrie céramique
1. Introduction aux droits de propriété intellectuelle (PI) en Chine à l’attention des PME de l’industrie
céramique
L’industrie européenne de la céramique représente une diversité tant des produits que de leur destination
finale, de technologies, et se caractérise par un grand nombre de PME fabricant des produits en céramique
uniques. Ces dernières années, l’industrie a connu un afflux de produits comparables en céramique bon
marché, dont certaines sont des copies réalisées à partir de dessins mis au point dans l’Union européenne.
Un nombre important de ces produits au design européen « copié » sont importés de Chine. À mesure
que ces importations augmentent, le système chinois de protection et de mise en œuvre des droits de PI
est appelé à jouer un rôle central dans l’aide apportée aux PME européennes pour la protection de leurs
produits sur leurs marchés domestiques. Défendre ses droits de PI peut représenter un défi et nécessite
d’investir dans une stratégie consolidée de protection des droits, englobant le pays d’établissement et
celui d’origine des contrefaçons. Même les PME sans activité sur le marché chinois, ou ne projetant pas
de pénétrer ce marché à l’avenir, doivent envisager de procéder à des dépôts de droits en Chine dans le
but de mettre un terme à ces importations en agissant à la source, en amont des marchés sur lesquels les
PME sont présentes.
2. Les principaux domaines des droits de PI en matière de céramique
Les catégories de droits de PI pertinents en matière de céramique en Chine sont les dessins industriels,
les marques de fabrique, le droit d’auteur (ou « copyright »), les brevets d’invention et les modèles d’
utilité. Par ailleurs, des actions en concurrence déloyale pourront aussi être applicables dans certaines
circonstances. Bien que les lois chinoises sur la concurrence déloyale offrent une certaine protection
contre des comportements déloyaux, comme la copie en matière d’habillage commercial, il n’est pas
conseillé de se reposer sur ce fondement à titre principal. Au contraire, vous devrez faire enregistrer vos
droits de PI afin de garantir leur protection en Chine.
i. Les dessins et modèles
Le dessin et le caractère distinctif constituent des éléments importants pour certains produits en
céramique, particulièrement ceux destinés aux consommateurs (comme par exemple, les articles de
décoration, la vaisselle, les éléments de salle de bains, etc.). Leaders du design, les producteurs de l’
Union européenne sont confrontés au défi que représente le maintien et la protection de cet avantage, qui
suppose d’acquérir des droits en Chine permettant de protéger leurs designs uniques.
En Chine, les dessins et modèles sont protégeables au titre d’un enregistrement soumis à la Loi sur les
Brevets. Ces droits appelés « brevets de dessin industriel » protègent les dessins et modèles originaux
relatifs à la forme ou au motif d’un objet ; l’apparence extérieure d’un produit céramique peut donc être
protégée par un « brevet de dessin industriel ».
Les brevets de dessin industriel sont généralement accordés dans un délai de 9 à 12 mois et pour une
durée de 10 ans.
Il importe de noter que si un dessin ou modèle identique ou similaire a été dévoilé en un lieu quelconque,
et publiquement utilisé en Chine (ou, après le 1er octobre 2009 - date d’entrée en vigueur du troisième
amendement de la Loi sur les Brevets - en tout lieu) ou encore si le design viole les droits antérieurs des
tiers, les droits sur le dessin pourront être annulés. En d’autres termes, si votre produit est déjà sur le
marché, il est peu probable qu’un dépôt pour ce même design soumis postérieurement soit validé. La
leçon à retenir est de toujours déposer les droits sur un dessin industriel avant le lancement du produit.
ii. Les marques de fabrique
En Chine, une marque de fabrique est protégeable par un enregistrement soumis à la Loi sur les Marques.
La protection est accordée pour une durée initiale de 10 ans, renouvelable indéfiniment par périodes de 10
années successives.
Cependant, l’obtention de la marque peut nécessiter de 2 à 3 ans.
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Les personnes ou les entités étrangères qui souhaitent enregistrer des marques nationales/chinoises
doivent mandater un agent de marques chinois, lequel effectuera un dépôt en leur nom (alternativement,
le dépôt peut être fait selon le système dit « de Madrid » - voir les modalités ci-dessous).
Pour pouvoir agir en justice contre les contrefacteurs, les fabricants de céramiques devront enregistrer
leur(s) marque(s) en Chine, ou avoir obtenu un enregistrement « Madrid » équivalent. Le système
chinois en vigueur est celui du « premier dépôt » (« first-to-file »), qui protège le titulaire du dépôt de
marque le plus ancien chronologiquement - et non le premier utilisateur du signe. Ainsi, les marques
non enregistrées ne sont pas protégées, sauf dans des cas très limités (ainsi, celles qui sont considérées
« notoires » en Chine). Une marque ne pourra être reconnue comme « notoire » en Chine que dans le
cadre d’une procédure comme une opposition de marque, une demande d’invalidation ou encore une
action en contrefaçon, qui toutes nécessitent des moyens de preuve compliqués, onéreux et longs à
apporter. Il est donc recommandé qu’une marque et, si possible, sa version chinoise, soit enregistrée en
Chine.
Les marques peuvent revêtir une importance tactique toute particulière dans le cas d’un produit qui n’est
pas protégé par ailleurs par un dessin ou modèle déposé. Ainsi, des marques en relief, ou une marque
intégrée dans un design, compliquent-elles la tâche aux contrefacteurs en rendant la distinction entre les
éléments fonctionnels et les éléments non essentiels de la marque difficile. Des contrefacteurs pourront,
par manque de précaution, omettre de modifier certains éléments de la marque intégrés au design, avec
pour résultat que la copie d’un design devient également de la contrefaçon de marque. Dans ce cas et à
condition que les marques soient enregistrées en Chine, les producteurs de céramiques pourront s’appuyer
sur des droits légaux pour protéger leurs produits.
Une marque enregistrée en Chine peut se voir annulée pour défaut d’exploitation par son titulaire pendant
plus de trois années consécutives. Nous conseillons donc aux titulaires de veiller à ce que leur marque
soit utilisée en Chine, et de conserver les preuves de cet usage.
Le Système de Madrid
La Chine a ratifié l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, ainsi
que le Protocole de Madrid (désignés collectivement sous le nom de « Système de Madrid »). Dans ce
système, le titulaire d’une marque dans un Etat partie peut faire valoir ses droits à la marque dans les
autres Etats parties, en effectuant un dépôt unique. A condition que la Chine soit visée dans le dépôt, le
bureau des marques en Chine devra examiner la demande d’enregistrement de cette même marque, au
regard de ses propres règles. En l’absence d’objection de la part du bureau des marques chinois dans le
délai imparti, la marque sera enregistrée en Chine.
iii. Le droit d’auteur (« copyright »)
Le copyright (ou droit d’auteur) protège les applications créatives ou artistiques d’une idée. Les poupées
en porcelaine, les motifs de carrelage, les vases ou encore les tasses et autres articles du genre peuvent
facilement être perçus en tant qu’œuvres d’art, là ou les lavabos et toilettes de salles de bains, les pipes
en argile et les tuiles de toit seront plutôt (sous réserve de leur mérite artistique) considérés comme des
objets purement fonctionnels, dépourvus de toute originalité. Cependant, même ces derniers peuvent
comporter un certain degré de créativité ouvrant droit à une protection par le droit d’auteur. Le droit d’
auteur s’appliquera à l’œuvre, mais sans englober les aspects de l’œuvre qui répondent à des impératifs
de fonctionnalité.
Contrairement aux brevets et aux marques déposées, le droit d’auteur existe dès lors qu’une œuvre
originale est créée, sans qu’un enregistrement soit nécessaire pour déclencher la protection, la Chine
étant partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Il est
toutefois conseillé de procéder à un enregistrement volontaire des droits d’auteur en Chine : en effet, en
cas de différend sur le droit d’auteur, l’enregistrement permettra d’apporter la preuve que l’œuvre est
bien protégée, et que le droit d’auteur appartient bien au titulaire. L’enregistrement s’obtient en 2 à 3
mois environ. En pratique, un certificat d’enregistrement sera également communément exigé par les
administrations devant lesquelles le titulaire souhaite faire valoir son droit, en cas de violation.
De manière générale, le droit d’auteur est protégé pendant la vie de l’auteur, et 50 années au-delà.
Les œuvres appartenant à des entreprises sont protégées pendant 50 ans à compter de leur première
publication.
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iv. Les brevets d’invention
Les nouvelles technologies sont couramment utilisées dans le cadre de la fabrication de céramiques. A l’
image de ce qui se passe dans le domaine des marques, une personne ou une entreprise étrangère (non
immatriculée en Chine) qui souhaite déposer un brevet devra passer par un agent habilité chinois pour
effectuer le dépôt.
Le brevet d’invention peut être obtenu pour un produit ou un procédé innovant ou une amélioration (soit
un produit ou un procédé possédant ou contenant des aspects fonctionnels ou techniques innovants), et
confère au titulaire un droit exclusif, pendant 20 ans à compter du dépôt. Ce droit lui permet d’interdire
à tout tiers de fabriquer, utiliser ou vendre l’invention sans son autorisation. Les brevets d’invention sont
déposés et examinés par l’Office National de la Propriété Intellectuelle (SIPO). L’examen de la demande
peut prendre entre 2 et 4 ans, à compter du dépôt.
v. Les brevets relatifs aux modèles d’utilité
La loi chinoise reconnaît les brevets relatifs aux modèles d’utilité, qui protègent des solutions techniques
ayant trait à la forme ou la structure d’un produit - ou à une combinaison des deux (mais sans constituer
un procédé) - et destinées à une utilisation pratique. Les critères d’inventivité sont moins stricts que ceux
des brevets d’invention ; les dépôts de modèles d’utilité font l’objet d’une vérification de forme par le
SIPO, mais sans examen de la demande au fond. Les modèles d’utilité ainsi acceptés sont officiellement
publiés au journal du SIPO, et généralement octroyés à l’issue d’une période de 12 mois. Comme les
dessins industriels, les modèles d’utilité sont accordés pour une durée de 10 ans.
3. L’application des droits de PI en Chine
En règle générale, les droits de PI ayant trait aux produits céramiques sont les marques de fabrique, les
dessins industriels et les droits d’auteur. Concernant les marques, les recours sont souvent plus variés
que pour les autres droits, essentiellement pour des raisons pratiques. Les lois en matière de propriété
intellectuelle délèguent leur application à des instances administratives spécifiques, de sorte que l’
efficacité d’un recours administratif (par opposition à une action devant les tribunaux) pour un droit
donné dépendra principalement de l’attitude, des prérogatives et des ressources dont telle administration,
chargée d’appliquer le droit, disposera. Ainsi, les Administrations de l’Industrie et du Commerce (AIC)
locales, qui connaissent des litiges en matière de marques et de concurrence déloyale, disposent
souvent d’une expérience et de moyens importants pour faire appliquer les droits, qui leur permettent d’
offrir une meilleure aide. A l’inverse, les Bureaux locaux de l’Administration des Brevets (PAB) ou ceux
de l’Administration Nationale du Droit d’Auteur (NCA) souffrent soit d’un manque de personnel, soit
de ressources limitées pour traiter une plainte pour violation de droit de PI, soit encore n’ont pas les
moyens légaux d’ordonner les mesures adéquates (comme la destruction des biens contrefaisants). En
conséquence, le titulaire d’une marque contrefaite aura à sa disposition un arsenal plus important que
celui d’un autre type de droit.
L’application des droits de PI en Chine s’articule généralement autour de deux voies procédurales : une
voie administrative, et une action judiciaire civile (la voie pénale est comparativement moins utilisée,
mais sera néanmoins brièvement évoquée). D’autres actions, comme la mise en demeure, le dépôt d’
une plainte à l’occasion d’un salon et l’enregistrement des droits de PI auprès des douanes chinoises, sont
également disponibles. Notez que les contrefacteurs pourront également attaquer vos propres droits,
par exemple en demandant l’annulation d’une marque ou l’invalidation d’un brevet, pour tenter de faire
obstacle à votre action.
La procédure administrative
Les autorités administratives chinoises disposent de pouvoirs contraignants en application des lois relatives
à la propriété intellectuelle. De manière spécifique, l’AIC est habilitée à faire appliquer les droits sur les
marques et à examiner les plaintes en concurrence déloyale ; le PAB dispose d’une compétence en matière
de brevets d’invention, modèles d’utilité et dessins industriels, et le NCA en fait de droit d’auteur. De plus,
le Bureau de Supervision de la Technologie (TSB) est qualifié pour exercer des recours sous certaines
conditions, lorsque la qualité d’un produit est en jeu, ou lorsqu’une marque a été contrefaite.
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Le recours administratif est souvent considéré comme une méthode rapide et économiquement
avantageuse, en cas de violation simple.
L’action comprend le dépôt d’une plainte auprès de l’administration compétente pour le type de droit
concerné. Les AIC, NCA, PAB et TSB sont tous habilités à procéder à des inspections auprès de
contrefacteurs présumés et, à l’exception notable de presque tous les PAB, peuvent ordonner des saisies
de marchandises et infliger des amendes. L’administration compétente sera déterminée en fonction du
type de droit en cause, et de la complexité de l’affaire.
La voie administrative est communément utilisée pour les affaires de contrefaçon de marques
et de concurrence déloyale, dans lesquelles l’AIC locale pourra ordonner la saisie des
marchandises et prononcer des amendes. Toutefois, le recours administratif, en dépit de son
efficacité, n’est pas forcément dissuasif pour les contrefacteurs récidivistes, qui intègrent ces
procédures comme des « coûts d’exploitation ».
Une action civile peut être conseillée dans ces derniers cas, ou pour des affaires où l’infraction est
importante ou complexe. On peut aussi envisager un recours administratif, dans le but de collecter des
preuves à l’appui d’une action civile ou pénale (voir ci-dessous), ainsi qu’une saisine des douanes afin
de prévenir l’entrée ou la sortie de marchandises contrefaisantes en Chine, si l’inspection administrative
révèle des informations concernant l’import-export.
En matière de violation du droit d’auteur, sauf si l’affaire est simple (par exemple, des copies pirates de
produits audiovisuels ou des copies de livres à l’identique), le NCA local sera souvent peu enclin à agir. C’
est pourquoi les actions visant à défendre un droit d’auteur sont souvent portées devant les tribunaux
civils.
Dans les cas de violation de brevets, les PAB locaux disposent de pouvoirs limités ; leur action est donc
peu dissuasive et sert souvent à provoquer une médiation, aboutissant à une transaction.
Ceci n’est toutefois pas vrai des autorités dans la province du Guangdong ou celle de Chongqing qui, à la
différence de leurs homologues, peuvent ordonner la saisie de marchandises contrefaisantes et imposer
des pénalités.
Les actions civiles
Une société peut entamer une procédure civile à l’encontre d’un contrefacteur auprès des Tribunaux du
Peuple, qui sont compétents pour ordonner la cessation de l’infraction, des excuses publiques et l’octroi de
dommages-intérêts. Avant d’envisager toute procédure judiciaire, il convient de se renseigner auprès d’un
professionnel du droit.
La défense des droits dans les salons
En Chine, les manifestations commerciales disposent souvent de leur propre centre de réclamation de
PI, où les sociétés peuvent signaler l’exposition de produits contrefaisants et demander que ces produits
soient retirés pour mettre un terme aux commandes, à leur vente et leur exportation. Les organisateurs
de salons s’étendant sur 3 jours ou plus ont l’obligation de mettre en place un tel Centre de Réclamation
de PI, tenu par des personnels venant à la fois des autorités administratives compétentes locales et
de l’organisateur du salon. Les salons d’une durée moindre ne sont pas légalement tenus de prévoir
un tel centre, mais de plus en plus d’organisateurs y ont recours afin de rehausser le prestige de leur
manifestation commerciale.
Lorsqu’un droit d’auteur ou une marque a fait l’objet d’une violation, l’autorité administrative siégeant
au Centre de Réclamation de PI est compétente pour (i) enjoindre à l’exposant en infraction de retirer
immédiatement les marchandises contrefaisantes et/ou (ii) confisquer et détruire les brochures et autres
éléments publicitaires. Dans le cas d’un salon dans le Guangdong, le PAB est de plus compétent pour
saisir les produits violant des brevets et procéder à la confiscation des documents et autres supports.
Préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi sur les Brevets prévue pour le 1er octobre 2009, une « offre
de vente » (définition qui comprend le fait d’exposer des produits contrefaisants lors d’un salon) n’est
pas réputée être une contrefaçon de dessin industriel (mais constitue bien, en revanche, une violation de
marque, brevet ou de modèle d’utilité).
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La portée d’une action au soutien de vos droits lors d’un salon peut s’avérer limitée, en ce qu’elle cible
principalement les ventes, réelles ou potentielles, qui ont cours pendant ce salon. L’action ne s’attaquera
donc pas à la source du problème qu’elle ne traitera pas à long terme. C’est pourquoi ces mesures, qu’
il faut mettre à profit dans certaines circonstances, doivent s’inscrire dans une stratégie plus large de
défense de vos droits de PI.
Les douanes
Contrairement à la plupart des pays, où les douanes n’examinent que les produits sortant, les douanes
chinoises vérifient les marchandises à l’importation comme à l’exportation. Les douanes peuvent en
principe se saisir d’office en matière de contrefaçon, mais en pratique, elles ne retiendront les produits
destinés à des pays tiers et ne notifieront le titulaire des droits que si celui-ci a bien au préalable
enregistré son titre auprès de l’Administration Générale de Douanes (GCA). Une fois la déclaration
effectuée et l’enregistrement approuvé par la GCA, les informations concernant les droits sont rentrées
dans la base de données des douanes, accessible par les antennes de douane locales. Lorsque les
douanes soupçonnent un envoi de produits contrefaisants sur un droit enregistré dans leur base, elles
ont la faculté de retenir temporairement les marchandises et informer le titulaire des droits (ou son agent
local). A réception d’une telle notification, le titulaire ou son agent dispose de 3 jours pour décider s’il
souhaite demander la saisie des produits en versant une caution (qui sera indexée sur la valeur des biens
retenus). Les douanes saisiront alors les marchandises et procéderont à une enquête afin de déterminer
si les marchandises en question constituent bien une contrefaçon ; si c’est le cas, les douanes pourront les
confisquer pour destruction, et imposer une amende.
En cas de connaissance d’une expédition prévue de marchandises contrefaisantes (vers ou en provenance
de Chine) et alors même que le droit de PI n’aurait pas été enregistré auprès des douanes, il est toujours
possible de déposer une plainte directement auprès des douanes pour demander la saisie de la cargaison.
Dès que les douanes auront confirmé au titulaire du droit que les marchandises ont été appréhendées,
ce dernier devra alors introduire une instance devant un Tribunal Populaire, en sollicitant une injonction
préalable ou le prononcé de mesures conservatoires temporaires. En l’absence d’une telle injonction,
accompagnée d’un mandat officiel du Tribunal d’exécuter les mesures, les douanes relâcheront les
marchandises à l’expiration d’un délai de 20 jours ouvrés.
4. Une stratégie de PI en Chine pour les PME de céramique européennes
L’industrie européenne de la céramique est victime de « copies » bon marché en provenance de Chine. Il
est donc important que les titulaires de droits mettent en place une stratégie de défense de leurs actifs
de PI ; ceci passe par enregistrer et protéger leurs droits en Chine (même quand celle-ci n’est pas leur
marché de prédilection), surveiller les manifestations commerciales dans le domaine céramique, élaborer
un courrier-type destiné à des campagnes d’avertissement qui seront à lancer de manière ciblée, au
moment opportun, déclarer leurs droits auprès des douanes chinoises, et intenter des actions judiciaires
soigneusement sélectionnées, devant les tribunaux civils. Une telle stratégie doit viser à mettre un terme
à la contrefaçon à la source. En effet, il devient plus difficile de suivre les produits contrefaisants dès lors
que ceux-ci ont quitté le territoire chinois.
Identifiez et enregistrez les droits de PI relatifs aux céramiques
Au sein d’un panel varié de produits en céramique, des éléments relevant de la marque ou encore des
éléments artistiques et techniques peuvent cohabiter. Ces éléments peuvent être protégeables au titre de
la PI, tout comme ils peuvent n’être ni enregistrés, ni même identifiés. La Chine, à l’image d’autres pays,
impose un enregistrement comme condition de la plupart des droits de PI. Il est souhaitable de procéder
à des enregistrements par ordre de priorité, en déposant en premier lieu les produits de plus grande
valeur, ou ceux qui sont le plus communément vendus et distribués.
L’enregistrement des droits donne au déposant des moyens légaux d’action à l’encontre des contrefacteurs.
A l’inverse, en cas de défaut d’enregistrement, il est très difficile par la suite (voire impossible) de faire
aboutir une demande administrative ou judiciaire de réparation. Dans ce dernier cas en effet, l’action est
difficile, compliquée et onéreuse et le résultat incertain. Le premier obstacle à surmonter est d’identifier
les éléments de PI contenus dans vos produits. Pour pouvoir donner lieu à un enregistrement, la PI doit
être reconnue.
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Lorsque se pose la question de l’enregistrement d’une marque, la majorité des personnes pensent à un
slogan, un nom ou un logo, plutôt qu’à la forme d’un produit. Toutefois, même si cela peut donner lieu
à certaines difficultés, la forme d’un produit est également susceptible d’être enregistrée en tant que
marque tridimensionnelle.
Les éléments tenant au design ou à l’apparence extérieure d’un produit céramique peuvent aussi être
protégés au titre du dessin industriel. Tout processus de mise au point d’un nouveau produit devrait
inclure, en amont, une appréciation de ses risques et opportunités en fait de PI. Des retards dans une
telle évaluation peuvent se traduire, pour une société, par des risques imprévus et une perte de protection
des droits. En particulier, lorsqu’un produit est d’ores et déjà lancé et largement vendu sur le marché, il
se peut que la possibilité de bénéficier d’un enregistrement de dessin industriel soit devenue caduque du
fait même du lancement.
Un droit d’auteur peut n’être pas identifié en tant que tel, par des sociétés qui ne considèrent pas que les
éléments de design contenus dans des objets tels que des toilettes, éviers, baignoires, et autres objet
du même genre, soient en eux-mêmes constitutifs d’œuvres d’art. Toutefois, un tel droit d’auteur peut
effectivement exister, du fait d’une certaine inspiration artistique qui s’exprime dans le dessin intrinsèque
à ce type d’objets. Ces œuvres d’art doivent bien entendu, pour pouvoir prétendre à la protection du droit
d’auteur, présenter un certain degré d’originalité (ce qui exclut tous les aspects dictés par des impératifs
fonctionnels). En conséquence, il convient de conserver les preuves documentaires retraçant le processus
de création. Ainsi les ébauches, les versions antérieures au dessin final, les preuves montrant l’évolution
du design, sont toutes utiles pour établir que le fabriquant a mis au point une œuvre (et la manière dont il
l’a mis au point). Doivent être également conservés les contrats entre le fabriquant et l’artiste, si l’œuvre
a fait l’objet d’une commande ou d’une licence, qui peuvent démontrer que les droits sur l’œuvre ont été
transmis, ou toute autre preuve d’un droit d’auteur et d’un effort de création indépendant.
Identifiez les contrefacteurs
Disposer d’un bureau de représentation, d’agents ou de distributeurs en Chine est un plus car ceci permet
de surveiller les contrefaçons sur place, et filtrer les informations qui remontent. Lorsque vous êtes
prévenus d’une violation, un bon réflexe est de recourir aux services d’un enquêteur professionnel pour
déterminer l’étendue du problème et découvrir le contrefacteur - la collecte des preuves s’avère souvent
être le plus malaisé.
Surveillez les salons de l’industrie de la céramique
Les salons professionnels sont de véritables plateformes d’échange permettant aux sociétés de rencontrer
leurs clients, de trouver des débouchés ainsi que des acheteurs étrangers, tous concentrés en un lieu
unique, et exposer leurs nouveaux produits et services. Ils sont aussi l’occasion idéale pour exercer
une surveillance en matière de contrefaçon et pour mettre un frein à d’éventuelles ventes de produits
contrefaisants éventuellement destinés au marché européen.
Une action efficace menée lors d’une manifestation commerciale requiert une préparation d’au moins deux
mois au préalable : elle nécessite en effet de procéder à la traduction, la légalisation et l’authentification
de documents cruciaux, démarches qui demandent un certain temps.
En outre, les salons professionnels constituent une chance d’identifier des concurrents et contrefacteurs
potentiels et de constituer des preuves des marchandises contrefaisantes. Demandez les cartes de visite,
brochures commerciales, et prenez note des nom et numéro de stand de tout contrefacteur présumé.
Réfléchissez aussi à vous adjoindre les services d’un notaire, équivalent en Chine d’un huissier, lors de la
collecte des preuves, afin de donner à ces dernières une forme authentique qui permettra aux tribunaux
du lieu du salon d’être saisis de la plainte, et compliquera la tâche d’un contrefacteur qui voudrait soutenir
qu’il n’était pas présent, ou que les produits n’avaient pas été exposés, ou encore que les preuves sont
des faux.
Tout aussi important est le suivi a posteriori des actions, pour lequel il convient de recourir à un conseil
juridique local ; ce dernier vous aidera à déterminer s’il vaut mieux envoyer une lettre de mise en
demeure, ou si une autre mesure serait plus opportune, en fonction des résultats du salon. En particulier,
le contenu exact de la mise en demeure sera déterminé par la nature des preuves réunies et, bien sûr,
la solidité des droits de PI. De même, les preuves accumulées en cours de salon seront un point de
départ pour mener des enquêtes approfondies sur le contrefacteur et, s’il y a lieu, envisager des actions
administratives ou judiciaires coercitives.
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On pourra également utilement mettre en place une « liste noire » de contrefacteurs, à partir des d’
informations collectées, en vue d’une transmission aux douanes et/ou d’une utilisation en interne pour
améliorer la stratégie de protection de la PI. Il est recommandé, enfin, de continuer à suivre des sites
internet et usines ciblés, notamment ceux des contrefacteurs récidivistes.
Toutes ces actions ne peuvent être efficaces que dans la durée. Les actions menées lors des salons
professionnels nécessitent un engagement constant et un suivi régulier, année après année. Là où les
manifestations commerciales permettent de générer des commandes, le fait d’empêcher les contrefacteurs
de créer les liens dont ils ont besoin pour exister (à savoir, une clientèle internationale) permet de frapper
à la source. S’attaquer à la demande peut être fait en complément d’autres actions, ou comme un mode
d’action alternatif moins onéreux que la recherche du contrefacteur d’origine (qui peut être cher, et dans
certains cas, ardu). Lorsque le budget le permet, le meilleur moyen d’action est de combiner les attaques
contre l’offre et contre la demande.
Élaborez une campagne de mises en demeure (« Cease and Desist »)
Une campagne ciblée, lancée au moment opportun, de lettres de mises en demeure soigneusement
rédigées, visant en particulier des cibles ayant déjà fait l’objet d’actions, peut s’avérer payant. Ainsi une
mise en demeure envoyée à un ancien contrefacteur, avant la tenue d’une manifestation commerciale,
pour lui rappeler les mesures d’exécution prises à son encontre par le passé et vos droits, et lui demander
de d’abstenir de faire figurer des produits contrefaisants dans ses brochures ou de les exposer, présente
une vrai efficacité. Notez cependant que dans certaines circonstances, en particulier si vous êtes en phase
de préparation d’un contentieux et souhaitez réunir des preuves, l’envoi d’une mise en demeure peut être
contre-productif.
Enregistrez vos droits de PI auprès des douanes
Au vu de la concurrence croissante que représente les céramiques importées de Chine, et du risque de
contrefaçon, il est recommandé aux sociétés d’envisager sérieusement de déclarer leurs marques et
autres droits de PI après du GAC. Les douanes en Chine sont un rempart très efficace de protection des
marques, et peuvent aussi être mises à profit pour protéger des dessins. Elles sont en revanche moins
utiles en matière de droit d’auteur et autres droits techniques.
Si vous avez déjà repéré des contrefacteurs connus, vous pouvez aussi communiquer aux douanes une
« liste noire » pour les aider à déterminer les cargaisons susceptibles de contenir des marchandises
suspectes.
5. Etude de cas
Une société européenne spécialisée dans les ustensiles de table (principalement, la vaisselle en céramique)
vend ses produits uniquement sur le marché européen. Pour l’instant, elle ne vend pas sur le marché
chinois mais prévoit de pénétrer ce marché dans l’avenir. La société s’aperçoit que les ventes de ses
produits les plus demandés sont en baisse, et ses équipes de vente en Europe découvrent qu’un même
produit, avec une apparence extérieure identique, de qualité inférieure mais vendue à un prix moindre et
avec un logo différent, est vendu sur leur propre marché. La société a aussi appris par son réseau que le
distributeur de ces produits était une société chinoise.
La société entend prendre le problème à la source - en Chine - mais ne dispose pas d’un dessin industriel
enregistré en Chine. La violation du droit d’auteur semble donc être la seule base légale présentant une
chance de succès.
La société s’est donc tournée vers un cabinet d’avocats en Chine, et a diligenté une enquête pour localiser
le producteur ou la source des contrefaçons, et recueillir des preuves notariées de la violation de droits. L’
enquête a révélé le producteur à la source, et fait apparaître que ce producteur copiait les produits les plus
vendus de la société européenne, principalement en vue de leur exportation. Toutefois, l’enquêteur n’a pu
obtenir de preuve notariée.
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Les faits de l’espèce ne permettaient pas d’espérer beaucoup de succès dans le cadre d’une procédure
civile ; d’un autre côté, le droit d’auteur est souvent difficile à faire appliquer par la voie administrative,
lorsqu’aucun intérêt public n’est menacé (comme, par exemple, un danger pour la santé publique). La
société européenne a donc éliminé ces deux options, et décidé d’envoyer à la place, par le biais de son
conseil local, des mises en demeure au fabricant et au distributeur. Les lettres, qui faisaient état d’une
violation du droit d’auteur lié au dessin du produit, étaient accompagnées de déclarations notariées et
légalisées des créateurs sur les conditions de création de l’œuvre. Elles mettaient en demeure ces deux
sociétés d’arrêter de produire et/ou vendre les produits en question, et de signer des engagements de
cesser toute activité contrefaisante (dans les termes préparés par le conseil local).
Ces lettres sont demeurées sans réponse. Les relances téléphoniques qui ont suivi n’ont pas abouti à
davantage de réaction ou de coopération. Toutefois, la société européenne a conservé les accusés de
réception des lettres au soutien d’éventuelles futures actions contre les sociétés chinoises. Ces accusés
pourront servir à établir, dans le futur, que lesdites sociétés étaient prévenues et que toute contrefaçon
ultérieure serait faite de mauvaise foi.
Forte de cette expérience, la société s’est attelée, durant les deux années suivantes, à enregistrer
des dessins industriels en Chine pour ses nouveaux modèles. La société produisant des centaines
de design, il aurait été trop coûteux de tous les enregistrer. La société a donc plutôt procédé à des
enregistrements sélectifs de ses modèles les plus populaires, ceux qu’elle pensait le plus susceptibles d’
être copiés. Dans le même temps, la société a soigneusement conservé la trace de tout le processus de
création des autres modèles de produits, afin de pouvoir au besoin établir le droit d’auteur. La société a
également mis en place une procédure de remontée des informations et développé un partenariat avec
des cabinets d’avocats locaux et des enquêteurs, chargés de transmettre leurs observations quant à des
contrefaçons éventuelles et de surveiller les salons professionnels. La société a utilisé l’information ainsi
collectée auprès de ces différentes sources, pour créer une « liste noire » interne des « concurrents » et
contrefacteurs chinois.
En préparant la Foire de Canton, la société européenne a initié une collaboration avec un conseil local,
en vue de préparer toute la documentation juridique (telle que des pouvoirs, copies certifiées conformes
de ses certificats sur les dessins industriels) et réunir les preuves du droit d’auteur sur les produits qu’
elle entendait protéger. La notarisation et la légalisation nécessaires de ces documents peuvent prendre
de un à deux mois : la société s’y est donc prise à l’avance pour préparer la foire. Une semaine avant l’
ouverture de la manifestation, le cabinet local a revu la liste des exposants pour vérifier si aucune des
sociétés blacklistées ne s’y trouvait, et a identifié 5 cibles, dont les produits avaient déjà été repérés dans l’
Union européenne.
Le jour de l’ouverture de la foire, des enquêteurs engagés par la société européenne ont sillonné les lieux,
recueilli des preuves des produits contrefaisants en présence d’un notaire chinois, et noté les stands
exposant des contrefaçons sur leurs étalages ou dans leurs brochures. Une fois les preuves recueillies, la
société a déposé une réclamation auprès du Centre de Réclamation PI ouvert dans le cadre du salon. Le
lendemain, le Centre de Réclamation a dépêché l’un de ses officiers de PI, accompagné d’un représentant
de la société européenne et de son avocat local, pour approcher les contrefacteurs. Les officiers de
PI ont constaté qu’il y avait bien contrefaçon des droits de PI de la société européenne, et demandé
aux contrefacteurs de retirer les produits litigieux. Ces mesures, à 4 jours de la fermeture du salon,
ont occasionné une perte énorme aux exposants en question, en particulier en termes d’exportations
potentielles.
Quelques semaines après la Foire de Canton, la société européenne a organisé un suivi, en envoyant des
mises en demeure aux sociétés qu’elle avait poursuivies pendant la manifestation. Les lettres détaillaient
les mesures prises durant la foire, accompagnées de copies des preuves notariées, et sommaient les
contrefacteurs de signer des engagements pour l’avenir, pour renforcer le message que la société ne
prendrait pas la contrefaçon de ses produits à la légère. Plusieurs mois avant l’édition suivante de la Foire
de Canton, la société a envoyé des lettres de rappel à ces cibles, pour les avertir à nouveau de ne pas faire
figurer d’articles contrefaisants dans ses brochures. Le moment a été choisi avec soin, suffisamment à l’
avance, pour éviter que les contrefacteurs, recevant des rappels peu avant le début de la foire, ne soient
réticents à se débarrasser de catalogues déjà imprimés contenant ces contrefaçons.
La société européenne ne pouvait s’appuyer sur des droits de PI solides, au moment où elle décidait pour
la première fois de s’attaquer au problème en Chine ; elle a donc commencé par élaborer une stratégie d’
approche des problèmes de contrefaçons, comprenant l’enregistrement de ses droits, la surveillance des
manifestations commerciales, l’envoi de mises en demeure ainsi que des actions coercitives contre les
contrefacteurs lorsque les faits le permettaient. Elle a ainsi envoyé un message dissuasif au marché, pour
bien apparaître comme déterminée à faire valoir ses droits en Chine, et bien armée pour ce faire.