Publications : Point de vue de l`agent de brevets

Publications : Point de vue de l’agent
de brevets
Présenté par :
Serge Lapointe, Ph.D.
Associé, Agent de brevets
Symposium du RQR
Québec, 15 Novembre 2010
Fasken Martineau : un cabinet
d’envergure internationale
• Fasken Martineau est un des grands cabinets d'avocats
internationaux
• Plus de 650 avocats et professionnels présents sur trois continents
Ottawa
Toronto
Vancouver
Calgary
Montréal
Québec
Londres
Paris
Johannesburg
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Un cabinet multidisciplinaire
• Affaires autochtones
• Antitrust, concurrence et commercialisation
• Assurance et responsabilité
du fabricant
• Communications
• Construction, approvisionnement
et infrastructure
• Droit asiatique
• Droit de la santé
• Droit forestier
• Droit international
• Droit minier international
• Droit municipal
• Énergie et environnement
• Entreprises émergentes
• Impôt (incluant : fiducies, testaments,
successions et
œuvres de bienfaisance)
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•
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•
•
•
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•
•
Financement et opérations bancaires
Immobilier
Insolvabilité et redressement
Institutions financières
Produits d’investissements et gestion de
patrimoine
Litiges complexes
Partenariats public-privé
Produits d'investissement et
fusions et acquisitions
Protection de l’information et
de la vie privée
Relations gouvernementales et règles
d’éthique
Sciences de la vie
Technologie et propriété intellectuelle
Travail, emploi et droits de
la personne
Brevets : Valeur Commerciale
Brevet: ???
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Brevets : Valeur Commerciale
« PUBLISH OR
PERISH »
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Brevets : Valeur Commerciale
« PUBLISH OR
PERISH »
« PATENT, PUBLISH
AND PROSPER! »
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Brevets : Valeur Commerciale
Médicaments « Blockbusters » dont les brevets seront
prochainement expirés aux États-Unis (2010-2015)
GENERIC
NAME
BRAND
NAME
THERAPY
AREA
INNOVATOR
COMPANY
US SALES
(2009 - $M)
EXPECTED
GENERIC
ENTRY DATA
Atorvastatin
Lipitor
Cholesterol
Pfizer
5,650
2011
Losartan
Diovan
Hypertension
Novartis
1,860
2012
Ziprasidone
Geodon
Schizophrenia
Pfizer
1,160
2012
Modafinil
Provigil
Narcolepsy
Cephalon
925
2012
Duxoletine
Cymbalta
Fibromyalgia,
Depression
Eli Lily
2,850
2013
Memantine
Namenda
Alzheimer’s
disease
Forest
1,100
2013
Gleevec
Oncology
Novartis
1,088
2015
Zetia
Cholesterol
Merck
1,500
2015
Imatinib
Ezetimibe
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Brevets: Valeur Commerciale
Plus importantes compensations monétaires
versées dans des litiges de brevets
MONTANT
(Millions US)
ANNÉE
PARTIES
1 350 $
2005
Karlin Technology  Medtronics
1 000 $
2000
SnapTrack  Qualcomm
873 $
1991
Polaroid  Eastman Kodak
700 $
1997
Digital  Intel
Informatique
612,5 $
2005
NTP Inc.  Research In Motion Ltd
Électronique
505 $
2002
Igen International  Roche Holding
Médicaments
500 $ +
1990
Texas Instruments  Toshiba
Électronique
500 $
2002
City of Hope Nat Med Cent  Genentech
Médicaments
Adapté de : Gregory Aharonian, www.patenting-art.com/economic/awards.htm
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TECHNOLOGIES
Médical
Électronique
Chimique
Brevets : valeur commerciale
Revenu de licences (milliers de $) reçus par 1 M$ de revenu de recherche
Univsersité d'Ottawa
Université Carleton
U. du Nouveau-Brunswick
Université Laval*
Université de M ontréal*
Université M emorial
Université M cGill*
Université M cM aster*
Université de Western Ontario*
Université de Toronto*
M édiane Canadienne
Université de Waterloo*
Université de Guelph
Université de l'Alberta*
Université de la Saskatchewan
Université de Calgary / UTI, Inc.
Total Cumulatif canadien
Université Simon Fraser
M oyenne canadienne
Université Queen's*
Université du M anitoba
U. de la Colombie-Britannique*
Université de Sherbrooke (312 898 $)
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Tiré de: Rapport de Commercialisation (2004). Fondation canadienne pour l’innovation.
(www.innovation.ca/fr/publications/commercialization-reports)
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Brevets : Notions de base
• Deux grand principes :
a) encourager l’innovation en conférant un monopole sur
une invention à un inventeur;
b) encourager l’innovation par la publication d’une
divulgation complète de l’invention.
• Monopole de 20 ans (date de dépôt de la demande) :
« […] le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer,
construire, exploiter et vendre à d’autres […] l’objet de
l’invention. »
• Droit d’exclure  Droit de commercialiser
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Brevets : Notions de base
• Qu’est-ce qu’un brevet ?
i. un document scientifique et technique, car il décrit une
invention;
• exemples d'applications, les principes scientifiques sur
lesquels se base cette invention, et l'art antérieur dans le
domaine technique de l'invention;
ii. un document administratif, car il est
délivré par une administration publique; et
iii. un document juridique, car il établit
les limites du titre de propriété
sur l'invention.
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Brevets : Notions de base
Un brevet se compose de 2 parties principales :
Mémoire descriptif
• Vise à divulguer l'invention et à fournir une description
détaillée et « exemplifiée » de sa « mise en œuvre »
Revendications
• Définissent la PORTÉE JURIDIQUE de la protection conférée
par le brevet, i.e. le monopole exclusif accordé
• Elles n'ont une valeur légale définitive qu'une fois le brevet
DÉLIVRÉ.
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Brevets : Notions de base
• Abrégé
• Titre
• Domaine de l’invention (« Field of the invention »)
• État de la technique (« Background of the invention »)
• Résumé de l'invention (« Summary of the invention »)
• Brève description des dessins (« Brief description of the
drawings »)
• Description détaillée (« Detailed description »)
• Dessins ou Figures
• Listage de séquences (« Sequence listing »)
• Revendications
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Brevets : Notions de base
MATIÈRE BREVETABLE
•
•
•
•
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Un appareil, une machine
Un produit, son usage
Une composition
Un procédé, une méthode
… toute amélioration
MATIÈRE NON BREVETABLE
• Un principe scientifique, une
formule mathématique
• Une découverte, phénomènes
naturels
• Une « Forme de vie
supérieure »
• Méthodes diagnostiques et de
traitement médical
(certains pays)
Brevets : Notions de base
CRITÈRES ESSENTIELS
• Description détaillée
• Utilité
• Nouveauté + Activité inventive
(non-évidence)
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Risques associés à une divulgation
Loi sur les brevets :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande
de brevet ne doit pas :
a) ….
b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une
autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu
accessible au public au Canada ou ailleurs;
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Risques associés à une divulgation
• Nouveauté :
• Absolue, à l’échelle de la toute la planète
• Tout type de « Communication »
•
•
•
•
Articles, Abrégés, Affiches, Mémoires et Thèses,
Présentation orale
Internet…
Demande de subventions
Est-ce que l’INFORMATION
a été rendue ACCESSIBLE au PUBLIC?
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Risques associés à une divulgation
Loi sur les brevets :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande
de brevet ne doit pas :
a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la
part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui
l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet
d’une communication qui l’a rendu accessible au public au
Canada ou ailleurs;
b) …
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Risques associés à une divulgation
Délais de grâce pour les inventeurs :
• Un (1) an suivant la divulgation
• Principaux pays d’exception :
•
•
•
•
•
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Canada
États-Unis
Australie
Brésil
Mexique
Brevets : Source d’informations
scientifiques
• Accès à des donnés AVANT leur publication dans les
revues scientifiques
• Source de résultats qui ne serons JAMAIS publiés dans
la littérature
• Domaine de la chimie*:
• jusqu’à 80 % des composés publiés seulement dans les
brevets;
• Si publié ailleurs : jusqu’à 15 ans plus tard…
* M. Bregonje, Patents: A unique source for scientific technical information in chemistry
related industry?, World Patent Information 27 (2005) 309-15.
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Brevets : Source d’informations
scientifiques
Exemples de Brevets : SEMENCE
TITRE
Treating male infertility secondary to SPERM oxidative
stress
WO10127297
A SPERM separation system
WO10122562
SPERM cell separation methods and compositions
containing SPERM cell targeting ligands for use therein
WO10120518
CONTRACEPTIVE methods and compositions related to
proteasomal interference
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NO PUBLICATION
US2010233249
Brevets : Source d’informations
scientifiques
Exemples de Brevets : OVULES et EMBRYONS
TITRE
Method to determine EMBRYO and OOCYTE quality
based on ceramidase
WO10127355
Assay and kit for predicting IMPLANTATION success in
assisted FERTILISATION
EP2049906 B1
Method of preserving animal EMBRYO
Methods for in vitro maturation of OVARIAN FOLLICLES
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NO PUBLICATION
KR20100116425
WO09091332
Brevet : Source d’informations
scientifiques
BREVETS
Canada
http://patents.ic.gc.ca/cipo/cpd/fr/introduction.html
US
http://patft.uspto.gov/
Europe et internat. http://ep.espacenet.com/
Google patents
http://www.google.com/patents
Freepatents online http://www.freepatentsonline.com/
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Brevets : Source d’informations
scientifiques
La connaissance des brevets peut s’avérer utile :
• Formulation d’hypothèses scientifiques
• Identification de collaborateurs
• Identification de nouvelles sources de financement
• Identification des résultats et découvertes ayant une
potentiel commercial
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Étapes clés pour l’obtention d’un brevet
1. Ne divulguez pas votre invention!
2. Recherches dans les bases de données de brevets :
• Par les inventeurs
• Par les agents de brevets
3. Rédaction et dépôt de la demande
• Stratégies dépôt
• Secret industriel?
4. Valeur ajoutée
• Valeur commerciale ($$$)
• Impact positif dans un CV ou
une demande de subvention
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Brevets : Valeur Commerciale
« PUBLISH OR
PERISH »
« PATENT, PUBLISH
AND PROSPER! »
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